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Año XXXII – Número 2532 Lima, 08 de julio de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 25-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal a) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Marca: INCA LAB (denominativa). Expediente Interno: 8068-2010-0-1801-JR-CA-02.................... ......................................................................... 1

PROCESO 37-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 154, 155

literal d), 157, 158, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Expediente Interno: 5987-2010-0-1801-JR-CA-05..................... ................................................................. 16

PROCESO 57-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal b), y 137 de la norma mencionada; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: ECKERD PERÚ S.A. Marca: “BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA” (mixta). Expediente Interno: 6917-2012-0-1801-JR-CA-11...................... ................................................. 35

PROCESO 25-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal a) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala

GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 2 de 55 Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Marca: INCA LAB (denominativa). Expediente Interno: 8068-2010-0-1801-JR-CA-02 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 8068-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 19 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 8068-2010-0-1801-JR-CA-12. El Auto de 20 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: Intradevco Industrial S.A.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

Andrés Ronie Costa Martínez

2. Antecedentes: 1. El 6 de enero de 2009, Andrés Ronie Costa Martínez solicitó ante el Instituto

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual el registro de la marca INCA LAB (denominativa), para distinguir servicios de análisis químico, de la Clase 42 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. Tras su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, el 19 de marzo de 2009,

Intradevco Industrial S.A. formuló oposición a la solicitud de registro, debido a que de otorgarse el registro podría causar confusión con sus marcas INTRALAB (denominativa), Certificado 69855, e INTRALAB (mixta), Certificado 79920, que distinguen productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues, ambas marcas distinguen productos y servicios vinculados.

GACETA OFICIAL 08/07/2015 3 de 55

3. Mediante Resolución 3365-2009/CSD-INDECOPI de 2 de diciembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado.

4. Intradevco Industrial S.A. presentó recurso administrativo de apelación y mediante

Resolución 2370-2010/TPI-INDECOPI de 13 de octubre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual decidió confirmar la resolución apelada.

5. El 27 de diciembre de 2011, Intradevco Industrial S.A. presentó demanda

contenciosa administrativa contra la Resolución 2370-2010/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 24 de marzo de 2014 declaró infundada la demanda.

6. El 30 de mayo de 2014, Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación en

contra de la sentencia de primera instancia. 7. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la

interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:

- Cuáles son los criterios para realizar la comparación entre marcas denominativas

e identificar el elemento dominante.

- Qué se debe entender por la prohibición de registro de marca cuando existe riesgo de confusión o asociación; en especial, en los casos de confusión indirecta y conexión competitiva.

3. Argumentos de la demanda:

8. Intradevco Industrial S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes

argumentos:

- Que los servicios que pretende distinguir la marca INCA LAB (denominativa) y los productos que diferencian sus marcas INTRALAB (denominativa) e INTRALAB (mixta) son similares y, en algunos casos, complementarios; por lo que se trata de productos vinculados, susceptibles de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

- Asimismo, refirió que los signos en conflicto son similares en el aspecto gráfico y

fonético, circunstancia que aunada a la vinculación competitiva que existe entre los productos y servicios que distinguen, puede causar confusión indirecta o riesgo de asociación en los consumidores.

4. Argumentos de la contestación de la demanda:

9. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad Intelectual contestó la demanda señalando lo siguiente:

- Que los servicios y productos que distinguen los signos en conflicto no sólo son de diferente naturaleza, sino que persiguen distintas finalidades. En consecuencia, no resultan similares ni complementarios, e incluso emplean distintos canales de prestación y comercialización.


- Que, si bien ambos signos contienen la partícula LAB y tienen la misma secuencia de vocales, la impresión fonética y gráfica de conjunto es distinta debido a que la partícula LAB es de uso común para referirse a laboratorio y porque las consonantes que poseen los signos dan una pronunciación diferente a los mismos, es decir, no existe identidad ni similitud entre ambos.

10. Andrés Ronie Costa Martínez contestó la demanda señalando lo siguiente:

- Que resultan inconsistentes y sin fundamentos los argumentos del demandante,

ya que en sede administrativa claramente se determinó que las marcas en conflictos no eran susceptibles de producir riesgo de confusión en el público consumidor, en tanto presentaban diferencias fonéticas, gráficas, y conceptuales, por lo que su marca no era susceptible de causar confusión.

5. Sentencia de primera instancia:

11. Mediante sentencia de 24 de marzo de 2014 se declaró infundada la demanda por

considerar que el signo INTRALAB de Intradevco Industrial S.A. no generaba riesgo de confusión indirecta con la marca INCA LAB (denominativa), ni existía conexión competitiva entre ambas.

6. Argumentos del recurso de apelación: 12. Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de

primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

13. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 1361 literal a) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 1342 literal a) de la misma normativa.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR

14. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los

siguientes:

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directo, indirecto y riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…). 2 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir

productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras (…)


2. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entre signos denominativos.

3. Partículas de uso común (LAB). 4. Conexión competitiva entre las Clases 5 (productos farmacéuticos) y 42 (servicios

de análisis químico) de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Análisis de registrabilidad de signos posiblemente confundibles con marcas

farmacéuticas.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, INDIRECTO Y RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

15. En el presente caso, Andrés Ronie Costa Martínez solicitó el registro de la marca

INCA LAB (denominativa), para distinguir servicios de análisis químico, de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Intradevco Industrial S.A. formuló oposición sobre la base de sus marcas INTRALAB (denominativa) e INTRALAB (mixta), que distinguen productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

16. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

17. Este Tribunal al respecto ha señalado:

‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.3

18. Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

19. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia

3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca:

“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

20. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.4 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el

4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.5 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.6 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.7 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

5 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL

DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998,

marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.8 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’9. (…)”.

21. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial

Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 9 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de

2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

22. En el presente caso, la marca solicitada es INCA LAB (denominativa) y, contra dicho registro se opuso la marca registrada bajo Certificado 79920, INTRALAB (mixta), por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.

23. El Juez Consultante realizó la siguiente pregunta: Cuáles son los criterios para realizar la comparación entre marcas denominativas e identificar el elemento dominante.

24. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras

que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

25. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico;

el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marca. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

26. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es

una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial de 1158 de 17 de enero de 2005).

27. La corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y,

posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.


Comparación entre signos denominativos 28. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de

conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad

fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar,

ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la

denominación.

- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en

principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

29. En ese orden de ideas, la corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca solicitada a registro INCA LAB (denominativa) e INTRALAB (denominativa), inscrita bajo Certificado 69855, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

3. PARTÍCULAS DE USO COMÚN (LAB)

30. Se interpretará el tema de las partículas de uso común en virtud a que en el proceso

interno se controvierte el hecho de si el signo solicitado INCA LAB (denominativo) está conformado por elementos de uso común como la partícula “LAB”.

31. Si bien en el artículo 13510 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo11.

10 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o

servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 11 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común

sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de ser marca. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de


32. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.

33. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Hacerlo constituirá un monopolio de uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

34. Los signos conformados por partículas de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como veremos a continuación.

35. En atención a todo lo expuesto, la corte consultante deberá determinar si la partícula

“LAB” es de uso común en la Clase 4212 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas.

4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 5 (PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS) Y 42 (SERVICIOS DE ANÁLISIS QUÍMICO) DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

36. La marca solicitada a registro INCA LAB (denominativa) pretende distinguir

servicios de análisis químico de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, las marcas opositoras INTRALAB (denominativa), e INTRALAB (mixta), distinguen productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo se abordará el tema de la conexión competitiva.

37. El Juez Consultante realizó la siguiente pregunta: Qué se debe entender por la prohibición de registro de marca cuando existe riesgo de confusión o asociación; en especial, en los casos de confusión indirecta y conexión competitiva.

38. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de estos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

39. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, que si bien están referidos a productos son perfectamente aplicables en servicios:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215.

12 La clase 42 comprende principalmente los servicios prestados por personas, a título individual o colectivo, relacionados con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad; dichos servicios son prestados por profesionales, tales como químicos, físicos, ingenieros, programadores informáticos, etc.


En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004).

40. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado INCA LAB (denominativo) y los productos que distinguen las marcas registradas INTRALAB (denominativa) e INTRALAB (mixta), de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.


5. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS POSIBLEMENTE CONFUNDIBLES CON MARCAS FARMACÉUTICAS.

41. El signo INCA LAB (denominativo) ha sido solicitado a registro para distinguir

servicios de análisis químico de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas INTRALAB (denominativa) e INTRALAB (mixta), registradas a favor de la opositora, distinguen productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, es pertinente abordar el análisis de registrabilidad de signos posiblemente confundibles con marcas farmacéuticas.

42. Una vez establecida la conexión competitiva de los productos que amparan los

signos en conflicto, el estudio merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

43. El Tribunal ha abordado el tema del análisis de registrabilidad de las marcas que amparan productos farmacéuticos, lo que es perfectamente aplicable en el presente asunto:

“Lo que se trata de proteger evitando la confusión es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a


productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002).

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de riesgo de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

44. De conformidad con lo anterior y de resultar cierta la conexión competitiva, la corte

consultante debe determinar la registrabilidad del signo INCA LAB (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser

registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: La corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de

asociación que pudiera existir entre el signo solicitado INCA LAB (denominativo) y las marcas registradas INTRALAB (denominativa) e INTRALAB (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en

cuenta las partículas de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.

En atención a lo expuesto, la corte consultante deberá determinar si

la partícula “LAB” es de uso común en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas.


CUARTO: Por último, la corte consultante deberá determinar si existe

conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado INCA LAB (denominativo) y los productos que distinguen las marcas registradas INTRALAB (denominativa) e INTRALAB (mixta), de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

QUINTO: La corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo

INCA LAB (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez

MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


PROCESO 37-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 154, 155 literal d), 157, 158, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Expediente Interno: 5987-2010-0-1801-JR-CA-05. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 5987-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 5987-2010-0-1801-JR-CA-05. El Auto de 20 de marzo de 2015, emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. I. ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno: Demandante: Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección

de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del Perú.

Caterpillar Inc. A. Determinación de los hechos relevantes: 1. El 4 de diciembre de 2008, Caterpillar Inc. interpuso denuncia, ante la Comisión de

Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, contra Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C., debido a que esta última venía utilizando las marcas CAT (mixta), CATERPILLAR (denominativa) y CATERPILLAR (mixta), que se encuentran registradas a favor del denunciante, sin contar con autorización.

2. El 24 de marzo de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró rebelde a Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C. al no haber absuelto el traslado de la denuncia.


3. Mediante Resolución 2033-2009/CSD-INDECOPI de 7 de agosto de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción por infracción interpuesta, debido a que verificó que se habían utilizado las marcas de Caterpillar Inc. de buena fe y a título informativo.

4. Caterpillar Inc. presentó recurso administrativo de apelación y, mediante Resolución 1261-2010/TPI-INDECOPI de 7 de junio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual decidió revocar la resolución apelada y declaró fundada la denuncia contra Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C., al considerar que había utilizado signos similares a los registrados a favor de Caterpillar Inc., lo cual constituiría una conducta infractora.

5. El 7 de septiembre de 2010, Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C. presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 1261-2010/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 13 de mayo de 2014 declaró infundada la demanda.

6. El 29 de mayo de 2014, Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de la primera instancia judicial.

7. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:

- Cómo se debe analizar e interpretar el riesgo de confusión y/o asociación entre

una marca registrada y el uso que un agente económico no autorizado le dé a esa marca.

- Cuáles son los alcances y hasta dónde se extiende el derecho de uso exclusivo de una marca.

- Cómo debe analizarse e interpretarse la facultad del titular de una marca de impedir que un tercero haga uso comercial de su marca y cómo deben interpretarse los posibles riesgos de asociación comercial entre el titular de la marca y el agente económico que comercializa o hace uso de dicha marca.

- Cómo debe analizarse e interpretarse el concepto de uso legítimo por parte de un agente económico de una marca, cuya titularidad ostenta un tercero.

- Cuándo los actos de un agente económico constituyen un acto de buena fe y no constituyen un uso indebido y/o a título de marca. Asimismo, cuándo debe considerarse que el uso de una marca por parte de un agente económico (que no sea el titular de la marca) se realiza sólo con propósitos de identificación o información.

- Cómo debe analizarse e interpretarse el concepto de agotamiento del derecho de marca, así como el fin (término) del derecho exclusivo de la marca.

- Respecto a la notoriedad de una marca, quién tiene la carga de la prueba y cuál es el nivel de protección de ésta ante un uso indebido y/o no autorizado.


B. Fundamentos de la demanda:

8. Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - La resolución administrativa materia de cuestionamiento concluye sin prueba

alguna que los productos encontrados en su establecimiento no tienen origen lícito; cuando dichos productos han sido materia de importación, lo cual se acredita con las facturas que presentó en sede administrativa.

- La calificación de infracción no tiene ningún sustento fáctico y legal, ya que ninguna prueba ha sido actuada durante el procedimiento administrativo.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda: 9. Caterpillar Inc. contestó la demanda señalando lo siguiente:

- El hecho de que los productos hallados en el establecimiento del demandante

hayan sido importados, no demuestra que se traten de legítimos productos de la marca CATERPILLAR, pues, para ello necesita acreditar que ha adquirido los productos de la empresa Caterpillar Inc. o de un distribuidor autorizado.

- Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C. se promociona como una empresa que comercializa productos de marca CATERPILLAR con la finalidad de engañar al consumidor, pues, dichos productos son falsificados.

10. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad Intelectual contestó la demanda señalando lo siguiente: - Se configuró el supuesto establecido en la norma como violación de la marca

registrada al no haber acreditado el demandante que ciertos productos que comercializaba bajo las marcas CAT y CATERPILLAR tenían origen lícito.

- Que al no haberse acreditado el origen lícito de los productos comercializados por el demandante, no pudo ampararse en lo dispuesto en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486.

II. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

11. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal d),

154, 155 literal d), 157, 158, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de los artículos 1541, 1552 literal d),

1 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la

respectiva oficina nacional competente. 2 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero

realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…);

d) sar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(…).


1573, 1584, 2245 y 2286 de la referida normativa. No procede la interpretación del artículo 136 literal d) por no resultar pertinente para la resolución del presente caso.

III. MATERIAS A SER INTERPRETADAS

1. Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. 2. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena

fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo. 3. Agotamiento del derecho de la marca. 4. Signos distintivos notoriamente conocidos.

1. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS.

12. En el presente caso, Caterpillar Inc., interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C.,

3 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el

mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

4 Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas

5 Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(…). 6 Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros,

los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.


sobre la base de sus marcas CAT (mixta), CATERPILLAR (denominativa) y CATERPILLAR (mixta). Mediante Resolución 2033-2009/CSD-INDECOPI de 7 de agosto de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción por infracción interpuesta, debido a que verificó que se habían utilizado las marcas de Caterpillar Inc. de buena fe y a título informativo.

13. El Juez Consultante ha realizado las siguientes preguntas:

− Cómo se debe analizar e interpretar el riesgo de confusión y/o asociación entre una marca registrada y el uso que un agente económico no autorizado le dé a esa marca.

− Cuáles son los alcances y hasta dónde se extiende el derecho de uso exclusivo

de una marca. − Cómo debe analizarse e interpretarse la facultad del titular de una marca de

impedir que un tercero haga uso comercial de su marca y cómo deben interpretarse los posibles riesgos de asociación comercial entre el titular de la marca y el agente económico que comercializa o hace uso de dicha marca.

− Cómo debe analizarse e interpretarse el concepto de uso legítimo por parte de un

agente económico de una marca, cuya titularidad ostenta un tercero.

14. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011, publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012.

15. El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del

Derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

16. Se hace referencia a derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular

tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

17. De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de

facultades:

Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene


dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

Acción por infracción de derechos.

18. El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de Derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

19. Conforme ha indicado el Tribunal en jurisprudencia anterior, los derechos de exclusión “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de la marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión”.7 Asimismo, el Tribunal ha señalado que “de acuerdo con la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”.8

20. No obstante, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente

ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. Así, en pronunciamientos anteriores ha indicado el Tribunal que “la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”.9

21. La Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria. Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o

7 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de

capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 690 de 23 de julio de 2001. 8 Proceso 149-IP-2007, Asunto: Competencia desleal, publicado en la G.O.A.C. 1586 de 15 de febrero de

2008. 9 Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado en la G.O.A.C 177 de 20 de abril de 1997.


adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157); (ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo).10 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.11

22. A los efectos del caso en concreto, son de relevancia las limitaciones al derecho al uso exclusivo de la marca previstas en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486, que es el tema en debate en el proceso interno que ha dado lugar a la presente interpretación prejudicial.

2. EXCEPCIÓN AL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA, SIEMPRE QUE

SEA DE BUENA FE, NO SEA SUSCEPTIBLE DE INDUCIR A CONFUSIÓN Y SE REALICE A TÍTULO INFORMATIVO.

23. En el presente caso, el Tribunal de Propiedad Intelectual del INDECOPI decidió revocar la resolución apelada y declaró fundada la denuncia contra Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C., al considerar que había utilizado signos similares a los registrados a favor de Caterpillar Inc., lo cual constituiría una conducta infractora. Se configuró el supuesto establecido en la norma como violación de la marca registrada al no haber acreditado el demandante que ciertos productos que comercializaba bajo las marcas CAT y CATERPILLAR tenían origen lícito. El Indecopi agregó que al no haberse acreditado el origen lícito de los productos comercializados por el demandante, no pudo ampararse en lo dispuesto en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486.

24. El Juez Consultante ha realizado la siguiente pregunta: Cuándo los actos de un agente

económico constituyen un acto de buena fe y no constituyen un uso indebido y/o a título de marca. Asimismo, cuándo debe considerarse que el uso de una marca por parte de un agente económico (que no sea el titular de la marca) se realiza sólo con propósitos de identificación o información.

25. Dentro del Proceso 170-IP-2011, este Tribunal especificó que para poder insertar los

elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son:

− Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que

debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal. La utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.

10 Proceso 69-IP-2000. 11 Proceso 69-IP-2000.


− Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciando claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.

− Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.

− Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente.

26. Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá

al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo de marcas.

27. En el Proceso 89-IP-2011 se ha señalado que:

“El uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite el uso de una marca sin autorización de su titular. Por considerarlo pertinente, el Tribunal se pronunciará primero sobre el artículo 157 en su integridad, para luego pronunciarse específicamente sobre el segundo párrafo del artículo 157.

Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal12. Ello porque, como bien apunta el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, el derecho de exclusiva inherente a la marca “puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades”. Así, “con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones”.13 Sobre este tema y en el mismo sentido, la jurisprudencia comunitaria europea ha señalado respecto del artículo 6 (“Limitación de los efectos de la marca”) de la

12 Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C 177 de 20 de abril de 1994, citado en el Proceso 2-AI-96,

Asunto: “BELMONT”, publicado en la G.O.A.C. 289 de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C 291 de 3 de setiembre de 1997.

13 Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titular de la Marca”, en Manual de la Propiedad Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649.


Directiva 89/104/CEE14 que dicho artículo “tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de la marca y los de la libre circulación de mercancías, así como los de la libre prestación de servicios, en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (…)”15. El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”. Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: - su propio nombre, domicilio o seudónimo; - un nombre geográfico; o, - cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad,

destino, valor, luga r de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.

A propósito del análisis de primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344, norma similar al primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal ha señalado que el artículo bajo comentario “no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a ‘propósitos de identificación o de información’, debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen ‘cualquier indicación cierta’, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca”.16 Ahora bien, en virtud del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad: -‐ Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; -‐ Ofrecer en venta; -‐ Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios

legítimamente marcados; -‐ Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de

accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

14 Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones

en materia de marcas. Artículo 6 (Limitación de los efectos de la marca): “1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”.

15 Asunto C-102/07, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de abril de 2008, considerando 45, Caso “ADIDAS”.

16 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 690 de 23 de julio de 2001.


En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.17 Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca contenidas en el artículo 157 están entonces referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

28. La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el

artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".18

29. Asimismo, en pronunciamientos anteriores este Tribunal ha indicado que:

“La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte. Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona. En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se

17 Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a

VIAGRA”, publicado en la G.O.A.C. 2039 de 09 de abril de 2012. 18 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de

Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. 1831 de 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido.


desprenden específicas consecuencias jurídicas, independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva.”19

30. En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación

debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios20, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

31. El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de

información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son21: i) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones. Dado que, como ya se indicó, este Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”, es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios publicitarios. La publicidad (y por ende, los anuncios) suelen regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en doctrina y que podrían englobarse en los siguientes: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad. Los anuncios – cualquiera que sea su modalidad - que no respeten dichos principios, son considerados ilícitos.

32. Sobre el principio de veracidad en materia publicitaria, este Tribunal ha señalado lo siguiente:

“El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios. Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad. Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar

19 Proceso 30-IP-97, Marca: “Marca: CAROLINA”, publicado en la G.O.A.C. 355 de 14 de julio de 1998 y

Proceso 69-IP-2000 antes referido. 20 Proceso 69-IP-2000. 21 Proceso 40-IP-2011.


debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen. Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado. Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc.”22 (El subrayado es nuestro). Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que los anuncios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anuncios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores.

33. Finalmente, el tercer requisito del artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena

(dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.

34. Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero.

3. AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE LA MARCA.

35. En el proceso interno, la demandante señaló que “el concepto contenido en el

acápite 16, es sumamente elocuente para la resolución de la presente controversia en la medida que precisa: el derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación con productos que hubiesen sido vendidos o, de otro modo, introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, siempre y cuando las características de los productos no hubiese sido modificadas o alteradas durante su comercialización”.

22 Proceso 137-IP-2009. Caso: Competencia desleal e infracciones a las normas de la Publicidad en

Defensa del consumidor. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1831 de 7 de mayo de 2010.


36. Por su parte, el Juez Consultante realizó la siguiente pregunta: Cómo debe analizarse e interpretarse el concepto de agotamiento del derecho de marca, así como el fin (término) del derecho exclusivo de la marca.

37. Dicha interrogante nos trae a colación el tema del agotamiento del derecho de marca, el cual debe entenderse como el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstos una vez realizada la primera venta, ello mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del producto o servicio.

38. Al respecto, en el Proceso 24-IP-2005 de 25 de mayo de 2005, el Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina se refirió a la figura de las importaciones paralelas y al agotamiento del derecho de la marca.

39. La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al

representante o distribuidor autorizado, es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

40. Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo23 ha manifestado que: “Las importaciones

paralelas de los productos comercializados con la marca por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los productos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas sobre la base de su derecho de marcas”.

41. El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular

de una marca que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien.

42. La corte consultante deberá determinar si se ha incurrido o no en alguna de estas

situaciones; de no ser el caso se estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca.

4. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 43. Se advierte que la segunda instancia judicial ha solicitado se aclare -entre otros

puntos-, quién tiene la carga de la prueba cuando se está frente a una marca notoria, y cuál es el nivel de protección de ésta ante un uso indebido y/o no autorizado.

23 DE LAS HERAS LORENZO, Tomas. “El agotamiento del derecho de marca” Editorial

Montecorvo, S.A. Madrid, 1994. Pág. 33.


44. Sobre este punto, el Tribunal procede a citar el Proceso 83-IP-2014 de 23 de septiembre de 2014.

45. Al respecto, la Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo

notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

46. El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”.24

47. Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”25. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.26

48. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo, el Tribunal ha manifestado:

“(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el

24 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires,

2010, p. 341. 25 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32. 26 OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de

Marcas, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.


perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella”.27

49. La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa

condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.28

50. Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro

de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera

de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera

de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el

establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al

signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o

licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o

almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del

signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 51. Por su parte, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como

marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo

27 Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1147 de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 28 Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 231 de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

52. La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente

conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son:

“(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157). Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente con él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”29.

53. Asimismo, el Tribunal considera que “dentro del conflicto suscitado entre una marca

notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”30.

54. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos

distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista

29 Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1586 de 15 de febrero de 2008, caso: competencia

desleal. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 30 Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.


se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

55. En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.

56. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.

57. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la

protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.

58. Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido lo

siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. (…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombrada es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no


competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”.

59. Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de

propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas.

60. Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo

notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

61. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor

parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.

62. La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se demuestra

alguno de los riesgos antes mencionados. La corte consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de las marcas CAT (mixta), CATERPILLAR (denominativa) y CATERPILLAR (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado

utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto y, de esta manera, determinar si la demandada Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C., ha cometido una infracción del derecho de marcas, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486.

SEGUNDO: Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca contenidas en el

artículo 157 están referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.


TERCERO: La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado. Es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial. Por otro lado, el agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impiden a éste oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos u obtener rédito económico por éstas una vez realizada la primera venta.

CUARTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se

encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO



Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 57-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal b), y 137 de la norma mencionada; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: ECKERD PERÚ S.A. Marca: “BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA” (mixta). Expediente Interno: 6917-2012-0-1801-JR-CA-11. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 6917-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 21 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 22 de enero de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 6917-2012-0-1801-JR-CA-11. El Auto de 1 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno: Demandante: ECKERD PERÚ S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

N.V. NUTRICIA 2. Hechos: 1. El 13 de mayo de 2010, Droguería Los Andes S.A. solicitó ante el INDECOPI el

registro de la marca BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixta), para distinguir fórmulas lácteas y alimentos para bebés, de la Clase 5 del Arreglo de Niza

GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 36 de 55

Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, el 23 de julio de 2010, N.V. Nutricia formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando lo siguiente: - Es titular de la marca BEBELAC (denominativa), que distingue productos de la

Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Ha solicitado con anterioridad el registro del signo BEBELAC (denominativo) para

distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - El signo solicitado por Droguería Los Andes S.A. resulta confundible con los

signos mencionados. - El solicitante ha actuado con mala fe al querer copiar una marca famosa.

3. Mediante Resolución 852-2011/CSD-INDECOPI de 13 de abril de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado al advertir que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y presentan semejanzas entre sí, por lo que el otorgamiento del registro causaría confusión en el público consumidor.

4. Droguería Los Andes S.A. presentó recurso administrativo de apelación contra la resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI.

5. El 24 de febrero de 2012, Eckerd Perú S.A. se apersonó al procedimiento administrativo, toda vez que su empresa absorbió a Droguería Los Andes S.A.

6. Mediante Resolución 1171-2012/TPI-INDECOPI de 9 de julio de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual decidió confirmar la resolución apelada.

7. El 11 de octubre de 2012, Eckerd Perú S.A. presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 1171-2012/TPI-INDECOPI, ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 23 de mayo de 2014 declaró infundada la demanda.

8. El 13 de junio de 2014, Eckerd Perú S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

9. El 22 de octubre de 2013, la segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente: - Cuáles son los criterios que se deben considerar a fin de determinar si nos

encontramos o no frente a un término de uso común. - Cuál es la forma en que se debe juzgar la semejanza conceptual entre una marca

denominativa y una marca mixta cuando utilizan un término de uso común en diferentes idiomas.


3. Argumentos de la demanda: 10. La demandante Eckerd Perú S.A. sustentó su demanda sobre la base de los

siguientes argumentos: - Los signos en conflicto presentan una distinta composición de letras, además de

existir elementos que determinan un impacto sonoro y una impresión visual de conjunto diferente, lo cual no fue evaluado por el INDECOPI que se limitó a señalar que los signos presentaban un contenido ideológico y conceptual idéntico.

- Señala que los vocablos BABY y BEBÉ sobre los cuales recae la aparente “semejanza conceptual” por la que se denegó el registro, no pueden ser objeto de comparación conceptual por tratarse de palabras de uso común y de uso descriptivo.

- Asimismo, la partícula LAC es descriptiva por tratarse de un apócope del término LÁCTEO, el cual es utilizado en la conformación de diversas marcas registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, la marca BEBELAC es un signo débil.

4. Argumentos de la contestación a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda señalando:

- Que no niega la existencia de ligeras diferencias a nivel gráfico y fonético de los

signos en conflicto. Sin embargo, el signo BABYLAC (mixto) tiene el mismo contenido ideológico o conceptual que la marca BEBELAC (denominativa), lo cual determina la posibilidad de un riesgo de confusión entre ambos, por lo que no es posible su coexistencia en el mercado.

12. N.V. Nutricia contestó la demanda señalando lo siguiente:

- El riesgo de confusión entre las marcas se produce por la vinculación de los

productos que pretenden distinguir las marcas en conflicto y por la similitud de éstos.

- Eckerd Perú S.A. no ha negado la vinculación entre los productos, por lo que se cumple el primer requisito para que se produzca el riesgo de confusión.

- Sobre la similitud de los signos, concluye que las denominaciones BABYLAC y BEBELAC son similares gráfica y fonéticamente, ya que presentan las mismas consonantes y terminan en la misma sílaba.

- Adicionalmente, existe identidad conceptual entre los signos porque están conformados por el término BABY o BEBÉ que significan lo mismo. En consecuencia, el INDECOPI denegó bajo los fundamentos correctos la marca solicitada, ya que resultaba confundible con la marca BEBELAC (denominativa), previamente registrada.

5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 13. Mediante sentencia de 23 de mayo de 2014 se declaró infundada la demanda por

considerar que existe semejanza fonética y conceptual entre los signos materia de litigio. Por consiguiente, son capaces de inducir a riesgo de confusión en el público consumidor.


6. Argumentos del recurso de apelación: 14. Eckerd Perú S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera

instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

15. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 1361 literal a) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada; y, de oficio, se interpretarán los artículos 1342 literales a), b) y g), 1363 literal b), y 1374 de la Decisión 486.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directo, indirecto y riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

2. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entre signos denominativos.

3. Palabras en idioma extranjero (BABY). 4. Palabras y partículas de uso común, descriptivas y genéricas. La marca débil. 5. La mala fe y el registro para consolidar un acto de competencia desleal. 6. El análisis de registrabilidad de marcas posiblemente confundibles en la Clase 5

de la Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, INDIRECTO Y RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…). 2 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir

productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y

escudos; (…). g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

3 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…); b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o

enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…). 4 Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir

que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.


16. En el presente caso, DROGUERÍA LOS ANDES S.A., solicitó el registro de la marca BABY LAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixta), para distinguir fórmulas lácteas y alimentos para bebés de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. N.V. Nutricia formuló oposición a la solicitud presentada, señalando que es titular de la marca BEBELAC (denominativa), que distingue producto de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, habiendo solicitado con anterioridad dicho registro. Agrega que, el signo solicitado resulta confundible con la marca mencionada, y, que el solicitante ha actuado de mala fe al pretender copiar una marca famosa.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud:

17. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.5 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca:

“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud conceptual o ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Riesgo de confusión directa, riesgo de confusión indirecta y riesgo de

asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.6 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.7 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.8

6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL

DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.9 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.10 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

9 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998,

marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial

Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.


‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’11. (…)”.

18. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

19. En el presente caso, se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado a

registro BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixto) para distinguir fórmulas lácteas y alimentos para bebés, de la Clase 5 de la Clasificación Internacional, y entre la marca BEBELAC (denominativa), registrada a favor de N.V. Nutricia, para distinguir también productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional. Por tal motivo es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013:

“Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de

11 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de

2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado’”12.

Comparación entre signos denominativos y mixtos:

20. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

21. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que

esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.13

22. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el

elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Comparación entre signos denominativos:

23. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas

denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX.

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

12 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA

VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.


“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”14.

24. En este orden de ideas, la corte consultante debe establecer el riesgo de confusión

que pudiera existir entre los signos confrontados. 3. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO (BABY). 25. En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por la

expresión “BABY”, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.

26. El Juez Consultante solicitó que se aclare lo siguiente: - Cuáles son los criterios que se deben considerar a fin de determinar si nos

encontramos o no frente a un término de uso común. - Cuál es la forma en que se debe juzgar la semejanza conceptual entre una marca

denominativa y una marca mixta cuando utilizan un término de uso común en diferentes idiomas.

27. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte

del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, de conformidad con lo establecido en líneas posteriores en la presente Interpretación Prejudicial.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente:

“(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso 69-IP-

14 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo

S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.


2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 759 de 6 de febrero de 2002).

28. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la palabra en inglés

“BABY” es de conocimiento generalizado en el público consumidor, para luego determinar si dicha palabra es de uso común o no en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. PALABRAS Y PARTÍCULAS DE USO COMÚN, DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS. LA

MARCA DÉBIL. 29. La demandante, al formular su demanda, señaló que los vocablos BABY y BEBÉ no

pueden ser objeto de comparación conceptual por tratarse de palabras de uso común y de uso descriptivo. Asimismo, sostuvo que “la partícula LAC es descriptiva por tratarse de un apócope del término LÁCTEO, el cual es utilizado en la conformación de diversas marcas registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza”. Y, por último, refiere que la marca BEBELAC es un signo débil.

30. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el

marco del proceso 164-IP-2012, se señaló:

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

31. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras y partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca15.

15 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.


Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

32. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto de la marca suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

33. Por otro lado, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico

o técnico del producto o servicio de que se trate”. El literal trascrito prohíbe el registro de palabras genéricas, pero no impide que éstas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de la marca, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que


el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

34. La corte consultante debe determinar si la palabra “BABY” es una expresión de uso

común, descriptiva o genérica en relación con los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro. Asimismo, deberá determinar si la partícula “LAC” es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas.

5. LA MALA FE Y EL REGISTRO PARA CONSOLIDAR UN ACTO DE

COMPETENCIA DESLEAL. 35. De la revisión del expediente, se advierte que en sede administrativa fue materia de

discusión la presunta mala fe de la solicitante Droguería Los Andes S.A., al pretender registrar la marca BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO (mixta), pues la empresa N.V. Nutricia alegó que la solicitante había actuado de mala fe al querer copiar una marca famosa.

36. Al respecto, este Tribunal abordará el tema de la solicitud de registro de marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Para esto se determinará cuál es el ámbito y el campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, cuáles son los actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial. Por último, cómo se estructura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal tomará como referencia el Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, donde se señaló lo siguiente:

Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal:

37. “Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados con la Propiedad Industrial.

38. Cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada con la

propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso, el goce y la protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria.


Los actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial. El concepto de la buena fe vinculado con la competencia desleal:

39. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal. De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se brinda una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado con la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.

En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones:

- Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado. Es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado con la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. - En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”, es decir, con mala fe. (Proceso 38-IP-98. Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 419 de 17 de marzo de 1999).

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe comercial”.

En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema:

"Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.16

“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios”.17

40. De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a

un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

41. En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal

se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás

16 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de

Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. 17 NARVÁEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial

Legis, Colombia, 1971, p. 316.


empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)”.18

42. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal

vinculados con la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son:

- Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

43. El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser

considerado desleal: “1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor

y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.

2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será

desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción” (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del Proceso 26-IP-2008).

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características:

- No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado:

18 GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1992,

p. 47.


“A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005). - La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. - Para catalogar un acto como desleal, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: ”En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre competencia’, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso 116-IP-2004. Ibídem).

En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.

Se debe entender por aseveración, “toda información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”19.

El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de

19 “Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima

segunda edición.


competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión.

La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal:

44. El artículo 137 de la Decisión 486 establece: “Cuando la oficina nacional

competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca. Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.

45. En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la

oficina nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

46. El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”.

El Tribunal tomará como referencia el Proceso 54-IP-2013 de 24 de julio de 2013, donde se ha precisado lo siguiente:

La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena:

47. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha

ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. El esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el mercado.


48. La mencionada conducta desleal está dirigida a aprovecharse del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.

49. La corte consultante para establecer la posible conducta desleal en el marco del

artículo 137 de la Decisión 486 debe determinar lo siguiente:

- Posible práctica deshonesta: solicitud de registro de marca. - Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado

para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal.

50. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es

decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

6. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS POSIBLEMENTE CONFUNDIBLES EN LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

51. Los signos en conflicto amparan productos de la clase 5 de la Clasificación

Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos.

52. Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial del 15 de marzo de 2013,

recaída en el Proceso 8-IP-2013, este Tribunal señaló que el examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Lo que se trata de proteger evitando la confusión es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la


automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002).

53. Dentro del Proceso 48-IP-2014, este Tribunal reiteró que:

“Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”.

54. De conformidad con lo anterior, la corte consultante debe determinar la

registrabilidad del signo BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixto), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser

registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean


idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación

prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. En tal sentido, la corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixto) y el signo BEBELAC (denominativo), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las

palabras y partículas de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.

En atención a lo expuesto, la corte consultante deberá determinar si la

palabra “BABY” es una expresión de uso común, descriptiva o genérica en relación con los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro. Asimismo, deberá determinar si la partícula “LAC” es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas.

CUARTO: La corte consultante debe determinar la existencia de indicios razonables

que le hagan pensar que de manera deshonesta el registro del signo BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixto) se solicitó para generar confusión con la marca BEBELAC (denominativa), con el objetivo de perjudicar al titular del derecho.

En tal sentido, para el caso particular es muy importante que la corte consultante determine: - Posible práctica deshonesta: solicitud de registro del signo AGUA

MINERAL SANTA CRUZ (mixto). - Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese

presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal.


QUINTO: La corte consultante deberá determinar la registrabilidad del signo BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixto), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO


Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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