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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 386-IP-2015

Interpretación Prejudicial de los artículos 136literales a) y h) Y 228 de la Decisión 486 de laComunicación de la Comunidad Andina, y de oficiose interpretarán los artículos 224, 225, 226 Y 230 dela norma en mención; con fundamento en laconsulta solicitada por la Sección Primera Sala delo Contencioso Administrativo del Consejo deEstado, República de Colombia. Demandante:ALLERGAN, INC. Marca: "BOTOSES"(denominativa). Expediente Interno: 2012-0251.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver lasolicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Salade lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República deColombia.

VISTOS:

El Oficio 2611 de 11 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico elmismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a esteTribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2012-0251.

El Auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió atrámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: ALLERGAN, INC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio(SIC), República de Colombia.

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Tercero Interesado: SESDERMA COLOMBIA S.A.

2. Antecedentes:

1. El 5 de octubre de 2007, Sesderma Colombia S.A., solicitó ante laDivisión de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria yComercio (SIC) el registro como marca del signo "BOTOSES"(denominativo), para distinguir: "preparaciones para blanquear y otrassustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir,desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería,aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos" dela Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacionalde Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante,Clasificación Internacional de Niza).

2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial582 de 30 de noviembre de 2007 y, dentro del término oportuno,Allergan Inc. presentó escrito de oposición con fundamento en la faltade distintividad del signo "BOTOSES" (denominativo) y laconfundibilidad con la marca notoria y previamente registrada a sufavor "BOTOX" (denominativa), para amparar: "cosméticos; geles,cremas y lociones para el tratamiento de las arrugas; cremas contra lasarrugas; preparaciones para el cuidado de la belleza; máscaras para labelleza y la cara, aceites escenciales; lociones, cremas, geles y fluidosreductores", comprendidos en la Clase 3 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

3. Mediante Resolución 23704 de 11 de julio de 2008, la Jefe de laDivisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición yconcedió el registro de la marca "BOTOSES" (denominativa) solicitadapor Sesderma Colombia S.A. para distinguir productos de la Clase 3 dela Clasificación Internacional de Niza.

4. Contra la anterior decisión Allergan, Inc., interpuso recurso dereposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por laJefe de la División de Signos Distintivos y el SuperintendenteDelegado para la Propiedad industrial, mediante las Resoluciones31538 de 27 de agosto de 2008 y 22985 de 20 de abril de 2012respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución impugnada.

5. Allergan, Inc., presentó demanda ante el Consejo de Estado a fin deanular las resoluciones administrativas mencionadas.

6. Mediante Auto de 15 de septiembre de 2014, el Consejo de Estadodecidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicialal Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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3. Argumentos de la demanda:

7. Allergan, Inc. alegó lo siguiente:

Que la marca "BOTOSES" (denominativa) es similarmenteconfundible con la marca "BOTOX" (denominativa), puesreproduce cuatro de los cinco elementos que la componen, (B-O-T-O), cambiando sólo la terminación de la marca, generando unasemejanza ortográfica, fonética y visual.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció lanotoriedad de la marca "BOTOX" (denominativa) mediante lasResoluciones 35250 y 35251 de 14 de julio de 2009, dictadas enlos expedientes 2008.120.928 y 2008.054.117, resaltando que elproducto identificado con dicha marca es utilizado para usoterapéutico desde el año 1992 y como cosmético desde el año2001. A su vez, es la marca de toxina Botulínica Tipo A másestudiada y utilizada en todo el mundo, presente en más de 90países.

Que cada marca de toxina botulínica del tipo A disponibles en elmercado es distinta y tiene características únicas, por tanto nopueden ser comparadas; razón por la cual Allergan Inc. haliderado diversas campañas para que la marca "BOTOX"(denominativa) no sea utilizada como un término genérico ni seaaprovechado su prestigio por marcas similares, para lo cual hainvertido en publicidad y promoción.

Que en la publicidad que se ha realizado de la marca "BOTOX"(denominativa), siempre se ha hecho referencia a que es unamarca previamente registrada, ya sea con el signo TM o R, siendoasí una marca notoria en Colombia y en el mundo para los añoscomprendidos en el 2002 al 2010.

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ii[

Que la marca "BOTOSES" (denominativa) al pretender ampararlos mismos productos para el cuidado personal que distingue lamarca "BOTOX" (denominativa), crea confusión directa respectode los productos e indirecta respecto de su origen empresarial,pues los consumidores podrán pensar que la marca solicitadaforma parte de la línea de productos de Allergan Inc.

Que existe conexión competitiva entre los productos que seamparan con las marcas en cuestión, pues pertenecen a la mismanomenclatura, el mismo género de productos, se comercializan enel mismo mercado y están dirigidos al mismo público; razones quellevan a afirmar que la marca "BOTOSES" (denominativa) carece

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de distintividad al impedir que se reconozca el origen empresarialdel producto.

Que la marca solicitada busca crear en el consumidor un riesgode confusión y asociación pues reproduce los elementospredominantes de la marca notoria "BOTOX" (denominativa).Asimismo, con el registro de la marca "BOTOSES" (denominativa)se puede causar la pérdida del carácter distintivo que tiene lamarca "BOTOX" (denominativa), pues se genera una dispersiónde la identidad y retención de la marca previamente registrada, yaque por la larga trayectoria de la marca "BOTOX" (denominativa)que es reconocida como una marca propia de ALLERGAN.

Que la marca "BOTOSES" (denominativa) no tiene un elementoadicional que le otorgue distintividad y novedad frente a la marca"BOTOX" (denominativa), lo cual genera un riesgo de confusión yasociación, permitiendo que Sesderma Colombia S.A. obtenga unprovecho del prestigio de la marca notoria "BOTOX"(denominativa).

Que en los actos demandados no se aplicaron los criteriosgeneralmente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia enrelación con el cotejo de marcas y el análisis de confundibilidad,pues no se estudiaron las semejanzas entre los signosconfrontados.

Que la marca "BOTOSES" (denominativa) al presentar similitudortográfica, fonética, visual, conceptual y amparar los mismosproductos que la marca notoria "BOTOX" (denominativa), no gozade la distintividad extrínseca que se requiere para ser marca, porlo tanto no es registrable de conformidad con lo establecido en elartículo 135 literal b) de la Decisión 486.

4. Argumentos de la contestación a la demanda:

8. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó lademanda señalando lo siguiente:

Que los actos acusados, no incurrieron en violación de la Decisión486, pues fueron expedidos por la autoridad competente,siguiendo las formalidades y los trámites previstos en la ley, sinevidencia de yerros que puedan afectar la legalidad de dichosactos.

Que en las resoluciones impugnadas se expuso los requisitos quedebe reunir un signo para ser registrado como marca, tales comola perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de

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representación gráfica, así como el procedimiento que siguió laSuperintendencia de Industria y Comercio para conceder la marca"BOTOSES" (denominativa).

Que al realizar la comparación entre las marcas en conflicto tuvoen cuenta los aspectos ortográfico, visual, fonético e ideológico.En relación con el aspecto ideológico, anotó que no seencontraron semejanzas conceptuales, pues los signos encontroversia son de fantasía y no tienen significado en el idiomaespañol.

Que desde el punto de vista ortográfico, se observó que la marca"BOTOSES" (denominativa) cuenta con una mayor extensión, yaque está compuesta por tres sílabas, mientras que la marcaopositora "BOTOX" (denominativa) está compuesta por dossílabas. Además, la marca concedida al tener la conjugación deletras y la terminación "SES" cuenta con suficiente distintividad.

Que frente al campo fonético, se hallaron diferencias en lapronunciación, en especial por la vocal "E" en la marca concedida.Sumado a esto, la sílaba tónica de las marcas se encuentran enlugares distintos, en la marca solicitada está en la sílaba TO,mientras que en la previamente registrada está en la sílaba BO.Razones que sirvieron de base para concluir que las marcasdenominativas "BOTOSES" y "BOTOX" no presentan semejanzasque puedan inducir a error al consumidor, ya que cada signocuenta con elementos que permiten diferenciarlos, y elconsumidor no se confundiría al elegirlas, teniendo claro el origenempresarial del producto.

Que entre las marcas denominativas "BOTOSES" y "BOTOX" nose presenta reproducción, imitación, traducción, transliteración otranscripción, por tanto no fue necesario continuar con el análisisde notoriedad.

lit~ Que la marca concedida no se encuentra inmersa dentro de la

causal de irregistrabilidad contemplada en el literal h) del artículo136 de la Decisión 486.

9. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a lademanda por parte del Tercero Interesado.

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL

10. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos134, 135 literal b), 136 literales a) y h), Y 228 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes

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del presente caso no procede la interpretación de los artículos 134 y135 literal b) de la citada normativa por no resultar pertinentes. Por lotanto, sólo procede la interpretación de los artículos 136 literales a) yh), Y 228 de la mencionada normativa; y, de oficio se interpretarán losartículos 224, 225, 226 Y 230 de la Decisión 4861.

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en elcomercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión o de asociación;

( ...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración otranscripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyotitular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los quese aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo deconfusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; unaprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerzadistintiva o de su valor comercial o publicitario".

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el quefuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente,independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hechoconocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contrasu uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de lasdemás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normaspara la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamenteconocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o unareproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles decrear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos oservicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso noautorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en sutotalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traduccióno transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades,productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamenteconocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de losefectos siguientes:

b)

riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con susestablecimientos, actividades, productos o servicios;daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de unadilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario delsigno; o,aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El usopodrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación,incluyendo los electrónicos.

a)

e)

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C. CUESTIONES A INTERPRETAR.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa,indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo demarcas.

2. Comparación entre marcas denominativas.

3. Partículas de uso común en la conformación de marcas (BOT).

4. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.prohibición del registro de signos notoriamente conocidos deterceros. En relación con los diferentes tipos de riesgos.

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j)k)

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomaráen consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinentedentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro ofuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro ofuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y lapresentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos oservicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover elestablecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo querespecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembro en el que se pretende laprotección;el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;el valor contable del signo como activo empresarial;el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener unafranquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,la existencia de actividades significativas de fabricación, compras oalmacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que sebusca protección;los aspectos del comercio internacional; o,la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro delsigno distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia paradeterminar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) losconsumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los quese aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución ocomercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) loscírculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocerla notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de lossectores referidos en los literales anteriores.

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D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR.

1. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGODE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN.REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

11. En el presente caso, Sesderma Colombia S.A. solicitó el registro demarca "BOTOSES" (denominativa) para distinguir productoscomprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza-.Contra la referida solicitud, Allergan Inc. presentó escrito de oposicióncon fundamento en la confundibilidad con la marca "BOTOX"(denominativa), registrada en la Clase 3 de la ClasificaciónInternacional de Niza', de la cual es titular.

12. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunalreiteró que:

"La legislación andina ha determinado que no pueden ser objetode registro como marca los signos que sean idénticos o similaresentre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136,materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene comofunción principal la de identificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual osemejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona;es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividadrespecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho deoponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de lamarca'.'

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órganoacerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entredos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo deconfusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinarsi una marca es confundible con otra, presenta diferentes maticesy complejidades, según que entre los signos en proceso de

"Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones paralimpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería,aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos".

"Cosméticos; geles, cremas y lociones para el tratamiento de las arrugas; cremascontra las arrugas; preparaciones para el cuidado de la belleza; máscaras para labelleza y la cara, aceites esenciales; lociones, cremas, geles y fluidos reductores".

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agostodel 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.

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comparación exista identidad o similitud y según la clase deproductos o de servicios a los que cada uno de esos signospretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólosean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unosmismos productos o servicios, el riesgo de confusión seríaabsoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requierede mayor profundidad, con el objeto de llegar a lasdeterminaciones en este contexto, así mismo, con la mayorprecisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de laconfundibilidad corresponde a una decisión del funcionarioadministrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han deestablecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el gradode confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al dela identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario,basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar lasimilitud y el riesgo de confusión es necesario, en términosgenerales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letrasentre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia devocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, lasraíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayorgrado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se presenta entre signos que al serpronunciados tienen un sonido similar. La determinación de talsimilitud depende, entre otros elementos, de la identidad en lasílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones;sin embargo, deben tenerse también en cuenta lasparticularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe laposibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan lamisma o similar idea, que deriva del contenido o del parecidoconceptual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, característica o idea, seestaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestadoque no es necesario que el signo solicitado para registro induzcaa error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del

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riesgo de confusión o de asociación para que se configure lairregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas,se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, ala que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en elsigno la capacidad suficiente para ser distintivo'."

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y deasociación será necesario determinar si existe identidad osemejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como enrelación con los productos o servicios distinguidos por ellos, yconsiderar la situación de los consumidores o usuarios, la cualvariará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de lossignos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induceal comprador a adquirir un producto o usar un serviciodeterminado en la creencia de estar comprando o usando otro, loque implica la existencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citadovínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidadde los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen,un origen empresarial común."

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entrevarios signos y los productos o servicios que cada una de ellosampara, serían los siguientes: (i) Que exista identidad entre lossignos en disputa y también entre los productos o serviciosdistinguidos por ellos; (ii) O identidad entre los signos ysemejanza entre los productos o servicios; (iii) O semejanza entrelos signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) Osemejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos."

También es importante tener en cuenta que además del riesgo deconfusión, que se busca evitar en los consumidores con laexistencia en el mercado de marcas idénticas o similares, laDecisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», enparticular, los artículos 136 literales a), b), e), d) Y h); Y 155 literald).

5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSEDJEANS".Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca:"CHILlS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.OAC. 891 de 29 de enero de 2003, marca:"CHIP'S". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'Elriesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, queaunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el productor de dichoproducto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica'. (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa:'SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 deagosto de 2008).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie elorigen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto,ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, losempresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal hasentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, lacual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, losmeramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusiónauditiva, en donde juega un papel determinante, la percepciónsonora que pueda tener el consumidor respecto de ladenominación aunque en algunos casos vistas desde unaperspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de lamisma denominación o marca. El tercer y último criterio, es laconfusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar elsigno o denominación con el contenido o significado real delmismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectosmateriales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o alsignificado que contiene la expresión, ya sea denominativa ográfica".8

Reglas para realizar el cotejo de marcas.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia lassiguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejoentre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjuntodespertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y nosimultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no lasdiferencias que existen entre las marcas.

8 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9de marzo de 1998, marca: "DERMALEX". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

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Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en ellugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturalezade los productos.?

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, eltratadista Breuer Moreno ha manifestado:

'La primera regla y la que se ha considerado de mayorimportancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterioque se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es laimpresión que el consumidor medio tiene sobre la misma yque puede llevarle a confusión frente a otras marcassemejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que conmayor intensidad penetra en la mente del consumidor ydetermine así la impresión general que el distintivo causa enel mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que suselementos puedan ser fraccionados en sus partescomponentes para comparar cada componente de unamarca con los componentes o la desintegración de la otramarca, persigue que el examen se realice sobre la base delas semejanzas y no por las diferencias existentes, porqueéste no es el camino de comparación utilizado por elconsumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debeemplearse el método de un cotejo sucesivo entre lasmarcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón deque el consumidor no analiza simultáneamente todas lasmarcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto deeste sistema recae en analizar cuál es la impresión final queel consumidor tiene luego de la observación de las dosmarcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederábajo un examen riguroso de comparación, no hasta el puntode 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviaren un cotejo de marcas.

9 BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DECOMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 Y ss.

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La similitud general entre dos marcas no depende de loselementos distintos que aparezcan en ellas, sino de loselementos semejantes o de la semejante disposición deesos elernentos't''. (... )".

13. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentesmodos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado decausar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACiÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

14. En el presente caso, se argumenta en la demanda que el signo solicitadoa registro "BOTOSES" (denominativo) es similarmente confundible con lamarca "BOTOX" (denominativa), pues reproduce cuatro de los cincoelementos que la componen, cambiando sólo la terminación de la marca,generando una semejanza ortográfica, fonética y visual.

15. Dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunalreiteró lo siguiente:

"Los signos denominativos llamados también nominales overbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados poruna o varias letras, palabras o números, individual oconjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todopronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los quetienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidadeso funciones del producto identificado por el signo; y arbitrariosque no manifiestan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del producto que va aidentificar.

( ... )

En la comparación entre signos denominativos el Tribunal hamanifestado que los signos deben ser observados en conjunto ycon la totalidad de los elementos que lo integran, sindescomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta latotalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de lasmarcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementosdotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menosvalor a los que ofrezcan disminuyan dicha función.

Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultantedeberá tener presente que:

10 Proceso 15-IP-2013, Marca: "KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuandola sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favorde la semejanza de las marcas comparadas porque lasucesión de vocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar deencontrar la dimensión más característica de lasdenominaciones confrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor ydetermina, por lo mismo, la impresión general que ladenominación va a suscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del Administradoro Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterioselaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudenciacomunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto poruna palabra y se solicita su registro, entre los signos yaregistrados y el requerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos,prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dichaexpresión, siempre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, elexaminador deberá someterlas a las reglas para la comparaciónde marcas, y prestará especial atención al criterio que señala quea los signos se les observará a través de una visión de conjunto,sin fraccionar sus elementos. ( ... )".

16. En el caso concreto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta loscriterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar elcotejo comparativo entre el signo solicitado "BOTOSES" (denominativo)y la marca opositora "BOTOX" (denominativa).

3. PARTíCULAS DE USO COMÚN EN lA CONFORMACiÓN DEMARCAS (BOT).

17. En el presente caso, la demandante ha señalado que la marca"BOTOX" (denominativa) es la marca de toxina Boutolínica Tipo A másestudiada y utilizada en todo el mundo, presente en más de 90 países,por tanto, resulta de importancia que en el presente caso se analice sila partícula "BOr que comparten los signos confrontados es o no una

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partícula de uso común en la conformación de marcas de la Clase 3 dela Clasificación Internacional de Niza.

18. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 demayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 38-IP-2013:

"Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clasede elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces oterminaciones, que individualmente consideradas puedenestimarse como expresiones de uso común, por lo que no puedenser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina, dispone:

"No podrán registrarse como marcas los signos que

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertidoen una designación común o usual del producto oservicio de que se trate en el lenguaje corriente oen la usanza del país".

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signosconformados exclusivamente por designaciones comunes ousuales, las palabras o partículas de uso común al estarcombinadas con otras pueden generar signos completamentedistintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedirque las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por losotros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débilporque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que laspartículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejoentre las marcas.

Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinadapuede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, porejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo enservicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo,es muy importante tener en cuenta que hay productos y serviciosque tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, deconformidad con esto, analizando la mencionada conexión sepodría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de usocomún en una clase afecta la registrabilidad del signo en clasesconexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque enproductos o servicios con íntima conexión competitiva lainformación comercial se cruza, lo que hace imposible que uncomerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de

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los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes deproductos o servicios íntimamente relacionados".

19. En consecuencia, la Sala Consultante, deberá determinar si la partícula"BOr es de uso común en la Clase 3 de la Clasificación Internacionalde Niza, así como en clases conexas competitiva mente, deconformidad con lo expresado en la presente providencia y,posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo laspartículas de uso común.

4. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SUNOTORIEDAD. PROHIBICiÓN DEL REGISTRO DE SIGNOSNOTORIAMENTE CONOCIDOS DE TERCEROS. EN RELACiÓN CONLOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS.

20. Se abordará el tema, en virtud a que en la demanda Allergan seargumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) violóel literal h) de la Decisión 486 al haber ignorado el carácter notorio dela marca "BOTOX" (denominativa) en el mercado colombiano y susimilitud con el signo "BOTOSES" (denominativo), pese a que presentólas pruebas que acreditan la notoriedad de la marca entre los años2002 a 2008 y 2007 a 2010.

21. Sobre este punto, el Tribunal procede a citar el Proceso 83-IP-2014 de23 de septiembre de 2014.

"Al respecto, la Decisión 486 en su artículo 224 entiende comosigno distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocidocomo tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente,independientemente de la manera o el medio por el cual sehubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocidaconvergen su difusión entre el público consumidor del producto oservicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivode la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de loscírculos interesados por la calidad de los productos o serviciosque ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundiráel conocimiento de la marca cuando los productos o servicios porella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor,comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores quese deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de unamarca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera elcarácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá yasignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de lamisma realice para elevarla de la categoría de marca común uordinaria al status de notoria. Al respecto, Jorge Otamendi señalaque: "La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas

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marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempretienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación porparte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenidoel producto o servicio que las marcas distinguen" .11

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es"aquella que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocidapor los consumidores de la clase de productos a los que se aplica lamarca. La difusión entre el sector correspondiente de losconsumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca'<. ElProfesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a lamarca notoriamente conocida como: "aquella marca que goza dedifusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados(los consumidores y los competidores). De esta definición sedesprende que son dos las notas fundamentales que caracterizaneste tipo de marcas: un determinado grado de difusión y elreconocimiento en el mercado por los círculos interesados comosigno indicador del origen empresarial del correspondiente productoo servicio" .13

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúnela calidad de ser conocida por una colectividad de individuospertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuariosdel tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porquese encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo,el Tribunal ha manifestado:

"( ... ) la protección especial que se otorga a la marca notoriamenteconocida se extiende -caso de haber riesgo de confusión porsimilitud con un signo pendiente de registro- con independencia dela clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorioen que haya sido registrada, pues se busca prevenir elaprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, asícomo impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudieracausar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella" .14

Prueba de la notoriedad.

22. La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quienalega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criteriosdoctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: "En la concepción

11 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. Lexis Nexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición,Buenos Aires, 2010, p. 341.FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32.OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en elDerecho de Marcas, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1147 de 3 de diciembre de 2004, marca:"BONITO+GRÁFICA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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17

proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación paraefectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcascomunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca porsí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse lascircunstancias que precisamente han dado a la marca ese status" .15

23. Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacionalcompetente con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486. Paradeterminar si una marca es notoriamente conocida se debe tener encuenta, entre otros:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sectorpertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de suutilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de supromoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro,incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,exposiciones u otros eventos de los productos o servicios,del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o parapromover el establecimiento, actividad, productos o serviciosa los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en loque respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en elplano internacional como en el del País Miembro en el quese pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obteneruna franquicia o licencia del signo en determinado territorio;o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación,compras o almacenamiento por el titular del signo en elPaís Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

15 Proceso 08-IP-95, publicado en la G.OAC. 231 de 17 de octubre 1996, marca: LlSTER.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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b

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud deregistro del signo distintivo en el País Miembro o en elextranjero.

Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos deterceros.

24. El literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro comomarca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere otranscriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique elsigno, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o deasociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la diluciónde su fuerza distintiva o de su valor comercial.

25. La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivonotoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacionalcompetente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de unsigno distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizarlos actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son:

U( ... ) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idénticoo semejante, sobre productos para los cuales haya sidoregistrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes oacondicionamientos de tales productos (literal a), así comosuprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre losproductos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar odetentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otrosmateriales que reproduzcan o contengan la marca (literal e), losde usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto decualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudieracausar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los deusar en el comercio un signo idéntico o similar a una marcanotoriamente conocida respecto de cualesquiera productos oservicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico ocomercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva(literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar auna marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales,cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o delvalor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamientoinjusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el usode la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existenciao disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados,o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas derecambio o de accesorios utilizables con los productos de lamarca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a

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cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptiblede inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de talesproductos o servicios (artículo 157). Asimismo, las prohibicionesno impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre losproductos amparados por la marca, después de haber sidointroducidos en el comercio de cualquier país por el titular delregistro, o por otra persona con el consentimiento del titular, ovinculada económicamente con él, en particular cuando losproductos, y sus envases o embalajes de contacto directo, nohayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)"16.

26. Asimismo, el Tribunal considera que "dentro del conflicto suscitadoentre una marca notoriamente conocida y una marca común, el puntoesencial radica en determinar el momento en que la marcanotoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnarcon ella un registro o bien para hacer valer preferentemente losderechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca( ... )"17.

En relación con los diferentes tipos de riesgos.

27. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen lossignos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se hareferido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el deasociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se hanclasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signosdistintivos según su grado de notoriedad.

ó 20

28. En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signosnotoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se lesdebe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación,el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marcanotoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que sepodrían generar, a saber:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor aladquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee (confusiónindirecta).

16 Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.OAC. 1586 de 15 de febrero de 2008, caso:competencia desleal. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Proceso 17-IP-96, publicado en la G.OAC. 253 de 7 de marzo de 1997. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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J.

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor,que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otrossignos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísimacapacidad distintiva que el signo notoriamente conocido haganado en el mercado, aunque se use para productos que notengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signonotoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de queun competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigiode los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realicesobre productos o servicios que no tengan ningún grado deconexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido".

29. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretendeevitar que el público consumidor: (i) Al adquirir determinado productocrea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarialdel signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresasproductoras tiene algún grado de vinculación.

30. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estadoligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicholo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución seproyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de altorenombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de sulegítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinariacapacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia".

litJ,

31. Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa haestablecido lo siguiente: "Un factor básico del debilitamiento de lamarca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesionelos legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión operjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada serápatente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muysemejante a la marca renombrada para designar productos de bajoprecio de calidad inferior. (... ) En líneas generales cabe señalar que eldaño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es laprogresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca queinevitablemente se produciría si proliferasen las empresas nocompetidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a lamarca renombrada".

6 21

32. Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitarioandino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marcarenombrada y marca notoria a efectos de su protección contra losdiferentes riesgos en el mercado. Por tal motivo, la protección contra elriesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marcanotoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, elactual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece unadistinción entre las dos clases de marcas.

33. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de lasmarcas notorias, hace referencia a la sentencia ST JCE de 18 de juniode 2009n asunto C-487/07 (L'Oreal), expresa que: "En lo relativo alperjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominadoigualmente 'dilución', 'menoscabo' o 'difuminación', dicho perjuicioconsiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca paraidentificar como procedentes de su titular los productos o servicios paralos que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por eltercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de supresencia en la mente del público"!".

34. Lo anterior ya que "poco a poco, de permitirse que la misma marca searegistrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar unorigen determinado, habrá perdido su poder disttntivo"!".

35. Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege alsigno notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de suprestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el casoanterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, estáligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgode dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamenteun aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar undebilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamenteconocida.

36. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: "El propósito perseguido porel competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos,aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsarepresentación alguna respecto del origen, sirve para establecer unarelación intelectual que atrae la atención del público consumidor deforma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signorenombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o

18 SANCHO GARGALLO, Ignacio. "Alcance de la Protección de la Marca Notoria en laJurisprudencia Comunitaria". En "Problemas Actuales de Derecho de la PropiedadIndustrial". I Jornada de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudios de DerechoMercantil. España. p. 151.OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires.2010. p. 354.

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22

inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta desemejanza de los productos del competidor con los originarios. Enambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios dellegítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asociaal signo"2o.

37. El Tribunal advierte que para la protección de la marca notoria se debeprobar alguno de los riesgos en el mercado. La Sala Consultantedeberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinarla notoriedad o no de la marca opositora "BOTOX" (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITEPRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no puedenser registrados los signos que en relación con derechos deterceros sean idénticos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada para registro o registrada para losmismos servicios o productos o, para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar enel público un riesgo de confusión o de asociación. De elloresulta que no es necesario que el signo solicitado pararegistro induzca a error o a confusión a los consumidores,sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusiónpara que se configure la prohibición de registro. La SalaConsultante deberá establecer el riesgo de confusión o deasociación que pudiera existir entre el signo solicitado"BOTOSES" (denominativo) y la marca previamenteregistrada "BOTOX" (denominativa), ambos para distinguirproductos comprendidos en la Clase 3 de la ClasificaciónInternacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en lapresente interpretación prejudicial.

En la comparación entre signos denominativos los signosdeben ser observados en conjunto y con la totalidad de loselementos que lo integran, sin descomponer su unidadfonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de lassílabas y letras que forman los vocablos de las marcas enpugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotadosde especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valora los que ofrezcan disminuyan dicha función.

En el caso concreto, la Sala Consultante deberá efectuar elcotejo comparativo de los signos denominativosconfrontados aplicando los criterios expuestos en la presenteinterpretación prejudicial

20 Ibídem. Pág. 247.

b 23

TERCERO: La Sala Consultante deberá determinar si la partícula "BOl"es de uso común en la Clase 3 de la ClasificaciónInternacional de Niza, así como en clases conexascompetitivamente, de conformidad con lo expresado en lapresente providencia y, posteriormente, deberá realizar lacomparación excluyendo las partículas de uso común.

CUARTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esacalidad porque se encuentra ampliamente difundida entreuna colectividad de individuos y ha logrado elreconocimiento del mismo. La calidad de marcanotoriamente conocida no se presume, es una condiciónque debe ser probada por quien la alega sobre la base delos criterios expuestos en la presente interpretaciónprejudicial.

Para la protección de la marca notoria se debe probaralguno de los riesgos en el mercado. La Sala Consultantedeberá analizar los medios probatorios presentados a fin dedeterminar la notoriedad o no de la marca opositora"BOTOX" (denominativa).

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar lapresente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente procesointerno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidasen el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto delTribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados queparticiparon en su adopcir.

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Cecilia Ms~ ~YlliñQuinterosMAGISTRADA

Leonor Perdomo Perdomo-"MAGISTRADA

21La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente InterpretaciónPrejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de lamisma.

24

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Luis JO~EI~ Cansec Núñez~IDENTE

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

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Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copiade la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

Proceso 386-IP-2015

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