SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaintranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/Gace2147.pdf · Sociedad McDonald’s International Property Company, Ltd. Marca:

Proceso 113-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 lite-rales a) y h), 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sec-ción Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor:Sociedad McDonald’s International Property Company, Ltd. Marca: “MACDOOGLAS” (denominativa). Expediente Interno N° 2010-00174 ................

Proceso 49-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 154, 155 literal d), 258 y 259de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada porel Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil,República del Ecuador; e Interpretación Prejudicial, de oficio, de los ar-tículos 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la misma Deci-sión. Caso: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y Competen-cia Desleal. Actor: sociedad P.B.P. REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.representante de la SOCIETÉ BIC. Proceso interno Nº 357-11-1 ..............

Proceso 72-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales b) ye) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con funda-mento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colom-bia. Marca: “SOFT DERM” (denominativa). Actor: JAFER LIMITED. Expe-diente Interno Nº 2008-00379 ......................................................................

Proceso 74-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b),136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado,Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la Repúblicade Colombia. Marca: “SAN JORGE” (mixta). Actor: Farmacia DrogueríaSan Jorge Ltda. Expediente Interno Nº 2009-00361 ...................................

Proceso 94-IP-2012.- Interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de lamisma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejode Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de laRepública de Colombia. Cancelación de la marca: “NUTTELINI” (denomi-nativa). Expediente Interno: Nº 2010-00355 ................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXX - Número 2147

Lima, 4 de febrero de 2013

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GACETA OFICIAL 04/02/2013 2.72

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a lostres (3) días del mes de octubre del año dos mildoce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los requisi-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámitefue considerada procedente por auto de veinti-siete (27) de agosto de 2012.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad McDonald’s Inter-national Property Company, Ltd.

Demandada: la Nación Colombiana, Superin-tendencia de Industria y Comercio.

Tercero interesado: el señor Douglas SalazarMedina.

1.2. Actos demandados

La sociedad McDonald’s International PropertyCompany, Ltd. plantea que se declare la nu-lidad de las siguientes resoluciones administra-tivas:

- Resoluciones Nos. 51548, 51546 y 51547 de6 de octubre de 2009, por medio de las cua-les el Superintendente Delegado para la Pro-piedad Industrial resolvió los recursos de ape-lación y revocó los artículos segundo y ter-

cero de las Resoluciones Nos. 10341 y 10328de 27 de febrero de 2009 y los artículos ter-cero y cuarto de la Resolución No. 10343 de27 de febrero de 2009, que declaró infunda-das las oposiciones presentadas por la so-ciedad McDonald’s International PropertyCompany, Ltd. y concedió, en consecuen-cia, el registro del signo “MAC DOOGLAS”(denominativo), para distinguir servicios yproductos de las clases 43, 29 y 35 de laClasificación Internacional de Niza.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Es-tado de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados re-levantes en esta causa se encuentran los si-guientes:

- El 26 de octubre de 2007, el señor DouglasSalazar Medina presentó las siguientes soli-citudes de registro del signo “MAC DOOGLAS”(denominativo): (i) para distinguir “serviciosde restauración (alimentación); hospedajetemporal, esencialmente los servicios pres-tados por personas o establecimientos cuyofin es preparar alimentos y bebidas para elconsumo”, comprendidos en la clase 43 de laClasificación Internacional de Niza; (ii) paradistinguir “carne, pescado, aves y caza, ex-tractos de carne, frutas y legumbres en con-serva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas,compotas, huevos, leche y productos lác-teos, aceites y grasas comestibles”, com-prendidos en la clase 29 de la ClasificaciónInternacional de Niza; y, (iii) para distinguir“publicidad; gestión de negocios comercia-

PROCESO 113-IP-2012

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literales a) yh), 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera delConsejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Sociedad McDonald’sInternational Property Company, Ltd. Marca: “MAC DOOGLAS” (denominativa).

Expediente Interno N° 2010-00174.


les; administración comercial; trabajos de ofi-cina”, comprendidos en la clase 35 de la Cla-sificación Internacional de Niza;

- El 31 de diciembre de 2007, el extracto de lassolicitudes de registro fueron publicadas enla Gaceta de la Propiedad Industrial No. 584.

- La sociedad McDonald’s International Pro-perty Company, Ltd. formuló oposición a lassolicitudes de registro. Se fundamentó en elregistro previo de sus marcas “McDONALD’S”(denominativa y mixta) en las clases 29, 30,31, 32, 35 y 43 de la Clasificación Internacio-nal y en la notoriedad de dichas marcas.

- El 27 de febrero de 2009, la Jefe de la Divisiónde Signos Distintivos de la Superintendenciade Industria y Comercio expidió las Resolu-ciones Nos. 10341, 10328 y 10343, por me-dio de la cuales declaró la notoriedad de lasmarcas “McDONALD’S” de propiedad de lasociedad McDonald’s International PropertyCompany, Ltd. para identificar comidas rápi-das y los establecimientos en los cualesellos comercializan, en el periodo comprendi-do entre los años 2001 y 2006, declaró funda-da la oposición formulada por la sociedadMcDonald’s International Property Company,Ltd.; y, en consecuencia, denegó el registrodel signo “MAC DOOGLAS” (denominativo),solicitado por el señor Douglas Salazar Me-dina, para distinguir servicios y productos delas clases 43, 29 y 35 de la Clasificación In-ternacional de Niza.

- El señor Douglas Salazar Medina dentro deltérmino legal, interpuso el recurso de reposi-ción y en subsidio el de apelación en contrade las Resoluciones mencionadas.

- El 28 de mayo de 2009, la Jefe de la Divisiónde Signos Distintivos de la Superintendenciade Industria y Comercio expidió las Resolu-ciones Nos. 26464, 26467 y 26454 por mediode las cuales atendió los recursos de reposi-ción y confirmó las Resoluciones menciona-das.

- El 6 de octubre de 2009, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial expi-dió las Resoluciones Nos. 51548, 51546 y51547 por medio de las cuales atendió losrecursos de apelación y revocó los artículossegundo y tercero de las Resoluciones Nos.10341 y 10328 de 27 de febrero de 2009 y losartículos tercero y cuarto de la ResoluciónNo. 10343 de 27 de febrero de 2009, quedeclaró infundadas las oposiciones presenta-das por la sociedad McDonald’s InternationalProperty Company, Ltd. y concedió, en con-

secuencia, el registro del signo “MAC DOO-GLAS” (denominativo), para distinguir servi-cios y productos de las clases 43, 29 y 35 dela Clasificación Internacional de Niza, que-dando de esta manera agotada la vía guber-nativa.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad McDonald’s International Pro-perty Company, Ltd., en su escrito de deman-da expresa, en lo principal, los siguientes argu-mentos:

- “McDonald’s registró con anterioridad, comolo requiere la dinámica de su negocio, mar-cas derivadas que se caracterizan por reivin-dicar como elemento esencial el prefijo Mc oMac, en combinación con el nombre o unacaracterística del producto que pretende iden-tificarse con la marca en cuestión”.

- “El señor Douglas Salazar Medina y la socie-dad McDonald’s son competidores directosen el mercado, en la medida que se dedicanal negocio de las comidas rápidas, con espe-cial énfasis en la venta de hamburguesas ylas marcas en conflicto están registradas pa-ra amparar esos sectores de actividad y esosproductos”.

- “Conceptualmente evocan en el consumidoruna misma idea: una marca conformada porun nombre de origen extranjero”.

- “No es cierto, no se probó que el prefijo Maco Mc, en el renglón de los servicios de comi-das rápidas, sea de uso común, ni muchomenos que sea de uso diario entre los empre-sarios de tal sector”.

- “No es cierto ni se probó que en Colombiacoexistan pacíficamente numerosas marcasque compartan la partícula MAC en el sectorde las comidas rápidas. Se limita la Superin-tendencia a citar solo un ejemplo (MAC PO-LLO EXPRESS), que no se usa en el sectorde comidas rápidas, pero aún en el caso deque se usará (sic) en tal sector, ello no es su-ficiente argumento para afirmar que tal partí-cula es de uso común, pues para ello se re-quiere la concurrencia de numerosas marcasque compartan el mismo elemento, cuya titu-laridad pertenezca a diferentes titulares y quese apliquen al mismo ramo de negocios”.

- “La marca McDONALD’S es notoriamente co-nocida en el mercado colombiano para identi-ficar comidas rápidas y los establecimientosen los cuales ellos comercializan, en el pe-


ríodo comprendido entre los años 2001 y 2006,es decir, desde una fecha muy anterior a lade las solicitudes de registro de la marcaMAC DOOGLAS”.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, en su contestación a la demanda, expresa,en lo principal, los siguientes argumentos:

- “Los signos McDONALD’S (nominativo) yMAC DOOGLAS (nominativo), no son signosidénticos pues están compuestos de otroselementos que aportan distintividad y permi-ten su identificación e individualización”.

- “La dimensión más característica entre lasmarcas confrontadas, es por una parteDOOGLAS y por otra DONALD’S, ya que (…)los grafemas MAC/MC son de uso común”.

- “Los signos McDONALD’S y MAC DOOGLASal ser pronunciados de manera completa, nogeneran similitud fonética. Si bien compartenlos grafemas Mc y MAC sus terminacionesson totalmente distintas, así como las letrasque componen sus sílabas tónicas”.

- “La similitud ideológica se presenta cuandolos signos evocan una misma idea o caracte-rística, situación que no se presenta entreMcDONALD’S y MAC DOOGLAS, pues sibien ambas refieren a nombres propios, unconsumidor promedio sabrá interpretar queestos hacen referencia a personas distintas”.

- “(…) las expresiones Mc y MAC, son a suvez inapropiables dado que existen numero-sos registros marcarios anteriores, de dife-rentes titulares que contienen dicha partícu-la, (…)”.

- “(…) la Superintendencia de Industria y Co-mercio consideró que aunque las pruebasaportadas por la demandante en su oportuni-dad, pudieron demostrar la notoriedad de lamarca McDonald’s, no concurren los presu-puestos para que se configure la causal deirregistrabilidad (…), dado que la marca soli-citada en registro (…) no constituye una re-producción, imitación, traducción, translite-ración o transcripción de las marcas de lademandante”.

d) Tercero Interesado

No obra en el expediente la contestación a lademanda por parte del señor Douglas SalazarMedina, tercero interesado en el proceso.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c, del Tratado de Creacióndel Tribunal, las normas cuya interpretación sesolicita, forman parte del ordenamiento jurídicode la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía preju-dicial las normas que integran el ordenamientojurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 27 de agosto de2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la Repúbli-ca de Colombia, ha solicitado interpretaciónprejudicial. No indica expresamente qué nor-mas se requiere que sean interpretadas, sinembargo, menciona que la parte actora invocócomo violados los literales a) y h) del artículo136 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

Se considera que procede la interpretación delos artículos correspondientes a la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, porhaber constatado, en los documentos apareja-dos al expediente, que las solicitudes relativasal registro del signo “MAC DOOGLAS” (denomi-nativo), se presentaron el 26 de octubre de 2007,en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunaly 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunaldeberá limitarse a precisar el contenido y alcan-ce de las normas que conforman el ordenamien-to jurídico de la Comunidad Andina, referidas alcaso concreto”, y que al ser estas disposicio-nes imperativas, que atribuyen al Tribunal Co-munitario la facultad de interpretar de oficio lasnormas del ordenamiento jurídico comunitarioque estime aplicables al caso concreto, se in-


terpretarán de oficio los artículos 134 literal a),136 literales a) y h), 224, 225, 228 y 229 de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, por ser pertinentes al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derechode tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación”;

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación,traducción, transliteración o transcripción,total o parcial, de un signo distintivo noto-riamente conocido cuyo titular sea un ter-cero, cualesquiera que sean los productoso servicios a los que se aplique el signo,cuando su uso fuese susceptible de cau-sar un riesgo de confusión o de asociacióncon ese tercero o con sus productos oservicios; un aprovechamiento injusto del

prestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial opublicitario.

(…)

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIA-MENTE CONOCIDOS

Artículo 224.- Se entiende por signo distin-tivo notoriamente conocido el que fuese reco-nocido como tal en cualquier País Miembropor el sector pertinente, independientementede la manera o el medio por el cual se hubie-se hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoria-mente conocido será protegido contra su usoy registro no autorizado conforme a este Títu-lo, sin perjuicio de las demás disposicionesde esta Decisión que fuesen aplicables y delas normas para la protección contra la com-petencia desleal del País Miembro.

(…)

Artículo 228.- Para determinar la notoriedadde un signo distintivo, se tomará en conside-ración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miem-bros del sector pertinente dentro de cual-quier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su promoción, dentro o fuera decualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada parapromoverlo, o para promover el estableci-miento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembroen el que se pretende la protección;


f) el grado de distintividad inherente o adqui-rida del signo;

g) el valor contable del signo como activoempresarial;

h) el volumen de pedidos de personas intere-sadas en obtener una franquicia o licenciadel signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativasde fabricación, compras o almacenamien-to por el titular del signo en el País Miem-bro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional;o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier re-gistro o solicitud de registro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extran-jero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de no-torio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registroen el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usandopara distinguir productos o servicios, o pa-ra identificar actividades o establecimien-tos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el ex-tranjero.

(…)”.

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

- Concepto de marca y elementos constituti-vos;

- Impedimentos para el registro de un signocomo marca: La identidad y la semejanza;

- Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/oasociación;

- Reglas para realizar el cotejo marcario;- Clases de signos: comparación entre signos

denominativos y comparación entre signosdenominativos y mixtos (se tomará en cuen-ta la parte denominativa compuesta);

- Signos en idioma extranjero; partículas deuso común; la marca débil;

- Signos distintivos notoriamente conocidos;Riesgo de dilución de la marca notoria);

- Conexión competitiva;- La marca derivada.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS.

En el proceso interno, el señor Douglas Sala-zar Medina presentó las siguientes solicitudesde registro del signo “MAC DOOGLAS” (deno-minativo): (i) para distinguir “servicios de res-tauración (alimentación); hospedaje temporal,esencialmente los servicios prestados por per-sonas o establecimientos cuyo fin es prepararalimentos y bebidas para el consumo”, com-prendidos en la clase 43 de la ClasificaciónInternacional de Niza; (ii) para distinguir “carne,pescado, aves y caza, extractos de carne, fru-tas y legumbres en conserva, secas y cocidas,jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche yproductos lácteos, aceites y grasas comesti-bles”, comprendidos en la clase 29 de la Clasi-ficación Internacional de Niza; y, (iii) para distin-guir “publicidad; gestión de negocios comercia-les; administración comercial; trabajos de ofici-na”, comprendidos en la clase 35 de la Clasifi-cación Internacional de Niza; en tal virtud, seestima conveniente revisar el concepto de mar-ca y sus elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que, susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercadoproductos o servicios, a fin de que el consumi-dor o usuario medio los identifique, valore, dife-rencie y seleccione sin riesgo de confusión oerror acerca del origen o la calidad del productoo del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a laestructura del signo, algunas clases de marcas,como las denominativas, las gráficas y las mix-tas. En el marco de la Decisión 486 se puede,sin embargo, constatar la existencia de otras


clases de signos, diferentes a los enunciados,como los sonidos, los olores, los colores, laforma de los productos, sus envases o envoltu-ras, etc., según consta detallado en el artículo134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, es-tá implícitamente contenido en la definición delartículo 134, toda vez que un signo para quepueda ser captado y apreciado, es necesarioque pase a ser una expresión material identifi-cable, a fin de que al ser aprehendida por me-dios sensoriales y asimilada por la inteligencia,penetre en la mente de los consumidores ousuarios.

La representación gráfica y la distintividad sonlos requisitos expresamente exigidos en la De-cisión 486 como elementos esenciales de unamarca.

La susceptibilidad de representación gráficaconsiste en expresiones o descripciones reali-zadas a través de palabras, gráficos, signosmixtos, colores, figuras, etc., de tal manera quesus componentes puedan ser apreciados en elmercado de productos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La característica de distintividad es fundamen-tal que reúna todo signo para que sea suscepti-ble de registro como marca; lleva implícita laposibilidad de identificar unos productos o unosservicios de otros, haciendo viable de esa ma-nera la diferenciación por parte del consumidor.Es entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tieneun doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,mediante la cual se determina la capacidad quedebe tener el signo para distinguir productos o

servicios en el mercado; y, 2) distintividad ex-trínseca, mediante la cual se determina la capa-cidad del signo de diferenciarse de otros signosen el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debeanalizar en el presente caso, si el signo “MACDOOGLAS” (denominativo), (i) para distinguir“servicios de restauración (alimentación); hos-pedaje temporal, esencialmente los serviciosprestados por personas o establecimientos cuyofin es preparar alimentos y bebidas para el con-sumo”, comprendidos en la clase 43 de la Clasi-ficación Internacional de Niza; (ii) para distin-guir “carne, pescado, aves y caza, extractos decarne, frutas y legumbres en conserva, secas ycocidas, jaleas, mermeladas, compotas, hue-vos, leche y productos lácteos, aceites y gra-sas comestibles”, comprendidos en la clase 29de la Clasificación Internacional de Niza; y, (iii)para distinguir “publicidad; gestión de negocioscomerciales; administración comercial; traba-jos de oficina”, comprendidos en la clase 35 dela Clasificación Internacional de Niza, cumplecon los requisitos del artículo 134 de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina, y si no se encuentra dentro de las causa-les de irregistrabilidad previstas en los artículos135 y 136 de la referida Decisión.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUN SIGNO COMO MARCA.

Tomando en cuenta que:

(i) El señor Douglas Salazar Medina presentólas siguientes solicitudes de registro del sig-no “MAC DOOGLAS” (denominativo): (i) paradistinguir “servicios de restauración (alimen-tación); hospedaje temporal, esencialmentelos servicios prestados por personas o esta-blecimientos cuyo fin es preparar alimentos ybebidas para el consumo”, comprendidos enla clase 43 de la Clasificación Internacionalde Niza; (ii) para distinguir “carne, pescado,aves y caza, extractos de carne, frutas y le-gumbres en conserva, secas y cocidas, ja-leas, mermeladas, compotas, huevos, lechey productos lácteos, aceites y grasas co-mestibles”, comprendidos en la clase 29 dela Clasificación Internacional de Niza; y, (iii)para distinguir “publicidad; gestión de nego-cios comerciales; administración comercial;trabajos de oficina”, comprendidos en la cla-se 35 de la Clasificación Internacional deNiza.


(ii) La sociedad McDonald’s International Pro-perty Company, Ltd. formuló oposición a lassolicitudes de registro, se fundamentó en elregistro previo de sus marcas “McDONALD’S”(denominativa y mixta) en las clases 29, 30,31, 32, 35 y 43 de la Clasificación Internacio-nal y en la notoriedad de dichas marcas.

En tal virtud, se hará referencia a la identidad yla semejanza de un signo con una marca.

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca lossignos que sean idénticos o similares entre sí,conforme lo establece el literal a) del artículo136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, perte-necientes a otra empresa o persona; es de-cir, el titular del registro goza de la facultadde exclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de opo-nerse a que terceros no autorizados por élhagan uso de la marca”. 1

Ha enfatizado además en sus pronunciamien-tos este Órgano acerca del cuidado que se debetener al realizar el estudio entre dos signos paradeterminar si entre ellos se presenta el riesgode confusión o de asociación. Esto, por cuantola labor de determinar si una marca es confun-dible con otra, presenta diferentes matices ycomplejidades, según que entre los signos enproceso de comparación exista identidad o si-militud y según la clase de productos o deservicios a los que cada uno de esos signospretenda distinguir. En los casos en los que lasmarcas no sólo sean idénticas sino que tenganpor objeto individualizar unos mismos produc-tos o servicios, el riesgo de confusión seríaabsoluto. Cuando se trata de simple similitud, elexamen requiere de mayor profundidad, con elobjeto de llegar a las determinaciones en estecontexto, así mismo, con la mayor precisión po-sible.

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes, han de establecer-la en base a principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

La jurisprudencia de este Órgano JurisdiccionalComunitario ha señalado que para valorar lasimilitud marcaria y el riesgo de confusión esnecesario, en términos generales, considerarlos siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la co-incidencia de letras entre los segmentos a com-pararse, en los cuales la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número desílabas, las raíces, o las terminaciones comu-nes, pueden inducir en mayor grado a que laconfusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signosque al ser pronunciados tienen un sonido simi-lar. La determinación de tal similitud depende,entre otros elementos, de la identidad en la sí-laba tónica o de la coincidencia en las raíces oterminaciones; sin embargo, deben tenerse tam-bién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del contenido o del parecido conceptualde los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E IN-DIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-cia, ha manifestado que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la exis-tencia del riesgo de confusión para que se con-figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-

1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.


dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. 2

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión o de asociación será necesario determi-nar si existe identidad o semejanza entre lossignos en disputa, tanto entre sí como en rela-ción con los productos o servicios distinguidospor ellos, y considerar la situación de los con-sumidores o usuarios, la cual variará en funciónde los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o usarun servicio determinado en la creencia de queestá comprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracte-rizada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común. 3

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los produc-tos o servicios que cada una de ellos ampara,serían los siguientes: (i) que exista identidadentre los signos en disputa y también entre losproductos o servicios distinguidos por ellos; (ii)o identidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos. 4

También es importante tener en cuenta queademás del riesgo de confusión, que se buscaevitar en los consumidores con la existencia enel mercado de marcas idénticas o similares, laDecisión 486 se refiere al denominado «riesgo

de asociación», en particular, los artículos 136literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal haexpresado que “El riesgo de asociación es laposibilidad de que el consumidor, que aunquediferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo pienseque el productor de dicho producto y otra empre-sa tienen una relación o vinculación económi-ca”. 5

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro origen empresarial distinto, ya que con lasola posibilidad del surgimiento de dicho ries-go, los empresarios se beneficiarían sobre labase de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios:

“El primero, la confusión visual, la cual radi-ca en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los deforma. El segundo, la confusión auditiva, endonde juega un papel determinante, la per-cepción sonora que pueda tener el consumi-dor respecto de la denominación aunque enalgunos casos vistas desde una perspectivagráfica sean diferentes, auditivamente la ideaes de la misma denominación o marca. Eltercer y último criterio, es la confusión ideoló-gica, que conlleva a la persona a relacionar elsigno o denominación con el contenido o sig-nificado real del mismo, o mejor, en este pun-to no se tiene en cuenta los aspectos mate-riales o auditivos, sino que se atiende a lacomprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. 6

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJOMARCARIO.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadas

2 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubrede 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUS-TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


en la doctrina de Breuer Moreno para realizar elcotejo entre signos distintivos:

Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presun-to y tener en cuenta la naturaleza de los pro-ductos. 7

El Tribunal ha precisado en sus sentencias lautilidad y aplicación de los parámetros indica-dos, los cuales pueden orientar a quien los apli-ca en la solución del caso concreto. Dichoscriterios se han resumido en cuatro reglas bási-cas que se estiman de gran utilidad en el proce-so de comparación entre signos distintivos, así:

a) La confusión resulta de la impresiónde conjunto despertada por las mar-cas. Esta primera regla es la que se haconsiderado de mayor importancia, exigeel cotejo en conjunto de la marca, criterioválido para la comparación de marcas detodo tipo o clase. Esta visión general o deconjunto de la marca es la impresión queel consumidor medio tiene sobre la mismay que puede llevarlo a confusión frente aotras marcas semejantes que se encuen-tren disponibles en el comercio.

b) Las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea. En lacomparación marcaria debe emplearse elmétodo de cotejo sucesivo entre las mar-cas, esto es, no cabe el análisis simultá-neo, en razón de que el consumidor noanaliza simultáneamente las marcas, sinoque lo hace en forma individualizada.

c) Quien aprecie la semejanza deberá co-locarse en el lugar del comprador pre-

sunto, tomando en cuenta la naturale-za del producto. Comoquiera que quien,en último término, puede ser objeto de laconfusión es la persona que compra elproducto o recibe el servicio, el juez o ad-ministrador, al momento de realizar el co-tejo debe situarse frente a los productosdesignados por las marcas en conflictocomo si fuera un consumidor o un usuario,para poder evaluar con el mayor acierto sise presentan entre ellas similitudes tannotorias que induzcan al error en la esco-gencia.

d) Deben tenerse en cuenta, así mismo,más las semejanzas que las diferen-cias que existan entre las marcas quese comparan. La similitud general entredos marcas no depende de los elementosdistintos que aparezcan en ellas, sino delos elementos semejantes o de la seme-jante disposición de esos elementos.

3.5. CLASES DE MARCAS.

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFI-CAS y las MIXTAS, en atención a la estructuradel signo.

En este contexto, tomando en cuenta que lossignos en controversia “MAC DOOGLAS” (de-nominativo) y “McDONALD’S” (denominativoy mixto); el Tribunal considera convenienteexaminar lo concerniente a las marcas deno-minativas y mixtas, por corresponder a las cla-ses de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas, llamadas tam-bién nominales o verbales, utilizan expresionesacústicas o fonéticas, formadas por una o va-rias letras, palabras o números, individual oconjuntamente estructurados, que integran unconjunto o un todo pronunciable, que puede ono tener significado conceptual. Este tipo demarcas se subdividen en: sugestivas que sonlas que tienen una connotación conceptual queevoca ciertas cualidades o funciones del pro-ducto identificado por la marca; y, arbitrariasque no manifiestan conexión alguna entre susignificado y la naturaleza, cualidades y fun-ciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su con-junto, producen en el consumidor una idea so-

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires. Pág. 351 y ss.


bre la marca que le permite diferenciarla de lasotras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes crite-rios, elaborados en torno a la comparación demarcas denominativas, los que han sido reco-gidos en varios pronunciamientos del Tribunal,como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio de des-tacar aquellos elementos dotados de espe-cial eficacia caracterizante, atribuyendo me-nos valor a los que ofrezcan atenuada fun-ción diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica delas mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva pa-ra fijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denomina-tivas hay que tratar de encontrar la dimen-sión más característica de las denominacio-nes confrontadas: la dimensión que con ma-yor fuerza y profundidad penetra en la mentedel consumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 8

Dentro de las marcas denominativas están lasdenominativas compuestas, que son las in-tegradas por dos o más palabras. Al respecto,el Tribunal ha establecido que: “No existe pro-hibición alguna para que los signos a registrar-se adopten, entre otras, cualquiera de estasformas: se compongan de una palabra com-puesta, o de dos o más palabras, con o sin sig-

nificación conceptual, con o sin el acompaña-miento de un gráfico (...)”. 9

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos, al ser apre-ciados en su conjunto, produce en el consumi-dor una idea sobre la marca que le permitediferenciarla de las demás existentes en el mer-cado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta esuna unidad, en la cual se ha solicitado el regis-tro del elemento nominativo como el gráfico,como uno solo. Cuando se otorga el registro dela marca mixta se la protege en su integridad yno a sus elementos por separado”. 10

El Juez Consultante, al realizar la comparaciónentre marcas denominativas compuestas y mix-tas debe identificar, como ha sido dicho, cuál delos elementos prevalece y tiene mayor influen-cia en la mente del consumidor, si el denomina-tivo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrinaespecializada, “en el análisis de una marcamixta hay que esforzarse por encontrar la di-mensión más característica de la misma: ladimensión que con mayor fuerza y profundidadpenetra en la mente del consumidor; y que, porlo mismo, determina la impresión general que lamarca mixta va a suscitar en los consumido-res”. 11

En consecuencia, si en la marca comparadapredomina el elemento verbal, debe procederseal cotejo de los signos aplicando las reglas quepara ese propósito ha establecido la doctrina yexpresadas en la presente interpretación preju-dicial; y, si por otro lado, en la misma predomi-na el elemento gráfico frente al denominativo, enprincipio, no habría lugar a la confusión entre lasmarcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamen-te en el ámbito comercial.

8 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DELDERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. Es-paña 1984. Págs. 199 y SS.

9 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

10 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJAVIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.

11 Proceso 46-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1644de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSIS-TANCE” (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.


3.6. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. PAR-TÍCULAS DE USO COMÚN. LA MARCADÉBIL.

Signos en idioma extranjero.

En el presente caso, la sociedad McDonald’sInternational Property Company, Ltd. adujoque las marcas en controversia “Conceptualmen-te evocan en el consumidor una misma idea:una marca conformada por un nombre de origenextranjero”; en tal virtud se hará referencia altema de los signos en idioma extranjero.

En el caso del signo integrado por una o máspalabras o partículas en idioma extranjero, esde presumir que el significado de éstas no formaparte del conocimiento común, por lo que cabeconsiderarlas como de fantasía y, en conse-cuencia, procede el registro como marca de ladenominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extran-jero no será registrable si el significado concep-tual de las palabras o partículas que la integranse ha hecho del conocimiento de la mayoría delpúblico consumidor o usuario, habiéndose ge-neralizado su uso, y si se trata de vocablosgenéricos, descriptivos o de uso común.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, enlos términos siguientes: “(...) cuando la deno-minación se exprese en idioma que sirva de raízal vocablo equivalente en la lengua española alde la marca examinada, su grado de genericidado descriptividad deberá medirse como si setratara de una expresión local, lo cual sucedefrecuentemente con las expresiones en idiomaslatinos como el italiano o el francés que porhablarse o entenderse con mayor frecuenciaentre personas de habla hispana o por tenersimilitud fonética, son de fácil comprensión parael ciudadano común”. 12

En el proceso No. 113-IP-2012, interpretaciónprejudicial de 12 de septiembre de 1012, mar-ca: “MC KEBAB” (mixta), el Tribunal hizo unarelación de conexión competitiva con los signosde uso común en idioma extranjero. Expresó losiguiente:

“(…) lo que es descriptivo, genérico o de usocomún en una clase determinada puede noserlo así en otra; los términos comunes ousuales, por ejemplo, en materia de serviciosmecánicos pueden no serlo en servicios derestaurantes o comida, y a la inversa. Sinembargo, es muy importante tener en cuentaque hay productos y servicios que tienen unaestrecha relación o conexión competitiva y,de conformidad con esto, analizando la men-cionada conexión se podría establecer si elestatus de descriptivo, genérico o de uso co-mún en una clase afecta la registrabilidad delsigno en clases conexas o relacionadas. 13

Esto es muy importante porque en productoso servicios con íntima conexión competitiva

112 Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de2002. G.O.A.C. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002,marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

13 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para anali-zar la conexión competitiva:

“a) La inclusión de los productos en una mismaclase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se li-mita el registro a uno o varios de los productos deuna clase del nomenclátor, perdiendo su valor alproducirse el registro para toda la clase. En elcaso de la limitación, la prueba para demostrarque entre los productos que constan en dicha cla-se no son similares o no guardan similitud paraimpedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares decomercialización o expendio de productos que in-fluyen escasamente para que pueda producirse suconexión competitiva, como sería el caso de lasgrandes cadenas o tiendas o supermercados enlos cuales se distribuye toda clase de bienes ypasa desapercibido para el consumidor la simili-tud de un producto con otro. En cambio, se daríatal conexión competitiva, en tiendas o almacenesespecializados en la venta de determinados bie-nes. Igual confusión se daría en pequeños sitiosde expendio donde marcas similares pueden serconfundidas cuando los productos guardan tam-bién una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios decomercialización o distribución tienen relación conlos medios de difusión de los productos. Si losmismos productos se difunden por la publicidadgeneral- radio televisión y prensa-, presumiblementese presentaría una conexión competitiva, o losproductos serían competitivamente conexos. Porotro lado, si la difusión es restringida por medio derevistas especializadas, comunicación directa, bo-letines, mensajes telefónicos, etc., la conexióncompetitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Ciertarelación entre los productos puede crear una co-nexión competitiva. En efecto, no es lo mismo ven-der en una misma tienda cocinas y refrigeradoras,que vender en otra helados y muebles; en conse-cuencia, esa relación entre los productos comer-cializados también influye en la asociación que elconsumidor haga del origen empresarial de los


la información comercial se cruza, lo que ha-ce imposible que un comerciante se apropiede un signo que en manejo ordinario de losnegocios también pueda ser utilizado por loscomerciantes de productos o servicios ínti-mamente relacionados”.

Asimismo, si el signo en idioma extranjero seencuentra integrado, entre otros vocablos, poruna o más palabras o partículas de uso común,su presencia no impedirá el registro de la deno-minación, caso que el conjunto del signo sehalle provisto de otros elementos que lo dotende distintividad suficiente. Y puesto que el voca-blo de uso común no es apropiable en exclusi-va, el titular de la marca que la posea no podráimpedir su inclusión en otro signo, ni fundamen-tar en esta única circunstancia el riesgo deconfusión entre las denominaciones en conflic-to.

Partículas de uso común. La marca débil:

Tomando en cuenta que la sociedad McDo-nald’s International Property Company,Ltd., argumentó que “No es cierto, no se probóque el prefijo Mac o Mc, en el renglón de losservicios de comidas rápidas, sea de uso co-mún, ni mucho menos que sea de uso diarioentre los empresarios de tal sector” y que “No

es cierto ni se probó que en Colombia coexis-tan pacíficamente numerosas marcas que com-partan la partícula MAC en el sector de las co-midas rápidas. Se limita la Superintendencia acitar solo un ejemplo (MAC POLLO EXPRESS),que no se usa en el sector de comidas rápidas,pero aún en el caso de que se usará (sic) en talsector, ello no es suficiente argumento paraafirmar que tal partícula es de uso común, puespara ello se requiere la concurrencia de numero-sas marcas que compartan el mismo elemento,cuya titularidad pertenezca a diferentes titula-res y que se apliquen al mismo ramo de nego-cios”; y, que la Superintendencia de Indus-tria y Comercio, al respecto, observó que “(…)las expresiones Mc y MAC, son a su vez ina-propiables dado que existen numerosos regis-tros marcarios anteriores, de diferentes titula-res que contienen dicha partícula, (…)”; devie-ne necesario referirse al tema de partículas deuso común y la marca débil.

Al conformar una marca, su creador puede va-lerse de toda clase de elementos como: par-tículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces oterminaciones, que individualmente considera-das pueden estimarse como expresiones deuso común, por lo que no pueden ser objeto demonopolio o dominio absoluto por persona al-guna.

Es claro que el titular de una marca que lleveincluida una expresión de tal naturaleza no tie-ne un dominio exclusivo sobre ella y, en conse-cuencia, no está facultado por la ley para im-pedir que terceros puedan utilizar dicha expre-sión en combinación de otros elementos en laconformación de signos marcarios, siempre queel resultado sea suficientemente distintivo a finde no crear riesgo confusión.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la si-guiente manera:

“Una marca puede incluir en su conjunto pa-labras que individualmente consideradaspueden estimarse como expresiones de usocomún, y que por ser tales no pueden ser ob-jeto de monopolio por persona alguna. Porello el titular de una marca que lleve incluidauna expresión de tal naturaleza no está legal-mente facultado para oponerse a que terce-ros puedan utilizar dicha expresión, en com-binación de otros elementos en la conforma-ción de signos marcarios, siempre que el re-

productos relacionados, lo que eventualmente puedellevarlo a confusión en caso de que esa similitudsea tal que el consumidor medio de dichos produc-tos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos:Los productos que comúnmente se puedan utilizarconjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pue-den dar lugar a confusión respecto al origen em-presarial, ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismo empresario.La complementariedad entre los productos debeentenderse en forma directa, es decir, que el usode un producto puede suponer el uso necesariodel otro, o que sin un producto no puede utilizarseel otro o su utilización no sería la de su últimafinalidad o función.

Mismo género de los productos: Pese a que pue-dan encontrarse en diferentes clases y cumplirdistintas funciones o finalidades, si tienen simila-res características, existe la posibilidad de que seorigine el riesgo de confusión al estar identifica-dos por marcas también similares o idénticas (porejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIO-NAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembrede 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).


sultado sea original y lo suficientemente dis-tintivo a fin de no crear confusión.” 14

Al realizar el examen comparativo de marcasque se encuentran conformadas por partículasde uso común, éstas no deben ser considera-das a efecto de determinar si existe confusión,siendo ésta una circunstancia de excepción a laregla de que el cotejo de las marcas debe reali-zarse atendiendo a una simple visión de conjun-to de los signos que se enfrentan, donde el todoprevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas porpartículas de uso común, la distintividad se bus-ca en el elemento diferente que integra el signo,ya que dichas expresiones son marcariamentedébiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza eltitular de la marca descarta que partículas nece-sarias o usuales pertenecientes al dominio pú-blico puedan ser utilizadas únicamente por untitular marcario, ya que al ser esos vocablosusuales, no se puede impedir que el público engeneral los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento deuso común sabe que tendrá que coexistir conlas marcas anteriores, y con las que se hande solicitar en el futuro. Y sabe también quesiempre existirá entre las marcas así configu-radas el parecido que se deriva, necesaria-mente, de las partículas coparticipadas in-susceptibles de privilegio marcario. Esto ne-cesariamente tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo. Y por ello se hadicho que esos elementos de uso común sonmarcariamente débiles.” 15

3.7. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTECONOCIDOS.

Tomando en cuenta que en el presente caso, lasociedad McDonald’s International Proper-

ty Company, Ltd. argumentó que “La marcaMcDONALD’S es notoriamente conocida en elmercado colombiano para identificar comidasrápidas y los establecimientos en los cualesellos comercializan, en el período comprendidoentre los años 2001 y 2006, es decir, desde unafecha muy anterior a la de las solicitudes de re-gistro de la marca MAC DOOGLAS”; y, que laSuperintendencia de Industria y Comercio,al respecto, expresó que “(…) la Superintenden-cia de Industria y Comercio consideró que aun-que las pruebas aportadas por la demandanteen su oportunidad, pudieron demostrar la noto-riedad de la marca McDonald’s, no concurrenlos presupuestos para que se configure la cau-sal de irregistrabilidad (…), dado que la marcasolicitada en registro (…) no constituye una re-producción, imitación, traducción, transliteracióno transcripción de las marcas de la demandan-te”, deviene necesario referirse a dicho tema.

Concepto y Prueba de los signos notorios.

La Decisión 486 en su artículo 224 entiendecomo signo distintivo notoriamente conocido aaquel que sea reconocido como tal en cualquierPaís Miembro por el sector pertinente, indepen-dientemente de la manera o el medio por el cualse hubiese hecho conocido. En la marca noto-riamente conocida convergen su difusión entreel público consumidor del producto o servicio alque la marca se refiere proveniente del uso in-tensivo de la misma y su consiguiente recono-cimiento dentro de los círculos interesados porla calidad de los productos o servicios que ellaampara, ya que ningún consumidor recordará nidifundirá el conocimiento de la marca cuandolos productos o servicios por ella protegidos nosatisfagan las necesidades del consumidor, com-prador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analizaalgunos factores que se deberán tomar en cuen-ta para determinar la notoriedad de una marca,estos factores influyen decisivamente para queadquiera el carácter de notoria, ya que así elconsumidor reconocerá y asignará dicha carac-terística debido al esfuerzo que el titular de lamisma realice para elevarla de la categoría demarca común u ordinaria al status de notoria. Alrespecto, Jorge Otamendi señala que: “La no-toriedad es un grado superior al que llegan po-cas marcas. Es una aspiración que los titula-res marcarios siempre tienen. El lograr ese sta-tus implica un nivel de aceptación por parte del

14 Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 dejunio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16de agosto de 2005. Marca: “U.S. ROBOTICS”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

15 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág.215.


público que sólo es consecuencia del éxito queha tenido el producto o servicio que las marcasdistinguen” 16.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, lamarca notoria es “aquella que goza de difusióno –lo que es lo mismo- es conocida por los con-sumidores de la clase de productos a los que seaplica la marca. La difusión entre el sector co-rrespondiente de los consumidores es el presu-puesto de la notoriedad de la marca” 17. El Profe-sor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema,define a la marca notoriamente conocida como:“aquella marca que goza de difusión y ha logra-do el reconocimiento de los círculos interesa-dos (los consumidores y los competidores). Deesta definición se desprende que son dos lasnotas fundamentales que caracterizan este tipode marcas: un determinado grado de difusión yel reconocimiento en el mercado por los círcu-los interesados como signo indicador del origenempresarial del correspondiente producto o ser-vicio” 18.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoriacomo aquella que reúne la calidad de ser cono-cida por una colectividad de individuos pertene-cientes a un determinado grupo de consumido-res o usuarios del tipo de bienes o de serviciosa los que les es aplicable, porque se encuentraampliamente difundida entre dicho grupo. Asi-mismo, el Tribunal ha manifestado:

“(…) la protección especial que se otorga ala marca notoriamente conocida se extiende–caso de haber riesgo de confusión por simi-litud con un signo pendiente de registro- conindependencia de la clase a que pertenezcael producto de que se trate y del territorio enque haya sido registrada, pues se busca pre-venir el aprovechamiento indebido de la repu-tación de la marca notoria, así como impedirel perjuicio que el registro del signo similarpudiera causar a la fuerza distintiva o a lareputación de aquella”. 19

La notoriedad de la marca no se presume, debeser probada, por quien alega ese estatus. Alrespecto, el Tribunal recogiendo criterios doc-trinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia:“En la concepción proteccionista de la marcanotoria, ésta tiene esa clasificación para efec-tos de otorgarle otros derechos que no los tie-nen las marcas comunes, pero eso no significaque la notoriedad surja de la marca por sí sola,o que para su reconocimiento legal no tenganque probarse las circunstancias que precisa-mente han dado a la marca ese status” 20.

El reconocimiento de dicha notoriedad, corres-ponde otorgarlo a la autoridad nacional compe-tente, con fundamento en el artículo 228 de laDecisión 486, para que se pueda determinar siuna marca es notoriamente conocida se debetener en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miem-bros del sector pertinente dentro de cual-quier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su promoción, dentro o fuera decualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada parapromoverlo, o para promover el estableci-miento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miem-bro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adqui-rida del signo;

g) el valor contable del signo como activoempresarial;

16 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis.Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p.341.

17 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32.18 OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la mar-

ca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Se-minario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

19 Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147,de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

20 Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


h) el volumen de pedidos de personas intere-sadas en obtener una franquicia o licenciadel signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativasde fabricación, compras o almacenamien-to por el titular del signo en el País Miem-bro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional;o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier re-gistro o solicitud de registro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extran-jero”.

Prohibición del registro de signos notoria-mente conocidos de terceros.

Por su parte, el literal h) del artículo 136 de laDecisión 486 prohíbe el registro como marca deun signo que reproduzca, imite, traduzca, trans-litere o transcriba un signo notoriamente cono-cido cuyo titular sea un tercero, cualesquieraque sean los productos o servicios a los que seaplique el signo, cuando su uso pueda causarun riesgo de confusión o de asociación, aprove-chamiento injusto del prestigio del signo o ladilución de su fuerza distintiva o de su valorcomercial.

La normativa comunitaria prevé que el titular deun signo distintivo notoriamente conocido podráacudir ante la autoridad nacional competentepara prohibir su uso a terceros. Además, eltitular de un signo distintivo notoriamente cono-cido podrá impedir a terceros realizar los actosindicados en el artículo 155 de la Decisión 486,éstos son:

“(…) los actos de aplicar o colocar dicho sig-no, o un signo idéntico o semejante, sobreproductos para los cuales haya sido registra-do, o sobre los envases, envolturas, embala-jes o acondicionamientos de tales productos(literal a), así como suprimir o modificar lamarca con fines comerciales sobre los pro-ductos ya nombrados (literal b); los de fabri-car, comercializar o detentar etiquetas, en-vases, envolturas, embalajes u otros mate-riales que reproduzcan o contengan la marca(literal c), los de usar en el comercio un sig-no idéntico o semejante respecto de cuales-quiera productos o servicios, caso que taluso pudiera causar un riesgo de confusión o

de asociación (literal d); los de usar en elcomercio un signo idéntico o similar a unamarca notoriamente conocida respecto de cua-lesquiera productos o servicios, cuando estopudiese causar un engaño económico o co-mercial injusto por razón de una dilución dela fuerza distintiva (literal e); y, los de usarpúblicamente un signo idéntico o similar auna marca notoriamente conocida, aún parafines no comerciales, cuando ello pudiesecausar dilución de la fuerza distintiva o delvalor comercial o publicitario de la marca; oun aprovechamiento injusto de su prestigio(literal f). Sin embargo, estas prohibicionesno impiden a los terceros el uso de la marcapara anunciar, ofrecer en venta o indicar laexistencia o disponibilidad de productos oservicios legítimamente marcados, o para in-dicar la compatibilidad o adecuación de pie-zas de recambio o de accesorios utilizablescon los productos de la marca registrada,siempre que tal uso sea de buena fe, se llevea cabo con el propósito de informar al públi-co, y no sea susceptible de inducirlo a con-fusión sobre el origen empresarial de talesproductos o servicios (artículo 157). Asimis-mo, las prohibiciones no impiden a los terce-ros realizar actos de comercio sobre los pro-ductos amparados por la marca, después dehaber sido introducidos en el comercio decualquier país por el titular del registro, o porotra persona con el consentimiento del titu-lar, o vinculada económicamente a él, enparticular cuando los productos, y sus enva-ses o embalajes de contacto directo, no ha-yan sufrido modificación, alteración o dete-rioro (artículo 158)” 21.

Asimismo, el Tribunal considera que “Dentro delconflicto suscitado entre una marca notoria-mente conocida y una marca común, el puntoesencial radica en determinar el momento enque la marca notoriamente conocida debe tenertal calidad a fin, o bien de impugnar con ella unregistro o bien para hacer valer preferentementelos derechos que confiere la norma cuando seha registrado una marca (…)” 22.

21 Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº.1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competenciadesleal. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.

22 Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de7 de marzo de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


En relación con los principios de especia-lidad, territorialidad y de uso real y efectivode la marca.

El Tribunal, ha establecido que la protección dela marca notoria va más allá de los principiosbásicos de especialidad y territorialidad. En re-lación con la regulación que establece la Deci-sión 486, Régimen Común de Propiedad Indus-trial, la protección de los signos notoriamenteconocidos se da de una manera aún más am-plia.

En efecto, en relación con los principios de es-pecialidad, territorialidad y uso real y efectivo dela marca, el Título XII de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, junto con elartículo 136, literal h), de la misma Decisión,conforman el conjunto normativo que consagrala protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principiode especialidad; ello implica que el examina-dor, en caso de presentarse conflicto entre elsigno a registrar y un signo notoriamente cono-cido, establecerá, de conformidad con el artícu-lo 136, literal h) mencionado, el riesgo de aso-ciación, el de uso parasitario y el de dilución, in-dependientemente de la clase en la que se pre-tenda registrar el signo idéntico o similar a lamarca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, de lapropia definición que trae el artículo 224 de laDecisión 486, se desprende que no se negarála calidad de notorio al signo que no lo sea en elPaís Miembro donde se solicita la protección;basta con que sea notorio en cualquiera de losPaíses Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en elartículo 229, literal a), no se negará la calidadde notorio y su protección por el sólo hecho deno encontrarse registrado o en trámite de regis-tro en el País Miembro o en el extranjero. Por lotanto, un signo puede ser protegido como noto-rio así no se encuentre registrado en el respec-tivo País Miembro y, en consecuencia, se brin-da protección a los signos que alcancen elcarácter de notorios, aunque no se encuentrenregistrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Deci-sión 486 a la marca notoria, va más allá de laexigencia del uso real y efectivo de las mar-

cas, la cual sustenta figuras como la cancela-ción del registro de la marca por no uso. Enefecto, el artículo 229, literal b), dispone que nose negará el carácter de notorio de un signo porel sólo hecho de que no se haya usado o no seesté usando para distinguir productos o servi-cios, o para identificar actividades o estableci-mientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar quelos competidores se aprovechen del esfuerzoempresarial ajeno y que, de una manera parasi-taria, usufructúen el prestigio ganado por unamarca notoria, que aunque no se haya usado ono esté siendo usada en el respectivo PaísMiembro, continúa siendo notoria en otros Paí-ses. Se advierte, sin embargo, que la prueba dela notoriedad del signo deberá atender a crite-rios diferentes al del uso del signo en el merca-do, deberá dar cumplimiento a lo indicado en elartículo 228 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina.

En relación con los diferentes tipos de ries-gos. El riesgo de dilución de la marca noto-ria.

En relación con los diferentes tipos de riesgos alos que se exponen los signos distintivos en elmercado, la doctrina tradicionalmente se ha re-ferido, por lo general, a dos clases de riesgos:el de confusión y el de asociación, aunque ac-tualmente la lista se ha extendido y se han cla-sificado otro tipo de riesgos, con el objetivo deproteger los signos distintivos según su gradode notoriedad.

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la pro-tección de los signos notoriamente conocidos,consagrando cuatro riesgos de los que se lesdebe resguardar; de conformidad con los artícu-los 136 literal h), y 226 literales a), b), y c),éstos son: el riesgo de confusión, el de asocia-ción, el de dilución y el de uso parasitario. ElTribunal, en relación a la marca notoria, dentrodel proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgosque se podrían generar, a saber:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).


El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de queel uso de otros signos idénticos o similarescause el debilitamiento de la altísima capaci-dad distintiva que el signo notoriamente co-nocido ha ganado en el mercado, aunque seuse para productos que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara elsigno notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario esla posibilidad de que un competidor parasita-rio se aproveche injustamente del prestigiode los signos notoriamente conocidos, aun-que la acción se realice sobre productos oservicios que no tengan ningún grado deconexidad con los que ampara el signo noto-riamente conocido”.

En relación con los riesgos de confusión y deasociación, se pretende evitar que el públicoconsumidor (i) Al adquirir determinado productocrea que está adquiriendo otro; (ii) No tengaclaro el origen empresarial del signo notoria-mente conocido; (iii) Piense que las empresasproductoras tiene algún grado de vinculación.

En relación con el riesgo de dilución, que por logeneral ha estado ligado con la protección de lamarca renombrada, la doctrina ha dicho lo si-guiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo dedilución se proyecta sobre las conductasadhesivas respecto a las marcas de alto re-nombre susceptibles de perjudicar la posi-ción competitiva de su legítimo titular me-diante el debilitamiento de su extraordinariacapacidad distintiva ganada a través de lapropia eficiencia”. 23

Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernán-dez Novoa ha establecido o siguiente:

“Un factor básico del debilitamiento de lamarca renombrada será patente en el casode que un tercero lesione los legítimos inte-

reses del titular de la marca renombrada. Lalesión o perjuicio de los intereses del titularde la marca renombrada será patente en elcaso de que un tercero emplee una marcaidéntica o muy semejante a la marca renom-brada para designar productos de bajo preciode calidad inferior.

(…)

En líneas generales cabe señalar que el dañoque acecha a la empresa titular de la marcarenombra es la progresiva destrucción de lafuerza distintiva de la marca que inevitable-mente se produciría si proliferasen las em-presas no competidoras que utilizasen unamarca idéntica o muy semejante a la marcarenombrada”. 24

Es importante tener en cuenta que, en el actualrégimen comunitario andino de propiedad inte-lectual, no se diferencia entre marca renombra-da y marca notoria a efectos de su proteccióncontra los diferentes riesgos en el mercado. Portal motivo, la protección contra el riesgo de di-lución en la Decisión 486 es predicable tanto dela marca notoria como de la marca renombra-da, ya que, como se indicó, el actual régimencontemplado en la Decisión 486 no estableceuna distinción entre las dos clases de marcas.

Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el ries-go de dilución de las marcas notorias, hacereferencia a la sentencia STJCE de 18 de juniode 2009, asunto C-487/07 (L’Oreal), y expresaque:

“En lo relativo al perjuicio causado al carácterdistintivo de la marca, denominado igualmen-te ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’,dicho perjuicio consiste en la debilitación dela capacidad de dicha marca para identificarcomo procedentes de su titular los productoso servicios para los que se registró, ya que eluso del signo idéntico o similar por el terceroda lugar a la dispersión de la identidad de lamarca y de su presencia en la mente del pú-blico” 25.

23 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LAMARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España,1995. Pág. 283.

24 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob. Cit. págs. 307 y308.

25 SANCHO GARGALLO, Ignacio. “ALCANCE DE LA PRO-TECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA JURISPRU-DENCIA COMUNITARIA”. En “PROBLEMAS ACTUALESDE DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. I Jorna-da de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudiosde Derecho Mercantil. España. P. 151.


Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirseque la misma marca sea registrada para produc-tos diferentes, ella será incapaz de evocar unorigen determinado, habrá perdido su poder dis-tintivo” 26.

En este sentido, el juez consultante debe anali-zar si el signo “MAC DOOGLAS” (denominativo)podría causar riesgo de dilución de la capacidaddistintiva de las marcas notorias de la sociedadMcDonald’s International Property Company.

Por último, en relación con el riesgo de usoparasitario, se protege al signo notoriamenteconocido contra el aprovechamiento injusto desu prestigio por parte de terceros, sin importar,al igual que en el caso anterior, los productos oservicios que se amparen. Lo expuesto, estáligado a la función publicitaria de la marca, perose diferencia del riesgo de dilución en que lafinalidad del competidor parasitario es única-mente un aprovechamiento de la reputación, sinnecesidad de presentar un debilitamiento de lacapacidad distintiva de la marca notoriamenteconocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidorparasitario es claro: o bien la similitud entrelos signos, aunque no medie similitud entrelas prestaciones y sin provocar falsa repre-sentación alguna respecto del origen, sirvepara establecer una relación intelectual queatrae la atención del público consumidor deforma superior a la que alcanzaría con el em-pleo de un signo renombrado; o bien la seme-janza depara la transmisión consciente o in-consciente de la reputación que simboliza elsigno pese a la falta de semejanza de losproductos del competidor con los originarios.En ambos casos la apropiación aprovechalos esfuerzos publicitarios del legítimo titularo el valioso caudal informativo que el consu-midor asocia al signo”. 27

El Juez Consultante, en caso de no haberseprobado la notoriedad de las marcas de la so-ciedad McDonald’s International Property Com-pany, debe entrar a determinar la existencia de

conexión competitiva entre los productos y ser-vicios enfrentados.

3.8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

Tomando en cuenta que el señor Douglas Sala-zar Medina presentó solicitudes de registro delsigno “MAC DOOGLAS” (denominativo) para dis-tinguir servicios de la clase 43, productos de laclase 29 y servicios de la clase 35, en su orden;y que la sociedad McDonald’s International Pro-perty Company, Ltd. formuló oposición a lassolicitudes de registro y se fundamentó en elregistro previo de sus marcas “McDONALD’S”(denominativa y mixta) en las clases 29, 30, 31,32, 35 y 43 de la Clasificación Internacional;deviene necesario referirse al tema de la co-nexión competitiva entre productos y servicios.

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algu-nas pautas o criterios que pueden llevar a esta-blecer o fijar cuándo se da la conexión competi-tiva entre los productos y servicios.

El hecho de que los productos y los serviciosposean finalidades idénticas o afines podríaconstituir un indicio de conexión competitivaentre ellos, pues tal circunstancia podría darlugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández No-voa, para determinar la conexión competitivaentre los productos y servicios diferenciados porlos signos confrontados, el aspecto fundamen-tal a tomar en consideración es la finalidad oaplicaciones usuales de los mismos. Igualmen-te, señala el autor, los criterios para determinarsi a través de la finalidad de los productos y losservicios hay o no conexión competitiva, siendoéstos dos; el primero: el principio de la in-tercambiabilidad de los mismos, que tieneque ver con el hecho de si los consumidoresconsideren sustituibles, para las mismas finali-dades, los productos y servicios enfrentados; y,el segundo, el de complementariedad, quealude a la circunstancia de que el uso de unproducto pueda suponer el necesario uso de unservicio, o que sin un servicio no puede utilizar-se otro producto, es decir, que los productos yservicios sean complementarios o vayan a utili-zarse conjuntamente. 28

26 OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis.Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010. P. 354.

27 Ibídem. Pág. 247.28 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp.

242 - 246.


Asimismo, se deberá analizar el grado de co-nexión competitiva existente entre los produc-tos y servicios a que se refieren los signos enconflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogi-do los siguientes factores de análisis:

a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: Esta reglatiene especial interés en el caso sub judicey ocurre cuando se limita el registro a unoo varios de los productos de una clase delnomenclátor, perdiendo su valor al produ-cirse el registro para toda la clase. En elcaso de la limitación, la prueba para de-mostrar que entre los productos que cons-tan en dicha clase no son similares o noguardan similitud para impedir el registro,corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay luga-res de comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competitiva,como sería el caso de las grandes cade-nas o tiendas o supermercados en loscuales se distribuye toda clase de bienesy pasa desapercibido para el consumidorla similitud de un producto con otro. Encambio, se daría tal conexión competitiva,en tiendas o almacenes especializados enla venta de determinados bienes. Igualconfusión se daría en pequeños sitios deexpendio donde marcas similares puedenser confundidas cuando los productos guar-dan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general –radio,televisión y prensa-, presumiblemente sepresentaría una conexión competitiva, olos productos serían competitivamenteconexos. Por otro lado, si la difusión esrestringida por medio de revistas especia-lizadas, comunicación directa, boletines,mensajes telefónicos, etc., la conexión com-petitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre produc-tos: Cierta relación entre los productospuede crear una conexión competitiva. Enefecto, no es lo mismo vender en una mis-ma tienda cocinas y refrigeradoras, que

vender en otra helados y muebles; en con-secuencia, esa relación entre los produc-tos comercializados también influye en laasociación que el consumidor haga delorigen empresarial de los productos rela-cionados, lo que eventualmente puede lle-varlo a confusión en caso de que esa simi-litud sea tal que el consumidor medio dedichos productos asuma que provienen deun mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmentese puedan utilizar conjuntamente (por ejem-plo: puerta y chapa) pueden dar lugar aconfusión respecto al origen empresarial,ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismo em-presario. La complementariedad entre losproductos debe entenderse en forma di-recta, es decir, que el uso de un productopuede suponer el uso necesario del otro, oque sin un producto no puede utilizarse elotro o su utilización no sería la de su últi-ma finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes cla-ses y cumplir distintas funciones o finali-dades, si tienen similares características,existe la posibilidad de que se origine elriesgo de confusión al estar identificadospor marcas también similares o idénticas(por ejemplo: medias de deporte y mediasde vestir).” 29

El Tribunal considera que deben ser aplicadoslos criterios referidos anteriormente y que pue-den conducir a establecer cuándo se da la co-nexión competitiva entre los productos y servi-cios.

También deberá considerarse la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de diferenciar, identificar y seleccio-nar el producto o servicio deseado. Esto a suvez se encuentra relacionado con el grado deatención que presta la persona al momento de

29 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N°114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 deenero de 2004. Proceso Nº 115-IP-2008. Marca: “CALVO”(mixta).


realizar su elección, lo que dependerá del tipode consumidor, a saber, conforme a la doctrina:a) el profesional o experto, b) elitista y experi-mentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debetenerse en cuenta para establecer el posibleriesgo de confusión entre dos marcas, es elllamado ‘consumidor medio’ o sea el consumi-dor común y corriente de determinada clase deproductos, en quien debe suponerse un conoci-miento y una capacidad de percepción corrien-tes (...)”. 30

Finalmente, al referirse los signos en cuestión aproductos y servicios en clases diferentes, elJuez Consultante deberá analizar si se trata, enefecto, de un caso de conexión competitiva.

3.9. LA MARCA DERIVADA.

En el presente proceso, la sociedad McDo-nald’s International Property Company,Ltd. argumentó que “McDonald’s registró conanterioridad, como lo requiere la dinámica de sunegocio, marcas derivadas que se caracterizanpor reivindicar como elemento esencial el prefijoMc o Mac, en combinación con el nombre o unacaracterística del producto que pretende iden-tificarse con la marca en cuestión”; en tal virtud,cabe hacer mención al tema de la marca deriva-da.

Este Tribunal se ha pronunciado en los términossiguientes, al referirse a la figura de la marcaderivada: “en general, resulta admisible que eltitular de una marca registrada goce de la fa-cultad de usar la marca con variaciones no sus-tanciales o respecto de elementos accesorios,sin que este hecho disminuya su protección, afortiori se desprende que el propietario de lamarca inscrita podrá presentar nuevas solicitu-des de registro respecto de signos que constitu-yan una derivación de la marca ya protegida, y,por tanto, del derecho previamente adquirido.Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoceen la legislación española (artículo 9 de la Leyde Marcas de 1988)–, sin embargo, no preten-derán reivindicar productos distintos a los am-parados por el registro previo, pues en este

caso no podrá considerárselas como una mani-festación del derecho conferido por las inscrip-ciones anteriores, sino como un registro total-mente autónomo e independiente, por lo que elsolicitante no podrá pretender que el nuevo re-gistro constituya la derivación de un derechoadquirido”. En el marco de estas consideracio-nes, el Tribunal ha precisado también que: “Elpropietario de la marca inscrita podrá presentarnuevas solicitudes de registro respecto de sig-nos que constituyan una derivación de la marcaya protegida, y por tanto, del derecho previa-mente adquirido, siempre que la nueva solicitudcomprenda la misma marca con variaciones nosustanciales, y, además, que los productos rei-vindicados en la solicitud correspondan a losamparados por la marca ya registrada”. 31

Dentro de la interpretación prejudicial recaídaen el proceso 151-IP-2011, el Tribunal observólo siguiente acerca de la marca derivada y de lamarca derivada de una marca notoria:

“El fenómeno de la marca derivada se diferen-cia claramente de la marcas conformadas poruna partícula de uso común, por un elementodescriptivo o genérico, ya que éstas poseen unelemento de uso general muchas veces nece-sario para identificar cierta clase de productos,o un elemento que describe el género, la cali-dad u otras características de los productos.Por tal razón, el titular de una marca que con-tenga una partícula de uso común, o bien unelemento genérico o descriptivo no puede impe-dir que otros usen esa partícula o elemento enla conformación de otro signo distintivo, a con-trario de lo que sucede con la marca derivada,cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distin-tivo común pueda ser utilizado por otra persona,ya que este elemento distintivo identifica plena-mente los productos que comercializa el titularde la marca derivada, y que genera en el consu-midor la impresión de que tienen un origen co-mún.

Por otro lado, el hecho de que un titular de re-gistro marcario solicite para registro una marca

30 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de1995, caso “DIDA”. Publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de10 de mayo de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

31 Proceso N° 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de juniodel mismo año, caso: “KRYSTAL”. Criterio reiterado enlas sentencias dictadas en los expedientes números91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003,publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo delmismo año, casos: “ALPIN” y “ALPINETTE”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


derivada, no significa que tenga el derecho in-defectible a que se registre dicho signo, ya quela Oficina de Registro Marcario o el Juez Com-petente, en su caso, deberán establecer si cum-ple con todos los requisitos de registrabilidad y,además, que no se encuadre en las causales deirregistrabilidad señaladas en la normativa co-munitaria, en donde es de suma importanciaque no se afecten los derechos del público con-sumidor y de titulares de marcas idénticas osimilares a la que se pretende registrar.

La marca derivada tiene unos efectos importan-tes en relación con la oposición en vía guberna-tiva, ya que ésta no puede referirse únicamenteal elemento distintivo, ya que el elemento distin-tivo proviene de la marca anteriormente regis-trada. Por lo tanto, la oposición debe involucrarlos elementos accesorios y no únicamente elelemento distintivo.

En relación con lo anterior, el Tribunal de Justi-cia, adoptando un criterio doctrinal, se ha mani-festado en varias de sus providencias de la si-guiente manera:

“Sobre el tema el tratadista Carlos Masca-reñas ha indicado que: ‘Aquellas inscritas porel concesionario, que surgen de otra anter-iormente registrada, que incluyan el mismodistintivo principal, pero variando los demásaccidentes o elementos complementarios. Lasmarcas derivadas se inscriben siguiendo lostrámites ordinarios, pero entendiéndose quelos obstáculos que se opongan al registro delas mismas, sólo podrán referirse a los ele-mentos accidentales o complementarios aña-didos y no al distintivo principal, al constaréste ya previamente registrado y quedar portanto fuera de toda discusión’. (Mascareñas,Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. EditorF. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado enel Proceso 95-IP-2002)”. (Proceso 108-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de no-viembre de 2003, publicada en la Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena N° 1029, de 16de enero de 2004). 32

Lo anterior no significa que se rompa el princi-pio de que el análisis de las marcas denomina-

tivas deba hacerse atendiendo a una visión enconjunto, sino que la oposición u observaciónen la vía gubernativa no puede referirse única-mente al elemento distintivo principal.

Merece especial importancia el hecho de que lamarca derivada provenga de una marca notoria-mente conocida, ya que el análisis de confun-dibilidad debe ser más riguroso, atendiendo aque la marca notoria tiene un protección espe-cial de la que no gozan las otras marcas y, porlo tanto, se protege más allá de los principio deterritorialidad y de especialidad, teniendo comobase la protección al esfuerzo del empresarioque pudo llegar a convertir su marca en notoriapara el público consumidor.

Existen tres hipótesis que involucran las mar-cas derivadas de marcas notoriamente conoci-das. El primero se da cuando la marca derivadade la marca notoria se solicita para registro; elsegundo se presenta cuando la marca derivadade la notoria es la marca base de la oposición uobservación; y la tercera es cuando tanto lamarca solicitada como la oponente u observan-te son derivadas de marcas notorias.

En relación con las dos primeras hipótesis elJuez Nacional o la Oficina Nacional competen-te, en su caso, deberán determinar en el asuntoanteriormente mencionado, el grado de inciden-cia de la marca notoria en el signo que se pre-tende registrar o en el signo oponente u oposi-tor, es decir, si la marca notoria es la que in-yecta distintividad en el registro marcario y dequé manera y, por lo tanto, si el público consu-midor identificará dicha marca con la marca queha ganado notoriedad. Lo anterior es de sumarelevancia, ya que aunque la marca opositorapueda ser similar a la derivada de una marcanotoria, el elemento notorio de esta última seael elemento predominantemente distintivo den-tro del conjunto marcario y, por lo tanto, el quehace que el público consumidor identifique elproducto; y ya que aunque la marca solicitadasea similar a la marca derivada de una marcanotoria únicamente en sus elementos acceso-rios, se debe tener en cuenta que el elementonotorio imprime distintividad al conjunto, pu-diendo el público consumidor asociar los ele-mentos accesorios directamente con la marcanotoria y, así, la marca solicitada generar confu-sión en el público consumidor.

En relación con la tercera hipótesis, el JuezNacional o la Oficina Nacional Competente, en

32 Esta posición ha sido reiterada en las siguientes inter-pretaciones prejudiciales: 100-IP-2002 del 19 de no-viembre de 2003; 103-IP-2004 del 27 de octubre de2004, y 23-IP-2005 del 18 de marzo de 2005.


su caso, deberán determinar en cada signo elgrado de importancia, y participación de la mar-ca notoria en el conjunto marcario, atendiendo,igualmente, a la naturaleza de los elementosaccesorios, es decir, si son de fantasía, genéri-cos, descriptivos, de uso común, etc., para asídeterminar la viabilidad de registro y la protec-ción como notoria de la marca derivada oponen-te” (Interpretación prejudicial de 14 de marzo de2011, proceso 151-IP-2011, marca: “COCINAFAMILIA ULTRA” (denominativa), publicada enla G.O.A.C. No. 2053 de 22 de mayo de 2012).

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca,cuando distingue productos o servicios en elmercado y reúne el requisito de ser suscep-tible de representación gráfica, de conformi-dad con lo establecido por el artículo 134 dela Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina. Esa aptitud se confirmará si elsigno, cuyo registro se solicita, no se en-cuentra comprendido en ninguna de las cau-sales de irregistrabilidad determinadas porlos artículos 135 y 136 de la mencionada De-cisión. La distintividad del signo presuponesu perceptibilidad por cualesquiera de lossentidos.

2. No son registrables los signos que según loprevisto en el artículo 136, literal a) de la re-ferida Decisión 486, y en relación con dere-chos de terceros, sean idénticos o se ase-mejen a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada para los mismosservicios o productos o, para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar en el público un riesgode confusión y/o de asociación. De ello resul-ta, que no es necesario que el signo solicita-do para registro induzca a error o a confusióna los consumidores, sino que es suficiente laexistencia del riesgo de confusión para quese configure la prohibición de irregistrabili-dad.

3. Los signos denominativos llamados tambiénnominales o verbales, utilizan expresionesacústicas o fonéticas, formados por una o

varias letras, palabras o números, individual oconjuntamente estructurados, que integranun conjunto o un todo pronunciable, que pue-de o no tener significado conceptual.

Los signos mixtos se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) yun elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar un signo denominativo y un mix-to, se determina que si en éste predomina elelemento verbal, debe procederse al cotejode los signos aplicando las reglas que paraese propósito ha establecido la doctrina, yestablecidas en esta providencia; y, si porotro lado, en el signo mixto predomina el ele-mento gráfico frente al denominativo, no ha-bría, en principio, lugar a la confusión entrelos signos, pudiendo éstos coexistir pacífica-mente en el ámbito comercial.

4. En el caso del signo integrado por partículasen idioma extranjero, si el significado de és-tas no forma parte del conocimiento común,corresponde considerarlas como de fantasía,por lo que procede el registro del signo. Encambio, si su significado se ha hecho delconocimiento de la mayoría del público con-sumidor o usuario, o se trata de vocablosgenéricos o descriptivos, en relación con elproducto que distingue, la denominación noserá registrable.

5. Los signos pueden estar conformados porpartículas de uso general o común. En estecaso, la distintividad se busca en el elementodiferente que integra el signo y en la condi-ción de signo de fantasía del conjunto mar-cario, es decir, la presencia de aquellos noimpedirá el registro de la denominación, casoque el conjunto del signo se halle provisto deotros elementos que lo doten de fuerza distin-tiva suficiente. Y puesto que el vocablo deuso común no es apropiable en exclusiva, eltitular de la marca que lo posea no podráimpedir su inclusión en otro signo, ni funda-mentar en esa única circunstancia el riesgode confusión entre las denominaciones enconflicto.

En el caso de denominaciones conformadaspor partículas de uso común, la distintividadse busca en el elemento diferente que inte-gra el signo, ya que dichos términos son mar-cariamente débiles.


6. La marca notoriamente conocida es la queadquiere esa calidad porque se encuentraampliamente difundida entre una colectividadde individuos y ha logrado el reconocimientodel mismo.

La calidad de marca notoriamente conocidano se presume debiendo probarse por quienla alega las circunstancias que le dan eseestatus. El solo registro de la marca en uno omás países no le otorga la categoría de mar-ca notoria, sino que esa calidad resulta delconjunto de factores que es necesario pro-bar, tales como: la extensión de su conoci-miento entre el público consumidor, la inten-sidad y el ámbito de la difusión y de la publi-cidad, la antigüedad de la marca, su usoconstante, y el análisis de producción y mer-cadeo de los productos que distingue la mar-ca.

La Decisión 486 establece una protecciónmás amplia de los signos notoriamente cono-cidos, lo que implica, por un lado, la rupturade los principios de especialidad, territoriali-dad y del uso real y efectivo de la marca y,por otro, la protección contra los riesgos deconfusión, asociación, dilución y del uso pa-rasitario, de conformidad con lo expresado enla presente Interpretación Prejudicial.

La Decisión 486 ha ampliado la protección delos signos notoriamente conocidos, consa-grando cuatro riesgos de los que se les deberesguardar; de conformidad con los artículos136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstosson: el riesgo de confusión, el de asociación,el de dilución y el de uso parasitario.

Debe tenerse en cuenta que de no probarsela notoriedad alegada, corresponderá anali-zar la conexión competitiva de los signosconfrontados.

7. Para llegar a determinar la similitud entre dossignos se ha de considerar también los crite-rios que permiten establecer la posible co-nexión competitiva existente entre los pro-

ductos y los servicios que distinguen las mar-cas. Deberá tenerse en cuenta en ese con-texto, en principio, que al no existir conexión,la similitud de los signos no impediría el re-gistro de la marca que se solicite.

8. El titular de la marca inscrita podrá solicitarel registro de signos que constituyan la deri-vación de aquella, siempre que las nuevassolicitudes comprendan la marca en referen-cia, con variaciones no sustanciales, y quelos productos que constituyan su objeto co-rrespondan a los ya amparados por la marcaregistrada.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2010-00174, deberá adoptar la presente interpreta-ción. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercerodel artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya JaramilloPRESIDENTE

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Gustavo García BritoSECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losdiez días del mes de octubre del año dos mildoce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos, remitida por el Tribunal Distrital Nº2 de lo Contencioso Administrativo de Guaya-quil, República del Ecuador, relativa a los artícu-los 134, 154, 155, 258 y 259 literal c) de la De-cisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, dentro del proceso interno Nº357-11-1;

El auto de 28 de agosto de 2012, mediante elcual este Tribunal decidió admitir a trámite la re-ferida solicitud de interpretación prejudicial porcumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal y con los requisitos con-templados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos enanexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad P.B.P. REPRESEN-TACIONES CÍA LTDA. representante de SOCIE-TÉ BIC.

Demandado: señor ALEJANDRO ORDÓÑEZPINOS.

b) Hechos.

En vista a que ni el juez consultante ni el de-mandado hacen una descripción de los hechos,del escrito de demanda se desprenden los si-guientes:

1. SOCIETÉ BIC es propietaria de las marcastridimensionales BOLÍGRAFO BIC CRISTALy TAPA DE BOLÍGRAFO BIC CRISTAL regis-tradas para distinguir productos de la Clase16 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El señor Alejandro Ordóñez Pinos es distri-buidor de útiles escolares, entre los cualesvende bolígrafos “reproduciendo las marcastridimensionales que protegen la forma delbolígrafo BIC CRISTAL, debidamente regis-tradas en el Ecuador”.

3. Dichos bolígrafos están comercializados encajas marcadas PXSTICK BEIFA y PUNTOFINO BEIFA, cuyos modelos imitados, entreotros son el BEIFA AA934 y BEIFA 900.

4. La parte actora manifiesta que le envió uncomunicado al demandado indicándole queexiste una infracción a los derechos de pro-piedad intelectual por la comercialización delos productos BEIFA “que reproducen mar-cas tridimensionales registradas en el Ecua-dor por BIC”. El demandado continuo con lacomercialización del producto.

5. El 24 de marzo de 2011, la actora presentóuna demanda de Medidas Cautelares, quefue conocida por la Jueza Novena de lo Civildel Guayas. Por providencia de 31 de marzode 2011 la Jueza dispuso la realización deuna inspección judicial.

6. Según Acta de Inspección adjunta los hijosdel demandado “confirmaron la comerciali-zación del modelo de bolígrafo que reprodu-ce las marcas tridimensionales registradaspor BIC”.

7. De acuerdo a la mencionada Acta de Inspec-ción “se desprende también la imposición de

PROCESO 049-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 154, 155 literal d), 258 y 259 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Tribunal

Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República delEcuador; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 238, 241, 242,

243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión. Caso: Infracción deDerechos de Propiedad Industrial y Competencia Desleal.

Actor: sociedad P.B.P. REPRESENTACIONES CÍA LTDA. representantede la SOCIETÉ BIC. Proceso interno Nº 357-11-1.


la orden judicial de ‘prohibición de importar,comercializar, distribuir, vender, el mencio-nado producto, bajo pena de clausura de estabodega’ y una advertencia de no comerciali-zar el bolígrafo reproduciendo al producto BICCRISTAL mientras se resuelva la acción plan-teada por BIC”.

8. El 5 de abril de 2011 el demandado presentasu contestación a la demandada.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad P.B.P. REPRESENTACIONES CÍALTDA. representante de SOCIETÉ BIC, en suescrito de demanda presentó los siguientes ar-gumentos:

1. Afirma que el demandado está comerciali-zando en el Ecuador “tanto el diseño tridimen-sional del bolígrafo BIC CRISTAL, como eldiseño tridimensional de la tapa del mismobolígrafo BIC CRISTAL”, agrega “Es eviden-te (…) que existe un grave acto de imitaciónen el cual se han reproducido las marcastridi-mensionales registradas por BIC”.

2. El presente caso “constituye un grave acto defalsificación de marcas tridimensionales puesel demandado, actuando de mala fe, PRE-TENDE ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORESal expender un producto, falsificando la formaregistrada del bolígrafo BIC CRISTAL, aprove-chándose del nombre y prestigio de BIC y dela notoriedad de su famoso bolígrafo BIC CRIS-TAL”.

3. Inicialmente cita los artículos 134 y 155 de laDecisión 486. Manifiesta que los actos des-critos se encasillan dentro de los actos decompetencia desleal, cita los artículos 258 y259 de la Decisión 486.

4. A pesar de que le solicitó que no continúecon la comercialización del bolígrafo, el de-mandante “PERSISTIÓ en la comercializacióny venta, en una evidente actitud de MALA FEY COMPETENCIA DESLEAL (…)”.

5. Como pretensiones solicita:

• “El cese inmediato y definitivo de los ac-tos ilícitos y de competencia desleal, esdecir, la comercialización de productosBEIFA, modelos AA934, 900 y demás que

reproduzcan las marcas tridimensiona-les de BOLÍGRAFO BIC CRISTAL y TAPADE BOLÍGRAFO.

• El comiso definitivo de todos los ejempla-res de bolígrafo BEIFA (…).

• El comiso definitivo de todo el materialpublicitario que identifique a los modelosde bolígrafo BEIFA (…).

• Se disponga la prohibición definitiva de laimportación de bolígrafos BEIFA (…).

• Reclamo de indemnización de daños y per-juicios (…).

• Reclamo de reparación del daño ocasio-nado al poder distintivo del Bolígrafo BICCRISTAL en virtud de las ventas y publici-dad efectuada por el demandado del bolí-grafo BEIFA (…)”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda.

El señor Alejandro Ordóñez Pinos contestala demanda sosteniendo que:

1. Improcedencia de la demanda y falta de dere-cho del actor. Afirma que quien demanda de-be ser el titular sin embargo, “en el presenteproceso iniciado por quien dice ser Repre-sentante de BIC sucede que quien demandano es el titular de la marca BIC. Sino una ter-cera persona”. En el registro marcario apare-ce como apoderado de la SOCIETÉ BIC elseñor Santiago Bustamante Luna. Es decirquien representa esa marca en el Ecuador ypor ende el único legitimado para presentarsea juicio en defensa de los derechos de lamarca BIC (…). No existe dentro de este pro-ceso así como en ningún otro que haya exis-tido una cesión de derechos marcarios a fa-vor de PBP Representaciones, que le otorguela titularidad para demandar los derechos quele otorga el ser dueño de una marca”.

2. Por lo tanto, para pedir medidas cautelares“El Juez debe necesariamente cerciorarsede que quien las pida ACREDITE SU LEGITI-MACIÓN PARA OBRAR”. Afirma que “EXIS-TE ILEGITIMIDAD DE PERSONERÍA EN LAPRESENTE CAUSA”.

3. También afirma la “ILEGITIMIDAD POR VI-CIOS DEL PODER DE QUIENES DEMAN-DAN EN ESTE PROCESO”. Hace referenciaa los vicios de fondo y de forma en la emisióndel poder concedido. Manifiesta que el poder


se ha entregado a la compañía PBP Repre-sentaciones Cía. Ltda., es decir a una perso-na jurídica, lo que no es permitido.

Además, la COMPAÑÍA PBP REPRESEN-TACIONES CÍA. LTDA. “actuó como Procura-dor Judicial de una compañía extranjera queno EXISTE en el Ecuador (…)”, lo cual no esposible.

4. Inicialmente no se dictaron medidas caute-lares y se autorizó la libre venta del bolígrafode BEIFA y afirma que existió “ilegalidad einconstitucionalidad de la petición de medi-das cautelares definitivas en contra del de-mandado”.

5. Manifiesta la “FALSEDAD DE QUE LA MAR-CA BEIFA SEA UNA FALSIFICACIÓN DE LAMARCA BIC” y que la marca BEIFA está re-gistrada en el Instituto Ecuatoriano de Pro-piedad intelectual para distinguir productosde la Clase 16 y al registro de esta marca nopresentó oposición la SOCIETÉ BIC.

6. En el caso concreto “no existe intento algunode Falsificar los productos con la marca BICy mas bien los productos que se encuentrancomercializando se denominan BEIFA” por loque “los titulares de la marca BIC en conse-cuencia, no pueden de ninguna manera (…)condicionar la venta de los productos con lamarca BEIFA por ser completamente diferen-tes en sus denominaciones y por que (sic) nose los puede considerar como falsificados alser productos originales comercializados porel titular de la marca”.

7. Cita el artículo 247 de la Decisión 486.

8. Se refiere a la marca tridimensional diciendoque “no es condición necesaria la existenciade la marca Tridimensional ésta debe cumplircon los requisitos establecidos por la leypara el Registro de cualquier tipo de marca.Sin dejar de tomar en cuenta que no sonregistrables las formas usuales de los pro-ductos (…)”.

9. Afirma que los productos tanto de BEIFAcomo de BIC han coexistido pacíficamenteen el mercado. Y que no existe la competen-cia desleal denunciada.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos134, 154, 155, 258 y 259 literal c) de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andinacuya interpretación ha sido solicitada, formanparte del ordenamiento jurídico de la ComunidadAndina, conforme lo dispone el literal c) delartículo 1 del Tratado de Creación del Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para inter-pretar por vía prejudicial las normas que confor-man el ordenamiento jurídico comunitario, conel fin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros, siempre quela solicitud provenga de un Juez Nacional tam-bién con competencia para actuar como JuezComunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-nal Consultante, en tanto resulten pertinentespara la resolución del proceso, conforme a loestablecido por el artículo 32 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina (codificado mediante la Decisión472), en concordancia con lo previsto en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal(codificado mediante la Decisión 500);

Que, tomando en cuenta los hechos controver-tidos, las normas aplicables al caso concreto ylas normas expresamente solicitadas por elconsultante, se interpretarán los artículos 154,155 literal d), 258 y 259 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina. De acuerdoa lo facultado por la norma comunitaria de ofi-cio se interpretarán los artículos 238, 241, 242,243, 244, 245, 246, 247 y 249. No se interpre-tará el artículo 134 de la Decisión 486 por no seraplicable al caso concreto; y,

Que, el texto de las normas objeto de la inter-pretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina.

“(…)

De los Derechos y Limitaciones conferi-dos por la Marca.

(…)

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo deuna marca se adquirirá por el registro de lamisma ante la respectiva oficina nacional com-petente.


Artículo 155.- El registro de una marca con-fiere a su titular el derecho de impedir acualquier tercero realizar, sin su consenti-miento, los siguientes actos:

(…)

d) usar en el comercio un signo idéntico osimilar a la marca respecto de cualesquie-ra productos o servicios, cuando tal usopudiese causar confusión o un riesgo deasociación con el titular del registro. Tra-tándose del uso de un signo idéntico paraproductos o servicios idénticos se presu-mirá que existe riesgo de confusión;

(…)

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DEDERECHOS

De los Derechos del Titular

Artículo 238.- El titular de un derecho prote-gido en virtud de esta Decisión podrá enta-blar acción ante la autoridad nacional com-petente contra cualquier persona que infrin-ja su derecho. También podrá actuar contraquien ejecute actos que manifiesten la inmi-nencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lopermite, la autoridad nacional competentepodrá iniciar de oficio, las acciones por in-fracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cual-quiera de los cotitulares podrá entablar laacción contra una infracción sin, que seanecesario el consentimiento de los demás,salvo acuerdo en contrario entre los cotitu-lares.

(…)

Artículo 241.- El demandante o denunciantepodrá solicitar a la autoridad nacional compe-tente que se ordenen, entre otras, una o másde las siguientes medidas:

a) el cese de los actos que constituyen lainfracción;

b) la indemnización de daños y perjuicios;

c) el retiro de los circuitos comerciales de losproductos resultantes de la infracción, in-cluyendo los envases, embalajes, etique-tas, material impreso o de publicidad uotros materiales, así como los materialesy medios que sirvieran predominantemen-te para cometer la infracción;

d) la prohibición de la importación o de laexportación de los productos, materiales omedios referidos en el literal anterior;

e) la adjudicación en propiedad de los pro-ductos, materiales o medios referidos enel literal c), en cuyo caso el valor de losbienes se imputará al importe de la indem-nización de daños y perjuicios;

f) la adopción de las medidas necesariaspara evitar la continuación o la repeticiónde la infracción, incluyendo la destrucciónde los productos, materiales o medios re-feridos en el literal c) o el cierre temporal odefinitivo del establecimiento del deman-dado o denunciado; o,

g) la publicación de la sentencia condenato-ria y su notificación a las personas intere-sadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten unamarca falsa, la supresión o remoción de lamarca deberá acompañarse de acciones en-caminadas a impedir que se introduzcanesos productos en el comercio. Asimismo,no se permitirá que esos productos sean re-exportados en el mismo estado, ni que seansometidos a un procedimiento aduanero dife-rente.

Quedarán exceptuados los casos debidamen-te calificados por la autoridad nacional com-petente, o los que cuenten con la autoriza-ción expresa del titular de la marca.

Artículo 242.- Los Países Miembros podrándisponer que, salvo que resulte desproporcio-nado con la gravedad de la infracción, lasautoridades judiciales puedan ordenar al in-fractor que informe al titular del derecho so-bre la identidad de los terceros que hayanparticipado en la producción y distribución delos bienes o servicios infractores, y sobresus circuitos de distribución.


Artículo 243.- Para efectos de calcular laindemnización de daños y perjuicios se to-mará en cuenta, entre otros, los criterios si-guientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufri-do por el titular del derecho como conse-cuencia de la infracción;

b) el monto de los beneficios obtenidos por elinfractor como resultado de los actos deinfracción; o,

c) el precio que el infractor habría pagado porconcepto de una licencia contractual, te-niendo en cuenta el valor comercial delderecho infringido y las licencias contrac-tuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción pres-cribirá a los dos años contados desde lafecha en que el titular tuvo conocimiento de lainfracción o en todo caso, a los cinco añoscontados desde que se cometió la infracciónpor última vez.

De las Medidas Cautelares

Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciaruna acción por infracción podrá pedir a laautoridad nacional competente que ordenemedidas cautelares inmediatas con el objetode impedir la comisión de la infracción, evitarsus consecuencias, obtener o conservarpruebas, o asegurar la efectividad de la ac-ción o el resarcimiento de los daños y perjui-cios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antesde iniciar la acción, conjuntamente con ella ocon posterioridad a su inicio.

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras,las siguientes medidas cautelares:

a) el cese inmediato de los actos que consti-tuyan la presunta infracción;

b) el retiro de los circuitos comerciales de losproductos resultantes de la presunta in-fracción, incluyendo los envases, embala-jes, etiquetas, material impreso o de publi-cidad u otros materiales, así como los ma-teriales y medios que sirvieran predomi-nantemente para cometer la infracción;

c) la suspensión de la importación o de laexportación de los productos, materiales omedios referidos en el literal anterior;

d) la constitución por el presunto infractor deuna garantía suficiente; y,

e) el cierre temporal del establecimiento deldemandado o denunciado cuando fuesenecesario para evitar la continuación o re-petición de la presunta infracción.

Si la norma nacional del País Miembro lopermite, la autoridad nacional competente po-drá ordenar de oficio, la aplicación de medi-das cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo seordenará cuando quien la pida acredite sulegitimación para actuar, la existencia del de-recho infringido y presente pruebas que per-mitan presumir razonablemente la comisiónde la infracción o su inminencia. La autori-dad nacional competente podrá requerir quequien pida la medida otorgue caución o ga-rantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto deproductos determinados deberá suministrarlas informaciones necesarias y una descrip-ción suficientemente detallada y precisa paraque los productos presuntamente infractorespuedan ser identificados.

(…)

Artículo 249.- Las medidas cautelares seaplicarán sobre los productos resultantes dela presunta infracción y de los materiales omedios que sirvieran principalmente para co-meterla.

(…)

Artículo 258.- Se considera desleal todo actovinculado a la propiedad industrial realizadoen el ámbito empresarial que sea contrario alos usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de compe-tencia desleal vinculados a la propiedad in-dustrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confu-sión, por cualquier medio que sea, respec-


to del establecimiento, los productos o laactividad industrial o comercial de un com-petidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejerciciodel comercio, capaces de desacreditar elestablecimiento, los productos o la activi-dad industrial o comercial de un competi-dor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo em-pleo, en el ejercicio del comercio, pudiereninducir al público a error sobre la naturale-za, el modo de fabricación, las caracterís-ticas, la aptitud en el empleo o la cantidadde los productos.

(…)”.

1. Legitimación para accionar por la infrac-ción de derechos protegidos en el Régi-men Común sobre Propiedad Industrial

En el presente caso, se alega la falta de legiti-midad del representante de la SOCIETÉ BIC,por este motivo se analiza el caso.

El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye altitular de un derecho protegido en ella el poderde obrar ante la autoridad nacional competentecontra cualquier persona que incurra en la in-fracción de aquel derecho o que ejecute actosque la hagan inminente, es decir, basta la inmi-nencia de una infracción para poder actuar.

El texto recoge el principio de la correlaciónnormal entre la titularidad del derecho sustan-cial que se deduce en juicio y la titularidad delpoder de obrar ante la jurisdicción. Se entiendeque el titular podrá ser una persona natural ojurídica y que el derecho podrá ser transmitidopor acto entre vivos o mortis causa, por lo que lalegitimación alcanzará al titular y a sus causa-habientes. La norma también legitima para obraral cotitular del derecho, sin necesidad, en estecaso, del consentimiento de los demás cotitula-res, salvo acuerdo en contrario. Además, parael supuesto de que la legislación interna delPaís Miembro lo permita, la norma habilita a laautoridad nacional competente para impulsar elproceso por iniciativa propia. En lo que concier-ne al legitimado pasivo, se entiende que la tute-la jurisdiccional no podrá ser concedida sinofrente al destinatario del efecto o de los efectosen que la tutela se concreta, cual es, en el caso

de las acciones que se examinan, el autor de lapresunta infracción o el ejecutor de los actosconstitutivos de la presunta amenaza. La autori-dad competente deberá verificar la legitimaciónde las partes en forma preliminar al examen delas cuestiones de mérito.

En el caso concreto, la sociedad SOCIETÉ BICtiene legitimación para actuar en el caso todavez que es propietaria del registro de las mar-cas tridimensionales BOLÍGRAFO BIC CRIS-TAL Y TAPA DE BOLÍGRAFO BIC CRISTAL,sobre la base de las cuales, supuestamente seperpetró un acto de competencia desleal. Sinembargo, la verificación del representante legalde dicha sociedad corresponderá al juez con-sultante, de acuerdo a su normativa procedi-mental interna.

Tutela de mérito de los derechos protegi-dos en el Régimen Común sobre PropiedadIndustrial.

En el caso de autos, la acción de la sociedadactora tiene como pretensión:

• “El cese inmediato y definitivo de los actosilícitos y de competencia desleal, es decir, lacomercialización de productos BEIFA, mode-los AA934, 900 y demás que reproduzcan lasmarcas tridimensionales de BOLÍGRAFO BICCRISTAL y TAPA DE BOLÍGRAFO.

• El comiso definitivo de todos los ejemplaresde bolígrafo BEIFA (…).

• El comiso definitivo de todo el material pu-blicitario que identifique a los modelos debolígrafo BEIFA (…).

• Se disponga la prohibición definitiva de laimportación de bolígrafos BEIFA (…).

• Reclamo de indemnización de daños y per-juicios (…).

• Reclamo de reparación del daño ocasionadoal poder distintivo del Bolígrafo BIC CRISTALen virtud de las ventas y publicidad efectuadapor el demandado del bolígrafo BEIFA (…)”.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de laDecisión 486, el ejercicio de la acción, por in-fracción de los derechos de propiedad indus-trial, puede estar dirigido a la obtención, a tra-vés de la sentencia de mérito, de una o varias delas siguientes formas de tutela: el cese de losactos constitutivos de la infracción; la indemni-zación de los daños y perjuicios; el retiro, de loscircuitos comerciales, de los productos resul-


tantes de la infracción, así como de los mediosy materiales que hubiesen servido predominan-temente para cometerla; la prohibición de laimportación y de la exportación de tales produc-tos, medios y materiales; la adjudicación enpropiedad de los productos, medios y materia-les en referencia; la adopción de las medidasnecesarias para evitar la continuación o la repe-tición de la infracción, tales como la destruc-ción de los productos, medios y materiales o elcierre de los establecimientos; y la publicaciónde la sentencia condenatoria y su notificación, acosta del infractor.

El mencionado artículo 241 de la Decisión 486hace referencia a la marca falsa, en el sentidoque en el caso de productos que ostenten unamarca falsa, la supresión o remoción de la mar-ca del mercado deberá, necesariamente, iracompañada de acciones dirigidas a impedirque las marcas falsas se introduzcan en el co-mercio. En este mismo sentido de protección alconsumidor, no se podrá permitir que esos pro-ductos sean re exportados en el mismo estado,es decir como marcas falsas, ni podrán ser so-metidos a un procedimiento aduanero diferente.

Se exceptúan de este tratamiento los casosdebidamente calificados por la autoridad na-cional competente o aquellos que cuenten conla autorización expresa del titular de la marca.

2. Derechos que confiere el registro de unamarca a su titular. El derecho al uso ex-clusivo de una marca.

El Tribunal interpretará el tema en virtud a que eldemandante cita los artículos 154 y 155 litera-les a) y d) en su escrito de demanda y la inter-pretación de esta normativa es solicitada por elconsultante.

El Tribunal de Justicia, con relación al momentoa partir del cual, una persona adquiere la titula-ridad de un derecho marcario y, consecuente-mente, la facultad subjetiva de oposición queeste derecho conlleva, considera que “El artícu-lo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina recoge el sistema atributivo,en el cual el derecho nace exclusivamente alregistrarse el signo; esto quiere decir, que gozade los derechos inherentes a la marca quienregistra un signo en la oficina correspondiente.Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabri-cantes o comerciantes una protección contraterceros”. En este sentido, el Tribunal reitera

“que el registro del signo como marca, en laoficina competente de uno de los Países Miem-bros de la Comunidad Andina, configura el úni-co acto constitutivo del derecho de su titular aluso exclusivo del signo, y que este derecho leconfiere la posibilidad de ejercer acciones posi-tivas a su respecto, así como de obrar contralos terceros que, sin su consentimiento, reali-cen cualquier acto de aprovechamiento de lamarca”. (Proceso 10-IP-2005, publicado en laG.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005,marca: EKSTASE). “El registro de la marca tie-ne pues un valor constitutivo ya que reconocelos derechos de su titular desde el momento dela concesión del registro”. (Proceso 52-IP-2007,publicado en la G.O.A.C. Nº 1534, de 24 deagosto de2007).

Con referencia específica a la finalidad de laacción del ius prohibendi que puede ejercer eltitular de una marca o signo registrado, el Tribu-nal ha expresado en el Proceso 11-IP-96, del 29de agosto de 1997, publicado en la G.O.A.C. N°299, del 17 de octubre del mismo año, que estaacción “está dirigida a evitar que el doble uso deuna marca idéntica o similar introduzca confu-sión en el mercado, lo que presupone la exis-tencia de actos demostrativos del uso confun-dible del signo. La exigencia de este uso vienedada de una parte, por la necesidad de defendera los consumidores quienes ante la presenciade dos marcas idénticas o similares en el mer-cado ven afectada su capacidad de seleccióncomo demandantes de bienes y servicios, y deotra, por la posibilidad de confusión fundada enla defensa de los empresarios quienes comoprimeros oferentes del producto están interesa-dos en que se establezca la identidad de esteproducto con el fabricante, a fin de informarsobre la calidad del mismo, su origen y las ca-racterísticas especiales que posee (…) La pre-sencia efectiva de por lo menos dos marcas quese comercializan en un mismo mercado, eselemento fundamental para que se produzca laconfusión. (…) allí donde no hay posibilidad decomparación entre dos objetos, tampoco habráposibilidad de confusión”.

El Tribunal ha precisado, además, que “los de-rechos de exclusión en referencia puedensubsumirse en la facultad del titular del registromarcario para ‘impedir’ determinados actos enrelación con el signo, o, en definitiva, para eje-cutar las acciones del caso frente a tercerosque utilicen en el tráfico económico y sin suconsentimiento un signo idéntico o semejante,


cuando dicha identidad o similitud sea suscepti-ble de inducir al público a confusión”. (Proceso69-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 690,del 23 de julio de 2000).

Por las razones que anteceden, el artículo 155de la Decisión 486 impide a los terceros reali-zar, sin el consentimiento del titular de la mar-ca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, oun signo idéntico o semejante, sobre productospara los cuales haya sido registrado, o sobrelos envases, envolturas, embalajes o acondi-cionamientos de tales productos (literal a), ylos de usar en el comercio un signo idéntico osemejante respecto de cualesquiera productoso servicios, caso que tal uso pudiera causar unriesgo de confusión o de asociación (literal d).

En virtud a lo precedentemente expuesto, estáclaramente establecido que es en el momentodel registro de una marca en la oficina compe-tente de uno de los Países Miembros, cuandouna persona adquiere la titularidad del derechosobre la misma, acto por el cual se le confiere elderecho exclusivo de su uso, esto implica lafacultad de excluir a otros en el uso de esa mar-ca o de cualquier otra que pueda provocar con-fusión o afectar la exclusividad que otorga estederecho.

La prohibición prevista en el literal d) del Art.155 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina tiene dos elementos funda-mentales, el primero determinativo, referido aimpedir el uso de una marca o signo registradoen el comercio y, el segundo, condicional, cuan-do expresa que debe existir un riesgo de confu-sión o asociación, este elemento ya fue tratadout supra. Con relación al primer elemento esnecesario considerar lo siguiente: si lo que seprohíbe es usar una marca registrada en elcomercio, cabe analizar qué es lo que realmen-te representa el comercio y cuál es su alcance.

Manuel Ossorio, define en su Diccionario deCiencias Jurídicas, Políticas y Sociales al co-mercio como una “Actividad lucrativa que con-siste en intermediar directa o indirectamenteentre productores y consumidores, con el obje-to de facilitar y promover la circulación de lariqueza”. De la definición precedente podemoscolegir que al ser el comercio una actividad, esun conjunto de operaciones o tareas sistemá-ticamente ordenadas, que van a permitir lacomercialización de un bien o servicio, que no

es otra cosa que mover los bienes en el espacioy en el tiempo, del productor al consumidor; porlo tanto, la expresión usar en el comercio se re-fiere a utilizar y disfrutar una marca o signo encualquiera de los actos que configuran al co-mercio, sin embargo, es necesario tomar encuenta que estas operaciones o tareas no sóloson sucesivas sino consecuentes, vale decir,que si la primera operación de obtención de unbien o servicio para su posterior puesta a dispo-sición de los consumidores y finalmente su ven-ta es legítima, los demás actos comercialestambién lo serán y a la inversa, en caso de queuno de los actos sea ilegítimo.

Finalmente, se destaca la orientación según lacual “Para mantener la plena efectividad delderecho exclusivo, el titular de la marca tieneque cumplir con determinadas cargas que sonfundamentalmente las de usar la marca, ejer-citar las acciones por violación contra quienesinvadan el derecho exclusivo y renovar la mar-ca” (BERCOVITZ, Alberto. Apuntes de Dere-cho Mercantil, Ed. Aranzadi S.A., Navarra - Es-paña, 2003, p. 496). El Tribunal ha establecido aeste respecto que “el derecho exclusivo conferi-do por el registro marcario se encuentra osten-siblemente acompañado de una regulación delas facultades de que dispone el titular paraprohibir ciertos actos por parte de terceros, locual implícitamente constituye no sólo la atri-bución de un señorío sino incluso una obliga-ción de uso del signo, debido a que –tal como loha puesto de manifiesto la jurisprudencia deeste Tribunal– «así como el uso exclusivo de lamarca constituye un derecho para su titular, enforma correlativa a ese derecho existe la obli-gación de utilizar efectivamente la marca en elmercado» (sentencia emitida dentro de la ac-ción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena 291 del 3 de septiembre de 1997)”.(Proceso 84-IP-2000, publicado en la G.O.A.C.Nº 677, de 13 de junio de 2000, marca: KRYSTAL).

3. De los actos de competencia desleal vin-culados a la Propiedad Industrial. De lamala fe. Actos de competencia deslealpor confusión. De las acciones por com-petencia desleal.

Igualmente, la sociedad demandante argumen-ta en su escrito de demanda que las infraccio-nes al derecho marcario están íntimamente vin-


culadas a conductas de competencia desleal,por lo que el Tribunal abordará el tema.

La demanda que dio inicio al proceso en contro-versia y dentro del cual se ha solicitado lainterpretación prejudicial por parte de este Or-ganismo, fue presentada en vigencia de la Deci-sión 486. Por lo tanto, este Tribunal seguirá loscriterios jurisprudenciales emitidos dentro delos Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009.

Al respecto, a excepción de la Decisión 486,que en sus artículos 258 y 259, regula el temade los actos de competencia desleal vincula-dos a la Propiedad Industrial, las demás Deci-siones Andinas no regulan de manera expresael tema de la competencia desleal. Sin embar-go, es en el Acuerdo de Cartagena de donde sedesprende la protección de la sana o leal com-petencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdode Cartagena dispone: “Antes del 31 de diciem-bre de 1971 la Comisión adoptará, a propuestade la Secretaría General, las normas indispen-sables para prevenir o corregir las prácticas quepuedan distorsionar la competencia dentro dela Subregión, tales como “dumping”, manipula-ciones indebidas de los precios, maniobras des-tinadas a perturbar el abastecimiento normal dematerias primas y otras de efecto equivalente.En este orden de ideas, la Comisión contempla-rá los problemas que puedan derivarse de laaplicación de los gravámenes y otras restriccio-nes a las exportaciones. Corresponderá a laSecretaría General velar por la aplicación dedichas normas en los casos particulares que sedenuncien”.

Concepto de Acto Desleal.

La importancia del comercio internacional hadado lugar a prácticas calificadas como de com-petencia desleal. En virtud del artículo 10bis dela Unión de París, los países de la Unión deParís están obligados a garantizar una protec-ción eficaz contra la competencia desleal.

El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina dispone que: “Seconsidera desleal todo acto vinculado a la pro-piedad industrial realizado en el ámbito empre-sarial que sea contrario a los usos y prácticashonestos”. De donde se desprende que no hayuna lista taxativa que indique cuáles actos seconsideran desleales; y, que es desleal todoacto vinculado a la propiedad industrial, que

realizado en el ámbito empresarial sea contrarioa los usos y prácticas honestos.

En cuanto al concepto de acto contrario a losusos y prácticas honestos, el Tribunal ha consi-derado que “son actos que se producen, preci-samente, cuando se actúa con la intención decausar daño o de aprovecharse de situacionesque puedan perjudicar al competidor”. (Proceso38-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 419, de17 de marzo de 1999).

El concepto de usos honestos parte de lo quese denomina buena fe comercial. Y en armoníaa lo mencionado se toma en consideración loque la doctrina señala sobre el tema: “Tal ycomo se emplea en la ley, la buena fe constitu-tiva de competencia desleal es calificada con eladjetivo “comercial”, por lo cual no se trata deuna buena fe común, sino que está referida a labuena fe que impera entre los comerciantes. Enconsecuencia, el criterio corporativo toma im-portancia, pues el juicio de valor debe revelarcon certeza que la conducta es contraria a estaparticular especie de buena fe. Teniendo encuenta la precisión anterior y uniendo la nociónde buena fe al calificativo comercial, se debeentender que esta noción se refiere a la prácticaque se ajusta a los mandatos de honestidad,confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridadque rige a los comerciantes en sus actuacio-nes”. (Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes SobreCompetencia Desleal, Seminarios 8. Centro deEstudios de Derecho de la Competencia, Uni-versidad Javeriana, Pág. 45).

“La buena fe era la conciencia de no perjudicara otra persona ni defraudar la ley, y por esosolía definirse la buena fe comercial como laconvicción de honestidad, honradez y lealtad enla concertación y cumplimiento de los nego-cios”. (Narvaez García, José Ignacio. DerechoMercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis,Colombia, Pág. 316).

Los actos, además de poder causar daños a uncompetidor determinado, lo pueden hacer almercado mismo y, por lo tanto, al interés delpúblico consumidor.

Bajo este concepto se sostiene que la finalidadde la figura de la competencia desleal se da endos aspectos: “de un lado se trata de ampararlos intereses de los demás empresarios, en lamedida en que ellos podrían resultar vulnera-


dos por el comportamiento indebido del compe-tidor desleal; pero, además, y esta faceta de larestricción a la competencia desleal es frecuen-temente olvidada, se busca establecer una pro-tección efectiva para los intereses de los parti-culares, en cuanto son consumidores y destina-tarios exclusivos de muchas de las prácticasindebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)”.(Gacharná, María Consuelo. La CompetenciaDesleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1982,Pág. 47).

Para que un acto sea calificado como de com-petencia desleal, la doctrina indica que se debecumplir con lo siguiente:

1. Que el acto o actividad sean de efectiva com-petencia, es decir, que el infractor y la vícti-ma estén en una verdadera situación de rivali-dad competitiva, ejerciendo la actividad co-mercial en la misma o análoga forma.

2. Que el acto o la actividad sean indebidos.

3. Que el acto sea susceptible de producir undaño, un acto será desleal “cuando sea idó-neo para perjudicar a un empresario competi-dor, bastando, por lo tanto la probabilidad deldaño (y no el daño efectivo) para justificar lacalificación y la sanción”.

Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado “Enefecto, será considerada desleal toda actividad(que tenga como objeto o por efecto) encami-nada a producir daño ya sea que lo produzcaefectivamente, o simplemente sean suscepti-bles de producirlos.

La legislación andina trata de prevenir conduc-tas que atenten contra los usos mercantileshonestos, por tanto, la protección a los compe-tidores, al público consumidor y al interés gene-ral, en relación con una competencia deshones-ta o desleal, se desprende de la propia normati-va andina.

Es preciso señalar que con el ejercicio de laacción por competencia desleal se pretende: lacalificación de la conducta como tal, la ordendel juez para que suspenda o impida la conduc-ta y la indemnización de daños y perjuicios.

Todas las regulaciones tendientes a evitar lacompetencia desleal tienen como objetivo pri-mordial prevenir los actos abusivos y desho-nestos capaces de causar perjuicio a los de-

más competidores y al interés del público con-sumidor y, por lo tanto, que impidan un correctofuncionamiento del sistema competitivo”. (Pro-ceso 143-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº1436, de 1 de diciembre de 2006, marca: COATEL).

Conforme a lo expuesto, la instancia nacionalconsultante debe determinar si la demandadaquiso perpetrar o consolidar un perjuicio en con-tra de la sociedad demandante y si la comer-cialización de los bolígrafos objeto del procesose ha presentado de manera desleal o malicio-samente con el fin de obtener un beneficio pro-pio en desmedro de los intereses de la sociedaddemandante.

Actos de competencia desleal.

El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere alos actos de competencia desleal vinculados ala propiedad intelectual aunque, como ya semencionó, no configuran una lista taxativa. Es-tos son:

1. Cualquier acto capaz de crear confusión, porcualquier medio que sea, respecto del esta-blecimiento, los productos o la actividad in-dustrial o comercial de un competidor.

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio delcomercio, capaces de desacreditar el esta-blecimiento, los productos o la actividad in-dustrial o comercial de un competidor.

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo em-pleo, en el ejercicio del comercio, pudiereninducir al público a error sobre la naturaleza,el modo de fabricación, las características, laaptitud en el empleo o la cantidad de los pro-ductos.

Actos de competencia desleal por confu-sión.

El primer grupo, “actos de competencia deslealpor confusión”, goza de las siguientes carac-terísticas, de acuerdo a lo sostenido por esteTribunal:

“1. No se refiere propiamente al análisis deconfundibilidad de los signos distintivos,aunque pueden presentarse situaciones enque la imitación de un signo distintivo genereriesgo de confusión o asociación en el públi-co consumidor. No se trata de establecer un


análisis en materia de confundibilidad de sig-nos distintivos, ya que esto es un tema re-gulado en otra normativa. Se trata, enton-ces, de determinar si dichos actos, en rela-ción con un competidor determinado, gene-ran confusión en el público consumidor res-pecto del establecimiento, los productos o laactividad industrial o comercial de un com-petidor.

2. La norma se refiere a cualquier acto capazde crear confusión por cualquier medio. Loanterior quiere decir que se pueden presen-tar diversas maneras de crear confusión res-pecto de los productos o la actividad indus-trial o comercial de un competidor. Pueden,en efecto, darse en forma de artificios, en-gaños, aseveraciones, envío de información,imitación, productos, envases, envolturas,etc.

En este sentido, la utilización de un signodistintivo ajeno para hacer pasar como pro-pios productos ajenos, es considerada comouna práctica desleal.

3. Para catalogar un acto como desleal, es con-dición necesaria que los competidores con-curran en un mismo mercado, puesto que sino hay competencia, es decir, si los actoresno concurren en un mismo mercado no sepodría hablar de competencia desleal. En re-lación con este punto, el Tribunal ha mani-festado: “En todo caso, procede tener encuenta que, a los fines de juzgar sobre ladeslealtad de los actos capaces de crearconfusión, es necesario que los estableci-mientos, los productos o la actividad indus-trial o comercial de los competidores concu-rran en un mismo mercado. En la doctrina seha dicho sobre el particular que ‘para que unacto sea considerado desleal, es necesarioque la actuación se haya producido en elmercado, esta actuación sea incorrecta ypueda perjudicar a cualquiera de los partici-pantes en el mercado, consumidores o em-presarios, o pueda distorsionar el funciona-miento del propio sistema competitivo. (…)para que el sistema competitivo funcionehay que obligar a competir a los empresariose impedir que al competir utilicen medios quedesvirtúen el sistema competitivo en sí (…).(FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defen-sa de la libre competencia”; Pontificia Univer-sidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115).

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso:acción por presunta infracción del derechosobre la marca: CALCIORAL)”. (Proceso 143-IP-2006, ya citado).

El Tribunal, sobre los actos de competenciadesleal regulados por la Decisión 486, y en es-pecial sobre dichos actos vinculados a la pro-piedad industrial, ha manifestado: “En un régi-men de libre competencia, se justifica que, en elencuentro en el mercado entre la oferta de pro-ductores y comerciantes y la demanda de clien-tes intermedios y consumidores, un competidoralcance, en la venta de sus productos o en laprestación de sus servicios, una posición deventaja frente a otro u otros, si ha obtenidodicha posición a través de medios lícitos.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado conla propiedad industrial, significa que la conductacompetitiva del agente económico debe ser com-patible con los usos y prácticas consideradashonestas por quienes participan en el mercado,toda vez que la realización de actos constituti-vos de una conducta contraria al citado deber decorrección provocaría desequilibrios en las con-diciones del mercado y afectaría negativamentelos intereses de competidores y consumidores.

La disciplina de estos actos encuentra así justi-ficación en la necesidad de tutelar el interésgeneral de los participantes en el mercado, porla vía de ordenar la competencia entre los ofe-rentes y prevenir los perjuicios que pudieranderivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso 116-IP-2004, ya citado).

Con relación a los actos de competencia des-leal por confusión, cabe reiterar que los mismosno se refieren propiamente a la confundibilidadentre los signos distintivos de los productos delos competidores, toda vez que tal situación seencuentra sancionada por un régimen específi-co, sino a la confusión que aquellos actos pu-dieran producir en el consumidor en lo que con-cierne al establecimiento, los productos o laactividad económica de un competidor determi-nado, impidiéndole elegir debidamente, segúnsus necesidades y deseos.

En el presente caso, el Juez Consultante debe-rá analizar si se trata de un supuesto de compe-tencia desleal por confusión con una marcaregistrada. Al respecto, cabe indicar que antes


de analizar el supuesto de competencia des-leal, es necesario que exista riesgo de confu-sión entre los signos confrontados.

De las acciones de competencia desleal.

El artículo 267 de la Decisión 486 consagra laacción de competencia desleal, la cual se pue-de intentar sin perjuicio de otra acción ante laautoridad judicial respectiva para que se pro-nuncie sobre la licitud de algún acto o prácticacomercial.

De acuerdo con lo anterior, la acción de compe-tencia desleal se puede intentar por el afecta-do, quien, además, puede ejercer otro tipo deacciones para procurar la defensa de sus inte-reses, tal como sería el caso de que se intenta-ra una acción de competencia desleal y unaacción de nulidad.

Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 re-gulan, bien de manera supletiva o bien por re-misión a las normas procesales de los PaísesMiembros, algunos puntos de las acciones decompetencia desleal. Regulan, por ejemplo, lorelativo a la prescripción de la acción y a lafacultad oficiosa de iniciar un proceso por com-petencia desleal.

En efecto, el artículo 268 dispone que si lasnormas de los Países Miembros no establecennada distinto, las acciones de competencia des-leal prescriben a los dos años contados desdeque se cometió por última vez el acto desleal.

El artículo 269 dispone, por su parte, que si lalegislación interna lo permite, la autoridad na-cional competente podrá iniciar de oficio lasacciones de competencia desleal.

4. La Confundibilidad marcaria en los te-mas de competencia desleal. Compara-ción entre signos tridimensionales. Ele-mentos de uso común y su incidencia enel análisis comparativo.

Se analiza el presente tema en virtud a que elconflicto de la competencia desleal se da sobrela base de signos tridimensionales.

En el punto anterior se analizó la confundibi-lidad marcaria en los temas de competenciadesleal, por lo tanto, a continuación se hará unanálisis de los signos tridimensionales.

Un signo tridimensional es el que ocupa lastres dimensiones del espacio: se trata de uncuerpo provisto de volumen; dentro de esta cla-se se ubican las formas de los productos, susenvases, envoltorios, relieves. Sobre esta clasede signos, el Tribunal ha manifestado lo si-guiente: “(…) la marca tridimensional se la de-fine como un cuerpo que ocupa las tres dimen-siones del espacio y que es perceptible no sólopor el sentido de la vista sino por el del tacto,es decir, como una clase de signos con carac-terísticas tan peculiares que ameritan su clasifi-cación como independiente de las denomina-tivas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005, publicado en G.O.A.C. N° 1224, de 2 deagosto de 2005).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina hace referencia expresa al cuerpotridimensional, tanto en la regulación de marcascomo en la referente al diseño industrial.

En el artículo 113 cuando establece:

“Se considerará como diseño industrial laapariencia particular de un producto que re-sulte de cualquier reunión de líneas o combi-nación de colores, o de cualquier forma ex-terna bidimensional o tridimensional, línea,contorno, configuración, textura o material,sin que cambie el destino o finalidad de dichoproducto”.

En el artículo 138 cuando establece:

“La solicitud de registro de una marca sepresentará ante la oficina nacional competen-te y deberá comprender una sola clase deproductos o servicios y cumplir con los si-guientes requisitos:

(…)

b) La reproducción de la marca, cuando setrate de una marca denominativa con gra-fía, forma o color, o de una marca figura-tiva, mixta o tridimensional con o sincolor”.

(…)”.

En el literal f) del artículo 134 cuando señalaque “La forma de los productos, sus envases oenvolturas” son signos que podrán constituirmarca.


Por otro lado, las marcas tridimensionales tie-nen una gran importancia en el mercado, ya quegeneran gran recordación en el público consu-midor y, en consecuencia, permite al consumi-dor diferenciar claramente los productos quedesea adquirir. Además, la tridimensional tienepor objeto influir en la conciencia del consumi-dor para que se decida a adquirir el producto, yasea por un envase, o como en el caso particular,por la forma de bolígrafo y su tapa.

Comparación entre signos tridimensionales.

Tratándose de marcas tridimensionales la com-paración entre los signos deberá hacerse par-tiendo de los elementos que aportan distintivi-dad en cada caso como las formas del diseño,relieves y forma característica del envase, pa-ra establecer si el signo que se pretende regis-trar tiene una contundencia suficiente frente alregistrado para evitar la confusión en el públicoconsumidor sobre el origen empresarial del pro-ducto en él contenido.

En tal comparación, no se debe tener en cuentaelementos accesorios como el etiquetado, yaque de existir etiquetas en ambos signos lacomparación entre éstas, deberá hacerse si-guiendo las reglas de la comparación entre sig-nos denominativos o entre signos mixtos, segúnsea el caso.

5. De las medidas cautelares. De los crite-rios a tomarse en cuenta en el cálculo dela indemnización por daños y perjuicios.

Se abordará el tema de las medidas cautelaresy los criterios a tomarse en cuenta en el cálcu-lo de la indemnización por daños y perjuicios envirtud a que la parte demandante solicitó medi-das cautelares y el pago por indemnización dedaños y perjuicios.

De las medidas cautelares.

El Tribunal, con relación a las medidas caute-lares en los procesos sobre propiedad industrialy la facultad de la autoridad jurisdiccional inter-na, ha señalado que “La doctrina enseña queexiste el riesgo de que el intervalo entre el ejer-cicio de la acción y el pronunciamiento de lasentencia de mérito sea de tal extensión quecomprometa, hasta en forma irreparable, la efec-tividad de la tutela jurisdiccional” (COMOGLIO,Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, seconda

edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365ss.). La prevención de este riesgo impone lanecesidad de una forma de tutela jurisdiccional,la tutela cautelar, que permita al juez conservarel status quo y asegurar a priori la efectividad dela sentencia de mérito.

En el caso de las acciones por infracción de losderechos de propiedad industrial, la norma co-munitaria dispone que la tutela cautelar puedetener por objeto impedir la consumación de lainfracción o de sus efectos, obtener o conservarpruebas, y garantizar la efectividad de la tutelade mérito (artículo 245). En consecuencia, eljuez podrá ordenar, entre otras, las siguientesmedidas: el cese inmediato de los actos consti-tutivos de la presunta infracción; el retiro de loscircuitos comerciales de los productos resultan-tes de la presunta infracción y de los medios ymateriales utilizados predominantemente paracometerla; la suspensión de la importación o dela exportación de tales productos, medios y ma-teriales; la constitución por el presunto infractorde garantía suficiente; y, de ser necesario paraevitar la continuación o repetición de la infrac-ción, el cierre temporal del establecimiento deldemandado (artículo 246). Se trata de medidascuya solicitud corresponde a quien haya ejer-cido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), loque no obsta para que, de permitirlo la legis-lación interna del País Miembro de que se trate,la autoridad nacional competente pueda orde-nar de oficio su aplicación (artículo 246).

Ahora bien, la obtención de la tutela cautelarexige a quien la solicite la carga de presentaruna situación que, a la luz de los elementos deprueba disponibles prima facie, permita al juezconsiderar como verosímil y probable la exis-tencia del derecho que se invoca (fumus boniiuris), y reconocer la presencia del riesgo a quepodría quedar expuesta la efectividad de la sen-tencia de mérito, a causa del retardo en supronunciamiento (periculum in mora). El exa-men de estos requisitos de admisibilidad de lacautela, así como de los otros que se establez-can, conduce, pues, a un juicio de probabilidady no de certeza que, por tanto, no prejuzga entorno a la concesión de la tutela de mérito.

La norma comunitaria prescribe que la medidasólo se ordenará cuando quien la pida acreditesu legitimación para obrar, la existencia del de-recho cuya infracción se denuncia y pruebasque conduzcan a presumir razonablemente la


comisión real o inminente de tal infracción (artí-culo 247). Por tanto, el solicitante tiene la cargade aportar elementos de prueba que permitan ala autoridad nacional competente, a título depresunción iuris tantum, reconocer como pro-bable la legitimación del solicitante, la existen-cia del derecho invocado y su infracción. Seentiende que la autoridad indicada valorará tam-bién el temor fundado de que, durante el interva-lo hasta el pronunciamiento de la sentencia demérito, se vea amenazada la efectividad de latutela del derecho. En todo caso, es de la po-testad discrecional de dicha autoridad condicio-nar la obtención de la medida al otorgamiento,por parte del solicitante, de garantía suficiente,así como valorar la idoneidad y suficiencia dedicha garantía, la cual, de ser el caso, servirápara responder por los daños y perjuicios que,eventualmente, pudieran causarse.

Los efectos de la medida que se acuerde seránprovisorios, ya que se extinguirán en el cursodel proceso o serán absorbidos por la sentenciade mérito”. (Expediente Nº 96-IP-2004, de 22 deseptiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C.Nº 1134 de 3 de noviembre de 2004).

Con relación a lo previsto en el Art. 249 de laDecisión 486, es necesario tomar en cuenta lomencionado precedentemente en relación alobjeto de la aplicación de medidas cautelares,e,-l cual es, precisamente, impedir la consuma-ción de la infracción o de sus efectos, obtener oconservar pruebas, y garantizar la efectividad dela tutela de mérito; en este sentido, la norma enanálisis dispone la procedencia de medidascautelares, sólo sobre los productos resultan-tes de la presunta infracción y de los materia-les o medios que sirvieran principalmente paracometerla, limitando de esta forma el alcancede esta medida accesoria a los bienes que sonmateria del litigio, siendo lógica esta disposi-ción puesto que el propio proceso cautelar pre-senta limitaciones por estar condicionado, poruna parte, al proceso principal del cual es acce-sorio y por ser una medida instrumental quecarece de pretensión propia y cuyos efectosserán netamente procesales.

De los criterios a tomarse en cuenta en elcálculo de la indemnización de daños yperjuicios.

En el proceso interno que dio origen a la pre-sente interpretación el demandante solicita “laindemnización de daños y perjuicios” la misma

que se calculará interpretando el artículo 243 dela Decisión 486. Dicho artículo enuncia, de ma-nera no exhaustiva, algunos criterios para cal-cular la indemnización de daños y perjuiciosprobados por el actor.

El mencionado artículo 243 establece los crite-rios que deberán tomarse en cuenta para elcálculo de la indemnización de los daños y per-juicios sufridos, cuya existencia haya sido opor-tunamente probada en el curso del proceso porel actor. Éste deberá aportar igualmente la cuantíade los daños y perjuicios en referencia o, almenos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que,sufrido por el titular, se encuentre causalmenteenlazado con la conducta del infractor. Por tan-to, será indemnizable el daño emergente, esdecir, la pérdida patrimonial sufrida efectiva-mente por el titular como consecuencia de lavulneración de su derecho. La pérdida en refe-rencia deberá ser estimada tomando en cuen-ta, en lo principal, el grado de comercializaciónde los productos amparados por el signo que noha respetado la exclusividad de la marca. Entodo caso, si el actor ha demandado también laadjudicación en propiedad de los productos re-sultantes de la infracción, así como de los me-dios y materiales que hubiesen sido utilizadospredominantemente para cometerla, deberáimputarse el valor de tales bienes al monto de laindemnización que se acuerde (artículo 241,literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesan-te, es decir, las ganancias que el actor habríaobtenido mediante la comercialización normalde sus productos, de no haber tenido lugar lacompetencia desleal del infractor. En este caso,las ganancias a considerar serán las que ha-brían sido obtenidas en el período que medieentre la ocurrencia efectiva del daño y el pagode la indemnización.

La norma autoriza, además, que se adoptenotros tipos de criterios como el monto del dañoindemnizable y los beneficios obtenidos por elinfractor como consecuencia de sus actos decompetencia desleal, y el precio que habríatenido que pagar por la concesión a su favor deuna licencia contractual, teniendo en cuenta elvalor del derecho infringido y las licencias con-tractuales que ya se hubiera concedido. “Enestos eventos, el juez consultante tendrá quetomar en cuenta el período de vigencia del de-


recho de explotación, el momento de inicio de lainfracción y el número y clase de las licenciasconcedidas”. (Proceso 116-IP-2004).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: La legitimación para obrar, en ejerci-cio de las acciones por infracción de los dere-chos de propiedad industrial establecidos en laDecisión 486, corresponde al titular del derechoy a sus causahabientes, así como a cualquierade los cotitulares, sin necesidad del consenti-miento de los demás, salvo acuerdo en contra-rio. En el caso de que la legislación interna delPaís Miembro lo permita, la norma comunitariahabilita a la autoridad nacional competente paraimpulsar el proceso por iniciativa propia.

En el caso concreto, la sociedad SOCIETÉ BICtiene legitimación para actuar en el caso todavez que es propietaria del registro de las marcastridimensionales BOLÍGRAFO BIC CRISTAL YTAPA DE BOLÍGRAFO BIC CRISTAL, sobre labase de las cuales, supuestamente se perpetróun acto de competencia desleal. Sin embargo,la verificación del representante legal de dichasociedad corresponderá al juez consultante, deacuerdo a su normativa procedimental interna.

SEGUNDO: En materia de marcas, el artículo154 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina recoge el sistema atributi-vo, en el cual, el registro del signo como marcaen la oficina competente de uno de los PaísesMiembros de la Comunidad Andina, configurael único acto constitutivo del derecho de sutitular al uso exclusivo del signo; esto quieredecir, que a partir de ese momento goza de losderechos inherentes a la marca, positivos ynegativos como el ius prohibendi, que está diri-gido a evitar que el doble uso de una marcaidéntica o similar introduzca confusión en elmercado. Sin embargo, el derecho que confiereel registro no tiene carácter retroactivo.

TERCERO: En el ámbito vinculado con la pro-piedad industrial, la conducta competitiva delos agentes económicos deberá ser compatiblecon los usos y prácticas considerados hones-tos por quienes participan en el mercado.

Los actos de competencia desleal se caracteri-zan por ser actos de competencia que puedencausar perjuicio a otro u otros competidores,que se encuentran destinados a crear confu-sión, error o descrédito con el objeto de provo-car la desviación de la clientela ajena, y cuyailicitud deriva de la deslealtad de los mediosempleados.

Son actos de competencia desleal, entre otros,aquéllos capaces de crear confusión en el con-sumidor acerca del establecimiento, los produc-tos o la actividad económica de un competidordeterminado, impidiendo a aquél elegir debida-mente según sus necesidades y deseos.

A los fines de juzgar sobre la deslealtad de losactos capaces de crear confusión, deberá to-marse en cuenta la necesidad de que los esta-blecimientos, los productos o la actividad indus-trial o comercial de los competidores concurranen un mismo mercado.

En el presente caso, el Juez Consultante debe-rá analizar si se trata de un supuesto de compe-tencia desleal por confusión con una marcaregistrada. Al respecto, cabe indicar que antesde analizar el supuesto de competencia des-leal, es necesario que exista riesgo de confu-sión entre los signos confrontados.

CUARTO: Tratándose de marcas tridimensio-nales la comparación entre los signos deberáhacerse partiendo de los elementos que apor-tan distintividad en cada caso como las formasdel diseño, relieves y forma característica delenvase, para establecer si el signo que se pre-tende registrar tiene una contundencia suficien-te frente al registrado para evitar la confusión enel público consumidor sobre el origen empresa-rial del producto en él contenido. Además, no sedebe tener en cuenta elementos accesorios quecomponen la marca tridimensional.

QUINTO: La tutela cautelar tiene por objetoimpedir la consumación de la infracción o desus efectos, obtener o conservar pruebas, ygarantizar la efectividad de la tutela de mérito;en consecuencia, el juez podrá ordenar, entreotras, el retiro de los circuitos comerciales delos productos resultantes de la presunta infrac-ción y de los medios y materiales utilizadospredominantemente para cometerla.

Las medidas cautelares podrán ser solicitadaspor quien haya ejercido o vaya a ejercer laacción, lo que no obsta para que, de permitirlo


la legislación interna del País Miembro de quese trate, la autoridad nacional competente pue-da ordenar de oficio su aplicación.

SEXTO: El artículo 243 de la Decisión 486,enumera de manera no taxativa, algunos crite-rios para calcular la indemnización de daños yperjuicios.

Determinándose que será indemnizable el dañoque, sufrido por el titular, se encuentre causal-mente enlazado con la conducta del infractor.En este marco, será indemnizable el daño emer-gente, es decir, la pérdida patrimonial sufridapor el titular. La pérdida en referencia deberá serestimada tomando en cuenta, en lo principal, elgrado de comercialización de los productos am-parados por el signo que no ha respetado laexclusividad de la marca. En todo caso, si elactor ha demandado también la adjudicación enpropiedad de los productos resultantes de lainfracción, así como de los medios y materialesque hubiesen sido utilizados predominantemen-te para cometerla, deberá imputarse el valor detales bienes al monto de la indemnización quese acuerde.

Será igualmente indemnizable el lucro cesante,es decir, las ganancias que el titular de la mar-ca protegida habría obtenido mediante la comer-cialización normal de sus productos, de no ha-ber tenido lugar la competencia desleal del in-fractor. En este caso, las ganancias a conside-rar serán las que habrían sido obtenidas en elperíodo que medie entre la ocurrencia efectivadel daño y el pago de la indemnización.

El Tribunal Distrinal Nº 2 de lo Contencioso Ad-ministrativo de Guayaquil, República del Ecua-dor, deberá adoptar la presente interpretaciónprejudicial cuando dicte sentencia dentro delproceso interno Nº 357-11-1, de conformidadcon lo dispuesto por el artículo 35 del Tratadode Creación del Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina, así como dar cumplimiento a loprevisto en el artículo 128, párrafo tercero, delEstatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.



Carlos Jaime Villarroel FerrerMAGISTRADO




PROCESO 072-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales b) y e)de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento

en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de

Colombia. Marca: “SOFT DERM” (denominativa). Actor: JAFER LIMITED.Expediente Interno Nº 2008-00379.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los 10 días del mes

de octubre de 2012, procede a resolver la soli-citud de Interpretación Prejudicial formulada por


Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera de la Repúbli-ca de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que, su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 23 de agosto del año dos mil doce.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: JAFER LIMITED.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO (SIC), DELA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado: BIOTOSCANA FARMA S.A.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

- El 10 de julio de 2007, la sociedad BIOTOS-CANA FARMA S.A. solicitó ante la Superin-tendencia de Industria y Comercio el registrode la marca SOFT DERM (denominativa)para distinguir productos comprendidos en laClase 3 de la Clasificación Internacional deNiza.

- Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta dela Propiedad Industrial Nº 579, de 31 de agos-to de 2007 y, dentro del término legal opor-tuno, la sociedad JAFER LIMITED presentóoposición al registro marcario, pues conside-ró que el signo solicitado carecía de distinti-vidad intrínseca necesaria, por tratarse deuna expresión descriptiva de las cualidadesde los productos que identifica.

- Mediante Resolución Nº 10010, de 31 demarzo de 2008, la División de Signos Distinti-vos de la Superintendencia de Industria y

Comercio declaró infundada la oposición pre-sentada por la sociedad JAFER LIMITED yconcedió el registro de la marca SOFT DERM(denominativa) a favor de la sociedad BIO-TOSCANA FARMA S.A., pues consideró queel signo solicitado SOFT DERM (denomina-tivo), es original al evocar una idea de suavi-dad de la piel, mediante la combinación delas palabras “soft” y “derm”.

- La demandante JAFER LIMITED presentórecurso de reposición y en subsidio de ape-lación contra la Resolución Nº 10010, de 2008,resueltos por la División de Signos Distinti-vos de la Superintendencia mediante Resolu-ción Nº 15150, de 19 de mayo de 2008 y porel Superintendente Delegado para la Propie-dad Industrial mediante Resolución Nº 17635,de 30 de mayo de 2008, respectivamente,confirmando lo decidido en la Resolución Nº10010, de 2008.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.

La demandante JAFER LIMITED manifestó losiguiente:

- Alega la aplicación del artículo 172 de laDecisión 486, a fin de solicitar la nulidad de laresolución administrativa que otorgó el regis-tro del signo solicitado.

- Se han violado los artículos 134 y 135 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina.

- Los términos “soft” y “derm” son reconocidospor el público consumidor para describir lacualidad de piel suave para los productoscosméticos y de belleza de la Clase 03.

- La marca concedida no es registrable, puestoda palabra que se entienda y reconozca porel público consumidor como el nombre o ladesignación de un producto o servicio, no essusceptible de ser registrado como marca.

- El signo solicitado SOFT DERM (denomina-tivo) no tiene la capacidad de distinguirse deotros productos destinados a la “piel suave”,pues se limita a describir la cualidad, la fun-ción y/o el destino del producto que represen-ta, informando las características que po-drían encontrarse presentes en cualquier otroproducto del mercado que tenga la cualidadde ser o proporcionar una “piel suave”.

- Las expresiones “soft” y “derm”, son mera-mente descriptivas por cuanto: a) Indica unade las cualidades del producto, así como las


propiedades que posee; b) Indica de maneradirecta e inmediata las propiedades, caracte-rísticas o cualidades de productos para elcuidado y belleza de las personas, sin distin-guirse de otros productos cosméticos seme-jantes dentro del mercado y; c) El consumi-dor promedio al observar los productos marcaSOFT DERM (denominativa), no debe haceresfuerzo alguno para comprender que se tra-ta de una cualidad o propiedad de un produc-to determinado.

- El signo SOFT DERM (denominativo) es unaexpresión de dominio público, que pertenecea todas las personas y, en especial, a todoslos competidores del mercado de los produc-tos de aseo y belleza, que necesariamenteutilizan dicha expresión para describir o indi-car las propiedades de sus productos. Existeun conocimiento generalizado y común de laexpresión SOFT dentro del sector de la cos-mética.

- El registro de la marca SOFT DERM (deno-minativa), engaña al público y al comercio engeneral, pues indica que el titular de la marcaes la empresa que de forma exclusiva ofreceal mercado los productos para el cuidado ybelleza personal que reúnan las calidades deser para “piel suave”.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La sociedad BIOTOSCANA FARMA S.A., ter-cero interesado, contesta la demanda en lossiguientes términos:

- El signo SOFT DERM (denominativo) es re-gistrable, por cuanto corresponde a una ex-presión evocativa, que incorpora un elemen-to de fantasía que transmite indirectamenteal consumidor una idea que permite asociarel signo con el producto que anuncia.

- Se ha concedido el registro de expresionescombinadas en razón a su originalidad, pues“las combinaciones de letras, números y pa-labras poseen el mismo derecho que otrotipo de signos a evitar que en productos igua-les se utilicen las mismas combinaciones osemejantes que sean confundibles, aunquelas palabras que conformen la combinaciónsean de uso común, pues la originalidad en lacombinación de las palabras es la que enesos casos determina la confundibilidad”.

- La originalidad en la combinación de las ex-presiones “soft” y “derm”, permite que la de-nominación sea distintiva y, por tanto, regis-

trable, sin afectar el derecho de otra compa-ñía a utilizar las expresiones combinadascada una con otra expresión.

La Superintendencia de Industria y Comer-cio no contestó la demanda pese a haber sidonotificada oportunamente.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía pre-judicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los cuatro Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, procede la interpretaciónsolicitada de los artículos 134 y 135 de la De-cisión 486. El artículo 134 se limitará al literala), y el artículo 135 se limitará a los literales b)y e).

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.



(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:


(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

e) consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara describir la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, la procedencia geográ-fica, la época de producción u otros datos,características o informaciones de los pro-ductos o de los servicios para los cualesha de usarse dicho signo o indicación,incluidas las expresiones laudatorias refe-ridas a esos productos o servicios;

(…)”.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE MARCAS. LA DISTIN-TIVIDAD.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala que: “(…) constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscepti-bles de representación gráfica. La naturalezadel producto o servicio al cual se ha de aplicaruna marca en ningún caso será obstáculo parasu registro (…)”. Este artículo tiene un triplecontenido, da un concepto de marca, indica losrequisitos que debe reunir un signo para serregistrado como marca y hace una enumera-ción ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de laDecisión 486 se define la marca como un bieninmaterial constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imá-genes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos,monogramas, retratos, etiquetas, emblemas,escudos, sonidos, olores, letras, números, co-lor determinado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envaseso envolturas y otros elementos de soporte, in-dividual o conjuntamente estructurados que,susceptibles de representación gráfica, sirvanpara distinguir en el mercado productos o servi-cios, a fin de que el consumidor o usuario me-dio los identifique, valore, diferencie, seleccioney adquiera sin riesgo de confusión o error acer-ca del origen o la calidad del producto o servi-cio.

Este artículo hace una enumeración enunciativade los signos que pueden constituir marcas, porlo que el Tribunal señala que: “Esta enumera-ción cubre los signos denominativos, gráficos ymixtos, pero también los tridimensionales, asícomo los sonoros y olfativos, lo que revela elpropósito de extender el alcance de la noción demarca”. (Proceso 92-IP-2004, marca: UNIVER-SIDAD VIRTUAL, publicado en la Gaceta Ofi-cial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, seencuentra implícitamente contenido en esta de-finición toda vez que un signo para que puedaser captado y apreciado es necesario que pasea ser una impresión material identificable a finde que, al ser aprehendido por medios senso-riales y asimilado por la inteligencia, penetre enla mente de los consumidores o usuarios. Sobrela perceptibilidad, José Manuel Otero Lastresseñala que: “(…) es un acierto del artículo 134no exigir expresamente el requisito de la ‘percep-tibilidad’, porque ya está implícito en el propioconcepto de marca como bien inmaterial en elprincipal de sus requisitos que es la aptitud dis-tintiva”. [Otero Lastres, José Manuel, ‘Régimende Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo deCartagena (sic)’. Revista Jurídica del Perú. Ju-nio, 2001, p. 132].

La susceptibilidad de representación gráfica jun-tamente con la distintividad, constituyen los re-quisitos expresamente exigidos.

• La susceptibilidad de representación grá-fica es la aptitud que tiene un signo de serdescrito o reproducido en palabras, imáge-nes, fórmulas u otros soportes, es decir, enalgo perceptible para ser captado por el públi-co consumidor. Sobre el tema, Marco MatíasAlemán sostiene: ‘La representación gráficadel signo es una descripción que permite for-marse la idea del signo objeto de la marca,valiéndose para ello de palabras, figuras osignos, o cualquier otro mecanismo idóneo,siempre que tenga la facultad expresiva delos anteriormente señalados’. (Alemán, Mar-co Matías, ‘Normatividad Subregional sobreMarcas de Productos y Servicios’, Top Ma-nagement, Bogotá, p. 77).

• La distintividad es la capacidad que tieneun signo para individualizar, identificar y dife-renciar en el mercado los productos o servi-


cios, haciendo posible que el consumidor ousuario los seleccione. Es considerada comocaracterística esencial que debe reunir todosigno para ser registrado como marca y cons-tituye el presupuesto indispensable para queésta cumpla su función principal de identifi-car e indicar el origen empresarial y, en sucaso incluso, la calidad del producto o servi-cio, sin riesgo de confusión o asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elartículo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la ‘suficiente’ distintividad, sin em-bargo para efectos de registro del signo, deconformidad con el literal a) del artículo 135 dela Decisión 486 se exige que “(…) el signodeberá ser apto para identificar y distinguir en elmercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros idén-ticos o similares, con el objeto de que el consu-midor o usuario los valore, diferencie y selec-cione, sin riesgo de confusión o de asociaciónen torno a su origen empresarial o a su calidad(…) esta exigencia se expresa también a travésde la prohibición contemplada en el artículo135, literal b) de la Decisión en referencia, se-gún la cual no podrán registrarse como marcaslos signos que carezcan de distintividad”. (Pro-ceso 205-IP-2005, caso: FORMA DE UNA BOTAY SUS SUELAS, publicado en la Gaceta OficialNº 1333, de 25 de abril de 2006).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva ‘in-trínseca’ como una capacidad distintiva ‘ex-trínseca’, la primera se refiere a la aptitud indi-vidualizadora del signo, mientras que la segun-da se refiere a su no confundibilidad con otrossignos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su ti-tular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles el ori-gen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión o de asociación,tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debeanalizar en el presente caso si la marca “SOFTDERM” (denominativa) cumple con los requi-sitos del artículo 134 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, y si no seencuentra dentro de las causales de irregistra-bilidad previstas en los artículos 135 y 136 de lareferida Decisión.

B. SIGNOS DESCRIPTIVOS.

En el presente caso, la sociedad JAFER LIMI-TED presentó oposición al registro marcario,pues consideró que el signo solicitado carecíade distintividad intrínseca necesaria, por tratar-se de una expresión descriptiva de las cualida-des de los productos que identifica.

La norma comunitaria y calificada doctrina hanmanifestado respecto a los signos descripti-vos, que son aquellos que informan a los consu-midores exclusivamente lo concerniente a lascaracterísticas de los productos o de los servi-cios que buscan identificar. Al respecto, el tra-tadista Fernández Novoa señala que: “la indi-cación debe tener la virtualidad de comunicarlas características (calidad, cantidad, destino,etc.) a una persona que no conoce el producto oservicio”.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, elsigno descriptivo no tiene poder identificatorio,toda vez que se confunde con lo que va a iden-tificar, sea un producto o servicio o cualquierade sus propiedades o características. De ello secomprende por qué, el literal e) del artículo 135de la Decisión 486 establece la irregistrabilidadde los signos descriptivos, involucrando en esaexcepción al registro marcario, entre otros, losque designen exclusivamente la calidad, la can-tidad, el destino, el valor, la procedencia geo-gráfica, la época de producción u otros datoscaracterísticos o informaciones de los produc-tos o de los servicios, si tales característicasson comunes a otros productos o servicios, elsigno no será distintivo y, en consecuencia, nopodrá ser registrado. Se incluye en esta causalde irregistrabilidad las expresiones laudatoriasreferidas a esos productos o servicios. La des-criptividad de un signo surge principalmente dela relación directa entre éste y los productos oservicios para los cuales está destinado a iden-tificar. Un signo será descriptivo en relacióndirecta con dichos productos o servicios, masno con todo el universo de productos o servi-cios.

El Tribunal en base a la doctrina ha sostenidoque uno de los métodos para determinar si unsigno es descriptivo, es formularse la preguntade “cómo es” el producto o servicio que sepretende registrar, “(...) de tal manera que si larespuesta espontáneamente suministrada -porejemplo por un consumidor medio- es igual a la


de la designación de ese producto, habrá lugara establecer la naturaleza descriptiva de la de-nominación”. (Proceso 27-IP-2001, marca:MIGALLETITA, publicado en la Gaceta OficialNº 686, de 10 de julio de 2001), citando alProceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS YJUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publi-cado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 deseptiembre de 1995).

C. SIGNOS EVOCATIVOS.

En el presente caso, BIOTOSCANA FARMAS.A. señala que el signo SOFT DERM (deno-minativo) es registrable, por cuanto correspon-de a una expresión evocativa, que incorpora unelemento de fantasía que transmite indirecta-mente al consumidor una idea que permite aso-ciar el signo con el producto que anuncia.

Los signos evocativos sugieren en el consumi-dor o en el usuario ciertas características, cua-lidades o efectos del producto o servicio, exi-giéndole hacer uso de la imaginación y del en-tendimiento para relacionar aquel signo con esteobjeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que:

“Las marcas evocativas o sugestivas no ha-cen relación directa e inmediata a una carac-terística o cualidad del producto como suce-de en las marcas descriptivas. El consumi-dor para llegar a comprender qué productos oservicios comprende la marca debe utilizarsu imaginación, es decir, un proceso deducti-vo entre la marca o signo y el producto o ser-vicio”. (Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIEN-DA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 291, de31 de setiembre de 1997).

Se consideran signos evocativos los que po-seen la capacidad de transmitir a la mente unaimagen o una idea sobre el producto, a través dellevar a cabo un desarrollo de la imaginación queconduzca a la configuración en la mente delconsumidor del producto amparado por el distin-tivo. Así pues, el signo evocativo, a diferenciadel descriptivo, cumple la función distintiva de lamarca y, por tanto, es registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar lossignos descriptivos de los evocativos y, portanto, corresponderá también a la autoridad na-cional en cada caso establecer, al examinar la

solicitud de registro, si ella se refiere a uno o aotro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tri-bunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas co-mo marcas débiles por cuanto cualquier per-sona tiene el derecho de evocar en sus mar-cas las propiedades o características de losproductos o de los servicios que van a serdistinguidos con aquellas, lo que supone quesu titular deba aceptar o no pueda impedirque otras marcas evoquen igualmente lasmismas propiedades o características de sumarca. Cabe además recalcar que este tipode marca es sin embargo registrable, no asílas denominaciones genéricas, que son irre-gistrables para precaver que expresiones deuso común o generalizado puedan ser regis-tra-das para asignarlas como denominaciónexclusiva de un producto o de un determina-do servicio” (Proceso 50-IP-2003, sentenciadel 4 de junio del 2003, marca: C-BOND. Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andina).

D. PARTÍCULAS Y PALABRAS DE USO CO-MÚN EN LA CLASE 03. LA MARCA DÉBIL.

En el presente caso, se alega que la marca encontroversia “SOFT DERM” (denominativa) estáintegrada por partículas y palabras de uso co-mún dentro de la Clase 03 de la ClasificaciónInternacional de Niza, en tal virtud, deviene ne-cesario referirse al tema de las partículas ypalabras de uso común y la marca débil.

Al conformar una marca, su creador puede va-lerse de toda clase de elementos como: par-tículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces oterminaciones, que individualmente considera-das pueden estimarse como expresiones deuso común, por lo que no pueden ser objeto demonopolio o dominio absoluto por persona al-guna.

Es claro que el titular de una marca que lleveincluida una expresión de tal naturaleza no tieneun dominio exclusivo sobre ella y, en conse-cuencia, no está facultado por la ley para impe-dir que terceros puedan utilizar dicha expresiónen combinación de otros elementos en la con-formación de signos marcarios, siempre queel resultado sea suficientemente distintivo a finde no crear riesgo confusión.


El Tribunal ha reiterado esta posición de la si-guiente manera:

“Una marca puede incluir en su conjunto pa-labras que individualmente consideradas pue-den estimarse como expresiones de uso co-mún, y que por ser tales no pueden ser objetode monopolio por persona alguna. Por ello eltitular de una marca que lleve incluida unaexpresión de tal naturaleza no está legalmen-te facultado para oponerse a que tercerospuedan utilizar dicha expresión, en combina-ción de otros elementos en la conformaciónde signos marcarios, siempre que el resulta-do sea original y lo suficientemente distintivoa fin de no crear confusión.” 1

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento deuso común sabe que tendrá que coexistir conlas marcas anteriores, y con las que se hande solicitar en el futuro. Y sabe también quesiempre existirá entre las marcas así configu-radas el parecido que se deriva, necesaria-mente, de las partículas coparticipadas in-susceptibles de privilegio marcario. Esto ne-cesariamente tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo. Y por ello se hadicho que esos elementos de uso común sonmarcariamente débiles.” 2

Al realizar el examen comparativo de marcasque se encuentran conformadas por elementosde uso común, éstos no deben ser considera-dos a efectos de determinar si existe confusión,siendo ésta una circunstancia de excepción a laregla de que el cotejo de las marcas debe rea-lizarse atendiendo a una simple visión de con-junto de los signos que se enfrentan, donde eltodo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas porelementos de uso común, la distintividad sebusca en el elemento diferente que integra elsigno, ya que dichas expresiones son marca-riamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza eltitular de la marca descarta que partículas ypalabras necesarias o usuales pertenecientesal dominio público puedan ser utilizadas única-mente por un titular marcario, ya que al ser esosvocablos usuales, no se puede impedir que elpúblico en general los siga utilizando.

• Marca débil

La marca débil es aquella que no posee la su-ficiente fuerza distintiva para impedir el regis-tro de marcas con cierto grado de similitud, adiferencia de las marcas arbitrarias o de fanta-sía. Ahora bien, todo signo registrado comomarca puede hacerse débil en el mercado deproductos o servicios de que se trate. Al res-pecto, el Tribunal ha sostenido que:

“Todo signo registrado como marca puedehacerse débil en el mercado de productos oservicios de que se trate. En efecto, si unode los elementos que integran el signo es decarácter genérico o de uso común, o si evocauna cualidad del producto o servicio, el signose hará débil frente a otros que también in-cluyan uno de tales elementos o cualidades”.(Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMO-KING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134,de 11 de noviembre de 2004).

En efecto, si uno de los elementos que integranel signo es de carácter genérico o de uso co-mún, o si evoca una cualidad del producto oservicio, el signo se hará débil frente a otros quetambién incluyan uno de tales elementos o cua-lidades, inapropiables en exclusiva.

La presencia de una locución genérica nomonopolizable resta fuerza al conjunto en queaparece; nadie, en efecto, puede monopolizaruna raíz genérica, debiendo tolerar que otrasmarcas la incluyan, aunque podrán exigir quelas desinencias u otros componentes del con-junto marcario sirvan para distinguirlo clara-mente del otro”.

No obstante su distintividad, el signo puedehaberse tornado banal por el crecido número deregistros marcarios que lo contienen; no se tra-ta de una cualidad intrínseca del signo, sino desu posición relativa en ese universo de signosque constituye el Registro.

1 Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 dejunio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16de agosto de 2005. Marca: “U.S. ROBOTICS”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

2 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág.215.


El titular de una marca débil, al contener éstauna partícula de uso común no puede impedir suinclusión en marcas de terceros, y fundar enesa sola circunstancia la existencia de con-fundibilidad, ya que entonces se estaría otor-gando al oponente un privilegio inusitado sobreuna raíz de uso general o necesario. Esto nece-sariamente tendrá efectos sobre el criterio quese aplique en el cotejo. Y por ello se ha dichoque esos elementos de uso común son mar-cariamente débiles, y que los cotejos entre mar-cas que los contengan deben ser efectuadoscon criterio benevolente.

E. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO.

En el presente caso, corresponde analizar elpresente tema ya que la sociedad BIOTOS-CANA FARMA S.A. solicitó el registro de lamarca “SOFT DERM” (denominativa), que con-tiene una palabra en idioma inglés, “SOFT”,para distinguir productos comprendidos en laClase 03 de la Clasificación Internacional. Ental virtud se hará referencia al tema de las pala-bras en idioma extranjero.

En el caso del signo integrado por una o máspalabras en idioma extranjero, es de presumirque el significado de éstas no forma parte delconocimiento común, por lo que cabe conside-rarlas como de fantasía y, en consecuencia,procede el registro como marca de la denomina-ción de que se trate.

Al contrario, la denominación en idioma extran-jero no será registrable si el significado concep-tual de las palabras que la integran se ha hechodel conocimiento de la mayoría del público con-sumidor o usuario, habiéndose generalizado suuso, y si se trata de vocablos genéricos o des-criptivos.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, enlos términos siguientes:

“(...) cuando la denominación se exprese enidioma que sirva de raíz al vocablo equiva-lente en la lengua española al de la marcaexaminada, su grado de genericidad o des-criptividad deberá medirse como si se tratarade una expresión local, lo cual sucede fre-cuentemente con las expresiones en idiomaslatinos como el italiano o el francés que porhablarse o entenderse con mayor frecuenciaentre personas de habla hispana o por tener

similitud fonética, son de fácil comprensiónpara el ciudadano común”. (Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”, publicado en la Ga-ceta Oficial Nº 840, de 26 de septiembre de2002) .

Si el signo en idioma extranjero se encuentraintegrado, entre otros vocablos, por una o máspalabras de uso común, su presencia no impe-dirá el registro de la denominación, caso que elconjunto del signo se halle provisto de otroselementos que lo doten de distintividad suficien-te. Y puesto que el vocablo de uso común no esapropiable en exclusiva, el titular de la marcaque la posea no podrá impedir su inclusión enotro signo, ni fundamentar en esta única cir-cunstancia el riesgo de confusión entre las de-nominaciones en conflicto.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en los artícu-los 135 y 136 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad An-dina. La distintividad del signo pre-supone su perceptibilidad por cual-quiera de los sentidos.

SEGUNDO: Los signos descriptivos, que sonaquellos que informan a los consu-midores exclusivamente lo concer-niente a las características de losproductos o de los servicios quebuscan identificar. El Tribunal enbase a la doctrina ha sostenido queuno de los métodos para determi-nar si un signo es descriptivo, esformularse la pregunta de “cómoes” el producto o servicio que sepretende registrar, de tal maneraque si la respuesta espontánea-mente suministrada -por ejemplo porun consumidor medio- es igual a lade la designación de ese producto,habrá lugar a establecer la natura-leza descriptiva de la denominación.


TERCERO: Los signos evocativos sugieren enel consumidor o en el usuario cier-tas características, cualidades oefectos del producto o servicio, exi-giéndole hacer uso de la imagina-ción y del entendimiento para rela-cionar aquel signo con este objeto.El signo evocativo, a diferencia deldescriptivo, cumple la función dis-tintiva de la marca y, por tanto, esregistrable.

CUARTO: Al conformar una marca, su crea-dor puede valerse de toda clase deelementos como: partículas, pala-bras, prefijos o sufijos, raíces o ter-minaciones, que individualmenteconsideradas pueden estimarse co-mo expresiones de uso común. Eltitular de una marca que lleve in-cluida una expresión de tal natura-leza no tiene un dominio exclusivosobre ella y, en consecuencia, noestá facultado por la ley para impe-dir que terceros puedan utilizar di-cha expresión en combinación deotros elementos en la conforma-ción de signos marcarios, siempreque el resultado sea suficiente-mente distintivo a fin de no crearriesgo confusión.

La marca débil es aquella que noposee la suficiente fuerza distinti-va para impedir el registro de mar-cas con cierto grado de similitud, adiferencia de las marcas arbitrariaso de fantasía.

QUINTO: En el caso del signo integrado poruna o más palabras en idioma ex-tranjero, es de presumir que el sig-nificado de éstas no forma parte delconocimiento común, por lo que ca-be considerarlas como de fantasíay, en consecuencia, procede el re-

gistro como marca de la denomina-ción de que se trate. Al contrario,la denominación en idioma extran-jero no será registrable si el signifi-cado conceptual de las palabrasque la integran se ha hecho del co-nocimiento de la mayoría del públi-co consumidor o usuario, habién-dose generalizado su uso, y si setrata de vocablos genéricos o des-criptivos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante alemitir el fallo en el proceso interno deberá adop-tar la presente interpretación. Asimismo, debe-rá dar cumplimiento a las prescripciones conte-nidas en el párrafo tercero del artículo 128 delEstatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.








EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los 10 días del mesde octubre de 2012, procede a resolver la solici-tud de Interpretación Prejudicial formulada porConsejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera de la Repúbli-ca de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andina, asícomo con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que, su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 23 de agosto del año dos mil doce.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar co-mo antecedentes del proceso interno que diolugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: FARMACIA DROGUERÍA SANJORGE LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO (SIC), DELA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado: JORGE HUMBERTO PÉ-REZ LOPERA.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

- El 11 de abril de 2007, la sociedad deman-dante FARMACIA DROGUERÍA SAN JOR-

GE LTDA. solicitó el registro de la marca“SAN JORGE” (mixta) para distinguir servi-cios comprendidos en la Clase 35 de la Cla-sificación Internacional de Niza, la cual fuedebidamente publicada en la Gaceta de laPropiedad Industrial Nº 576, de 31 de mayode 2007.

- Dentro del término legal, el señor JORGEHUMBERTO PEREZ LOPERA formuló oposi-ción contra la solicitud, con base al riesgo deconfusión presentado con su marca registra-da “SAN JORGE” (mixta) de la Clase 05,además que ha solicitado con anteriori-dad los signos en las Clases 03 y 35.

- Mediante la Resolución Nº 41959, de 29 deoctubre de 2008, la División de Signos Dis-tintivos de la Superintendencia de Industria yComercio denegó a la sociedad FARMACIADROGUERÍA SAN JORGE LTDA., el registrosolicitado, al declarar fundada la oposicióndel señor PÉREZ LOPERA.

- A través de su apoderado, la sociedad ac-tora interpuso recurso de reposición y ensubsidio de apelación en contra de la citadaresolución.

- Mediante Resolución Nº 54607, de 22 de di-ciembre de 2008, resolvió confirmar la Reso-lución Nº 41959, de 29 de octubre de 2008.

- Mediante Resolución Nº 1440, de 23 de ene-ro de 2009, se confirmó la decisión anterioren el sentido de confirmar la Resolución quedenegó el registro de la marca “SAN JORGE”(mixta) a la sociedad actora.

- El opositor Pérez Lopera solicitó la revoca-toria directa de la Resolución Nº 1440, por loque mediante Resolución Nº 11922, de 13 demarzo de 2009, se resolvió revocar parcial-mente el artículo segundo de la parte reso-

PROCESO 074-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literala) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con

fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.Marca: “SAN JORGE” (mixta). Actor: Farmacia Droguería San Jorge Ltda.

Expediente Interno Nº 2009-00361.


lutiva, a fin de notificar la resolución adminis-trativa a la persona correcta.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.

La demandante Farmacia Droguería San Jor-ge Ltda. manifestó lo siguiente:

- Mediante la resolución que denegó el regis-tro de la marca “SAN JORGE” (mixta) en laClase 35, la Superintendencia de Industria yComercio violó los artículos 134, 138, 144,152 y 190 a 200 de la Decisión 486.

- FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA.es titular de la marca registrada “SAN JOR-GE” (mixta) en las Clases 03 y 05. Además,es titular de la enseña comercial “SAN JOR-GE” para las Clases 01, 03, 05, 35 y 39, ob-teniendo así un derecho adquirido sobre esamarca.

- “Establecida como queda la titularidad de lamarca SAN JORGE en cabeza de la socie-dad Farmacia Droguería San Jorge Ltda., laexistencia de otros registros que incorpo-ren el mismo término SAN JORGE o expre-siones parecidas a nombre de otras perso-nas sólo es atribuible a deficiencias de lapropia oficina nacional competente (…) y notiene por qué afectar, ni los derechos atrásrelacionados, ni el derecho a que se concedael nuevo registro que estamos solicitando eneste asunto”.

- Es titular de la marca SAN JORGE en laClase 05, es decir, “la marca fundamento dela oposición coexiste con la de mi apoderadopara la misma clase y productos (Clase 05),lo que sin duda deja sin piso las aseveracio-nes de la SIC”.

- La Decisión 486 en su artículo 200 disponeque la protección de las enseñas se rige porlas disposiciones relativas al nombre comer-cial, con lo cual asiste a la demandante elderecho de prioridad y protección de su ense-ña comercial, en base a lo cual se debió de-clarar infundada la oposición y proceder aconceder el registro solicitado.

- La Superintendencia hizo un análisis sesga-do sobre la confundibilidad, al aducir que elseñor JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA

es titular de la marca “SAN JORGE” (mixta)para productos de la Clase 05, ignorando quela sociedad demandante es también propie-taria de un signo idéntico, “SAN JORGE”,para la misma clase 05, dejando sin funda-mento que ambas marcas puedan coexistiren el mercado sin generar confusión entre losconsumidores.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comer-cio presentó contestación a la demanda en lossiguientes términos:

- Las pretensiones de la demanda deben serrechazadas, ya que no fueron violadas lasnormas invocadas por la sociedad FARMA-CIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA.

- Los requisitos de registrabilidad de una mar-ca son la perceptibilidad, la distintividad y lasusceptibilidad de representación gráfica, ypara realizar ese análisis se debe hacer te-niendo en cuenta la visión global del signo,mirando la totalidad de sus elementos, talescomo la unidad fonética y gráfica de los nom-bres y su estructura general, y no sus partesaisladas.

- Tratándose de productos farmacéuticos, ve-terinarios, fungicidas y herbicidas, el estudiode registrabilidad debe ser realizado de ma-nera minuciosa, de manera que no se pongaen riesgo la salud y la vida humana, animaly vegetal.

- Para que el nombre comercial sea protegidoen el trámite de un registro, primero el intere-sado debe presentar oportunamente las ob-servaciones y allegar los elementos probato-rios que demuestren su interés legítimo, cosaque no sucedió en el caso sublitis.

- Al examinar la distintividad de la marca soli-citada, ésta reproduce la parte predominantedel nombre comercial “SAN JORGE”, en ra-zón de lo cual carece de toda distintividad yconllevaría al público consumidor a incurrir enerror.

El tercero interesado JORGE HUMBERTOPÉREZ LOPERA no dio contestación a la de-manda.


IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía pre-judicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los cuatro Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el juez no solicita interpre-tación de norma alguna, pero menciona las nor-mas que fueron invocadas por la parte actora:arts. 134, 138, 144, 152, 190 y 200 de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por lo tanto, de oficio, se interpretarán los ar-tículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150de la Decisión 486.


DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.



b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aque-llos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en par-ticular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo148, o si no se hubiesen presentado oposi-ciones, la oficina nacional competente proce-derá a realizar el examen de registrabilidad.En caso se hubiesen presentado oposicio-nes, la oficina nacional competente se pro-nunciará sobre éstas y sobre la concesión odenegatoria del registro de la marca median-te resolución.

(…)”.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE MARCAS.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala que: “(…) constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscepti-bles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha de apli-car una marca en ningún caso será obstáculopara su registro (…)”. Este artículo tiene untriple contenido, da un concepto de marca, indi-ca los requisitos que debe reunir un signo paraser registrado como marca y hace una enume-ración ejemplificativa de los signos registra-bles.

Con base al concepto del artículo 134 de laDecisión 486 se define la marca como un bieninmaterial constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imáge-nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo-nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-cudos, sonidos, olores, letras, números, colordeterminado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indivi-


dual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciati-va de los signos que pueden constituir marcas,por lo que el Tribunal señala que: ‘Esta enume-ración cubre los signos denominativos, gráficosy mixtos, pero también los tridimensionales, asícomo los sonoros y olfativos, lo que revela elpropósito de extender el alcance de la noción demarca’. (Proceso 92-IP-2004, marca: UNIVER-SIDAD VIRTUAL, publicado en la Gaceta Ofi-cial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, seencuentra implícitamente contenido en estadefinición toda vez que un signo para que pue-da ser captado y apreciado es necesario quepase a ser una impresión material identificable afin de que, al ser aprehendido por medios sen-soriales y asimilado por la inteligencia, penetreen la mente de los consumidores o usuarios.Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Las-tres señala que: ‘(…) es un acierto del artículo134 no exigir expresamente el requisito de la‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en elpropio concepto de marca como bien inmaterialen el principal de sus requisitos que es la apti-tud distintiva’. [Otero Lastres, José Manuel, ‘Ré-gimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuer-do de Cartagena (sic)’. Revista Jurídica del Perú.Junio, 2001, p. 132].

La susceptibilidad de representación gráficajuntamente con la distintividad, constituyen losrequisitos expresamente exigidos.

• La susceptibilidad de representación grá-fica es la aptitud que tiene un signo de serdescrito o reproducido en palabras, imáge-nes, fórmulas u otros soportes, es decir, enalgo perceptible para ser captado por el públi-co consumidor. Sobre el tema, Marco MatíasAlemán sostiene: ‘La representación gráficadel signo es una descripción que permiteformarse la idea del signo objeto de la marca,valiéndose para ello de palabras, figuras osignos, o cualquier otro mecanismo idóneo,siempre que tenga la facultad expresiva de

los anteriormente señalados’. (Alemán, Mar-co Matías, ‘Normatividad Subregional sobreMarcas de Productos y Servicios’, Top Ma-nagement, Bogotá, p. 77).

• La distintividad es la capacidad que tieneun signo para individualizar, identificar y dife-renciar en el mercado los productos o servi-cios, haciendo posible que el consumidor ousuario los seleccione. Es considerada comocaracterística esencial que debe reunir todosigno para ser registrado como marca y cons-tituye el presupuesto indispensable para queésta cumpla su función principal de identifi-car e indicar el origen empresarial y, en sucaso incluso, la calidad del producto o servi-cio, sin riesgo de confusión o asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elartículo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la ‘suficiente’ distintividad, sin em-bargo para efectos de registro del signo, deconformidad con el literal a) del artículo 135 dela Decisión 486 se exige que “(…) el signo de-berá ser apto para identificar y distinguir en elmercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros idén-ticos o similares, con el objeto de que el consu-midor o usuario los valore, diferencie y seleccio-ne, sin riesgo de confusión o de asociación entorno a su origen empresarial o a su calidad (…)esta exigencia se expresa también a través dela prohibición contemplada en el artículo 135,literal b) de la Decisión en referencia, según lacual no podrán registrarse como marcas lossignos que carezcan de distintividad”. (Proce-so 205-IP-2005, caso: FORMA DE UNA BOTAY SUS SUELAS, publicado en la Gaceta OficialNº 1333, de 25 de abril de 2006).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva ‘in-trínseca’ como una capacidad distintiva ‘extrín-seca’, la primera se refiere a la aptitud indivi-dualizadora del signo, mientras que la segundase refiere a su no confundibilidad con otrossignos.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobreel signo distintivo como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles el ori-gen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión o de asociación,tornando así transparente el mercado.


En consecuencia, el Juez Consultante debeanalizar en el presente caso si la marca “SANJORGE” (mixta) cumple con los requisitos delartículo 134 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina, y si no se encuentradentro de las causales de irregistrabilidad pre-vistas en los artículos 135 y 136 de la referidaDecisión.

A. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-FUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARAEL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el presente caso, JORGE HUMBERTO PÉ-REZ LOPERA formuló oposición contra la soli-citud, en base al riesgo de confusión presen-tado con su marca registrada “SAN JORGE”(mixta) de la Clase 05, además que ha solicita-do con anterioridad los signos en las Clases 03y 35 de la Clasificación Internacional.

1. Irregistrabilidad de signos por identidado similitud

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, consa-gra una causal de irregistrabilidad relacionadaespecíficamente con el requisito de distintivi-dad. Establece, que no son registrables los sig-nos que sean idénticos o se asemejen a unamarca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, en relación, con losmismos productos o servicios, o para productoso servicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar un riesgo de confusión y/ode asociación.

Asimismo, no pueden registrarse como mar-cas los signos que sean idénticos o se aseme-jen a un nombre comercial protegido, siempreque dadas las circunstancias pueda inducirseal público a error, razón por la cual únicamenteel titular de un nombre comercial puede utilizar-lo y registrarlo como marca y correlativamentesólo el titular de una marca registrada puedeutilizarla y registrarla como nombre comercial.

Los signos distintivos en el mercado se ex-ponen a diversos factores de riesgo; la doctri-na tradicionalmente se ha referido a dos clases:al de confusión y/o de asociación. Actualmente,la lista se ha extendido y se han clasificadootros tipos de riesgos, con el objetivo de prote-

ger los signos distintivos según su grado de no-toriedad.1

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa“SHERATON”, publicado en la Gaceta OficialN° 1648, de 21 de agosto de 2008).

1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchasmarcas poseen una imagen atractiva que puedeser empleada en la promoción de productos o ser-vicios distintos. La creación de esta imagen no escasual, sino que obedece a una estrategia de mar-keting y a cuantiosos desembolsos de dinero. Losriesgos a los que se ven expuestos estos signosson: dilución del valor atractivo de la marca, usoparasitario de las representaciones positivas quecondensa el signo, utilización de la marca paraproductos o servicios distintos de forma que pue-da dañarse las asociaciones positivas que la mar-ca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidostradicionalmente por el sistema de marcas, sólo elprimero (dilución del valor atractivo de la marca)era merecedor de una protección ampliada. Paraello la marca debía revestir determinadas caracte-rísticas, entre las cuales, era relevante la implan-tación del signo en prácticamente la totalidad delpúblico de los consumidores. Se cuestionó enton-ces si sólo este tipo de marcas debían mereceruna protección contra los otros riesgos señala-dos. La conclusión a la que se llegó fue que el fun-damento común a estos riesgos, no era tanto lagran implantación que goza el signo en el tráficoeconómico, sino la reputación que condensa lamarca, de la cual se hace un uso parasitario o setrata de dañar negativamente. Surgen entonces lostérminos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta repu-tación’ para definir a este nuevo tipo de signo quecondensa una elevada reputación y prestigio quelo hace merecedor de una protección más allá dela regla de la especialidad”.


Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición, con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, comoefecto, que el consumidor no incurra en error alrealizar la elección de los productos o serviciosque desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-petente debe observar y establecer si entre lossignos en conflicto existe identidad o semejan-za, para determinar luego, si esto es capaz degenerar confusión o asociación entre los consu-midores. De la conclusión a que se arribe, de-penderá la registrabilidad o no del signo.

Para valorar la similitud marcaria y el riesgo deconfusión es necesario, en términos generales,considerar los siguientes tipos de similitud:

• La similitud ortográfica. Se da por la se-mejanza de las letras entre los signos a com-pararse. La sucesión de vocales, la longitudde la palabra o palabras, el número de síla-bas, las raíces o las terminaciones iguales,pueden incrementar la confusión.

• La similitud fonética. Se presenta entresignos que al ser pronunciados tienen un so-nido similar. La determinación de tal similituddepende, entre otros elementos, de la identi-dad en la sílaba tónica o de la coincidenciaen las raíces o terminaciones; sin embargo,deben tenerse también en cuenta las particu-laridades de cada caso, con el fin de determi-nar si existe la posibilidad real de confusiónentre los signos confrontados.

• La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan la misma o similar idea,que deriva del contenido o del parecido con-ceptual de los signos.

“Hay riesgo de confusión cuando el consumidoro usuario medio no distinga en el mercado elorigen empresarial del producto o servicio iden-tificado por un signo de modo que pudiera atri-buir, por la falsa apreciación de la realidad, ados productos o servicios que se le ofrecen unorigen empresarial común al extremo que, siexiste identidad o semejanza entre el signo pen-

diente de registro y la marca registrada o unsigno previamente solicitado para registro, sur-giría el riesgo de que el consumidor o usuariorelacione y confunda aquel signo con esta mar-ca o con el signo previamente solicitado”. (Pro-ceso 103-IP-2005, marca. “DEIMAN” (mixta),publicado en la Gaceta Oficial Nº 1308, de 16 demarzo de 2006).

También es importante tener en cuenta queademás del riesgo de confusión que se buscaevitar en los consumidores con la existencia enel mercado de marcas idénticas o similares,“ahora se ve ampliado con la vigencia de la De-cisión 486, en la que se incluye el denominado«riesgo de asociación», en particular, los artícu-los 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literald). Dicho riesgo debe ser entendido en el senti-do de que el derecho emanado de una marcadebidamente registrada, que da protección alproducto o servicio amparado por la misma,debe estar encaminado a indicar, por una parte,quién es su titular a efectos de distinguirlo deotros fabricantes o comerciantes de productoso servicios idénticos o similares; y por otraparte, a que los sujetos destinatarios de dichosbienes o prestaciones los identifiquen, adquie-ran o requieran sobre la base de su proceden-cia. (Proceso 84-IP-2000, marca: KRISTAL, pu-blicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 dejunio de 2001).

En el riesgo de asociación el consumidor sabeque el producto no pertenece a la misma em-presa, pero sí considera que pertenece a unmismo grupo empresarial, o a una empresa vin-culada comercialmente.

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro de origen empresarial distinto, ya que conla sola posibilidad del surgimiento de dichoriesgo, los empresarios se beneficiarían sobrela base de la actividad y honestidad ajenas.(Proceso 103-IP-2005, ya citado).

2. Reglas para el cotejo de signos distinti-vos

Corresponde a la Autoridad Nacional Compe-tente proceder al cotejo entre los signos con-frontados, para luego determinar si existe o noriesgo de confusión, considerando para ello lasreglas doctrinarias establecidas a ese propósi-to.


En reiteradas sentencias este Tribunal ha mani-festado que al momento de realizar la compa-ración entre dos signos el examinador debetomar en cuenta los criterios que, elaboradospor la doctrina 2, han sido acogidos por la juris-prudencia de esta Institución, y que son del si-guiente tenor:

1. “La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por los signos.

2. Los signos deben ser examinados en for-ma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lossignos.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colo-carse en el lugar del comprador presunto,tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por lossignos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina parael cotejo de todo tipo de signos sugieren que lacomparación debe efectuarse sin descomponerlos elementos que conforman el conjunto mar-cario, es decir, que se debe hacer una visión deconjunto de los signos en conflicto con la finali-dad de no destruir su unidad ortográfica, audi-tiva e ideológica.

En la comparación entre signos debe emplear-se el método del cotejo sucesivo, ya que no esprocedente realizar un análisis simultáneo dadoque el consumidor no observa al mismo tiem-po los signos sino que lo hace en una formaindividualizada. A efectos de determinar la simi-litud general entre dos signos no se observanlos elementos diferentes existentes en ellos,sino que se debe enfatizar en señalar cuálesson sus semejanzas, pues es allí donde mayor-mente se percibe el riesgo de que se genereconfusión.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOSCON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA.

En el presente caso, se solicitó el registro de lamarca “SAN JORGE” (mixta) para distinguir ser-

vicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasi-ficación Internacional de Niza. Contra dicho re-gistro, JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERAformuló oposición en base al riesgo de confu-sión presentado con su marca registrada “SANJORGE” (mixta) de la Clase 05, además que hasolicitado con anterioridad los signos en lasClases 03 y 35.

Las marcas denominativas llamadas tambiénnominales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formadas por una o variasletras, palabras o números, individual o conjun-tamente estructurados, que integran un conjun-to o un todo pronunciable y que pueden o notener significado conceptual. Este tipo de mar-cas se subdividen en: “sugestivas” que son lasque tienen una connotación conceptual que evo-ca ciertas cualidades o funciones del productoidentificado por la marca; y “arbitrarias” que nomanifiestan conexión alguna entre su significa-do y la naturaleza, cualidades y funciones delproducto que va a identificar.

Es así que, dentro de los signos denominativosestán los signos denominativos compuestos,que son aquellos que se componen de dos omás palabras. Al respecto, el Tribunal ha esta-blecido que: “No existe prohibición alguna pa-ra que los signos a registrarse adopten, entreotros, cualquiera de estas formas: se compon-gan de una palabra compuesta, o de dos o máspalabras, con o sin significación conceptual,con o sin el acompañamiento de un gráfico(...)”. (Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”,publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 dejunio de 2001).

El signo mixto se conforma por un elementodenominativo y uno gráfico; el primero se com-pone de una o más palabras que forman un todopronunciable, dotado o no de un significado con-ceptual y, el segundo, contiene trazos defini-dos o dibujos que son percibidos a través de lavista. Los dibujos pueden adoptar gran canti-dad de variantes y llamarse de diferentes for-mas: emblemas, logotipos, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo delsigno mixto suele ser el preponderante, ya quelas palabras causan gran impacto en la mentedel consumidor, quien habitualmente solicita elproducto o servicio a través de la palabra odenominación contenida en el conjunto mar-cario.

2 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCASDE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, EditorialRobis, pp. 351 y ss.


Sin embargo, de conformidad con las particula-ridades de cada caso, puede suceder que elelemento predominante sea el elemento gráfico,que por su tamaño, color, diseño y otras carac-terísticas, pueda causar mayor impacto en elconsumidor.

Si el elemento determinante en un signo mixtoes el denominativo y en el otro el gráfico, enprincipio, no habría riesgo de confusión. Si porel contrario, en ambos signos mixtos el ele-mento determinante resulta ser el gráfico, el co-tejo habrá que hacerse a partir de los rasgos,dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o delconcepto que evoca en cada caso este elemen-to. Y si en ambos casos dicho elemento es eldenominativo, el cotejo deberá realizarse de con-formidad con las siguientes reglas para la com-paración entre signos denominativos:

• Se debe analizar, cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad foné-tica. Sin embargo, es importante tener encuenta las sílabas o letras que poseen unafunción diferenciadora en el conjunto, ya queesto ayudaría a entender cómo el signo espercibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

• Se debe observar, el orden de las vocales, yaque esto indica la sonoridad de la denomina-ción.

• Se debe determinar, el elemento que impac-ta de una manera más fuerte en la mente delconsumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante,aplicando el anterior criterio, debe establecer elriesgo de confusión que pudiera existir entre lossignos mixtos confrontados.

D. CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el presente caso, la demandante FarmaciaDroguería San Jorge Ltda. solicitó el registro dela marca “SAN JORGE” (mixta) para distinguirservicios comprendidos en la Clase 35, por suparte JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA for-

muló oposición en base al riesgo de confusiónpresentado con su marca registrada “SAN JOR-GE” (mixta) de la Clase 05, además que hasolicitado con anterioridad los signos en lasClases 03 y 35. Por ello corresponde evaluar laconexión competitiva entre ambas marcas.

Para determinar la similitud de dos marcas sedebe establecer la conexión competitiva entrelos productos y/o servicios que se pretendendistinguir. Existen criterios para determinar lasimilitud o conexión competitiva entre los ser-vicios que amparados por una marca se en-cuentran en conflicto. A tal efecto, el Tribunal harecogido los siguientes criterios para definir eltema para la conexión competitiva:

a) La inclusión de los servicios en unamisma clase del nomenclátor: (…) Ocu-rre cuando se limita el registro a uno ovarios de los servicios de una clase delnomenclátor, perdiendo su valor al produ-cirse el registro para toda la clase. En elcaso de la limitación, la prueba para de-mostrar que entre los servicios que cons-tan en dicha clase no son similares o noguardan similitud para impedir el registro,corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lu-gares de comercialización o expendio deservicios que influyen escasamente paraque pueda producirse su conexión compe-titiva. En cambio, se daría tal conexióncompetitiva, en tiendas o almacenes es-pecializados en la venta de determinadosbienes. Igual confusión se daría en peque-ños sitios de expendio donde marcas simi-lares pueden ser confundidas cuando losservicios guardan también una aparentesimilitud.

c) Similares medios de publicidad: Losmedios de comercialización o distribucióntienen relación con los medios de difusiónde los servicios. Si los mismos serviciosse difunden por la publicidad general- radiotelevisión y prensa-, presumiblemente sepresentaría una conexión competitiva, olos servicios serían competitivamenteconexos. Por otro lado, si la difusión esrestringida por medio de revistas especia-lizadas, comunicación directa, boletines,mensajes telefónicos, etc., la conexióncompetitiva sería menor.


d) Relación o vinculación entre servicios:Cierta relación entre los servicios puedecrear una conexión competitiva. Tambiéninfluye en la asociación que el consumidorhaga del origen empresarial de los servi-cios relacionados, lo que eventualmentepuede llevarlo a confusión en caso de queesa similitud sea tal que el consumidormedio de dichos servicios asuma que pro-vienen del mismo origen.

e) Uso conjunto o complementario de ser-vicios: Los servicios que comúnmente sepuedan utilizar conjuntamente pueden darlugar a confusión respecto al origen em-presarial, ya que el público consumidorsupondría que los dos servicios son delmismo empresario. La complementarie-dad entre los servicios debe entenderse enforma directa, es decir, que el uso de unservicio puede suponer el uso necesariodel otro, o que sin un servicio no puedeutilizarse el otro o su utilización no sería lade su última finalidad o función.

f) Mismo género de los servicios: Pese aque puedan encontrarse en diferentes cla-ses y cumplir distintas funciones o finali-dades, si tienen similares características,existe la posibilidad de que se origine elriesgo de confusión al estar identificadospor marcas también similares o idénticas(por ejemplo: medias de deporte y mediasde vestir”. (Proceso N° 114-IP-2003. Mar-ca: “EBEL INTERNATIONAL” (mixta), pu-blicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14de enero de 2004).

E. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

En el presente caso, la demandante FARMA-CIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. es titularde la marca registrada “SAN JORGE” (mixta) enlas Clases 03 y 05. Además es titular de la en-seña comercial “SAN JORGE” para las Clases01, 03, 05, 35 y 39, por lo que alega que tienederecho a que se le otorgue el registro de lamarca SAN JORGE (mixta) en la Clase 35.

Al respecto, cabe señalar que si bien el solici-tante alega que ya cuenta con otros registros,ello no exime a la autoridad administrativa derealizar el respectivo examen de registrabilidad.El hecho de ser titular de dichas marcas y en-señas comerciales no le da derecho al solicitan-

te a acceder de manera automática al registrosolicitado.

En efecto, el artículo 150 de la Decisión 486determina que: “Vencido el plazo establecidoen el artículo 148, o si no se hubiesen presenta-do oposiciones, la oficina nacional competenteprocederá a realizar el examen de registrabili-dad. En caso se hubiesen presentado oposicio-nes, la oficina nacional competente se pronun-ciará sobre éstas y sobre la concesión o denega-toria del registro de la marca mediante resolu-ción”.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Com-petente le corresponde realizar el examen deregistrabilidad, el que es obligatorio y debe lle-varse a cabo aún en el caso de que no hubiesensido presentadas oposiciones; en consecuen-cia, la Autoridad Competente en ningún casoqueda eximida de realizar el examen de fondopara conceder o negar el registro. En el caso deque sean presentadas oposiciones, la OficinaNacional Competente se pronunciará acerca deellas así como acerca de la concesión o de ladenegación del registro solicitado.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “Laexistencia de oposiciones compromete más aúnal funcionario respecto de la realización del exa-men de fondo, pero, la inexistencia de las mis-mas no lo libera de la obligación de practicarlo;esto, porque el objetivo de la norma es el de quedicho examen se convierta en etapa obligatoriadentro del proceso de concesión o de denega-ción de los registros marcarios.” (Proceso 16-IP-2003, Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”, pu-blicado en la Gaceta Oficial Nº 916, de 2 de abrilde 2003).

Asimismo, el examen de registrabilidad que, enapego a lo dispuesto en el artículo 150 de lamisma Decisión, debe practicar la oficina co-rrespondiente, comprende el análisis de todaslas exigencias que aquella impone para que unsigno pueda ser registrado como marca, par-tiendo, desde luego, de los requisitos fijadospor el artículo 134 y, tomando en considera-ción las prohibiciones determinadas por los ar-tículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina NacionalCompetente, la que en definitiva decida sobrelas oposiciones formuladas, en el caso de quehayan sido presentadas, y, desde luego, res-


pecto de la concesión o de la denegación delregistro solicitado; el acto de concesión o dedenegación del registro debe estar respaldadoen un estudio prolijo, técnico y pormenorizadode todos los elementos y reglas que le sirvieronde base para tomar su decisión. El funcionariodebe aplicar las reglas que la doctrina y lajurisprudencia han establecido con esa finali-dad. La aplicación que de éstas se realice en elexamen comparativo dependerá, en cada caso,de las circunstancias y hechos que rodeen a lasmarcas en conflicto.

Asimismo, en anteriores providencias, el Tribu-nal ha establecido ciertas características apli-cables al examen de registrabilidad, a saber:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Pre-judiciales 3 ha abordado el tema del examende registrabilidad, pero en uno de sus últimospronunciamientos determinó con toda clari-dad cuáles son las características de dichoexamen:

1. El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente de-be realizar el examen de registrabilidadasí no se hubieren presentado oposicio-nes, o no hubiere solicitud expresa de untercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.La Oficina Nacional Competente al anali-zar si un signo puede ser registrado comomarca debe revisar si cumple con todoslos requisitos de artículo 134 de la Deci-sión 486, y luego determinar si el signosolicitado encaja o no dentro de alguna delas causales de irregistrabilidad consagra-das en los artículos 135 y 136 de la mismanorma.

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la OficinaNacional Competente, así hubiera o nooposiciones, deberá revisar si el signo so-licitado no encuadra dentro del supuestode irregistrabilidad contemplado en el ar-

tículo 136, literal a); es decir, debe deter-minar si es o no idéntico o se asemeja ono a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero,para los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación” 4.

Otra de las características del examen de re-gistrabilidad es su autonomía tanto en relacióncon las decisiones expedidas por otras Oficinasde Registro Marcario, como en relación conanteriores decisiones expedidas por la propiaoficina.

Acerca de los actos administrativos referentesa la concesión o a la denegación de registrosmarcarios este Tribunal ha manifestado:

‘(...) requieren de motivación para su validez;pero si, además, la obligación de motivar vieneimpuesta legalmente -en el presente caso por lamisma norma comunitaria, de prevalente apli-cación- debe entonces formar parte de aquél y,además, como lo ha expresado la jurispruden-cia de este Tribunal Andino, podría quedar afec-tada de nulidad absoluta la resolución que loscontenga si por inmotivación lesiona el derechode defensa de los administrados” (Proceso 35-IP-98, Marca: “GLEN SIMON” , publicado en laGaceta Oficial Nº 422, de 30 de marzo de 1999).

F. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MAR-CAS POSIBLEMENTE CONFUNDIBLES CONMARCAS QUE DISTINGUEN PRODUCTOSDE LA CLASE 05.

En el presente caso, la Superintendencia deIndustria y Comercio señaló que tratándose deproductos farmacéuticos, veterinarios, fungici-das y herbicidas, el estudio de registrabilidaddebe ser realizado de manera minuciosa, demanera que no se ponga en riesgo la salud y lavida humana, animal y vegetal.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que lacomparación entre marcas destinadas a distin-guir productos farmacéuticos impone un exa-

3 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudicia-les sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 dejulio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpre-tación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro delproceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.

4 Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 dediciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de2007, marca: “TRANSPACK”. TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA COMUNIDAD ANDINA.


men más riguroso, vista la repercusión del ries-go de confusión que se suscite en la salud delos consumidores. Dicho criterio se aplica, ade-más, a los otros productos de la Clase 05, talescomo, los productos veterinarios, fungicidas yherbicidas.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “porla tesis de que en cuanto a marcas farmacéuti-cas el examen de la confundibilidad debe tenerun estudio y análisis más prolijo evitando el re-gistro de marcas cuya denominación tenga unaestrecha similitud, para evitar precisamente, queel consumidor solicite un producto confundién-dose con otro, lo que en determinadas circuns-tancias puede causar un daño irreparable a lasalud humana, más aun considerando que enmuchos establecimientos, aún medicamentosde delicado uso, son expendidos sin receta mé-dica y con el solo consejo del farmacéutico deturno”. 5

Así pues, el rigor del examen encuentra justifi-cación en “las peligrosas consecuencias quepuede acarrear para la salud una eventual con-fusión que llegare a producirse en el momentode adquirir un determinado producto farmacéuti-co, dado que la ingestión errónea de éste puedeproducir efectos nocivos y hasta fatales”. 6

El Tribunal ha declarado, con fundamento enlas orientaciones de la doctrina, que “El interésde la ley en evitar todo error en el mercado nosólo se refiere al respeto que merece toda mar-ca anterior que ha ganado con su esfuerzo uncrédito, sino también defender a los posiblesclientes, que en materia tan delicada y peligro-sa como la farmacéutica pudiera acarrearlesperjuicios una equivocación”, y que “al confron-tar las marcas que distinguen productos farma-céuticos hay que atender al consumidor medioque solicita el correspondiente producto. Depoco sirve que el expendedor de los productossea personal especializado, si el consumidorincurre en error al solicitar el producto”. 7

Es cierto que “(…) existen factores que contri-buyen a evitar la confusión, tales como, la inter-vención de médicos a través del récipe queorienta la compra del producto y (…) la expedi-ción de productos sin receta médica”, pero enninguno de estos casos “puede descartarse enforma absoluta la posibilidad de algún tipo deerror. Por lo tanto, conforme a lo anteriormenteexpuesto, este Tribunal considera acertada laposición doctrinaria de establecer el mayor gra-do de rigurosidad al momento de confrontarmarcas farmacéuticas”. 8


C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregistra-bilidad señaladas en los artículos135 y 136 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andi-na. La distintividad del signo presu-pone su perceptibilidad por cual-quiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entredos signos distintivos, la autoridadnacional que corresponda deberáproceder al cotejo de los signos enconflicto, para luego determinar siexiste o no riesgo de confusión y/ode asociación, acorde con las re-glas establecidas en la presen-te providencia. Se debe tener encuenta que basta con la posibilidadde riesgo de confusión y/o asocia-ción para que opere la prohibiciónde registro.

TERCERO: Si el elemento determinante en unsigno mixto es el denominativo yen el otro el gráfico, en principio, nohabría riesgo de confusión. Si por

5 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C.Nº 578, del 27 de junio del 2000. Caso: “AMOXIFARMA”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA.

6 Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C.Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

7 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos deDerecho de Marcas”; Madrid, Editorial MontecorvoS.A., 1984, Págs. 265 y 266.

8 Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C.Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


el contrario, en ambos signos mix-tos el elemento determinante resul-ta ser el gráfico, el cotejo habráque hacerse a partir de los rasgos,dibujos e imágenes de cada uno deellos, o del concepto que evoca encada caso este elemento. Y si enambos casos dicho elemento es eldenominativo, el cotejo deberá rea-lizarse de conformidad con las si-guientes reglas para la compara-ción entre signos denominativos:

a) Se debe analizar, cada signo ensu conjunto.

b) Se debe tener en cuenta la síla-ba tónica de los signos a com-parar, ya que si ocupa la mismaposición, es idéntica o muy difí-cil de distinguir, la semejanzaentre los signos podría ser evi-dente.

c) Se debe observar, el orden delas vocales, ya que esto indicala sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar, el elemen-to que impacta de una maneramás fuerte en la mente del con-sumidor.

CUARTO: El Juez Consultante deberá consi-derar también los criterios que permi-ten establecer la posible conexióncompetitiva existente entre los sig-nos confrontados. Deberá tenerseen cuenta en principio que, de noexistir conexión competitiva entrelos productos y/o servicios, la simi-litud de los signos no impediría elregistro de la marca.

QUINTO: En el presente caso, si bien el soli-citante alega que ya cuenta conotros registros, ello no exime a laautoridad administrativa de realizarel respectivo examen de registra-bilidad. El hecho de ser titular dedichas marcas y enseñas comer-ciales no le da derecho al solicitan-te a acceder de manera automáticaal registro solicitado.

De acuerdo al artículo 150 de laDecisión 486 una vez vencido elplazo para presentar oposiciones ala concesión de la marca solicita-da la oficina nacional competenteprocederá a realizar el examen deregistrabilidad, el cual es obligato-rio y debe llevarse a cabo aún en elcaso de que no hubiesen sido pre-sentadas oposiciones.

SEXTO: El examen de registrabilidad demarcas posiblemente confundi-bles con marcas que distinguen pro-ductos de la clase 05 debe ser rigu-roso, a fin de evitar que los consu-midores incurran en confusión en-tre diferentes productos, por la si-militud existente entre las marcasque los designan, teniendo presen-te que, de generarse error, éste po-dría tener consecuencias graves yhasta fatales en la salud de laspersonas, por esta razón se reco-mienda al examinador, aplicar uncriterio riguroso. Dicho criterio seaplica, además, a los otros produc-tos de la Clase 05, tales como, losproductos veterinarios, fungicidas yherbicidas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante alemitir el fallo en el proceso interno deberá adop-tar la presente interpretación. Asimismo, debe-rá dar cumplimiento a las prescripciones conte-nidas en el párrafo tercero del artículo 128 delEstatuto vigente.






PROCESO 094-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma

Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado,Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de

Colombia. Cancelación de la marca: “NUTTELINI” (denominativa).Expediente Interno: Nº 2010-00355.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, el 10 de octubre de2012, procede a resolver la solicitud de Inter-pretación Prejudicial formulada por el Consejode Estado, Sala de lo Contencioso Administra-tivo, Sección Primera, de la República de Co-lombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 18 de septiembre de 2012.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

1. Partes en el proceso interno:

Demandante : SOCIEDAD COLOMBINA S.A.

Demandado : SUPERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO (SIC), DELA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado : SOCIEDAD FERREROS.P.A.

2. Determinación de los hechos relevantes:

- La sociedad FERRERO S.P.A. mediante es-crito presentado el 02 de junio de 2006 soli-citó la cancelación por no uso de la marcaNUTTELINI (denominativa) registrada paradistinguir productos de la Clase 29 de la Cla-sificación Internacional de Niza, bajo el Nº159.334 a favor de COLOMBINA S.A.

- La Superintendencia de Industria y Comer-cio, mediante Resolución Nº 18520, de 26 dejunio de 2007 resuelve cancelar por no uso elregistro de la marca nominativa NUTTELI-NI, registrada con certificado Nº 159.334 anombre de la sociedad COLOMBINA S.A.,para distinguir productos comprendidos en laClase 29 de la clasificación internacional deNiza.

- Una vez recibida la notificación de la cance-lación de la marca, la sociedad COLOMBI-NA S.A. presentó los recursos de reposicióny en subsidio de apelación contra esa deci-sión, el primero de ellos resuelto medianteResolución Nº 15618, de 23 de mayo de2008, resuelve confirmar la decisión conte-nida en la Resolución Nº 18520 de 26 de juniode 2007.


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-

pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-



- A través de Resolución Nº 9834, de 22 de fe-brero de 2010, el Superintendente Delegadopara la Propiedad Industrial de la Superin-tendencia de Industria y Comercio, resuelveconfirmar la decisión contenida en la Resolu-ción Nº 18520 de 26 de junio de 2007. Alresolver el recurso de apelación confirmó lasdecisiones anteriores, agotándose así la víagubernativa.

- La sociedad COLOMBINA S.A. presentó de-manda, con fecha 19 de julio de 2010, pormedio de apoderado ante el Consejo de Es-tado.

- El Consejo de Estado, Sala de los Conten-cioso Administrativo, Sección Primera de laRepública de Colombia admitió la demandamediante auto calendado el 11 de marzo de2011, en el cual ordena se notifique a la en-tidad demandada, Superintendencia de In-dustria y Comercio, y al doctor Álvaro CorreaOrdoñez, representante legal de la sociedadFERRERO S.P.A.

3. Fundamentos de la demanda:

Como fundamentos de su demanda COLOM-BINA S.A. manifiesta que:

- “Es errónea la interpretación hecha por laSuperintendencia de Industria y Comerciodel artículo 165 de la Decisión 486 de la Co-misión de la Comunidad Andina, por cuantose hizo una sesgada e incorrecta valoraciónde las pruebas de uso presentadas, paraculminar sentenciando que la marca no seusa en relación con los productos para losque fue registrada, es decir para los produc-tos de la Clase 29”.

- Adujo que “la entidad demandada basó sudecisión en que se trataba de productos abase de chocolate, los cuales correspondena la Clase 30, concluyendo así que para laClase 29, clase en la que fue concedido elregistro, no se probó el uso de la marca. Sinembargo, no tuvo en cuenta que los ingre-dientes del producto que identifica la marcaNUTTELINI (denominativa) como la “mante-ca de cacao” y las “mezclas que contienengrasa para untar” pertenecen a la Clase 29".

- Indicó que “la Superintendencia ha señaladoque la cancelación por no uso es utilizada

para eliminar una marca que constituye unobstáculo para el registro de otras, lo cual nosucede en el presente caso, toda vez quequien solicitó la cancelación de la marca esun competidor en el mercado que ha convivi-do con la marca por años sin que haya sidoobstáculo para registrar sus propias marcas”.

4. Fundamentos de la contestación a la de-manda:

En su contestación de la demanda, la Superin-tendencia de Industria y Comercio (SIC) se-ñala que:

- El titular no ha demostrado el uso de la mar-ca NUTTELINI (denominativa) respecto delos productos comprendidos en la Clase 29de la Clasificación Internacional. Se debeverificar si el uso de la marca respecto de“bebida en polvo instantánea achocolatada,pasta con sabor a leche y nueces”, puedeentenderse como uso de la marca respectode “jaleas, mermeladas o compotas”, es de-cir, respecto de productos de la Clase 29 dela Clasificación Internacional.

- Se puede afirmar que el titular del registrode la marca NUTTELINI (denominativa) de-muestra el uso de la marca respecto de pro-ductos tales como “bebida en polvo instan-tánea achocolatada, pasta con sabor a le-che y nueces” productos no amparados porsu registro en la Clase 29 y si bien los pro-ductos están acompañados por ingredientescomo la leche, éste no es su principal ingre-diente, no siendo la materia prima predomi-nante de los productos en estudio, como sí loserían el cacao y el azúcar, aparte de que, enla lista de productos de la Clase 30 éstos siaparecen.

- Finalmente es claro para esta administra-ción que los mencionados productos no sonjaleas, compotas, ni mucho menos mermela-das, pues éstos, a diferencia de los primerosson elaborados a base de fruta y azúcar,mientras que los productos amparados por lamarca NUTTELINI (denominativa), son ela-borados a base de chocolate y azúcar, masno a partir de frutas.

- Resaltó que la legitimación para iniciar laacción de cancelación por no uso se circuns-cribe a “cualquier persona interesada”, solo


exigiendo “demostrar un interés en la cance-lación” y entregando a las Oficinas Naciona-les la potestad de evaluar dicho interés. Enconclusión, la afirmación de que la marca nose usa es suficiente a efectos de calificar alaccionante como persona interesada, en elentendido que la presentación de la solicitudde cancelación, junto con el cumplimiento detodos sus requisitos formales, como el pagode la tasa correspondiente, entre otros, de-muestra la existencia de un interés actual opotencial que legitima a la parte para iniciarla acción.

5. Fundamentos del tercero interesado

En relación con los fundamentos de la deman-da, la sociedad FERRERO S.P.A. manifiestaque:

- La sociedad FERRERO S.P.A., manifestóque no le asistía razón a la demandante cuan-do afirmaba que se había vulnerado el ar-tículo 165 de la Decisión 486.

- Señaló que la sociedad actora no demostródentro del proceso el uso de la marca NUTTE-LINI (denominativa) en relación con los pro-ductos comprendidos en la Clase 29, puesmuchos de los documentos por ella presenta-dos carecían de las formalidades exigidas alas pruebas para su validez jurídica y, ade-más, no correspondían al período probatoriorelevante para demostrar el uso de la marcaobjeto de cancelación.

- Arguyó que no se podía adoptar una deci-sión diferente por cuanto la sociedad actorano demostró ninguno de los tres presupues-tos que permiten determinar el uso efectivode una marca, a saber: a) Que se use paralos productos y servicios para los cualesfue registrada; b) Que se use en el modo yla cantidad que normalmente correspondepara el tipo de producto o servicio; y, c) Quese demuestre su uso dentro del período exi-gido por la ley, esto es, dentro de los tresaños anteriores a la fecha de presentación dela acción de cancelación.

- Indicó que sí le asistía un interés legítimopara interponer la acción de cancelación, enespecial por cuanto la marca NUTTELINI(denominativa) registrada en la Clase 29,

constituye un verdadero obstáculo en la me-dida en que le impide registrar NUTELLA asu favor.

- En conclusión, la Superintendencia aplicó einterpretó correctamente el artículo 165 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía pre-judicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el juez solicita la interpre-tación del artículo 165 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina. Adicional-mente, se procederá a interpretar de oficio losartículos 166 y 167 de la misma Decisión.


DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 165.-

La Oficina Nacional Competente cancelará elregistro de una marca a solicitud de personainteresada, cuando sin motivo justificado lamarca no se hubiese utilizado en al menosuno de los Países Miembros, por su titular,por un licenciatario o por otra persona autori-zada para ello durante los tres años consecu-tivos precedentes a la fecha en que se iniciela acción de cancelación. La cancelación deun registro por falta de uso de la marca tam-bién podrá solicitarse como defensa en unprocedimiento de oposición interpuestos conbase en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior,no podrá iniciarse la acción de cancelaciónantes de transcurridos tres años contados apartir de la fecha de notificación de la resolu-ción que agote el procedimiento de registro


de la marca respectiva en la vía adminis-trativa.

Cuando la falta de uso de una marca sóloafectara a uno o a algunos de los productos oservicios para los cuales estuviese registradala marca, se ordenará una reducción o limita-ción de la lista de los productos o servicioscomprendidos en el registro de la marca,eliminando aquéllos respecto de los cuales lamarca no se hubiese usado; para ello setomará en cuenta la identidad o similitud delos productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando eltitular demuestre que la falta de uso se debió,entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.-

Se entenderá que una marca se encuentra enuso cuando los productos o servicios que elladistingue han sido puestos en el comercio ose encuentran disponibles en el mercado bajoesa marca, en la cantidad y del modo quenormalmente corresponde, teniendo en cuen-ta la naturaleza de los productos o serviciosy las modalidades bajo las cuales se efectúasu comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca,cuando distinga exclusivamente productosque son exportados desde cualquiera de losPaíses Miembros, según lo establecido en elpárrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difierade la forma en que fue registrada sólo encuanto a detalles o elementos que no alterensu carácter distintivo, no motivará la cancela-ción del registro por falta de uso, ni disminui-rá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.-

La carga de la prueba del uso de la marcacorresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse me-diante facturas comerciales, documentoscontables o certificaciones de auditoría quedemuestren la regularidad y la cantidad de lacomercialización de las mercancías identifi-cadas con la marca, entre otros.

(…)”.

A. CANCELACIÓN DE LA MARCA POR NO USO.CANCELACIÓN PARCIAL DE UN REGISTRO.CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS.

En el presente caso, la sociedad FERREROS.P.A. solicitó la cancelación por no uso de lamarca NUTTELINI (denominativa) registrada pa-ra distinguir productos de la Clase 29 de la Cla-sificación Internacional de Niza, bajo el Nº 159.334a favor de COLOMBINA S.A. Asimismo, la Su-perintendencia de Industria y Comercio (SIC),mediante Resolución Nº 18520 resuelve cance-lar por no uso el registro de la marca NUTTELI-NI (denominativa). Es por ello que resulta perti-nente desarrollar los siguientes temas.

• Cancelación de la marca por no uso.

El artículo 165 de la Decisión 486 en su primerpárrafo determina los motivos que dan lugar ala cancelación de una marca por falta de uso yprevé que la Oficina Nacional Competentecancelará el registro de una marca a solicitudde cualquier persona interesada, cuando sinmotivo justificado, la marca no se hubiese utili-zado en al menos uno de los Países Miembros,por su titular, por el licenciatario de éste, o porcualquier persona autorizada para ello, durantelos tres años consecutivos precedentes a lafecha en que se inicie la acción de cancelación.

Al respecto, el Tribunal señaló lo siguiente:

“Para que la acción de cancelación prospereserá necesario que, sin motivo justificado, lamarca no hubiese sido utilizada en, al me-nos, uno de los Países Miembros, por partede su titular, de un licenciatario, o de otrapersona autorizada para ello, durante los tresaños consecutivos precedentes a la fecha deejercicio de la acción. En todo caso, la can-celación no podrá intentarse antes de habertranscurrido tres años desde la fecha de noti-ficación de la resolución que hubiese agota-do el procedimiento administrativo de regis-tro del signo. Por otra parte, si el signo, a tra-vés del cual se comercializan los productos oservicios que constituyan su objeto, es utili-zado bajo una forma que difiera de la marcaregistrada en grado tal que altere su capaci-dad distintiva, podrá configurarse la falta deuso de ésta y promoverse su cancelación”.(Proceso 116-IP-2004, marca: “CALCIORAL”,publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 07de marzo de 2005).


Para determinar si una marca ha sido usada ono, se hace necesario delimitar qué se entiendepor uso de la marca. El concepto de uso de lamarca, para estos efectos, se soporta en unode los principios que inspira el derecho de mar-cas: el principio de uso real y efectivo de lamarca. Dicho principio consagra que una marcase encuentra en uso si los productos o serviciosque ampara se encuentran disponibles en elmercado bajo esa marca y en las cantidadespertinentes de conformidad con su naturaleza yla forma de su comercialización.

• Cancelación parcial de un registro.

El artículo 165 de la mencionada Decisión 486prevé la cancelación parcial de un registro, esdecir, cuando no se esté usando la marca enalgunos de los productos o servicios para losque fue registrada, la Oficina Nacional Compe-tente, ordenará una reducción a la lista de pro-ductos o servicios que protege la marca, elimi-nado aquellos respecto de los cuales la marcano estuviese siendo usada, siempre tomando encuenta la identidad o similitud de los productoso servicios.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de lamarca sólo afecta a algunos de los productoso servicios para los cuales se hubiese regis-trado la marca, caso en el cual la Oficina Na-cional Competente ordenará la exclusión de di-chos productos o servicios, previo análisis dela identidad o similitud de los productos o servi-cios.

De lo anterior se desprenden los siguientes re-quisitos para que opere la cancelación parcialpor no uso:

1. Que una marca determinada no se esté usan-do para algunos de los productos o serviciospara los cuales se hubiese registrado.

2. Que los productos o servicios para los cualesse usa la marca no sean idénticos o simila-res a los que sí han sido autorizados, salvoque esa diferencia sea en substancial. De locontrario no sería procedente la cancelaciónparcial por no uso, ya que de permitirse, sepodría generar riesgo de confusión o asocia-ción en el público consumidor si se registraun signo idéntico o similar al cancelado par-cialmente.

Que los productos o servicios sean similaressignifica que tienen la misma naturaleza o fina-lidad, pero igualmente se puede ampliar el con-cepto en este caso a que sean conexos o rela-cionados, ya que lo que se busca proteger es latransparencia en el mercado, la actividad em-presarial y al público consumidor como tal. Sipor un lado la norma impide el registro de signosque amparen productos conexos o relaciona-dos, no es coherente permitir la cancelaciónparcial en relación con productos conexos orelacionados.

• Características de la figura de la cancela-ción por no uso en el régimen de la Deci-sión 486

Los artículos 165 a 170, salvo el 169, de la De-cisión 486 establecen las características, lospresupuestos procesales y probatorios de lafigura de la cancelación por no uso de la marca.En ese marco las características principales dedicha figura son las siguientes:

a) Legitimación para adelantar el trámite.

b) Oportunidad para adelantar el trámite.

c) Falta de uso de la marca.

d) Carga de la prueba. La prueba del uso.

e) Causales de justificación para el no uso de lamarca.

f) Procedimiento.

g) Efectos de la cancelación de la marca por nouso.

El artículo 170 de la Decisión 486 establece elprocedimiento que debe seguir la Oficina deRegistro marcario. Se encuentra marcado porlas siguientes etapas:

1. Presentación de la solicitud.

2. Notificación al titular de la marca, para quedentro de los sesenta días hábiles siguien-tes a la notificación demuestre el uso de lamarca.

3. Vencido dicho plazo se decide sobre la can-celación del registro.

4. Notificación a las partes de la decisión me-diante una resolución debidamente motiva-da.


De lo anterior se desprende que el trámitepara la solicitud de cancelación de marca porno uso tiene un procedimiento especial pre-visto en la norma comunitaria.

• Efectos de la cancelación de la marcapor no uso.

En efecto, la cancelación de la marca por faltade uso, constituye una forma de extinguir, ad-ministrativamente, el derecho derivado del re-gistro de la misma, la que puede provenir, tam-bién, por disposición judicial. Al respecto, laOficina Nacional Competente de cada País Miem-bro es el órgano administrativo encargado delregistro de la Propiedad Industrial y consiguien-temente es el encargado de la cancelación delmismo, la decisión de la Oficina Nacional Com-petente sobre la solicitud de cancelación delregistro del signo exige el agotamiento de unprocedimiento administrativo previo. Sin embar-go, la cancelación por falta de uso podrá hacer-se valer también como defensa en un procedi-miento de oposición apoyado en la marca noutilizada.

B. CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN POR NOUSO.

El artículo 165, párrafo 5, de la Decisión 486,establece de forma no taxativa las siguientescausales de justificación para el no uso de lamarca y, en consecuencia, aquellas que ener-van el ejercicio de la solicitud de cancelación.Estas son:

i. Fuerza mayor.

ii. Caso fortuito.

iii. Como la lista no es taxativa, pueden existirotras causales como las restricciones a lasimportaciones o la imposición requisitos ofi-ciales impuestos a los bienes y serviciosprotegidos por la marca, que deben ser eva-luados por la Oficina Nacional o el Juez, ensu caso.

C. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA.

En el presente caso, COLOMBINA S.A. mani-fiesta que “es errónea la interpretación hechapor la SIC del artículo 165 de la Decisión 486,por cuanto se hizo una sesgada e incorrectavaloración de las pruebas de uso presentadas,

para culminar sentenciando que la marca no seusa en relación con los productos para los quefue registrada, es decir para los productos de laClase 29”. Por ello, resulta pertinente analizar eltema de prueba de uso de una marca.

La condición para declarar cancelado el registrode una marca por falta de uso, radica en queésta no haya sido utilizada durante los tresaños consecutivos anteriores a la fecha en quese inicie la acción de cancelación.

En consecuencia, si el uso de la marca no hasido justificado dentro de los tres años ante-riores a la acción de cancelación, de maneraconsecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso deella a partir del inicio de la respectiva acción,procede la cancelación del registro por la Ofici-na Nacional Competente.

Asimismo, se debe probar el uso de la marca talcomo se encuentra registrada en la Oficina deRegistro Marcario, por lo que no se justifica elmencionado uso solamente con la utilización dela parte denominativa, por ejemplo, si se tratade marcas mixtas, figurativas, etc.

Si una marca es usada de manera diferente a laforma en que fue registrada no podrá ser can-celada por falta de uso o disminuirse la protec-ción que corresponda, si dicha diferencia essólo en cuanto a detalles o elementos que noalteren su carácter distintivo. En consecuencia,si el signo usado en el mercado mantiene lascaracterísticas sustanciales de la marca regis-trada y su poder diferenciador, aunque se pre-sente modificado por la adición o sustracción deciertos elementos accesorios, no se cumpliríanlos supuestos de hecho para su cancelación porno uso.

En el presente caso, el Juez Consultante de-berá determinar si el signo usado en el mercadomantiene los elementos esenciales de la marcaregistrada y si, además, de mantener los ele-mentos esenciales, la modificación por adic-ción o sustracción no diluye la capacidad dis-tintiva o diferenciadora de la marca. Si la adi-ción de elementos denominativos y gráficoshace que se pierda su fuerza para identificar losproductos que ampara estaríamos frente a unuso no real y efectivo de la marca registrada.

Es pertinente advertir que por el principio deuso real y efectivo de la marca, se deriva que


una marca se encuentra en uso si los productoso servicios que ampara se encuentran disponi-bles en el mercado bajo esa marca y en lascantidades pertinentes de conformidad con sunaturaleza y la forma de su comercialización.En tanto que la función de un signo distintivo esprecisamente la de distinguir productos o servi-cios en el mercado, no se puede pensar que unamarca esté en uso sin que cumpla con su fun-ción distintiva y sin que se encuentre en el mer-cado.

El principio del uso efectivo de la marca enun-ciado anteriormente se encuentra expresamen-te establecido en el primer párrafo del artículo166 de la Decisión 486:

“Se entenderá que una marca se encuentraen uso cuando los productos o servicios queella distingue han sido puestos en el comer-cio o se encuentran disponibles en el merca-do bajo esa marca, en la cantidad y del modoque normalmente corresponde, teniendo encuenta la naturaleza de los productos o servi-cios y las modalidades bajo las cuales seefectúa su comercialización en el mercado”.

De igual modo, este artículo consagra unos pa-rámetros en relación con las cantidades de losproductos y servicios comercializados; estosparámetros deben ser tenidos en cuenta paradeterminar si una marca ha sido usada de ma-nera efectiva y real. Este Órgano Jurisdiccionalha manifestado, al respecto, que:

• “La cantidad del producto o servicio puestoen el mercado del modo en que normalmentecorresponde con la naturaleza de los produc-tos o servicios. Este punto es fundamentalpara determinar el uso real, ya que unas po-cas cantidades de un producto que se co-mercializa masivamente no es prueba deluso real y efectivo de la marca. En este sen-tido, la Oficina Nacional Competente o elJuez Competente, en su caso, deberán de-terminar si las cantidades vendidas de con-formidad con la naturaleza del producto sonmeramente simbólicas y no demuestran eluso real de la marca.

• La cantidad del producto o servicio puesto enel mercado del modo en que normalmente co-rresponde con las modalidades bajo las cua-les se efectúa su comercialización. Para de-terminar el uso real y efectivo de la marca se

debe tener en cuenta cómo se comercializanlos productos y servicios que amparan. No eslo mismo el producto cuya modalidad de co-mercialización son los supermercados en ca-dena, que el producto para sectores especia-lizados y que se comercializan en tiendasespecializadas, o bajo catálogo, etc 1".

Asimismo, en relación con estos parámetroscuantitativos, el Tribunal ha manifestado:

“Los artículos de las Decisiones comunita-rias que se comentan no establecen condi-ciones mínimas en cuanto a la cantidad y vo-lumen de bienes comercializados a manerade uso de la marca; coinciden la doctrina y lajurisprudencia más generalizadas en señalarcomo pautas en esta materia, las de que eluso debe ser serio, de buena fe, normal einequívoco. El elemento cuantitativo para de-terminar la existencia del uso de la marca esrelativo y no puede establecerse en términosabsolutos, sino que ha de relacionarse con elproducto o servicio de que se trate y con lascaracterísticas de la empresa que utiliza lamarca. Así, si se trata de una marca que ver-sa sobre bienes de capital, podría ser sufi-ciente para acreditar su uso la demostraciónde que en un año se han efectuado dos o tresventas, pues su naturaleza, complejidad yelevado precio, hace que ese número de ope-raciones tenga nivel comercial. En cambiono podría decirse que exista comercializaciónreal de un producto como el maíz, por elhecho de que en un año sólo se hayan colo-cado en el mercado tres bultos del grano conla denominación de la marca que pretendeprobar su uso. Así se desprende de los ar-tículos 100 de la Decisión 311, 99 de la De-cisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proce-so 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9de noviembre de 1995, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de26 de enero de 1996).

Ahora bien, para evitar que prospere la situa-ción en comento –que la marca sea canceladapor no uso- el titular de la marca está en laobligación de usarla y debe probar que ha he-cho uso de ella. La prueba del uso de la marca,

1 PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”. Po-nencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C.No. 1640 de 25 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


básicamente, está ceñida estrictamente a esteconcepto de aprovechamiento y explotación,pues es evidente que si ha ejercido accionesque indican que ha empleado la marca tendrálas pruebas relacionadas a diferentes activida-des realizadas bajo la marca, como por ejemplolo referente a publicidad, ventas, etc., por loque, en consecuencia de ello, la defensa judi-cial de una marca no es prueba del uso de lamisma.

La carga de la prueba en el trámite de cancela-ción de la marca por no uso corresponde altitular del registro y no al solicitante, de confor-midad con lo dispuesto en el artículo 167 de laDecisión 486. El mismo artículo enuncia algu-nos de los medios de prueba para demostrar eluso de la marca: “El uso de la marca podrá de-mostrarse mediante facturas comerciales, do-cumentos contables o certificaciones de audi-toría que demuestren la regularidad y la canti-dad de la comercialización de las mercancíasidentificadas con la marca, entre otros.”

En tanto que se trata de un listado enunciativo,y como bien lo dispone el numeral tres delartículo transcrito, el uso de la marca se podráprobar con todos los medios de prueba permiti-dos en la legislación nacional. Por tal motivo, laOficina Nacional Competente o el Juez Nacio-nal, en su caso, deberá evaluar todas las prue-bas aportadas de conformidad con el régimenprobatorio aplicable en el País Miembro.

Estos elementos de prueba deben señalar, demanera transparente e inequívoca, que se hahecho uso de la marca de manera pública, acre-ditando por medio de hechos la utilización en elámbito mercantil de los productos o serviciosamparados por ella.

D. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD PARAADELANTAR UN TRÁMITE DE ACCIÓN DECANCELACIÓN.

En el presente caso, la sociedad FERREROS.P.A. solicitó la cancelación por no uso de lamarca NUTTELINI (denominativa). Indicó que síle asistía un interés legítimo para interponer laacción de cancelación, en especial por cuantola marca NUTTELINI (denominativa) registra-da en la Clase 29, constituye un verdadero obs-táculo en la medida en que le impide registrarNUTELLA a su favor. Por ello resulta pertinen-

te en este caso analizar el tema de la legitima-ción y oportunidad.

a) Legitimación para adelantar el trámite.

De conformidad con el artículo 165 de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andi-na, el trámite se inicia a solicitud de parte, esdecir, que no puede adelantarse de manera ofi-ciosa por la Oficina Nacional Competente. Cual-quier persona interesada puede adelantar el trá-mite. Lo anterior quiere decir que para poderadelantar el trámite el solicitante deberá de-mostrar un interés en la cancelación de la mar-ca respectiva. Este interés deberá ser evaluadopor la Oficina Nacional Competente.

b) Oportunidad para adelantar el trámite.

El segundo párrafo del artículo 165 establece laoportunidad para iniciar el trámite de la acciónde cancelación por no uso. Dispone que dichaacción sólo puede iniciarse después de tresaños contados a partir de la notificación de laresolución que agota la vía gubernativa en eltrámite de concesión de registro de marca.


C O N C L U Y E:

PRIMERO: Se cancelará el registro de una mar-ca a solicitud de cualquier personainteresada, cuando sin motivo jus-tificado, la marca no se hubieseutilizado en al menos uno de losPaíses Miembros durante los tresaños consecutivos precedentes ala fecha en que se inicie la acciónde cancelación. Para determinar siuna marca ha sido usada o no esnecesario recurrir al principio de usoreal y efectivo de la marca, el cualestablece que una marca se en-contrará en uso si los productos oservicios que ampara se encuen-tran disponibles en el mercado ba-jo esa marca y en las cantidadespertinentes de conformidad con sunaturaleza y la forma de su comer-cialización.

Cuando no se esté usando la mar-ca en algunos de los productos o


servicios para los que fue registra-da, la Oficina Nacional Competen-te, ordenará una reducción a la lis-ta de productos o servicios que pro-tege la marca, eliminado aquellosrespecto de los cuales la marca noestuviese siendo usada, siempretomando en cuenta la identidad osimilitud de los productos o servi-cios.

Entre las principales característi-cas de la figura de cancelación porno uso en el régimen de la Decisión486 podemos mencionar las si-guientes: a) Legitimación para ade-lantar el trámite; b) Oportunidadpara adelantar el trámite; c) Faltade uso de la marca; d) Carga de laprueba. La prueba del uso; e) Cau-sales de justificación para el nouso de la marca; f) Procedimiento.

La cancelación de la marca por fal-ta de uso, constituye una forma deextinguir, administrativamente, elderecho derivado del registro de lamisma, la que puede provenir, tam-bién, por disposición judicial.

SEGUNDO: El artículo 165, párrafo 5, de la De-cisión 486, establece de forma notaxativa las siguientes causales dejustificación para el no uso de lamarca: a) Fuerza mayor; b) Casofortuito; c) Pueden existir otras cau-sales como las Restricciones a lasimportaciones o la imposición re-quisitos oficiales impuestos a losbienes y servicios protegidos porla marca, que deben ser evaluadospor la Oficina Nacional o el Juez,en su caso.

TERCERO: El titular de la marca está en laobligación de usar la marca y debeprobar que ha hecho uso de ella. Lacarga de la prueba en el trámite decancelación de la marca por no usocorresponde al titular del registro,y no al solicitante. El uso de lamarca podrá demostrarse median-te facturas comerciales, documen-tos contables o certificaciones deauditoría que demuestren la regula-ridad y la cantidad de la comercia-

lización de las mercancías identifi-cadas con la marca, entre otros.

CUARTO: El trámite se inicia a solicitud departe, es decir, que no puede ade-lantarse de manera oficiosa porla Oficina Nacional Competente.Cualquier persona interesada pue-de adelantar el trámite. El solici-tante deberá demostrar un interésen la cancelación de la marca res-pectiva, el cual deberá ser evaluadopor la Oficina Nacional Competen-te. La oportunidad para iniciar eltrámite de la acción de cancelaciónpor no uso sólo puede iniciarse des-pués de tres años contados a partirde la notificación de la resoluciónque agota la vía gubernativa en eltrámite de concesión de registro demarca.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno, deberá adop-tar la presente interpretación. Asimismo, debe-rá dar cumplimiento a las prescripciones conte-nidas en el párrafo tercero del artículo 128 delEstatuto vigente.




Carlos Jaime Villrroel FerrerMAGISTRADO







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