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Proceso 107-IP-2013.- Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la soli-citud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la Re-pública de Colombia. Interpretación Prejudicial, de oficio, de los ar-tículos 134 literales a) y b) y 157 de la misma Decisión. Actor: SociedadLLOREDA S.A. Marca: “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixta). ExpedienteInterno N° 2009-00335 ..................................................................................

Proceso 109-IP-2013.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literalesa), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 84 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Prime-ra de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fun-damento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal DistritalNo. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, Repúblicadel Ecuador. Actor: Sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A.Marca: “TRICORPAN” (denominativa). Expediente Interno N° 7496-EG.....

Proceso 7-IP-2013.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo135 literales b) y h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de losartículos 134 literal e), 138 literal b), 139 literal e) y 144 de la mismanormativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Pri-mera del Consejo de Estado de la República de Colombia. ExpedienteInterno Nº 2009-00599. Actor: THE STANLEY WORKS. Marca: STANLEY(mixta) ..........................................................................................................

Proceso 51-IP-2013.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los ar-tículos 135 literales e), f) e i) y 137 de la Decisión 486 de 14 de septiem-bre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de ofi-cio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 150 y 172 párrafos 1 y 2 de lamisma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la SecciónPrimera del Consejo de Estado de la República de Colombia. ExpedienteInterno Nº 2011-00074. Actor: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZAS.A. Marca: G GA.MA ITALY PROFESSIONAL (mixta) ............................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXX - Número 2236

Lima, 13 de setiembre de 2013

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GACETA OFICIAL 13/09/2013 2.64

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a loscinco (5) días del mes de junio del año dos miltrece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudi-cial y de sus anexos se desprende que losrequisitos exigidos por el artículo 33 del Tratadode Creación del Tribunal y 125 de su Estatutofueron cumplidos, por lo que su admisión atrámite fue considerada procedente por auto deveintidós (22) de mayo de 2013.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad LLOREDA S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SU-PERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER-CIO.

Tercero Interesado: la sociedad UNILEVERN.V.

1.2. Actos demandados

La sociedad LLOREDA S.A. plantea que sedeclare la nulidad de las siguientes resolucio-nes administrativas:

- Resolución No. 31483 de 27 de agosto de2008, por medio de la cual la Jefe de la Di-visión de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio resolviódeclarar infundadas las oposiciones presen-tadas por las sociedades COLOMBINA S.A.,FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍ-

MICOS LTDA. – GRASCO LTDA. y LLOREDAS.A. y conceder, en consecuencia, el regis-tro del signo “LIBRE DE GRASAS TRANS”(mixto), solicitado por la sociedad UNILEVERN.V., para distinguir productos comprendidosen la clase 30 de la Clasificación Internacio-nal de Niza.

- Resolución No. 41268 de 28 de octubre de2008, por medio de la cual la Jefe de la Di-visión de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio resolvió elrecurso de reposición y confirmó la decisiónanterior.

- Resolución No. 3213 de 29 de enero de 2009,por medio de la cual el Superintendente Dele-gado para la Propiedad Industrial resolvió elrecurso de apelación y confirmó la decisióncontenida en la Resolución No. 31483 de 27de agosto de 2008.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Esta-do de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados rele-vantes en esta causa se encuentran los siguien-tes:

- El 8 de agosto de 2007, la sociedad UNILE-VER N.V. solicitó el registro del signo “LIBREDE GRASAS TRANS” (mixto), para distinguirproductos comprendidos en la clase 30 de laClasificación Internacional de Niza.

- El 28 de septiembre de 2007, el extracto dela solicitud de registro fue publicado en laGaceta de la Propiedad Industrial No. 580.

- Las sociedades COLOMBINA S.A., FÁBRI-CA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

PROCESO 107-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formuladapor la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 157 de lamisma Decisión. Actor: Sociedad LLOREDA S.A. Marca: “LIBRE DE GRASAS

TRANS” (mixta). Expediente Interno N° 2009-00335.


LTDA. – GRASCO LTDA., y LLOREDA S.A.presentaron oposiciones a la solicitud de re-gistro, se fundamentaron en que el signo soli-citado a registro no posee distintividad portratarse de un signo descriptivo.

- El 27 de agosto de 2008, la Jefe de la Divi-sión de Signos Distintivos de la Superinten-dencia de Industria y Comercio expidió laResolución No. 31483, por medio de la cualresolvió declarar infundadas las oposicionespresentadas por las sociedades COLOMBI-NA S.A., FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUC-TOS QUÍMICOS LTDA. – GRASCO LTDA. yLLOREDA S.A. y conceder, en consecuen-cia, el registro del signo “LIBRE DE GRASASTRANS” (mixto), solicitado por la sociedadUNILEVER N.V., para distinguir productoscomprendidos en la clase 30 de la Clasifica-ción Internacional de Niza.

- Las sociedades FÁBRICA DE GRASAS YPRODUCTOS QUÍMICOS LTDA. – GRASCOLTDA. y LLOREDA S.A., dentro del términolegal, interpusieron el recurso de reposición yen subsidio el de apelación en contra de laResolución mencionada.

- El 28 de octubre de 2008, la Jefe de la Divi-sión de Signos Distintivos de la Superinten-dencia de Industria y Comercio expidió laResolución No. 41268, por medio de la cualatendió el recurso de reposición y confirmó ladecisión anterior.

- El 29 de enero de 2009, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial expidióla Resolución No. 3213, por medio de la cualatendió el recurso de apelación y confirmó ladecisión contenida en la Resolución No. 31483de 27 de agosto de 2008, quedando de estamanera agotada la vía gubernativa.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad LLOREDA S.A., en su escrito dedemanda expresa, en lo principal, los siguien-tes argumentos:

- “(…) el signo LIBRE DE GRASAS TRANS nopuede constituir marca para proteger los pro-ductos amparados por la clase 30, específi-camente ‘harinas y preparaciones hechas decereales, pan, galletas, pasteles, tortas, tor-tillas (tortas de maíz)’ pues como es evidenteesta clase ampara productos que pueden te-ner como característica el no contener áci-dos grasos trans, y en esa medida es unsigno que carece de distintividad”.

- “En el caso concreto, se evidencia con facili-dad que el signo LIBRE DE GRASAS TRANSresulta descriptivo en relación directa con losproductos que pretende identificar (…)”.

- “Teniendo en cuenta que la marca mixta LI-BRE DE GRASAS TRANS se compone de unelemento gráfico y uno denominativo, el estu-dio del signo solicitado para registro, deberealizarse otorgando prevalencia al compo-nente denominativo debido a su mayor capa-cidad de recordación en el entendimiento delpúblico consumidor, tal y como la doctrina yla jurisprudencia en repetidas ocasiones lohan sostenido”.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, en su escrito de contestación a la demandaexpresa, en lo principal, los siguientes argu-mentos:

- “(…) para mi representada es claro que lamarca concedida limita su alcance de mane-ra exclusiva al contexto del conjunto marcario,eso es a la naturaleza mixta del signo distin-tivo de tal suerte que resulta imposible parasu titular pretender reivindicación alguna parala expresión ‘Libre de grasas trans’, por tra-tarse de una evocación que puede ser utiliza-da por cualquiera de los demás agentes delmercado que estén en capacidad de ofrecerproductos con tales características”.

- “La competencia de la Superintendencia deIndustria y Comercio (…) se limitaba a efec-tuar un análisis integral tanto del componentefonético como gráfico del signo distintivo quese sometió a su conocimiento para su poste-rior registro, lo que le impide hacer una valo-ración aislada de cada uno de sus integran-tes, tal como lo pretende sugerir el apodera-do de la parte demandante en el texto de lademanda”.

d) Tercero Interesado

No obra en el expediente la contestación a lademanda por parte de la sociedad UNILEVERN.V.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previs-ta en el artículo 1, literal c, del Tratado de Crea-


ción del Tribunal, la norma cuya interpretaciónse solicita, forma parte del ordenamiento jurídi-co de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía prejudiciallas normas que integran el ordenamiento jurídi-co de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 22 de mayo de2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la Repúbli-ca de Colombia, ha solicitado la interpretaciónprejudicial del artículo 135 literales b), e) e i) dela Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

El Tribunal considera que procede la interpre-tación de los artículos correspondientes a laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, por haber constatado, en los documen-tos aparejados al expediente, que la solicitudrelativa al registro del signo “LIBRE DE GRA-SAS TRANS” (mixto), fue presentada el 8 deagosto de 2007, en vigencia de la Decisión 486mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunaly 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunaldeberá limitarse a precisar el contenido y alcan-ce de las normas que conforman el ordenamien-to jurídico de la Comunidad Andina, referidas alcaso concreto”, y que al ser estas disposicio-nes imperativas, que atribuyen al Tribunal Co-munitario la facultad de interpretar de oficio lasnormas del ordenamiento jurídico comunitarioque estime aplicables al caso concreto, se in-terpretarán de oficio los artículos 134 literales a)y b) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina, por ser pertinentes alpresente caso.

Asimismo, no se interpretará el literal i) (signosengañosos) del artículo 135 por no ser apropia-do al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,

logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

e) consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara describir la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, la procedencia geográfi-ca, la época de producción u otros datos,características o informaciones de los pro-ductos o de los servicios para los cualesha de usarse dicho signo o indicación,incluidas las expresiones laudatorias refe-ridas a esos productos o servicios;

(…)

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin con-sentimiento del titular de la marca registrada,utilizar en el mercado su propio nombre, do-micilio o seudónimo, un nombre geográfico ocualquier otra indicación cierta relativa a la


especie, calidad, cantidad, destino, valor, lu-gar de origen o época de producción de susproductos o de la prestación de sus serviciosu otras características de éstos; siempre queello se haga de buena fe, no constituya uso atítulo de marca, y tal uso se limite a propósi-tos de identificación o de información y nosea capaz de inducir al público a confusiónsobre la procedencia de los productos o ser-vicios.

El registro de la marca no confiere a su ti-tular, el derecho de prohibir a un tercero usarla marca para anunciar, inclusive en publici-dad comparativa, ofrecer en venta o indicar laexistencia o disponibilidad de productos oservicios legítimamente marcados; o para in-dicar la compatibilidad o adecuación de pie-zas de recambio o de accesorios utilizablescon los productos de la marca registrada,siempre que tal uso sea de buena fe, selimite al propósito de información al público yno sea susceptible de inducirlo a confusiónsobre el origen empresarial de los productoso servicios respectivos”.

(…)”.

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

- Concepto de marca y elementos constituti-vos;

- Impedimentos para el registro de un signocomo marca: Cuando carece de distintividad;

- Signos mixtos con parte denominativa com-puesta;

- Signos compuestos por elementos descripti-vos. Frases explicativas que acompañan alsigno a registrase como marca. Signos evo-cativos.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS.

Tomando en cuenta que la sociedad UNILE-VER N.V. solicitó el registro del signo “LIBREDE GRASAS TRANS” (mixto), para distinguirproductos comprendidos en la clase 30 de laClasificación Internacional de Niza, devienenecesario hacer referencia al concepto de mar-ca y elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que, susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercadoproductos o servicios, a fin de que el consumi-dor o usuario medio los identifique, valore, dife-rencie y seleccione sin riesgo de confusión oerror acerca del origen o la calidad del productoo del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la es-tructura del signo, algunas clases de marcas,como las denominativas, las gráficas y lasmixtas. En el marco de la Decisión 486 se pue-de, sin embargo, constatar la existencia deotras clases de signos, diferentes a los enun-ciados, como los sonidos, los olores, los colo-res, la forma de los productos, sus envases oenvolturas, etc., según consta detallado en elartículo 134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca.La distintividad.

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344,está implícitamente contenido en la definicióndel artículo 134 mencionado, toda vez que unsigno para que pueda ser captado y apreciado,es necesario que pase a ser una expresiónmaterial identificable, a fin de que al ser apre-hendida por medios sensoriales y asimilada porla inteligencia, penetre en la mente de los con-sumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad sonlos requisitos expresamente exigidos en la De-cisión 486 como elementos esenciales de unamarca.

La susceptibilidad de representación gráficaconsiste en expresiones o descripciones reali-zadas a través de palabras, gráficos, signosmixtos, colores, figuras, etc., de tal manera quesus componentes puedan ser apreciados en elmercado de productos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de los


sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La característica de distintividad es fundamen-tal que reúna todo signo para que sea suscepti-ble de registro como marca; lleva implícita laposibilidad de identificar unos productos o unosservicios de otros, haciendo viable de esa ma-nera la diferenciación por parte del consumidor.Es entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tieneun doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,mediante la cual se determina la capacidad quedebe tener el signo para distinguir productos oservicios en el mercado; y, 2) distintividad ex-trínseca, mediante la cual se determina la capa-cidad del signo de diferenciarse de otros signosen el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 dela Decisión 486, establece como una causal denulidad absoluta del registro de un signo, aque-llos que carezcan de este elemento fundamen-tal, la distintividad.

En consecuencia, el Juez Consultante debeanalizar en el presente caso, si el signo “LIBREDE GRASAS TRANS” (mixto), para distinguirproductos comprendidos en la clase 30 de laClasificación Internacional de Niza, cumple conlos requisitos del artículo 134 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ysi no se encuentra dentro de las causales deirregistrabilidad previstas en los artículos 135 y136 de la referida Decisión.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTROMARCARIO: CUANDO CARECE DE DIS-TINTIVIDAD

Tomando en cuenta que la sociedad LLOREDAS.A. argumentó que “(…) el signo LIBRE DEGRASAS TRANS no puede constituir marcapara proteger los productos amparados por laclase 30, específicamente ‘harinas y prepara-ciones hechas de cereales, pan, galletas, pas-teles, tortas, tortillas (tortas de maíz)’ pues como

es evidente esta clase ampara productos quepueden tener como característica el no conte-ner ácidos grasos trans, y en esa medida es unsigno que carece de distintividad”, deviene ne-cesario hacer referencia a dicho tema.

El registro de un signo como marca se encuen-tra expresamente condicionado al hecho de queéste sea distintivo y susceptible de representa-ción gráfica. De conformidad con el artículo 135literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintivaes uno de sus elementos constitutivos, comorequisito esencial para su registro, según elcual no podrán ser registrados como marcas lossignos que “carezcan de distintividad”.

Al respecto, y a manera de ilustración, setranscriben criterios del Tribunal de Justicia Eu-ropeo: “En la jurisprudencia europea se destacaque el carácter distintivo de una marca ha deapreciarse, por una parte, en relación con losproductos o servicios para los que se ha solici-tado el registro y, por otra, en relación con lapercepción del público al que va dirigida, y queestá formado por el consumidor de dichos pro-ductos o servicios”; que “no es necesario que lamarca permita que el público al que va dirigidaidentifique al fabricante del producto o al pres-tador del servicio, transmitiéndole una indica-ción concreta de su identidad”, pues “la funciónesencial de la marca consiste en garantizar alconsumidor o al usuario último el origen delproducto o del servicio designado por la marca”(Sentencia del Tribunal de Justicia de las Co-munidades Europeas del 7 de febrero de 2002,asunto T-88/00); y que cuando los productosdesignados en la solicitud de registro van desti-nados a los consumidores en general, “se supo-ne que el público correspondiente es un consu-midor medio normalmente informado y razona-blemente atento y perspicaz. No obstante, hade tenerse en cuenta la circunstancia de que elconsumidor medio debe confiar en la imagenimperfecta que conserva en la memoria. Proce-de, igualmente, tomar en consideración el he-cho de que el nivel de atención del consumidormedio puede variar en función de la categoría deproductos contemplada (…)” (Sentencia del Tri-bunal de Justicia de las Comunidades Euro-peas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). 1

1 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembredel 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


3.3. CLASES DE SIGNOS: SIGNOS MIXTOSCON PARTE DENOMINATIVA COMPUES-TA.

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que elsigno en controversia es “LIBRE DE GRASASTRANS” (mixto); el Tribunal considera conve-niente examinar lo concerniente a las marcasmixtas con parte denominativa compuesta.

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos, al ser aprecia-dos en su conjunto, produce en el consumidoruna idea sobre la marca que le permite diferen-ciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta esuna unidad, en la cual se ha solicitado el regis-tro del elemento nominativo como el gráfico,como uno solo. Cuando se otorga el registro dela marca mixta se la protege en su integridad yno a sus elementos por separado”. 2

Dentro de la parte denominativa de un signomixto, puede darse que ésta sea compuesta, esdecir, integrada por dos o más palabras. Al res-pecto, el Tribunal ha establecido que: “No existeprohibición alguna para que los signos a regis-trarse adopten, entre otras, cualquiera de estasformas: se compongan de una palabra com-puesta, o de dos o más palabras, con o sin sig-nificación conceptual, con o sin el acompaña-miento de un gráfico (...)”. 3

3.4. SIGNOS COMPUESTOS POR ELEMEN-TOS DESCRIPTIVOS. FRASES EXPLI-CATIVAS QUE ACOMPAÑAN AL SIGNOA REGISTRASE COMO MARCA. SIGNOSEVOCATIVOS.

Signos compuestos por elementos des-criptivos.

En el presente proceso, la sociedad LLOREDAS.A. ha argumentado que “En el caso concreto,

se evidencia con facilidad que el signo LIBREDE GRASAS TRANS resulta descriptivo en re-lación directa con los productos que pretendeidentificar (…)”; asimismo, la Superintenden-cia de Industria y Comercio ha explicadoque como el signo a registrar es uno mixto, elelemento denominativo aunque sea descriptivopuede ser registrado en conjunto con el gráfico,ya que este último le otorga distintividad; en talvirtud, se hará referencia a los signos compues-tos por elementos descriptivos.

En primer lugar, deviene necesario precisar quelos signos integrados por elementos descripti-vos no tienen poder identificatorio, toda vezque se confunden con lo que van a identificar,sea un producto o un servicio o cualesquiera desus propiedades o características.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486determina la irregistrabilidad de signos descrip-tivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisalo siguiente:

“Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara describir la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, la procedencia geográ-fica, la época de producción u otros da-tos, características o informaciones de losproductos o de los servicios para los cua-les ha de usarse dicho signo o indicación,incluidas las expresiones laudatorias refe-ridas a esos productos o servicios”.

La irregistrabilidad de los signos descriptivos ode los integrados solamente por expresionesdescriptivas implica a los que designen exclusi-vamente la calidad, la cantidad, el destino, elvalor, el lugar de origen, la época de producciónu otros datos característicos o informaciones delos productos o de los servicios, si tales carac-terísticas son comunes a otros productos oservicios, el signo no será distintivo y en conse-cuencia no podrá ser registrado.

El Tribunal ha sostenido que uno de los méto-dos para determinar si un signo es descriptivo,es formularse la pregunta de “cómo es” el pro-ducto o servicio que se pretende registrar, “(...)de tal manera que si la respuesta espontánea-mente suministrada -por ejemplo por un consu-

2 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: “BURBUJAVIDEO 2000”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.

3 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


midor medio- es igual a la de la designación deese producto, habrá lugar a establecer la natu-raleza descriptiva de la denominación” 4.

La jurisprudencia ha reconocido que los adje-tivos calificativos suelen ser aceptados comomarcas, siempre que no tengan una estrecharelación con los bienes o con los servicios quepretendan proteger o distinguir. En todo caso,cabe advertir que en la medida en que estossignos puedan servir de calificativos para distin-tos productos o servicios pertenecientes a diver-sas clases, se verá disminuida su capacidaddistintiva, por ser factible su utilización en diver-sos productos o servicios.

En el caso de que el signo esté integrado porvarias expresiones descriptivas, como se dijo,su titular no puede atribuirse la exclusividad dedichas expresiones ni prohibir su utilización porparte de terceros.

Frases explicativas que acompañan al sig-no a registrase como marca.

En segundo lugar, la Superintendencia de In-dustria y Comercio en sus resoluciones reitera-damente argumenta que la frase “LIBRE DEGRASAS TRANS” informa las características ycualidades de los productos”; en tal virtud, sedeberá tomar en cuenta el tema de las “FRA-SES EXPLICATIVAS QUE ACOMPAÑAN ALSIGNO A REGISTRARSE COMO MARCA” muydiferente a los signos integrados por palabrasexplicativas, de acuerdo a la jurisprudencia delTribunal expresada sobre el tema, a saber:

“El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión486 establece lo siguiente:

“Artículo 157.- Los terceros podrán, sin con-sentimiento del titular de la marca registrada,utilizar en el mercado su propio nombre, do-micilio o seudónimo, un nombre geográfico ocualquier otra indicación cierta relativa a laespecie, calidad, cantidad, destino, valor, lu-gar de origen o época de producción de susproductos o de la prestación de sus servicios

u otras características de éstos; siempre queello se haga de buena fe, no constituya uso atítulo de marca, y tal uso se limite a propósi-tos de identificación o de información y nosea capaz de inducir al público a confusiónsobre la procedencia de los productos o ser-vicios.

(…)”.

De conformidad con el artículo transcrito, eltitular de una marca registrada al momento deinsertarla en el mercado, puede acompañarla deelementos que den cuenta de los atributos ocaracterísticas de los productos o servicios queampara, que bien pueden ser expresiones, pala-bras, dibujos, etc. Éstos pueden ser genéricos,descriptivos o de uso común, así como puedenhacer referencia a otras marcas registradas,siempre y cuando se cumplan ciertas condicio-nes para no afectar a terceros o al público con-sumidor.

Con el fin de armonizar de manera adecuada elsistema de protección, se debe concordar elsistema de registro con el uso real en el merca-do. Del uso real y efectivo de las marcas depen-de la eficacia y vigencia de la protección en elcampo registral; de esta sincronía nacen figurascomo la cancelación de la marca por no uso,que no es más que una armonización de los doscampos: el marcario y el registral. Por esta ra-zón, y teniendo en cuenta que existe la posibili-dad de utilizar frases o elementos explicativosque bien pueden hacer referencia a otras mar-cas, las oficinas de registro pueden permitir queel signo a registrar esté acompañado por dichoselementos explicativos. La idea de lo anterior esque los actores en el mercado conozcan a cien-cia cierta cómo se utilizará la marca en el co-mercio. Si la norma permite “usar” ciertos ele-mentos explicativos en el mercado, en el ámbi-to registral se puede insertar dicha informaciónprecisamente para proteger a los actores en elcomercio de bienes y servicios. Pero para poderinsertar los elementos explicativos en el regis-tro se deberán cumplir los mismos requisitosque se exigen para su utilización en el mercado,que adaptados al campo registral son:

Que se haga de buena fe. La buena fe es unprincipio general del derecho que debe go-bernar todas las actuaciones en el marco decualquier ordenamiento jurídico. En el campodel derecho de propiedad industrial, los acto-

4 Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001,citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOSY JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de1995.


res del mercado deben actuar sin afectar alos titulares de los derechos intelectuales, alpúblico consumidor y al comercio como tal;la utilización de cualquier signo distintivo,expresión, palabra o frase, no debe hacersecon el objetivo de causar daño o perjuicio. Delo que se trata, entonces, es que el mercadosea transparente y se desenvuelva de mane-ra leal.

Que no se inserten para ser usados a títu-lo de marca. Los elementos explicativos nopueden ser registrados ni utilizados comomarca, es decir, como distintivos de produc-tos o servicios; de lo contrario, se estaríaaprovechando de elementos no apropiablespor el solicitante. En consecuencia, al solici-tar un signo acompañado con estos elemen-tos, el peticionario deberá advertir a la oficinade registro marcario que no se está reivindi-cando propiedad sobre dichos elementos, di-ferenciado claramente en su solicitud el sig-no a registrarse como marca de los adita-mentos explicativos. A su vez, la oficina deregistro marcario deberá publicar el signodiferenciando claramente los elementos ex-plicativos, ya que de lo contrario no existiríala información suficiente para los tercerosinteresados.

Que se limite al propósito de identifica-ción o información. Esta característica tie-ne que ver con la anterior. El propósito deutilizar elementos explicativos es para gene-rar información cierta sobre los productos yservicios que se ofertan en el mercado. Esuna manera de generar en el público consu-midor información transparente que le ayudeen su libre elección.

Que no induzca al público consumidor aerror. Lo que se quiere salvaguardar es queen el público consumidor no se genere riesgode confusión o asociación. La normativa demarcas quiere que el comercio de bienes yservicios sea transparente, de buena fe yfluido. Por tal razón, se pretende cuidar quela elección en el consumidor sea libre y cons-ciente.

Si se cumplen los requisitos mencionados, laoficina nacional competente procederá al regis-tro del signo diferenciando, como ya se dijo, loselementos explicativos. Se advierte que comodichos elementos son simplemente informati-

vos y no hacen parte de la marca, no debentenerse en cuenta al realizar el análisis deregistrabilidad y, por lo tanto, no serán relevan-tes al efectuar el cotejo marcario. Sobre esteasunto el Tribunal ya ha sentado su posición:

“(…)

Antes de empezar a estudiar el tema, es im-portante manifestar que, el Juez Consultan-te deberá analizar el caso concreto tomandoen cuenta que el signo solicitado AGUA PU-RA CRISTAYÁ (mixto) contiene las palabrasAGUA PURA como explicativas (…) al sersimplemente explicativas del mismo, el titu-lar o, en este caso, el solicitante, no adquierederechos sobre la parte explicativa de dichosigno. En este sentido, las palabras AGUAPURA del signo solicitado no deben ser to-madas en cuenta por el juez consultante almomento de realizar el examen de registra-bilidad, es decir, la parte explicativa del signodebe ser excluida al momento de determinarsi el signo solicitado está conformado porpalabras genéricas, de uso común, descripti-vas o evocativas.

Se aclara, también, que el hecho de que unamarca esté conformada por una parte expli-cativa que no concede derechos para su titu-lar, significa que si dicho titular quisiera opo-nerse a un registro marcario argumentandoconfundibilidad con la parte explicativa de sumarca no puede hacerlo. Es decir, la parteexplicativa de una marca no se toma en cuen-ta ni para el examen de registrabilidad ni parauna posible oposición.

(…)” (Interpretación Prejudicial de 19 de mayode 2010, expedida en el marco del proceso56-Ip-2010. Fue publicada en la Gaceta Ofi-cial No. 1871 de 31 de agosto de 2010)” 5.

En este orden de ideas, el juez consultante,aplicando el anterior criterio, debe establecer siel signo “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixto)es un signo integrado por elementos descripti-vos o si se trata de una frase explicativa de lascaracterísticas y cualidades de los productosque pretende distinguir.

5 PROCESO 131-IP-2012. Marca: “FAMISANAR” (mixta).Interpretación prejudicial de 3 de diciembre de 2012.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Signos evocativos.

En el presente caso, la Superintendencia deIndustria y Comercio alegó que “(…) para mirepresentada es claro que la marca concedidalimita su alcance de manera exclusiva al con-texto del conjunto marcario, eso es a la natura-leza mixta del signo distintivo de tal suerte queresulta imposible para su titular pretender rei-vindicación alguna para la expresión ‘Libre degrasas trans’, por tratarse de una evocación quepuede ser utilizada por cualquiera de los demásagentes del mercado que estén en capacidadde ofrecer productos con tales características”;en tal virtud, se hará referencia al tema de lossignos evocativos.

En el caso de los signos evocativos, éstossugieren en el consumidor o en el usuario cier-tas características, cualidades o efectos delproducto o servicio, exigiéndole hacer uso de laimaginación y del entendimiento para relacionaraquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que“Las marcas evocativas o sugestivas no hacenrelación directa e inmediata a una característicao cualidad del producto como sucede en lasmarcas descriptivas. El consumidor para llegara comprender qué productos o servicios com-prende la marca debe utilizar su imaginación,es decir, un proceso deductivo entre la marca osigno y el producto o servicio”. 6

Se consideran signos evocativos los que po-seen la capacidad de transmitir a la mente unaimagen o una idea sobre el producto, a través dellevar a cabo un desarrollo de la imaginación queconduzca a la configuración en la mente delconsumidor, del producto amparado por el dis-tintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia deldescriptivo, cumple la función distintiva de lamarca y, por tanto, es registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar lossignos descriptivos de los evocativos y, portanto, corresponderá también a la autoridad na-cional en cada caso establecer, al examinar lasolicitud de registro, si ella se refiere a uno o aotro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tri-bunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas comomarcas débiles, por cuanto cualquier personatiene el derecho de evocar en sus marcas laspropiedades o características de los productoso de los servicios que van a ser distinguidos conaquellas, lo que supone que su titular debaaceptar o no pueda impedir que otras marcasevoquen igualmente las mismas propiedades ocaracterísticas de su marca”. Cabe además re-calcar que este tipo de marca es sin embargoregistrable, no así las denominaciones genéri-cas, que son irregistrables para precaver queexpresiones de uso común o generalizado pue-dan ser registradas para asignarlas como deno-minación exclusiva de un producto o de un de-terminado.

En efecto, este cumple la función distintiva de lamarca y, por lo tanto, es registrable. Sin embar-go, entre mayor sea la proximidad del signoevocativo con el producto o servicio que se pre-tende registrar, podrá ser considerado como unsigno marcadamente débil y, en consecuencia,su titular tendría que soportar el registro de sig-nos que en algún grado se asemejen a su signodistintivo. Esto se da en el caso de signos evo-cativos que contengan elementos genéricos,descriptivos o de uso común. Si bien, estoselementos otorgan capacidad evocativa al sig-no, también lo tornan especialmente débil, yaque su titular no puede impedir que tercerosutilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativoes de fantasía y no hay una fuerte proximidadcon el producto o servicio que se pretende dis-tinguir. En este evento, el consumidor tendráque hacer una deducción no evidente y, por lotanto, la capacidad distintiva del signo es mar-cadamente fuerte.

De acuerdo a lo anteriormente señalado, corres-ponderá al juez consultante determinar si elsigno “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixto), esun signo evocativo de las características, cuali-dades o efectos de los productos comprendidosen la clase 30 de la Clasificación Internacionalde Niza, exigiéndose, en consecuencia, haceruso de la imaginación y del entendimiento pararelacionar aquel signo con este objeto.

Con base en estos fundamentos,6 Ibídem.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca,cuando distingue productos o servicios en elmercado y reúne el requisito de ser suscepti-ble de representación gráfica, de conformidadcon lo establecido por el artículo 134 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina. Esa aptitud se confirmará si elsigno, cuyo registro se solicita, no se en-cuentra comprendido en ninguna de las cau-sales de irregistrabilidad determinadas porlos artículos 135 y 136 de la mencionadaDecisión. La distintividad del signo presupo-ne su perceptibilidad por cualesquiera de lossentidos.

2. No son registrables como marcas, los signosque carezcan de distintividad, en armoníacon lo señalado en el artículo 135, literal b)de la misma Decisión.

3. Las marcas mixtas se componen de unelemento denominativo (una o varias pala-bras) y un elemento gráfico (una o variasimágenes). La combinación de estos elemen-tos, al ser apreciados en su conjunto, produ-ce en el consumidor una idea sobre la marcaque le permite diferenciarla de las demásexistentes en el mercado.

4. El signo integrado por elementos descripti-vos no es distintivo y, por tanto, no será re-gistrable como marca si se limita exclusiva-mente a informar al consumidor o al usuarioacerca de las características u otros datosdel producto de que se trate, comunes aotros productos del mismo género.

El juez consultante, asimismo, debe estable-cer si el signo “LIBRE DE GRASAS TRANS”(mixto) es un signo integrado por elementosdescriptivos o si se trata de una frase expli-cativa de las características y cualidades delos productos que pretende distinguir, de con-formidad con lo establecido en la presenteinterpretación prejudicial.

5. En el ámbito de los signos, el evocativo su-giere en el consumidor o en el usuario ciertascaracterísticas, cualidades o efectos del ser-vicio, exigiéndole hacer uso de la imagina-ción y del entendimiento para relacionar aquelsigno con este servicio. El signo evocativocumple la función distintiva de la marca y, portanto, es registrable.

Corresponderá al juez consultante determi-nar si el signo “LIBRE DE GRASAS TRANS”(mixto), es un signo evocativo de los produc-tos de la clase 30 que pretende distinguir,exigiéndose, en consecuencia, hacer uso dela imaginación y del entendimiento para rela-cionar aquel signo con este objeto; y, en con-secuencia, si es o no registrable.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00335, deberá adoptar la presente interpreta-ción. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercerodel artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya JaramilloPRESIDENTE (E)

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Gustavo García BritoSECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-



PROCESO 109-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e)de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación

prejudicial de oficio del artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada porla Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la

ciudad de Quito, República del Ecuador. Actor: Sociedad SMITHKLINEBEECHAM COLOMBIA S.A. Marca: “TRICORPAN” (denominativa).

Expediente Interno N° 7496-EG.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a loscinco (5) días del mes de junio del año dos miltrece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por la Primera Sala del Tribunal Dis-trital No. 1 de lo Contencioso Administrativo dela ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que las exigen-cias contempladas en el artículo 33 del Tratadode Creación del Tribunal y los requisitos previs-tos en el artículo 125 de su Estatuto fueroncumplidos, por lo que su admisión a trámite fueconsiderada procedente por auto de veintidós(22) de mayo de 2013.

1. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción adjuntada, estima procedente destacar, co-mo antecedentes del proceso interno que diolugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad SMITH-KLINE BEECHAM COLOMBIA S.A.

La parte demandada la constituye: el PRESI-DENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DEPROPIEDAD INTELECTUAL, el DIRECTOR NA-CIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y el PRO-CURADOR GENERAL DEL ESTADO.

El Tercero Interesado es: la sociedad PRODUC-TOS GUTIS S.A.

1.2. Actos demandados

La sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOM-BIA S.A. impugna en la vía contenciosa admi-nistrativa la Resolución Administrativa No. 977151de 28 de junio de 2000, mediante la cual elDirector Nacional de Propiedad Industrial (E)resolvió rechazar la observación presentada porla sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOM-BIA S.A. y, en consecuencia, conceder el re-gistro del signo “TRICORPAN” solicitado porPRODUCTOS GUTIS S.A. para proteger pro-ductos de la clase 5 de la Clasificación Interna-cional de Niza.

1.3. Hechos relevantes

a) Los hechos:

Entre los principales hechos considerados re-levantes en esta causa se encuentran los si-guientes:

- En el mes de octubre de 1999, la sociedadPRODUCTOS GUTIS S.A. solicitó el registrodel signo “TRICORPAN”, para distinguir pro-ductos comprendidos en la clase No. 5 de laClasificación Internacional de Niza.

- Una vez publicado el extracto de la solicitudde registro en la Gaceta de la Propiedad In-dustrial No. 417 del 26 de octubre de 1999, lasociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOM-BIA S.A. presentó observación. Se funda-mentó en el registro previo de su marca“TRICORTIN” para distinguir productos com-prendidos en la clase No. 5 de la Clasifica-ción Internacional de Niza.

- El 28 de junio de 2000, el Director Nacionalde Propiedad Industrial emitió la ResoluciónNo. 977151, por medio de la cual resolvió


rechazar la observación presentada por lasociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOM-BIA S.A. y, en consecuencia, conceder el re-gistro del signo “TRICORPAN” solicitado porPRODUCTOS GUTIS S.A. para proteger pro-ductos de la clase 5 de la Clasificación Inter-nacional de Niza.

- La sociedad SMITHKLINE BEECHAM CO-LOMBIA S.A. presentó demanda contencio-so administrativa en contra de la ResoluciónNo. 977151 de 28 de junio de 2000.

b) Fundamentos de derecho contenidos enla demanda

La sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOM-BIA S.A., en su escrito de demanda expresa,en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(…) la solicitud para TRICORPAN como mar-ca de fábrica no es lo suficientemente distin-tiva de la marca TRICORTIN de propiedad demi mandante, registrada en el Ecuador desdehace 33 años; además, los productos quepretende proteger pertenecen a la misma cla-se internacional 5. Por otra parte, mi mandantetambién tiene registrada su marca en variospaíses como Colombia (…), República Domi-nicana (…), Guatemala (…), Honduras (…),Nicaragua (…), Panamá (…) y El Salvador(…)”.

- “La marca de fábrica TRICORTIN de mimandante y el signo solicitado TRICORPAN,son visual, fonética y gráficamente semejan-tes, por lo que son confundibles a primeravista y además cuando se las pronuncia (…)”.

- “La solicitante se aprovechará del conoci-miento y prestigio en el público de la marcade SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A.,de su valor comercial y de que es un signodistintivo notoriamente conocido (…)”.

- “No es un argumento con base legal paraconceder el registro de la denominación TRI-CORPAN, sostener por parte del DirectorNacional de Propiedad Industrial, que PRO-DUCTOS GUTIS S.A., ya tiene registrada lamarca BICORPAN, para productos de la cla-se internacional 5. Objetivamente una solici-tud con raíz parecida a una anterior del solici-tante, no le franquea para pretender comomarca un signo que contraviene normas ex-presas sobre registrabilidad y que no resisteel menor análisis y cotejo marcario. Y cuyafalta de distintividad es patente”.

c) Contestaciones a la demanda

El Director de Patrocinio, delegado del Pro-curador General del Estado, con el fin de vi-gilar las actuaciones dentro del proceso, señalacasillero judicial.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de laPropiedad Intelectual, IEPI, niega los funda-mentos de hecho y de derecho de la demanda yse ratifica en la Resolución No. 977151.

El Director Nacional de Propiedad Indus-trial, afirma que “La marca solicitada es distintade la denominación observante, ya que no haysimilitud en los campos gráfico-visual, ni fonéti-co-auditivo, por lo que no produciría dilución dela fuerza distintiva respecto de la marca obser-vante, tanto más si consideramos que el solici-tante posee ya registrada la marca BICORPAN”.

d) Tercero interesado

La sociedad PRODUCTOS GUTIS S.A., en sucontestación a la demanda, expresa, en lo prin-cipal, los siguientes argumentos:

- “Negativa expresa de la existencia de simi-litud visual, fonética o gráfica entre la marcade fábrica TRICORPAN y la demandante.Cabe destacar que las dos marcas, si biense distinguen en dos letras, dichas letrasotorgan distintividad y permiten diferenciarlassin inducir a error ni causar confusión”.

- “(…) PRODUCTOS GUTIS S.A. tiene regis-trada la marca de fábrica BICORPAN, (…),dentro de la clase internacional 5, la que secomercializa en el Ecuador desde hace va-rios años, de manera pública y con muchaaceptación, siendo fácilmente reconocida porlos consumidores como procedente de PRO-DUCTOS GUTIS S.A. La marca TRICORPAN,constituye una derivación de la marca indica-da, perteneciendo a la misma empresa far-macéutica y siendo reconocida por el merca-do consumidor como perteneciente a mi re-presentada”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

Que, de conformidad con la disposición previs-ta en el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-


ción se solicita forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía prejudiciallas normas que integran el ordenamiento jurídi-co de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 22 de mayo de2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de loContencioso Administrativo de la ciudad de Qui-to, República del Ecuador, ha solicitado la inter-pretación prejudicial de los artículos 81, 82 lite-rales a) y h), 83 literales a), d) y e) de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena y artículo 134 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal estima que procede la interpretaciónúnicamente de los artículos correspondientesa la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena, por haber constatado, en los do-cumentos aparejados al expediente, que la so-licitud relativa al registro del signo “TRICOR-PAN”, fue presentada en el mes de octubre de1999, en vigencia de la Decisión 344 menciona-da.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunaly 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunaldeberá limitarse a precisar el contenido y alcan-ce de las normas que conforman el ordenamien-to jurídico de la Comunidad Andina, referidas alcaso concreto”, y que al ser estas disposicio-nes imperativas, que atribuyen al Tribunal Co-munitario la facultad de interpretar de oficio lasnormas del ordenamiento jurídico comunitarioque estime aplicables al caso concreto, se in-terpretará de oficio el artículo 84 (prueba de lamarca notoria) de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena y la DisposiciónTransitoria Primera de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, por ser per-tinentes al presente caso.

No procede la interpretación del literal h) delartículo 82 (signos engañosos), por no ser apro-piado al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“(…)

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-dustrial válidamente concedido de conformi-dad con la legislación comunitaria anterior ala presente Decisión, se regirá por las dispo-siciones aplicables en la fecha de su otorga-miento, salvo en lo que se refiere a los pla-zos de vigencia, en cuyo caso los derechosde propiedad industrial preexistentes seadecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámi-te, la presente Decisión regirá en las etapasque aún no se hubieren cumplido a la fechade su entrada en vigencia.

(…)”.

DECISIÓN 344

(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

“Artículo 81. Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percep-tible capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comer-cializados por una persona de los productoso servicios idénticos o similares de otra per-sona.

Artículo 82. No podrán registrarse comomarcas los signos que:


a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior;

(…)

Artículo 83. Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial de un signo distintivo notoriamenteconocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad, por lossectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase delos productos o servicios para los cualesse solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

(…)

Artículo 84. Para determinar si una marcaes notoriamente conocida, se tendrá en cuenta,entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;

d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca.

(…)”.

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMU-NITARIO: TEMAS A DESARROLLAR:

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

- La norma comunitaria en el tiempo;- Concepto de marca y elementos constituti-

vos;- Impedimentos para el registro de un signo

como marca: La identidad y la semejanza;- Riesgo de Confusión: directa e indirecta;- Reglas para realizar el cotejo entre signos

distintivos;- Clases de signos: comparación entre signos

denominativos;- Marcas farmacéuticas; examen de registra-

bilidad; partículas de uso común; la marcadébil;

- La marca notoria y su prueba; confusión conla marca notoria;

- La marca derivada;- Autonomía de la Oficina Nacional Competen-

te para tomar sus decisiones.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEM-PO.

Acerca del tránsito legislativo y la definición dela ley aplicable es pertinente señalar que, por logeneral, una nueva norma al ser expedida regu-lará los hechos que se produzcan a partir de suvigencia; es decir, que la ley rige para lo veni-dero según lo establece el principio de irretro-actividad. Pero, es claro que no constituye apli-cación retroactiva de la ley, el hecho de que unanorma posterior se utilice para regular los efec-tos futuros de una situación planteada bajo elimperio de la norma anterior.


Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con elfin de garantizar el respeto a las exigencias deseguridad jurídica, en los casos de tránsito le-gislativo ha diferenciado los aspectos de ca-rácter sustancial de aquellos de naturaleza pro-cesal contenidos en las normas, para señalarde manera reiterada que la norma comunitariade carácter sustancial no es retroactiva, pues elprincipio de irretroactividad establece que alexpedirse una nueva norma, ésta regulará, porlo general, los hechos que se produzcan a partirde su vigencia, por lo que no afectará derechosconsolidados en época anterior a su entrada envigor. La norma de carácter sustancial o mate-rial no tiene efecto retroactivo, a menos que porexcepción se le haya conferido tal calidad; esteprincipio constituye una garantía de estabilidadde los derechos adquiridos.

Con el mismo sentido y finalidad este Tribunalha manifestado:

“Un derecho de propiedad industrial válida-mente concedido es un derecho adquirido yen razón de la seguridad jurídica, una normaposterior no debe modificar una situación ju-rídica anterior”. 1

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrialy de conformidad con la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486, y en razón de laultra actividad de la ley, la norma anterior, aun-que derogada, continúa regulando los hechosocurridos cuando se encontraba en vigor; lo quequiere decir que la eficacia de la ley derogadacontinúa hacia el futuro para regular situacionesjurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo suimperio, aunque los efectos de tal situacióncomo lo relacionado con el uso, goce, obligacio-nes, licencias, renovación o prórrogas y plazosde vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter proce-sal se caracterizan por tener efecto generalinmediato, es decir, que su aplicación procedeexclusivamente sobre los hechos producidosposteriormente a su entrada en vigencia, rigien-do las etapas de procedimiento que se inicien apartir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se expo-nen respecto del tema conocido como “tránsitolegislativo” o también como “aplicación de la leycomunitaria en el tiempo” ha sido objeto de pro-fundo análisis por el Tribunal, especialmente porrazón de las frecuentes modificaciones y actua-lizaciones legislativas que han operado en elcampo de la Propiedad Industrial. Tales criterioshan sido reiterados en numerosas sentencias,entre otras las dictadas dentro de los procesos78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para elcaso, se reitera que:

“(…) toda circunstancia jurídica en que debaser aplicada una norma comunitaria, será re-gulada por la que se encuentre vigente almomento de haber sido planteada dicha cir-cunstancia, bajo los parámetros por aquelladisciplinados. Sin embargo, y salvo previsiónexpresa, no constituye aplicación retroactivacuando la norma sustancial posterior debeser aplicada inmediatamente para regular losefectos futuros de una situación nacida bajoel imperio de una norma anterior. En ese ca-so, la norma comunitaria posterior viene areconocer todo derecho de propiedad indus-trial válidamente otorgado de conformidad conuna normativa anterior (…)”.

“(...) la norma sustancial que se encontrarevigente al momento de presentarse la solici-tud de registro de un signo como marca, serála aplicable para resolver sobre la concesióno denegatoria del mismo; y, en caso de im-pugnación —tanto en sede administrativa co-mo judicial— de la resolución interna queexprese la voluntad de la Oficina NacionalCompetente sobre la registrabilidad del sig-no, será aplicable para juzgar sobre su lega-lidad, la misma norma sustancial del ordena-miento comunitario que se encontraba vigen-te al momento de haber sido solicitado elregistro marcario (…). (Proceso N° 28-IP-95,caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N°332, del 30 de marzo de 1998)”. 2

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si lanorma sustancial vigente para la fecha de lasolicitud de registro de un signo como marca ha

1 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviem-bre de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004.Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.

2 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIX-TA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD-ANDINA.


sido derogada y reemplazada por otra en elcurso del procedimiento correspondiente, aque-lla norma será la aplicable para determinar si seencuentran cumplidos o no los requisitos quese exigen para el registro del mismo.

Por otro lado, las etapas procesales que yahayan sido cumplidas y agotadas a la fecha deentrada en vigencia de la nueva norma no seafectarán por las nuevas regulaciones de talcarácter. A contrario sensu, las nuevas regula-ciones de carácter procesal tendrán aplicacióninmediata respecto de las etapas del trámiteadministrativo pendientes de realizar.

En conclusión, tomando en cuenta que la soli-citud relativa al registro del signo “TRICORPAN”fue presentada en el mes de octubre de 1999,en vigencia de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, y que esta disposi-ción comunitaria contenía las normas que fija-ban lo concerniente a los requisitos para el re-gistro de las marcas, así como las causales deirregistrabilidad de los signos, es la que debeser aplicada al asunto bajo examen. Por lo tan-to, no cabe la interpretación del artículo 134 dela Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, solicitado por la consultante.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS.

En el presente proceso, la sociedad PRODUC-TOS GUTIS S.A. solicitó el registro del signo“TRICORPAN”, para distinguir productos com-prendidos en la clase No. 5 de la ClasificaciónInternacional de Niza, por tal motivo, es perti-nente hacer referencia al concepto de marca yelementos constitutivos.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena define lo que debeentenderse como marca. De acuerdo a estadefinición legal, este Órgano Jurisdiccional hainterpretado que la marca constituye un bieninmaterial representado por un signo que, per-ceptible a través de medios sensoriales y sus-ceptible de representación gráfica, sirve paraidentificar y distinguir en el mercado los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de otros idénticos o simila-res, a fin de que el consumidor o usuario mediolos valore, diferencie, identifique y seleccione,sin riesgo de confusión o error acerca del ori-

gen o la calidad del producto o servicio corres-pondiente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradasocasiones acerca de los requisitos que los sig-nos deben satisfacer para ser registrados co-mo marcas, éstos son:

- Perceptibilidad,- Distintividad y,- Susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captado por uno de los sentidos (vis-ta, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensablesu materialización o exteriorización por mediode elementos que transformen lo inmaterial oabstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-cia a todo elemento, signo o indicación quepueda ser captado por los sentidos para que,por medio de éstos, la marca penetre en lamente del público, y éste la asimile con facili-dad. Por cuanto para la percepción sensorial oexterna de los signos se utiliza en forma másgeneral el sentido de la vista, han venido carac-terizándose preferentemente aquellos elemen-tos que hacen referencia a una denominación, aun conjunto de palabras, a una figura, a un di-bujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintivi-dad, considerada característica y función pri-migenia que debe reunir todo signo para sersusceptible de registro como marca; lleva im-plícita la necesaria posibilidad de identificar ydistinguir unos productos o unos servicios deotros, haciendo viable de esa manera la dife-renciación por parte del consumidor. Será en-tonces distintivo el signo cuando por sí solosirva para diferenciar un producto o un servicio,sin que se confunda con él o con sus caracterís-ticas esenciales o primordiales.

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) dis-tintividad intrínseca, mediante la cual se deter-mina la capacidad que debe tener el signo paradistinguir productos o servicios en el mercado;y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cualse determina la capacidad del signo de diferen-ciarse de otros signos en el mercado.


c) Susceptibilidad de representación gráfi-ca

La susceptibilidad de representación gráficaconsiste en expresiones manifestadas a travésde palabras, gráficos, signos mixtos, colores,figuras etc., de tal manera que los componentesdel signo puedan ser apreciados en el mercadode productos.

El signo tiene que ser expresado en forma ma-terial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse, como ha sido expresado, por medio de lautilización de los elementos referidos en el pá-rrafo anterior.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUN SIGNO COMO MARCA.

Tomando en cuenta que la sociedad PRODUC-TOS GUTIS S.A. solicitó el registro del signo“TRICORPAN”, para distinguir productos com-prendidos en la clase No. 5 de la ClasificaciónInternacional de Niza y que la sociedad SMITH-KLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. presentóobservación, bajo el fundamento en el registroprevio de su marca “TRICORTIN” para distinguirproductos comprendidos en la clase No. 5 de laClasificación Internacional de Niza; se estimanecesario hacer referencia a la identidad y lasemejanza de un signo con una marca.

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca lossignos que sean idénticos o similares tantoentre sí como entre los productos o serviciosque amparan, conforme lo establece el literala) del artículo 83, materia de esta interpretaciónprejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de opo-

nerse a que terceros no autorizados por élhagan uso de la marca”. 3

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamien-tos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cui-dado que se debe tener al realizar el cotejoentre dos signos para determinar si entre ellosse presenta el riesgo de confusión. Esto, porcuanto la labor de determinar si una marca esconfundible con otra, presenta diferentes mati-ces y complejidades, según que entre los sig-nos en proceso de comparación exista identi-dad o similitud y según la clase de productos ode servicios a los que cada uno de esos signospretenda distinguir. En los casos en los que lossignos no sólo sean idénticos sino que tenganpor objeto individualizar unos mismos productoso servicios, el riesgo de confusión sería absolu-to. Cuando se trata de simple similitud, el exa-men requiere de mayor profundidad, con el obje-to de llegar a las determinaciones en este con-texto, así mismo, con la mayor precisión posi-ble.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciadores,produciéndose por tanto la confundibilidad. Encambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. 4

Es importante señalar que la comparación en-tre los signos deberá realizarse en base al con-junto de elementos que los integran, donde eltodo prevalezca sobre las partes y no descom-poniendo la unidad de cada uno. En esta labor,como dice el Tribunal: “La regla esencial paradeterminar la confusión es el examen medianteuna visión en conjunto del signo, para despren-der cuál es la impresión general que el mismodeja en el consumidor en base a un análisisligero y simple de éstos, pues ésta es la formacomún a la que recurre el consumidor para re-tenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se

3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


detiene a establecer en forma detallada las dife-rencias entre un signo y otro (…)”. 5

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes han de determinarlacon base a principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar lassiguientes características propias de la situa-ción de semejanza:

Similitud ideológica, que se presenta entresignos que evocan las mismas o similares ideas.Al respecto, señala el profesor OTAMENDI queaquella es la que “deriva del mismo parecidoconceptual de las marcas. Es la representacióno evocación de una misma cosa, característicao idea, la que impide al consumidor distinguiruna de otra”. 6

En consecuencia, pueden ser consideradosconfundibles signos, que, aunque visual o fo-néticamente no sean similares, puedan sin em-bargo inducir a error al público consumidor encuanto a su procedencia empresarial, en casode evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por lacoincidencia de letras entre los segmentos acompararse, en los cuales la secuencia de vo-cales, la longitud de la o las palabras, el númerode sílabas, las raíces o las terminaciones co-munes, pueden producir en mayor o menor gra-do, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos queal ser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende de laidentidad en la sílaba tónica, o de la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, entre otras.Sin embargo, deben tenerse en cuenta las parti-

cularidades que conserva cada caso, con el finde determinar si existe la posibilidad real deconfusión.

3.4. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e In-directa.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-cia, ha manifestado que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la exis-tencia del riesgo de confusión para que se con-figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. 7

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o usarun servicio determinado en la creencia de queestá comprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracte-rizada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común. 8

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los produc-tos o servicios que cada una de ellos ampara

5 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089,del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DEEBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340,de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171.

7 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C.Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUS-TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

8 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


serían los siguientes: (i) que exista identidadentre los signos en disputa y también entre losproductos o servicios distinguidos por ellos; (ii)o identidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tam-bién semejanza entre éstos. 9

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. 10

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJOENTRE SIGNOS DISTINTIVOS.

La doctrina y la jurisprudencia han establecidocriterios generales, que faciliten al funcionario oal juez, la comparación y apreciación de la po-sible similitud entre los signos en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadasen la doctrina de Breuer Moreno para realizar elcotejo entre signos distintivos:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los pro-ductos”. 11

El Tribunal ha precisado en sus sentencias lautilidad y aplicación de los parámetros indica-dos, los cuales pueden orientar a quien losaplica en la solución del caso concreto. Dichoscriterios se han resumido en cuatro reglas bási-cas que se estiman de gran utilidad en el proce-so de comparación entre signos distintivos, así:

a) La confusión resulta de la impresiónde conjunto despertada por las mar-cas. Esta primera regla es la que se haconsiderado de mayor importancia, exigeel cotejo en conjunto de la marca, criterioválido para la comparación de marcas detodo tipo o clase. Esta visión general o deconjunto de la marca es la impresión queel consumidor medio tiene sobre la mismay que puede llevarlo a confusión frente aotras marcas semejantes que se encuen-tren disponibles en el comercio.

b) Las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea. En lacomparación marcaria debe emplearse elmétodo de cotejo sucesivo entre las mar-cas, esto es, no cabe el análisis simultá-neo, en razón de que el consumidor noanaliza simultáneamente las marcas, sinoque lo hace en forma individualizada.

c) Quien aprecie la semejanza deberá co-locarse en el lugar del comprador pre-sunto, tomando en cuenta la naturale-za del producto. Comoquiera que quien,en último término, puede ser objeto de laconfusión es la persona que compra elproducto o recibe el servicio, el juez o ad-ministrador, al momento de realizar el co-tejo debe situarse frente a los productosdesignados por las marcas en conflictocomo si fuera un consumidor o un usua-rio, para poder evaluar con el mayor acier-9 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,

de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

10 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

11 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires, 1946, Pág. 351 y ss.


to si se presentan entre ellas similitudestan notorias que induzcan al error en laescogencia.

d) Deben tenerse en cuenta, así mismo,más las semejanzas que las diferen-cias que existan entre las marcas quese comparan. La similitud general entredos marcas no depende de los elementosdistintos que aparezcan en ellas, sino delos elementos semejantes o de la seme-jante disposición de esos elementos.

3.6. CLASES DE SIGNOS: Comparación en-tre signos denominativos.

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que lossignos en controversia son “TRICORPAN”(denominativo) y “TRICORTIN” (denominativo),el Tribunal considera conveniente examinar loconcerniente a las marcas denominativas, porcorresponder a las clases de los signos enconflicto.

Las marcas denominativas, llamadas tambiénnominales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formadas por una o variasletras, palabras o números, individual o conjun-tamente estructurados, que integran un conjun-to o un todo pronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual. Este tipo de marcas sesubdividen en: sugestivas que son las que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por la marca; y, arbitrarias que no mani-fiestan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su con-junto, producen en el consumidor una idea so-bre la marca que le permite diferenciarla de lasotras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes crite-rios, elaborados en torno a la comparación demarcas denominativas, los que han sido reco-gidos en varios pronunciamientos del Tribunal,como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005,marca: “LOREX”, publicado en la G.O.A.C. No.1185 de 12 de abril de 2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio de des-tacar aquellos elementos dotados de espe-cial eficacia caracterizante, atribuyendo me-nos valor a los que ofrezcan atenuada fun-ción diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica delas mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denomina-tivas hay que tratar de encontrar la dimen-sión más característica de las denominacio-nes confrontadas: la dimensión que con ma-yor fuerza y profundidad penetra en la mentedel consumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 12

En el supuesto de solicitarse el registro comomarca de un signo denominativo, caso que hayade juzgarse sobre el riesgo de confusión dedicho signo con una marca denominativa com-puesta previamente registrada, habrá de exami-narse especialmente la relevancia y distintividadde los vocablos que formen parte de aquel signoy no de esta marca, resultando que no habráriesgo de confusión “cuando los vocablos aña-didos a los coincidentes están dotados de lasuficiente carga semántica que permita una efi-cacia particularizadora que conduzca a identifi-car el origen empresarial evitando de este modoque el consumidor pueda caer en error”. 13

12 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DELDERECHO DE MARCAS“. Editorial Montecorvo S.A. Es-paña 1984. Págs. 199 y SS.

13 Proceso 13-IP-2001. Marca: “BOLIN BOLA”, senten-cia de 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. No.677 de 13 de junio de 2001. TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA COMUNIDAD ANDINA.


En consecuencia, “De existir un nuevo vocabloen el segundo signo que pueda claramente lo-grar que las semejanzas entre los otros térmi-nos queden diluidas, el signo sería suficiente-mente distintivo para ser registrado”. 14

3.7. MARCAS FARMACÉUTICAS. EXAMEN DEREGISTRABILIDAD. PARTÍCULAS DE USOCOMÚN. LA MARCA DÉBIL.

Las Marcas Farmacéuticas. Examen de Re-gistrabilidad.

Tomando en cuenta que la sociedad PRODUC-TOS GUTIS S.A. solicitó el registro del sig-no “TRICORPAN”, para distinguir productoscomprendidos en la clase No. 5 de la Clasifica-ción Internacional de Niza y que la sociedadSMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. pre-sentó observación, argumentó el registro pre-vio de su marca “TRICORTIN” para distinguirproductos comprendidos en la clase No. 5 de laClasificación Internacional de Niza; el Tribunalestima adecuado referirse al tema: “MarcasFarmacéuticas”.

En primer lugar, deviene necesario precisar quela comparación entre marcas destinadas a dis-tinguir productos farmacéuticos impone un exa-men más riguroso, vista la repercusión del ries-go de confusión que podría suscitarse, en lasalud y vida de los consumidores. Conforme aello, el examen de registrabilidad debe ser im-periosamente más riguroso.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos:

“por la tesis de que en cuanto a marcas far-macéuticas el examen de la confundibilidaddebe tener un estudio y análisis más prolijoevitando el registro de marcas cuya denomi-nación tenga una estrecha similitud, para evi-tar precisamente, que el consumidor soliciteun producto confundiéndose con otro, lo queen determinadas circunstancias puede cau-sar un daño irreparable a la salud humana,más aún considerando que en muchos esta-blecimientos, aún medicamentos de delica-

do uso, son expendidos sin receta médica ycon el solo consejo del farmacéutico de tur-no”. 15

Así pues, el rigor del examen encuentra justifi-cación en “las peligrosas consecuencias quepuede acarrear para la salud una eventual con-fusión que llegare a producirse en el momentode adquirir un determinado producto farmacéuti-co, dado que la ingestión errónea de éste puedeproducir efectos nocivos y hasta fatales”. 16

El Tribunal ha indicado que:

“El interés de la ley en evitar todo error en elmercado no sólo se refiere al respeto quemerece toda marca anterior que ha ganadocon su esfuerzo un crédito, sino también de-fender a los posibles clientes, que en materiatan delicada y peligrosa como la farmacéuti-ca pudiera acarrearles perjuicios una equivo-cación”, y que “al confrontar las marcas quedistinguen productos farmacéuticos hay queatender al consumidor medio que solicita elcorrespondiente producto. De poco sirve queel expendedor de los productos sea personalespecializado, si el consumidor incurre enerror al solicitar el producto”. 17

Es cierto que “(…) existen factores que contri-buyen a evitar la confusión, tales como, la inter-vención de médicos a través del récipe queorienta la compra del producto y (…) la expedi-ción de productos sin receta médica”, pero enninguno de estos casos “puede descartarse enforma absoluta la posibilidad de algún tipo deerror. Por lo tanto, conforme a lo anteriormenteexpuesto, este Tribunal considera acertada laposición doctrinaria de establecer el mayor gra-do de rigurosidad al momento de confrontarmarcas farmacéuticas”. 18

Cabe agregar; sin embargo, que el signo desti-nado a amparar productos farmacéuticos pu-

14 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082,de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, ci-tando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SACMANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

15 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C.Nº 578, del 27 de junio del 2000. Caso: “AMOXIFARMA”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA.

16 Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C.Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

17 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de De-recho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A.,1984, Págs. 265 y 266.

18 Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C.Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


diera haber sido confeccionado con elementosde uso general, relativos a las propiedades delproducto, sus principios activos, su uso tera-péutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, enestos casos, “la distintividad debe buscarse enel elemento diferente que integra el signo y en lacondición de signo de fantasía que logre mos-trar el conjunto marcario”. 19

Partículas de uso común en la conforma-ción de marcas farmacéuticas.

Ahora bien, tomando en cuenta que dentro delproceso interno se ha argumentado que las mar-cas en controversia comparten partículas deuso común, deviene necesario abordar el temade partículas de uso común en la conformaciónde marcas farmacéuticas.

Partículas de uso común:

Al respecto, al conformar una marca, su creadorpuede valerse de toda clase de elementos, esdecir, partículas, sufijos, prefijos, raíces o ter-minaciones que pueden estimarse como expre-siones de uso común, por lo que no pueden serobjeto de monopolio o dominio absoluto porpersona alguna. Menos aún cuando éstas infor-man exclusivamente acerca de la calidad, canti-dad, destino, valor, lugar de origen, época deproducción, características u otros datos delcorrespondiente producto o servicio. En estecaso, si tales características son comunes aotros productos o servicios del mismo género,el signo no será distintivo y, por tanto, no podráser registrado. Empero, si las partículas de usocomún se encuentran con otras partículas quele otorgan distintividad al signo solicitado a re-gistro, el signo es susceptible de registro.

Las marcas farmacéuticas usualmente se ela-boran con la conjunción de partículas de usogeneral, que suelen darle al signo creado ciertopoder evocativo, que le da al consumidor unaidea acerca de las propiedades del producto,sus principios activos, etc.

Al efectuar el examen comparativo en estaclase de marcas, no deben tomarse en cuentalas partículas de uso general o común, a efec-

tos de determinar si existe confusión; ésta esuna excepción al principio de que el cotejo delas marcas debe realizarse atendiendo a unasimple visión de los signos que se enfrentan,donde el todo prevalece sobre sus componen-tes. En el caso de las marcas farmacéuticas ladistintividad se busca en el elemento diferenteque integra el signo y en la condición de signode fantasía del conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el dere-cho obtenido a través del registro de marcas,descarta que partículas, prefijos o sufijos, co-munes, necesarios o usuales que pertenecen aldominio público, puedan ser utilizados única-mente por un titular marcario, porque al seresos vocablos usuales, no se puede impedirque el público en general los siga utilizando,hacerlo constituirá el monopolio del uso de par-tículas necesarias en beneficio de unos pocos.

La marca débil:

Ahora bien, todo signo registrado como marcapuede hacerse débil en el mercado de produc-tos o servicios de que se trate. En efecto, siuno de los elementos que integran el signo esde carácter genérico o de uso común, o si evo-ca una cualidad del producto o servicio, el signose hará débil frente a otros que también inclu-yan uno de tales elementos o cualidades, ina-propiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locu-ción genérica no monopolizable resta fuerza alconjunto en que aparece; nadie, en efecto, pue-de monopolizar una raíz genérica, debiendo to-lerar que otras marcas la incluyan, aunque po-drán exigir que las desinencias u otros compo-nentes del conjunto marcario sirvan para distin-guirlo claramente del otro”. Asimismo, el textocitado agrega que, no obstante su distintividad,el signo puede haberse tornado banal “por elcrecido número de registros marcarios que locontienen; no se trata de una cualidad intrínse-ca del signo, sino de su posición relativa en eseuniverso de signos que constituye el Registro(...)”.20

Otamendi, por su parte, destaca que el titular deuna marca débil, al contener ésta:

19 Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C.Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET“.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

20 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LASCUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo II,1984. Págs. 78 y 79.


“una partícula de uso común no puede im-pedir su inclusión en marcas de terceros, yfundar en esa sola circunstancia la existen-cia de confundibilidad, ya que entonces seestaría otorgando al oponente un privilegioinusitado sobre una raíz de uso general onecesario (...). Esto necesariamente tendráefectos sobre el criterio que se aplique en elcotejo. Y, por ello se ha dicho que esos ele-mentos de uso común son marcariamentedébiles, y que los cotejos entre marcas quelos contengan deben ser efectuados con cri-terio benevolente”.21

3.8. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA.

Tomando en cuenta que la sociedad SMITH-KLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. argumentóque “La solicitante se aprovechará del conoci-miento y prestigio en el público de la marca deSMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A., desu valor comercial y de que es un signo distinti-vo notoriamente conocido (…)”; el Tribunal esti-ma adecuado hacer referencia al tema de “lamarca notoria y su prueba”.

El Tribunal señala que la marca notoria es aque-lla en la que concurren los siguientes aspectos:la difusión de la misma entre el público consu-midor traducido del uso intenso de la misma; y,la calidad de los productos o servicios que ellaampara, ya que ningún consumidor recordará nidifundirá el conocimiento de la marca cuandolos productos o servicios, por ella protegidos,no satisfagan las necesidades del consumidor,comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mer-cados, la intensidad del uso que de ella se hi-ciere, y el prestigio adquirido, influyen decisi-vamente para que ésta adquiera el carácter denotoria, ya que así el consumidor reconoceráy asignará dicha característica, debido al es-fuerzo que el titular de la misma realice paraelevarla de la categoría de marca común u ordi-naria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, lamarca notoria es “aquella que goza de difusióno —lo que es lo mismo— es conocida por los

consumidores de la clase de productos a losque se aplica la marca. La difusión entre el sec-tor correspondiente de los consumidores es elpresupuesto de la notoriedad de la marca”.22

El Profesor José Manuel Otero Lastres define ala marca notoriamente conocida como: “aquellamarca que goza de difusión y ha logrado elreconocimiento de los círculos interesados (losconsumidores y los competidores). De esta de-finición se desprende que son dos las notasfundamentales que caracterizan este tipo demarcas: un determinado grado de difusión y elreconocimiento en el mercado por los círculosinteresados como signo indicador del origenempresarial del correspondiente producto o ser-vicio”.23

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria co-mo “aquella que reúne la calidad de ser cono-cida por una colectividad de individuos pertene-cientes a un determinado grupo de consumido-res o usuarios del tipo de bienes o de serviciosa los que les es aplicable, porque se encuentraampliamente difundida entre dicho grupo”.24

La notoriedad de la marca no se presume y, portanto, debe ser probada por quien la alega.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doc-trinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia:“Varios son los hechos o antecedentes quedeterminan que una marca sea notoria: calidadde los productos o servicios, conocimiento porparte de los usuarios o consumidores, publici-dad, intensidad de uso, que deben ser conoci-dos por el juez o administrador para calificar ala marca de notoria, y que para llegar a esa con-vicción deben ser probados y demostrados den-tro del proceso judicial o administrativo. Aún enel supuesto de que una marca haya sido decla-rada administrativa o judicialmente como noto-ria, tiene que ser presentada a juicio tal resolu-ción o sentencia, constituyéndose éstas en unaprueba con una carga de gran contenido pro-cedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la

22 FERNANDEZ Novoa, Carlos; “Fundamentos de Dere-cho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32.

23 OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la mar-ca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”,Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

24 Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299,de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUE-ÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

21 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Págs.191 y 192.


G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996,marca: LISTER).

En consecuencia, la notoriedad de la marcaconstituye un hecho que debe ser probado porquien la alega, teniendo en cuenta los criteriosprevistos en el artículo 84 de la Decisión 344.Los criterios son los siguientes:

“a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;

d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca”.

La previsión normativa de los citados indicado-res de notoriedad de la marca hace inaplicable asu respecto la máxima notoria non egent proba-tione. Y es que, a diferencia del hecho notorio,la notoriedad de la marca no se halla implícitaen la circunstancia de ser ampliamente conoci-da, sino que es necesaria la demostración sufi-ciente de su existencia al momento de que éstaes alegada, a través de la prueba, entre otros,de aquellos indicadores.

Finalmente, en cuanto al momento procesaloportuno para probar la notoriedad alegada, laDecisión 344, en la sección II del capítulo V quese refiere al procedimiento de registro, en elartículo 93 expresa que “Dentro de los treintadías hábiles siguientes a la publicación, cual-quier persona que tenga legítimo interés, podrápresentar observaciones al registro de la marcasolicitado (…)”. A continuación, el artículo 94indica que la oficina nacional competente notramitará las observaciones que fueren presen-tadas extemporáneamente. De lo anterior sedebe entender que si al momento de presentarobservaciones, éstas se fundamentan en la no-toriedad de una marca, se debe justificar estaalegación en dicha oportunidad.

La reproducción o la imitación de un signonotoriamente conocido

En el caso de la marca notoria, la prohibición deregistrar el signo que constituya su reproduc-ción, imitación, traducción o transcripción, total

o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83,literal d) de la Decisión 344, será aplicable conindependencia de la clase a que pertenezca yde la naturaleza del producto o servicio de quese trate, toda vez que se trata de prevenir ladilución de la fuerza distintiva de la marca y elaprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la notorie-dad, como ya se indicó, es un hecho que debeser probado, como lo establece el artículo 84 deesa Decisión cuando señala los elementos quesirven para medir tal circunstancia. Ello, porque“(...) la marca común, para elevarse al estadode marca notoria, debe contar con una serie defactores, tales como: (...) difusión de la marca,imagen en el mercado, comercialización del pro-ducto, etc. La carga de la prueba correspondeal titular de la marca, pues ésta puede ser des-conocida inclusive por la autoridad administrati-va o judicial y la prueba precisamente pretendeconvencer al juzgador de que la marca alegadacomo notoria reúne características especialesque no poseen las marcas comunes”. 25

A tenor de la disposición citada del artículo 83literal d), el reconocimiento de la marca noto-ria, como signo distintivo de bienes o serviciosdeterminados, presupone su conocimiento en elpaís en que se haya solicitado su registro o enel comercio subregional o internacional sujeto areciprocidad, por los sectores interesados, esdecir, por la mayor parte del sector de consumi-dores o usuarios a que estén destinados losbienes o servicios correspondientes.

Ahora bien, es importante tener en considera-ción que la normativa comunitaria protege a lamarca notoria de manera especial, en relación alos principios que gobiernan el derecho marcarioy en relación con los diferentes tipos de riesgosa los que se exponen los signos distintivos en elmercado.

En relación con los principios de especialidad yterritorialidad, tomando en cuenta que en elproceso interno, la marca observante no se en-cuentra registrada en Colombia, sino en otrospaíses, es pertinente señalar que:

25 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;G.O.A.C. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VOD-KA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


1. Los literales d) y e) del artículo 83 de laDecisión 344 advierten que la marca no-toriamente conocida no solamente seráprotegida con productos o servicios idén-ticos, similares o conexos, sino en rela-ción con cualquier clase de productos oservicios.

2. El principio de territorialidad determina laprotección de la marca notoria no sola-mente en el país donde se solicita la pro-tección, sino que se la protege en el co-mercio subregional o internacional sujeto areciprocidad. Para lo anterior, es precisoque, (i) sea notoriamente conocida en porlo menos uno de los Países Miembros; (ii)sea notoria en el comercio internacionalsujeto a reciprocidad, “Esto es que seanotoriamente conocido en un país o grupode países no pertenecientes a la Comuni-dad Andina, siempre y cuando dichos paí-ses otorguen igual protección a los signosnotoriamente conocidos de los Países Miem-bros de la Comunidad Andina, de confor-midad con el principio de reciprocidad”.

Confusión con la marca notoriamente cono-cida

El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344prevé una protección especial para la marca no-toriamente conocida, independientemente de laclase de los productos o de los servicios ampa-rados por el signo cuyo registro se pida, pues,en el evento de existir similitud entre los signos,podría perfectamente producirse riesgo de con-fusión.

Con el objeto de proteger los signos distintivossegún su grado de notoriedad, se han clasifi-cado y diferenciado diversos tipos de riesgos.Generalmente la doctrina se ha referido a cua-tro, a saber: riesgo de confusión, de asociación,de dilución y de uso parasitario. El Tribunal, enrelación a la marca notoria, dentro del proceso35-IP-2008, marca “ZANIDIP”, publicado en laG.O.A.C. Nº 1635 de 14 de julio de 2008, haanalizado los riesgos que se podrían generar:

El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de queel uso de otros signos idénticos o similarescause el debilitamiento de la altísima capaci-dad distintiva que el signo notoriamente co-nocido ha ganado en el mercado, aunque seuse para productos que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara elsigno notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario esla posibilidad de que un competidor parasita-rio se aproveche injustamente del prestigiode los signos notoriamente conocidos, aun-que la acción se realice sobre productos oservicios que no tengan ningún grado de co-nexidad con los que ampara el signo noto-riamente conocido.

Asimismo, el Tribunal, dentro de la Interpre-tación Prejudicial rendida dentro del proceso 82-IP-2009 expresó que en el ámbito de la Decisión344 el signo notoriamente conocido tanto en elmercado como tal, como en el ámbito registral,se encuentra protegido contra el riesgo de con-fusión, asociación y dilución, de conformidadcon lo siguiente:

El artículo 83, literal a), establece:

“Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarsecomo marcas aquellos signos que, en rela-ción con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir al pú-blico, a error;”

La mencionada norma habla de “error” y, por lotanto se deben hacer las siguientes precisio-nes:

Los consumidores pueden caer en error porconfusión o por asociación; pues podrían pen-


sar que están obteniendo un producto diferenteal que están comprando (confusión directa), y/oque el producto tiene un origen empresarial di-ferente al que realmente posee (confusión indi-recta), y/o pensar que empresas que comer-cializan productos con diferentes marcas tie-nen relación o vinculación entre sí (riesgo deasociación). Por lo tanto, el error puede ser porconfusión y/o asociación y, en consecuencia,las marcas se encuentran protegidas contra di-chos riesgos.

Si bien el literal mencionado se refiere a lasmarcas ordinarias, la protección contra el riesgode asociación también es extensiva a las mar-cas notoriamente conocidas, dado que éstasgozan de mayor protección. Por lo tanto, eneste escenario no puede pensarse que mientraslas marcas ordinarias se protegen contra el ries-go de asociación, las notorias notoriamente co-nocidas no.

Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión344 sólo se refiera al término confusión, comose mostró anteriormente, la marca notoriamenteconocida también es protegida contra el riesgode asociación.

En relación con el riesgo de dilución, el Tribunalha manifestado lo siguiente:

“En efecto, al diferenciar las causales de irre-gistrabilidad de las marcas, no dispone, comolo hace la Decisión 486, la protección de lasmarcas comunes en relación con los riesgosde confusión y asociación, sino se limita adecir en el literal a) del artículo 83, que no sepueden registrar como marcas signos quesean idénticos o se asemejen de forma quepuedan inducir al público a error, a una marcaanteriormente solicitada para registro o regis-trada por un tercero, para los mismos produc-tos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error.

(…)

En efecto, con la anterior disposición se otor-ga protección ampliada al signo notoriamenteconocido, que como ya se ha dicho, excedeel principio de especialidad y territorialidad.Dicha norma no hace referencia a la protec-ción de los signos notoriamente conocidosrespecto de ciertos riesgos determinados,

pero se debe entender que la norma trata desalvaguardar los signos notoriamente conoci-dos del riesgo de confusión en que puedeincurrir el público consumidor, como lo haceexpresamente en relación con la marca gene-ral.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de laDecisión 344, es una disposición de carác-ter especial en relación con protección de lamarca notoria, al disponer que no se puedenregistrar como marcas signos ‘que sean si-milares hasta el punto de producir confusióncon una marca notoriamente conocida, inde-pendientemente de la clase de los productoso servicios para los cuales se solicite elregistro (...)’.

Con esta última disposición se protege a lamarca notoria más allá del principio de espe-cialidad, pero únicamente refiriéndose al ries-go de confusión. No se refiere a la protec-ción en relación con otros riesgos como usoparasitario y dilución.

La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgosa que están expuestas las marcas en el mer-cado, al establecer los derechos conferidospor el registro de un signo como marca. Esasí como en el artículo 104, literal d), esta-blece que el titular de una marca registradapuede actuar contra un tercero que use en elcomercio ‘un signo idéntico o similar a lamarca registrada, con relación a productos oservicios distintos de aquellos para los cua-les se ha registrado la misma, cuando el usode ese signo respecto a tales productos oservicios pudiese inducir al público a error oconfusión, pudiese causar a su titular un da-ño económico o comercial injusto, o produz-ca una dilución de la fuerza distintiva o delvalor comercial de dicha marca’ (subrayadopor fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege nosólo a la marca notoriamente conocida, sinoa las marcas comunes de los riesgos deconfusión y de dilución que pudiese causar eluso indebido de un signo distintivo en elmercado. Se advierte que no se está hablan-do de las causales de irregistrabilidad, sinode las conductas lesivas contra una marcaregistrada, que el titular de la misma puedeatacar.

(…)


De conformidad con la figura de la marca no-toriamente conocida y la finalidad de su pro-tección, en materia de causales de irregis-trabilidad sí es procedente su protección con-tra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo si-guiente:

o La protección de la marca notoriamenteconocida se instaura para salvaguardar lagran capacidad distintiva que han adquiridodichas marcas en el mercado.

o Uno de los principios que gobiernan delderecho marcario es el del uso real y efectivode la marca en el mercado y, en consecuen-cia, de permitirse que se registre una marcaque al ser usada en el mercado genere dilu-ción de una marca notoria, no habría conso-nancia con el objetivo perseguido al instaurarla figura de la marca notoria y su protecciónen el régimen comunitario andino.

o Además de lo anterior, no habría concor-dancia entre que se proteja a las marcas re-gistradas contra el uso de signos idénticos ysimilares que generen riesgo de dilución (art.104, literal d), con la falta de protección con-tra dicho riesgo respecto las marcas notoria-mente conocidas en el ámbito registral. Esdecir, no es consecuente que se prevea pro-tección en este ámbito contra el uso indebi-do, si por otro lado, en cuestión de marcasnotorias, se permitiera el registro de signosidénticos o similares que al ser usados en elmercado puedan causar riesgo de dilución desu capacidad distintiva.

Lo anteriormente expuesto quiere decir, quedebe hacerse una interpretación conjunta delos literales d) y e) del artículo 83 con elobjetivo perseguido al proteger a la marcanotoriamente conocida, que en relación conel registro de un signo idéntico o similar a unsigno notoriamente conocido, de manera queel Juez Nacional o la Oficina Nacional Com-petente, en su caso, deberán tener en cuentala protección ampliada que establece la nor-mativa comunitaria en el artículo 83, literalesd) y e), siempre y cuando la solicitud de re-gistro como marca de un signo idéntico o si-milar a un signo notoriamente conocido pue-da generar riesgo de confusión, asociación odilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha idoaparejado con la protección de los signos

notoriamente conocidos, como se vio, el ar-tículo 104, literal d), lo ha extendido tambiéna todo tipo de marca registrada cuando sepresente su uso no autorizado. Haciendo unaadecuación del concepto con la norma co-mentada, la protección contra dicho riesgotiene como objetivo salvaguardar a las mar-cas en relación con cualquier uso de otrossignos idénticos o similares que cause el de-bilitamiento de su capacidad distintiva, aun-que se use para productos que no sean idén-ticos, similares o que no tengan ningún gradode conexidad con los que ampara la marcaregistrada”. (Proceso 145-IP-2006, Interpreta-ción Prejudicial de 16 de noviembre de 2006.Marca: “CAPITAN Z”, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de10 de enero de 2007).

Finalmente, es importante advertir lo que enreiteradas interpretaciones este Órgano Judicialha señalado:

“Dentro del conflicto suscitado entre una mar-ca notoriamente conocida y una marca co-mún, el punto esencial radica en determinarel momento en que la marca notoriamenteconocida debe tener tal calidad a fin, o biende impugnar con ella un registro, o bien parahacer valer preferentemente los derechos queconfiere la norma cuando se ha registradouna marca en violación de los literales d) y e)del artículo 83 de la Decisión 344. En unaacción de cancelación o de nulidad, la exis-tencia de notoriedad se demostrará tanto almomento de iniciarse la acción respectivacomo al momento en que la marca controver-tida se presentó a registro y fue tramitada. Lamarca debe ser notoria con anterioridad a lanueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997). Encaso de observaciones la notoriedad deberáprobarse, por el que las alegue o controvierta,en el momento en que tales observacionessean presentadas, es decir, en que dichanotoriedad sea alegada.”. 26

En este caso, con relación a la independenciade la clase internacional de los productos y delos servicios amparados por una marca even-tualmente notoria, sólo podrá ser considerada si

26 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKABALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.


dicha notoriedad es anterior a la solicitud deregistro del signo, así como ha sido probada yoportunamente reconocida por el examinador ysi hay riesgo de confusión, asociación y dilu-ción.

3.9. LA MARCA DERIVADA.

En el presente proceso, la sociedad PRODUC-TOS GUTIS S.A. argumentó que “(…) PRO-DUCTOS GUTIS S.A. tiene registrada la marcade fábrica BICORPAN, (…), dentro de la claseinternacional 5, la que se comercializa en elEcuador desde hace varios años, de manerapública y con mucha aceptación, siendo fácil-mente reconocida por los consumidores comoprocedente de PRODUCTOS GUTIS S.A. Lamarca TRICORPAN, constituye una derivaciónde la marca indicada, perteneciendo a la mismaempresa farmacéutica y siendo reconocida porel mercado consumidor como perteneciente ami representada”; en tal virtud, cabe hacer men-ción al tema de la marca derivada.

Este Tribunal se ha pronunciado en los términossiguientes, al referirse a la figura de la marcaderivada: “en general, resulta admisible que eltitular de una marca registrada goce de la facul-tad de usar la marca con variaciones no sustan-ciales o respecto de elementos accesorios, sinque este hecho disminuya su protección, a for-tiori se desprende que el propietario de la mar-ca inscrita podrá presentar nuevas solicitudesde registro respecto de signos que constituyanuna derivación de la marca ya protegida, y, portanto, del derecho previamente adquirido. Estas‘marcas derivadas’ –como se las conoce en lalegislación española (artículo 9 de la Ley deMarcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderánreivindicar productos distintos a los amparadospor el registro previo, pues en este caso no po-drá considerárselas como una manifestacióndel derecho conferido por las inscripciones an-teriores, sino como un registro totalmente autó-nomo e independiente, por lo que el solicitanteno podrá pretender que el nuevo registro consti-tuya la derivación de un derecho adquirido”. Enel marco de estas consideraciones, el Tribunalha precisado también que: “El propietario de lamarca inscrita podrá presentar nuevas solicitu-des de registro respecto de signos que constitu-yan una derivación de la marca ya protegida, ypor tanto, del derecho previamente adquirido,siempre que la nueva solicitud comprenda lamisma marca con variaciones no sustanciales,

y, además, que los productos reivindicados enla solicitud correspondan a los amparados porla marca ya registrada”. 27

Dentro de la interpretación prejudicial recaídaen el proceso 151-IP-2011, el Tribunal observólo siguiente acerca de la marca derivada y de lamarca derivada de una marca notoria:

“El fenómeno de la marca derivada se diferenciaclaramente de la marcas conformadas por unapartícula de uso común, por un elemento des-criptivo o genérico, ya que éstas poseen unelemento de uso general muchas veces nece-sario para identificar cierta clase de productos,o un elemento que describe el género, la cali-dad u otras características de los productos.Por tal razón, el titular de una marca que con-tenga una partícula de uso común, o bien unelemento genérico o descriptivo no puede im-pedir que otros usen esa partícula o elementoen la conformación de otro signo distintivo, acontrario de lo que sucede con la marca deriva-da, cuyo titular sí puede impedir que el rasgodistintivo común pueda ser utilizado por otrapersona, ya que este elemento distintivo identi-fica plenamente los productos que comercializael titular de la marca derivada, y que genera enel consumidor la impresión de que tienen unorigen común.

Por otro lado, el hecho de que un titular de re-gistro marcario solicite para registro una marcaderivada, no significa que tenga el derecho in-defectible a que se registre dicho signo, ya quela Oficina de Registro Marcario o el Juez Com-petente, en su caso, deberán establecer si cum-ple con todos los requisitos de registrabilidady, además, que no se encuadre en las causalesde irregistrabilidad señaladas en la normativacomunitaria, en donde es de suma importanciaque no se afecten los derechos del público con-sumidor y de titulares de marcas idénticas osimilares a la que se pretende registrar.

La marca derivada tiene unos efectos importan-tes en relación con la oposición en vía guberna-

27 Proceso N° 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de juniodel mismo año, caso: “KRYSTAL”. Criterio reiterado enlas sentencias dictadas en los expedientes números91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003,publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo delmismo año, casos: “ALPIN” y “ALPINETTE”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


tiva, ya que ésta no puede referirse únicamenteal elemento distintivo, ya que el elemento distin-tivo proviene de la marca anteriormente registra-da. Por lo tanto, la oposición debe involucrar loselementos accesorios y no únicamente el ele-mento distintivo.

En relación con lo anterior, el Tribunal de Justi-cia, adoptando un criterio doctrinal, se ha mani-festado en varias de sus providencias de la si-guiente manera:

“Sobre el tema el tratadista Carlos Masca-reñas ha indicado que: ‘Aquellas inscritas porel concesionario, que surgen de otra anterior-mente registrada, que incluyan el mismo dis-tintivo principal, pero variando los demás ac-cidentes o elementos complementarios. Lasmarcas derivadas se inscriben siguiendo lostrámites ordinarios, pero entendiéndose quelos obstáculos que se opongan al registro delas mismas, sólo podrán referirse a los ele-mentos accidentales o complementarios aña-didos y no al distintivo principal, al constaréste ya previamente registrado y quedar portanto fuera de toda discusión’. (Mascareñas,Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. EditorF. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en elProceso 95-IP-2002)”. (Proceso 108-IP-2003.Interpretación Prejudicial de 19 de noviembrede 2003, publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 1029, de 16 deenero de 2004). 28

Lo anterior no significa que se rompa el princi-pio de que el análisis de las marcas denomina-tivas deba hacerse atendiendo a una visión enconjunto, sino que la oposición u observaciónen la vía gubernativa no puede referirse única-mente al elemento distintivo principal.

Merece especial importancia el hecho de quela marca derivada provenga de una marca noto-riamente conocida, ya que el análisis de con-fundibilidad debe ser más riguroso, atendiendoa que la marca notoria tiene un protección espe-cial de la que no gozan las otras marcas y, porlo tanto, se protege más allá de los principio deterritorialidad y de especialidad, teniendo comobase la protección al esfuerzo del empresario

que pudo llegar a convertir su marca en notoriapara el público consumidor.

Existen tres hipótesis que involucran las mar-cas derivadas de marcas notoriamente conoci-das. El primero se da cuando la marca derivadade la marca notoria se solicita para registro; elsegundo se presenta cuando la marca derivadade la notoria es la marca base de la oposición uobservación; y la tercera es cuando tanto lamarca solicitada como la oponente u observan-te son derivadas de marcas notorias.

En relación con las dos primeras hipótesis elJuez Nacional o la Oficina Nacional competen-te, en su caso, deberán determinar en el asuntoanteriormente mencionado, el grado de inciden-cia de la marca notoria en el signo que se pre-tende registrar o en el signo oponente u oposi-tor, es decir, si la marca notoria es la que in-yecta distintividad en el registro marcario y dequé manera y, por lo tanto, si el público consu-midor identificará dicha marca con la marca queha ganado notoriedad. Lo anterior es de sumarelevancia, ya que aunque la marca opositorapueda ser similar a la derivada de una marcanotoria, el elemento notorio de esta última seael elemento predominantemente distintivo den-tro del conjunto marcario y, por lo tanto, el quehace que el público consumidor identifique elproducto; y ya que aunque la marca solicitadasea similar a la marca derivada de una marcanotoria únicamente en sus elementos acceso-rios, se debe tener en cuenta que el elementonotorio imprime distintividad al conjunto, pu-diendo el público consumidor asociar los ele-mentos accesorios directamente con la marcanotoria y, así, la marca solicitada generar confu-sión en el público consumidor.

En relación con la tercera hipótesis, el JuezNacional o la Oficina Nacional Competente, ensu caso, deberán determinar en cada signo elgrado de importancia, y participación de la mar-ca notoria en el conjunto marcario, atendiendo,igualmente, a la naturaleza de los elementosaccesorios, es decir, si son de fantasía, ge-néricos, descriptivos, de uso común, etc., paraasí determinar la viabilidad de registro y laprotección como notoria de la marca derivadaoponente” (Interpretación prejudicial de 14 demarzo de 2011, proceso 151-IP-2011, marca:“COCINA FAMILIA ULTRA” (denominativa), pu-blicada en la G.O.A.C. No. 2053 de 22 de mayode 2012).

28 Esta posición ha sido reiterada en las siguientes inter-pretaciones prejudiciales: 100-IP-2002 del 19 de no-viembre de 2003; 103-IP-2004 del 27 de octubre de2004, y 23-IP-2005 del 18 de marzo de 2005.


3.10. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONALCOMPETENTE PARA TOMAR SUS DECI-SIONES.

Tomando en cuenta que dentro del procesointerno se ha alegado registros en otros países;el Tribunal estima adecuado referirse al tema dela Autonomía de la Oficina Nacional Competen-te para tomar sus decisiones.

Sobre el tema se transcribe lo expresado poreste Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008,marca “LAN ECUADOR” (denominativa), sen-tencia de 12 de noviembre de 2008, publicadaen la G.O.A.C. Nº 1676 de 5 de diciembre de2008:

“El sistema de registro marcario que se adop-tó en la Comunidad Andina se encuentra so-portado en la actividad autónoma e indepen-diente de las Oficinas Competentes en cadaPaís Miembro. Dicha actividad, que aunquede manera general se encuentra regulada porla normativa comunitaria, deja a salvo la men-cionada independencia, y es así como el Ca-pítulo V de la Decisión 344 regula el procedi-miento de registro marcario, e instaura encabeza de las Oficinas Nacionales Compe-tentes el procedimiento y el respectivo exa-men de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras ofici-nas de registro marcario (principio de inde-pendencia), como en relación con sus pro-pias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras del derecho marcario co-munitario las ponen en contacto, como seríael caso del derecho de prioridad o de la opo-sición de carácter andino, sin que lo anteriorsignifique de ninguna manera uniformizar lospronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irregis-trabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los Países

Miembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el dere-cho de prioridad por haberse solicitado en elmismo País que negó el registro.” (Proceso71-IP-2007. Marca: “MONARC-M”. Interpreta-ción Prejudicial de 15 de agosto de 2007,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en rela-ción a este tema constituye el hecho que elprincipio de independencia implica dejar en li-bertad a la Oficina Nacional Competente paraque, de acuerdo a su criterio de interpretaciónde los hechos y de las normas, adopte la deci-sión que considere más adecuada en relación alcaso puesto a su conocimiento. En cualquierevento es menester que se justifique de mane-ra suficiente y razonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, la norma comunitariaestableció como atribución de las Oficinas Na-cionales de Registro Marcario la obligación derealizar el examen de registrabilidad, el que esobligatorio y debe llevarse a cabo aún en el casode que no hubiesen sido presentadas observa-ciones; en consecuencia, la Autoridad Compe-tente en ningún caso queda eximida de realizarel examen de fondo para conceder o negar elregistro. En el caso de que sean presentadasoposiciones, la Oficina Nacional Competente sepronunciará acerca de ellas así como acerca dela concesión o de la denegación del registro so-licitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men de oficio, integral y motivado debe serautónomo tanto en relación con las decisionesexpedidas por otras Oficinas de Registro Mar-cario, como en relación con anteriores decisio-nes expedidas por la propia oficina, en el senti-do de que ésta debe realizar el examen de re-gistrabilidad analizando cada caso concreto, esdecir, estudiando el signo solicitado para regis-tro, las oposiciones presentadas y la informa-ción recaudada para dicho procedimiento, in-dependiente de anteriores análisis sobre signosidénticos o similares.


Esta atribución no quiere decir que la oficina deregistro marcario no tenga límites en su actua-ción y que no pueda utilizar como precedentessus propias actuaciones, sino que la oficina deregistro marcario tiene la obligación, en cadacaso, de hacer un análisis de registrabilidad,teniendo en cuenta los aspectos y pruebas queobran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: En materia de propiedad industrial,las normas del ordenamiento jurídico comunita-rio andino, que regulan los requisitos de validezde un signo, que se encontraren vigentes almomento de la presentación de la solicitud deregistro son las aplicables en el período detransición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial o material vigente parala fecha de la solicitud de registro de un signoha sido derogada y reemplazada por otra en elcurso del procedimiento correspondiente, aque-lla norma, la derogada, será la aplicable paradeterminar si se encuentran cumplidos o no losrequisitos que se exigen para el registro delsigno. Cosa distinta ocurre con la norma proce-sal, cuya aplicación es de carácter inmediato,es decir, procede sobre los hechos producidosposteriormente a su entrada en vigencia, rigien-do las etapas de procedimiento que se inicien apartir de ese momento.

La solicitud relativa al registro del signo “TRI-CORPAN” (denominativo), fue presentada enel mes de octubre de 1999, en vigencia de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, en consecuencia, es la que debeser aplicada al asunto bajo examen. Por lo tan-to, no cabe la interpretación del artículo 134 dela Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, solicitada por la consultante.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado co-mo marca si reúne los requisitos de distintivi-dad, perceptibilidad y susceptibilidad de repre-sentación gráfica, establecidos por el artículo81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, porcierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no

se encuentra comprendido en ninguna de lascausales de irregistrabilidad determinadas porlos artículos 82 y 83 de la mencionada Deci-sión.

TERCERO: No son registrables los signos que,según lo previsto en el artículo 83 literal a), seanidénticos o similares a otros ya solicitados oregistrados por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error.

Basta que exista riesgo de confusión para pro-ceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

CUARTO: El riesgo de confusión deberá seranalizado por la Autoridad Nacional Competenteo por el Juez, según corresponda, sujetándosea las reglas de comparación de signos enuncia-das en la presente interpretación prejudicial.

QUINTO: Los signos denominativos llamadostambién nominales o verbales, utilizan expresio-nes acústicas o fonéticas, formados por una ovarias letras, palabras o números, individual oconjuntamente estructurados, que integran unconjunto o un todo pronunciable, que puede ono tener significado conceptual. Los signos de-nominativos compuestos son los conformadospor dos o más palabras, números, etc. Para sucomparación, deberá procederse de acuerdo alas reglas recogidas en la presente providencia.

SEXTO: El examen de registrabilidad de mar-cas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin deevitar que los consumidores incurran en confu-sión entre diferentes productos, por la similitudexistente entre las marcas que los designan,teniendo presente que, de generarse error, éstepodría tener consecuencias graves y hasta fa-tales en la salud de las personas, por estarazón se recomienda al examinador aplicar uncriterio riguroso.

Al efectuar el examen comparativo de marcasfarmacéuticas no deben tomarse en cuenta laspartículas de uso general o común, a efectos dedeterminar si existe confusión, ésta es una ex-cepción al principio de que el cotejo de lasmarcas debe realizarse atendiendo a una sim-ple visión de los signos que se enfrentan, don-de el todo prevalece sobre sus componentes.En este caso, la distintividad se busca en elelemento diferente que integra el signo y en la


condición de signo de fantasía del conjuntomarcario.

El signo registrado como marca, es susceptiblede convertirse en débil, cuando alguno de loselementos que lo integran evoca una cualidaddel producto o servicio, deviniendo la marca endébil frente a otras que también incluyan uno detales elementos o cualidades que, por su natu-raleza, no admiten apropiación exclusiva.

SÉPTIMO: La marca notoriamente conocida esla que adquiere esa calidad porque se encuen-tra ampliamente difundida entre una colectividadde individuos y ha logrado el reconocimiento delmismo.

En el ámbito de la Decisión 344 la marca noto-riamente conocida se debe proteger contra elriesgo de confusión, asociación o uso parasita-rio

La calidad de marca notoriamente conocida nose presume debiendo probarse por quien laalega las circunstancias y vigencia que le danese estatus, en el momento procesal pertinen-te. El solo registro de la marca en uno o máspaíses no le otorga la categoría de marca noto-ria, sino que esa calidad resulta del conjunto defactores que es necesario probar, tales como: laextensión de su conocimiento entre el públicoconsumidor, la intensidad y el ámbito de la di-fusión y de la publicidad, la antigüedad de lamarca, su uso constante, y el análisis de pro-ducción y mercadeo de los productos que dis-tingue la marca.

OCTAVO: No se podrán registrar como marcas,los signos que constituyan la reproducción, laimitación, la traducción o la transcripción, totalo parcial de un signo distintivo notoriamenteconocido en el país en el que solicita el registroo en el comercio subregional, o internacionalsujeto a reciprocidad, por los sectores interesa-dos y que pertenezca a un tercero. Dicha prohi-bición será aplicable, con independencia de laclase, tanto en los casos en los que el uso delsigno se destine a los mismos productos oservicios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que el usose destine a productos o servicios distintos, deacuerdo con lo establecido en el literal d) delartículo 83 de la Decisión 344.

A pesar de que el signo no sea notorio en el paísen el que se intenta proteger, gozará de tal ca-

lidad si es notorio en el comercio subregional,es decir, que basta por lo menos que lo sea enuno de los Países Miembros, para que goce deespecial protección. Además, tal protección de-be darse siempre y cuando sean notorios en elcomercio internacional sujeto a reciprocidadcon alguno de los Países Miembros de la Comu-nidad Andina.

NOVENO: Tampoco se podrá registrar un signoque sea confundible con una marca notoriamen-te conocida, siendo indiferente para el efecto, laclase de productos o de servicios para los cua-les se hubiera solicitado dicho registro, confor-me consta en el artículo 83 literal e) de la De-cisión 344 interpretada.

DÉCIMO: El titular de la marca inscrita podrásolicitar el registro de signos que constituyan laderivación de aquella, siempre que las nuevassolicitudes comprendan la marca en referencia,con variaciones no sustanciales, y que los pro-ductos que constituyan su objeto correspondana los ya amparados por la marca registrada.

UNDÉCIMO: El examen de registrabilidad delsigno solicitado para registro comprenderá elanálisis de todas las exigencias establecidaspor la Decisión 344. Dicho examen debe reali-zarse aún en aquellos casos en que no hayansido presentadas observaciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente desu contenido, favorable o desfavorable, queresuelva las observaciones en el caso de ha-berlas, y determine la concesión o la denega-ción del registro de un signo, deberá plasmarseen resolución debidamente motivada, la que de-berá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad reali-zado por las oficinas de registro marcario tienelas siguientes características:

• Debe ser de oficio.• Es integral.• Se debe plasmar en una resolución debida-

mente motivada.• Es autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 7496-EGdeberá adoptar la presente interpretación. Asi-mismo, deberá dar cumplimiento a las dispo-


PROCESO 07-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 135literales b) y h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por laComisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal e), 138

literal b), 139 literal e) y 144 de la misma normativa, con fundamento en laconsulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la

República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00599.Actor: THE STANLEY WORKS Marca: STANLEY (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito a los 19 días del mes dejunio del año dos mil trece, procede a resolver lasolicitud de Interpretación Prejudicial formuladapor la Sección Primera del Consejo de Estadode la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 10 de abril de 2013.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: THE STANLEY WORKS.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SU-PERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogi-dos de los narrados en la demanda y otros de lasolicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad THE STANLEY WORKS, solici-tó el 28 de marzo de 2008 el registro comomarca del signo mixto STANLEY, para ampa-rar productos de las clases 6, 8, 11 y 20 de laClasificación Internacional de Niza.

siciones contenidas en el párrafo tercero del ar-tículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya JaramilloPRESIDENTE (E)







2. La Jefe de la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,mediante las Resoluciones Nos. 10501, 10505,10510 y 10491, de 27 de febrero de 2009,resolvió negar el registro solicitado. Argu-mentó que ya se encontraba registrada unamarca exactamente igual y en cabeza delmismo titular.

3. La sociedad THE STANLEY WORKS, pre-sentó recurso de reposición y en subsidio deapelación.

4. La Jefe de la División de Signos Distinti-vos, mediante las Resoluciones Nos. 25729,25727, 25726 y 25728 de 26 de mayo de2009, resolvió el recurso de reposición, con-firmando el acto administrativo y concedien-do el recurso de apelación. Argumentó quesi se pretendían reivindicar los colores, sedebió hacer una petición expresa en estesentido.

5. El Superintendente Delegado para la Propie-dad Industrial de la Superintendencia de In-dustria y Comercio, mediante las Resolucio-nes Nos. 30472, 30473, 30470 y 30471 de 23de junio de 2009, resolvió el recurso de ape-lación confirmando el acto impugnado.

6. La sociedad THE STANLEY WORKS, pre-sentó demanda de nulidad y restablecimientodel derecho ante el Consejo de Estado de laRepública de Colombia.

7. La Sección Primera del Consejo de Estadosolicitó interpretación prejudicial al Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguien-tes argumentos:

1. Manifiesta, que no existe ninguna norma queprevea que los solicitantes de marcas mix-tas o figurativas con reivindicación de colo-res, tengan la obligación de indicar “en el sig-no, mediante una flecha, el nombre del coloro la tonalidad que se puede reivindicar”.

2. Indica, que en el petitorio se presentó lamarca en colores, lo que es evidentementeuna reivindicación de colores.

3. Afirma, que el expediente correspondiente alas solicitudes presentadas, permaneció enla Secretaría General de la Superintendenciade Industria y Comercio durante el plazo parapresentar oposiciones, con el objetivo de quetodas las personas puedan consultarlo. Porlo tanto, todos pudieron tener acceso a losdetalles de la solicitud.

4. Sostiene, que en la Gaceta publicada en for-ma digital se plasman los signos con los res-pectivos colores. Por lo tanto, todas las per-sonas, de manera gratuita pueden consultardichos signos.

5. Agrega, que en la página de la Superinten-dencia de Industria y Comercio se encuen-tran cada una de las solicitudes presentadas,con todos los detalles de los signos distinti-vos, incluyendo un ejemplar en colores de losmismos.

6. Argumenta, que, de conformidad con lo ante-rior, el razonamiento de que las solicitudesdeben contener una flecha indicando los co-lores reivindicados, ya que el signo se publi-ca en blanco y negro, no tiene ningún asideronormativo.

7. Manifiesta, que las resoluciones demanda-das son completamente arbitrarias, comoquiera que la Superintendencia ya concedióel registro para marcas idénticas en diferen-tes clases.

8. Expresa, que la vía idónea, si la Superin-tendencia pensaba que la solicitud no esta-ba completa era solicitar que se subsanara,no era negar la solicitud.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de In-dustria y Comercio.

• Sostiene, que la Entidad no puede, de nin-guna forma, adivinar cuál es el objeto dela solicitud. Por lo tanto, se debe señalarde manera expresa y exacta la composi-ción del signo a registrar, lo que no suce-dió en el presente caso. Como no se reivin-dicaron los colores, la Superintendenciaencontró que el solicitante tenía una mar-ca idéntica para las mismas clases.


• Agrega, que lo que hizo la Superintenden-cia en los actos administrativos atacados,fue dar un ejemplo de las múltiples formasen las que se puede solicitar la reivindica-ción de colores. Para eso no se necesitael respaldo de una norma jurídica.

• Sostiene, que no se puede hacer extensi-vo lo decidido en otros casos, ya que cadaasunto merece un análisis específico.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante solicitó la interpretación delas siguientes normas: artículos 135, 136 y 137de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina.

Se restringirá la interpretación del artículo 135,a los literales b) y h). No se interpretarán losotros artículos solicitados, ya que no tienen quever con el caso en cuestión. El 136 es en rela-ción con derechos de terceros, y en el presentecaso no hay derechos de terceros involucra-dos. El 137 está relacionado con la competen-cia desleal, que tampoco es el caso.

De oficio se interpretarán las siguientes nor-mas: artículos 134 literal e), 138 literal b), 139literal e) y 144 de la misma normativa.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.


e) un color delimitado por una forma, o unacombinación de colores;

(…)”

Artículo 135

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

h) consistan en un color aisladamente consi-derado, sin que se encuentre delimitadopor una forma específica;

(…)”.

Artículo 138

“La solicitud de registro de una marca sepresentará ante la oficina nacional compe-tente y deberá comprender una sola clase deproductos o servicios y cumplir con los si-guientes requisitos:

(…)

b) la reproducción de la marca, cuando setrate de una marca denominativa con gra-fía, forma o color, o de una marca figurati-va, mixta o tridimensional con o sin color;

(…)”

Artículo 139

“El petitorio de la solicitud de registro demarca estará contenido en un formulario ycomprenderá lo siguiente:

(…)

e) la indicación de la marca que se pretenderegistrar, cuando se trate de una marcapuramente denominativa, sin grafía, formao color;

(…)”

Artículo 144

“La oficina nacional competente examinará,dentro de los 15 días contados a partir de la


fecha de presentación de la solicitud, si lasmismas cumplen con los requisitos de formaprevistos en los artículos 135 y 136.

Si del examen de forma resulta que la solici-tud no contiene los requisitos a los que hacereferencia el párrafo precedente, la oficinanacional competente notificará al solicitantepara que complete dichos requisitos dentrodel plazo de sesenta días siguientes a la fe-cha de notificación.

Si a la expiración del término señalado, elsolicitante no completa los requisitos indica-dos, la solicitud se considerará abandonaday perderá su prelación.”

V. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el regis-tro de las marcas. La distintividad.

B. Los colores delimitados por una forma.

C. La solicitud de registro marcario. La determi-nación clara y completa del signo a registrar-se como marca. La manera de solicitar lareivindicación de colores.

D. El análisis de forma y el plazo para subsanardeficiencias. El caso de la falta de reivindica-ción de colores.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA DISTIN-TIVIDAD.

En el procedimiento administrativo interno seresolvió negar el registro del signo mixto STANLEY.Por tal motivo, es pertinente referirse al concep-to de marca y los requisitos para su registro.

Se reitera lo expresado en la InterpretaciónPrejudicial de 20 de julio de 2012, en el marcodel proceso 35-Ip-2011:

“1. Concepto de marca.

Antes de establecer los requisitos para el regis-tro de las marcas, es pertinente referirse alconcepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, ofrece una defi-nición general de marca: “(...) cualquier signoque sea apto para distinguir productos o servi-cios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición nor-mativa, se podría decir que la marca es un bieninmaterial que permite identificar o distinguir losdiversos productos y servicios que se ofertan enel mercado.

La marca cumple diversas funciones en elmercado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que seofertan.

• Es indicadora de la procedencia empresarial.

• Indica la calidad del producto o servicio queidentifica.

• Concentra el goodwill del titular de la marca.

• Sirve de medio para publicitar los productoso servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,ha tratado el tema de las funciones de la marcade la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección alconsumidor, cumplen varias funciones (dis-tintiva, de identificación de origen de los bie-nes y servicios, de garantía de calidad, fun-ción publicitaria, competitiva, etc.). De ellasy, para el tema a que se refiere este punto, ladestacable es la función distintiva, que per-mite al consumidor identificar los productos oservicios de una empresa de los de otras.Las restantes funciones, se ha dicho, se en-cuentran subordinadas a la capacidad distin-tiva del signo, pues sin ésta no existiría elsigno marcario”. (Proceso 04-IP-94. Interpre-tación Prejudicial de 07 de agosto de 1995,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 189, de 18 de septiembre de1995. Caso: “EDEN FOR MAN”).

Respecto de la función publicitaria ha dicho losiguiente:

“Estas precisiones permiten determinar quela marca cumple un papel esencial como es


el de ser informativa, respecto a la proceden-cia del producto o del servicio al que repre-senta, función publicitaria que es percibidapor el público y los medios comerciales, pu-diéndose no obstante causar engaño o con-fusión por falsas apreciaciones respecto delos productos o servicios protegidos”. (Proce-so 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de28 de julio de 2004, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICABOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DEN-TRO DE UN ESCUDO”). 1

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, en siete literalesconsagra una enumeración no taxativa de lossignos que son aptos para obtener el registromarcario; establece que pueden constituir mar-cas, entre otros: las palabras o combinación depalabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráfi-cos, logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos; los sonidos y olores;las letras y números; un color que se encuentredelimitado por una forma, o una combinación devarios colores; la forma de productos, envases oenvolturas; o cualquier combinación de los sig-nos o medios indicados anteriormente.

2. Requisitos para el registro de marcas.

Según el Régimen Común de Propiedad Indus-trial contenido en la citada Decisión, los requisi-tos para el registro de marcas son: distintividady susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de no mencionarse de manera expresael requisito de la perceptibilidad, es importantedestacar que éste es un elemento que formaparte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifes-tado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace re-ferencia a todo elemento, signo o indicaciónque pueda ser captado por los sentidos para

que, por medio de éstos, la marca penetre enla mente del público, el cual la asimila confacilidad. Por cuanto para la percepción sen-sorial o externa de los signos se utiliza enforma más general el sentido de la vista, hanvenido caracterizándose preferentementeaquellos elementos que hagan referencia auna denominación, a un conjunto de pala-bras, a una figura, a un dibujo, o a un conjun-to de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Inter-pretación Prejudicial de 26 de octubre del2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembrede 2004. Marca: “DIADICON”).

En relación con los dos requisitos previstos enla norma, se tiene:

• La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínsecaque debe tener el signo para distinguir unosproductos o servicios de otros. El carácterdistintivo de la marca le permite al consumi-dor realizar la elección de los bienes y servi-cios que desea adquirir; también permite altitular de la marca diferenciar sus productosy servicios de otros similares que se ofertanen el mercado.

• La susceptibilidad de representacióngráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrarcomo marca sea descrito mediante palabras,gráficos, signos, colores, figuras etc., de talmanera que sus componentes puedan serapreciados por quien lo observe. Esta carac-terística es importante para la publicación delas solicitudes de registro en los medios ofi-ciales.

En conclusión, para que un signo sea regis-trado como marca debe ser distintivo y sus-ceptible de representación gráfica, de confor-midad con el artículo 134 de la Decisión 486;asimismo, debe ser perceptible, ya que, comose mencionó, dicho requisito se encuentraimplícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signo

1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado envarias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidaspor el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emiti-da en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Inter-pretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publica-da en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°916, de 2 de abril de 2003.


es absolutamente irregistrable si carece de dis-tintividad, de susceptibilidad de representacióngráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causal de nulidad absolutaen el artículo 135, literal b). La distintividad tie-ne un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,mediante la cual se determina la capacidad quedebe tener el signo para distinguir productos oservicios en el mercado. Y 2) distintividad ex-trínseca, por la cual se determina la capacidaddel signo para diferenciarse de otros signos enel mercado.

El Tribunal al respecto de este tema ha expre-sado:

“El registro de un signo como marca se en-cuentra expresamente condicionado al he-cho de que éste sea distintivo y susceptiblede representación gráfica. De conformidadcon el artículo 135 literal b) de la Decisión486, la aptitud distintiva es uno de sus ele-mentos constitutivos, como requisito esen-cial para su registro, según el cual no podránser registrados como marcas los signos que‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, setranscriben criterios del Tribunal de JusticiaEuropeo: ‘En la jurisprudencia europea sedestaca que el carácter distintivo de una mar-ca ha de apreciarse, por una parte, en rela-ción con los productos o servicios para losque se ha solicitado el registro y, por otra, enrelación con la percepción del público al queva dirigida, y que está formado por el consu-midor de dichos productos o servicios’; que‘no es necesario que la marca permita que elpúblico al que va dirigida identifique al fabri-cante del producto o al prestador del servicio,transmitiéndole una indicación concreta desu identidad’, pues ‘la función esencial de lamarca consiste en garantizar al consumidoro al usuario último el origen del producto odel servicio designado por la marca’ (Senten-cia del Tribunal de Justicia de las Comunida-des Europeas del 7 de febrero de 2002, asun-to T-88/00); y que cuando los productos de-signados en la solicitud de registro van desti-nados a los consumidores en general, “sesupone que el público correspondiente es unconsumidor medio normalmente informado y

razonablemente atento y perspicaz. No obs-tante, ha de tenerse en cuenta la circunstan-cia de que el consumidor medio debe confiaren la imagen imperfecta que conserva en lamemoria. Procede, igualmente, tomar en con-sideración el hecho de que el nivel de aten-ción del consumidor medio puede variar enfunción de la categoría de productos contem-plada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justiciade las Comunidades Europeas del 25 de sep-tiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembredel 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Pro-ceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicialde 01 de abril de 2009, publicada en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729,de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA+ GRÁFICO”).”

La corte consultante debe proceder a analizar,en primer lugar, si la marca a registrar cumplecon los requisitos mencionados, para luego,determinar si el signo no está inmerso en algu-na de las causales de irregistrabilidad señala-das en el artículos 135 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

B. LOS COLORES DELIMITADOS POR UNAFORMA.

Como quiera que el demandante argumentaraque se presentó el signo en colores, y por lotanto era evidente una reivindicación de losmismos, el Tribunal considera oportuno abordarel tema de los colores delimitados por una for-ma.

El literal e) del artículo 134 permite que se re-gistren colores, siempre y cuando estén delimi-tados en una forma determinada, esto es en undibujo, una silueta o un trazo. En consecuen-cia, no se puede solicitar como marca un coloren abstracto, sino que debe estar contenido enuna forma específica para que así se puedacumplir su función distintiva; de lo contrario,se incurriría en una causal absoluta de irregis-trabilidad, de conformidad con lo prescrito en elartículo 135 literal h) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina. Sobre estetema el Tribunal se ha pronunciado de la si-guiente manera:

“La norma comunitaria, específicamente elliteral e) del artículo 134 de la Decisión 486,


prevé el registro de un color delimitado poruna forma, o una combinación de colores, esdecir, que cuando el mismo se encuentracomprendido en una silueta o trazo puedeacceder al registro como marca, al igual quecuando el color que se desea registrar seplasme o sea parte integrante de un signotridimensional o figurativo, ya registrado osolicitado, obviamente, siempre que éste nocaiga en alguna otra causal de irregistrabi-lidad.

A contrario sensu, la Decisión 486 en suartículo 135 literal h) prohíbe el registro de uncolor aisladamente considerado. Al respectoel Tribunal ha señalado: “(…) la prohibicióncontemplada en el literal h) del artículo 135de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar,a los siete colores fundamentales del arcoiris, prohibición que se apoya en la circuns-tancia de que el número de los colores funda-mentales y puros es ciertamente muy limita-do: la acentuada escasez de colores funda-mentales y puros contrasta visiblemente conla gran abundancia de denominaciones y ele-mentos gráficos. De donde se sigue que, si através de una marca, una empresa pudieseapropiarse de un color fundamental o puro,obtendría una ventaja competitiva desmesu-rada y, al mismo tiempo, los competidorestropezarían con un grave obstáculo que po-dría llegar a bloquear el libre acceso al mer-cado. Los efectos obstruccionistas deriva-dos de la concesión de una marca sobre uncolor fundamental o puro serían particular-mente palpables en la hipótesis de que elcolor fuese necesariamente común a un gé-nero o línea de productos o a su envoltorio oenvase (…). La mencionada prohibición abar-ca además a los colores puros que por sucromatismo son fácilmente identificables, asícomo, a los colores secundarios, fruto decombinaciones que en todo caso son ilimi-tadas”. (Proceso 111-IP-2009, publicado enla G.O.A.C. Nº 1809 de 22 de marzo de 2010,marca: Un espejo o reflejo de agua con reivin-dicación de los colores azul oscuro y azulclaro).

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que laprohibición bajo análisis no es absoluta, puesella sólo opera cuando el color no se encuen-tra “delimitado por una forma específica”, esdecir, como se tiene dicho, se permite elregistro de colores debidamente delimitados

por una forma.” (Interpretación Prejudicial ex-pedida el 3 de diciembre de 2012, en el mar-co del proceso 132-IP-2012).

La corte consultante debe determinar si los co-lores que se pretenden reivindicar bajo el signomixto STANLEY, se encuentran delimitados enuna forma determinada, y si fueron solicitadosen debida forma, de conformidad con lo expre-sado en el siguiente literal.

C. LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO.LA DETERMINACIÓN CLARA Y COMPLETADEL SIGNO A REGISTRARSE COMO MAR-CA. LA MANERA DE SOLICITAR LA REI-VINDICACIÓN DE COLORES.

La demandante argumentó que no existe nin-guna norma que prevea que los solicitantes demarcas mixtas o figurativas con reivindicaciónde colores, tengan la obligación de indicar “en elsigno, mediante una flecha, el nombre del coloro la tonalidad que se puede reivindicar”. LaSuperintendencia de Industria y Comercio sos-tuvo que la Entidad no puede, de ninguna for-ma, adivinar cuál es el objeto de la solicitud. Porlo tanto, se debe señalar de manera expresa yexacta la composición del signo a registrar, loque no sucedió en el presente caso. Como nose reivindicaron los colores, la Superintenden-cia encontró que el solicitante tenía una marcaidéntica para las mismas clases.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal pre-cisará ciertos aspectos en relación con la soli-citud del registro marcario y la manera de soli-citar la reivindicación de colores.

Quien desee obtener el derecho exclusivo so-bre una marca deberá tramitar su registro antela oficina nacional competente. Para esto ten-drá que presentar una solicitud con el lleno detodos los requisitos formales que se exijan parael efecto y que se encuentran regulados en losartículos 138 y 139 de la Decisión 486. Con elobjeto de que los terceros interesados conoz-can fehacientemente cuál es el signo a regis-trarse, dentro de dichos requisitos, además dellleno de un formulario o petitorio, se deberáanexar un documento en donde conste “la re-producción de la marca, cuando se trate de unamarca denominativa con grafía, forma o color, ode una marca figurativa, mixta o tridimensionalcon o sin color.” (literal b) del artículo 138 de laDecisión 486).


El objetivo de este requisito es que el signoa registrar se plasme y se determine de la ma-nera más fidedigna posible. Esto es fundamen-tal para salvaguardar los derechos de tercerosque se vean afectados por la solicitud, y paraque el público en general conozca a cienciacierta cuál es la marca que se está tramitando.Además, el cumplimiento cabal de este requisi-to permite que la oficina de registro marcariopublique de manera exacta el signo que sepretende registrar, para así, de manera efectiva,dar paso al derecho de oposición.

En las solicitudes en donde se pretenda reivin-dicar colores, es decir, en aquellas en las cua-les el color sea parte integrante del signo quese pretende registrar (signos denominativos concolor, gráficos, mixtos o tridimensionales), sedebe anexar la mencionada reproducción, peroademás se debe indicar claramente que se pre-tende reivindicar ciertos colores, describiéndo-los específicamente. Esto por cuanto los to-nos, apariencia y otras características puedenvariar en la reproducción y en la publicación.Inclusive dichas características pueden alte-rarse de conformidad con el medio en que sevisualiza el signo. Por esta razón, es fundamen-tal para una adecuada determinación y descrip-ción, que el solicitante indique muy claramentea la oficina de registro marcario qué colores sereivindican, su ubicación en el signo y el detalletécnico del color específico. Esto no es necesa-rio, por su puesto, en los signos simplementedenominativos, los cuales se determinan indi-cándose en el petitorio (literal e) del artículo 139de la Decisión 486).

Si esto no se hace, se corre el riesgo de que elpúblico no pueda conocer claramente el signosolicitado para registro, pudiendo con esto vul-nerar los principios de publicidad y transparen-cia que deben rodear todas las actuacionesadministrativas.

Ahora bien, la oficina de registro marcario debepublicar de manera exacta, integra y fidedignael signo que se pretende registrar. Para ellodebe indicar, de conformidad con la solicitud delpeticionario, si se reivindican colores, deter-minándolos de conformidad con la informacióncontenida en la solicitud. Si la Gaceta que seusa para hacer la publicación es en blanco ynegro, la oficina de registro marcario debe espe-cificar claramente que se están reivindicandociertos colores, plasmando la descripción del

solicitante. De esta manera los terceros po-drían darse una idea total del signo e ir consul-tarlo mediante los medios, tecnológicos o no,que la oficina nacional competente tenga pre-visto para el efecto.

La corte consultante debe determinar si el signomixto STANLEY se solicitó para registro conreivindicación de colores de una manera ade-cuada, de conformidad con lo plasmado en lapresente providencia.

D. EL ANÁLISIS DE FORMA Y EL PLAZO PARASUBSANAR DEFICIENCIAS. EL CASO DELA FALTA DE REIVINDICACIÓN DE COLO-RES.

La sociedad demandante argumentó que la víaidónea, si la Superintendencia pensaba que lasolicitud no estaba completa era solicitar quese subsanara, no negar la solicitud. En estemarco, el Tribunal hará algunas precisiones enrelación con el análisis de forma y el plazo parasubsanar deficiencias referidas a la falta de rei-vindicación de colores.

Dentro de los quince días siguientes la fecha depresentación de la solicitud, la oficina de regis-tro marcario debe realizar un análisis formal deésta. Es decir, debe determinar si la solicitudcumplió con todos los requisitos plasmados enlos artículos 138 y 139 de la Decisión 486 (ar-tículo 144 de la Decisión 486). El Tribunal ad-vierte que el texto del mencionado artículo 144se refiere a los artículos 135 y 136, lo que, sinduda alguna, se trata de un error mecanográficodel texto de la disposición comentada. Dichosartículos se refieren a las causales de irregis-trabilidad marcario, que no se analizan en laetapa a la que se refiere el artículo estudiado.En consecuencia, se debe entender que la dis-posición se refiere a los artículos 138 y 139 dela Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

Ahora bien, si la oficina de registro marcarioencuentra que no se cumplen los requisitos for-males mencionados, siempre y cuando no seande aquellos contenidos en el artículo 140 de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, deberá notificar al solicitante para quesubsane su petición dentro del plazo de sesen-ta días siguientes a la fecha de notificación, sopena de que la solicitud se declare abandonaday pierda su prelación.


Lo anterior tiene efectos muy claros en el casobajo estudio. Si la oficina de registro marcarioencuentra un documento en donde se reproduz-ca el signo con colores y no se reivindicanexpresamente estos, la administración no pue-de asumir simplemente que el signo es a blancoy negro. Este evento es el típico caso en el cualla oficina competente debe pedir la regulariza-ción, cuidando precisamente la información ciertay fidedigna que se va a dar al público mediantela publicación. En efecto, la oficina de registromarcario, en estos casos, debe notificarle alsolicitante que debe subsanar su petición deconformidad con el artículo 144, indicándole quedebe determinar claramente si está o no reivin-dicando colores de conformidad con lo expresa-do en el literal C de la presente providencia.

La corte consultante debe determinar si el ante-rior procedimiento se llevó a cabo para la solici-tud del signo mixto STANLEY, para así decidirel caso particular de conformidad con todo loque se expresó en la presente providencia.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregistra-bilidad señaladas en el artículo 135de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina. La dis-tintividad del signo presupone superceptibilidad por cualquiera de lossentidos.

SEGUNDO: El literal e) del artículo 134 permiteque se registren colores, siempre ycuando estén delimitados en unaforma determinada, esto es en undibujo, una silueta o un trazo. Enconsecuencia, no se puede solici-tar como marca un color en abs-tracto, sino que deben estar conte-nido en una forma específica paraque así se pueda cumplir su fun-ción distintiva; de lo contrario, seincurriría en una causal absoluta deirregistrabilidad, de conformidad con

lo prescrito en el artículo 135 literalh) de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En las solicitudes en donde se pre-tenda reivindicar colores, es decir,en aquellas en las cuales el colorsea parte integrante del signo quese pretende registrar (signos de-nominativos con color, gráficos,mixtos o tridimensionales), se debeanexar la mencionada reproduc-ción, pero además se debe indicarclaramente que se pretende reivin-dicar ciertos colores, describiéndo-los específicamente.

La oficina de registro marcario de-be publicar de manera exacta, inte-gra y fidedigna el signo que se pre-tende registrar. Para ello debe indi-car, de conformidad con la solicituddel peticionario, si se reivindicancolores, determinándolos de con-formidad con la información conte-nida en la solicitud. Si la Gacetaque se usa para hacer la publica-ción es en blanco y negro, la ofici-na de registro marcario debe espe-cificar claramente que se están rei-vindicando ciertos colores, plas-mando la descripción del solicitan-te. De esta manera los terceros po-drían darse una idea total del signoe ir consultarlo mediante los me-dios, tecnológicos o no, que la ofi-cina nacional competente tenga pre-visto para el efecto.

La corte consultante debe determi-nar si el signo mixto STANLEY sesolicitó para registro con reivindica-ción de colores de una manera ade-cuada, de conformidad con lo plas-mado en la presente providencia.

CUARTO: Dentro de los quince días siguien-tes a la fecha de presentación dela solicitud, la oficina de registromarcario debe realizar un análisisformal de ésta. Es decir, debe de-terminar si la solicitud cumplió contodos los requisitos plasmados enlos artículos 138 y 139 de la Deci-sión 486


Si la oficina de registro marcarioencuentra que no se cumplen losrequisitos formales mencionados,siempre y cuando no sean de aque-llos contenidos en el artículo 140de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina, deberánotificar al solicitante para que sub-sane su petición dentro del plazode sesenta días siguientes a la fe-cha de notificación, so pena de quela solicitud se declare abandonaday pierda su prelación.

Si la oficina de registro marcarioencuentra un documento en dondese reproduzca el signo con coloresy no se reivindican expresamenteestos, la administración no puedeasumir simplemente que el signoes a blanco y negro. Este eventoes el típico caso en el cual la ofici-na competente debe pedir la regu-larización, cuidando precisamentela información cierta y fidedigna quese va a dar al público mediante lapublicación. En efecto, la oficinade registro marcario, en estos ca-sos, debe notificarle al solicitanteque debe subsanar su petición deconformidad con el artículo 144, in-dicándole que debe determinar cla-ramente si está o no reivindicandocolores de conformidad con lo ex-presado en el literal C de la presen-te providencia.

La corte consultante debe determi-nar si el anterior procedimiento sellevó a cabo para la solicitud delsigno mixto STANLEY, para así

decidir el caso particular de con-formidad con todo lo que se expre-só en la presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00599, debe adoptar la presente interpretación.Asimismo, debe dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-tagena.

Carlos Jaime Villarroel FerrerPRESIDENTE

José Vicente Troya JaramilloMAGISTRADO







EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito a los 19 días del mes dejunio del año dos mil trece, procede a resolver lasolicitud de Interpretación Prejudicial formuladapor la Sección Primera del Consejo de Estadode la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 8 de mayo de 2013.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: IMPORTADORA COMERCIAL DEBELLEZA S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SU-PERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO.

Terceras Interesadas: DUNA ENTERPRISESS.L.BEUTY LTDA. (ahoragama Colombia Ltda.)

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogi-dos de los narrados en la demanda y otros de la

solicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad DUNA ENTERPRISES S.L., so-licitó el 23 de agosto de 2007 el registro co-mo marca del signo mixto G GA.MA ITALYPROFESSIONAL, para amparar productos dela Clase 16 de la Clasificación Internacionalde Niza.

2. Una vez publicado el extracto en la Gacetade Propiedad Industrial No. 580 de 28 deseptiembre de 2007, no se presentaron opo-siciones por parte de terceros.

3. La Jefe de la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comer-cio, mediante Resolución No. 12987 de 27 deabril de 2008, resolvió conceder el registrosolicitado.

4. La sociedad IMPORTADORA COMERCIALDE BELLEZA S.A., presentó demanda denulidad ante el Consejo de Estado de la Re-pública de Colombia.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los si-guientes argumentos:

1. Argumenta, que el acto administrativo im-pugnado no se encuentra motivado.

2. Expresa, que el registro se solicitó para co-meter actos de competencia desleal.

3. Arguye, que las palabras GAMA, PROFE-SSIONAL e ITALY son genéricas, descripti-vas y evocativas.

PROCESO 51-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135literales e), f) e i) y 137 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida

por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134literales a), b) y g), 150 y 172 párrafos 1 y 2 de la misma normativa, con

fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo deEstado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2011-00074.Actor: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. Marca: G GA.MA

ITALY PROFESSIONAL (mixta).


4. Sostiene, que el conjunto marcario indica alpúblico consumidor lo siguiente: productositalianos profesionales. Por lo tanto, es unsigno descriptivo y engañoso.

5. Agrega, que es engañoso porque genera enel público consumidor error en cuanto al lugarde procedencia del producto. Se induce aerror en cuanto a la indicación de proceden-cia.

6. Indica, que la empresa titular de la marcaofrece sus productos como italianos aun cuan-do tienen otra procedencia.

7. Manifiesta, que el signo G. GA.MA ITALYPROFESSIONAL se solicitó totalmente demala fe, con el objetivo de engañar al públicoconsumidor.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de In-dustria y Comercio.

1. Argumenta, que de conformidad con el ar-tículo 85 del Código Contencioso Admi-nistrativo la acción ya se encuentra cadu-cada.

2. Sostiene, que no se dan los presupuestospara que opere la protección de una indi-cación geográfica.

3. Indica, que el signo solicitado en su con-junto es distintivo, perceptible y suscepti-ble de representación gráfica.

2. Por parte de las terceras interesadas enlas resultas del proceso.

Por parte de la sociedad GAMA COLOMBIALTDA.

• Indica, que la acción caducó.

• Señala, que la solicitud de registro mar-cario se realizó sin ningún tipo de mala fe.

• Arguye, que el acto administrativo deman-dando sí está debidamente motivado.

• Argumenta, que el signo solicitado pararegistro no es descriptivo en relación conlos productos de la clase 16 de la Clasifi-cación Internacional de Niza.

• Agrega, que la expresión ITALY no hacereferencia a cualidades propias de los pro-ductos que ampara el signo solicitado pararegistro.

• Manifiesta, que el registro no se solici-tó para consolidar actos de competenciadesleal.

Por parte de la sociedad DUNA ENTERPRI-SES S.L.

• Indica, que la acción caducó.

• Señala, que la solicitud de registro marca-rio se realizó sin ningún tipo de mala fe.

• Arguye, que el acto administrativo deman-dando sí está debidamente motivado.

• Argumenta, que el signo solicitado pararegistro no es descriptivo en relación conlos productos de la clase 16 de la Clasifi-cación Internacional de Niza.

• Agrega, que la expresión ITALY no hacereferencia a cualidades propias de los pro-ductos que ampara el signo solicitado pa-ra registro.

• Manifiesta, que el registro no se solici-tó para consolidar actos de competenciadesleal.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante solicitó la interpretaciónde las siguientes normas: artículo 135 literalese), f), i) y l), 136, 137 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

Se realizará la interpretación solicitada, salvodel literal I) del artículo 135, ya que no se tratade una indicación geográfica protegida de con-formidad con la normativa internacional, ni co-munitaria. Tampoco se interpretará el artículo136, ya que no es pertinente para resolver elcaso bajo estudio.

De oficio, el Tribunal interpretará los artículos134 literales a), b) y g), 150 y 172 párrafos 1 y 2de la misma normativa.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:


DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.


a) las palabras o combinación de palabras”;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o me-dios indicados en los apartados anterio-res”.

(…)

Artículo 135


(…)

e) consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara describir la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, la procedencia geográfi-ca, la época de producción u otros datos,características o informaciones de los pro-ductos o de los servicios para los cualesha de usarse dicho signo o indicación,incluidas las expresiones laudatorias refe-ridas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo oindicación que sea el nombre genérico otécnico del producto o servicio de que setrate;

(…)

i) puedan engañar a los medios comercia-les o al público, en particular sobre la pro-cedencia geográfica, la naturaleza, el modode fabricación, las características, cuali-dades o aptitud para el empleo de losproductos o servicios de que se trate;

(…)”.

Artículo 137

“Cuando la oficina nacional competente ten-ga indicios razonables que le permitan inferirque un registro se hubiese solicitado paraperpetrar, facilitar o consolidar un acto decompetencia desleal, podrá denegar dichoregistro.”

(…)

Artículo 150

“Vencido el plazo establecido en el artículo148, o si no se hubiesen presentado oposi-ciones, la oficina nacional competente proce-derá a realizar el examen de registrabilidad.En caso se hubiesen presentado oposicio-nes, la oficina nacional competente se pro-nunciará sobre éstas y sobre la concesión odenegatoria del registro de la marca median-te resolución.”

(…)

Artículo 172

“La autoridad nacional competente decreta-rá de oficio o a solicitud de cualquier personay en cualquier momento, la nulidad absolutade un registro de marca cuando se hubieseconcedido en contravención con lo dispuestoen los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretaráde oficio o a solicitud de cualquier persona,la nulidad relativa de un registro de marcacuando se hubiese concedido en contraven-ción de lo dispuesto en el artículo 136 ocuando éste se hubiera efectuado de malafe. Esta acción prescribirá a los cinco añoscontados desde la fecha de concesión delregistro impugnado.

(…)”.


V. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. La acción de nulidad y su prescripción en elmarco de la Decisión 486.

B. Concepto de marca. Requisitos para el regis-tro de las marcas. La distintividad.

C. Los signos mixtos.

D. Signos genéricos y descriptivos. Las pa-labras genéricas y descriptivas en la con-formación de los signos marcarios. Marcadébil

E. Los signos evocativos.

F. Los signos engañosos por el lugar de proce-dencia.

G. La solicitud de registro marcario para perpe-trar, facilitar o consolidar un acto de compe-tencia desleal.

H. El examen de registrabilidad que realizan lasoficinas de registro marcario. Debida motiva-ción de los actos administrativos que conce-den o deniegan registros marcarios.

A. LA ACCIÓN DE NULIDAD Y SU PRESCRIP-CIÓN EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486.

La Superintendencia de Industria y Comercioargumentó que de conformidad con el artículo85 del Código Contencioso Administrativo, laacción ya se encontraba caducada. Las socie-dades GAMA COLOMBIA LTDA. y DUNA EN-TERPRISES S.L., sostuvieron que la acción ca-ducó. Por lo anterior, es necesario abordar eltema de la acción de nulidad en el marco de laDecisión 486, especificando su término de pres-cripción.

Se reitera lo expresado en la InterpretaciónPrejudicial de 7 de septiembre de 2010, en elmarco del proceso 90-IP-2010.

“El régimen de la acción de nulidad ha tenidoimportantes modificaciones. Los cambios de laDecisión 313 a la Decisión 486 se resumen enel siguiente cuadro 1:

1 El cuadro es tomado de la Interpretación Prejudicial emitida el 1 de abril de 2009, dentro del proceso 10-IP-2009.

Artículo 102 de la Decisión 313

Artículo 113 de la Decisión 344

Inciso primero y segundo del artículo 172 de la

Decisión 486

Clases de nulidad Hace referencia a una sola clase de nulidad

Hace referencia a una sola clase de nulidad

Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa.

Sujeto legitimado para interponer la acción de

nulidad

La parte interesada.

De oficio por la Autori-dad Nacional.

La parte interesada.

De oficio por la autoridad nacional.

Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cual-quier persona.

De oficio por la autoridad na-cional competente.

Para la nulidad relativa el in-teresado.

Prescripción de la acción

No establece término de prescripción.

No establece término de prescripción. Establece: “Las acciones de nulidad que se deriven del presen-te artículo, podrán solicitar-se en cualquier momento.”

Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa pres-cribe en 5 años contados des-de la fecha de concesión del registro impugnado.

Causales de nulidad

La norma señala una causal general : “si el registro fue con-cedido en contraven-ción a la presente De-cisión”.

La norma señala tres cau-sales:

“a) El registro se haya con-cedido en contravención de cualquiera de las dispo-siciones de la presente De-cisión

La norma distingue entre las causales para la nulidad abso-luta y para la relativa, de la si-guiente manera:

Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una mar-ca se hubiese concedido en


Como se observa en el cuadro anterior, uno delos cambios fundamentales que introdujo el ar-tículo 172 de la Decisión 486 se centra en ladistinción entre nulidad absoluta y nulidad rela-tiva. Dicha distinción se acompasa con unafigura de gran magnitud: la prescripción de laacción de nulidad de un registro de marca.

La nulidad absoluta, como la norma lo indica,está concebida para la protección del ordena-miento jurídico, y no de un tercero determinado,en la medida en que puede ser ejercida porcualquier persona y en cualquier tiempo.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por fina-lidad proteger el interés de un tercero determi-nado, aunque pueda ser ejercida por cualquierpersona, la acción debe ejercerse dentro de unplazo específico, se consagra la prescripción dela acción de 5 años, contados desde la fecha deconcesión del registro impugnado.

De conformidad con lo anterior y en relación conlos actos administrativos que conceden o denie-gan registros marcarios, son inaplicables lasnormas locales que establezcan términos deprescripción para las acciones de nulidad, yaque dicho asunto, como se advirtió, es reguladopor la normativa comunitaria que goza de preva-lencia sobre la norma nacional.

Además de lo anterior, el operador jurídico na-cional debe aplicar todo el régimen de la acciónde nulidad previsto en la Decisión 486, de con-formidad con lo indicado en el cuadro anterior-mente presentado.

Cuando la norma comunitaria utiliza el término“acción”, se está refiriendo a cualquier acciónjudicial que tenga por finalidad anular o declararla ilegalidad de los actos administrativos que

conceden o deniegan el registro marcario; por lotanto, es muy común que en derecho interno sele dé otras denominaciones, de conformidadcon su régimen contencioso administrativo; sepueden llamar: recurso de anulación, acciónsubjetiva o de plena jurisdicción, acción nulidady restablecimiento del derecho, o simplementeacción contenciosa. Lo importante en esteasunto, es que el procedimiento general que seaplica a dichas acciones es el establecido porlas normas contencioso administrativas de ca-da País Miembro, respetando eso sí, los pará-metros regulados por la normativa comunitaria.

Lo anterior convierte a las acciones interpues-tas en “acciones especiales de nulidad”, por lossiguientes motivos:

1. El procedimiento en general, lo que incluyela denominación de la acción, es reguladopor la normativa interna.

2. Asuntos procesales específicos, como laprescripción de la acción y la legitimaciónactiva, son regulados por la normativa comu-nitaria y, en consecuencia, la normativa in-terna en estos aspectos es inaplicable.

3. La normativa sustancial aplicable, por lo ge-neral, es la comunitaria andina.

4. De conformidad con los dos puntos ante-riores, el juez o la autoridad administrativacompetente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativoque concede o deniega el registro marcario,independiente de su denominación, deberádar el trámite procesal correspondiente a una“acción especial”, soportada, por un lado, enlas normas procesales del derecho interno y,por otro, en las normas procesales y sustan-ciales comunitarias andinas.

b) El registro se hubiere otorgado con base en da-tos o documentos declara-dos como falsos o inexac-tos por la autoridad nacio-nal competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

c) El registro se haya con-cedido de mala fe”.

contravención de los artículos 134 primer párrafo 2, y 135 de la Decisión 486.

Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

2 Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de representación gráfica, así como

con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.


La Autoridad Nacional Competente para cono-cer de esta acción no está limitada a la ramajudicial, ya que dicha función jurisdiccional po-dría ser atribuida a una autoridad administrativa,si así lo dispone la legislación interna de losPaíses Miembros. Esto posición está en con-cordancia con el segundo párrafo del artículo273, que establece:

(…)

Asimismo, entiéndase como Autoridad Na-cional Competente, al órgano designado alefecto por la legislación nacional sobre lamateria.””

B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA DIS-TINTIVIDAD.

En el procedimiento administrativo interno seresolvió conceder el registro del signo mixtoG GA.MA ITALY PROFESSIONAL. Por tal mo-tivo, es pertinente referirse al concepto de mar-ca y los requisitos para su registro.

Se reitera lo expresado en la InterpretaciónPrejudicial de 20 de julio de 2012, en el marcodel proceso 35-Ip-2011:

“1. Concepto de marca.

Antes de establecer los requisitos para el regis-tro de las marcas, es pertinente referirse alconcepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, ofrece una defini-ción general de marca: “(...) cualquier signo quesea apto para distinguir productos o serviciosen el mercado”.

De conformidad con la anterior definición nor-mativa, se podría decir que la marca es un bieninmaterial que permite identificar o distinguirlos diversos productos y servicios que se ofer-tan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mer-cado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que seofertan.

• Es indicadora de la procedencia empresarial.

• Indica la calidad del producto o servicio queidentifica.

• Concentra el goodwill del titular de la marca.

• Sirve de medio para publicitar los productoso servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,ha tratado el tema de las funciones de la marcade la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección alconsumidor, cumplen varias funciones (dis-tintiva, de identificación de origen de los bie-nes y servicios, de garantía de calidad, fun-ción publicitaria, competitiva, etc.). De ellasy, para el tema a que se refiere este punto, ladestacable es la función distintiva, que per-mite al consumidor identificar los productos oservicios de una empresa de los de otras.Las restantes funciones, se ha dicho, se en-cuentran subordinadas a la capacidad distin-tiva del signo, pues sin ésta no existiría elsigno marcario”. (Proceso 04-IP-94. Interpre-tación Prejudicial de 07 de agosto de 1995,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 189, de 18 de septiembre de1995. Caso: “EDEN FOR MAN”).

Respecto de la función publicitaria ha dicho losiguiente:

“Estas precisiones permiten determinar quela marca cumple un papel esencial como esel de ser informativa, respecto a la proceden-cia del producto o del servicio al que repre-senta, función publicitaria que es percibidapor el público y los medios comerciales, pu-diéndose no obstante causar engaño o con-fusión por falsas apreciaciones respecto delos productos o servicios protegidos”. (Proce-so 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de28 de julio de 2004, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICABOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DEN-TRO DE UN ESCUDO”). 3

3 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado envarias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidaspor el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emiti-da en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Inter-pretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publica-da en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°916, de 2 de abril de 2003.


El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, en siete literalesconsagra una enumeración no taxativa de lossignos que son aptos para obtener el registromarcario; establece que pueden constituir mar-cas, entre otros: las palabras o combinación depalabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráfi-cos, logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos; los sonidos y olores;las letras y números; un color que se encuentredelimitado por una forma, o una combinación devarios colores; la forma de productos, envases oenvolturas; o cualquier combinación de los sig-nos o medios indicados anteriormente.

2. Requisitos para el registro de marcas.

Según el Régimen Común de Propiedad Indus-trial contenido en la citada Decisión, los requi-sitos para el registro de marcas son: distintivi-dad y susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de no mencionarse de manera expresael requisito de la perceptibilidad, es importantedestacar que éste es un elemento que formaparte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifes-tado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace refe-rencia a todo elemento, signo o indicaciónque pueda ser captado por los sentidos paraque, por medio de éstos, la marca penetre enla mente del público, el cual la asimila confacilidad. Por cuanto para la percepción sen-sorial o externa de los signos se utiliza enforma más general el sentido de la vista, hanvenido caracterizándose preferentementeaquellos elementos que hagan referencia auna denominación, a un conjunto de pala-bras, a una figura, a un dibujo, o a un conjuntode dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpre-tación Prejudicial de 26 de octubre del 2004,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1146, de 1 de diciembre de2004. Marca: “DIADICON”).

En relación con los dos requisitos previstos enla norma, se tiene:

• La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínsecaque debe tener el signo para distinguir unos

productos o servicios de otros. El carácterdistintivo de la marca le permite al consumi-dor realizar la elección de los bienes y servi-cios que desea adquirir; también permite altitular de la marca diferenciar sus productosy servicios de otros similares que se ofertanen el mercado.

• La susceptibilidad de representacióngráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrarcomo marca sea descrito mediante palabras,gráficos, signos, colores, figuras etc., de talmanera que sus componentes puedan serapreciados por quien lo observe. Esta carac-terística es importante para la publicación delas solicitudes de registro en los medios ofi-ciales.

En conclusión, para que un signo sea regis-trado como marca debe ser distintivo y sus-ceptible de representación gráfica, de con-formidad con el artículo 134 de la Decisión486; asimismo, debe ser perceptible, ya que,como se mencionó, dicho requisito se en-cuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signoes absolutamente irregistrable si carece de dis-tintividad, de susceptibilidad de representacióngráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causal de nulidad absolutaen el artículo 135, literal b). La distintividad tie-ne un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,mediante la cual se determina la capacidad quedebe tener el signo para distinguir productos oservicios en el mercado. Y 2) distintividad ex-trínseca, por la cual se determina la capacidaddel signo para diferenciarse de otros signos enel mercado.

El Tribunal al respecto de este tema ha expre-sado:

“El registro de un signo como marca se en-cuentra expresamente condicionado al hechode que éste sea distintivo y susceptible de


representación gráfica. De conformidad conel artículo 135 literal b) de la Decisión 486, laaptitud distintiva es uno de sus elementosconstitutivos, como requisito esencial parasu registro, según el cual no podrán ser re-gistrados como marcas los signos que ‘ca-rezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, setranscriben criterios del Tribunal de JusticiaEuropeo: ‘En la jurisprudencia europea sedestaca que el carácter distintivo de una mar-ca ha de apreciarse, por una parte, en rela-ción con los productos o servicios para losque se ha solicitado el registro y, por otra, enrelación con la percepción del público al queva dirigida, y que está formado por el consu-midor de dichos productos o servicios’; que‘no es necesario que la marca permita que elpúblico al que va dirigida identifique al fabri-cante del producto o al prestador del servicio,transmitiéndole una indicación concreta desu identidad’, pues ‘la función esencial de lamarca consiste en garantizar al consumidoro al usuario último el origen del producto odel servicio designado por la marca’ (Senten-cia del Tribunal de Justicia de las Comunida-des Europeas del 7 de febrero de 2002, asun-to T-88/00); y que cuando los productos de-signados en la solicitud de registro van desti-nados a los consumidores en general, “se su-pone que el público correspondiente es unconsumidor medio normalmente informado yrazonablemente atento y perspicaz. No obs-tante, ha de tenerse en cuenta la circunstan-cia de que el consumidor medio debe confiaren la imagen imperfecta que conserva en lamemoria. Procede, igualmente, tomar en con-sideración el hecho de que el nivel de aten-ción del consumidor medio puede variar enfunción de la categoría de productos contem-plada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justiciade las Comunidades Europeas del 25 de sep-tiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembredel 2004. Marca: Universidad Virtual. Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andina”.(Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicialde 01 de abril de 2009, publicada en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729,de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA+ GRÁFICO”).

La corte consultante debe proceder a analizar,en primer lugar, si la marca a registrar cumplecon los requisitos mencionados, para luego,

determinar si el signo no está inmerso en algu-na de las causales de irregistrabilidad señala-das en los artículos 135 y 136 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.”

C. LOS SIGNOS MIXTOS.

Como quiera que el signo solicitado para regis-tro es mixto, el Tribunal considera oportunoabordar el tema de los signos mixtos.

Se reitera lo expresado en la InterpretaciónPrejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en elproceso 39-IP-2012:

“El signo mixto se conforma por un elementodenominativo y uno gráfico; el primero se com-pone de una o más palabras que forman un todopronunciable, dotado o no de un significado con-ceptual y, el segundo, contiene trazos definidoso dibujos que son percibidos a través de la vista.Los dibujos pueden adoptar gran cantidad devariantes y llamarse de diferentes formas: em-blemas 4, logotipos 5, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo delsigno mixto suele ser el preponderante, ya quelas palabras causan gran impacto en la mentedel consumidor, quien habitualmente solicita elproducto o servicio a través de la palabra o de-nominación contenida en el conjunto marcario.Sin embargo, de conformidad con las particula-ridades de cada caso, puede suceder que elelemento predominante sea el elemento gráfico,que por su tamaño, color, diseño y otras carac-terísticas, pueda causar mayor impacto en elconsumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-ciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual seha solicitado el registro del elemento nomina-tivo como el gráfico, como uno solo. Cuando

4 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.El emblema representa gráficamente cualquier ser uobjeto, y desde luego puede ser registrado como mar-ca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Edi-torial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, BuenosAires Argentina, 2010.

5 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-cios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivoformado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de unaempresa, conmemoración, marca o producto. (…)”.DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LEN-GUA, 22ª. edición. 2001.


se otorga el registro de la marca mixta se laprotege en su integridad y no a sus elemen-tos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, pu-blicado en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002,diseño industrial: BURBUJA videos 2000).Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doc-trina se ha inclinado a considerar que, engeneral, el elemento denominativo de la mar-ca mixta suele ser el más característico o de-terminante, teniendo en cuenta la fuerza ex-presiva propia de las palabras, las que pordefinición son pronunciables, lo que no obstapara que en algunos casos se le reconoz-ca prioridad al elemento gráfico, teniendo encuenta su tamaño, color y colocación, que enun momento dado pueden ser definitivos. Elelemento gráfico suele ser de mayor impor-tancia cuando es figurativo o evocador deconceptos, que cuando consiste simplemen-te en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado enGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N°129-IP-2004. Marca: GALLO. InterpretaciónPrejudicial de 17 de noviembre de 2004, pu-blicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).”

D. SIGNOS DESCRIPTIVOS. LAS PALABRASGENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS EN LA CON-FORMACIÓN DE LOS SIGNOS MARCA-RIOS. SU RELACIÓN CON LOS SIGNOSCONFORMADOS POR PALABRAS EN IDIOMAEXTRANJERO.

La demandante manifestó que las palabrasGAMA, PROFESSIONAL e ITALY son genéri-cas, descriptivas y evocativas. También afirmaque el conjunto marcario es descriptivo. Lassociedades GAMA COLOMBIA LTDA. y DUNAENTERPRISES S.L., argumentaron que el sig-no solicitado no es descriptivo para la Clase 16,y que la expresión ITALY no hace referencia alas cualidades propias de los productos ampa-rados. En este marco, es apropiado referirse alos signos descriptivos y a las palabras gené-ricas y descriptivas en la conformación de lossignos marcarios. También se hará una referen-cia a los signos conformados por palabras enidioma extranjero, ya que ITALY y PROFE-SSIONAL son palabras en idioma inglés.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, dispo-ne:


(…)

e) consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara describir la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, la procedencia geográfi-ca, la época de producción u otros datos,características o informaciones de los pro-ductos o de los servicios para los cualesha de usarse dicho signo o indicación, in-cluidas las expresiones laudatorias referi-das a esos productos o servicios”;

La norma transcrita prohíbe el registro de signosque sean designaciones o indicaciones descrip-tivas.

Los signos descriptivos informan de maneraexclusiva acerca de las siguientes característi-cas y propiedades de los productos: calidad,cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, va-lor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, for-mulando la pregunta ¿cómo es? En relación conel producto o servicio de que se trata, se con-testa haciendo uso justamente de la denomina-ción considerada descriptiva.

Por otro lado, el literal f) del artículo 135 de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que

f) consistan exclusivamente en un signo oindicación que sea el nombre genérico otécnico del producto o servicio de que setrate;”

El literal trascrito prohíbe el registro de signosgenéricos, pero no impide que palabras genéri-cas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el génerodel objeto que identifica; no se puede otorgar aninguna persona el derecho exclusivo sobre lautilización de esa palabra, ya que se crearía unaposición de ventaja injusta frente a otros em-presarios. La genericidad de un signo, debe serapreciada en relación directa con los productoso servicios de que se trate.


La expresión genérica, puede identificarse cuan-do al formular la pregunta ¿qué es?, en relacióncon el producto o servicio designado, se respon-de empleando la denominación genérica. Desdeel punto de vista marcario, un término es gené-rico cuando es necesario utilizarlo en algunaforma para señalar el producto o servicio quedesea proteger, o cuando por sí sólo puedaservir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respectode unos productos o servicios, puede utilizarseen un sentido distinto a su significado inicial opropio, de modo que el resultado será novedo-so, cuando se usa para distinguir determinadosproductos o servicios, que no tengan relacióndirecta con la expresión que se utiliza.

El derecho de uso exclusivo del que goza eltitular de la marca, descarta que palabras ge-néricas o descriptivas puedan ser utilizadas úni-camente por un titular marcario, ya que al seresos vocablos de dominio público no se puedeimpedir que los competidores en el mercadolos sigan utilizando.

El Tribunal advierte que tanto los signos gené-ricos como los descriptivos deben apreciarseen relación con los productos o servicios queampare el signo a registrar. Es decir, lo que esde uso genérico o descriptivo en una clase de-terminada puede no serlo así en otra; los térmi-nos genéricos, por ejemplo, en materia de ser-vicios mecánicos pueden no serlo en serviciosde restaurantes o comida, y a la inversa. Sinembargo, es muy importante tener en cuentaque hay productos y servicios que tienen unaestrecha relación o conexión competitiva y, deconformidad con esto, analizando la menciona-da conexión se podría establecer si el estatusde descriptivo o de genérico en una clase afec-ta la registrabilidad del signo en clases conexaso relacionadas. 6 Esto es muy importante por-que en productos o servicios con íntima co-

nexión competitiva la información comercial secruza, lo que hace imposible que un comercian-te se apropie de un signo que en el manejoordinario de los negocios también pueda ser

6 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para anali-zar la conexión competitiva:

“a) La inclusión de los productos en una mismaclase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limitael registro a uno o varios de los productos de unaclase del nomenclátor, perdiendo su valor al produ-cirse el registro para toda la clase. En el caso de lalimitación, la prueba para demostrar que entre losproductos que constan en dicha clase no son simi-lares o no guardan similitud para impedir el registro,corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de co-mercialización o expendio de productos que influ-yen escasamente para que pueda producirse suconexión competitiva, como sería el caso de lasgrandes cadenas o tiendas o supermercados en loscuales se distribuye toda clase de bienes y pasadesapercibido para el consumidor la similitud de unproducto con otro. En cambio, se daría tal conexióncompetitiva, en tiendas o almacenes especializa-dos en la venta de determinados bienes. Igual con-fusión se daría en pequeños sitios de expendiodonde marcas similares pueden ser confundidascuando los productos guardan también una aparen-te similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios decomercialización o distribución tienen relación conlos medios de difusión de los productos. Si losmismos productos se difunden por la publicidadgeneral- radio televisión y prensa-, presumiblementese presentaría una conexión competitiva, o los pro-ductos serían competitivamente conexos. Por otrolado, si la difusión es restringida por medio de revis-tas especializadas, comunicación directa, boleti-nes, mensajes telefónicos, etc., la conexión compe-titiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta re-lación entre los productos puede crear una conexióncompetitiva. En efecto, no es lo mismo vender enuna misma tienda cocinas y refrigeradoras, que ven-der en otra helados y muebles; en consecuencia,esa relación entre los productos comercializadostambién influye en la asociación que el consumidorhaga del origen empresarial de los productos rela-cionados, lo que eventualmente puede llevarlo aconfusión en caso de que esa similitud sea tal que elconsumidor medio de dichos productos asuma queprovienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos:Los productos que comúnmente se puedan utilizarconjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pue-den dar lugar a confusión respecto al origen empre-sarial, ya que el público consumidor supondría quelos dos pro-ductos son del mismo empresario. Lacomplementarie-dad entre los productos debe en-tenderse en forma directa, es decir, que el uso de unproducto puede suponer el uso necesario del otro, oque sin un producto no puede utilizarse el otro o suutilización no sería la de su última finalidad o fun-ción.

Mismo género de los productos: Pese a que puedanencontrarse en diferentes clases y cumplir distintasfunciones o finalidades, si tienen similares caracte-rísticas, existe la posibilidad de que se origine elriesgo de confusión al estar identificados por mar-cas también similares o idénticas (por ejemplo:medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Inter-pretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaN° 1028 de 14 de enero de 2004).


utilizado por los comerciantes de productos oservicios íntimamente relacionados.

Al conformar una marca su creador puede va-lerse de toda clase de elementos como: pala-bras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones,que individualmente consideradas pueden esti-marse como expresiones descriptivas o de usocomún, por lo que no pueden ser objeto demonopolio o dominio absoluto por persona algu-na.

Si bien las normas transcritas prohíben el regis-tro de signos conformados exclusivamente pordesignaciones genéricas o descriptivas, las pa-labras o partículas genéricas o descriptivas alestar combinadas con otras pueden generar sig-nos completamente distintivos, caso en el cualse puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca nopuede impedir que las palabras de genéricas odescriptivas puedan ser utilizadas por los otrosempresarios. Esto quiere decir que su marca esdébil porque tiene una fuerza limitada de oposi-ción, ya que las partículas descriptivas o genéri-cas se deben excluir del cotejo marcario.

Los signos formados por una o más palabras enidioma extranjero, que no forman parte del co-nocimiento común, cabe considerarlos comosignos de fantasía y, en consecuencia, proce-de registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el sig-nificado conceptual de las palabras en idiomaextranjero que los integran se ha hecho delconocimiento de la mayoría del público consu-midor o usuario, habiéndose generalizado suuso, y si se trata de vocablos genéricos o des-criptivos que mezclados con otras palabras oelementos no le otorguen distintividad al con-junto marcario.

Este Tribunal, con un criterio perfectamenteaplicable a la Decisión 486, ha manifestado alrespecto lo siguiente:

“(...) cuando la denominación se exprese enidioma que sirva de raíz al vocablo equivalen-te en la lengua española al de la marca exa-minada, su grado de genericidad o descripti-vidad deberá medirse como si se tratara deuna expresión local. (…) Al tenor de lo esta-blecido en el art. 82 literal d) de la Decisión

344 de la Comisión del Acuerdo de Cartage-na, el carácter genérico o descriptivo de unamarca no está referido a su denominación encualquier idioma. Sin embargo, no pueden serregistradas expresiones que a pesar de per-tenecer a un idioma extranjero, son de usocomún en los Países de la Comunidad An-dina, o son comprensibles para el consumi-dor medio de esta Subregión debido a su raízcomún, a su similitud fonética o al hecho dehaber sido adoptadas por un órgano oficial dela lengua en cualquiera de los Países Miem-bros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpre-tación prejudicial de 12 de diciembre de 2001,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

La corte consultante deberá determinar si elsignificado de las palabras ITALY y PROFE-SSIONAL son de conocimiento de la mayoríadel público consumidor, para posteriormente es-tablecer si dichas palabras son genéricas y/odescriptivas para la clase 16 de la ClasificaciónInternacional de Niza, de conformidad con lotodo lo expresado en la presente providencia.

La corte consultante, por lo tanto, debe determi-nar si el signo mixto G GA.MA ITALY PROFE-SSIONAL es descriptivo para los productos dela clase 16 de la Clasificación de Niza, así comoen clases conexas competitivamente, de con-formidad con lo expresado en la presente provi-dencia. También deberá determinar si las pala-bras GAMA, PROFESSIONAL e ITALY son deuso común y/o descriptivas para la clase 16 dela Clasificación Internacional de Niza, así comoen clases conexas competitivamente, de con-formidad con lo expresado en la presente pro-videncia y, posteriormente, deberá realizar elexamen de registrabilidad teniendo en cuenta ladebilidad de la marca que la contiene.

E. LOS SIGNOS EVOCATIVOS.

La demandante manifestó que las palabrasGAMA, PROFESSIONAL e ITALY son evoca-tivas. En consecuencia, el Tribunal considerapertinente referirse a los signos evocativos.

Se reitera lo expresado en la InterpretaciónPrejudicial de 3 de octubre de 2012, en el marcodel proceso 93-IP-2012:

“Lo primero que se advierte, es que un signotiene capacidad evocativa si uno de sus ele-


mentos así lo es. Es decir, si éste está com-puesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces oterminaciones evocativas, dicho signo adquiereel citado carácter.

El signo evocativo, es el que sugiere en el con-sumidor o en el usuario ciertas características,cualidades o efectos del producto o servicio,exigiéndole hacer uso de la imaginación y delentendimiento para relacionar aquel con esteobjeto; las marcas evocativas no se refieren demanera directa a una característica o cualidaddel producto, haciendo necesario que el consu-midor, para llegar a comprender qué es el pro-ducto o servicio, deba realizar un proceso de-ductivo y usar su imaginación, ya que, única-mente tiene una idea leve otorgada por el mis-mo.

Este cumple la función distintiva de la marca y,por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entremayor sea la proximidad del signo evocativo conel producto o servicio que se pretende regis-trar, podrá ser considerado como un signomarcadamente débil y, en consecuencia, sutitular tendría que soportar el registro de signosque en algún grado se asemejen a su signodistintivo. Esto se da, en el caso de signos evo-cativos que contengan elementos genéricos,descriptivos o de uso común. Si bien, estos ele-mentos otorgan capacidad evocativa al signo,también lo tornan especialmente débil, ya quesu titular no puede impedir que terceros utilicendichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativoes de fantasía 7 y no hay una fuerte proximidadcon el producto o servicio que se pretende dis-tinguir. En este evento, el consumidor tendráque hacer una deducción no evidente y, por lo

tanto, la capacidad distintiva del signo es mar-cadamente fuerte.

El Tribunal en anteriores Interpretaciones hacitado doctrina pertinente sobre el tema.8 A con-tinuación se transcribirá lo pertinente:

“Es también la jurisprudencia alemana la quemás ha elaborado este concepto, de contor-nos poco nítidos por cuanto se vincula tantocon el carácter fuerte o débilmente distintivodel signo marcario como con su disponibili-dad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: enun caso, un vocablo o elemento marcariocualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuerte-mente evocativo del producto; se trata de unacualidad intrínseca del signo marcario que lodebilita para oponerse a otros signos quetambién se aproximan bastante al signo ge-nérico, de utilización libre (Freizeichen). Enel otro, el signo puede ser distintivo en sí, esdecir no guardar relación alguna con el pro-ducto a designar, pero haberse tornado banalpor el crecido número de registros marcariosque lo contienen; no se trata de una cualidadintrínseca del signo, sino de su posición rela-tiva en ese universo de signos que constituyeel Registro (...).

(…)

a) La ‘marca débil’ por razón del signo esco-gido. Acabamos de ver que, en general,mientras más se aproxime un signo mar-cario al signo de utilización libre, menorfuerza tendrá para impedir que otros haganlo propio, es decir escojan signos vecinostambién al libre uso, y en consecuencia

7 Los signos de fantasía son producto del ingenio eimaginación de sus autores; consisten en vocablosque no tienen significado propio pero que pueden des-pertar alguna idea o concepto, o que teniendo signifi-cado propio no evocan los productos que distinguen,ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se hamanifestado de la siguiente manera:

“Son palabras de fantasía los vocablos creadospor el empresario que pueden no tener significadopero hacen referencia a una idea o concepto; tam-bién lo son las palabras con significado propioque distinguen un producto o servicio sin evocarninguna de sus propiedades. Característica im-portante de esta clase de marcas es la de ser alta-

mente distintivas (…) se pueden crear combina-ciones originales con variantes infinitas y el resul-tado es el nacimiento de palabras nuevas quecontribuyen a enriquecer el universo de las mar-cas“. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicialde 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 deseptiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un altogrado de distintividad y, por lo tanto, si son registradosposeen una mayor fuerza de oposición en relación conmarcas idénticas o semejantes.

8 Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicialde 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del pro-ceso 4-IP-95.


también parecidos a la marca de referen-cia.

La presencia de una locución genérica nomonopolizable resta fuerza al conjunto enque aparece; nadie, en efecto, puede mono-polizar una raíz genérica, debiendo tolerarque otras marcas la incluyan, aunque podránexigir que las desinencias u otros componen-tes del conjunto marcario sirvan para distin-guirlo claramente del otro.

Así, las marcas evocativas son débiles, y enparticular las de especialidades medicinales,donde es frecuente que la raíz, la desinenciao ambos elementos de la marca evoquen elproducto a distinguir o sus propiedades (...)”.”

En consecuencia, la corte consultante deberáestablecer si el signo mixto G GA.MA ITALYPROFESSIONAL es evocativo y, de esta ma-nera, continuar con el respectivo análisis deregistrabilidad.

F. LOS SIGNOS ENGAÑOSOS POR EL LU-GAR DE PROCEDENCIA.

El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, establecela irregistrabilidad de los signos que puedanengañar a los medios comerciales o al públicoen general. Sobre esta prohibición el Tribunal seha manifestado de la siguiente manera:

“Se trata de una prohibición de carácter ge-neral que se configura con la posibilidad deque el signo induzca a engaño, sin necesidadde que éste se produzca efectivamente. Lacitada prohibición se desarrolla a través deuna enumeración no exhaustiva de supues-tos que tiene en común el motivo que impidesu registro, cual es que el signo engañosono cumple las funciones propias del signodistintivo, toda vez que, en lugar de indicar elorigen empresarial del producto o servicio aque se refiere y su nivel de calidad, induce aengaño en torno a estas circunstancias a losmedios comerciales o al público consumidoro usuario, y, de este modo enturbia el merca-do”. (Proceso 82-IP-2002. Interpretaciónprejudicial de 4 de diciembre de 2002, publi-cada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena Nº 891, de 29 de enero de 2003).

Asimismo, el Tribunal ha sostenido que:

“El engaño se produce cuando un signo pro-voca en la mente del consumidor una distor-sión de la realidad acerca de la naturalezadel bien o servicio, sus características, suprocedencia, su modo de fabricación, la apti-tud para su empleo y otras informaciones queinduzcan al público a error. La prohibición deregistrar signos engañosos, tal como se hapronunciado este Tribunal se dirige a pre-cautelar el interés general o público, es de-cir, del consumidor… el carácter engañosoes relativo. Esto quiere decir que no hay sig-nos engañosos en sí mismos. Podrán serlosegún los productos o servicios que vayan adistinguir”. (Proceso 38-IP-99. InterpretaciónPrejudicial de 29 de enero de 2000, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaNº 539, de 28 de febrero de 2000).

El Tribunal advierte que el engaño en cuanto allugar de procedencia podría generar error res-pecto a las características y calidad del pro-ducto o servicio respectivo. Un consumidor alpensar que determinados productos o serviciosprovienen de un lugar determinado, podría asu-mir que estos reúnen las mismas característi-cas y especificaciones de los realmente ori-ginarios de dicho territorio.

La corte consultante deberá determinar si elsigno mixto G GA.MA ITALY PROFESSIONAL,podría generar engaño en cuanto a la proceden-cia del producto y, como efecto, en relación consus características y propiedades, para así de-terminar su registrabilidad.

G. LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIOPARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSO-LIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DES-LEAL.

La sociedad demandante argumentó que el re-gistro se solicitó para cometer actos de com-petencia desleal y de mala fe para engañar alpúblico consumidor. En consecuencia, el Tribu-nal abordará el tema de la solicitud de registromarcario para perpetrar, facilitar o consolidar unacto de competencia desleal. Para esto se de-terminará cuál es el ámbito y el campo deaplicación de las normas comunitarias sobrecompetencia desleal, cuáles son los actos decompetencia desleal vinculados a la propiedadindustrial, y, por último, cómo se estructura lacausal de irregsitrabilidad prevista en el artículo137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Co-munidad Andina.


1. Ámbito y campo de aplicación de las nor-mas comunitarias sobre competencia des-leal.

Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, regulan eltema de los actos de competencia desleal vin-culados a la Propiedad Industrial.

Lo primero que se advierte es que las anterio-res disposiciones se encuentran contenidas enel Título XIV “de la competencia desleal vincula-da a la propiedad industrial”, de donde se des-prende que la normativa comunitaria regula lacompetencia desleal que se encuentre vincula-da a la propiedad industrial.

Teniendo como propiedad industrial, aquella quetiene por objeto el conjunto de bienes inmateria-les que utilizan los sujetos que compiten en elmercado, ya sea en forma de patentes de inven-ción, modelos de utilidad, modelos y dibujosindustriales o signos distintivos como las mar-cas, nombres comerciales o los lemas comer-ciales, entre otros, las indicaciones geográfi-cas y las denominaciones de origen, la repre-sión de competencia desleal en relación con lapropiedad industrial es utilizada como un meca-nismo de protección de los derechos de propie-dad industrial, es por eso que la Decisión 486dedica el Titulo XIV a dicha figura. 9

De conformidad con lo anterior, cuando la nor-mativa comunitaria se refiere a competenciadesleal vinculada a propiedad industrial, estátratando de regular aquella competencia des-leal que se relaciona con el uso y goce y protec-ción de los derechos de propiedad industrialreconocidos por la normativa comunitaria, y paraello la Decisión 486 prevé sobre la competen-cia desleal vinculada a la propiedad industrialregulando lo relativo a los actos de competen-cia desleal y a los secretos industriales y sobrelas acciones que puede adelantar el legítimointeresado.

2. Los actos de competencia desleal vincu-lados a la propiedad industrial. El con-cepto de la buena fe vinculado a la com-petencia desleal.

El artículo 258 de la Decisión 486 señala que:“Se considera desleal todo acto vinculado a lapropiedad industrial realizado en el ámbito em-presarial que sea contrario a los usos y prácti-cas honestos” y en el artículo 259 enumera al-gunos de los que se pueden considerar comoactos de competencia desleal. De manera queno hay una lista taxativa que indique cuálesactos se consideran desleales, sino que, másbien, se da una definición, por oposición, de quees desleal todo acto vinculado a la propiedadindustrial, que realizado en el ámbito empresa-rial sea contrario a los usos y prácticas hones-tos.

En relación con esto, se deben hacer algunasprecisiones:

• Cuando la norma se refiere al “ámbito empre-sarial”, lo hace en relación con el empresariodentro del mercado, es decir, se refiere a quees desleal todo acto vinculado a la propie-dad industrial que haya sido realizado conocasión de la actividad empresarial, esto es,en relación con la empresa vinculada al mer-cado y la competencia.

• En cuanto al concepto de acto contrario a losusos y prácticas honestos, el Tribunal haconsiderado que “son actos que se producen,precisamente, cuando se actúa con la inten-ción de causar daño o de aprovecharse desituaciones que puedan perjudicar al com-petidor.”, es decir con mala fe. (Proceso N°38-IP-98. Interpretación Prejudicial de 22 deenero de 1999, publicada en Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 demarzo de 1999).

El concepto de usos honestos parte de loque se denomina buena fe comercial. En esesentido es pertinente traer al caso, lo que ladoctrina dice sobre el tema:

“Tal y como se emplea en la ley, la buenafe constitutiva de competencia desleal escalificada con el adjetivo “comercial”, porlo cual no se trata de una buena fe común,sino que está referida a la buena fe queimpera entre los comerciantes. En conse-

9 El numeral 2 del artículo 1 del Convenio de París, esti-pula:

“2) La protección de la propiedad industrial tiene porobjeto las patentes de invención, los modelos deutilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcasde fábrica o de comercio, las marcas de servicio, elnombre comercial, las indicaciones de procedenciao denominaciones de origen, así como la represiónde la competencia desleal.”


cuencia, el criterio corporativo toma impor-tancia, pues el juicio de valor debe revelarcon certeza que la conducta es contraria aesta particular especie de buena fe. Te-niendo en cuenta la precisión anterior yuniendo la noción de buena fe al calificati-vo comercial, se debe entender que estanoción se refiere a la práctica que se ajus-ta a los mandatos de honestidad, confian-za, honorabilidad, lealtad y sinceridad querige a los comerciantes en sus actuacio-nes.” 10

“La buena fe era la conciencia de no perju-dicar a otra persona ni defraudar la ley, ypor eso solía definirse la buena fe comer-cial como la convicción de honestidad,honradez y lealtad en la concertación ycumplimiento de los negocios”. 11

De manera que los actos de competenciadesleal, además de poder causar daños a uncompetidor determinado, lo pueden hacer almercado mismo y, por lo tanto, al interés delpúblico consumidor.

En esta línea se puede decir que la finalidadde la figura de la competencia desleal se daen dos aspectos: “de un lado se trata de am-parar los intereses de los demás empresa-rios, en la medida en que ellos podrían re-sultar vulnerados por el comportamiento in-debido del competidor desleal; pero además,y esta faceta de la restricción a la competen-cia desleal es frecuentemente olvidada, sebusca establecer una protección efectiva paralos intereses de los particulares, en cuantoson consumidores y destinatarios exclusivosde muchas de las prácticas indebidas. (pu-blicidad engañosa, por ejemplo)”. 12

El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tresactos de competencia desleal vinculados a lapropiedad industrial que, como ya se anotó, noconfiguran una lista taxativa. Estos son:

• Cualquier acto capaz de crear confusión, porcualquier medio que sea, respecto del esta-blecimiento, los productos o la actividad in-dustrial o comercial de un competidor.

• Las aseveraciones falsas, en el ejercicio delcomercio, capaces de desacreditar el esta-blecimiento, los productos o la actividad in-dustrial o comercial de un competidor.

• Las indicaciones o aseveraciones cuyo em-pleo, en el ejercicio del comercio, pudiereninducir al público a error sobre la naturaleza,el modo de fabricación, las características, laaptitud en el empleo o la cantidad de losproductos.

El Tribunal ha determinado ciertas particulari-dades que debe tener un acto para ser conside-rado desleal:

“1. Que el acto o actividad sean de efectivacompetencia, es decir, que el infractor y lavíctima estén en una verdadera situación derivalidad competitiva, ejerciendo la actividadcomercial en la misma o análoga forma.

1. Que el acto o la actividad sea indebido.

2. Que el acto sea susceptible de producir undaño, según Ascarrelli, un acto será desleal“cuando sea idóneo para perjudicar a un em-presario competidor, bastando, por lo tanto laprobabilidad del daño (y no el daño efectivo)para justificar la calificación y la sanción”.”(Interpretación Prejudicial de 17 de abril de2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008)

El primer grupo, “actos de competencia deslealpor confusión”, goza de las siguientes caracte-rísticas:

• No se refiere propiamente al análisis de con-fundibilidad de los signos distintivos, aunquepueden presentarse situaciones en que laimitación de un signo distintivo genere ries-go de confusión o asociación en el públicoconsumidor. En consecuencia, no se trata deestablecer un análisis en materia de con-fundibilidad de signos distintivos, ya queesto es un tema regulado en otra normativa.Se trata, entonces, de determinar si dichosactos deshonestos, en relación con un com-petidor determinado, generan confusión en elpúblico consumidor respecto del estableci-miento, los productos o la actividad industrial

10 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COM-PETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estu-dios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana,pág. 45

11 NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MER-CANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis,Colombia, pág. 316 “

12 GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DES-LEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág.47.


o comercial de un competidor. Sobre estetema, el Tribunal ha manifestado:

“A propósito de la primera categoría de losactos citados, cabe advertir que los mis-mos no se refieren propiamente a la con-fundibilidad entre los signos distintivos delos productos de los competidores, todavez que tal situación se encuentra sancio-nada por un régimen específico, sino a laconfusión que aquellos actos pudieran pro-ducir en el consumidor en lo que concierneal establecimiento, los productos o la acti-vidad económica de un competidor deter-minado, impidiéndole elegir debidamente,según sus necesidades y deseos.” (Inter-pretación Prejudicial de 13 de enero de2005. Proceso N° 116-IP-2004, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaN° 1172, de 7 de marzo de 2005).

• La norma se refiere a cualquier acto capaz decrear confusión por cualquier medio. Lo ante-rior quiere decir que se pueden presentardiversas maneras de crear confusión res-pecto de los productos o la actividad indus-trial o comercial de un competidor. Pueden,en efecto, darse en forma de artificios, en-gaños, aseveraciones, envío de información,imitación de marcas, productos, envases, en-volturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signodistintivo ajeno para hacer pasar como pro-pios productos ajenos, es considerada comouna práctica desleal.

• Para catalogar un acto como desleal, es ne-cesario que los competidores concurran enun mismo mercado. Lo anterior es así, yaque si no hay competencia, es decir, si losactores no concurren en un mismo mercadono se podría hablar de competencia des-leal. En relación con este punto, el Tribunalha manifestado:

“En todo caso, procede tener en cuentaque, a los fines de juzgar sobre la desleal-tad de los actos capaces de crear confu-sión, es necesario que los establecimien-tos, los productos o la actividad industrialo comercial de los competidores concu-rran en un mismo mercado. En la doctrinase ha dicho sobre el particular que “paraque un acto sea considerado desleal, esnecesario que la actuación se haya produ-

cido en el mercado, esta actuación seaincorrecta y pueda perjudicar a cualquierade los participantes en el mercado, consu-midores o empresarios, o pueda distorsio-nar el funcionamiento del propio sistemacompetitivo. … para que el sistema com-petitivo funcione hay que obligar a compe-tir a los empresarios e impedir que al com-petir utilicen medios que desvirtúen el sis-tema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK,Pinkas: ‘Tratado de defensa de la librecompetencia’; Pontificia Universidad Ca-tólica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Pro-ceso N° 116-IP-2004. Ibídem).

En el segundo grupo de actos, que se puedendenominar actos de descrédito comercial, seencuentran todas aquellas aseveraciones fal-sas sobre el establecimiento, los productos o laactividad industrial o comercial de un competi-dor, que tengan el efecto de desacreditarlo anteel público consumidor.

Se debe entender por aseveración, “todo infor-mación que de por cierto algo del estableci-miento, los productos o la actividad industrial ocomercial de un competidor”. 13

El tercer grupo de actos, se refiere a las indica-ciones o aseveraciones cuyo empleo, en elejercicio del comercio, pudieren inducir al públi-co a error sobre la naturaleza, el modo de fabri-cación, las características, la aptitud en el em-pleo o la cantidad de los productos, no es másque una especie del primer grupo de actos decompetencia desleal, es decir, es un conjuntode actos de competencia desleal por confusión.

3. La solicitud de registro marcario para per-petrar, facilitar o consolidar un acto decompetencia desleal.

El artículo 137 de la Decisión 486, establece:

“Cuando la oficina nacional competente ten-ga indicios razonables que le permitan inferirque un registro se hubiese solicitado paraperpetrar, facilitar o consolidar un acto decompetencia desleal, podrá denegar dichoregistro.”

13 “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”. “Aseve-rar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2.Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segundaedición.


La anterior causal de irregistrabilidad marcariase consagra con la finalidad de salvaguardar eldesenvolvimiento honesto y transparente en elmercado y, para esto, trata de evitar que elregistro de un signo como marca se use paraejecutar un acto de competencia desleal.

La norma trascrita consagra tres verbos recto-res: perpetrar, facilitar o consolidar. El primerose realiza cuando la solicitud por sí misma seconfigura como un acto de competencia des-leal. El segundo se realiza si la solicitud deregistro permite la realización de un acto decompetencia desleal mediante otras platafor-mas fácticas; es decir, si la solicitud genera elescenario propicio para que se den otro tipo deactos de dicha naturaleza, bajo el soporte de laposible obtención de un registro marcario. Y eltercero se realiza cuando la solicitud comple-menta y perfecciona el acto de competenciadesleal; esto quiere decir que estamos ante unacto complejo, compuesto de múltiples accio-nes que tienen como fin realizar un acto decompetencia desleal y que, por supuesto, noestá completo o consolidado sin la solicitud deun determinado registro marcario.

En el marco de los grupos de actos de compe-tencia desleal arriba enunciados, la Oficina Na-cional competente deberá concluir si el registrosolicitado puede perpetrar, facilitar o consolidarun acto de competencia desleal. El primer gru-po de actos, “actos de competencia desleal porconfusión”, es el más emblemático en rela-ción con el registro de un signo como marca. Siun competidor solicita el registro con la finalidadde generar confusión en el mercado como tal y,por lo tanto, de causar daño a otro competidor,estaremos en frente de la causal anotada.

El análisis que haga la oficina nacional com-petente, debe partir de “indicios razonables” quele permitan llegar a la conclusión de que elsolicitante del registro, de mala fe, podría perju-dicar a otro competidor en el mercado. Por“indicio razonable” se debe entender todo he-cho, acto u omisión del que, por vía de inferen-cia, pueda generar una gran probabilidad de queel registro se solicitó con el ánimo de perpetrar,facilitar o consolidar un acto de competenciadesleal.

H. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUEREALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTROMARCARIO. DEBIDA MOTIVACIÓN DE LOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CON-CEDEN O DENIEGAN REGISTROS MAR-CARIOS.

Como quiera que la demandante sostuviera queel acto administrativo impugnado no se encuen-tra motivado, se hace necesario tratar el temadel análisis de registrabilidad que realizan lasoficinas de registro marcario.

El sistema de registro marcario adoptado en laComunidad Andina, se encuentra soportado enla actividad autónoma e independiente de lasOficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras oficinasde registro marcario, como en cuanto a suspropias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha mani-festado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras del derecho marcario co-munitario las ponen en contacto, como seríael caso del derecho de prioridad o de la opo-sición de carácter andino, sin que lo anteriorsignifique de ninguna manera uniformizar enlos pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irregis-trabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el dere-cho de prioridad por haberse solicitado en elmismo País que negó el registro.” (Proceso71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15de agosto de 2007, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de15 de octubre de 2007. MARCA: “MONARC-M”).


En cuanto a sus propias decisiones, el Título IIde la Decisión 486 regula el procedimiento deregistro marcario, e instaura en cabeza de lasOficinas Nacionales Competentes el procedi-miento y el respectivo examen de registrabilidad.El Tribunal ha determinado los requisitos dedicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Pre-judiciales 14 ha abordado el tema del examende registrabilidad, pero en uno de sus últimospronunciamientos, determinó con toda clari-dad cuáles son las características de esteexamen:

1. El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente de-be realizar el examen de registrabilidadasí no se hubieren presentado oposicio-nes, o no hubiere solicitud expresa de untercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.La Oficina Nacional Competente al anali-zar si un signo puede ser registrado comomarca debe revisar si cumple con todoslos requisitos de artículo 134 de la Deci-sión 486, y luego determinar si el signo so-licitado encaja o no dentro de alguna delas causales de irregistrabilidad consagra-das en los artículos 135 y 136 de la mismanorma.

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la OficinaNacional Competente, así hubiera o nooposiciones, deberá revisar si el signo so-licitado no encuadra dentro del supuestode irregistrabilidad contemplado en el ar-tículo 136, literal a); es decir, debe deter-minar si es o no idéntico o se asemeja ono a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero,para los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación”. (Pro-

ceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudi-cial de 4 de diciembre de 2006, publicadaen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 1476, de 16 de marzo de 2007.Marca: “BROCHA MONA”).

Además de lo anterior, es necesario precisarque el examen de registrabilidad debe ser plas-mado en la Resolución que concede o deniegael registro marcario. Esto quiere decir que laOficina Nacional no puede mantener en secre-to dicho examen y, en consecuencia, la resolu-ción respectiva, que en últimas es la que senotifica al solicitante, debe dar razón del análi-sis efectuado. Con lo mencionado, se estaríacumpliendo con el principio básico de la motiva-ción de los actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: queeste examen de oficio, integral y motivado, de-be ser autónomo, tanto en relación con lasdecisiones proferidas por otras oficinas de re-gistro marcario, como con las decisiones emiti-das por la propia Oficina; esto significa, que sedebe realizar el examen de registrabilidad anali-zando cada caso concreto, es decir, estudiandoel signo solicitado para registro, las oposicionespresentadas y la información recaudada para elprocedimiento en cuestión, independiente delanálisis efectuado ya sobre signos idénticos osimilares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo si-guiente:

“(…) El principio de independencia implicadejar en libertad a la Oficina Nacional Com-petente para que, de acuerdo a su criterio deinterpretación de los hechos y de las normas,adopte la decisión que considere más ade-cuada en relación al caso puesto a su cono-cimiento. En cualquier evento es menesterque se justifique de manera suficiente y razo-nable el criterio adelantado” 15

No se está afirmando que la Oficina de Regis-tro Marcario no tenga límites a su actuación, oque no puede utilizar como precedentes suspropias actuaciones, sino que ésta tiene la obli-

14 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudicia-les sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 dejulio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, pro-ferida dentro del proceso 03-IP-2005; e InterpretaciónPrejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida den-tro del proceso 167-IP-2005.

15 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expe-dida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 dejulio de 2012.


gación, en cada caso, de hacer un análisis deregistrabilidad con las características mencio-nadas, teniendo en cuenta los aspectos y prue-bas que obran en cada trámite. Además, loslímites a la actuación de dichas oficinas seencuentran marcados por la propia norma co-munitaria, y por las respectivas acciones judi-ciales para defender la legalidad de los actosadministrativos emitidos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Uno de los cambios fundamentalesque introdujo el artículo 172 de laDecisión 486 se centra en la distin-ción entre nulidad absoluta y nuli-dad relativa. Dicha distinción seacompasa con una figura de granmagnitud: la prescripción de la ac-ción de nulidad de un registro demarca.

La nulidad absoluta, como la nor-ma lo indica, está concebida parala protección del ordenamiento jurí-dico, y no de un tercero determi-nado, en la medida en que puedeser ejercida por cualquier personay en cualquier tiempo.

La nulidad relativa, por su parte,tiene por finalidad proteger el inte-rés de un tercero determinado, aun-que pueda ser ejercida por cual-quier persona, la acción debe ejer-cerse dentro de un plazo específi-co, se consagra la prescripción dela acción de 5 años, contados des-de la fecha de concesión del re-gistro impugnado.

De conformidad con lo anterior y enrelación con los actos administra-tivos que conceden o deniegan re-gistros marcarios, son inaplicableslas normas locales que establez-can términos de prescripción paralas acciones de nulidad, ya quedicho asunto, como se advirtió, esregulado por la normativa comuni-taria que goza de prevalencia sobrela norma nacional.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en los artícu-los 135 y 136 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina.La distintividad del signo presupo-ne su perceptibilidad por cualquierade los sentidos.

TERCERO: El signo mixto se conforma por unelemento denominativo y uno grá-fico; el primero se compone deuna o más palabras que forman untodo pronunciable, dotado o no deun significado conceptual y, el se-gundo, contiene trazos definidos odibujos que son percibidos a tra-vés de la vista. Los dibujos pue-den adoptar gran cantidad de va-riantes y llamarse de diferentes for-mas: emblemas 16, logotipos 17, íco-nos, etc.

Por lo general, el elemento deno-minativo del signo mixto suele serel preponderante, ya que las pa-labras causan gran impacto en lamente del consumidor, quien habi-tualmente solicita el producto o ser-vicio a través de la palabra o deno-minación contenida en el conjuntomarcario. Sin embargo, de confor-midad con las particularidades decada caso, puede suceder que elelemento predominante sea el ele-mento gráfico, que por su tamaño,color, diseño y otras característi-cas, pueda causar mayor impactoen el consumidor.

16 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.El emblema representa gráficamente cualquier ser uobjeto, y desde luego puede ser registrado comomarca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”,Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Bue-nos Aires Argentina, 2010.

17 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-cios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivoformado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de unaempresa, conmemoración, marca o producto. (…)”.DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LEN-GUA, 22ª. edición. 2001.


CUARTO: La corte consultante deberá deter-minar si el significado de las pala-bras ITALY y PROFESSIONAL sonde conocimiento de la mayoría delpúblico consumidor, para posterior-mente establecer si dichas pala-bras son genéricas y/o descriptivaspara la clase 16 de la ClasificaciónInternacional de Niza, de conformi-dad con lo todo lo expresado en lapresente providencia.

La corte consultante, por lo tanto,debe determinar si el signo mixtoG GA.MA ITALY PROFESSIONALes descriptivo para los productosde la clase 16 de la Clasificaciónde Niza, así como en clases co-nexas competitivamente, de con-formidad con lo expresado en lapresente providencia. También de-berá determinar si las palabras GA-MA, PROFESSIONAL e ITALY sonde uso común y/o descriptivas parala clase 16 de la Clasificación Inter-nacional de Niza, así como en cla-ses conexas competitivamente, deconformidad con lo expresado en lapresente providencia y, posterior-mente, deberá realizar el examende registrabilidad teniendo en cuen-ta la debilidad de la marca que lacontiene.

QUINTO: La corte consultante deberá esta-blecer si el signo mixto G GA.MAITALY PROFESSIONAL es evoca-tivo y, de esta manera, continuarcon el respectivo análisis de regis-trabilidad.

SEXTO: La corte consultante deberá deter-minar si el signo mixto G GA.MAITALY PROFESSIONAL, podría ge-nerar engaño en cuanto a la proce-dencia del producto y, como efec-to, en relación con sus característi-cas y propiedades, para así deter-minar su registrabilidad.

SÉPTIMO: El artículo 137 consagra tres ver-bos rectores: perpetrar, facilitar oconsolidar. El primero se realizacuando la solicitud por sí misma seconfigura como un acto de compe-

tencia desleal. El segundo se reali-za si la solicitud de registro permi-te la realización de un acto de com-petencia desleal mediante otrasplataformas fácticas; es decir, si lasolicitud genera el escenario propi-cio para que se den otro tipo deactos de dicha naturaleza, bajo elsoporte de la posible obtención deun registro marcario. Y el tercerose realiza cuando la solicitud com-plementa y perfecciona el acto decompetencia desleal; esto quieredecir que estamos ante un actocomplejo, compuesto de múltiplesacciones que tienen como fin reali-zar un acto de competencia des-leal y que, por supuesto, no estácompleto o consolidado sin la soli-citud de un determinado registromarcario.

La corte consultante deberá deter-minar si el signo mixto G GA.MAITALY PROFESSIONAL fue solici-tado para perpetrar, facilitar o con-solidar un acto de competenciadesleal, de conformidad con lo ex-presado en la presente providencia.

OCTAVO: El examen de registrabilidad querealizan las Oficinas de RegistroMarcario debe ser de oficio, in-tegral, motivado y autónomo, deacuerdo con lo expuesto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2011-00074, debe adoptar la presente interpretación.Asimismo, debe dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-tagena.

Carlos Jaime Villarroel FerrerPRESIDENTE

José Vicente Troya JaramilloMAGISTRADO


Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú






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