Marchi sportivi e contratti merchandising

MARCHI SPORTIVI E CONTRATTI COMMERCIALI

Il marchio sportivo e il contratto di merchandising

Ancona, 28 Gennaio 2012

Avv. Cristiano Novazio CENTRO STUDI DIRITTO SPORT (Milano)

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Con la collaborazione di

Dott. Edoardo Revello (Centro Studi Diritto Sport)

IL MARCHIO SPORTIVO

1) I marchi sportivi sono validi marchi di impresa?

2) I marchi sportivi sono influenzati dalla disciplina regolamentare sportiva?

3) I marchi sportivi sono influenzati dalla disciplina statuale?

4) I marchi sportivi recanti un nome geografico sono registrabili come marchi?

5) I colori delle squadre di calcio sono registrabili come marchi?

CENTRO STUDI DIRITTO SPORT

I marchi sportivi sono validi marchi di impresa?

I marchi delle società sportive > marchi atipici

Il marchio deve assolvere alla funzione di contrassegno atto a identificare agli occhi dei consumatori i prodotti o i servizi di una impresa e a distinguerli da quelli analoghi o affini di altre imprese.

Problema > qual è il prodotto o il servizio provenienti dalle società sportive.

Giurisprudenza > qualificato i marchi delle società sportive come validi marchi di servizio, in quanto destinati a contraddistingue attività sportive (cfr. Pret. Venezia 15 novembre 1989 e Trib. Palermo 2 luglio 1988).CENTRO STUDI DIRITTO SPORT

Il marchio sportivo è influenzato dalla disciplina regolamentare sportiva?

Il marchio si inserisce nel contesto regolamentare sportivo

Controllo esterno alle società: art. 5 Regolamento delle divise da giuocoart. 22 Statuto Lega Calcio Serie


Il marchio sportivo è influenzato dalla disciplina statuale?

D.lgs. 131/2010 > i Comuni potranno ottenere il riconoscimento di un marchio da utilizzare per valorizzare commercialmente il patrimonio culturale, storico, architettonico ed ambientale del proprio territorio

interferenze e confusione con il marchio sportivo che molto spesso ricalca gli emblemi della città di appartenenza

auspicabile la conclusione di specifici accordi tra club ed gli enti locali


I marchi sportivi recanti un nome geografico sono registrabili come marchi?

CASO FIORENTINA

L’art. 13 Codice propr. ind. e int. > non registrabili come marchi i segni designanti la provenienza geografica dei servizi e prodotti.

SOLUZIONI:

SECONDARY MEANING (prevista dal codice)

MARCHIO COMPLESSO (di elaborazione giurisprudenziale)CENTRO STUDI DIRITTO SPORT

I colori delle squadre di calcio sono registrabili come marchi?

Importanza dei colori per un club sportivo > RICONOSCIBILITA’

Art. 7 del Codice propr. ind. e int. contempla tra i segni suscettibili di registrazione “le combinazioni e le tonalità cromatiche”.

Questa norma deve essere intesa in senso restrittivo


SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEL MARCHIO Per essere competitivi in tale settore i clubs devono ampliare il proprio

mercato con strategie finalizzate all’internazionalizzazione del proprio marchio:

1. partecipare a competizioni internazionali 2. organizzare stages, corsi estivi e tours per potere rafforzare il

proprio brand in mercati emergenti3. aumentare la propria visibilità attraverso il Internet4. acquistare giocatori stranieri e di fama internazionale


MODELLI DI BUSINESS SPORTIVO

Strategie per commercializzazione di marchi sportivi

società controllate che dipendono dalle Leghe

società controllate che dipendono dai club (es. Man Utd)

accordi di licensing con aziende terze


MERCHANDISING SPORTIVO IN ITALIA

La via italiana al merchandising è basata sulla commercializzazione di prodotti derivanti da accordi di licenza (licensing). Questi contratti prevedono la concessione in licenza del marchio del club ad aziende interessate alla produzione di beni di largo consumo, a fronte della corresponsione da parte del licenziatario di una percentuale dei ricavi, oltre ad un minimo garantito a favore della società sportiva.

Da un alto il licensing è vantaggioso perché, attraverso le royalties, la società è in grado di generare profitti senza sostenere costi per investimenti; dall’altro, si perde il controllo completo sulla qualità del prodotto che viene affidato ad aziende esterne, pur con la necessaria approvazione delle linee guida da seguire.


QUESTIONI CONTRATTUALI

Prestazioni tipiche delle parti:

Licenziante Conferimento della licenza sul marchio

Mantenimento del bene immateriale - marchio

LicenziatarioPagamento del corrispettivo (royalty)


CLAUSOLE CONTRATTUALI RILEVANTI

Approvazioni e controlli di qualità

Obblighi d’uso e di sfruttamento della licenza

Risoluzione contrattuale - coinvolgimento del licenziatario in un’attività contraffattiva

- presentazione di dati di rendiconti di vendita inveritieri

Durata (minimo 3 anni)

Accordi per periodo successivo alla scadenza contrattuale: Clausola sell-off


Programma di tutela del marchio(CONTRAFFAZIONE)

Chiarire responsabilità e gli oneri dell’attività di anti-contraffazione

NO azione giudiziaria diretta del licenziatari > rischi per la validità del marchio

Licenziante dovrebbe riservarsi esplicitamente nel contratto l’esclusivo diritto di decidere se e quale azione promuovere in relazione a violazioni o imitazioni del marchio.

Il licenziatario potrà essere coinvolto, ma in maniera indiretta

Un contratto di merchandising va sempre affiancato da un programma di difesa del marchio licenziato.


Il contratto di merchandising: aspetti critici

Lotta all’ambush marketing > dell’associazione indebita (non autorizzata) di un brand ad un evento mediatico, generalmente di grande risonanza. Per tutti questi motivi, da alcuni anni, gli organismi internazionali, il CIO, la FIFA e l’UEFA, costringono i governi nazionali, nel cui territorio viene organizzato un evento internazionale, a introdurre norme mirate alla lotta contro tali illeciti fenomeni.

Esempi:


Tutela del marchio sportivo nella giurisprudenzaIn attesa di un intervento legislativo in materia (si veda a riguardo la proposta di legge del Senatore Lolli) si può dire che l’esperienza giurisprudenziale rivela l’estrema difficoltà delle Corti allorquando sono chiamate ad affrontare il tema della tutela dei marchi delle società sportive.

“marchio forte” e “marchio debole”

Per la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 30.1.1985, n. 573), infatti, sono marchi forti i marchi di fantasia e anche quelli costituiti da parole del linguaggio comune, quando esse, non avendo alcuna aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti, assumono particolare valore individualizzante per l’originalità dell’accostamento che si vuole suscitare nella mente dei consumatori con i prodotti delle imprese (nel calcio es. Juventus, Sampdoria, Inter).

Per contro i marchi deboli non coincidono perfettamente con i marchi semplicemente descrittivi dei prodotti o indicativi della loro natura o della loro funzione o le parole del linguaggio comune o divenute comuni nel linguaggio commerciale, purché si tratti di parole che abbiano assunto un significato designativo comune e non individualizzante (nel calcio es. Empoli, Verona, Palermo).CENTRO STUDI DIRITTO SPORT

Casistica giurisprudenziale

1. Caso Salernitana Calcio (Trib. Napoli, sez. specializzata della proprietà intellettuale e industriale - ordinanza Coll. 18 aprile

2006)

2. Caso Spal (Trib. Bologna, sez. specializzata della proprietà intellettuale e industriale - ordinanza del 11 aprile 2007)


Il marchio sportivo e il contratto di merchandising

Grazie per l’attenzione

AVV. CRISTIANO NOVAZIO


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