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La tutela della proprietà industriale Massimo Barbieri – Area Servizi Supporto alla Ricerca, Servizio Valorizzazione della Ricerca del Politecnico di Milano (mail: massimo.barbieri@polimi.it) Tipologie di privativa industriale Le invenzioni possono essere solo di procedimento e non di prodotto (la distinzione è legislativa e non fenomenologica): infatti, chi scopre o inventa un nuovo prodotto ma poi non sa come realizzarlo, non ha compiuto un’invenzione brevettabile. Esistono, tuttavia, brevetti di prodotto e di procedimento: se l’invenzione di procedimento realizza un prodotto noto (e la novità riguarda proprio il modo di produrlo) allora si può brevettare il procedimento. Se il prodotto è nuovo (ed inventivo) si parla di brevetto di prodotto. Spesso l’invenzione non consiste nell’ideazione del prodotto ma nella sua destinazione; in questo caso il contributo inventivo risiede nell’impiego del prodotto (ed è corretto limitare il monopolio all’uso e non al prodotto in sé). Si ha un’invenzione di nuovo uso quando l’insegnamento di arrivare al prodotto era già noto nello stato della tecnica, ma la particolare funzione non era praticabile (da un tecnico del settore) in modo ovvio. Non esiste una definizione normativa di invenzione. L’art. 45 (2) del Codice di Proprietà Industriale (CPI) insegna a individuare le invenzioni non brevettabili, tra cui le scoperte (ad es. una nuova sostanza reperita in natura o una nuova proprietà di un materiale noto o il meccanismo d’azione di un farmaco), le teorie scientifiche (es. la teoria della semiconduttività), i metodi matematici o le creazioni estetiche. Brevettabile è invece la soluzione di un problema tecnico (es. l’uso di una sostanza trovata in natura, oppure un nuovo semiconduttore). L’esclusiva alla base del sistema brevettuale non ha a che fare con la fenomenologia espressiva della soluzione tecnica (prodotto, procedimento) ma con l’insegnamento tecnico che ne deriva (che può anche esprimersi in uno o più prodotti o in un metodo). Un’altra differenziazione è tra invenzioni principali e derivate. Le prime sono quelle a cui si perviene senza un nesso con altre invenzioni, anche se scaturiscono da precedenti conoscenze. Quelle derivate prendono come diretto punto di partenza una precedente invenzione. Le invenzioni derivate si possono suddividere nelle seguenti tipologie:

di perfezionamento: è quella che apporta un miglioramento alla precedente invenzione; di traslazione: avvia una nuova utilizzazione sulla precedente concezione inventiva,

determinando un’originale applicazione in un settore della tecnica; di combinazione: raggiunge l’obiettivo di una nuova soluzione tecnica, combinando

precedenti invenzioni o elementi tratti da precedenti invenzioni. Ovviamente queste invenzioni devono essere caratterizzate da un’attività inventiva, per non incorrere nella variante costruttiva che non produce un diverso e migliore effetto dell’apparecchio o del procedimento. Dal punto di vista legale, una differenza importante è tra invenzione indipendente e dipendente. In forza della tutela giuridica, un’invenzione dipendente può essere attuata soltanto con il consenso del titolare della precedente invenzione (ad es. un nuovo procedimento per la produzione di un prodotto già oggetto di un altrui brevetto). Il brevetto industriale si suddivide in due tipologie:

brevetto per invenzione industriale; brevetto per modello industriale, a sua volta distinto in modello d’utilità e disegno o

modello. Il brevetto per modello d’utilità si distingue dal brevetto d’invenzione per il fatto di proteggere

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perfezionamenti di prodotti già esistenti, che risultano in incrementi di utilità dei prodotti stessi, invece che nuove soluzioni di problemi tecnici. Un brevetto per modello d’utilità deve proteggere un oggetto concreto, quindi non si applica ai procedimenti. Rispetto al brevetto per invenzione industriale, ha una durata di 10 anni dal deposito della domanda, suddivisa in due quinquenni, con tasse di mantenimento pagabili in un’unica soluzione o in due rate, una al momento del deposito e l’altra allo scadere del primo quinquennio. Con il brevetto per disegno o modello s’intende proteggere l’aspetto di qualsiasi oggetto industriale o artigianale, dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. I disegni o modelli sono considerati identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Il requisito del carattere individuale è soddisfatto se l’impressione che il disegno o modello suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o dell’eventuale data di priorità rivendicata. La registrazione di un disegno o modello ha una durata di 5 anni dal deposito della domanda, prorogabile per uno o più periodi di 5 anni, fino a un massimo di 25 anni. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione di più disegni o modelli (fino a 100), purché siano attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione dei disegni e modelli.

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Brevetti Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito al richiedente (azienda o persona fisica) un monopolio temporaneo (20 anni) e territoriale (in riferimento al/ai Paese/i in cui il brevetto è stato esteso). La titolarità di un brevetto attribuisce il diritto di vietare a terzi la riproduzione dell’invenzione, ovvero la produzione, l’uso, la commercializzazione, la vendita o l’importazione del trovato nel territorio in cui il titolo è stato concesso (tranne che per scopi scientifici e per uso privato). Si tratta quindi di un diritto negativo: il suo possesso non garantisce al titolare il corrispondente diritto positivo ad attuare l’invenzione stessa. Affinché l’invenzione sia attuabile, occorre che non esistano brevetti antecedenti che, in quanto diritti di privativa, ne vietino l’attuazione. In sintesi, una tecnologia che è nuova ed inventiva è brevettabile; una tecnologia che non ricade sotto la privativa di brevetti e/o domande di brevetto pendenti di terzi è liberamente attuabile; una tecnologia che ricade sotto la privativa di brevetti pendenti di terzi ne costituisce contraffazione. Brevettabilità e attuabilità sono le due condizioni necessarie per una valorizzazione ottimale dell’invenzione. Il deposito di una domanda di brevetto può essere sia nazionale (che, grazie alla Convenzione di Unione di Parigi, si può estendere in altri Paesi entro 12 mesi dalla data di deposito) sia estero. Il deposito estero non può però avvenire, salvo autorizzazione ministeriale, prima che siano decorsi 90 giorni dal deposito della domanda italiana, necessari per consentire di valutare se l’innovazione può risultare d’interesse per la difesa nazionale. È peraltro possibile effettuare un primo deposito all’estero (domanda di brevetto europeo o PCT), previo ottenimento della relativa autorizzazione ministeriale. Struttura del brevetto I brevetti sono costituiti principalmente da quattro sezioni:

1. prima pagina (dati bibliografici e riassunto dell’invenzione); 2. descrizione; 3. rivendicazioni; 4. disegni (opzionale).

Il titolo è solitamente scritto in modo molto generico (a volte fin troppo: es. “Metodo” – nelle banche dati si trovano oltre 100.000 risultati). Il titolo, se sufficientemente descrittivo, dovrebbe aiutare nella classificazione e nella ricerca di prior art (tecnica nota). Il riassunto dovrebbe consentire di comprendere gli aspetti principali dell’invenzione, ma di solito viene semplicemente riportata la rivendicazione principale (ed eventualmente un disegno). Box 1 - Esempio di riassunto (brevetto n. IT1364892) Metodo per la deposizione di acciaio su almeno una porzione superficiale di un elemento metallico nitrurato comprendente una fase di a) liberare azoto da almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico nitrurato e una fase di b) depositare almeno uno strato di metallo fuso su almeno una porzione superficiale dell’elemento metallico nitrurato. La descrizione è strutturalmente suddivisa in diverse sezioni:

1. stato della tecnica (dove si enfatizzano i problemi riscontrati nella prior art e si definisce il problema tecnico risolto dall’invenzione);

2. riassunto (differisce dal riassunto riportato nella prima pagina della domanda di brevetto e tratta dei vantaggi dell’invenzione rispetto alla tecnica nota, sia scientifica sia brevettuale);

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3. descrizione dei disegni (opzionale – se sono riportati dei disegni nella domanda di brevetto); 4. descrizione dettagliata; 5. esempi di realizzazione.

La descrizione dell’invenzione deve contenere tutti gli elementi necessari affinché un tecnico del ramo sia in grado di realizzare l’invenzione. Sono omesse quelle informazioni che fanno parte delle comuni conoscenze generali di un tecnico del settore. La descrizione si conclude con una o più rivendicazioni. Le rivendicazioni, così come formulate, determinano l’ambito della tutela brevettuale e possono essere di prodotto, procedimento, composizione farmaceutica, uso, combinazione ed apparato. Box 2 – Esempio di rivendicazioni (struttura ad albero - brevetto n. IT1364892) 1. Metodo per la deposizione di acciaio su almeno una porzione superficiale di un elemento metallico nitrurato caratterizzato dal fatto di comprende una fase di a) liberare azoto da almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico nitrurato e una fase di b) depositare almeno uno strato di metallo fuso su detta almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico nitrurato. 2. Metodo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detto metodo prevede di ripetere una pluralità di volte detta fase a) in modo da ridurre o comunque limitare fortemente la presenza di azoto all’interno di detta almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico nitrurato. 3. Metodo secondo la rivendicazione 1 o 2, caratterizzato dal fatto che detta fase a) comprende una fase di c) fondere detta almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico mediante una sorgente di calore. 4. Metodo secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che detta sorgente di calore è una sorgente laser suscettibile di fondere detta almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico nitrurato. 5. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 1 a 4, caratterizzato dal fatto di comprendere una fase di d) lavorare alle macchine utensile detto almeno uno strato di acciaio depositato. La descrizione (ed eventualmente i disegni) servono a “consentire una migliore interpretazione del brevetto, ma non possono essere utilizzati per ampliare l’oggetto dell’esclusiva”.

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Box 3 – Esempio di disegni (brevetto n. IT1364892)

La figura 1a e 1b sono viste schematiche sezionate in alzata che mostrano una prima fase di una forma preferita di realizzazione di un metodo per la deposizione di acciaio su un elemento metallico nitrurato secondo la presente invenzione; La figura 2 è una vista schematica sezionata in alzata di una seconda fase di una forma preferita di realizzazione di un metodo per la deposizione di acciaio su un elemento metallico nitrurato secondo la presente invenzione. È lecito limitare le rivendicazioni combinando, per esempio, la rivendicazione principale con una o più secondarie. Gli eventuali emendamenti “devono essere circoscritti alle rivendicazioni senza incorrere all’utilizzo di elementi contenuti esclusivamente nella descrizione”. Una rivendicazione è una dichiarazione che definisce il contenuto della protezione richiesta o più semplicemente una frase che definisce gli elementi tecnici che costituiscono l’invenzione (utilizzando parole o termini tecnici che sono una generalizzazione degli elementi originari per ottenere la più ampia tutela giuridica possibile). Una rivendicazione deve ovviamente possedere i requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva), essere chiara, concisa e supportata dalla descrizione (ovvero nella descrizione deve esserci la base per la materia rivendicata e una rivendicazione non può avere una portata più ampia rispetto a quanto descritto, rappresentato nelle figure e noto dallo stato della tecnica). Ma nel contempo, una rivendicazione deve poter comprendere tutto ciò che è un’ovvia modifica, un equivalente (mezzi che svolgono la stessa funzione, sostanzialmente nello stesso modo tale da raggiungere lo stesso risultato) e gli usi descritti, nonché tutte le varianti di realizzazione che presentano le stesse proprietà o usi che sono stati attribuiti nella descrizione alle forme di realizzazione.

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Una rivendicazione può essere paragonata all’atto di delimitare con dei paletti il terreno di proprietà: i paletti andranno disposti il più possibile sul confine del proprio terreno (la soluzione ideata), evitando al contempo d’invadere la proprietà di altri (brevetti antecedenti in vigore o scaduti) o la proprietà pubblica (soluzioni non brevettate ma di pubblico dominio). Generalmente nelle rivendicazioni redatte secondo la prassi europea possiamo distinguere:

il preambolo o parte classificatoria (in cui è descritta l’arte nota); la parte di transizione (locuzione del tipo “caratterizzato dal fatto che”, “che consiste in”,

“che comprende”); gli elementi caratterizzanti (le caratteristiche tecniche dell’invenzione).

Le rivendicazioni possono essere: indipendenti (dirette a caratteristiche essenziali dell’invenzione, ad eccezione delle

caratteristiche implicite); dipendenti (dirette a “particolari forme di realizzazione”, che includono le caratteristiche

essenziali della rivendicazione indipendente da cui dipendono ed, eventualmente, anche le ulteriori caratteristiche delle rivendicazioni dipendenti da cui discendono. Con particolari forme di realizzazione s’intende anche una descrizione più dettagliata dell’invenzione).

Generalmente una rivendicazione è definita mediante caratteristiche “positive”: si scrive ad esempio “un dispositivo comprendente X, Y, Z” e non “un dispositivo senza (la caratteristica) K”. La rivendicazione deve essere redatta in termini di “caratteristiche tecniche dell’invenzione” (struttura di supporto, composto X, fase di un’operazione: miscelare X con Y alla temperatura Z, ecc…). Sono escluse dichiarazioni, ad esempio, sui vantaggi commerciali, o altre caratteristiche non tecniche. Sono ammesse caratteristiche oltre a quelle comportanti limitazioni “strutturali”: ad esempio caratteristiche funzionali (solo se la persona esperta del settore tecnico non ha difficoltà ad individuare mezzi per eseguire quella funzione, evitando di esercitare un passo inventivo). Sono accolte anche rivendicazioni rivolte all’uso di un’invenzione, intendendo l’applicazione tecnica.

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Brevetto italiano La gestione nazionale dei brevetti è affidata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), organo amministrativo che opera nell’ambito del Ministero per lo Sviluppo Economico e dal 2009 (per effetto del DPR 28 novembre 2008 n. 197) è stato inquadrato come Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, alle dipendenze dello stesso Ministero. È questo l’ufficio destinatario delle domande di brevetto nazionali, mentre gli uffici periferici delegati quali centri di raccolta sono le locali Camere di Commercio (CCIAA). Per essere “ricevibile”, la domanda deve essere depositata esclusivamente presso tali enti o spedita direttamente all’UIBM. La ricerca effettuata dall’EPO Il D. M. 27 giugno 2008 stabilisce le norme per lo svolgimento dell’esame di merito delle domande di brevetto per invenzione industriale. “Il nostro ordinamento introduce un esame di novità ma ne esternalizza la competenza”. Infatti, l’art. 1 specifica che la ricerca di anteriorità sarà eseguita dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), che dovrà ricevere il testo della domanda1 da valutare dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) entro 5 mesi dalla data di deposito della stessa. L’esaminatore dell’EPO redigerà il rapporto di ricerca2 (che può essere anche parziale nel caso in cui sia rilevata una mancanza di unità d’invenzione) e l’opinione scritta (che ha valore “puramente informativo”) entro i 4 mesi successivi, inviandolo all’UIBM che poi lo trasmetterà al richiedente. In teoria (perché sussistono tuttora alcuni problemi) entro 9 mesi dal deposito della domanda di brevetto il richiedente avrà a disposizione un valido strumento decisionale per le fasi successive. È essenziale che sia rispettata la tempistica stabilita dall’art. 1, affinché il richiedente possa sfruttare al meglio il periodo di priorità per l’estensione all’estero della domanda nazionale che è di 12 mesi. Non tutte le domande depositate all’UIBM saranno sottoposte a valutazione da parte dell’EPO: saranno escluse le domande per le quali risulterà in modo “assolutamente evidente”3 la mancanza dei requisiti di brevettabilità e tale esclusione dovrà essere chiaramente motivata4. Dopo il ricevimento del rapporto di ricerca (ma entro il periodo di pubblicazione della domanda) e in funzione dell’esito della ricerca il richiedente potrà (art. 5):

1. emendare (o accorpare) le rivendicazioni5 e/o modificare la descrizione6; 2. presentare argomentazioni sul fatto che i documenti citati nel rapporto di ricerca non sono

rilevanti e precisazioni sull’ammissibilità delle rivendicazioni; 3. decidere di depositare una o più domande divisionali7.

1 La domanda comprende anche la traduzione in inglese delle rivendicazioni [presentata da richiedente entro due mesi dal deposito della domanda (con una proroga di un mese) oppure effettuata con l’ausilio di traduttori automatici: in questo caso il richiedente dovrà pagare una tassa di 200 €] (art. 8) 2 Tranne il caso in cui la domanda si riferisca a trovati non brevettabili o in cui la descrizione, le rivendicazioni e i disegni contengano astrusità, incongruenze o contraddizioni. [art. 4(4) e 5] 3 Ranieli [1] osserva che “in presenza di una invenzione implementata con un programma per elaboratore, una prima possibilità è che l’UIBM, analizzata la domanda di invenzione prima della trasmissione all’EPO, rilevi l’assenza dei requisiti di validità, la quale però deve risultare in modo assolutamente evidente dalle dichiarazioni o allegazioni del richiedente o alla stregua del notorio. Tale assoluta evidenza di invalidità, invero, difficilmente può emergere tout court da un esame sommario di una domanda relativa ad invenzioni implementate al computer. Tali invenzioni, a meno che non abbiano ad oggetto il software in sé, necessitano sempre di accurata valutazione. Pertanto, seppure possibile, è poco probabile che l’UIBM neghi la tutela brevettuale senza coinvolgere l’EPO.” 4 Questa valutazione preventiva è duplice perché eseguita sia dall’UIBM sia dall’EPO. 5 Senza ampliare l’ambito di protezione del brevetto. 6 La descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni e non a integrarle. 7 Nel caso in cui si stata evidenziata mancanza di unità d’invenzione.

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Dopo la pubblicazione della domanda l’UIBM procederà con l’esame di merito. Se l’esaminatore dell’UIBM rileva che il brevetto non può essere concesso perché mancano i requisiti, invia una comunicazione8 di rifiuto “adeguatamente motivata” al richiedente, che potrà presentare ricorso (art. 6) entro 60 giorni ed eventualmente richiedere la conversione della domanda in modello d’utilità9. L’esame di merito per le domande di brevetto italiane L’esame sostanziale (ovvero dei requisiti di brevettabilità) è previsto per tutte le domande di brevetto nazionali depositate dopo il 1° luglio 2008, ovvero quelle per cui l’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) ha redatto un rapporto di ricerca e un’opinione scritta. L’inizio dell’esame è notificato al titolare della domanda di brevetto con una comunicazione scritta. Se il rapporto di ricerca non è ancora stato emesso, la risposta alla comunicazione d’esame dovrà essere inviata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) entro cinque mesi dal ricevimento della stessa. Nel caso di domande di brevetto per le quali non sia ancora disponibile il rapporto di ricerca, la comunicazione d’esame sarà annessa a quest’ultimo e la risposta dovrà essere inviata entro cinque mesi dalla pubblicazione della domanda. È possibile emendare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni oppure richiedere la conversione della domanda di brevetto in modello d’utilità. Probabilmente non ci sarà una replica da parte degli esaminatori dell’UIBM, anche per l’esiguo numero di esaminatori rispetto a quello di domande depositate annualmente. È, quindi, necessario inviare una risposta alla comunicazione dell’UIBM? Sì, se il rapporto di ricerca è negativo, per evitare che la domanda di brevetto sia respinta. Nel caso in cui il rapporto di ricerca è positivo, non serve rispondere (almeno in linea teorica): tuttavia, le ministeriali sono inviate indifferentemente in tutti i casi, anche se il rapporto di ricerca è positivo. Non ricevendo alcuna comunicazione, l’UIBM potrebbe emetter una decisione di rifiuto anche se sussistono i requisiti di brevettabilità? Oppure verificherà i documenti redatti dall’EPO? Per essere più sicuri (ed evitare di ricorrere alla Commissione dei Ricorsi, sostenendo più spese del dovuto) è comunque consigliabile inviare all’UIBM una semplice comunicazione in cui si richiede la concessione del titolo di privativa, evidenziando che dal rapporto di ricerca e dall’opinione scritta l’invenzione risulta nuova e inventiva.

8 La lettera di rifiuto è interlocutoria e dovrebbe concedere un termine al richiedente (ex art. 172.2 c.p.i.) per replicare alle deduzioni dell’esaminatore. 9 Un noto consulente in proprietà industriale sostiene che un sistema di esame tipo quello francese potrebbe essere più adeguato essendo un “sistema snello” e osserva che “gli unici brevetti per invenzione che l’Ufficio nazionale finirà per concedere saranno i casi per cui il rapporto di ricerca è positivo ed i casi per cui il richiedente si farà carico di una procedura di esame, compreso un eventuale ricorso di fronte alla Commissione, per conseguire un brevetto solo per l’Italia. Se così dovesse essere, le domande di brevetto italiano finirebbero per avere valore perlopiù “sacrificale”: depositate per ottenere (a spese dell’UIBM) il rapporto di ricerca e poi abbandonate, oltretutto senza dare origine al pagamento di diritti di mantenimento in vigore a favore dell’UIBM stesso.”

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Procedure di brevettazione a livello internazionale Sono principalmente tre le modalità di protezione brevettuale a livello internazionale:

i depositi nazionali; il sistema del brevetto europeo; la procedura PCT.

Un primo modo di estendere all’estero una domanda di brevetto consiste nel depositare, in ciascun paese estero di interesse, una domanda nazionale corrispondente alla domanda originaria. Grazie al diritto di priorità, il titolare di una domanda di brevetto nazionale ha dodici mesi di tempo per depositare, una per volta o tutte insieme, le eventuali domande estere, ciascuna delle quali proseguirà con procedure diverse. Infatti, in alcuni paesi il brevetto viene rilasciato a seguito di una procedura amministrativa, in altri il brevetto viene concesso dopo aver superato un esame dei requisiti (es. Germania, Giappone, ecc…). Un secondo modo di estendere all’estero una domanda di brevetto nazionale è il brevetto europeo. Si tratta di una procedura che non fornisce un titolo unico valido in tutti i paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo, bensì un fascio di brevetti nazionali, ciascuno dei quali seguirà procedure differenti. I vantaggi dell’iter del brevetto europeo sono i seguenti: semplifica le fasi di deposito, di esame e di rilascio e consente di ottenere singoli brevetti nazionali tutti esaminati allo stesso modo e, di conseguenza, tutti di contenuto e portata legale identici. La terza modalità si riferisce alla procedura PCT. L’iter PCT non si conclude con il rilascio di un brevetto, ma con un parere di brevettabilità, che però non è vincolante per gli uffici nazionali: occorre, pertanto, effettuare in ciascun paese di interesse un deposito nazionale o una fase regionale (EPO, OAPI, ARIPO, ecc…). La procedura PCT consente di esercitare, ad un costo relativamente contenuto, una “opzione di deposito” entro 30/31 mesi a partire dalla data di deposito della domanda di priorità in tutti i paesi aderenti al Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L’iter PCT è vantaggioso quando gli interessi di protezione territoriale sono fortemente extraeuropei, il numero di paesi esteri in cui depositare è particolarmente elevato e/o include stati in cui i costi sono elevati (come per esempio il Giappone). La procedura PCT è conveniente, inoltre, quando l’invenzione si trova ancora in una fase sperimentale e deve essere perfezionata, oppure in fase di negoziazione un contratto di licenza, perché consente di posticipare l’ingresso nelle fasi nazionali.

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Brevetto europeo Lo scopo della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC – European Patent Convention) è stato quello di istituire una “procedura unitaria” di rilascio dei brevetti per invenzione (non sono previsti i modelli di utilità) riconosciuta da tutti gli Stati contraenti (attualmente sono 37 – v. figura 1).

Figura 1 – Stati contraenti EPC (Fonte: EPO)

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Le sedi dell’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) sono a Monaco di Baviera, l’Aja, Berlino e Vienna. La domanda di brevetto europeo può essere depositata direttamente presso l’EPO o presso gli uffici brevettuali nazionali (in Italia l’UIBM). La domanda di brevetto può essere depositata anche online. Importante è sottolineare che il brevetto europeo non è un titolo esclusivo, ma contiene un fascio di brevetti nazionali. Il procedimento per la concessione del brevetto europeo prende l’avvio presso la “sezione deposito”, che verifica i requisiti formali (per es. se sono state pagate le tasse di deposito e ricerca) necessari per attribuire una data di deposito. In caso contrario la domanda sarà considerata “ritirata”. Una volta riconosciuta alla domanda di brevetto la data e un numero di deposito, la sezione che riceve le domande provvederà a classificare (parzialmente) e conseguentemente ad inviare la domanda di brevetto alla competente divisione d’esame, che verificherà la sussistenza dei requisiti di brevettabilità novità, attività inventiva e applicazione industriale) e redigerà il rapporto di ricerca da comunicare al richiedente. Uno dei compiti dell’esaminatore non è solo quello di attribuire alla domanda una classificazione internazionale (IPC) ma anche una europea (ECLA). La classificazione IPC di un brevetto concesso può poi differire da quella della domanda se sono stati effettuati molti emendamenti alle rivendicazioni. Sulla base delle rivendicazioni (ed eventualmente della descrizione e dei disegni), sono citati quei documenti rilevanti per novità e attività inventiva oppure semplicemente perché facenti parte dello stato della tecnica. In alcuni casi la domanda di brevetto è scritta in modo tale che l’EPO emette un rapporto di ricerca incompleto:

se manca unità d’invenzione (se non sono pagate ulteriori tasse, solo sulla prima invenzione viene effettuata la ricerca);

per invenzioni non brevettabili (per es. business methods); per metodi di trattamento del corpo umano o animale.

In ogni caso una domanda di brevetto non viene respinta nella fase di ricerca. Non sono consentite modifiche prima del rapporto di ricerca. La richiesta di esame deve essere effettuata entro sei mesi dalla data in cui è stata citata la pubblicazione del rapporto di ricerca europeo nel Bollettino europeo dei brevetti, previo pagamento della tassa d’esame. L’esame sostanziale viene eseguito dallo stesso esaminatore che ha condotto la ricerca e redatto l’opinione scritta. Solo in casi eccezionali la pratica sarà assegnata ad un altro esaminatore, principalmente sulla base della classe principale IPC attribuita alla domanda Se l’esame ha esito positivo, sarà chiesto al richiedente di approvare il testo come concesso, depositare la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali e pagare le tasse di concessione In caso contrario, avrà inizio un ciclo di notifiche da parte dell’esaminatore e di repliche da parte del richiedente, il cui numero dipende da molti fattori Osservazioni di terzi potranno essere prese in considerazione (art. 115 EPC). Se la divisione d’esame stabilirà che sussistono le basi per il rilascio del brevetto, dovrà invitare il richiedente alla “dichiarazione di accordo” sul testo della formulazione con cui l’Ufficio intende concedere il titolo. In mancanza di assenso nel termine prefissato la domanda sarà respinta, salvo che il richiedente presenti proposte di modifica dei documenti; in quest’ultimo caso la procedura continuerà. La decisione di concessione del brevetto europeo avrà efficacia per il titolare dal giorno della pubblicazione della menzione dell’attestato nel Bollettino europeo dei brevetti e conferirà gli stessi diritti di un brevetto nazionale (art. 64 EPC). Nel sistema europeo la procedura di opposizione è posposta alla concessione e si identifica in un procedimento centralizzato di “revoca” e/o di “limitazione” del titolo già rilasciato.

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La procedura di opposizione coinvolge il brevetto europeo nella sua interezza (e dunque tutti gli Stati per i quali è stato concesso ed ha efficacia). L’opposizione deve essere proposta entro nove mesi dalla pubblicazione della menzione di concessione del brevetto, in forma scritta e motivata, previo pagamento della tassa di opposizione. Legittimato all’azione è qualsiasi terzo, anche se non possiede un particolare interesse. Le cause di opposizione sono fissate dall’art. 100 EPC. L’onere della prova spetta sempre all’opponente, che peraltro può ritirare l’opposizione senza che si determini l’estinzione del procedimento, che prosegue d’ufficio. I provvedimenti emessi dalla divisione di opposizione, ma anche le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame e della divisione giuridica, sono impugnabili dinnanzi le Camere di ricorso. Recenti modifiche alla Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC2000) Le principali modifiche apportate alla Convenzione sul Brevetto Europeo entrata in vigore il 13 dicembre 2007 (EPC 2000), sono le seguenti:

è possibile effettuare il deposito della domanda di brevetto Europeo in qualsiasi lingua10: il richiedente ha tempo due mesi per fornire una traduzione in una delle tre lingue ufficiali dell’EPO (se non provvede nei termini prestabiliti la domanda è considerata ritirata, senza possibilità di richiedere il cosiddetto further processing);

non è più necessario presentare le rivendicazioni ma solo la descrizione dell’invenzione o addirittura un semplice riferimento ad una precedente domanda (procedura nota come “filing by reference”11 - entro due mesi il richiedente dovrà fornire una copia autentica della domanda precedente e una traduzione della stessa);

è possibile integrare la domanda di brevetto con parti mancanti della descrizione e dei disegni12 (entro due mesi dal deposito della stessa o da un invito da parte dell’EPO), ma non delle rivendicazioni;

una domanda depositata in qualsiasi Stato membro del WTO13 (l’Organizzazione Mondiale del Commercio) può essere citata come domanda di priorità e il titolare avrà tempo fino a 16 mesi a partire dalla data di primo deposito per rivendicare o correggere la dichiarazione di priorità14;

il titolare può limitare o addirittura revocare un brevetto Europeo concesso15 (si tratta di una procedura ex parte, che deve essere sospesa solo se viene presentata un’opposizione alla concessione del brevetto);

il titolare può richiedere la “petition for review”16 alla Commissione ampliata di Ricorso, ovvero una seconda istanza di appello;

10 Con la precedente Convenzione era obbligatorio depositare la domanda di brevetto in una delle tre lingue ufficiale dell’EPO: inglese, francese e tedesco o nella lingua nazionale. 11 Il riferimento alla domanda precedente deve contenere:

- la data e il numero di deposito; - l’ufficio presso cui è stata depositata; - un’indicazione in merito alle parti incluse nel deposito per riferimento (descrizione, disegni e rivendicazioni).

12 Le parti mancanti devono essere contenute nella domanda di priorità. 13 E non solo in uno Stato aderente alla Convenzione di Unione di Parigi. 14 La richiesta di ripristino deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza naturale del periodo di dodici mesi. 15 Per avviare la procedura non c’è nessun termine temporale prestabilito; l’effetto della revoca è ab initio in tutti gli Stati designati; nel caso della limitazione la Divisione d’Esame procede ad avviare un esame di merito per verificare che le modifiche apportate costituiscano un’effettiva limitazione e non un ampliamento dell’ambito di tutela. Se la limitazione è accettata il brevetto viene pubblicato come B3. Se il brevetto è stato convalidato in Italia, il nuovo testo modificato dovrà essere tradotto per avere effetto anche in Italia.

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estensione del “further processing” (copre quasi tutti i casi di mancato rispetto di un termine) anche per il pagamento delle tasse;

è stato modificato l’art 51(1): sono brevettabili le invenzioni in tutti i settori della tecnologia (come prevede l’accordo TRIPS e la Convenzione di Strasburgo), anche se si è mantenuto il divieto di brevettare i programmi per elaboratore;

sono stati altresì modificati l’art. 52(4) ora 53(c) [i metodi terapeutici, chirurgici e diagnostici sono esclusi dalla brevettabilità per motivi etici e non più per mancanza di industrialità], l’art. 54(4) [che è stato cancellato – ora qualsiasi domanda di brevetto Europeo depositata anteriormente ma pubblicata anche successivamente costituisce prior art, a prescindere dagli Stati designati in comune], l’art. 54(5) [riguarda il secondo uso medico – anziché la rivendicazione “Swiss-style” viene consentita la protezione sul prodotto], l’art. 69 [prevede che l’ambito di protezione è determinato dalle rivendicazioni17] e il relativo Protocollo [è stato aggiunto un nuovo paragrafo18, dove si fa menzione per la prima volta degli equivalenti];

non è più necessario designare almeno uno Stato contraente (tutti sono automaticamente designati all’atto del deposito della domanda di brevetto);

i casi in cui è necessario presentare una traduzione della domanda di priorità sono limitati: a) durante un procedimento di opposizione, b) se è stato effettuato un filing by reference o c) se sono state rilevate parti mancanti nella descrizione e/o nei disegni e queste sono contenute nel documento di priorità.

Alcune di queste modifiche sono particolarmente rilevanti per chi si occupa di ricerche brevettuali: ora si possono posticipare elementi importanti (per es. rivendicazioni, dichiarazione che sussiste un documento di priorità) o attuare strategie (per es. limitazione di un brevetto concesso, …) che avranno certamente un influsso anche sulla fase di esame della domanda di brevetto e sulla pubblicazione della stessa.

16 Solo per violazioni procedurali (per es. la Commissione di Ricorso non ha convocato un’udienza orale richiesta dall’appellante) e non per un riesame sostanziale della brevettabilità. 17 La descrizione e i disegni servono a consentire una migliore interpretazione del brevetto ma non possono essere utilizzati per integrarle e quindi ampliare l’oggetto dell’esclusiva. 18 “Per determinare l’ambito di protezione conferito da un brevetto Europeo, si dovrà tenere debitamente conto di qualsiasi elemento equivalente ad uno degli elementi specificati nelle rivendicazioni.”

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Domanda di brevetto internazionale (PCT) Il sistema del brevetto internazionale PCT [Patent Cooperation Treaty - Trattato di cooperazione di Washington in materia di brevetti, gestito dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO), con sede a Ginevra] consente di richiedere la tutela brevettuale in 144 stati membri. La procedura prevede la presentazione di un’unica domanda, di una ricerca internazionale e di un successivo esame (non vincolante ed opzionale) e successiva concessione ad opera degli Uffici nazionali dei singoli paesi designati. La procedura PCT non è un sistema di concessione, ma in pratica una procedura di ritardo per l’ingresso nelle fasi nazionali (in cui si avrà il titolo concesso, se sussistono i requisiti di brevettabilità). Con un unico deposito si producono gli stessi effetti di una domanda nazionale per gli Stati designati; si ha, inoltre, la possibilità di designare brevetti regionali, ossia validi in un gruppo di paesi. Attualmente le organizzazioni regionali sono quattro:

Ufficio Brevetti Europeo (EPO); Organizzazione sul Brevetto Eurasiatico (EAPO); Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI); Organizzazione Regionale Africana per la Proprietà Industriale (ARIPO).

Dal PCT viene esclusa la tutela del disegno o modello industriale, quella del marchio e la tutela delle varietà vegetali, che ricadono sotto altri trattati o convenzioni. La sequenza procedurale si articola in tre fasi (v. figura 2):

presentazione di una domanda internazionale; esecuzione di una ricerca di brevettabilità; avvio di un esame preliminare (opzionale).

I requisiti minimi per ottenere una data di deposito sono i seguenti: almeno uno dei richiedenti deve avere la residenza o la nazionalità di uno Stato contraente; la domanda deve essere presentata in una delle lingue della procedura;

Inoltre, la domanda deve contenere almeno: l’indicazione che si richiede una domanda PCT; la designazione degli Stati (tutti dal 1° gennaio 2004); il nome del richiedente; una descrizione; almeno una rivendicazione.

Per quanto concerne la prima fase, la domanda può essere presentata da qualsiasi residente o di nazionalità appartenente ad uno Stato contraente [un richiedente italiano può effettuare il deposito all’UIBM (ma non presso le Camere di Commercio) o direttamente agli uffici dell’OMPI o dell’EPO]. La lingua utilizzata per il deposito dipende dall’Ufficio ricevente (inglese, francese, tedesco, russo, giapponese, cine, arabo e spagnolo) ma comunque compatibile con quella del competente ISA (“International Searching Authority”). L’Ufficio nazionale compie un esame formale e provvede ad inviarne copia all’OMPI e all’ufficio incaricato della ricerca, che per un residente in Italia è l’Ufficio Brevetti Europeo. Quest’ultimo redige un rapporto di ricerca (ISR – International Search Report) in cui cita le diverse anteriorità ritrovate e un’opinione scritta (WO - Written Opinion). Box 4 – Esempio di rapporto di ricerca – domanda di brevetto internazionale PCT n. WO 2006/106429

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Elenco delle categorie dei documenti citati nei rapporti di ricerca:

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X particularly relevant documents when taken alone (implies: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step)

Y particularly relevant if combined with another document of the same category

A documents defining the general state of the art

O documents referring to non-written disclosure

P intermediate documents (documents published between the date of filing and the priority date)

T documents relating to theory or principle underlying the invention (documents which were published after the filing date and are not in conflict with the application, but were cited for a better understanding of the invention)

E potentially conflicting patent documents, published on or after the filing date of the underlying invention

D document already cited in the application

L document cited for other reasons (e.g., a document which may throw doubt on a priority claim)

Dopo il ricevimento dell’ISR, il richiedente ha la facoltà di modificare le rivendicazioni (per limitare l’ambito di tutela), prima della pubblicazione della domanda. Ulteriori modifiche alle rivendicazioni, alla descrizione e ai disegni sono possibili solo se viene richiesto l’esame (“International Preliminary Examination”) Dopo 18 mesi dalla data di priorità, la domanda viene pubblicata. Terminata la prima fase, il depositante può scegliere di richiedere l’esame internazionale e iniziare la seconda fase, oppure sganciarsi dalla procedura PCT e seguire la via dell’esame separato nei vari paesi. L’esame si richiede depositando presso il competente IPEA una “Demand” entro 3 mesi dalla trasmissione di ISR + WO oppure entro 22 mesi dalla data di priorità., è facoltativo e non vincolante nelle successive fasi nazionali, ma se l’esito è positivo la fase regionale europea (per esempio) prosegue più facilmente verso la concessione del brevetto Europeo. In altri Stati è possibile che sia effettuata una nuova ricerca di brevettabilità. L’ingresso nelle fasi nazionali o regionali viene quindi differito entro 30/31 mesi dalla data di priorità. Le fase nazionali consistono nel formalizzare la domanda di brevetto internazionale nei Paesi designati e prevede il pagamento di tasse nazionali, il deposito di traduzioni e la nomina di mandatari locali, secondo quanto richiesto dalle leggi nazionali dei singoli Paesi scelti Il periodo di ingresso nelle fasi nazionali dipende dall’Ufficio Designato o Eletto (se è stato richiesto l’esame): per l’EPO sono 31 mesi. Con il sistema PCT si semplificano le procedure di deposito multinazionale e si possono posticipare le spese. Si ha di converso un aumento dei costi complessivi. Si consiglia di depositare la prima domanda di base nel proprio paese e poi decidere quale

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procedura seguire tra: la richiesta di un brevetto europeo e il deposito di domande nazionali separate in paesi non

europei; la richiesta di brevetto PCT, nel quale si include il brevetto europeo; la richiesta di brevetti nazionali.

Figura 2 – Schema procedura PCT

Demand (opzionale)

IPRP

Fasi nazionali o regionali

Domanda di priorità IT, UK, CN

0 12 16 18 22 28 30Deposito PCT

ISR + Written Opinion

Pubblicazione

DE

EP

US

AU

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Modelli d’utilità Rispetto ad altri diritti di proprietà industriale non vi è una legislazione (internazionale o europea) armonizzata sui modelli d’utilità. Solo la Convenzione di Unione di Parigi (1883) ne fa cenno e stabilisce alcune regole generali, come il trattamento nazionale per i titolari non residenti e la tutela temporanea in occasione di fiere internazionali. Pertanto è possibile proteggere un modello d’utilità su base nazionale ma tale tutela non è prevista dalle legislazioni di tutti gli Stati. Modelli d’utilità e brevetti per invenzione tutelano differenti aspetti dell’innovazione. Un brevetto per invenzione industriale si riferisce ad una invenzione nuova, inventiva e suscettibile di applicazione industriale, mentre un modello d’utilità consiste in un miglioramento della forma di un oggetto, che non costituisce una soluzione ad un problema tecnico, ma piuttosto conferisce una particolare utilità ad un prodotto che già esiste. Il miglioramento ottenuto dalla forma fornisce al prodotto una maggiore efficacia “immediatamente evidente” e/o una comodità d’utilizzo rispetto ai prodotti noti, ma non trasforma l’oggetto in qualcosa di sostanzialmente nuovo e differente. Rispetto al brevetto, un modello d’utilità ha un periodo di validità inferiore: in Italia vale dieci anni e non è sottoposto ad esame dei requisiti. È, inoltre, possibile estendere un modello d’utilità come domanda di brevetto europeo. Il sistema dei modelli d’utilità, inizialmente una creazione tedesca, ha avuto un particolare successo nei paesi asiatici: Giappone, Corea, Cina, Taiwan e Vietnam.

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Disegni o modelli industriali La norma comunitaria prevede una doppia tipologia di protezione: disegni o modelli non registrati e registrati. La prima tutela, che decorre dalla data di prima divulgazione per una durata massima di tre anni, serve a proteggere dalla copia pedissequa. La registrazione consente una protezione più ampia (non solo dal punto di vista temporale, ovvero per venticinque anni, con rinnovo ogni cinque anni) e precisamente conferisce i seguenti diritti:

impedire l’utilizzo di un disegno o modello non solo identico ma che riproduce la stessa impressione generale;

escludere i terzi dall’utilizzo del disegno o modello (fabbricazione, offerta e/o vendita, importazione/esportazione, impiego).

Oggetto di registrazione (e non di brevettazione) sono i disegni e modelli nuovi e dotati di carattere individuale. Per la valutazione non ci si basa più sul valore estetico (il requisito dello “speciale ornamento” è stato eliminato dalla più recente normativa). Un disegno o modello è nuovo se non è stato divulgato uno identico (o differente per dettagli minimi o irrilevanti) prima della data di deposito della domanda. Il requisito della novità è assoluto (ovvero senza limitazione né territoriale né temporale), sebbene sia temperato da alcune disposizioni:

la conoscenza da parte degli ambienti specializzati nel settore interessato; la rivelazione a terzi sotto vincolo di riservatezza; la divulgazione a terzi realizzata tramite un abuso nei confronti dell’avente diritto; la predivulgazione da parte dell’autore nei dodici mesi anteriori al deposito della domanda.

Un disegno o modello possiede carattere individuale se, per un utilizzatore informato, l’impressione generale suscitata differisce da quella di un precedente disegno o modello, tenendo presente l’eventuale affollamento esistente nel settore specifico del prodotto. Il carattere individuale non ha alcun riferimento estetico. Ma chi è l’utilizzatore informato? Non è un esperto o un critico di design e neppure il consumatore medio ma un soggetto che conosce bene il mercato del prodotto in cui s’incorpora il disegno o modello ed è in grado di cogliere quelle differenze estetiche che potrebbero sfuggire ad un acquirente occasionale. Alcuni esempi di valutazione dei requisiti sono riportati nell’allegato 1: si tratta di alcune decisioni della Divisione Annullamento dell’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI). Le singole parti di un prodotto complesso sono altresì tutelabili, ma solo per quanto concerne l’aspetto esteriore. Il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, deve rimanere visibile. Le parti di ricambio possono essere tutelate solo in astratto: infatti, il titolare non può impedire al ricambista indipendente la riproduzione e la vendita di un componente destinato a riparare un prodotto complesso e a ripristinare l’aspetto originario. Il legislatore ha deciso per la liberalizzazione del mercato dei ricambi. Dalla “clausola di riparazione” dovrebbero essere esclusi gli accessori, poiché presentano una forma tendenzialmente libera ed autonoma essendo dotati di valore estetico autonomo. Un disegno o modello è anche tutelato dal diritto d’autore, ma solo se possiede carattere creativo e valore artistico. È difficile fornire una definizione dei requisiti sopramenzionati nonché valutarli: nel primo caso ci si potrebbe riferire all’impronta personale impressa dall’autore all’opera, mentre nel secondo al particolare gradiente estetico dell’opera o alla forte innovatività rispetto alle tendenze socio-culturali correnti.

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I requisiti di brevettabilità Sono tre i requisiti di brevettabilità: novità, attività inventiva e applicazione industriale. I riferimenti normativi, considerando la legge italiana e la normativa europea, sono i seguenti: Novità (art. 54 – EPC) (1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art. (2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application. (3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art. (4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53 (c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art. (5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53 (c), provided that such use is not comprised in the state of the art. Art. 46 (D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) 1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione. Commenti Il requisito della novità ha lo scopo di non consentire la brevettazione di ciò che è già noto. I concetti fondamentali sono la nozione di novità assoluta (lo stato della tecnica comprende tutte le conoscenze, ovunque esse siano state rese accessibili al pubblico, con qualunque mezzo) e la “non accessibilità al pubblico”. Lo stato della tecnica è costituito da quattro categorie di nozioni:

le comuni conoscenze generali (contenute nei libri di testo e nei principali articoli tecnici); le conoscenze potenziate (tutti i brevetti pubblicati da USPTO, EPO e JPO, la letteratura

brevettuale dei paesi più industrializzati e la letteratura dei paesi non industrializzati che sono però specializzati nella tecnologia in questione);

le conoscenze nascoste (tesi di laurea, conferenze, pubblicazioni depositate in biblioteca, ecc…);

domande di brevetto anteriori pubblicati successivamente. La divulgazione, per essere distruttiva del requisito di novità, deve essere effettuata a persone competenti in grado di comprendere ed attuare l’invenzione. Un’invenzione non è considerata divulgata se viene comunicate a persone legalmente vincolate al segreto sia per legge (dipendenti d’azienda) sia contrattualmente (perché hanno sottoscritto un accordo di riservatezza).

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In pratica quando manca il requisito di novità? Quando in un unico documento viene riprodotta l’invenzione, o meglio le caratteristiche tecniche essenziali. Attività inventiva (art. 56 - EPC) An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step. Art. 48 (D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) Un'invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva. Commenti Un’invenzione è nuova quando è differente dalla tecnica nota e non ovvia quando è sostanzialmente differente. Il requisito dell’inventività ha lo scopo di escludere la brevettazione di tutto ciò che, seppur nuovo, non è altro che una estrinsecazione del normale progresso tecnico. Rispetto alla novità, lo stato della tecnica considerato per valutare l’attività inventiva non comprende le domande di brevetto ancora segrete. Un trovato manca di inventività se riproduce sostanzialmente la stessa funzione o il medesimo risultato di un documento di tecnica nota. Non è originale quella soluzione a cui sarebbe arrivato il tecnico del settore senza uno sforzo intellettivo particolare, ovvero attraverso una banale e ovvia combinazione di due o più anteriorità. Per valutare il requisito di attività inventiva occorre porsi alcune domande e precisamente:

1. come estrapolare i documenti rilevanti? 2. ma soprattutto, come si combinano tra loro?

L’estrapolazione di anteriorità non può essere svolta senza limiti. Si dovrebbero escludere:

1. le conoscenze nascoste (perché non facilmente accessibili a un tecnico del settore); 2. le domande di brevetto ancora segrete alla data di deposito della domanda in valutazione; 3. le anteriorità particolarmente datate, evitando di combinarle con altre anteriorità recenti.

Applicando il cosiddetto “Problem & Solution Approach” (PSA), si dovrebbero considerare solo le anteriorità che risolvono lo stesso problema tecnico. Il PSA è il seguente:

identificare la tecnica nota più simile (“closest prior art” - CPA, tipicamente e idealmente costituita da un documento);

verificare se vi sono differenze tecniche tra l’invenzione rivendicata e la tecnica nota più simile (se non viene individuata alcuna differenza l’invenzione non è nuova);

identificare l’effetto tecnico causato da tale differenza; dedurre da quella differenza il problema tecnico oggettivo (in modo che la differenza sia la

soluzione al problema tecnico); valutare se il problema oggettivo è di tipo tecnico (se non è verificata questa condizione, non

è presente alcun contributo tecnico rispetto alla tecnica nota e quindi neppure attività inventiva);

stabilire se vi sono indicazioni nello stato della tecnica che inducano l’esperto del settore a risolvere quel problema tecnico come nell’invenzione (se esistono non vi è attività inventiva).

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La tecnica nota più simile deve essere nello stesso settore tecnico dell’invenzione: la scelta cade sul documento che descrive la maggior parte di caratteristiche tecniche in comune o funzioni e/o proprietà simili. Dopo aver individuato le anteriorità rilevanti, ora il problema è come devono essere combinate le anteriorità. L’EPO applica il “could/would approach”: l’esperto del settore sarebbe arrivato (would) all’invenzione o avrebbe potuto (could) realizzarla? Già nei documenti considerati deve essere presente l’insegnamento a combinate le anteriorità trovate. Da considerare che la persona esperta del settore è una figura ideale: si tratta di un tecnico, con conoscenze generali nel settore di riferimento dell’invenzione, dotato di normali capacità lavorative ma senza estro inventivo. In taluni casi si tratta di un gruppo di ricercatori (in settori multidisciplinari quali le nanotecnologie ad esempio). Esempio L’invenzione rivendica: una lega avente composizione ABC per l’utilizzo come materiale resistente alla corrosione in dispositivi esposti in ambienti salini. Il documento D1 descrive una lega ABD che possiede buona resistenza alla corrosione (senza specificare che funziona in ambienti salini). La differenza è la sostituzione di C con D nella lega. Il documento D2 divulga una composizione adatta per l’utilizzo nella fabbricazione degli scafi delle imbarcazioni comprendente B in lega con C, D o E. D2 insegna che gli elementi C e D possono essere in miscela con AB, mentre C, D ed E sono elementi intercambiabili con B. Pertanto un tecnico del settore sarebbe motivato a sostituire C oppure E per l’elemento D per ottenere una buona resistenza alla corrosione in un ambiente salino. Applicazione industriale (art. 57 – EPC) An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture. Art. 49 (D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Commenti Il requisito dell’industrialità è adatto ad escludere la brevettabilità delle invenzioni tecnicamente non realizzabili (ad esempio moto perpetuo, macchina del tempo), che violano principi fisici o comunque non tecnicamente fattibili al momento del deposito della domanda di brevetto. Liceità [art. 53 (a) – EPC] European patents shall not be granted in respect of inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "order public" or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States. Art. 50 (D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) 1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

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2. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa. Commenti Dal momento che l’articolo 50 deve essere interpretato restrittivamente, non ha trovato frequente applicazione (es. brevettare la bomba carta) L’art. 6 della Direttiva sulle biotecnologie esemplifica alcune ipotesi di invenzioni non brevettabili in quanto contrarie al buon costume e all’ordine pubblico: procedimenti di clonazione di esseri umani, procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano, le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali, i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti. Per le condizioni di brevettabilità sono importanti i seguenti articoli: Unità d’invenzione (art. 81 – EPC) The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept. Sufficiente descrizione (art. 82 – EPC) The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. Rivendicazioni (art. 84 – EPC) The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

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Ricerche brevettuali Quando si deve valutare se un’invenzione possiede i requisiti di brevettabilità (ovvero se è nuova e inventiva), è necessario eseguire una ricerca nelle banche dati (brevettuali, di articoli scientifici, ecc…). Prima però di mettersi all’opera per cercare di recuperare i documenti rilevanti, è utile stabilire alcuni punti della strategia di ricerca e più precisamente occorre: - individuare le caratteristiche tecniche essenziali e non ogni singolo dettaglio dell’invenzione

(così sarà più facile dedurre le parole chiave da inserire nelle banche dati); - tener presente che le caratteristiche non tecniche non fanno parte dello stato dell’arte e quindi

non sono da ricercare (elementi non tecnici sono la descrizione di un algoritmo, un metodo matematico o un metodo per attività commerciali);

- capire il problema tecnico risolto dall’invenzione (importante perché per produrre un contributo tecnico, l’invenzione deve concernere un “problema tecnico” e deve essere definita in termini di “caratteristiche tecniche”);

- selezionare la banca dati più appropriata, tenendo conto della copertura dei dati (ovvero il numero di documenti inclusi e ricercabili).

In quali casi è opportuno considerare l’informazione brevettuale oltre a quella scientifica? Principalmente prima di depositare una domanda di brevetto per sapere se una tecnologia (o un dispositivo o un procedimento) è già nota nello stato della tecnica (e quindi evitare di reinventare ciò che invece è già potenzialmente disponibile come conoscenza, sprecando risorse in termini di tempo e denaro) oppure se è già stata brevettata: se una tecnologia è protetta da un valido brevetto (grazie alla concessione del titolo), non può essere attuata o riprodotta senza il consenso del titolare e neppure brevettata da altri (mancando il requisito della novità). Altri casi in cui è necessario effettuare una ricerca nelle banche dati brevettuali sono i seguenti: - prima di commercializzare un prodotto (un dispositivo o un’apparecchiatura); - per monitorare l’attività dei concorrenti o una specifica tecnologia; - per indirizzare l’attività di ricerca e sviluppo; - nelle procedure di opposizione alla concessione di un brevetto. Tutte queste informazioni possono essere recuperate solo mediante una ricerca nelle banche dati brevettuali. A volte i brevetti non sono presi in considerazione perché, piuttosto che utile risorsa informativa, sono visti solo come strumenti di business o ritenuti troppo difficili da comprendere oppure perché l’accesso all’informazione è considerato troppo costoso. I brevetti, invece, contengono informazioni dettagliate che solitamente non sono presenti altrove. Mentre gli articoli scientifici sono ampiamente citati nei brevetti, nella letteratura scientifica non è così: in un recente studio si è dimostrato che solo nello 0,25% degli articoli nel settore delle scienze biologiche si citano brevetti. Inoltre, i testi dei brevetti sono facilmente accessibili (da quando le banche dati gratuite offrono più possibilità di ricerca dell’informazione e un sempre maggior numero di documenti archiviati). Tuttavia l’utilità dei brevetti come fonte d’informazione decresce a causa di una serie di fattori, quali: - la disponibilità (e quindi la completezza) dei dati; - il costante aumento della quantità di dati immessi nelle banche dati (soprattutto da Cina, Giappone e Corea); - per effetto della globalizzazione i brevetti di tutti gli Stati sono importanti (a volte si ricerca solo l’informazione disponibile in inglese); - la complessità della tecnologia. Con quali strumenti reperire l’informazione

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Sono fruibili diversi sistemi di ricerca sia gratuiti [forniti da uffici brevettuali nazionali o sovranazionali (EPO) e da produttori indipendenti (Google Patents)] sia professionali (Derwent, Micropatent, Questel-Orbit, ecc…). I dati disponibili nei vari database e le possibilità di ricerca variano anche considerevolmente e spaziano dalla semplice ricerca bibliografica o per parole chiave (per es. la banca dati brevettuale PAJ) al reperimento di informazioni non disponibili altrove19 o di tipologie di privativa quali disegni e modelli registrati e i modelli d’utilità. Oltre alla ricerca, molti uffici nazionali offrono servizi quali la possibilità di archiviare su disco i testi dei brevetti e la verifica dello stato legale. EPO e USPTO20 forniscono anche l’accesso al registro in cui sono contenuti i dati relativi alla prosecuzione delle domande di brevetto. PATENTSCOPE, il portale della WIPO, consente di effettuare la ricerca in più 1.4 milioni di domande di brevetto internazionale (PCT) e di visualizzare graficamente i risultati sulla base di alcune semplici analisi quali data di pubblicazione, inventore principale, titolare, classificazione IPC (figura 3).

Figura 3 – Analisi statistica con Patentscope

19 Solo nella banca dati dell’Ufficio Brevetti Canadese (CIPO) è possibile eseguire ricerche bibliografiche sui brevetti canadesi registrati a partire dal 1869. 20 La banca dati dell’USPTO fu la prima ad essere resa accessibile on-line a partire dal 1994; quattro anni dopo l’EPO seguì l’esempio degli Stati Uniti con esp@cenet.

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I sistemi professionali offrono maggiori possibilità di ricerca e reperimento dei dati (sia in termini di numero e di tipologia di documenti archiviati sia di classificazioni ricercabili21) e soprattutto di analisi statistica dei risultati. L’utilizzo di titoli e riassunti riscritti conferisce valore aggiunto. Classificazione dei brevetti Classificare i brevetti significa organizzare, catalogare e indicizzare il contenuto tecnico di tali documenti in modo tale da poterli facilmente e accuratamente identificare, nonché ricercare. La letteratura brevettuale è talmente ampia che il reperimento dell’informazione è difficile senza l’utilizzo della classificazione. Sono gli stessi esaminatori degli uffici brevetti nazionali e internazionali (EPO22, USPTO, ecc...) ad attribuire uno o più23 codici di classificazione alle domande di brevetto. Anche se quella internazionale è senz’altro la più utilizzata, esistono altre tipologie di classificazioni brevettuali, per esempio, europea (ECLA - European Classification), statunitense (USPC), giapponese [(FI - File Index) e F-terms (File forming terms)], ecc... Maggiore è il numero di categorie (vedi tabella 1) che compongono una classificazione e più alta sarà la probabilità di reperire uno o più sottogruppi la cui definizione coincida con le caratteristiche tecniche dell’invenzione da analizzare.

Tipo di classificazione N° di categorie IPC 70.000 ECLA 138.000 USPC 430 classi e 140.000 sottoclassi FI 190.000

Tabella 1 – Principali tipologie di classificazione brevettuale Perché si classifica? Essenzialmente per potere eseguire le ricerche (di anteriorità, novità o brevettabilità) in modo indipendente dal linguaggio utilizzato, perché in questo modo è possibile ricercare concetti o idee a volte difficili da esprimere mediante parole ed infine perché non sempre sono disponibili i riassunti (in inglese) o anche i testi dei brevetti [brevetti molto datati sono classificati come immagini e dunque non ricercabili tramite parole chiave]. Dal momento che solo nel 10 – 20% dei casi accade che una classificazione coincida perfettamente con il concetto inventivo che si sta ricercando, l’uso delle parole chiave rimane comunque una modalità di ricerca essenziale. La classificazione internazionale (IPC) La classificazione internazionale dei brevetti (IPC - International Patent Classification) è un sistema per classificare e ricercare non solo brevetti, ma anche articoli scientifici. Lo scopo principale è di creare un efficace sistema di ricerca, indipendentemente dal tipo di linguaggio utilizzato. La classificazione consente di ovviare ad alcuni problemi terminologici (il linguaggio utilizzato nei brevetti è un compromesso tra il gergo legale e quello tecnico), ma anche al fatto che la ricerca per testo non sempre è disponibile (per esempio la banca dati USPTO contiene solo immagini per i

21 Per esempio QPAT è l’unica banca dati che permette di ricercare documenti classificati con codici ICO.

22 Gli esaminatori EPO non solo classificano i brevetti ma anche gli articoli tecnici e scientifici.

23 In funzione della complessità di un’invenzione. Il numero di classi IPC può essere considerato come indicatore della complessità di una invenzione ed è correlato al numero di

rivendicazioni e soprattutto al numero di pagine

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brevetti dal 1790 al 1976) ed infine perché le informazioni utili non necessariamente sono testuali (si pensi ad esempio alle formule chimiche, alle sequenze nucleotidiche o agli schemi di circuiti) Le invenzioni sono classificate in base sia alle caratteristiche funzionali sia alle possibili applicazioni. L’IPC suddivide le tecnologie brevettabili in otto sezioni (A - H), a loro volta distribuite in livelli sempre più dettagliati (sottosezioni, classi, sottoclassi, gruppi e sottogruppi). Altri sistemi di classificazione Lo schema di classificazione applicato dall’Ufficio Europeo Brevetti (ECLA - European Classification) alla sua raccolta interna di documenti brevettuali è basato sul sistema IPC, ma è più dettagliato e sottoposto a maggiori revisioni. L’Ufficio Europeo Brevetti ha iniziato a pubblicare mensilmente le modifiche apportate al sistema di classificazione ECLA. Le variazioni sono disponibili al sito web: http://www.epo.org/searching/essentials/classification/ecla/changes.html La banca dati Esp@cenet consente di eseguire ricerche in entrambi i sistemi (figura 4) [IPC e/o ECLA]

Figura 4 – Maschera di ricerca della banca dati Esp@cenet

La classificazione giapponese “File Index” (FI) è molto simile a quella europea (ECLA), ovvero si tratta di un sistema di classificazione monodimensionale con una struttura gerarchica, basato sul sistema IPC ma con ulteriori sottodivisioni (specificate da simboli di sottodivisione). In alcuni casi può essere aggiunto un “file discrimination symbol” sotto forma di lettera.

C 01 B 31 /02, 101 F

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Invece, i cosiddetti “File Forming terms” (F-terms) seguono una differente filosofia: si tratta di un sistema a matrice bidimensionale (che non deriva dal sistema IPC) ideato per analizzare alcuni particolari settori della tecnica da differenti punti di vista e migliorare l’efficienza delle ricerche di anteriorità. Gli F-terms derivano dai File Index, ma in pratica si tratta di due sistemi distinti e sviluppati in parallelo. Ciascun F-terms è costituito un codice a 5 cifre (denominato “theme code” - che corrisponde ad un certo File Index e che rappresenta un settore tecnologico) e da un codice a 4 cifre (definito “term code”, che è assegnato in funzione di vari punti di vista tecnici, ad esempio materiali di partenza, scopo, uso, prodotti, struttura chimica, proprietà chimico – fisiche ecc...).

4C146 BC 09

Entrambi i sistemi contengono molte più sottodivisioni rispetto alla classificazione ECLA sono organizzati regolarmente su iniziativa degli esaminatori e sono pubblicati sulle prime pagine delle domande di brevetto (solo giapponesi). Nella versione inglese dell’interfaccia di ricerca “Patent Map Guidance” (Figura 5) non è possibile effettuare ricerche con parole chiave (disponibile solo con l’interfaccia in giapponese).

Figura 5 – Maschera di ricerca dei codici FI e F-terms

Per le ricerche è consigliabile individuare la classe principale IPC, determinare la corrispondente classe FI (tramite il sistema PMG – figura 5). Ottenuto in questo modo il “theme code” (es. 4C146), o si clicca sul codice (espresso sotto forma di collegamento ipertestuale) oppure lo si digita nel campo “F-terms” per visualizzare l’elenco (“List”) dei “term code”. L’opzione “F-terms description” è piuttosto inefficace - almeno per quanto concerne l’interfaccia in inglese – dal momento che gran parte dell’informazione non è ancora stata tradotta: solo circa 200 dei 1.800 “ theme code” possiedono una descrizione in inglese. La ricerca per parole chiave è, invece, disponibile sul sito web Patolis-e (Figura 6) (http://search.p4.patolis.co.jp/search_en.html).

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Figura 6 – Sito per la ricerca di FI e F-terms

Il sistema di classificazione statunitense (USPC – Figura 6) è basato esclusivamente sulla tecnologia descritta nei brevetti US. Piante e disegni ornamentali sono classificati in modo differente. Il sistema USPC (http://www.uspto.gov/go/classification/) organizza la letteratura tecnica e brevettuale in classi e sottoclassi. La classificazione è effettuata in base a:

settore industriale; utilità (concetto ampio che riguarda la funzione, l’effetto o il prodotto ottenuto); struttura (chimico/fisica o configurazione).

Figura 6 – Sito per la ricerca della classificazione US

Codici di classificazione ICO Il sistema ICO (In Computer Only) è uno schema di indicizzazione simile all'ECLA (European Classification) e comprende più di 106.000 codici (rispetto ai 138.000 codici ECLA).

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Rispetto ai codici ECLA e IPC, i codici di indicizzazione ICO sono caratterizzati da una differente lettera che denota la “sezione” (da A-H a K-T) ed in alcuni casi le sottoclassi ICO sono più ampie e non riflettono esattamente le corrispondenti sottoclassi ECLA. Inoltre, è stata aggiunta una nuova sezione (Y) per classificare le nuove tecnologie (Y01N: nanotecnologie). Purtroppo il sistema ICO presenta alcuni limiti: non tutti i settori della tecnica sono classificati, l'applicazione di questi codici differisce tra le varie tecnologie (addirittura in uno specifico settore tecnico non è garantita l'applicazione a tutti i documenti) e la copertura temporale è variabile da un certo anno di pubblicazione in poi. I principali codici disponibili sono quelli che:

differiscono completamente nella loro definizione dai simboli di classificazione ad essi associati (per esempio l'identificazione di un'applicazione in un campo di classificazione orientato alla funzione);

hanno lo stesso significato dei corrispondenti codici ECLA (utilizzati quando l'informazione da indicizzare è di secondaria importanza);

non hanno dei corrispondenti gruppi ECLA, ma servono a suddividere ulteriormente i codici ECLA.

I codici di classificazione ICO (eccetto le sottoclassi Y01N, Y02C e Y02E) sono ricercabili solo in alcune banche dati a pagamento (EPO GPI, DWPI/STN, QPAT). Il numero di risultati per una data stringa di ricerca può variare in funzione della banca dati utilizzata. Futuri sistemi di classificazione Entro la fine del 2012 sarà introdotto un nuovo sistema di classificazione (denominato CPC – Cooperative Patent Classification) più dettagliato rispetto all’IPC e sarà gestito da EPO e USPTO. La classificazione ECLA sarà utilizzata come base del nuovo sistema e pertanto, per i ricercatori che abitualmente si avvalgono della classificazione ECLA, il sistema CPC risulterà piuttosto familiare, rendendo più facile la ricerca non solo dei brevetti US ma di tutti i brevetti degli uffici nazionali che sceglieranno di usare lo schema CPC. Nella classificazione CPC saranno incorporati anche i codici ICO (In Computer Only). Dopo un periodo di transizione, EPO e USPTO classificheranno con il sistema CPC tutti i documenti a partire dal 2013. Strategie Non esiste una strategia univoca per ricercare un codice di classificazione da attribuire ad un’invenzione. Per il sistema IPC, ad esempio, è possibile:

effettuare una ricerca iniziale con parole chiave nel titolo e/o nel riassunto e successivamente compiere un’analisi statistica dei codici attribuiti ai documenti ritenuti rilevanti oppure

utilizzare il “Catchwords Index” (Figura 7) disponibile nel sito della WIPO (http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=en) [anche se è limitato il numero di termini presenti] oppure

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Figura 7 – Catchwords Index

eseguire una ricerca nel sito della WIPO (http://www.wipo.int/tacsy): si ottengono risultati

migliori rispetto al Catchwords Index (Figura 8).

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Figura 8 – Maschera di ricerca dei codici IPC tramite parole chiave

Limiti Una delle principali difficoltà nell’uso della classificazione deriva dal fatto che non esiste uno schema unificato e pertanto l’esaminatore o il documentalista brevettuale che consulta diverse banche dati deve imparare a conoscere i vari sistemi di classificazione (IPC, ECLA, USPC, DEKLA, FI, F-terms, ICO, ecc...). I codici ICO, per esempio, classificano aspetti non inventivi o caratteristiche aggiuntive di un’invenzione, ma non sono utilizzati in tutti i settori della tecnica e soprattutto non sono obbligatori. Alcuni codici di classificazione si applicano solo ai brevetti nazionali (USPC, FI, F-terms) e pertanto, affinché una ricerca possa considerarsi completa, è preferibile utilizzare i sistemi IPC ed ECLA. “Lo scopo primario di un sistema di classificazione è la creazione di uno strumento efficace di ricerca”, ma se un sottogruppo contiene un numero elevato di documenti non è di nessuna utilità! Per questo motivo i codici di classificazione sono sottoposti ad un processo di revisione da parte degli esaminatori nel caso di nuove tecnologie oppure perché le dimensioni dei sottogruppi sono troppo ampie: lo scopo è di rendere più efficienti le ricerche documentali. Come eseguire una ricerca brevettuale Lo scopo di una ricerca di prior art è stabilire se le caratteristiche tecniche essenziali di un’invenzione sono già descritte in qualche altro documento (brevetto o articolo scientifico); non si determina una concordanza di vocaboli (ovvero se tutte le parole chiave utilizzate sono presenti in

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un documento) ma di concetti, che sono meglio espressi mediane codici o simboli di classificazione24. Le ricerche brevettuali possono essere eseguite sia mediante una serie di termini che caratterizzano l’invenzione in esame sia mediante simboli di classificazione oppure una combinazione di entrambe le summenzionate categorie. Di solito una ricerca è il risultato della combinazione di meccanismi indipendenti (testo e classificazione oppure testo e formule chimiche). Il modo più intuitivo di condurre una ricerca è certamente l’utilizzo di un insieme di parole chiave. Prima però è necessario capire l’invenzione in tutti i suoi aspetti identificando le caratteristiche tecniche essenziali da ricercare, elementi che rappresentano il nucleo dell’invenzione. Molte ricerche non hanno successo perché il documentalista sbaglia a identificare il contenuto tecnico dell’invenzione e la scelta dei termini di ricerca25. La ricerca effettuata solo per parole chiave può non essere accurata e precisa perché limitata da: - questioni di terminologia: un brevetto è un documento che serve per essere difeso in tribunale (e non per essere facilmente rintracciato nelle banche dati!) e pertanto il linguaggio utilizzato è un compromesso tra il gergo legale e quello tecnico (a volte l’inventore di serve di neologismi); - sinonimi in differenti lingue; - banche dati incomplete (non tutte consentono una ricerca “full-text”) e in cui sono archiviati dati - non corretti (per esempio metadati inerenti titolari ed inventori); - specifiche parti d’informazione possono non essere presenti nel testo, ma solo nei disegni oppure nelle formule (chimiche o matematiche), nelle sequenze nucleotidiche, ecc… L’utilizzo di una terminologia non adeguata può essere di ostacolo al raggiungimento di una ricerca ottimale (soprattutto nei settori tecnici emergenti). Un buon test per verificare che la terminologia usata sia appropriata è la classificazione internazionale dei brevetti26 (IPC – International Patent Classification). Se la maggior parte dei documenti ottenuti da una ricerca sono classificati in una sezione (o in una classe) IPC non pertinente, significa che non è stata impiegata la terminologia corretta ed è necessario ridefinire un nuovo insieme di parole chiave. Uno dei maggiori vantaggi della ricerca per classificazione è la migliore copertura in termini di numero di documenti27 (per quelli più datati generalmente non è disponibile il testo completo). Per eseguire un’efficace ricerca i sistemi migliori da utilizzare sono IPC ed ECLA. Nel caso d’invenzioni complesse è necessario individuare tutti i possibili codici di classificazione (possibilmente a livello di sottogruppo), per evitare di perdere documenti potenzialmente rilevanti. La scelta della banca dati su cui eseguire la ricerca è altresì importante; occorre considerare la copertura (sia in termini temporali sia di numero di documenti presenti e di aggiornamento dei dati) e il settore di specializzazione. I sistemi informatici giocano un ruolo importante nella ricerca brevettuale, in particolare i motori di ricerca e le interfacce di navigazione. Una delle prerogative che le interfacce di navigazione devono possedere è la rimozione automatica dei duplicati dei brevetti trovati e la loro organizzazione in famiglie (gruppo di brevetti che descrivono la stessa invenzione). Un’altra funzionalità riguarda l’accesso on-line a tutti i dati archiviati (testi, immagini, ecc..) e ad ogni sezione del brevetto (descrizione, rivendicazioni, …). Un esempio di strategia di ricerca28 è il seguente: 24 La classificazione riduce la dipendenza dal linguaggio del documento originale. 25 La percentuale di recupero dell’informazione varia in funzione dei sinonimi utilizzati. 26 Perché non è stata utilizzata la classificazione decimale Dewey (ideata nel 1873 e usata nelle biblioteche di tutto il mondo ma è stata pensata una classificazione ad hoc per i brevetti? Principalmente per due motivi: la classificazione Dewey comprende tutta la conoscenza (ma le arti, la letteratura e la filosofia non sono brevettabili) ed è troppo poco suddivisa. 27 Per esempio la ricerca bibliografica e per parole chiave su PAJ è limitata alle domande di brevetto depositate a partire dal 1976; invece, l’utilizzo della classificazione FI consente la ricerca non solo dei brevetti per invenzione fino al 1885 ma anche dei modelli d’utilità (non presenti in PAJ). 28 Basata sull’ottenimento di un insieme di dati caratterizzati da elevata precisione e sulla successiva espansione dei risultati.

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- effettuare una ricerca preliminare (mediante parole chiave) nel campo “Titolo” o “Titolo e Riassunto” per ottenere un insieme minimo di documenti; - verificare se i brevetti risultanti sono pertinenti con i concetti inventivi da analizzare; - in caso positivo considerare le classificazioni dei brevetti rilevanti per ampliare la ricerca; - altrimenti ripetere la ricerca con altre parole chiave. Non è consigliabile eseguire una ricerca preliminare nel testo completo (che potrebbe generare un elevato numero di risultati), tranne il caso in cui non si ottenga alcun risultato con la ricerca nel “Titolo e Riassunto”. Alcune considerazioni conclusive sulle ricerche brevettuali Le principali difficoltà in una ricerca brevettuale si possono ricondurre essenzialmente al fatto che: - il numero delle rivendicazioni e la voluminosità delle domande di brevetto è in costante aumento (soprattutto nei settori biotecnologico, chimica organica e ICT); - la qualità dei riassunti29 elaborati dai consulenti in proprietà industriale è bassa rispetto a quanto offerto da taluni fornitori di banche dati (es. Derwent); - in molti casi non è sufficiente che sia ricercabile il testo dei brevetti, essendo essenziale il trattamento delle immagini, dei disegni e delle formule; - le banche dati sono incomplete. Per ovviare a queste difficoltà occorre da un lato agire sulle tecnologie informatiche (sviluppo di motori di ricerca e interfacce di navigazione, rendendo più affidabili e precisi i traduttori automatici) e dall’altro rendere disponibili più documenti come dati “full-text” (testo ricercabile). È auspicabile che l’analisi semantica possa raggiungere in un futuro non troppo lontano livelli accettabili di accuratezza.

29 Tra tutte le sezioni di un brevetto il riassunto è la parte più trascurata. Di solito nel riassunto viene riportata la prima rivendicazione e quindi ha la funzione di tutelare l’invenzione piuttosto che di informare il pubblico.

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Le invenzioni dei ricercatori universitari In base all’articolo 65 del Codice di Proprietà Industriale (CPI), il ricercatore universitario o di un ente pubblico di ricerca (EPR) è il titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione di cui è autore, almeno per la cosiddetta “ricerca libera”. Il ricercatore può poi cedere i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione a qualsiasi terzo (università compresa). In caso di più autori, i diritti appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa statuizione. Può essere riconosciuto co-autore solo chi ha effettivamente svolto attività inventiva. L’art. 65 si applica anche ai ricercatori delle università private e non solo statali, ma non a chi lavora presso strutture di tipo privatistico (es. fondazioni di diritto privato) benché sottoposte a controllo da parte di enti pubblici. Uno dei dibattiti riguarda i soggetti che rientrano nella categoria dei ricercatori universitari: sono compresi, oltre ai professori ordinari e associati e ovviamente ai ricercatori (confermati e non), anche i tecnici laureati e di laboratorio? E i ricercatori “parasubordinati”? Ovvero gli assegnisti di ricerca e i borsisti? Taluna dottrina sostiene la non applicabilità dell’art. 65, ma la disciplina generale dei contratti d’opera intellettuale. Comunque, rispetto ai dipendenti di un’azienda o di un ente privato (o anche pubblico ma senza fini di ricerca), i ricercatori universitari sono avvantaggiati, perché possono disporre liberamente dei risultati della ricerca svolta. Ma questa disparità di trattamento può essere considerata illegittima dal punto di vista costituzionale? (art. 3 della Costituzione) Qualora il ricercatore faccia decorrere cinque anni (forse troppi considerati i tempi di obsolescenza della tecnologia!) dalla data di rilascio del brevetto senza aver iniziato lo sfruttamento industriale dell’invenzione (commercializzazione o concessione di licenze), l’università acquisisce un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione stessa e i diritti patrimoniali connessi. Il ricercatore rimane comunque titolare dei diritti e potrebbe rilasciare altre licenze (anche a titolo oneroso). Nel caso di sfruttamento commerciale dell’invenzione, il ricercatore avrà diritto a non meno del 50% dei ricavi, al lordo degli oneri finanziari (art. 65 comma 3). Se si tratta di ricerca finanziata (da un privato o un ente pubblico diverso da quello di appartenenza del ricercatore) i diritti sull’invenzione appartengono all’università o all’EPR (art. 65 comma 5) e il ricercatore svolge solo attività di prestazione d’opera. Pertanto, nel caso di “ricerca vincolata” si applica l’art. 64, anche se la norma non chiarisce se al ricercatore spetti il diritto all’equo premio.

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Contratti di trasferimento di tecnologia Dopo aver depositato o registrato un titolo di proprietà industriale, ci si pone il problema di come valorizzare il trovato. Per un’azienda le opzioni sono: realizzazione in proprio e vendita, licenza o cross-licensing a terzi. L’università è invece piuttosto vincolata, non potendo direttamente mettere in commercio il trovato (salvo l’ipotesi dello spin-off); deve, pertanto, identificare sul mercato un’impresa con cui negoziare un contratto di licenza (esclusiva30 oppure non esclusiva) d’uso del brevetto o di cessione, che però è un trasferimento a titolo definitivo. Un contratto di licenza, il cui oggetto può riguardare sia brevetti sia know-how sia entrambi, è un contratto atipico (a forma libera) e presenta alcuni limiti quali:

1. l’ambito territoriale: fuori dai confini degli Stati in cui è stata convalidata la privativa, il titolare non dispone dell’esclusiva (l’invenzione è liberamente attuabile);

2. l’ambito temporale: la durata della tutela è limitata (venti anni dal deposito della domanda di brevetto) e incide sulla durata del contratto;

3. l’ambito derivante dalla facoltà di utilizzo: ambito di copertura determinato dal tenore delle rivendicazioni;

4. il settore merceologico o il campo d’uso. Il potenziale licenziatario, durante la fase di negoziazione, dovrà verificare attraverso un’attività di due diligence: la titolarità dei diritti di proprietà industriale; lo stato legale; la validità dei titoli; il time to market; la stima dei campi d’uso e dei mercati; la libertà di attuazione.

L’accordo potrà prevedere: una licenza sui successivi perfezionamenti; una collaborazione per agevolare l’attuazione dell’invenzione e per l’ottenimento dei titoli

di privativa, dal momento che tali attività potranno protrarsi oltre il momento in cui si perfeziona l’operazione di trasferimento, nel caso in cui l’oggetto del contratto è una domanda di brevetto;

eventuali sublicenze. I costi di mantenimento dei titoli di proprietà industriale saranno solitamente imputati al licenziatario, mentre si dovrà decidere chi procederà alla gestione. Altri strumenti utili durante la fase di negoziazione sono: accordi di riservatezza, lettere d’intenti, accordi di sviluppo congiunto. L’unica garanzia che il licenziante assume è quella relativa alla titolarità, mentre i contratti escludono espressamente garanzie su: la validità dei titoli di proprietà industriale; la brevettabilità dei trovati; la presenza di contraffazioni attive e passive.

I corrispettivi sono solitamene monetari [rimborso per l’ottenimento dei titoli, accollo delle spese future di mantenimento, corresponsione di una somma fissa, eventualmente divisa in più rate, (down payment o lump sum), royalties di solito calcolate in percentuale sul fatturato venduti(o canoni periodici)] ma possono essere anche non monetari [cross-licensing, contribuzioni in natura (es. attrezzature, commesse di ricerca)]. Il licenziatario è legittimato ad agire in caso di contraffazione (anche se non è stata effettuata la trascrizione del contratto).

30 Il licenziatario preferirà una licenza esclusiva se sono necessari investimenti aggiuntivi prima di arrivare sul mercato.

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I contratti di cessione e di licenza di brevetto sono soggetti alla disciplina della trascrizione ex art 138 c.p.i., necessaria per l’opponibilità dell’atto ai terzi che hanno acquisito diritti sul brevetto 8art. 139, comma 1, c.p.i.). In caso di fallimento del licenziatario, il contratto di licenza non si risolve automaticamente, a meno che l’azienda non sia posta in liquidazione. Nel caso in cui il brevetto sia dichiarato nullo (per mancanza dei requisiti di brevettabilità), anche il contratto di licenza è nullo (art. 77 c.p.i.) e il licenziatario non è più tenuto a pagare i canoni futuri. La nullità non è retroattiva e quindi il licenziante non è obbligato a restituire ciò che ha già percepito (perché il licenziatario ha usufruito del regime di esclusiva per il periodo antecedente la dichiarazione di nullità).

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Allegato 1 - Esempi di valutazione dei requisiti di disegni e modelli industriali

Decisione della Divisione di Annullamento del 31/03/2008 – ICD000003200

Domanda di registrazione 000282660-001 pubblicata il 22/03/2005

http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2005/2005_026/000282660_0001.htm

Modello anteriore commercializzato dal 2004

I due modelli differiscono per le seguenti caratteristiche:

- Il modello della richiedente è provvisto di un occhiello atto a contenere un sistema di attacco

-I simboli delle funzioni riportati sui tasti e i comandi sono diversi

Tali differenze sono considerate insignificanti

Esempio 1

Decisione della Divisione di Annullamento del 21/01/2008 – ICD000003929

Domanda di registrazione 0000334297-0002 depositata il 02/05/2007

http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2005/2005_061/000334297_0002.htm

Modello anteriore pubblicato nel dicembre 2004 sulla rivista “Asian Sources – Computer Products”

I due modelli sono perfettamente identici per forma e colore

Esempio 2

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Decisione della Divisione di Annullamento del 31/08/2006 – ICD000002640

Domanda di registrazione 000273693-0001 depositata il 29/12/2004

http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2005/2005_016/000273693_0001.htm

Modello anteriore n. CN3362229D depositato il 07/04/2004

I modello comunitario riproduce integralmente le caratteristiche essenziali del modello anteriore. La presenza di tratti orizzontali e verticali che compaiono sul modello comunitario è considerata irrilevante.

Esempio 3

Decisione della Divisione di Annullamento del 31/03/2008 – ICD000004166

Domanda di registrazione 000574462-0001 depositata il 09/08/2006

http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2006/2006_104/000574462_0001.htm

Modello anteriore commercializzato da marzo 2005

Le differenze rilevate, nella fattispecie relative alla cinghia e alla superficie della suola, non sono considerate dettagli irrilevante; non esiste identità tra i due modelli. Tali elementi non sono sufficienti a produrre nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa del modello registrato da quello anteriore.

Esempio 4

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Decisione della Divisione di Annullamento del 21/06/2007 – ICD0000002848

Domanda di registrazione 000316310-0001 depositata il 31/03/2005

http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2005/2005_050/000316310_0001.htm

Modello anteriore n. 000241609-0001 pubblicato il 25/01/2005

Non vi è identità tra i due modelli: le differenze (elemento simile a una lampadina a forma di diodo e decorazione a forma di insetto) non sono state considerate dettagli irrilevanti. Dal confronto tra i due modelli si ha un’impressione generale di somiglianza: il modello n. 000316310-0001 è privo di carattere individuale.

Esempio 5

Decisione della Divisione di Annullamento del 24/07/2007 – ICD0000003291

Domanda di registrazione 000202155-0006 depositata il 15/07/2004

http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2004/2004_080/000202155_0006.htm

Modello anteriore commercializzato dal 1947

Si riscontra una differenza tra i due modelli: mentre il piano orizzontale del modello anteriore è impagliato, quello del modello registrato è di tessuto liscio e senza strutture. Questa differenza è evidente e non riducibile e dettagli irrilevanti. Queste differenze non sono state considerare sufficienti a suscitare nell’utilizzatore informato una differente impressione generale.

Esempio 6