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Gli strumenti giuridici della proprietà intellettuale: marchio, brevetto, diritto d'autore ed i contratti di
trasferimento
Avv. Claudia Del Re
Studio Legale Del Re- Sandrucci , Fi renzewww.del re.i t
Firenze, 03 lugl io 2013Incubatore Universi tar io fiorentino (IUF)Formazione
Proprietà Intellettuale
Per protezione della proprietàintellettuale si intende uncomplesso di azioni regolate daleggi rivolte a garantire lapaternità ed i diritti disfruttamento delle creazionidell' intelletto umano.
Privative di proprietà intellettuale
Per tutelare e valorizzare laproprietà intellettuale ci si puòavvalere, nei casi in cui ciò èpossibile, di alcuni strumentigiuridici, chiamati privative, chepermettono di sfruttare sul mercatola proprietà intellettuale in regime difavore.
• E s iste un num ero lim itato di privative industriali,quindi non tutto può essere protetto attraversoprivative. La regola è che al di fuori delleprivative es iste il regim e della liberaconcorrenza.
• Ciò implica che copiare il prodotto di unconcorrente è vietato solo in alcuni cas i specificiprevisti dalla legge, oss ia quando esiste unaprivativa o quando la riproduzione del prodottodel concorrente costituisce un atto diconcorrenza s leale.
Cosa si può fare
• E’ importante pensare a tutelare la propria idea già durante le fasi disviluppo e perfezionamento dell' idea stessa, perché in questo modo siha il tempo di valutare meglio la portata industriale delle privative e sipossono avviare contatti preliminari con le industrie.
• L’inventore (autore, designer, ecc.) in genere prende in considerazione lapossibilità di brevettare soltanto quando la sua invenzione è statacompletamente perfezionata, non considerando che: i vantaggieconomici derivanti da un’invenzione sono tutti del primo che labrevetta; una valida idea inventiva brevettata “ subito” vale molto di piùdi un’idea inventiva perfezionata, ma brevettata “ poi” .
• Gli inventori (autori, designer, ecc.) non devono assolutamentedivulgare notizie relative alle privative prima di essere brevettata, néattraverso pubblicazioni di qualsiasi genere, né attraverso esposizioniorali pubbliche: la riservatezza delle informazioni è fondamentale per lavalidità del brevetto.
Scegliere le forme più appropriate di tutela
Codice della Proprietà Industriale - Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. Come proteggere le invenzioni1.1 Brevetto1.2 Modello di utilità2. Come proteggere gl i elementi dist int ivi e la forma di un prodotto2.1 Marchio2.2 Design Registrato e non Registrato e diritto d’autore
Marchio di Forma2.3 Concorrenza sleale per imitazione servile
Il Marchio
• Il marchio, sia esso una parola o un disegno, è un segno diriconoscimento dei prodotti e dei servizi di un’impresa che ha lafunzione di distinguerli, renderli riconoscibili da prodotti o servizidi imprese concorrenti.
• S otto il profilo comm erciale, il m archio è unostrum ento che serve a proteggere il rapporto tral’im presa e la propria clientela da poss ibiliindebite ingerenze della concorrenza.
• N aturalm ente, il m archio può essere veicolatoattraverso appropriate operazioni pubblicitarieper diffonderne la conoscenza e, per esem pio,per associare ad ess o (e dunque al prodotto o alservizio che esso contraddistingue) unadeterm inata identità costituita da certi caratteridi qualità o di affidabilità o di salubrità, ecc.
Articoli 7 e 9 c.p.i.
Art. 7Possono costituire oggetto di registrazione come marchiod'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentantigraficamente, in particolare le parole, compresi i nomi dipersone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma delprodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalitàcromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizidi un'impresa da quelli di altre imprese.
Art. 9Non possono costituire oggetto di registrazione come marchiod'impresa i segni costituit i esclusivamente dal la forma impostadal la natura stessa del prodotto, dalla forma del prodottonecessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma chedà un valore sostanziale al prodotto.
Requisiti per la registrazione
Novità:Non devono sussistere validi diritti di terzi anteriori -ricerche anteriorità .Capacità distintiva:Non possono essere registrati segni costituiti esclusivamente da indicazioni generiche o descrittive o segni di uso generaleEccezione: i segni che, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.Liceità:Non possono essere registrati segni ingannevoli e contrari all’ordine pubblico o al buon costume Durata:10 anni, rinnovabile.
Territorialità
• Un marchio è valido solo nel Territoriorivendicato:
- Nazionale- Regionale (es. Comunitario)- Internazionale
Quali segni possono costituire un marchio,
requisiti di validità• Può essere oggetto di un marchio qualsiasi segno purché sia suscettibile di essere
rappresentato graficamente. Ad esempio possono costituire oggetto di un marchio,anche in combinazione tra loro: parole, disegni, lettere dell’alfabeto, cifre, suoni, formadel prodotto o della confezione, combinazioni di colore.
• Tuttavia, all’atto della registrazione, il marchio deve risultare nuovo ed deve possederecapacità distintiva, pena la nullità del marchio stesso.
• Per quanto concerne la novità, non devono esistere parole, figure o segni noti aiconsumatori: o come espressioni comunemente usate per prodotti di diversaprovenienza, oppure come marchi o altri segni adoperati da altri imprenditori perprodotti dello stesso genere. Inoltre, a prescindere dalla conoscenza dei consumatori,non devono esistere altri marchi registrati da altri per prodotti dello stesso genere.
• Per ciò che riguarda la capacità distintiva: il marchio deve essere idoneo ad identificareun determinato prodotto o servizio nell’ambito di alcune determinate categorie diprodotti e servizi. Dunque il marchio dovrà essere diverso dalla denominazione genericadel prodotto o del servizio ed anche da qualsiasi segno idoneo a significare quel tipo diprodotto o servizio, le sue qualità o la sua destinazione.
Marchio
Marchio tridimensionale
Limiti alla registrazione della forma come marchio
Il caso Sistema Plastic
Richiesta di tutela come marchiodi forma per conteni tor iRi fiuto di protezione del l ’UAMI(5.7.2006) in quanto la forma erauna sempl ice variante cromaticadi soluzioni note e non distint ive
Il caso Wunderbaum
Arbre Magique (Wunderbaum)ha fatto opposizione al laregistrazione come marchio diforma di un deodorante perambienti simi le.La Corte di Giustizia CE(sentenza del 7.9.2006) hadetto che c’è confondibi l i tàanche se i marchidenominativi e la grafica sonodiversi perché la forma delprodotto è corr ispondente dalpunto di vista visuale econcettuale a quel la registratacome marchio tr idimensionaleda Wunderbaum.
Design
• Il design è la forma esterna di un oggettobidimensionale (il disegno, ad es. di untessuto) o di qualcosa di tridimensionale(un modello, ad es. uno spazzolino dadenti o una locomotiva).
• Il design può distinguersi per ladisposizione delle linee, per i contorni, icolori, le superfici o i materiali utilizzati.
• U n des ign è am m esso alla protezione s e è nuovo, se s i contraddistingue in m is ura sufficiente da altre form e es is tenti e s e non è contrario alla legge e al buon costum e.
• Inoltre la form a di un m odello non può essere determ inata esclus ivam ente dalla funzione svolta dall'oggetto.
Territorialità
• Un design è valido solo nel Territoriorivendicato:
- Nazionale- Regionale (es. Comunitario)- Internazionale
Requisiti per la registrazione
Il design può essere protetto:• a livello nazionale (es. solo per il territorio italiano) con una domanda per ogni Stato
• a livello comunitario con una sola domanda per tutt i i Paesi dell'Unione Europea (disponibile dal 1 aprile 2003)
Durata: 5 anni. La protezione è rinnovabile più volte fino a 2 5 anni.
Cosa può essere protetto come design?
La forma o l‘aspetto esteriore di un prodotto o di sue part i:• Packaging • Simboli grafici • Caratteri t ipografici• Pattern di tessuti (es. Burberry)• Oggett i di Industrial design• Vestit i, accessori • Oggett i di arredamento• Bott iglie di profumi o di bevande
Ad esempio:
Conteni tor i
Forme di prodott i
Al lestimenti fier ist ici
Cosa non può essere protetto
• Design part i di programmi per computer (es. videogiochi) • Design di interconnessioni (must-fit) , ad eccezione dei s is temi m odulari • P arti non vis ibili di un prodotto comples s o • P ezzi di r icambio• P arti della carrozzeria di un veicolo• Des ign dettati dalla funzione tecnica del prodotto (es . le tre tes tine rotanti dei ras oi P hilips ) • Des ign contrari all’ordine pubblico o al buon cos tum e • Des ign privi di novità o di carattere individuale
Novità
Nessun design identico deve essere stato divulgato in precedenza.I design si reputano identici quando le loro caratterist iche differiscono unicamente per dettagli irrilevanti.Il carattere di novità non viene compromesso dalla divulgazione da parte del t itolare se il design viene depositato entro 12 mesi.Eccezione alla predivulgazione: non conoscibilità da parte di imprese UE, vincolo di riservatezza.
Carattere individuale
Un disegno o modello ha carattere individuale sel'impressione generale che suscita nel l 'ut i l izzatoreinformato differis ce dall'impres s ione generales us citata in tale utilizzatore da quals ias i dis egno omodello che s ia s tato divulgato prima della data dipres entazione della domanda di regis trazione o,qualora s i rivendichi la priorità, prima della data diques t'ultima.Nell'accertare il carattere individuale s i prende incons iderazione il margine di libertà di cui l'autore habeneficiato nel realizzare il dis egno o modello.
Mancanza di novità: il caso Burberry’s
Il pattern sopra era stato registrato come design comunitario. Burberry’s ha fatto opposizione sostenendo che era una copia del suo, e dunque privo di novità e carattere individuale.L’UAMI con decisione dell’8.2.2006 ha dato ragione a Burberry’s e ha revocato la registrazione
Il diritto d’autore
• Il diritto d’autore riguarda la tutela delle operedell’ingegno di carattere creativo, cheappartengano alla letteratura, alla musica, allearti figurative, all’architettura, al teatro, alcinema. Inoltre, esso tutela i programmi perelaboratore.
• Il diritto d’autore consiste in una serie di dirittiesclusivi di utilizzazione economica e di dirittimorali a tutela della personalità dell'autore.
Esempi
A differenza delle altre privativeindustriali, il diritto di cui l’autore ètitolare s i origina quando nascel’opera e non deve essere richiesto econcesso a seguito di una proceduraam m inis trativa.
L’autore ha il diritto esclus ivo di pubblicare l’operae di utilizzarla econom icam ente in ogni form a em odo, nei lim iti della legge.
L’autore, anche dopo la cess ione dei diritti dis fruttam ento, può rivendicare la paternitàdell’opera e può oppors i a quals ias i deform azione,o m odificazione che possa essere di pregiudiziodel suo onore.
• I diritti di utilizzazione econom ica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua m orte.
• T rascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dom inio.
Diritto d’autore e la Società Italiana degli autori ed Editori
(SIAE)• La funzione istituzionale della SIAE consiste
nell’attività di intermediazione per la gestionedei diritti d’autore.
• La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni perl’utilizzazione delle opere protette, riscuote icompensi per diritto d’autore e ripartisce iproventi che ne derivano. Essa svolge la propriaattività in Italia, servendosi dei propri uffici e,all’estero, attraverso le Società d’autori stranierecon le quali ha stipulato accordi dirappresentanza.
IL NEGOZIO DIVENTA UN MARCHIO
• L’ufficio statunitense marchi e brevetti (USPTO) haconcesso ad Apple un marchio alquanto curioso. Non sitratta di un nome o di un logo ma di uno shop.
• Il marchio n. 85036990 ha ad oggetto proprio il layout deinegozi della A pple con tanto di pannelli, tavoli e vetrine.
• La difes a del layout di un negozio è da s em pre piuttostocom pless a. In genere s i cerca di ottenerla ricorrendo allalegge s ul diritto d’autore o al des ign. La protezione offertadal m archio è s icuram ente originale.
Brevetti per invenzione
• Definizione: soluzione nuova ed originale di un problema tecnico • Requisiti: novità, attività inventiva, applicazione industriale, sufficiente descrizione • Esclusione dalla brevettazionescoperte, metodi matematici, metodi diagnostici, presentazioni di informazioni, giochi, software “ in quanto tali”• Durata: 20 anni dalla data di deposito – certificati complementari di protezione per farmaci
Modelli di utilità
• Definizione: nuove conformazioni di prodotti atte a fornire particolare comodità di applicazione o di impiego a macchine, loro parti, utensili, oggetti di uso in genere • Requisiti: novità, attività inventiva e applicazione industriale (gli stessi dei brevetti di invenzione, ma ad un livello inferiore). • Durata: 10 anni dalla data di deposito
Art. 45 CPI• Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano
un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.• NO:- Scoperte (che attengono al campo della conoscenza e non dell’attività
inventiva), le teorie scientifiche (spiegazione fenomeni naturali ma nonhanno applicazione industriale) e metodi matematici (piano teorico);
- piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco (espressioniconcettuali senza applicazione industriale) o per attività commerciali(business methods, tecniche pubb. o marketing), programmielaboratore;
- Presentazione informazioni (allestimenti tabelle, formule, sistemi dipresentazione);
- Metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano oanimale, i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (masono brevettabili le sostanze o le miscele di sostanze destinateall’attuazione di uno di tali metodi).
NOVITA’• Ex art. 46 c.p.i. un’invenzione è nuova se non è
ricompresa nello stato della tecnica: tutto ciò che è statoreso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato oall’estero prima della data del deposito della domanda dibrevetto, con descrizione scritta o orale, una utilizzazioneo un qualsiasi altro mezzo.
• Contenuto di domande brev. Naz. + domande brev. Eu. ointernazionali con data deposito anteriore, pubblicate orese accessibili al pubblico.
• Sostanza o composizione di sostanze già comprese nellostato della tecnica purché in funzione di nuovautilizzazione.
ORIGINALITA’ • L’attività inventiva esiste se per una persona
esperta del ramo essa non risulta in modoevidente dallo stato della tecnica
• Originalità ≠ progresso tecnico: causalitàulteriore a quella già raggiunta e com e taleproteggibile.
• Flash of creative genius: risultato nuovo, nonpresente nello stato della tecnica.
INDUSTRIALITA’
• Per industrialità s’intende l’attitudine ad avereapplicazione industriale se il suo oggetto puòessere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genered’industria.
• NO: fare riferimento al valore economicodell’invenzione.
• Caratteri costanti, tecnicamente utilizzabile.
LICEITA’
• Attuazione di un’invenzione nondeve essere contraria all’ordinepubblico o al buon costume.
• Irrilevanza del solo fatto diessere vietata da unadisposizione di legge oamministrativa.
LA CONCESSIONE DEL BREVETTO E L’ACQUISIZIONE
DEI DIRITTI DI PRIVATIVA
• Ex art. 66 c.p.i. i diritti di brevettoper invenzione industrialeconsistono nella facoltà esclusiva diattuare l’invenzione e di trarneprofitto nel territorio dello Stato,entro i limiti ed alle condizioniprevisti nel codice.
• Elenco diritti esclusivi.
ELENCO DIRITTI ESCLUSIVI
• Se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare a terzi salvo ilsuo consenso di produrre, usare, mettere in commercio, vendere oimportare a tali fini il prodotto in questione.
• Se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare a terzi,salvo il suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare,mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodottodirettamente ottenuto con il procedimento in questione. Nel caso dibrevetto di procedimento ogni prodotto identico a quello ottenutomediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo provacontraria, mediante tale procedimento, alternativamente: se il prodottoottenuto mediante il procedimento è nuovo; se risulta una sostanzialeprobabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante ilprocedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso sforzia determinare il procedimento effettivamente attuato. Ai fini della provacontraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto incontraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione ecommerciali.
TERRITORIALITA’ DEL BREVETTO
• La tutela brevettale è limitata all’ambito territorialeper il quale viene richiesta: pertanto può essererichiesto un brevetto italiano, europeo, nazionaleestero o internazionale secondo le modalità delPatent Cooperation Treaty (PCT).
• Nel territorio in cui è stato depositato il brevetto, iltitolare può far valere il diritto di esclusiva da essogarantito e le limitazioni nei confronti di eventualicontraffattori; negli altri paesi in cui la tutelabrevettuale non è stata richiesta, chiunque puòrealizzare, produrre, usare l’invenzione, ma nonbrevettarla per mancanza del requisito della novità.
LA CONCESSIONE DEL BREVETTO
• Alla domanda di concessione di brevetto per invenzionedebbono unirsi: la descrizione e i disegni necessari alla suaintelligenza (cfr. art. 51 c.p.i.). L’invenzione deve essere descrittain modo chiaro e completo perché ogni persona esperta delramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolocorrispondente al suo oggetto.
• La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini diinformazione tecnica e deve concludersi con una o piùrivendicazioni in cui sia indicato ciò che s’intende debba formareoggetto del brevetto.
• I limiti della protezione: tenore delle rivendicazioni. Ladescrizione ed i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
• Finalità: equa protezione al titolare e ragionevole sicurezzagiuridica ai terzi.
ESAME DELLA DOMANDA
• Prima del 2008 nell’ordinamento italiano non trovava spazio alcun esamepreventivo in merito alla novità del trovato, dato che l’analisi effettuata dall’Ufficioriguardava esclusivamente la conformità alla legge e la liceità.
• Il d.m. 27.06.08 prevede, per le sole domande di brevetto d’invenzione, la ricerca dianteriorità condotta, per conto dell’U.I.B.M., dall’European Patent Office.
• L’UEB se ritiene che la domanda presenta difetti tali da impedire una ricercaadeguata in merito ad alcune o a tutte le rivendicazioni,
a) O perché essa si riferisce a contenuti che l’UEB non è tenuto a ricercare;b) O perché la descrizione, le rivendicazione o i disegni contengono astrusità,
incongruenze o contraddizioni,dichiara in modo circostanziato che una ricerca adeguata è impossibile o redige perquanto possibile un rapporto di ricerca parziale. La dichiarazione o il rapportoparziale dell’UEB costituisce in tal caso il rapporto di ricerca.
L’UIBM procede senza ritardo a trasmettere al richiedente il rapporto di ricerca el’opinione scritta dell’UEB (valore informativo).Termine di 18 mesi per modificare la domanda o presentare note.
EFFETTI DEL BREVETTO
• L’art. 53 c.p.i. dispone che i diritti esclusivi sono conferiti con laconcessione del brevetto. Ciò significa che i diritti esclusivi di privativaindustriale sono attribuiti con la concessione dell’attestato, anche se coneffetto ex tunc.
• Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con ladescrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
• Decorso il termine di 18 mesi dalla data del deposito della domandaoppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data dideposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domandastessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico,l’UIBM la pone a disposizione del pubblico con gli allegati.
• Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e glieventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti delbrevetto decorrono dalla data di tale notifica.
• Il brevetto dura 20 anni e non può essere rinnovato.
BREVETTO EUROPEO
• La procedura di rilascio del brevetto europeo prevede che l’ufficio europeo eseguaun unico procedimento sulla domanda di brevetto che consiste:
• pubblicazione della domanda (entro 18 mesi dalla data di presentazione)• rapporto di ricerca (emesso contestualmente o subito dopo la pubblicazione) con il
quale vengono evidenziati i documenti già disponibili pubblicamente (brevetti epubblicazioni scientifiche) rilevanti ai fini della novità dell’invenzione in oggetto(indicati con X), dell’attività inventiva (indicati con Y) e del back ground tecnologico(indicato con A)
• esame di merito (da richiedere entro 6 mesi dal rapporto di ricerca): non èobbligatorio, ma è utile al fine di valutare l’ottemperanza del contenuto delladomanda di brevetto ai 3 criteri citati (novità, l’attività inventiva, l’applicazioneindustriale)
• rilascio del brevetto europeo, che viene comunemente definito “ un fascio dibrevetti” pari al n. dei paesi “ designati”
• designazione dei paesi: il titolare del brevetto dovrà decidere in quali paesiconvalidare il brevetto europeo, e provvedere alla traduzione nella lingua locale e alpagamento delle tasse di mantenimento.
BREVETTO INTERNAZIONALE
• IL PCT prevede i seguenti step, sim ili a quelli già visti per il brevettoeuropeo:
• deposito di un’unica domanda internazionale presso gli Uffici nazionalicompetenti oppure presso gli uffici di Ginevra
• ricerca internazionale che si conclude con l’emissionedell’International Search Report
• es am e di m erito della dom anda internazionale, non obbligatorio, perverificare i requis iti di brevettabilità
• giudizio finale dell’autorità internazionale• fas e di nazionalizzazione: s celta dei paes i in cui nazionalizzare le
dom ande di brevetto e relativo m antenim ento. Ogni ufficio del paes edes ignato riceverà il rapporto di ricerca e il rapporto s ull’eventualees am e della dom anda es eguito dall’ufficio internazionale che non s aràvincolante ai fini del rilas cio del brevetto nazionale.
VERSO IL BREVETTO UNITARIO
• Il brevetto unitario sostituirà il brevetto europeo attualmente in vigore e sarà, adifferenza dell’attuale, un titolo valido su tutta l’Unione Europea.
• Il nodo cruciale del brevetto unitario è però proprio la lingua. In base ai negoziatitra gli stati si è giunti alla conclusione che le lingue ufficiali del brevetto unitario(indicato come UP, Unitary Patent) saranno l’inglese, il francese ed il tedesco.
• A seguito di ciò Italia e Spagna si sono rifiutate di partecipare all’accordo, ma ilConsiglio Europeo nel 2011 ha stabilito che gli altri 25 stati dell’Unione benpotevano usare la procedura di cooperazione rafforzata per creare il BrevettoUnitario anche in presenza del veto dei due stati ed in tal senso si è proceduto.
• Italia e Spagna però non si sono arrese ed hanno presentato un ricorso alla Corte diGiustizia per chiedere l’annullamento della decisione del Consiglio (Decisione2011/167/UE del 10 marzo 2011), ricorso che la Corte ha RESPINTO in data 29.04.13.
• A seguito della decisione della Corte la Spagna ha già presentato altri due ricorsi diannullamento dinanzi alla Corte (cause C-146/13 e C-147/13). Resta da vedere checosa farà l’Italia, se deciderà a sua volta di presentare nuovi ricorsi o se preferiràaderire al Brevetto Unitario nella versione già approvata dagli altri stati.
LE INVENZIONI DEL LAVORATORE
• Il codice civile prevede le ipotesi dell’invenzionerealizzata da parte del prestatore di lavorosubordinato, disponendo che il riconoscimentodel diritto morale alla paternità spettainderogabilmente all’inventore.
• L’art. 64 c.p.i. considera tre ipotesi di invenzioni:• 1) invenzioni di servizio;• 2) invenzioni d’azienda;• 3) invenzioni occasionali.
INVENZIONI DI SERVIZIO
• Attività inventiva oggetto dellaprestazione di lavoro.
• Apposita remunerazione.> Il diritto al rilascio del brevetto ed il
diritto allo sfruttamento industrialedello stesso viene riconosciutoesclusivamente in capo al datore dilavoro.
INVENZIONE AZIENDA
• Esecuzione o adempimento di un contratto lavoro.• No retribuzione.• I diritti del rilascio al datore di lavoro ma
all’inventore spetta qualora il datore di lavoroottenga il brevetto o utilizzi l’invenzione in regime disegretezza industriale, un equo premio.
• Equo premio: importanza invenzione, mansionisvolte, retribuzione percepita, contributo ricevutodall’organizzazione del datore di lavoro.
• Prestazione straordinaria a carattere indennitario.
INVENZIONE OCCASIONALE
• Invenzioni libere e spontanee: fuori orariolavoro e ambito aziendale, con mezzi,materiali, nozioni ed informazioni nonrientranti nel patrimonio aziendale.
• Stesso campo d’attività dell’azienda privata.• Diritto opzione per l’uso esclusivo, per
l’acquisto del brevetto, italiano o estero,entro 3 mesi dalla ricevuta comunicazione.
INVENZIONI DI SERVIZIO E AZIENDA: confini
• Accurate indagini sull’elemento retribuzione.• La Suprema Corte ha rilevato che è
indispensabile indagare sulla volontà delle parti,non operando ex post, quando l’invenzione èstata conseguita, perché con questo criterio sidovrebbe considerare pattuita l’attività inventivain tutti i casi in cui la prestazione lavorativaabbia dato luogo, comunque, ad un’invenzione,ma indagando ex ante sull’effettivointendimento delle parti.
LE INVENZIONI DELLE UNIVERSITA’
• L’art. 65 c.p.i. presenta una disciplina specialedelle invenzioni delle Università e degli entipubblici di ricerca // volontà governativa ex art.24 l. inv. Introdotto dalla legge 18 ottobre 2001n. 383.
• IN DEROGA all’art. 64 c.p.i. quando il rapporto dilavoro intercorre con un’università o con unapubblica amministrazione avente tra i suoi scopiistituzionali finalità di ricerca, il ricercatore ètitolare esclusivo dei diritti derivantidall’invenzione.
segue
• Il ricercatore: dom anda di brevetto,notizia all’U nivers ità. L’U nivers ità fissacon proprio regolam ento l’im portom ass im o del canone di licenza ad essaspettante in caso di licenza a terzidell’invenzione realizzata dal proprioricercatore. S e il reg. non lo fa: 30%proventi (all’ inventore spetta com unquealm eno il 50% dei proventi).
NO• Invenzioni realizzate da ricercatori univers itari o altri enti pubblici di
ricerca all’ interno di attività di ricerca finanziata in tutto o in parte daterzi. In ques to cas o: i diritti s pettano all’U nivers ità e ques ta potrà anchecons entire, m ediante appos ita previs ione del contratto di ricerca, chees s i s pettino al finanziatore. La legge non chiaris ce s e al dipendentes petta l’e.p. (contratto).
> ris chio di inattuazione – ben m aggiori s arebbero le pros pettive diattuazione s e i diritti s u di es s e s pettas s ero alle U nivers ità: ques tepotrebbero dotars i di s trutture adeguate per la loro valorizzazione.> es perienza s traniera: i diritti s ulle invenzioni realizzate nelle U nivers itàs pettano alle U nivers ità, s alvo il diritto degli inventori alla percezione diun quota di proventi che l’U nivers ità realizzerà dallo s fruttam entodell’invenzione s tes s a.
I CONTRATTI DI RICERCA E LE INVENZIONI SU COMMESSA
• Contratti di ricerca: attività inventiva su incarico.• Commessa soggetto privato o soggetto pubblico
– ricercatore soggetto privato o pubblico.• Contratti di ricerca privati: clausole arbitrali.• Obbligazione di risultato o mezzi – ricerca
affidata completamente al ricercatore o incomune con il committente – più ricercatori eaccordi consortili.
• Schema APPALTO o CONTRATTO D’OPERA.
CONTRATTI DI RICERCA A COMMITTENTE PRIVATO
• Privati: committente che sopporta i costi dellabrevettazione. E’ frequente che al ricercatore siariconosciuta una licenza a condizioni favorevoli (es. gratis)– o viceversa (accade anche che il diritto al rilascio delbrevetto sia fissato in capo al ricercatore e che alcommittente il contratto conceda solo una licenzagratuita)
> vasta gamma di soluzioni: tramite la manovra delleclausole di licenza o comunque partecipazione agli utili.
> il problema dell’attribuzione del diritto di brevetto sirisolve quindi in una distribuzione dei frutti della ricercatra le due parti del contratto.
CONTRATTI DI RICERCA A COMMITTENTE PUBBLICO
• Nei contratti di ricerca a committente pubblico quando ilcommittente è interessato all’utilizzazione dei risultati,esso si comporta come un privato.
• Quando il committente pubblico non è interessato: si ènotato che l’attribuzione all’ente dell’invenzione conducead una sottoutilizzazione delle invenzioni (preferibileattribuire al ricercatore).
• In Italia le regole di incentivazione pubblica della ricercaapplicata: stato o ente pubblico finanziatore (legge n.46/82, legge 770/86). Successivamente, in assenza diregole: titolarità al ricercatore (D. Lgs. N. 297/1999, Legge296/2006).
Apple vs. Samsung
I due colossi della telefonia si stanno scontrando da mesi nelle aule dei tribunaliaccusandosi reciprocamente di violazione di brevetti. Al momento il colpo più duro loha incassato Samsung che negli Stati Uniti è stata condannata a pagare unrisarcimento danni di oltre un miliardo di dollari, somma che non appare accontentareApple che in questi giorni ha avanzato una nuova richiesta di danni per altri 700milioni.
Samsung è stata ritenuta colpevole di avere violato tre brevetti di Apple ed esattamenteil brevetto del “ rubber-banding” per la movimentazione delle pagine con lo scrolling; ilbrevetto del “ pinch-to-zoom” per l’ingrandimento attraverso l’apertura delle dita; ilbrevetto del “ tap-to-zoom” relativo all’ingrandimento con il tocco.
La decisione è stata però criticata dagli esperti: la giuria popolare avrebbe decisotroppo in fretta e non si sarebbe tenuto conto di brevetti anteriori che avrebbero potutoinvalidare i brevetti di Apple.
Secondo i tecnici una valutazione s eria delle c.d. anteriorità, ovvero delle divulgazionianteriori che potrebbero annullare i brevetti di Apple, richiederebbe s ettimane dilavoro anche per un es perto e non è pens abile che una giuria popolare pos s avalutarle con la dovizia neces s aria.
S ulla violazione del des ign la ques tione è ancora più controvers a: i due apparecchitelefonici s ono tra loro divers i nei particolari ma quello che s embra inchiodareS ams ung è la grande differenza che es is te tra i s uoi modelli dopo-Iphone ed i s uoimodelli prima dell’ Iphone. E ’ da ques to netto “ cambio di rotta” che la giuria da dedottouna forte “ contaminazione” e quindi un plagio dei modelli della Apple.
La battaglia è però ancora del tutto aperta. S e negli S tati U niti Apple l’ha fatta dapadrona lo s tes s o non può dirs i per quanto riguarda l’es tremo oriente: Apple ha infattipers o in G iappone ed ha, per cos ì dire, pareggiato in Corea del S ud.
Kodak perde il brevetto
• Kodak è una di quelle imprese che hanno legato il loro nomeall’innovazione ed alla ricerca. Dispiace sapere che ormai i suoi benivengono venduti all’asta fallimentare e molto di più dispiace che siperda quel marchio tanto caro ad una generazione di fotoamatori. Ilperiodo non è dei migliori per Kodak e come se i problemi non fosserogià abbastanza recentemente ha subito un duro colpo in quanto si èvista annullare uno dei suoi brevetti più importanti (il n. US6292218)relativo ad una tecnologia che consente di visualizzare l’anteprimadell’immagine da fotografare prima di memorizzarla.
• In pratica il brevetto tutelava la preview di un’immagine realizzatasecondo un particolare procedimento tecnico oltre una serie di soluzioniaccessorie. Sulla base di questo brevetto nel 2010 Kodak avevapromosso un procedimento di contraffazione nei confronti di Apple eRIM accusate di avere utilizzato un sistema del tutto analogo a quellotutelato dalla privativa.
• R ecentem ente il giudice T hom as Pender ha però res pinto la dom anda diK odak s os tenendo non s olo che il brevetto non ris ulta violato m a, ciòche è peggio, che in realtà è nullo in quanto la tecnica rivendicata èovvia e com e tale non s ufficientem ente innovativa da m eritare laprotezione di un brevetto.
• La decis ione ha colto di s orpres a non s olo per il ris ultato dis as tros odopo undici anni dal depos ito m a anche perché s ulla bas e di quellos tes s o brevetto K odak aveva già vinto oltre 30 caus e e s tipulatoaltrettanti contratti di licenza. La s ocietà s i trova quindi ad avere pers ouno dei s uoi “ as s ets ” più im portanti della cui validità era as s olutam entecerta e che cons iderava es s ere uno dei beni da vendere a m aggioreprezzo nel cors o dell’as ta fallim entare. B as ti cons iderare che ques tobrevetto ha fatto guadagnare a K odak oltre 3 m iliardi di dollari dallelicenze conces s e a terzi. K odak ha dichiarato che ricorrerà in appello m ala battaglia non s arà facile
I CONTRATTI DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Codice civile – Obbligazioni e contratti
• Art. 1322 Autonomia contrattuale5. Le parti possono liberamente determinare il contenuto delcontratto nei limiti- imposti dalla legge e dalle norme corporative.6. Le parti possono anche concludere contratti che nonappartengano ai tipi- aventi una disciplina particolare, purché siano diretti arealizzare interessi- meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
COMUNIONE
• Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30C o d i c e d e l l a p r o p r i e t à i n d u s t r i a l e
Art. 6 Comunione 6. Se un diritto di proprietà industriale appartiene apiù soggetti, le facoltà relative sono regolate,salvo convenzioni in contrario, dalle disposizionidel codice civile relative alla comunione in quantocompatibili.
LA CIRCOLAZIONE DELLA PRIVATIVA INDUSTRIALE
- cessione;- licenza;- merchandising (es. modellismo);- costituzione di garanzie.
CESSIONE
- Dalla vendita alla donazione; non formaparticolare.
- Titolo gratuito / oneroso- Tasse: trasferimento?- Trascrizione/notifica presso UIBM
LICENZA
Consenso al diritto di utilizzo:
// locazione, contratto diedizione intellettuale.
LICENZALe clausole tipiche:• esclusiva;• territorio;• forme di distribuzione;• sub-licenze;• corrispettivi (lump sum, royalty e minimi); • poteri di controllo;• durata e risoluzione;• tutela;• legge applicabile e giudice competente.
CESSIONE E LICENZA brevetto
• Il diritto al brevetto e i diritti di privativa legati albrevetto possono essere ceduti a titolo oneroso ogratuito.
• Declaratoria di nullità del brevetto: non pregiudicai contratti, equo rimborso.
CONTRATTI DI LICENZA E INTESE RESTRITTIVE DELLA
CONCORRENZA• Il contratto di licenza fa sì che le parti
si impegnino a limitare la concorrenzafra loro: in buona sostanza licenziantee licenziatario si suddividono areecommerciali o definiscono interventidi azione doveri.
• Intese restrittive libertà concorrenza?(l. n. 287/1990).
ALTRI CASI DI CIRCOLAZIONE
• Licenza obbligatoria per mancata o insufficienteattuazione (oltre 3 anni) + insufficienti bisognidel Paese.
• Licenza obbligatoria per le invenzionidipendenti: invenzioni che costituiscono,rispetto alle precedenti, importante progressotecnico di notevole rilevanza economica.
• Esecuzione forzata.• Espropriazione per pubblica utilità.
