Propriedade Industrial

pROpRiedade iNdUSTRiaL apLiCada REFLEXES PARA O MAGISTRADO

Braslia, 2013

CONFEDERAO NACIONAL DA INDSTRIA CNIRobson Braga de Andrade Presidente

Diretoria JurdicaHlio Jos Ferreira Rocha Diretor

Diretoria de Desenvolvimento IndustrialCarlos Eduardo Abijaodi Diretor

Diretoria de Educao e TecnologiaRafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti Diretor

Diretoria de Polticas e EstratgiaJos Augusto Coelho Fernandes Diretor

Diretoria de Relaes InstitucionaisMnica Messenberg Guimares Diretora

Diretoria de Servios CorporativosFernando Trivellato Diretor

Diretoria de ComunicaoCarlos Alberto Barreiros Diretor

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURDICOS E TCNICOSGert Egon Dannemann Advogado e Diretor Executivo do IDS Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurdicos e Tcnicos

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)Jorge vila Presidente

Mauro Maia Procurador-Chefe

TRIBUNAL REGIONAL DA 2 REGIO TRF2Maria Helena Cisne Desembargadora Federal e Presidenta

ESCOLA DA MAGISTRATURA REGIONAL FEDERAL 2 REGIOLiliane do Esprito Santo Roriz de Almeida Desembargadora Federal e Diretora-Geral da EMARF

Alusio Gonalves de Castro Mendes Juiz Federal Convocado e Diretor de Intercmbio e Difuso

pROpRiedade iNdUSTRiaL apLiCada REFLEXES PARA O MAGISTRADO

Braslia, 2013

2013. CNI Confederao Nacional da Indstria. Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada a fonte.

CNI Diretoria Jurdica DJ Gerncia Executiva de Poltica Industrial - GEPI

2013. Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurdicos e Tcnicos 2013. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 2013. Tribunal Regional da 2 Regio TRF2 2013. Escola da Magistratura Regional Federal 2 Regio

FICHA CATALOGRFICA

C748

Confederao Nacional da Indstria. Publicao: propriedade industrial aplicada: reflexes para o magistrado. Braslia : CNI, 2013.

215 p. : il.ISBN 978-85-7957-089-6

1. Publicao. 2. Propriedade Industrial. I. Ttulo.

CDU: 347.23

CNI Servio de Atendimento ao Cliente - SACConfederao Nacional da Indstria Tels.: (61) 3317-9989 / 3317-9992Setor Bancrio Norte [email protected] 1 Bloco CEdifcio Roberto Simonsen

70040-903 Braslia DF

Tel.: (61) 3317- 9000

Fax: (61) 3317- 9994

http://www.cni.org.br

apresentao

Robson Braga de AndradePresidente da Confederao Nacional da Indstria (CNI)

com grande satisfao que apresento comunidade jurdica e empresarial a publicao Propriedade Industrial Aplicada Reflexes para o Magistrado, fruto de parceria da Confede-rao Nacional da Indstria (CNI) com o Tribunal Regional Federal (TRF) da 2 Regio, a Escola de Magistratura Regional Federal da 2 Regio (Emarf), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurdicos e Tcnicos (IDS).

O objetivo maior desse bem-sucedido esforo conjunto, que faz parte do Programa de Propriedade Intelectual para a Inovao na Indstria da CNI, reunir noes sobre este tema. A ideia permitir que esse conhecimento sirva de instrumento de trabalho de fcil acesso e manuseio. Os principais beneficirios sero aqueles que, nos litgios sobre a matria no Poder Judicirio, vo aplicar o di-reito aos casos concretos.

Pela excelncia do trabalho e ampla abordagem dos institutos jurdicos pertinentes ao assunto, sem nunca perder de vista a objetividade necessria, esta publicao ser de grande valia tambm para os demais profissionais do direito, assim como para empresrios.

Trata-se, portanto, de uma autntica parceria pblico-privada, de finalidade no econmica, que se presta como fonte segura de propagao do conhecimento jurdico na rea da propriedade intelectual. Em resumo, uma leitura rica e agradvel, que certamente vai interessar a todos que lidam com o tema ou que queiram saber mais sobre ele.

de Juiz para JuizDesde o incio deste projeto que percebi ser importante que ele contivesse tambm algu-mas palavras de um magistrado acostumado s lides envolvendo propriedade industrial, dirigidas especialmente queles que ainda no tiveram contato com a matria, ou que tiveram muito pouco.

Trata-se de uma rea do Direito extremamente especializada, dotada de princpios prprios e de aspectos peculiares, que s os olhares mais atentos percebem.

Em face disso, tentei juntar neste breve texto aspectos que considero importantes para que um julgador possa bem decidir uma lide de propriedade industrial. So apenas dicas, por vezes at superficiais, mas que podem ser de grande ajuda para aqueles que pouco se deparam com a matria. Destaco que essas dicas no prescindem de maior aprofundamento, que pode ser obtido, de alguma forma, no contexto deste trabalho, na doutrina j disponvel no mercado editorial brasileiro, ou na jurisprudncia de tribunais que mais de perto lidam com a matria.

Vamos a elas.

patentesModalidadesObserve que a Lei de Propriedade Industrial LPI traz modalidades distintas de patentes no texto permanente (de inveno e de modelo de utilidade) e no texto transitrio (pipeline e mailbox). Voc vai ler sobre elas no texto deste trabalho, mas quero fazer algumas observaes importantes.

As ltimas patentes do texto transitrio devem cair em domnio pblico em 2016 (ou por volta disso, no caso de alguma delas ter conseguido prorrogao do prazo de vigncia, pela via judicial). Ainda assim, no custa destacar um aspecto que, por vezes, passa despercebido: a base da dis-

prefcio

tino entre as normas permanentes e as normas transitrias a contraposio entre abstrato/concreto. O texto permanente de uma lei regula em abstrato os fatos e as situaes a que ela se destina, enquanto o texto transitrio regula em concreto determinadas situaes que vo se ex-tinguir naturalmente, com o simples decorrer do tempo, estando, pois, condicionado no s pelos limites de validade temporal, como tambm, e principalmente, por princpios e normas do texto permanente, que lhe forem aplicveis e complementares.

A preeminncia do texto permanente significa que o texto provisrio h de ser interpretado na exata medida dos princpios e das normas fixados no texto permanente, em verdadeira relao de complementaridade entre um e outro, at mesmo porque o texto provisrio no um regulamento completo de situaes e fatos nele definidos, mas apenas um fixador de regras concretas a serem complementadas pelas regras abstratas do texto permanente.

NovidadeA definio legal de novidade (art. 11 da LPI) superficial; logo, o Judicirio que vai definir na prtica seus limites.

Busca-se avaliar se o invento diferente de tudo aquilo que se conhece. Como saber se a patente anterior pode ser considerada como anterioridade impeditiva para concesso de uma nova patente?

Procure observar se h um progresso de ideias, uma melhora da tcnica preexistente, uma so-luo de problema no resolvido at ento.

Um pequeno truque: a anterioridade apontada, aquela com a qual se pretende demonstrar que o produto j se encontra no estado da tcnica, deve estar contida em um nico documento. Caso, para provar a anterioridade, sejam necessrios dois ou mais documentos, j haver novi-dade, por se tratar, ao menos em tese, de uma inveno por combinao.

Observe que a inveno pode ser uma mera combinao original de elementos j conhecidos, com um novo resultado; um aperfeioamento da forma de soluo de problemas tcnicos j solucionados por outro modo; ou a transposio de uma inveno precedente para um setor distinto, com diferente resultado final.

A anlise por um perito judicial fundamental.

Atividade InventivaNa anlise da atividade inventiva, h que se reduzir ao mximo a subjetividade desse conceito, baseando a anlise em fatos.

Busca-se avaliar se a soluo seria ou no bvia para um tcnico no assunto. Como saber se a nova soluo no se origina de maneira evidente ou bvia da tcnica j conhecida?

Procure observar se o invento foi obtido mediante pesquisas que agregaram conhecimento significativo ao produto.

interessante destacar que a existncia de novidade j um indcio de existncia tambm de atividade inventiva, mas apenas e to somente um indcio.

Tambm para esse requisito a anlise por um perito judicial essencial.

O perito deve se utilizar de um mtodo mnimo de anlise, como, por exemplo, aquele estabele-cido pelo Escritrio Europeu de Patentes, que identifica qual o documento anterior de maior proximidade com aquele que est sendo avaliado e, a partir da, passa a comparar ambos sob os seguintes aspectos:

a. Problema tcnico a ser resolvido.

b. Resultados ou efeitos tcnicos obtidos pelo invento reivindicado.

c. Considerando o estado da tcnica, examina-se se uma pessoa hbil no assunto chegaria ou no ao recurso tcnico reivindicado.

Em outras palavras: a partir do mtodo de anlise, deve o perito avaliar qual o problema tcnico relevante e qual a soluo tcnica oferecida, isto , a diferena da soluo oferecida pelo inven-to reivindicado, em relao aos elementos relevantes do estado da tcnica.

Alm disso, outro aspecto a ser considerado que o parmetro de anlise a ser adotado o do homus habilis, ou seja, o tcnico no assunto, e no o do prprio perito que oficia no feito e que geralmente dotado de conhecimento acima da mdia.

Como relembra Denis Borges Barbosa:

quando Albert Einstein examinava patentes no INPI suo, tinha ele que rebai-xar sua genialidade ao parmetro do tcnico normal, mas experiente, no ramo da fsica. A Teoria da Relatividade em gestao no crebro do gnio no seria filtro legal razovel para as contribuies, normalmente limitadas, para que a lei assegure patente (2010, p. 81).

preciso, pois, que o perito raciocine como o tcnico no assunto, indicando como este conseguiria chegar mesma soluo tcnica apenas com apoio em seus prprios conhecimentos e no estado da tcnica.

PerciaSendo a percia judicial to importante para a soluo da lide, a nomeao do perito assume uma relevncia especial. Mas ateno: o perito deve ser dotado de conhecimento tcnico

especializado na rea a ser avaliada, no sendo recomendvel a nomeao de perito que carea de conhecimento satisfatrio sobre aquela matria especfica.

Por vezes, um simples ofcio ao conselho regional profissional regulador da rea em discusso pode tirar a dvida sobre a qualificao adequada ou no do perito que se pretende nomear.

O laudo pericial sem qualidade submete o juiz que, via de regra, no dotado de conhecimento tcnico capaz de prescindir da prova pericial quilo que se convencionou chamar de ditadura da prova tcnica.

O julgador deve, em sua sentena, fazer uma anlise crtica do laudo, de forma independente, equidistante e autnoma. Afinal, o juiz quem julga a causa, e no o perito.

Caso o laudo seja insuficiente, natural que prevalea a anlise tcnica feita pelo INPI, com base no sistema de distribuio do nus da prova, pois o ato administrativo goza de presuno de legi-timidade e veracidade, cabendo quele que alega sua nulidade provar que o ato de concesso da patente invlido.

desenho industrial Nesta modalidade de registro, uma nica observao a fazer de extrema importncia: o pedido de registro de desenho industrial automaticamente concedido pelo INPI (art. 106), sem qual-quer exame tcnico.

O chamado exame de mrito s realizado se o respectivo titular requer-lo, o que pode se dar a qualquer tempo de sua vigncia (art. 111). Caso o parecer de mrito do INPI conclua pela ausncia de algum dos requisitos, deve o rgo instaurar de ofcio o chamado Processo Admi-nistrativo de Nulidade PAN.

Assim, o fato de haver registro de desenho industrial ao contrrio das patentes e dos regis-tros de marca no gera uma presuno de validade do respectivo ato de administrativo de concesso, simplesmente porque esse ato no apreciou o mrito do pedido, tendo-se limitado a conceder automaticamente o registro requerido.

MarcasO legislador optou por relacionar, no artigo 124 da LPI, tudo que no registrvel como marca.

Os incisos que geram a maior quantidade de lides so o V (nome comercial); o VI (marca evoca-tiva); o XV/XVI (nome, sobrenome ou apelido); e, principalmente, o XIX (colidncia), sendo este ltimo o que mais desperta discusses e discordncias.

Algumas breves palavras sobre o exame de colidncia entre marcas.

Essa anlise pode e deve ser feita de forma tcnica, evitando-se a tentao de consultar familiares e amigos para, em uma estatstica indevida de uma ou duas pessoas, definir se vai ou no haver confuso por parte do consumidor. Essa forma rudimentar e simplria de resolver a questo a menos indicada e leva o julgador a descrdito.

A forma tcnica de anlise consiste em se avaliar trs aspectos: (i) se a marca impugnada reproduz ou imita a anterior, comparando-se as duas, sob seu aspecto grfico e fontico ou, em caso de mar-cas figurativas ou mistas, sob aspectos das figuras e das cores; (ii) se os segmentos mercadolgicos em confronto so os mesmos ou se h afinidades entre eles se estivermos comparando produtos alimentcios, por exemplo, lembrar que so todos vendidos em supermercados, embora as classes possam ser diferentes; e (iii) se o consumidor pode ser induzido a erro ou confuso, em razo da proximidade das marcas.

aspecto processualCaso se trate de ao de nulidade, seja de patente, seja de registro, o prazo para resposta do ru titular da mesma de 60 (sessenta) dias (art. 57, 1, no caso de patente; c/c art. 118, no caso de desenho industrial; e art. 175, 1, no caso de marcas).

Isto se d para uniformizar o prazo do ru pessoa jurdica de direito privado ou pessoa fsica com o prazo do INPI, autarquia federal que j conta com prazo em qudruplo para contestar, com base no artigo 188 do Cdigo de Processo Civil CPC.

No se esquea de que a lei especial derroga a lei geral; no caso, a LPI derroga o CPC, neste aspecto.

ConclusoEram essas as palavras que eu queria deixar para o eminente colega.

A lide que envolve propriedade industrial , em geral, de suma importncia para os envolvidos, necessitando de uma anlise cuidadosa e atenta visto que, no mais das vezes, pode definir os rumos do empreendimento.

Tenha isto em mente ao decidi-la.

Desembargadora Federal Liliane RorizDiretora-Geral da Escola da Magistratura Regional Federal Tribunal Regional Federal da 2 Regio(binio 2011/2012)

Sumrio

apresentao 5

prefcio 7

1 introduo 171.1 O que a Propriedade Industrial? 17

1.2 Qual sua natureza jurdica? 19

1.3 Inveno e inovao 20

1.4 O que uma patente? 21

1.5 Quem pode ser titular de uma patente? 23

1.6 O que pode ser patenteado? 23

1.7 Quais os tipo de patente? 23

1.8 No que consiste o desenho industrial? 25

1.9 O que difere um desenho industrial de um desenho artstico? 26

1.10 O que protegido pelo desenho industrial? 27

1.11 O que pode ser registrado como desenho industrial? 27

1.12 O que uma marca? 28

1.13 Quem pode ser titular de uma marca? 28

1.14 O que pode ser registrado como marca? 29

1.15 E o que se entende por indicaes geogrficas? 29

1.16 Quem pode requerer a indicao geogrfica? 30

1.17 O que pode ser protegido pela indicao geogrfica? 30

1.18 Observaes 30

2 patentes de inveno e dos Modelos de Utilidade 312.1 Vantagens proporcionadas por uma patente 31

2.2 As diversas espcies de inveno 32

2.3 Novidade e estado da tcnica 34

2.4 Atividade inventiva 35

2.5 Como a LPI conceitua a aplicao industrial? 36

2.6 O que no considerado inveno nem modelo de utilidade 36

2.7 As invenes e os modelos de utilidade no patenteveis 37

2.8 Quais os requisitos essencias para a concesso de uma patente de modelo de utilidade? 37

2.9 Qual a diferena entre atividade inventiva e ato inventivo? 38

2.10 Qual o prazo de validade das patentes de inveno e de modelo de utilidade? 38

2.11 Direitos conferidos pela patente 38

2.12 Como interpretar as reivindicaes de uma patente? 41

2.13 possvel a alterao do quadro reivindicatrio de uma patente? 42

2.14 Quando h infrao de patente? 42

2.15 Tutela inibitria 43

2.16 Tutela ressarcitria 50

2.17 Ao de nulidade de patente 52

2.18 Arguio de nulidade de patente como matria de defesa em ao autnoma de infrao 53

2.19 Ao de adjudicao de patente 55

2.20 Cumulao de pedidos de nulidade, inibitrio e ressarcitrio ou suspenso por prejudicialidade externa? 56

2.21 Licena compulsria 57

2.22 Caducidade da patente 58

2.23 Crimes contra a propriedade industrial 58

2.24 Crimes contra patentes 59

2.25 A inveno e o modelo de utilidade realizados por prestador de servio ou por empregado 60

3 desenhos industriais 633.1 Quem pode requerer registro de desenhos industriais? 63

3.2 Desenhos industriais registrveis 63

3.3 O que no registrvel como desenho industrial? 63

3.4 Elementos constitutivos de um registro de desenho industrial 64

3.5 Concesso e vigncia do registro de desenho industrial 65

3.6 Vigncia do registro de desenho industrial 65

4 Marcas 674.1 Funes das marcas 68

4.2 Identificao 68

4.3 Origem 69

4.4 Qualidade 70

4.5 Publicidade 70

4.6 Justificativas para a proteo marcria 71

4.6.1 Proteo do titular 71

4.6.2 Proteo do consumidor 72

4.7 Outras questes relacionadas 73

4.8 Tipos de marcas de acordo com sua apresentao 73

4.9 Tipos de marcas de acordo com sua natureza 76

4.10 Tipos de marcas de acordo com seu grau de distintividade 78

4.10.1 Marcas de fantasia 78

4.10.2 Marcas arbitrrias 79

4.10.3 Marcas sugestivas ou evocativas 79

4.11 Signos genricos, necessrios, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos 81

4.12 Requisitos de registrabilidade (art. 122) 82

4.13 Signos no registrveis como marca (art. 124) 83

4.14 Direitos conferidos pelo registro 110

4.14.1 Direito de excluso 110

4.14.2 Direito de propriedade 110

4.14.3 Direito a obter indenizao 111

4.15 Aquisio de direitos sobre a marca 114

4.16 Protees excepcionais 117

4.16.1 O princpio da especialidade 117

4.16.2 Exceo: a Marca de Alto Renome. 118

4.16.3 Exceo: a Teoria da Diluio 121

4.16.4 Exceo: a marca notoriamente conhecida 126

4.17 Anotaes de nus 129

4.18 Perda dos direitos sobre a marca 130

4.19 Caducidade 130

4.19.1 Natureza e preo do produto ou do servio identificado pelo signo 131

4.19.2 Envergadura da empresa titular do registro 131

4.19.3 Peridiocidade de uso da marca 132

4.20 Degenerao 134

4.21 Importao paralela 136

5 indicaes Geogrficas 141

6 Concorrncia desleal 1456.1 Trade dress 148

7 Segredos de Negcio e de indstria 151

anexos 157

Referncias 208

1 Introduo 17

1.1 O que a propriedade industrial?A conveno da Organizao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define como proprie-dade intelectual:

A soma dos direitos relativos s obras literrias, artsticas e cientificas, s interpretaes dos artistas intrpretes e s execues dos artistas executan-tes, aos fonogramas e s emisses de radiodifuso, s invenes em todos os domnios da atividade humana, s descobertas cientficas, aos desenhos e modelos industriais, s marcas industriais, comerciais e de servio, bem como s firmas comerciais e denominaes comercias, proteo contra a concorrncia desleal e todos os outros direitos inerentes atividade inte-lectual nos domnios industrial, cientifico, literrio e artstico (OMPI apud JUNGMANN; BONETTI, 2010, p. 21).

A sistemtica legal de proteo da propriedade intelectual no Brasil estabelece os ramos destacados na figura 1.

1 introduo

18 Propriedade Industrial Aplicada Reflexes para o Magistrado

Figura 1 Ramos de proteo da Propriedade Intelectual.

Direitos do Autor

Programa de Computador

Direitos Conexos

Marca

Segredo Industrial & Represso

Concorrncia Desleal

Patente

Indicao Geogrfica

Topografia de Circuito Integrado

Cultivar

Conhecimento Tradicional

Desenho IndustrialPropriedade Intelectual

Proteo Sui Generis

Propriedade Industrial

Direito Autoral

Fonte: CNI

Dessa forma, como espcie da propriedade intelectual, propriedade industrial o ramo do direito que visa a assegurar proteo legal das invenes industriais; dos modelos de utilidade; dos dese-nhos industriais; das marcas (sejam elas de produto, de servio, sejam de certificao e coletivas); dos segredos industriais e das indicaes geogrficas.

1 Introduo 19

Figura 2 Ramos da Propriedade Industrial.

Marca

Desenho Industrial

Indicao Geogrfica

Segredo Industrial & Represso Concorrncia

Desleal

Patente

Propriedade Industrial

Fonte: CNI

Os pressupostos para a obteno desses direitos acham-se elencados na Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996. Outras disposies legais tambm disci-plinam a matria, como a prpria Constituio Federal (CF), alm de convenes e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, resolues do Instituto Nacional de Propriedade Inte-lectual (INPI), portarias e ordens de servio.

A LPI tipifica, ainda, os crimes contra propriedade industrial no seu ttulo 15.

Entre os acordos e os tratados internacionais, so de grande relevncia o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comrcio (TRIPS Agreement, em ingls Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights , que, juntamente com outros tratados, compe o guarda-chuva da Organizao Mundial do Comrcio OMC), a Conveno da Unio de Paris para Proteo da Propriedade Intelectual (CUP) e a Conveno de Berna.

1.2 Qual sua natureza jurdica?A natureza jurdica da propriedade industrial vincula-se aos direitos sobre as criaes inte-lectuais, como direitos de propriedade, porque se pautam no direito de usar, gozar e dispor dos bens, assim como o direito de reav-los do poder de quem quer que injustamente os possua, como bem explica o prprio Cdigo Civil, em seu artigo 1.228, ao estabelecer os direitos do proprietrio (RIBEIRO, 2010).

So elementos do direito de propriedade: o direito de usar, como a faculdade do titular de servir-se do objeto; no direito de gozar, como a possibilidade de percepo dos frutos gerados


pelo objeto do direito; no direito de dispor, que consiste no poder de alienar, doar, vender, consumir. Nesses termos, as caractersticas do direito de propriedade so perfeitamente ade-quadas ao direito de proteo da criao intelectual, sendo correta, com isso, a j enraizada denominao: direito de propriedade industrial (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

A posio acima demonstrada corroborada tanto pela Constituio Federal (art. 5, XXIX) quanto pela Lei de Propriedade Industrial (Lei n 9.279/1996), que prev em seu artigo 6: Art. 6 Ao autor de inveno ou modelo de utilidade ser assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade, nas condies estabelecidas nesta lei (BRASIL, 1996).

Finalmente, de acordo com a doutrina, a propriedade industrial tem natureza jurdica de direi-to real, podendo assim ser-lhe impostas uma srie de restries, inclusive, aquelas decorren-tes do instituto da desapropriao. Esse entendimento doutrinrio, concebe a interposio de aes possessrias destinadas sua proteo, como ser visto mais adiante.

1.3 inveno e inovaoA LPI se foca no termo inveno, mas no o define, declarando quais as invenes so suscetveis de proteo por meio de patentes (art. 8); o que no considerado inveno (art. 10) e que tipos de invenes no so patenteveis (art. 18). Porm, inmeros tratadistas, brasileiros e estran-geiros, o fizeram em suas obras, como, por exemplo, o francs Allart, para quem inveno uma criao do esprito, que se produz no domnio da indstria e se manifesta pela obteno de um resultado industrial (apud CERQUEIRA, 1946, p. 233).

Jungmann e Bonetti definem inveno como uma concepo resultante do exerccio da capaci-dade de criao do homem, e que representa uma soluo para um problema tcnico especfico, dentro de uma determinada rea do conhecimento tecnolgico (2010, p. 28).

J Joseph Schumpeter (2000) ao analisar a funo do empreendedorismo nos mercados, lis-tando como uma das caractersticas deste a habilidade de combinar os recursos existentes de maneira criativa diferencia inveno de inovao. Para ele, inveno a descoberta de um novo conhecimento tcnico e sua aplicao industrial prtica; enquanto inovao a in-troduo de um novo processo tecnolgico, produto, fonte de recurso e formas de organizao industrial. a partir da distino entre estes dois conceitos que se torna possvel identificar as alteraes econmicas geradas pela inovao e quem as gerou.

Allart (apud CERQUEIRA, 1946, p. 233) ainda diferencia inveno e descoberta. Visto que inveno constituiria uma criao do homem, a descoberta no advm do esprito inventi-vo ou criativo do homem que atua, mas, sim, de seu esprito especulativo e suas faculdades de observao. Figuram como exemplos de inveno o radar, o telefone celular, medicamentos e os seus processos de obteno. J exemplos de descoberta so um novo cometa no espao ce-leste, o Bson de Higgs recentemente identificado pela Organizao Europeia para a Pesquisa Nuclear (Conseil Europen pour la Recherche Nuclaire CERN), uma nova planta ou espcie animal da floresta amaznica e as leis da natureza.

1 Introduo 21

necessrio se ter uma boa percepo desses conceitos, devido aos efeitos de ordem econmica que podem ser gerados a partir deles e de deciso proferida em funo deles. Tais efeitos no s atingem as partes envolvidas em eventual litgio concernente ao detentor de uma propriedade industrial, mas podem alcanar grande relevncia devido ao impacto gerado para o consumidor final de um produto derivado daquela inveno ou inovao.

1.4 O que uma patente?Na esteira da natureza jurdica da propriedade industrial, a patente o ttulo de propriedade temporria concedidos pelo Estado, com base na LPI, queles que inventam novos produtos, processos ou fazem aperfeioamentos destinados aplicao industrial. O artigo 6 da LPI defi-ne o carter atributivo de direito da concesso de patentes, ao deixar claro que esta ltima que garante ao inventor a propriedade sobre sua inveno, com todos os direitos a ela acessrios.

Sua importncia fundamental, pois a concesso deste direito de exclusividade garante ao seu titular a possibilidade de retorno do investimento aplicado no desenvolvimento de novos produtos e processos industriais. Em outras palavras, a patente comprova e garante ao seu titular a exclusividade de explorao de uma tecnologia e, ao mesmo tempo, assegura a ele o direito de impedir terceiros que a explorem sem sua autoriza-o. Como contrapartida pelo acesso do pblico ao conhecimento dos pontos essenciais do invento ou do modelo, a lei d ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que socialmente mais produtiva em tais condies a troca da exclu-sividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporria do direito (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

No obstante, o reconhecimento errneo do direito de exclusividade garantido pelo registro de uma patente pode trazer prejuzos ao mercado, afetando tanto sua concorrncia interna quanto o prprio processo de desenvolvimento tecnolgico. Essa garantia de exclusividade na comercializao da inveno apresentada gera efeitos de monoplio no mercado, que so plenamente justificados temporalmente devido aos investimentos empreendidos pelo criador sejam eles financeiros, fsicos, sejam eles em recursos humanos para atingir o salto inventivo de sua criao. Portanto, o reconhecimento errneo, ou o no reconhecimento, de uma patente ou a sua nulidade podem, por um lado, alimentar os chamados free riders que se aproveitam das invenes alheias, e, por outro, criar um monoplio mercadolgico que pode no se justifi-car devido ao baixo grau inventivo daquilo que foi patenteado.

Afinal, a introduo de novos produtos e processos tem papel importantssimo em remodelar a competio no mercado domstico, bem como no mercado internacional. Eles tm efeitos de curto e longo prazo nos consumidores, na indstria e na nao, especialmente na criao e na redistribuio de bem-estar econmico no nosso pas onde h gradual expanso da economia (HAGEDOORN, 1996).

Uma nova ideia pode consumir anos ou dcadas para se tornar uma tecnologia vivel e disputar mercado vide figura a seguir. O risco empresarial de desenvolver um novo produto, portanto,


muito elevado, porm, medida que feita uma anlise mercadolgica adequada, este risco pode ser mais bem dimensionado, possibilitando a prpria deciso de investir em uma nova ideia ou produto (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Figura 3 Ciclo de investimento e lucro de um produto.

Fase de investimento

Avaliao

Aval

ia

o

Intr

odu

o

Dese

nvol

vim

ento

Dese

nvol

vim

entoPr

odu

o p

iloto

Prod

uo

pilo

to

Prod

uo

sem

com

erci

al

Prod

uo

sem

com

erci

al

Fase de lucratividade

DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO

COMERCIALIZAO E CICLO DE VIDA DO PRODUTO

Fonte: CNI

Apenas o titular da patente pode vender o produto ou aplicar o processo que foi patenteado, bem como ceder de forma onerosa ou no, em carter definitivo ou temporrio, o direito de explorao do seu bem intelectual. importante saber que a concesso desse direito terri-torial. apenas vlida dentro do pas no qual a proteo foi concedida, ou seja, a concesso de uma patente no Brasil s garante os direitos ao seu titular de t-la protegida dentro do Brasil (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

A patente, por fim, funciona como um contrato entre o inventor (titular) e a sociedade, no qual este se compromete a tornar pblico seu invento, recebendo em troca o direito exclusivo de explor-lo comercialmente durante um perodo determinado. A patente funciona, assim, como fator de proteo que viabiliza os investimentos na pesquisa cientfica e tecnolgica.

Na sua formulao clssica, a patente presume a extino do segredo, tornando conhecida a tecnologia acessvel a todos. Como requisito para conceder a patente, o Estado exige a descri-o exata da tecnologia de forma que um tcnico com formao mdia na rea seja capaz de reproduzir a inveno.

1 Introduo 23

1.5 Quem pode ser titular de uma patente?A empresa, outras pessoas jurdicas ou o prprio inventor (pessoa fsica) podem requerer a titularidade de uma patente no rgo competente do pas de interesse. No Brasil, a instituio responsvel pela concesso de patentes o INPI.

A LPI ainda prev, alm do autor, a possibilidade de que seus herdeiros, sucessores, cessionrio daquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestao de servios determine a titula-ridade da patente (art. 6, 2, da LPI).

1.6 O que pode ser patenteado?Os requisitos para o que pode ser patenteado constam do artigo 8 da LPI. Qualquer inveno que tenha por objeto um novo produto ou processo, em todos os campos de aplicao tecnolgica, desde que cumpram os requisitos elencados por tal artigo (JUNGMANN; BONETTI, 2010):

Novidade: estar alm do estado da tcnica;

no seja conhecida e no tenha sido divulgada; e

no exista ou decorra da natureza;

atividade inventiva: no seja bvia para um tcnico do assunto.

aplicao industrial: seja um produto para consumo ou um processo para produo.

1.7 Quais os tipo de patente?So dois:

patente de invenoRefere-se a produtos ou processos absolutamente novos e originais, que no decorram da melhoria daqueles j existentes. O prazo mximo de sua validade de 20 anos a contar da data de depsito do pedido (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Estendendo a compreenso j antecipada, inveno uma concepo resultante do exerccio da capacidade de criao do homem, que representa uma soluo para um problema tcnico


especfico, em determinada rea do conhecimento tecnolgico. Ela protegida pelo artigo 8 da LPI, ditando que patentevel a inveno que atenda os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicao industrial (JUNGMANN; BONETTI, 2010, p. 28).

patente de modelo de utilidadeA LPI define modelo de utilidade como objeto de uso prtico, ou parte deste, suscetvel de aplicao industrial, que apresente nova forma ou disposio, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricao (art. 9 da LPI (BRASIL, 1996)).

Refere-se a aperfeioamentos em produtos preexistentes, que melhoram sua utilizao ou facilitam o seu processo produtivo. O prazo mximo de sua validade de 15 anos a contar da data de depsito do pedido (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Por seu turno, Gama Cerqueira observa que

os modelos de utilidade consistem em objetos que, sem visarem um efeito tcnico peculiar (caso em que constituiriam inveno propriamente dita), se destinam simplesmente a melhorar o uso ou utilidade do objeto, a dot-lo de maior eficincia ou comodidade em seu emprego ou utilizao, por meio de uma configurao dada ao objeto, da disposio ou combinao diferente de suas partes, de novo mecanismo ou dispositivo, em uma palavra, me-diante modificao especial ou vantajosa introduzida nos objetos comuns (1946, p. 281).

O modelo de utilidade pode ser remetido aos franceses, que cunharam um termo que d uma ideia do que vem a ser um modelo de utilidade e chamaram-no de petit brevet (em portugus: pequena patente).

Nos Estados Unidos, segundo Suthersanen (2006), a legislao patentria no prev semelhante objeto, sendo considerado como um second tier (inveno de segundo uso) por ser relacionado a criaes de baixo valor inventivo agregado. Isso se deve ao fato de a poltica industrial norte--americana visar livre e alta competitividade nos mercados de inovao e de produtos, o que poderia dispensar essa proteo. A concesso do direito de patente para modelos de utilidade i.e., para essas criaes de pouco apelo inventivo, poderiam resultar na concesso despropor-cional de um direito de exclusividade e retardar o fluxo de desenvolvimento tecnolgico, j que apenas invenes e inovaes com grande valor inventivo poderiam alcanar o direito de ex-clusividade garantido por uma patente. Contudo, na prtica, se v a concesso pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO) de patentes para inventos que poderiam ser considerados como modelos de utilidade, segundo o entendimento da nossa legislao ptria.

J na Inglaterra, na Alemanha e na Austrlia, a concesso de patentes para modelos de utilidade, em uma perspectiva histrica, foi responsvel por uma decada nos nmeros de registros de patente de inveno e de desenho industrial (SUTHERSANEN, 2006).

1 Introduo 25

Portanto, cria-se grande responsabilidade ao julgador, uma vez que a legislao ptria garante o direito de patente aos modelos de utilidade, ao ponderar o ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricao (art. 9 da LPI), sem que esse prejudique o desenvolvimento tecnolgico e concorrencial do mercado nacional, especialmente diante de um mundo globalizado de rpidas mudanas.

Figura 4: Exemplo de modelo de utilidade.

Fonte: CNI

Por fim, cabe frisar que a inveno ou o modelo de utilidade que renam os requisitos essenciais estabelecidos na LPI no so suscetveis de registro, mas, sim, de patentes e, como foi dito, um ttulo outorgado pelo Estado (nesse caso, o INPI) ao seu requerente (pessoa fsica ou jurdica), garantidor do direito de uso exclusivo desses em todo o territrio brasileiro, visando a impedir que terceiros o faam seu registro ou uso desautorizadamente.

1.8 No que consiste o desenho industrial?O desenho industrial receber a proteo da propriedade industrial no que trata do desenho asso-ciado forma plstica ornamental de um objeto ou ao conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configu-rao externa. Pode ser constitudo de caractersticas tridimensionais, como a forma ou a superfcie do objeto, ou de caractersticas bidimensionais, como padres, linhas ou cores. O desenho tem que ser um modelo passvel de reproduo por meios industriais. No Brasil, quem concede o registro o INPI, e sua validade de at 25 anos (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

A expresso desenho industrial tem sido utilizada como sinnimo do termo design. Para as empresas, a criao ou design geralmente inclui o desenvolvimento das caractersticas funcio-nais e estticas do produto, levando em considerao questes, como a sua comercializao, os custos de produo, a facilidade de transporte, de armazenamento, de conserto e de reciclagem.


Vale ressaltar que o desenho industrial, como categoria do direito da propriedade industrial, refere-se unicamente natureza esttica ou ornamental do produto acabado. a forma exte-rior e distinto dos aspectos tcnicos ou funcionais que ele possa apresentar, mesmo que traga inovaes (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Os desenhos industriais so tambm encontrados na criao de embalagens, de recipientes e na apresentao de produtos. Estes, junto com a estratgia de branding da empresa, passam a ser grandes diferenciais ao criarem o impacto visual desejvel para identificao do produto no ponto de venda (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Feitas essas observaes preliminares, no guia prtico Desenho Industrial: O que fazer? Por que fazer? Como fazer?, do Sebrae/RJ, Dannemann et. al. ratifica que

o registro de desenho industrial protege a forma ornamental plstica aplicada a um produto, seja objeto tridimensional, seja um conjunto de linhas e cores bidimensional, sendo necessrio que apresente um resultado visual novo e original, assim como o produto ornamentado possa ser fabricado em escala industrial (no seja uma mera obra de arte) (2008, p. 7).

A jurisprudncia nacional, por igual, j teve a oportunidade de se pronunciar acerca dos requisitos essenciais para a concesso de um registro de desenho industrial verbi gratia trecho da ementa do acrdo da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal, proferido nos autos da Apelao cvel n. 2005.51.01.500193-0, de relatoria do juiz federal convocado Marcello Ferreira de Souza Granado, onde se l que um registro de desenho industrial deve apresentar forma pls-tica ornamental de objeto que proporcione resultado visual novo e original na sua configurao externa, que possa servir de tipo de fabricao industrial (BRASIL, 2012, p. 135).

A jurisprudncia norte-americana (caso Schwinn Bicycle Co versus Goodyear Tyres & Rubber Co.), por sua vez, estabelece que, para que um desenho ou design seja merecedor da proteo, ele deve apresentar uma aparncia esteticamente prazerosa que no seja dedicada funo que o objeto exercer e preencher os requisitos de patenteabilidade (i.e. novidade absoluta e no obviedade). Assim, a lei no deve proteger designs novos ou originais, mas, sim, o desenho industrial que alcance os dois critrios de patenteabilidade e que motivem o criador a buscar a patente para atingir um nvel mais alto de proteo; ou em outras palavras, que a lei proteja de fato queles que apresentem inovao (SUTHERSUNEN, 2006).

1.9 O que difere um desenho industrial de um desenho artstico?O desenho industrial refere-se ao desenho de um produto de fabricao replicvel, enquanto o desenho artstico uma expresso esttica no aplicvel a fins industriais (JUNGMANN; BO-NETTI, 2010, p. 44).

1 Introduo 27

1.10 O que protegido pelo desenho industrial?O registro de desenho industrial protege a configurao externa do objeto e no seu funciona-mento. Essa proteo tem validade somente nos limites territoriais do pas concedente princpio da territorialidade da Conveno de Paris.

Para proteger um desenho industrial por meio de um sistema de registro, fundamental que este seja mantido em carter confidencial. Assim, caso o litgio alcance uma questo na qual haja a necessidade de mostrar o desenho a outras pessoas antes do depsito, ser de suma im-portncia que o contrato escrito entre as partes litigantes tenha previsto clusulas de sigilo, in-dicando claramente que o desenho confidencial. Certamente, em casos em que a exposio do desenho industrial envolva um vnculo empregatcio, este tambm ser mensurado na forma apropriada pelo magistrado (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.11 O que pode ser registrado como desenho industrial?Como regra geral, para ser registrvel, o desenho precisa atender aos requisitos de:

Novidade.

Originalidade.

Utilizao ou aplicao industrial.

Figura 5: Exemplos de desenho industrial.

Fonte: CNI


1.12 O que uma marca?O TRIPS Agreement, promulgado pelo Decreto n 1.355, de 30 de dezembro de 1994, em seu artigo 15.1, oferece uma definio precisa de marca ao estabelecer que

qualquer sinal, ou combinao de sinais, capaz de distinguir bens e servios de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poder consti-tuir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes pr-prios, letras, numerais, elementos figurativos e combinaes de cores, bem como qualquer combinao desses sinais, sero registrveis como marcas. (MARROCOS, 1994)

Barbosa compara as marcas a nomes mgicos to mgicos que de todas as modalidades de proteo da propriedade industrial tem sido considerados pelas empresas americanas os de maior relevncia (1997, p. 265). O autor ilustra tal assertiva, citando que 64% das empresas consideraram as [suas] marcas como muito importantes, contra 43% para os trade secrets, 42% para as patentes, e 18% para os direitos autorais (1997, p. 265).

Assim, marca todo sinal distintivo, visualmente perceptvel, que identifica e distingue pro-dutos e servios de outros similares de procedncias diversas. No Brasil, o registro de marcas regulamentado pela LPI, e o responsvel pela sua concesso o INPI. Ele vlido por 10 anos e esse prazo pode ser prorrogado indefinidamente, a pedido do titular, por perodos iguais e sucessivos. importante ressaltar que o registro concedido pelo INPI tem validade apenas no Brasil (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

As marcas registradas e, por isso, legalmente protegidas, so identificadas com o smbolo .

1.13 Quem pode ser titular de uma marca?Uma marca s pode ser requerida por pessoa fsica ou jurdica que exera atividade lcita, efetiva e compatvel com o produto ou servio que a marca visa a distinguir.

Com o certificado de registro, o titular tem o direito ao uso exclusivo da marca em todo o territrio nacional e pode impedir concorrentes de usar sinais semelhantes que possam confundir o consumidor. A reproduo no autorizada da marca pode ser combatida por meio de aes judiciais.

O proprietrio de uma marca registrada pode autorizar, de forma onerosa ou no, outras pessoas a utiliz-la, por meio de contratos de licena. Pode ainda transferir a titularidade do registro ou do pedido para outra pessoa. O processo de transferncia tambm deve ser formalmente requerido ao INPI.

O titular no pode impedir que, juntamente com a marca do seu produto ou servio, os comercian-tes ou os distribuidores utilizem suas prprias marcas na promoo e na comercializao, bem como no pode impedir que fabricantes de acessrios utilizem a marca para indicar a destinao

1 Introduo 29

do produto. Ele tambm no tem o direito de impedir a citao da marca em discurso, obra cient-fica ou literria ou qualquer outra publicao, desde que sem conotao comercial e sem prejuzo para seu carter distintivo (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.14 O que pode ser registrado como marca?O registro de marca destina-se proteo de produtos e servios. A marca, para ser registra-da, precisa ser distintiva, isto , ser diferente o suficiente para ser capaz de identificar sem ambiguidades produtos ou servios de outros semelhantes.

Deve-se lembrar que o registro da marca deve servir para proteger produtos e servios decor-rentes da atividade exercida no empreendimento. Essa limitao existe para impedir o registro de marcas por pessoas fsicas e jurdicas que queiram somente comercializ-las, isto , que no pretendam usar as marcas em suas atividades profissionais.

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial no inclui proteo para as marcas sonoras, olfativas, tcteis e gustativas e nem para trade dress.

Com o advento da internet, nomes de domnio passaram a se constituir em um bem de grande valia para as empresas estarem presentes no mundo digital, promovendo e vendendo seus pro-dutos e servios globalmente. Apesar de geralmente estarem associados ao nome da marca, os nomes de domnios no so considerados como marcas e por isso no so passveis de registro no INPI (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.15 e o que se entende por indicaes geogrficas? o nome dado ao tipo de proteo, no mbito da propriedade industrial, que se refere a produtos que so originrios de determinada rea geogrfica (pas, cidade, regio ou localidade de seu territrio) que se tenham tornado conhecidos por possurem qualidades ou reputao relacionadas sua forma de extrao, de produo ou de fabricao. Tambm se refere prestao de determinados servios (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Ascenso preleciona que a indicao geogrfica seria caracterizada pela reputao, uma qualidade determinada ou outra caracterstica do produto poderem ser atribudas origem geogrfica (2009, p. 107).

Dos artigos 176, 177 e 178 da LPI, infere-se a classificao de indicao geogrfica em duas espcies: a indicao de procedncia e a de denominao de origem.

Assim definem os artigos:

Art. 177 Considera-se indicao de procedncia o nome geogrfico de pas, ci-dade, regio ou localidade de seu territrio, que se tenha tornado conhecido como centro de extrao, produo ou fabricao de determinado produto ou de prestao de determinado servio.


Art. 178 Considera-se denominao de origem o nome geogrfico de pas, cida-de, regio ou localidade de seu territrio, que designe produto ou servio cujas qualidades ou caractersticas se devam exclusiva e essencialmente ao meio geogrfico, includos fatores naturais e humanos (BRASIL, 1996)

Alguns exemplos de indicaes de procedncia registradas no INPI, quer na categoria de indi-caes de procedncia, quer na de denominaes de origem: Vinhos do Vale dos Vinhedos/RS, Capim Dourado de Tocantins, Queijo Minas Artesanal do Serro e Carne do Pampa Gacho.

1.16 Quem pode requerer a indicao geogrfica?A entidade representativa da coletividade que atua na produo do bem ou na prestao do servio pode requerer a proteo. Quando no existir pluralidade de entidades, ento, o nico produtor ou prestador de servio estabelecido na regio pode requerer diretamente a indicao geogrfica (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.17 O que pode ser protegido pela indicao geogrfica?Tanto o nome da rea geogrfica como o produto ou o servio produzido na rea delimitada, so passveis de proteo por esta modalidade do direito de propriedade industrial. Produtos protegidos por indicao geogrfica (IG) podem ser identificados por selos de garantia de procedncia contidos na sua embalagem (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.18 ObservaesImportante observar que, no que tange s marcas, aos desenhos industriais e s indicaes geogrficas, sua proteo ocorre por meio de registros concedidos pelo INPI.

Outra observao diz respeito ao termo privilgio. Muito embora a LPI no faa meno a esse termo ou seus derivados, eles podero aparecer em peties e sustentaes orais dos advoga-dos. Isso se deve ao fato de que, no regime da legislao anterior positivada pelos Cdigos de Propriedade Industrial de 1945, 1967, 1969 e 1971, a utilizao do termo privilgio era frequente. Por exemplo, no Cdigo de 1945 (Decreto-Lei n 7.903), encontram-se esses termos nos artigos 7, 8, 16, 17, 22, 23, 39, 40, 64, entre outros. Ligado a isso, Gama Cerqueira explica que o direito do inventor, em nossa terminologia jurdica, denomina-se privilgio de inveno; e o ttulo que o comprova a patente de inveno (1946, p. 220). Estas duas expresses no se confundem, pos-suindo sentido prprio: o privilgio o prprio direito do inventor em exercer seu direito sobre sua inveno; enquanto a patente o ttulo legal de exerccio sobre a inveno.

Em tempo, cabe tambm frisar que a proteo patentria, por si s, no garante que o inventor no enfrentar concorrncia de outros competidores, seja daqueles que legalmente desenvol-verem novos inventos a partir daquela nova patente, seja daqueles que infringirem o direito patentrio adquirido e ilegalmente desenvolverem novos produtos para concorrer no mesmo mercado (GILBERT, 2006).

2 Patentes de Inveno e dos Modelos de Utilidade 31

2.1 Vantagens proporcionadas por uma patenteA proteo de uma inveno ou de um modelo de utilidade por patente no obrigatria, todavia, altamente aconselhvel, dadas as mltiplas vantagens que oferece.

No mundo dos negcios, obras, conhecimento, invenes, inovaes e outras expresses da criatividade humana so convertidas em propriedade privada e protegidas por lei por meio do sistema de propriedade intelectual. Como propriedade privada, elas so comercializadas como bens imateriais, chamados de ativos intangveis.

A difuso dos conceitos e a utilizao dos instrumentos de proteo da propriedade intelectual so fundamentais para empresas e indivduos assegurarem que suas criaes, invenes, obras artsticas ou literrias tenham retorno financeiro quando da atividade de comercializao desses ativos (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Alm disso, no contexto da era da economia do conhecimento, a propriedade intelectual legal-mente protegida transformou-se em importante ativo para a competitividade das empresas que desejam otimizar o valor desses bens, no entanto, para atingir esse objetivo, a empresa deve saber como planejar a estratgia do negcio, como proteger produtos atuais e futuros, gerando valor para sua capacidade inovativa. Este processo de grande valia no desenvolvimento das naes, na medida em que:

Valoriza o esforo financeiro e o investimento em capital humano e intelectual utilizado na concepo de novos produtos ou processos.

Confere um direito exclusivo que permite impedir que terceiros, sem o consentimento do titular da patente de inveno ou do modelo de utilidade produzam, fabriquem, vendam ou explorem economicamente a inveno ou modelos protegidos.

2 patentes de inveno e dos Modelos de Utilidade


Impede que outros protejam o mesmo produto ou processo ou utilizem de meios ou processos protegidos via patentes.

Permite ao titular da patente de inveno ou do modelo de utilidade aplicar nos produtos uma meno de que se encontram protegidos de modo a dissuadir potenciais infraes (por meio de expresses patenteado ou patente no. ou das iniciais Pat. no., Modelo de Utilidade no. ou M.U. no..

Impede a cpia por terceiros de criaes que passam a ter valor econmico. Protege os resultados de pesquisa que sempre envolvem investimento de capital e precisam receber um retorno financeiro.

Incentiva a continuidade da pesquisa financiada pelos resultados anteriores.

Protege e premia o inventor.

Cria um acervo rico em informaes tecnolgicas.

Garante a possibilidade de transmitir o direito ou conceder licenas de explorao a favor de terceiros, a ttulo gratuito ou oneroso.

Favorece o comrcio internacional.

Estimula novos mtodos de produo.

Aumenta a produtividade.

Gera as riquezas.

Melhora a qualidade de vida.

Fomenta a faculdade criadora.

Aumenta as possibilidades da cincia e da tecnologia.

Enriquece o mundo da literatura e das artes.

2.2 as diversas espcies de invenoDe acordo com o INPI, existem apenas dois tipos de reivindicaes: as reivindicaes de produ-to, que se referem a uma entidade fsica, e as reivindicaes de processo, que se referem a toda atividade na qual algum produto material se faz necessrio para realizar o processo. A atividade pode ser exercida sobre produtos materiais, sobre energia e/ou sobre outros processos como em processos de controle.


So exemplos de categorias de reivindicaes de produto: produto, aparelho, objeto, artigo, equipamento, mquina, dispositivo, sistema de equipamentos cooperantes, composto, com-posio e kit; e de reivindicaes de processo: processo, uso e mtodo. Para todos os efeitos, processo e mtodo so sinnimos.

Um mesmo pedido pode apresentar reivindicaes de uma ou mais categorias, desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo.

A primeira categoria de invenes constituda pelos produtos. Gama Cerqueira observa que produto um objeto material, um corpo certo, determinado por suas caractersticas, lembrando, logo adiante, que pode consistir num instrumento, num aparelho, numa m-quina (1952, p. 54).

Essa modalidade de inveno acha-se contemplada no artigo 42, inciso I, da LPI.

Quando a tecnologia consiste na utilizao de certos meios para alcanar um resultado tcnico por meio da ao sobre a natureza, tem-se a segunda categoria, no caso, uma patente de pro-cesso ou meio. Assim, o conjunto de aes humanas ou procedimentos mecnicos ou qumicos necessrios para se obter um resultado (aquecer, acrescer um cido, trazer o produto a zero absoluto) sero objeto desse segundo tipo de patente, previsto no artigo 42, inciso II, da LPI.

A patente de processo d a exclusividade do uso dos meios protegidos na produo do resultado assinalado , mas no d, necessariamente, a exclusividade sobre o resultado, desde que ele possa ser gerado por outro processo.

Cabe ressaltar que, nas aes envolvendo violaes de patentes de processo, a lei prev a inverso do nus da prova (artigo 42, 2, da LPI), ou seja, o acusado de infrao deve provar que seu produ-to foi obtido por processo de fabricao diverso daquele protegido pela patente.

Seguem-se como terceira categoria as invenes consistentes em combinaes, ou seja, so protegidas

como uma forma de aplicao de meios ou processos conhecidos, pois a reunio ou associao de meios que existiam separadamente constitui, sem dvida, um novo modo de aplic-los, para obter o mesmo ou um resultado diferente (CERQUEIRA, 1952, p. 66).

As invenes de segundo uso, ou novo uso, consistem na obteno de novo emprego para o mesmo produto, desta vez relacionada a uma aplicao para fim distinto daquele para o qual o produto fora inicialmente patenteado.

Para casos farmacuticos, alguns acrdos de nossas cortes de justia consideram que o segundo uso pode ser patentevel desde que: (i) haja uma substncia j conhecida; (ii) que esta substncia j tenha determinado uso; e (iii) que tenha sido inventado um novo uso para a substncia objeto


da inveno original, associado a novos adjuntos. Sendo assim, possvel a presena dos requi-sitos de novidade, atividade inventiva e aplicao industrial no segundo uso, conforme esclare-ce o voto da desembargadora federal Liliane Roriz, da 2 Turma Especializada do TRF/2 Regio, nos autos da Apelao Cvel n 2005.51.01.507811-1, como segue:

Assim, neste primeiro aspecto avaliado, penso que no o caso de simples-mente considerar no patentevel o gnero segundo uso, vez que nem sem-pre deriva de uma simples descoberta inevitvel de um novo efeito do medi-camento, podendo haver novidade, mesmo que a substncia em si j integre o estado da tcnica e atividade inventiva, particularmente por causa dos efeitos surpreendentes e valiosos do novo uso (BRASIL, 2009, p. 55).

Por fim, vale um comentrio acerca das patentes pipeline tratadas no artigo 230 da LPI.

O pipeline foi o reconhecimento, no Brasil, da patente expedida no exterior pelo tempo que faltar para que ela expire no pas de origem. A LPI, no aludido artigo 230, concedeu aos titulares de patentes e pedidos de patentes estrangeiros, cuja patenteabilidade era proibida sob a gide da legislao anterior, o direito de ainda obter a proteo no Brasil mesmo que as tecnologias res-pectivas j tivessem sido divulgadas e, portanto, no mais atendessem ao requisito da novidade. A concesso de patentes pipeline uma exceo regra geral de patentes e funcionou como uma espcie de revalidao de patentes requeridas no exterior.

Assim, quem tivesse requerido uma patente em quaisquer dos pases-membros de tratados ou convenes ratificadas pelo Brasil e que, na poca devida, tinha sua proteo vedada entre ns, no caso de acordo com a Lei n 5.772/1971, poderia faz-lo com base no artigo 230 da LPI, desde que atendidas certas condies, como: (i) at a data do depsito do correspondente pedido brasileiro, o objeto da patente requerida no exterior no tivesse sido colocado em qualquer mercado por ini-ciativa do titular; (ii) tambm at a data do depsito brasileiro terceiros no houvessem realizado srios e efetivos preparativos para a explorao da inveno no Brasil; e (iii) que o referido pedido brasileiro fosse depositado dentro de um (01) ano a contar da data da publicao da LPI. Desse modo, o titular de uma patente no exterior, que reunisse as condies previstas na LPI, tinha, de plano, a patente para a mesma inveno conferida no Brasil pelo prazo remanescente de proteo no pas onde foi depositado o primeiro pedido e limitado ao prazo de 20 anos consignado no artigo 40 da LPI. Isso ocorreu a partir do primeiro depsito no exterior.

2.3 Novidade e estado da tcnicaUma inveno considerada novidade quando no compreendida no estado da tcnica (artigo 11 da LPI).

A definio de estado da tcnica encontrada no pargrafo 1 do artigo 11, consoante com o qual o estado da tcnica constitudo por tudo aquilo tornado acessvel ao pblico antes da data do depsito do pedido de patente, por descrio escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17, que sero objeto de anlise


mais adiante. importante notar nessa definio que o requisito de novidade deve ser absoluto, isto , a inveno para ser considerada patentevel h de ser nova aqui no Brasil e no exterior em outras palavras, no pertencendo ao estado da tcnica aqui e no exterior.

Em seu voto proferido nos autos da Apelao Cvel n 519509-7, a desembargadora federal Liliane Roriz afirma que o estado da tcnica trata-se de um conceito legal que estabelece uma fico ju-rdica, determinando, de forma objetiva, se est ou no presente a novidade, independentemente de qualquer conhecimento subjetivo que o inventor possa deter sobre alguma anterioridade sua criao, privilegiando, com isso, o princpio da segurana jurdica. Frisa, por fim, que caso o legislador tivesse estabelecido o critrio subjetivo, seria impossvel superar a insegurana jurdica relativamente aos requisitos de patenteabilidade (BRASIL, 2009b).

2.4 atividade inventivaMais uma vez a LPI que a define em seu artigo 13 ao declarar que a inveno dotada de atividade inventiva sempre que, para um tcnico no assunto, no decorra de maneira bvia do estado da tcnica (BRASIL, 1996).

Por seu turno, tcnico no assunto deve ser considerado a pessoa com conhecimentos medianos sobre a matria e no um grande especialista ou sumidade nessa (IDS, 2005, p. 34). Para Mangin (1974, p. 46) que partindo da exegese do artigo 103 da Lei de Patentes dos Estados Unidos , tcnico no assunto ou profissional do ramo deve:

Possuir formao profissional geral de todo tcnico.

Possuir tcnica especial no ramo da indstria em que exerce sua atividade.

Conhecer, nas suas generalidades mais prximas, as tcnicas prprias dos ramos da indstria anlogos sua.

Ter adquirido habilidade e experincia profissional de um tcnico, que no mais um principiante no ramo que exerce sua atividade.

Ter como capacidade intelectual, aquela que normalmente encontramos nos tcnicos de um ramo particular.

Pela definio do INPI, um tcnico no assunto, para esse propsito, considerado o indiv-duo ciente no apenas do ensinamento da inveno em si e de suas referncias, mas tambm do conhecimento geral da tcnica poca do depsito do pedido. Considera-se que o mesmo teve disposio os meios e a capacidade para trabalho e experimentao rotineiros, usuais ao campo tcnico em questo. Pode haver casos em que seja mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, por exemplo, uma equipe de produo ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em certas tecnologias avanadas, tais como: computadores e nanotecnologia.


2.5 Como a Lpi conceitua a aplicao industrial?Em seu artigo 15, a LPI estabelece que a inveno considerada suscetvel de aplicao indus-trial quando possa ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indstria (BRASIL, 1996).

Essa definio legal baseada no artigo 1 (3) da CUP, segundo o qual

a propriedade industrial compreende na mais ampla acepo e aplica-se no s indstria e ao comrcio propriamente ditos, mas tambm s indstrias agrcolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo, vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minrios, guas minerais, cervejas, flores farinhas (FRANA, 1883).

Para Cerqueira a aplicao industrial aplica-se s diversas espcies de invenes privilegi-veis, isto , inveno de novos produtos e inveno de novos meios, inclusive os processos, e de novas aplicaes e combinaes de meios conhecidos para obter-se um resultado industrial (1952, p. 104). A aplicao industrial, continua ele, compreende todas as invenes que podem ser objeto de explorao industrial ou que podem ser empregadas nessa explorao visando obteno de um produto ou resultado (1952, p. 104).

2.6 O que no considerado inveno nem modelo de utilidadeA LPI em seu artigo 10 elenca o que no considerado inveno nem modelo de utilidade, a saber:

a. Descobertas, teorias cientficas e mtodos matemticos.

b. Concepes puramente abstratas.

c. Esquemas, planos, princpios ou mtodos comerciais, contbeis, financeiros, educativos, publicitrios, de sorteios e de fiscalizao.

d. Obras literrias, arquitetnicas, artsticas e cientficas ou qualquer criao esttica.

e. Programas de computadores em si.

f. Apresentao de informaes.

g. Regras de jogo.

h. Tcnicas e mtodos operatrios ou cirrgicos, bem como mtodos teraputicos ou de diagnstico, para aplicao no corpo humano ou animal.

i. O todo ou a parte de seres vivos naturais e materiais biolgicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou o germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biolgicos naturais.


Nota: [a]pesar da excluso explcita daquilo que isolado da natureza, o pro-cesso usado para o isolamento, caso preencha os requisitos de patenteabilidade, poder ser patenteado, uma vez que o artigo 18 da LPI, que trata das invenes no patenteveis, no os exclui da proteo patentria (IDS, 2005, p. 26-7).

2.7 as invenes e os modelos de utilidade no patenteveisAcham-se listados no artigo 18 da LPI, como segue:

a. O que for contrrio moral, aos bons costumes e segurana nacional, ordem e sade pblicas;

b. As substncias, matrias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espcie, bem como a modificao de suas propriedades fsico-qumicas e os respectivos processos de obteno ou modificao, quando resultantes de transformao do ncleo atmico; e

c. O todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgnicos que atendam aos trs requisitos de patenteabilidade novidade, atividade inventiva e aplicao industrial- previstos no artigo 8 e que no sejam mera descoberta (BRASIL, 1996).

Em seu pargrafo nico, o artigo 18 da LPI declara que

para fins desta lei, microorganismos transgnicos so organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante interveno humana direta em sua composio gentica, uma caracterstica normalmen-te no alcanvel pela espcie em condies naturais (BRASIL, 1996).

2.8 Quais os requisitos essencias para a concesso de uma patente de modelo de utilidade?Acima vimos que, relativamente s invenes, trs so os requisitos: (1) novidade; (2) atividade inventiva; e (3) aplicao industrial.

Alm disso, duas condies so fundamentais: a suficincia descritiva e a clareza e preciso das reivindicaes, sem as quais uma patente no pode ser concedida (artigos 24 e 25 da LPI).

Os modelos de utilidade tambm seguem esses requisitos. Tal como nas invenes, a novidade e a aplicao industrial so essenciais, contudo no se pautam requisitos da atividade inventiva apli-cveis s invenes. Nesse caso, o terceiro requisito dos modelos de utilidade o ato inventivo.

A definio de ato inventivo encontrada no artigo 14 da LPI, segundo o qual o modelo de utilidade dotado de ato inventivo sempre que, para um tcnico no assunto, no decorra de maneira comum ou vulgar do estado da tcnica.


2.9 Qual a diferena entre atividade inventiva e ato inventivo?Como precedente, observa-se a posio da desembargadora federal Liliane Roriz, de que

a atividade inventiva consiste num conjunto de atos humanos em srie, que conduzam a um resultado objetivado, enquanto um ato inventivo consiste numa interveno do engenho humano, para que se atinja o resultado es-perado, ou seja, o fim objetivado mais simples, menos sofisticado e menos custoso que na inveno (autos da Apelao Cvel n 2006.51.01.530252-0, DJ. 17 de novembro de 2009, p. 93).

Outra posio advm do que seria um passo inventivo. O IDS (2005) entende que esse pressu-posto (erfinderischer Schritt = passo inventivo em portugus) tem suas razes no pargrafo 4 da lei alem de patentes, na redao de 1 de abril de 1994, cuja redao declara que, para o modelo de utilidade, se exige que a inovao no decorra de maneira comum ou vulgar do estado da tcnica; encerra a noo de que do modelo de utilidade tambm se requer certo grau de inventividade, contudo em menor proporo do que aquele exigido para uma inveno, ou em outras palavras, pode-se considerar ato inventivo como sendo uma ao menor da atividade inventiva.

2.10 Qual o prazo de validade das patentes de inveno e de modelo de utilidade?Os prazos de validade das patentes de inveno e de modelo de utilidade acham-se estipulados no artigo 40 da LPI, in verbis:

Artigo 40 A patente de inveno vigorar pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data do depsito (BRASIL, 1996).

Excepcionalmente, a fim de que o titular no seja prejudicado por um atraso excessivo no pro-cessamento do seu pedido no INPI, o pargrafo nico desse artigo dispe que o prazo de vign-cia no ser inferior a 10 (dez) anos para a patente de inveno e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data da concesso, ressalvada a hiptese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mrito do pedido por pendncia judicial comprovada ou por motivo de fora maior (BRASIL, 1996).

2.11 direitos conferidos pela patenteNo custa repetir que o artigo 6 da LPI bastante claro ao prever que ao autor da inveno ou de modelo de utilidade ser assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condies por ela estabelecidas (BRASIL, 1996).


Entre eles:

a. Direito de propriedade: o artigo 6 da LPI prev que ao autor da inveno ou de modelo de utilidade est assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condies por ela estabelecidas.

b. Direito de excluso: segundo o artigo 42 da LPI, a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar venda , vender ou importar com estes propsitos: I) produto objeto de patente; e II) processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

O direito de excluso previsto no artigo 42 da LPI abrange igualmente o direito de coibir a infrao por equivalncia.

Da leitura conjunta deste artigo com o artigo 186 da LPI, a tipificao dessa modalidade de violao vaga, podendo levar a controvrsias quanto sua abrangncia e quanto s formas de determinao da equivalncia. No entanto, a infrao pode ser melhor percebida a partir do acrdo da 8a Cmara de Direito Privado do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo (Apelao n 994.09.338262-3, de relatoria do desembargador Caetano Lagrasta), conforme trecho a seguir:

Nesse sentido, pelas concluses da percia, verifica-se que, apesar das alegaes da autora da ao principal e de que seu desenho diferente do utilizado pelas requeridas, houve contrafao por equivalncia, ou seja, a autora beneficia-se da caracterstica essencial da tecnologia objeto da proteo e que no foi considerada no estado da tcnica, ou seja, o produto da autora-reconvinda infringe o ponto ca-racterstico da reivindicao independente da patente PI 9914639-8 de titularidade da co-r-reconvinte SEB S/A, por equivalncia, uma vez que as bordas arredonda-das das superfcies de aperto e/ou apoio (lminas) realizam substancialmente a mesma funo, substancialmente da mesma forma produzem substancialmente o mesmo resultado que o elemento expresso na reivindicao (BRASIL, 2010a).

Vale ainda lembrar que o mero ingresso do pedido de patente no assegura o direito de exclusivi-dade, ou mesmo em razo da precariedade do direito do titular e das peculiaridades do sistema de patentes, como dispe a jurisprudncia das cortes brasileiras:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISO TER-MINATIVA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI 9.279/96. DEPSITO DO PEDIDO DE PATENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.1. O simples depsito do pedido de patente protocolado no rgo competente no tem o condo de conferir, de imediato, os direitos relativos patente, dentre os quais se destaca o da exclu-sividade. Precedente desta Cmara Cvel. 2. Somente aps a efetiva concesso da patente pelo INPI o requerente poder exercer direitos relativos proteo industrial, dentre os quais est o de postular indenizao contra terceiros que exploraram indevidamente seu invento. unanimidade de votos, negou-se pro-vimento ao Recurso de Agravo interposto (BRASIL, 2010c)


MARCAS E PATENTES - ABSTENO DE USO DE PRODUTO CONTRAFEITO - CAUSA DE PEDIDO FUNDADA EM REGISTRO DE PATENTE JUNTO AO INPI Mera expectativa de direito que no permite impedir terceiro de explorar produto similar Deciso mantida - Recurso no provido. (BRASIL, 2010d)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. PEDIDO DE REGISTRO JUNTO AO INPI. Simples expectativa de direito, no ostentando a apelante a proteo oposta r. Precedentes deste Tribunal. Ausncia, outrossim, do requisito da nova forma exigida pelos artigos 9 e 11 da Lei n. 9.279/96. Improcedncia da demanda preservada. APELO IMPROVIDO (BRASIL, 2011).

a. Direito de indenizao: o artigo 44 da LPI assegura ao titular da patente o direito de obter indenizao pela explorao indevida de seu objeto, inclusive em relao explorao ocorrida entre a data de publicao do pedido e a da concesso da patente (BRASIL, 1996).

b. Critrios para a indenizao: o artigo 210 da LPI estabelece que

os lucros cessantes sero determinados pelo critrio mais favorvel ao preju-dicado dentre os seguintes: a) os benefcios que o prejudicado teria auferido se a violao no tivesse ocorrido, b) os benefcios que foram auferidos pelo autor da violao do direito ou c) a remunerao que o autor da violao teria pago ao titular do direito violado pela concesso de uma licena que permitisse le-galmente explorar o bem (BRASIL, 1996).

c. Escopo da proteo das patentes: o artigo 41 da LPI estabelece que a extenso da pro-teo conferida pela patente ser determinada pelo teor das reivindicaes , interpretado com base no relatrio descritivo e nos desenhos (BRASIL, 1996).

d. Dos crimes contra as patentes: esto tipificados nos artigos 183 a 186 da LPI.

e. Excees aos direitos patentrios: esto elencadas no artigo 43 da LPI, a saber: I- atos praticados por terceiros no autorizados, em carter privado e sem finalidade comer-cial, desde que no acarretem prejuzo ao interesse econmico do titular da patente (explorao privada), II- atos praticados por terceiros no autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientficas ou tecnolgicas (testes e experimentos), III preparao de medicamentos de acordo com prescrio mdica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medica-mento assim preparado (farmcias de manipulao), IV- produto fabricado de acor-do com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento (exausto de direitos), V- terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria viva, utilizem, sem fi-nalidade econmica, o produto patenteado como fonte inicial de variao ou propagao para obter outros produtos (uso experimental), VI- terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria viva, utilizem, ponham em circulao ou comercializem um


produto patenteado que haja sido introduzido ilcitamente no comrcio pelo detentor da patente ou por detentor da licena, desde que o produto patenteado no seja utilizado para a multiplicao ou propagao comercial da matria viva em causa (exausto de direitos) e VII- atos praticados por terceiros no autorizados, relacionados inveno protegida por patente, destinados exclusivamente produo de informaes, dados e resultados de testes, visando a obteno de registro de comercializao de produto obje-to da patente aps a expirao dos prazos estipulados no artigo 40 da LPI (BRASIL, 1996).

2.12 Como interpretar as reivindicaes de uma patente? Entende-se por reivindicaes a parte do pedido de patente em que, exclusivamente, so descritas as caractersticas tcnicas do invento cuja patente pretendida e que se deseja a proteo. Estas caractersticas so relativas s particularidades tcnicas que constituem o invento, aos modos pelos quais se combinam na estrutura fsica, qumica ou biolgica, aos processos e aos mtodos de obteno industrial. As reivindicaes diferenciam as tcnicas que se consideram como novidade das que se encontram abrangidas pelo domnio pblico. Devem ser claras, concisas, regidas sem interrupo por pontos, no dando margem a indeterminaes ou generalizaes.

ao texto das reivindicaes que recorre o intrprete para determinar o alcance da patente, seja no caso da determinao de uma alegada infrao, seja na determinao da validade da patente frente tcnica anterior. Em caso de dvida na interpretao do texto das reivindicaes, deve o intrprete se socorrer do contedo do relatrio descritivo e dos desenhos que compe o pedido de patente ou a patente sob consideraes, segundo o artigo 41 da LPI e, dali, extrair os critrios e parmetros para a correta interpretao das reivindicaes. Outro fator que deve ser considerado no momento de interpretar a abrangncia de uma reivindicao reside na argumentao utilizada pelo titular durante o exame de seu pedido ou em algum procedimento de questionamento da validade de sua patente.

Embora as reivindicaes devam ser interpretadas com base no relatrio descritivo e de-senhos, isso no significa que o texto das reivindicaes deva ser desconsiderado em fun-o de informaes contidas em outras partes da patente ou que um conceito inventivo bsico deva ser procurado sem que se atenha ao texto das reivindicaes. Significa que o relatrio e os desenhos podem auxiliar na interpretao dos termos das reivindicaes, as quais, interpretadas dessa forma, determinaro a abrangncia de proteo assegurada pela patente. Apenas em circunstncias muito particulares, deve ser aplicado o conceito de infrao parcial e desconsiderar-se alguma das caractersticas de uma reivindicao independente ao determinar-se a existncia ou no de infrao.

Quanto interpretao das reivindicaes, ainda devem ser consideradas as disposies do artigo 186 da LPI, do ttulo dos crimes contra a propriedade industrial, no sentido de que o crime no descaracterizado pelo fato de a violao no atingir todas as reivindicaes da patente ou restrin-gir-se utilizao de meios equivalentes ao objeto da patente. Ainda outros fatores que devem ser considerados na avaliao da extenso da proteo assegurada pelas reivindicaes de uma patente so as disposies do artigo 42 da LPI.


2.13 possvel a alterao do quadro reivindicatrio de uma patente? Figura-se o entendimento de que, quando as alteraes se do em atendimento a alguma exi-gncia do INPI, ou como tentativa do requerente para tornar seu pedido patentevel, aplica-se o disposto no artigo 36 da LPI. Este artigo determina que podem ser feitas alteraes no quadro reivindicatrio, desde que sejam feitas com o objetivo de cumprir eventuais exigncias feitas pelo INPI, no podendo, portanto, ultrapassar o limite da matria inicialmente revelada no relatrio descritivo. Nesse sentido, vale mencionar trecho do voto da des. federal Liliane Roriz no julga-mento da Apelao Cvel n 2005.51.01.507811-1:

Quando as alteraes se do em atendimento a alguma exigncia do INPI, ou como tentativa do requerente para tornar seu pedido patentevel, aplica-se o disposto no artigo 36 da LPI:

[...]

Destaque-se, ainda, o resultado da ACP n. 2003.510513584, que tramitou pe-rante o Juzo da 35 VF, que asseverou ser lcito ao requerente de pedido de patente alterar o quadro reivindicatrio inicialmente apresentado, desde que no ultrapassados os limites do inicialmente revelado no relatrio descritivo (BRASIL, 2009e, p. 55).

2.14 Quando h infrao de patente? O artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial confere ao titular da patente o poder de excluir terceiros que busquem, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar venda, vender ou importar: (i) produto objeto de sua patente; ou (ii) processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Por outro lado, h o conceito de infrao por equivalncia (ou infrao direta), em que mesmo que uma caracterstica ou elemento de um produto ou processo utilizado por um terceiro no autorizado no corresponder literalmente aos termos de uma dada reivindicao da patente, ainda assim existir infrao se essa caracterstica ou elemento puder ser considerado como tecnicamente equivalente a uma caracterstica ou elemento da reivindicao.

H, ainda, as infraes por contribuio (ou infrao indireta) que inclui qualquer ato que, no entender de um juiz, tenha contribudo para a infrao da patente, seja de forma material, seja de forma subjetiva. Tal infrao expressamente prevista no artigo 42, 1, e no artigo 185 da LPI.

Alm disso, a Lei de Propriedade Industrial prev os crimes possveis contra patentes, combatidos por meio de aes penais de iniciativa privada e que esto tipificados nos artigos 183 a 186. Os crimes contra as patentes sero caracterizados ainda que a violao no atinja todas as reivindi-caes da patente ou se restrinja utilizao de meios equivalentes ao objeto da patente.

Importante destacar o intuito da legislao de coibir a violao da patente para fins econmicos seja qual for o tipo de vantagem auferida. Dessa forma, basta a existncia do objeto da infrao,


mesmo que no esteja sendo utilizado, mas adquirido de outro que no seja o titular da inven-o ou licenciado seu, para tipificar a infrao.

2.15 Tutela inibitriaA principal arma processual para combater a infrao de patente a tutela inibitria, que pres-cinde de dano para ser deferida. Com isso, excluem-se de seu campo cognitivo indagaes acerca do elemento subjetivo, da culpa. A tutela inibitria essencialmente preventiva, sempre voltada para o futuro, destinando-se a impedir a prtica de um ilcito, sua repetio ou continuao.

Com o advento da tutela antecipada e das tutelas especficas de obrigaes de fazer, no fazer e entregar coisa (artigos 273, 461 e 461-A do Cdigo de Processo Civil), o sistema processual adquiriu mecanismos de extrema eficcia prtica e procedimental. A Lei de Propriedade Industrial ainda acrescentou ao arcabouo processual uma previso de tutela inibitria e de remoo do ilcito (tutela antecipada), de ordem liminar e especfica para a propriedade industrial, constante nos 1 e 2 do seu artigo 209, adiante objeto de comentrios especficos.

At a edio da Lei n 10.444/2002, que deu nova redao ao 3 do art. 273 do Cdigo de Processo Civil e acrescentou mais dois pargrafos a este mesmo artigo ( 6 e 7), muito se discutia sobre a natureza das tutelas previstas nos dois pargrafos do artigo 209 da LPI.

Tal diferenciao, entretanto, sempre foi menos importante, resumindo uma preocupao con-ceitual. As tutelas de urgncia dos pargrafos 1 e 2 do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial podem, atualmente, ser definidas como tutelas inibitrias e de remoo de ato ilcito. Tais tutelas assumiro a natureza de tutela cautelar ou antecipada de acordo como foram formuladas no caso concreto. Sobre o tema, h, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justia:

O deferimento de pedido de sustao liminar de violao patente regular-mente concedida pelo INPI ou de ato que a enseje, de modo a evitar dano irreparvel ou de difcil reparao, condiciona-se presena dos requisitos previstos no Cdigo de Processo Civil para a concesso de medida cautelar ou para a antecipao dos efeitos da tutela de mrito, conforme o caso, pois o art. 209, 1., da Lei 9.27996 apenas garante o direito material do lesado suspenso liminar do ato lesivo (BRASIL, 2005, p. 303).

Se o pedido liminar for uma parcela do pedido de mrito da ao, ter-se- uma tutela antecipada. Se tratar de medida conservativa de direito, ter-se- tutela cautelar. No obstante, as tutelas an-tecipada e cautelar so plenamente fungveis (nos termos do pargrafo 7 do art. 273 do Cdigo de Processo Civil), razo pela qual, se equivocadamente requerida tutela antecipada no lugar de cautelar, ou vice versa, a tutela de urgncia adequada situao especfica dever ser concedida. Far jus, tambm, tutela preventiva contra prtica, repetio ou continuidade do ato ilcito.

Alm disso, a Lei de Propriedade Industrial dispe claramente como se adquirem os direitos da propriedade industrial; quais so estes direito; e at mesmo que condutas infringem tais direitos. Desse modo, verificada uma das condutas proibitivas dispostas nos referidos dispo-


sitivos legais, caracterizado estar o ato ilcito, apto a ser inibido ou removido, inclusive e, principalmente, mediante deferimento de tutela de urgncia.

As tutelas inibitria e de remoo do ilcito no tm o dano como pressuposto. Seu alvo o ilci-to. O dano requisito indispensvel para a obrigao ressarcitria, mas no para a constituio do ilcito. Se o ilcito independe de dano, h de ter uma tutela contra o ato ilcito em si. sob esse enfoque que devem ser consideradas as medidas dos pargrafos 1 e 2, do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial, analisadas e aplicadas de forma sistemtica com as normas dos artigos 273 e 461 do Cdigo de Processo Civil. Protegem os direitos de propriedade industrial e contra atos de concorrncia desleal, no exigindo demonstrao de dano ou at mesmo de prejuzo especfico.

Nesse contexto, o justificado receio de ineficcia do provimento final, previsto no pargrafo 3 do artigo 461 do Cdigo de Processo Civil, e o dano irreparvel ou de difcil reparao, do pargrafo 1 do artigo 209 da LPI, se referem, inevitavelmente, ao justificado receio de que o ilcito venha a ser praticado ou que tenha continuidade.

A prtica do ilcito a prpria ineficcia do provimento final preventivo. Como a tutela inibi-tria, em especial na propriedade industrial, liga-se tutela preventiva, a impossibilidade de ser preventiva constitui o prprio dano irreparvel ou de difcil reparao, se de dano houvesse aqui de se falar.

Sobre o ponto, afiguram-se os comentrios de Pereira, segundo o qual

a propriedade industrial liga-se indissociavelmente tutela preventiva. Nes-se contexto, ante a estreita ligao que se faz entre propriedade industrial e tutela preventiva, o justificado receio previsto no dispositivo se refere ao jus-tificado receio de que o ilcito venha a ser praticado ou repetido. A prtica ou repetio do ilcito a prpria ineficcia do provimento final preventivo. [...] preciso reconhecer, entretanto, que a ausncia de familiaridade que se tem com a distino entre ilcito e dano leva a doutrina, que se prope a indicar os contornos do que seria esse justificado receio, a relacion-lo com ocorrncia de dano [...]. J, se for para ler a disposio do art. 273 do CPC como disciplina acessria, em nome de um regime geral de tutela de urgncia, o fundado receio de dano irreparvel ou de difcil reparao, esse dano irreparvel ou de difcil reparao ser a ocorrncia do ilcito. Pelo mesmo raciocnio, como a inibitria, em especial na propriedade industrial, liga-se tutela preventiva, a impossibilidade de ser preventiva constitui o prprio dano irreparvel ou de difcil reparao (2006, p. 184-185).

Tem-se, assim, que o autor de ao de inibitria relacionada aos direitos de propriedade in-dustrial no precisa sequer alegar que a violao causar enormes prejuzos para preencher o requisito do justificado receio. suficiente que o ato ilcito esteja por ocorrer (ou v se repetir ou esteja, ainda, ocorrendo). A o justificado receio. A ocorrncia de danos poder se prestar a mero argumento de reforo.


Tambm no se pode alegar que os prejuzos causados ao autor podem ser convertidos em perdas e danos. O pleito indenizatrio insuficiente e inadequado. A propriedade industrial realmente no guarda qualquer relao com a tutela ressarcitria. A insuficincia da tutela ressarcitria no mbito do Direito Industrial decorre de alguns argumentos elementares. Pri-meiro, porque ser recorrente a insuficincia do dano, pois sempre subsistir um benefcio econmico, derivado diretamente do ilcito, em favor daquele que praticou a leso, corres-pondente a uma diminuio experimentada pelo titular do direito violado. Com a infrao, h um indevido enriquecimento por parte do infrator s custas da propriedade alheia, enrique-cimento este que, para ser considerado ilcito, no depende da caracterizao de dano, nos exatos termos do artigo 884 do Cdigo Civil.

Quem se vale de transgresso de marca e atos de concorrncia desleal por um grande perodo como, por exemplo, os free riders agrega um tipo de valor aos produtos e prpria empresa que difcil de desfazer na tutela ressarcitria. Depois, preciso reconhecer que a admisso da tutela ressarcitria, no caso de direitos, no patrimoniais o mesmo que aceitar, por exemplo, que a indevida utilizao de patente seja autorizada mediante o posterior pagamento. Desta forma, como interpretado pela 6 Cmara Cvel do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, Apelao Cvel 588003582, dada a natureza do direito ofendido, o prejuzo est nsito na infrao mesma. Quando algum usa em proveito seu a propriedade alheia, est causando dano ao patrimnio do dominus pelo s fato de priv-lo de extrair da coisa os proveitos econmicos que ela pode propor-cionar. E isso tanto certo no que diz respeito propriedade de coisas corpreas como no atinente propriedade imaterial).

O uso prolongado, por parte do infrator, cria, junto ao pblico consumidor, uma vinculao entre a marca espria e a legtima ou, ainda, entre os estabelecimentos de origem de uma e de outra. Tal situao, evidentemente, levaria, no mnimo, igual espao de tempo e vultosos gastos em publici-dade e propaganda, para ser revertida. Da mesma forma, a indevida comercializao por terceiros de produtos patenteados, por valores baixos, pois desconsideram os investimentos em pe

Documents

Propriedade Industrial