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Para nosotros la Patria es América

Año XXXIII – Número 2861

Lima, 9 de noviembre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 295-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-00179. Referencia: Marcas involucradas BiomixBiozyme (mixta) y BIOZYME (denominativa)...... ................................... 2

PROCESO 317-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00076-00. Referencia: Marcas involucradas THERMO DRY (denominativa) y THERMODRY (denominativa) .................... 19

b

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de septiembre de 2016

Proceso

Asunto

Consultante

Expediente interno del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente

VISTOS

295-IP-2016

Interpretación Prejudicial

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

2015-00179

Marcas involucradas Biomlx Biozyme (mixta) y BIOZYME (denominativa)

Hugo Ramiro Gómez Apac

El Oficio 2533 del 03 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 7 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-00179; y,

El Auto del 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante MEZCLAS BIOMIX S.A.

1

GACETA OFICIAL 9/11/2016 2 de 30

Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

Tercero interesado: GRUPO BIOQUfMICO MEXICANO S.A. de C.V.

2. Hechos relevantes:

2.1. El 11 de marzo de 2013, MEZCLAS BIOMIX S.A. (en adelante, BIOMIX) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca Biomix Biozyme (mixta)1 para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.2

�Biom1, B1oz·n1t:

2.2. GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO S.A. de C.V. (en adelante, GRUPO BIOQUIMICO) presentó oposición3 contra la solicitud de registro en base a su marca BIOZYME (denominativa), previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 112946, para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.4

2.3. Por Resolución 29512 del 30 de abril de 2014, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro de la marca Biomix Biozyme (mixta), considerando lo siguiente:

2

3

4

a) El signo solicitado es similarmente confundible con la marcaopositora.

b) Existe directa relación entre los productos que refieren ambos signostoda vez que son productos comercializados en los mismos

Expediente administrativo 13048127.

Clase 5: Productos veterinarios, en particular una mezcla enzimática para mejorar la eficiencia alimenticia animal.

No se verifica la fecha de presentación de la reíerida oposición.

Clase 1: Productos qulmicos para la industria, la ciencia y la fotografia, asl como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura: resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras: preparaciones para templar y soldar metales; productos qulmicos para conservar alimentos; materias curtientes: adhesívos (pegamentos) para la industria.

2


establecimientos de comercio y tienen el mismo destinatario y canales de distribución.

2.4. BIOMIX interpuso recurso de apelación contra la Resolución 29512.

2.5. Por Resolución 76031 del 15 de diciembre de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la decisión contenida en la Resolución 29512 del 30 de abril de 2014

2.6. BIOMIX presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas.

2.7. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC, al GRUPO BIOQUIMICO, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

3. Argumentos de la demanda de BIOMIX:

3.1. Las marcas cotejadas no son confundiblemente semejantes.

3.2. La impresión de conjunto de las marcas es completamente diferente, ya que la marca solicitada es mixta y la marca fundamento de la oposición es denominativa.

3.3. La marca solicitada es una marca compleja, compuesta por dos términos, un tipo especial de grafía y un aspecto gráfico; mientras que la marca fundamento de la oposición es simple, compuesta por una única expresión.

3.4. El elemento dominante en la marca solicitada es la expresión BIOMIX porque, entre otros, está en mayor tamatio y en un color más fuerte que BIOZYME, lo cual hace destacarse y fijarse en la memoria del consumidor.

3.5. La expresión BIOMIX es una marca fuerte, registrada en forma nominativa en varias clases y se añaden también elementos gráficos.

3.6. No existe riesgo de confusión desde el punto de vista ortográfico, ya que las marcas tienen diferente longitud, diferente número de silabas, las vocales en las marcas comparadas son diferentes y las silabas iniciales no son coincidentes.

3.7. No existe similitud fonética toda vez que no hay coincidencia en sus rafees. las vocales no son idénticas y no hay coincidencia en la sílaba tónica.

3


3.8. La naturaleza y finalidad de los productos de las marcas en controversia es completamente diferente, ya que no tienen la misma naturaleza, las mismas propiedades, ni los mismos fines.

4. Argumentos de la contestación de la SIC:

4.1. Las marcas sujetas a estudio poseen una identidad total respecto a la expresión BIOZYME.

4.2. La única diferencia entre las marcas es ta existencia de la expresión BIOMIX en la marca solicitada, la cual podrla ser entendida por el consumidor como una nueva línea de productos relacionados con la marca BIOZYME.

4.3. Las marcas gozan de una amplia similitud y generan riesgo de confusión para el consumidor.

4.4. Los signos objeto de análisis comparten una de las palabras que los conforman, por lo que es claro que coinciden en su sílaba tónica cuando menos en ta pronunciación de dicha palabra.

4.5. Las marcas sometidas a cotejo presentan ta expresión BIO, por lo que el consumidor identificará los productos con algo de origen natural, lo cual refuerza la similitud entre las marcas sujetas a estudio.

4.6. Los productos están lntimamente relacionados entre si, toda vez que el término productos químicos destinados a la industria, puede cobijar toda clase de productos farmacéuticos, que en su mayoría responden a la naturaleza de composiciones químicas.

4. 7. Existe un uso complementario entre los productos, ya que existe unamultiplicidad de químicos utilizados como materia prima para la fabricación de diversos productos de la Clase 5.

5. Argumentos del tercero interesado, GRUPO BIOQUIMICO:

No obra en el expediente la contestación de GRUPO BIOQUIMICO.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Articulo 134y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.5

s Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.•

"Articulo 134.· A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos

4


2. No procede la interpretación del Artículo 134, debido a que los requisitospara constituir una marca a los que se refiere la norma citada no sonmateria de la controversia.

3. Procede la interpretación del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión486, en la medida que la controversia radica en una presunta causal deirregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marcaregistrada.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica,conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

2. Comparación entre una marca mixta y una marca denominativa.3. Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 1 de la

Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrreglstrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética,ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo designos distintivos

1.1. En el proceso interno se discute si el signo BIOMIX BIOZYME (mixto) y la marca BIOZYME (denominativa}, son confundibles o no, en razón a ello resulta pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, figuras, simbo/os, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,

emblemas y escudos;c) los sonidos y los olores;d) las letras y los números;e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.·

·Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada

por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( .. .r

5


"Arllcu/o 136.- No podrán registrarse como marcas aqueUos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, para los mismos productoso servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o deasociación;

( ... )"

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. s

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidadde que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado,crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusiónindirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dichoproducto, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.

1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.

1.5. Un signo es semejante cuando, considerando en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:7

6 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

7 Ibídem.

6


(l,

¡J

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos enconflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia enlas raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también encuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar siexiste la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos enconflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras, el número de silabas, las raíces, o las terminacionescomunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir enmayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos deldibujo o el concepto que evocan.

1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual oideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibirel riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo elproducto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

6 lbldem.

7


1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podrla incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre una marca mixta y una marca denominativa

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado BIOMIX BIOZYME (mixta) y la marca BIOZYME (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, Iconos, etc.

2.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 9

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente.

9

10

,,

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtaspredomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habríalugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistirpaclficamente en el ámbito comercial1º, salvo que puedan suscitaruna misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgode confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberárealizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para elcotejo de signos denominativos: 1 1

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de íunio de 2016.

Ibídem.

Ibídem.

8


-P-/)

tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos acomparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muydifícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría serevidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importanciadecisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una maneramás fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraríacómo es captada la marca en el mercado.

2.4 Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras 12, para realizar un adecuado cotejose debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 13

12

13

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. Laprimera palabra genera más poder de recordación en el públicoconsumidor.

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con laextensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo generaltienen mayor impacto en la mente del consumidor.

e) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con lasonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de lapalabra, esta podría tener mayor impacto en la mente delconsumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con losproductos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea laproximidad del signo evocativo con los productos o servicios queampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, lapalabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de íunio de 2016.

9


e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Laspalabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluirdel cotejo de marcas.

f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuentaotros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo esuna marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si lapalabra que compone un signo es el elemento estable de una marcaderivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas,tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situaciónque le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinarla relevancia en el conjunto.

2.5 En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir o no entre el signo solicitado BIOMIX BIOZYME (mixto) y la marca BIOZYME (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

3. Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 1 de laClasificación Internacional de Niza

3.1. En la controversia planteada se discute si existe o no conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 1 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 5 que distingue el signo solicitado BIOMIX BIOZYME (mixto) y los productos de la Clase 1 que distingue la marca BIOZYME (denominativa).

3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 14

14 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-

"Articu/o 151.• Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los

Palses Miembros utilizarán la Clasificación lntemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación lntemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados eKpresamenle.

•

(Subrayado agregado)

10


3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.15

3.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productoso servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

1s Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

11


Asl, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La pertenencia a una misma clase de los productos o serviciosde la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podrla darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorlas disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o decomercialización; los medios de publicidad empleados; latecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; ola misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, si habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allf que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

3.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podria considerar que el que produce uno también produce el otro.

12


En los términos expuestos. el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2015-00179, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

1

I

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

13


Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

14


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 09 de septiembre de 2016

Proceso

Asunto

Consultante

Expediente interno del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente

VISTOS

317-IP-2016

1 nterpretación Prejudicial

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

2014-00076-00

Marcas involucradas THERMO DRY (denominativa) y THERMODRY (denominativa)

Hugo Ramiro Gómez Apac

El Oficio 2678 del 10 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 14 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00076-00; y,

El Auto del 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante UNILEVER N.V.

1


Demandado

Tercero Interesado

Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

Kassis S.A.S.

2. Hechos relevantes:

2.1. El 04 de enero de 2012, UNILEVER N.V. (en adelante, UNILEVER) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro del signo THERMO DRY (denominativa)1 para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.2

2.2. Kassis Ltda., ahora Kassis S.A.S. (en adelante, KASSIS) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre la marca THERMODRY (denominativa)3,

previamente registrada con Certificado 380781, que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.4

2.3. Por Resolución 41359 del 29 de junio de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca THERMODRY (denominativa) a favor de UNILEVER. Dicha instancia consideró lo siguiente:

2

3

•

a) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado buscansatisfacer necesidades relacionadas con el aseo y cuidado personal;por su parte, en los productos que distingue la marca registrada seencuentran prendas de vestir.

b) Dado que los referidos productos tienen y satisfacen necesidadesdiferentes y no son intercambiables, complementarios ni compartencanales de comercialización ni medios publicitarios, no existeconexión competitiva entre los mismos, por lo que el públicoconsumidor no confundirá tales productos ni su origen empresarial.

e) Al no existir conexión competitiva, no corresponde analizar lasimilitud entre los signos en conflicto.

Expediente administrativo 12-001296.

Clase 3: desodorantes y antitranspiranles.

Conforme se desprende de la lectura de la Resolución 49185 del 21 de agosto de 2013 .

Clase 25: toda clase de vestuario para hombres, mujeres y nitlos tales como: vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, medias, gabardinas, impermeables, ropa deportiva como shorts, camisetas y sudaderas; ropa de dormir, levantadoras; vestidos de baño, ropa interior; ropa para bebé; además incluirá toda clase de calzado como botas, zapatos y zapatillas, sandalias, pantuflas, tenis.

2


d) El signo solicitado no se encuentra incurso en la causal deirregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 de laDecisión 486 de la Comunidad Andina.

2.4. El 2 de agosto de 2013, KASSIS interpuso recurso de apelación contra la Resolución 41359.

2.5. Por Resolución 49185 del 21 de agosto de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución 41359; asimismo, declaró fundada la oposición presentada por KASSIS y denegó el registro del signo solicitado, en virtud de los siguientes argumentos:

a) El signo solicitado está conformado por las expresiones en inglésTHERMO DRY, cuya traducción (referida a calor, temperatura yseco) es cercana al consumidor pues se trata de vocabulario básico.Dlcho signo reproduce en su integridad a la marca registradaTHERMODRY, sin que sea determinante la separación de suselementos.

b) Los signos en conflicto evocan ciertas características de losproductos a los que se refieren, lo cual descarta sus diferenciasconceptuales.

c) Los desodorantes y antitranspirantes que pretende distinguir el signosolicitado guardan relación con el vestuario para hombres, mujeres yniños, tales como ropa deportiva, shorts, camisetas, sudaderas,zapatos zapatillas y tenis, que distingue la marca registrada, dada latendencia de que los empresarios de prendas de vestir ofrezcantambién productos de cuidado personal.

d) La relación se incrementar! a dada la identidad de los signos y laposibilidad de que el consumidor le asigne un mismo origenempresarial a las prendas de vestir deportivas y a los artículos decuidado personal que brlndan protección y limpieza durante lapráctica de deportes.

e) El signo solicitado se encuentra comprendido en la causal deirregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 de laDecisión 486 de la Comunidad Andina.

2.6. UNILEVER interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 49185. 5

2.7. Mediante Auto del 11 de junio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de

s De la documentación que obra en el expediente no se advierte la fecha de interposíción de la demanda.

3


Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la SIC y a KASSIS, este último en su calidad de tercero interesado.

2.8. El 29 de setiembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda de UNILEVER:

3.1. Los productos que amparan los signos en conflicto no tienen ninguna característica en común que permita agruparlos en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

3.2. Los referidos productos se comercializan en canales diferentes y donde podrfan coincidir (grandes almacenes) se encuentran dispuestos en pasillos completamente distantes, por lo que su coexistencia pasará desapercibida por un consumidor.

3.3. Adicionalmente, los productos en comentario no se usan conjuntamente ni son sustituibles o intercambiables, y su promoción y publicidad se realiza por distintos medios, ya que tienen finalidades disimiles; en ese sentido, no guardan ninguna relación, por lo que no se inducirá al público consumidor a error respecto de tales productos o su origen empresarial.

3.4. Considerando lo señalado, se ha aplicado incorrectamente lo dispuesto en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486; además, se ha inaplicado el Artículo 134 de la norma citada, pues el signo solicitado es apto para identificar los productos que pretende distinguir.

4. Argumentos de la contestación de la SIC:

La SIC reiteró los argumentos de la resolución impugnada, resaltando que el análisis de los signos confrontados se efectuó respetando la normativa andina.

5. Argumentos del tercero interesado, KASSIS:

B.

1.

6

El tercero interesado no contestó la demanda.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Articulo 134 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.6

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.•

4


fr

2. No procede la interpretación prejudicial del Artf culo 134 de la referidaDecisión, por no ser materia de controversia aquello que puede constituiruna marca.

3. Procede únicamente la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia decontroversia el presunto riesgo de confusión de un signo solicitado aregistro y una marca anteriormente registrada.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética,ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirectay de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

2. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marcadenominativa simple.

3. Palabras en idioma extranjero.4. Marcas evocativas.5. Conexión competitiva entre productos de la Clase 3 y la Clase 25 de la

Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudfonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos distintivos

·Articulo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signossusceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o se,vicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras:b) las imágenes, figuras, simbo/os, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,

etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores;d) las letras y los números;e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. •

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registradapor un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ... r

5


1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada THERMO DRY (denominativa) y la marca registrada THERMODRY (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, para los mismos productoso servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o deasociación;

( ... )"

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.7

a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que elconsumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea queestá adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, sepresenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o serviciodeterminado, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen unarelación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.

1.4. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen.

7 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

6


1.5. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:ª

a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos enconflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia enlas raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también encuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar siexiste la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos enconflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminacionescomunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir enmayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos deldibujo o el concepto que evocan.

1.6. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:9

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual oideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibirel riesgo de confusión o asociación.

8 lbldem.

9 lbldem.

7


1.7.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

10

11

12

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo elproducto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría o no incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple

Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado THERMO DRY (denominativo) y la marca THERMODRY (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.10

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 11

Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.12

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

lbldem.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

B


fr

2.4. Al realizar la comparación entre marcas denominativas, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 13

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante teneren cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen unafunción diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría aentender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar,pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos podrf a ser evidente.

e) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisivapara fijar la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera másfuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

2.5. En este caso, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto y en el otro es simple, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:14

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. Laprimera palabra genera más poder de recordación en el públicoconsumidor.

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con laextensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo generaltienen mayor impacto en la mente del consumidor.

c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con lasonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de lapalabra, esta podría tener mayor impacto en la mente delconsumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con losproductos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea laproximidad del signo evocativo con los productos o servicios que

13 lbldem.

14 Ibídem.

9


ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Laspalabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluirdel cotejo de marcas.

f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuentaotros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo esuna marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si lapalabra que compone un signo es el elemento estable de una marcaderivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas,tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situaciónque le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinarla relevancia en el conjunto.

2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas en conflicto. Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

3. Palabras en idioma extranjero

3.1. En atención a que el signo solicitado THERMO DRY (denominativo) se encuentra conformado por denominaciones en idioma extranjero, de acuerdo a lo establecido en la resolución impugnada, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.

3.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 15

3.3.

15

18

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 16

De modo referencial, ver Proceso 57-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12.

De modo referencial, ver Proceso 146-IP-2013 del 25 de septiembre de 2013, p. 12

10


3.4. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.

3.5. Se deberá determinar sí el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados.

4. Marcas evocativas

4.1. Considerando que en la resolución impugnada se afirma que los signos en conflicto son evocativos, es pertinente analizar el tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 17

4.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 18

4.3.

17

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 19

De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p. 12.

18 Ibídem.

111 lbldem.

11


f1

4.4. En ese sentido, se deberá establecer si los signos en conflicto son o no evocativos y, de ser el caso, el grado evocativo de estos y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

5. Conexión competitiva entre productos de la Clase 3 y la Clase 25 dela Clasificación Internacional de Niza

5.1. Dado que en el proceso interno se discute si los productos que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión competitiva con aquellos que distingue la marca registrada, corresponde analizar dicho tema.

5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.2º

5.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asr como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 21

5.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productoso servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos· (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al

20 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.•

21

·Artículo 151.- Para clasificar los productos y los se,vícios a los cuales se aplican las marcas, losPafses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registrode las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificacionesvigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.·

{Subrayado agregado)

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

12


ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus caracterlsticas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sr.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La pertenencia a una misma clase de los productos o serviciosde la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o decomercialización; los medios de publicidad empleados; latecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; ola misma naturaleza de los productos o servicios.

13


Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De alll que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

5.5. Por tal razón, para establecer la existencia o no de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por ta Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00076-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA

14


-r Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artf culo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiflquese a la Corte consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

15


Documents

Lima, 9 de noviembre de 2016 - intranet.comunidadandina.orgintranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/GACE2861.pdf · Para nosotros la Patria es América Año XXXIII – Número