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Para nosotros la Patria es América

Año XXXIII – Número 2729

Lima, 22 de abril de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 436-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 229 literal b), solicitada por Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Caso: Cancelación de la marca BIOGEN (denominativa). Demandante: LABORATORIOS BIOGEN COLOMBIA S.A. Proceso interno: 2013-00063-00.......................... ................................ 2

PROCESO 441-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: BETAPLUS (denominativa). Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT S.A. Proceso interno: 2009-00315............................ ................................... 23

PROCESO 449-IP-2015 Interpretación prejudicial del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión, con fundamento en la interpretación solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión. Caso: Cancelación parcial de la marca LIMONADA SOL (mixta). Demandante: CCM, IP S.A. Proceso interno Nº. 2010-00056.......................... ............................................................ 42

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 436-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 Y 167de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina; y, de oficio, del artículo 229 literal b), solicitadapor Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado, República deColombia. Caso: Cancelación de la marca BIOGEN(denominativa). Demandante: LABORATORIOSBIOGEN COLOMBIA S.A. Proceso interno: 2013-00063-OO.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en SanFrancisco de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El Oficio 2796, de 26 de agosto de 2015, recibido correo electrónico el 27 deagosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de loContencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia,solicitó interpretación prejudicial relativa a los artículos 136, 165, 166, 167,224 Y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,dentro del proceso interno 2013-00063-00.

El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidióadmitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplircon los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con losrequisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedentedestacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presentesolicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: LABORATORIOS BIOGEN COLOMBIA S.A.

GACETA OFICIAL 22/04/2016 2 de 58

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Tercero interesado:República de Colombia.PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.

Hechos.

1. El 27 de septiembre de 2010, la sociedad PIONEER HI-BREDINTERNATIONAL, INC. solicitó la cancelación por falta de uso de la marcaBIOGEN (denominativa), certificado 166038, registrada a favor deLABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., para distinguir productosde la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 1 de marzo de 2011, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DECOLOMBIA S.A. dio contestación a la solicitud de la cancelaciónpresentada.

3. Por Resolución 54785 de 30 de septiembre de 2011, la Directora de SignosDistintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió cancelarpor falta de uso la marca BIOGEN (denominativa).

4. LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. interpuso recurso dereposición y en subsidio de apelación.

5. Mediante Resolución 10677 de 28 de febrero de 2012, al resolver el recursode reposición, la misma Directora de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resoluciónimpugnada.

6. Mediante Resolución 49781 de 23 de agosto de 2012, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación,decidió confirmar la Resolución 54785.

7. LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. pretende obtener la nulidadde las Resoluciones 54785, 10677 Y 49781.

8. Por providencia de 18 de febrero de 2014, el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera suspendió el proceso y solicitó que el Tribunal de Justicia de laComunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente.

Argumentos de la demanda.

LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. presentó demanda bajo lossiguientes argumentos:

9. La marca BIOGEN (denominativa) ha sido usada constantemente en lostérminos establecidos en el artículo 166 de la Decisión 486.

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(denominativa) para distinguir productos de la Clase 31 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

11. Manifiesta que produce más de 100 medicamentos con más de 200presentaciones, especialmente vitaminas y minerales para uso veterinario.

12. La marca BIOGEN (denominativa) es notoriamente conocida dentro de losproductos veterinarios.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:

13. Quedó demostrado que el accionante, pretendiendo demostrar el uso de lamarca BIOGEN (denominativa), aportó pruebas que correspondían adenominaciones diferentes como VITABION-V, VITAMINA A, VITAWELL yFOSFOBIOGEN que identifican productos de la Clase 5 y no de la Clase 31.Por lo tanto, no existen elementos que acrediten el uso de la marca BIOGEN(denominativa) para productos de la Clase 31.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercerointeresado.

PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. presentó contestación a lademanda señalando que:

14. El signo BIOGEN (denominativo) no ha sido usado en los términosestablecidos en el artículo 166 de la Decisión 486.

15. La actora demostró el uso de los productos VITABION-V, VITAMINA A,VITAWELL y FOSFOBIOGEN que distinguen vitaminas y minerales de usoveterinario, los cuales se encuentran en la Clase 5 y no en la Clase 31.

16. El objeto del debate no consiste en cuestionar el valor nutricional de lasvitaminas y minerales en general, ni de los productos antes mencionados deLaboratorios Biogen Colombia S.A. sino en que si los productos utilizadoscomo medicamentos para tratar la deficiencia de vitaminas y minerales, seencuentran clasificados o no en la Clase 31 de la Clasificación Internacionalde Niza.

A. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL:

1. Que, los artículos 136, 165, 166, 167, 224 Y 225 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico

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i)

Creación del Triounal de Justicia de la Comunidad Andina;

2. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial lasnormas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin deasegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

3. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitados: 136, 165, 166, 167, 224 Y 225 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de losartículos 136, 224 Y 225 de la misma normativa. Procede lainterpretación de los artículos 165, 166 Y 167 de la citada norma". Deoficio, se interpretará el artículo 229 literal b) de la misma Declsión-,

B. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

"Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud depersona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menosuno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada paraello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción decancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarsecomo defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes detranscurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote elprocedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios

para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista delos productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto delos cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud delos productos o servicios.El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entreotros, a fuerza mayor o caso fortuito".

"Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o serviciosque ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajoesa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta lanaturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa sucomercialización en el mercado.También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que sonexportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto adetalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registropor falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca".

"Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables ocertificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización delas mercancías identificadas con la marca, entre otros".

"Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:( ... )

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificaractividades o establecimientos en el País Miembro;( ...)" .

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procedimiento.2. De la prueba del uso de la marca.3. Cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida.

C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. DE LA CANCELACiÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO YSU PROCEDIMIENTO.

1. En el presente caso, PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. solicitó lacancelación por falta de uso de la marca BIOGEN (denominativa) registrada afavor de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., por lo tanto, elTribunal interpretará el tema propuesto precedentemente.

2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante laexistencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en unatraba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente'.

3. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden, enmayor parte, a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-20064.

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación.

"De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite seinicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de maneraoficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anteriorquiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberádemostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Esteinterés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (. . .).

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad parainiciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone quedicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados apartir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa enel trámite de concesión de registro de meres":

3 En ese sentido, GAMBOA VILELA, Patricia. "La cancelación del registro de una marca por falta deuso: especial referencia a la cancelación parcial". En: Revista de Derecho Administrativa, año 1,número 2, 2006, p. 226.

4 Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.OAC. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHAMONA (mixta).

5 Ibíd.

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4. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivosque dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que laoficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud decualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no sehubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, porel licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durantelos tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acciónde cancelación.

5. Por su parte, el artículo 19.16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechosde Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)1 establece queun registro de marca puede anularse si ésta no ha sido usada después de unperíodo ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titulardemuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidaspor circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titularde la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, talescomo las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestosa los bienes o servicios amparados por la marca".

6. Al respecto el Tribunal, señaló:

"Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sinmotivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, unode los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o deotra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivosprecedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, lacancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres añosdesde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado elprocedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si elsigno, a través del cual se comercializan los productos o servicios queconstituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marcaregistrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podráconfigurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cencetecionv.

6 "1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de unperíodo ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de lamarca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en laexistencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso lascircunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y queconstituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otrosrequisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca".

7 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial delComercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

8 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen. "La cancelación de la marca por falta de uso".En: Thémis 36, Lima, p. 195.

9 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción porpresunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL.

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7. En el mismo sentido, el Tribunal ha manifestado que:

"Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesariodelimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de lamarca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios queinspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de lamarca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si losproductos o servicios que ampara se encuentran disponibles en elmercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes deconformidad con su naturaleza y la forma de su comercieítzectottw.

8. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestadode la siguiente manera:

"Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registrode la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativaa ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca enel mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación deluso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudenciaque en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido entérminos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona através de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma hainterpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, demanera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquélsea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino seconsidera que dada la finalidad identificadora de la marca, su usodeberá materializarse mediante la prueba de la venta o de ladisposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderosactos de comercio. Por ello (. . .) establece la presunción de que "unamarca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que elladistingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponiblesen el mercedo'" .

9. También ha dicho este Tribunal que "El principio comentado se desprendedel propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar odistinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

10 Proceso 180-IP-2006, ya citado.

11 Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.OAC. 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa:DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR ENEXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CONPINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE.

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y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar enque una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en elmercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva"12.

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10. El Tribunal ha manifestado, con oportunidad del precitado Proceso 180-IP-2006:

"El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente enel primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contieneparámetros en relación con las cantidades de los productos y servicioscomercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si unamarca efectiva y realmente ha sido usada o no:

1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado delmodo en que normalmente corresponde con la naturaleza de losproductos o servicios. Este punto es fundamental para determinarel uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que secomercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo dela marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o elJuez Competente, en su caso, deberá determinar si lascantidades vendidas de conformidad con la naturaleza delproducto son meramente simbólicas y no demuestran el uso realde la marca.

2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado delmodo en que normalmente corresponde con las modalidades bajolas cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el usoreal y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo secomercializan los productos y servicios que amparan. No es lomismo el producto cuya modalidad de comercialización son lossupermercados en cadena, que el producto para sectoresespecializados y que se comercializan en tiendas especializadas,o bajo catálogo, etc."13.

11. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículosanálogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

"Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan noestablecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen debienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden ladoctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautasen esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e

12 Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALLCOLOMBINA (denominativa).


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uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términosabsolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de quese trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así,si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría sersuficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se hanefectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevadoprecio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. Encambio no podría decirse que exista comercialización real de unproducto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayancolocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de lamarca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión344"14.

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12. Finalmente, el Tribunal ha sostenido "El párrafo segundo de la normaestudiada establece otro parámetro para determinar si una marca seconsidera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marcadistingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera delos Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de losproductos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con lasmodalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (. . .)"15.

Causales de justificación para el no uso de la marca.

13. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la faltade uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o aotro motivo justificado.

14. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse unacircunstancia impeditiva de la cancelación, "se paralizaría simplemente elcómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vezdesaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá dereanudarse el cómputo del señalado plazo legal"16.

Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

15. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una formade extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de lamisma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respectola oficina nacional competente de cada País Miembro es el órganoadministrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial yconsiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión

14 Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996.


16 Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT.

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registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativoprevio. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valertambién como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en lamarca no utilizada.

16. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento deun derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro.En ese sentido, el artículo 16817 de la Decisión 486 expresamente determinaque el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generarprelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca,estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia elpasado.

2. DE LA PRUEBA DEL USO DE LA MARCA.

17. Como se ha señalado supra, el registro impone al titular de la marca laexigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. Deconformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marcase encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sidopuestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en lacantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de losproductos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de almenos uno de los Países Miembros. A tenor de la disposición citada, lapresunción de uso se configura también cuando la marca distinga productosque se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera delos Países Miembros.

18. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposiciónprevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acercadel uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podráprobarse mediante facturas comerciales, documentos contables ocertificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad decomercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal,el ordenamiento comunitario no establece "el procedimiento para presentacióny verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éstedebe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa aeste Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente alas normas internas (. . .)"18.

19. El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puedeconducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la

17 "Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente alregistro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, yhasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quedefirme en la vía administrativa".

18 Proceso 02-AI-96, publicada en la G.OAC. 291, del 3 de septiembre de 1997.

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20. Con relación a la naturaleza del uso serio, real y efectivo, cabe transcribir acontinuación el extracto pertinente de decisión dictada por el Tribunal deJusticia de las Comunidades Europeas con ocasión del caso Silberquelle:

"Según reiterada jurisprudencia, el concepto de «uso efectivo», en elsentido de la Directiva, ha de entenderse como un uso realizadoefectivamente conforme a la función esencial de la marca, que consisteen garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen de unproducto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posibleese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia(sentencias de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. 1-2439,apartados 35 y 36, así como de 9 de diciembre de 2008, VereinRadetzky-Orden, C-442/07, Rec. p. 1-0000, apartado 13).

De dicho concepto de «uso efectivo» se desprende que la protección dela marca V los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de suregistro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de sercomercial, que consiste en crear o conservar un mercado para losproductos o los servicios designados por el signo en que consiste, enrelación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas(sentencias antes citadas Ansul, apartado 37, y Verein Radetzky-Orden,apartado 14)" (Subrayado por fuera del texto)".

21. Adicionalmente, es preciso resaltar que, el uso efectivo de una marca se dacuando la marca se manifiesta públicamente dentro del sector del mercado alque pertenecen los productos o servicios identificados con el signo dístíntivo-".Con relación al uso efectivo de la marca, cabe citar, de manera ilustrativa, ladecisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) dictadacon ocasión del caso Husky":

"La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse enla totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la

19 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) del TJCE, de 15de enero de 2009, asunto C-495/07, Silberquelle GmbH c. Maselli-Strickmode GmbH, apartados 17y 18.

20 Véase, en ese sentido, DE LA FUENTE GARCíA, Elena. "El uso de la marca y sus efectosjurídicos". Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales SA, 1999, Barcelona, pp. 200 Y ss.

21 Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) del TJCE, de 13 de febrero de 2015, asuntoT-287/13, Husky CZ s.r.o. c. ficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos yModelos) (OAMI), apartado 63.

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se consideren justificados en el sector económico de que se trate paramantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o delos servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos oservicios, las características del mercado y la magnitud y frecuencia deluso de la marca (véase la sentencia LA MER, citada en el apartado 62supra, EU:T:2007:299, apartado 55 y jurisprudencia citada)".

22. Por su parte, el Lanham Act22 de los Estados Unidos de América estableceque, por uso de la marca ha de entenderse el uso de buena fe en el tráficoeconómico, y no el uso con la única finalidad de conservar los derechos demarca (Sección 45 Lanham Act)23.

23. El uso de la marca dependerá de la naturaleza del producto o servicio materiade uso, ya que no es lo mismo distinguir productos masivos, que productosselectivos, puesto que en el caso de productos selectivos (como, por ejemplo,venta de aviones) las ventas son esporádicas o en mucho menor cantidad porla calidad, naturaleza, grado de especialidad, precio entre otros.

24. Finalmente, otro aspecto relevante para analizar la cantidad de ventas es ladimensión de la empresa titular. En ese sentido, una empresa pequeña podrájustificar su uso con menos ventas que una de gran dimensión>. Debiendoconsignarse que, si bien es cierto que al apreciar el requisito de la cifra deventas es indispensable una cierta cuantificación, no lo es menos que laapreciación de la cifra de ventas ha de realizarse no con arreglo a criteriosestrictamente matemáticos, sino mediante la aplicación de pautas flexibles.Como ha puesto de manifiesto la doctrina alemana, estas pautas sonfundamentalmente la índole del producto distinguido por la marca y ladimensión de la empresa titular de la marca>,

25. En el caso concreto, el Juez Consultante deberá verificar si el titular de lamarca cuya cancelación se solicita usó de forma seria, real y efectiva sumarca, para ello, deberá aplicar los criterios previamente desarrollados conrelación a la prueba del uso de la marca.

22 Lanham (Trademark) Act, promulgado el 5 de julio de 1946, codificado en el U.S. Cod e en el título15 U.S.C. § 1051; (b) Application for bona fide intention to use trademark.

23 En Silvermann v. CBS, Inc., 870 F.2d40, 9 USPQ2d 1778 (2d Cir. 1989) se ha declarado que untitular que deja temporalmente de usar la marca puede contrarrestar la presunción deabandonment justificando las razones que le han llevado a cesar en el uso así como los planespara reanudar su uso en un futuro cuando desaparezcan las condiciones que le obligaron a dejarde usar la marca. Conforme a esta regla, en el caso concreto se consideró que la falta de usodurante 20 años del último AMO 'N' ANDY para una serie de radio televisión y la no existencia deplanes para reanudar su uso en un futuro próximo permitía concluir que los derechos de marcahabían sido abandonados.

24 Véase, en ese sentido, FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "El uso obligatorio de la marca registrada".IIIADI, 1976, p. 36.

25 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "El uso obligatorio de la marca registrada". IIIADI, 1976, p. 38.

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C,Á,NC2L2l.C:ON F'.~);~FALT Dí: USO DE UNl\ MAnCA NorORIAMErfr:.:CONOCIDA.

26. En el caso concreto, el titular de la marca BIOGEN (denominativa), objeto decancelación, Laboratorios Biogen de Colombia S.A., afirma que dicha marcaes notoriamente conocida. En consecuencia, el Tribunal interpretará elpresente tema.

27. El artículo 229 de la Decisión 486 reconoce una protección especial a lasmarcas notoriamente conocidas, independientemente de su uso en un PaísMiembro. En tal sentido, la disposición normativa comentada establece que:

"Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solohecho que:

( ...)b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o

servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el PaísMiembro;(...)".

28. En consecuencia, aunque la Decisión 486 no consagre expresamente laimprocedencia de cancelación por no uso de la marca notoria, esto se puedededucir tanto de sus disposiciones normativas que regulan los signosnotoriamente conocidos, como de los propios principios y postulados queinspiran el derecho de marcas.

29. La institución de la cancelación por falta de uso de una marca notoriamenteconocida debe estar en consonancia con la protección ampliada que lanorma comunitaria andina otorga a este tipo de marcas. En este sentido,debe tenerse en cuenta que la protección de la marca notoriamenteconocida no depende de su registro, por lo que su cancelación no priva a sutitular del derecho exclusivo, ni podría generar un derecho de preferencia afavor del solicitante, careciendo por tanto de interés [urldlco-".

30. En otras palabras, en virtud de que las marcas notoriamente conocidas nonecesariamente deben ser registradas, la cancelación de una marca notoria nopodría generar un derecho de preferencia a favor del solicitante de lacancelación, por lo que dicha acción carecería de interés jurídico.

31. Por otra parte, la calidad de notoria de la marca no depende de su uso en elPaís Miembro, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.Ello permite afirmar que su protección, que deriva de su calidad de notoria,está exenta de la carga de su uso en el País Miembro correspondiente.Finalmente, tampoco procedería la cancelación parcial de su registro, por

26 METKE MÉNDEZ, Ricardo. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina", Op. Cit., p. 106.

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respecto de los cuales se use, sino a todo tipo de productos y servicios(excepción al Principio de Especialidad) a pesar de no ser usada en relacióncon los mismos".

32. En consecuencia, puede considerarse que la marca notoriamente conocidano puede ser objeto de cancelación por falta de uso en virtud de laprotección excepcional que le confiere la Decisión 486. Sin embargo, cabeprecisar que la calidad de notoria de la marca debe declararse en el procesode cancelación correspondiente, lo que supone la obligación del titular deacreditar dicha calidad'".

33. Con relación a la viabilidad de la cancelación de una marca notoriamenteconocida y a lo dispuesto por el artículo 229 literal b) de la Decisión 486, elTribunal se ha pronunciado de la siguiente manera, con ocasión de lainterpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 180-IP-200629:

"Dicha norma de alguna forma modera el principio del uso real yefectivo de la marca, ya que protege a la marca notoriamente conocidaasí no haya sido usada o no se esté usando para distinguir productos oservicios.

Sobre este punto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a lamarca notoria rompe el principio de la exigencia del uso realy efectivo de las marcas, el cual sustenta figuras como lacancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, elartículo 229, literal by, dispone que no se negará el carácterde notorio de un signo por el solo hecho de que no se hayausado o no se esté usando para distinguir productos oservicios, o para identificar actividades o establecimientos enel País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que loscompetidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajenov, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigioganado por una marca que aunque no se haya usado o noesté siendo usada en el respectivo País Miembro continúasiendo notoria en otros Países. Se advierte. sin embargo.que en este caso la prueba de la notoriedad del signodeberá atender a criterios diferentes al uso del signo en el

27 Ibid.

28 lbki., p. 107.

29 Proceso 180-IP-2006, de 4 de diciembre de 2006, actor: RODOLFO MORA MORA, marca mixta:"BROCHA MONA".

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El Tribunal ha esbozado de una manera muy clara el por qué se debedar un tratamiento diferente a la figura de la cancelación por no usocuando se está en frente de una marca notoria, que cuando se está enfrente de una marca común, criterios que bien pueden apreciarse enrelación con casos de cancelación por no uso regulados por laDecisión 486. Ha expresado lo siguiente:

"Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagrabajo el postulado de promover la actividad empresarial y lacompetencia leal, no es admisible que se permita elaprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante lafigura de la cancelación por no uso de la marca notoria de lamisma forma en que se haría respecto de una marca que nohaya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juegono sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino laprotección al público consumidor, quien relacionará deinmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante,así como el derecho de los otros consumidores, con quienesno se competiría lealmente si un comerciante utiliza elesfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

(. ..)

Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el JuezCompetente, en su caso, establecer primeramente el estatusde notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso,para deducir si pese al incumplimiento de la obligación deusar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria,ya que, aunque el uso constante es una de las formas enque se puede fundamentar dicha categoría, no es la única yaque es menos cierto que en re/ación con determinadasmarcas el gr?/do de notoriedad de la misma persiste en elmercado aunque no se le use'?' (Subrayado por fuera deltexto ).

34. En consecuencia, una vez establecida la calidad de notoria de unadeterminada marca que se pretende cancelar por no uso, ésta conservarádicha calidad, en virtud de que, aunque el uso constante es uno de los factoresa ser tomados en cuenta para la determinación de tal calidad, no es el único.

30 Proceso 133-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2006, Marca: "TRANSPACK".

31 Proceso 46-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 23 de agosto de 2006, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena 1415, de 18 de octubre de 2006.

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un signo persiste, aunque su uso sea temporalmente suspendido, no severifique para ciertos productos o servicios o sea interrumpido en ciertosPaíses.

35. A este respecto, cabe mencionar, a título referencial, que la jurisprudenciaestadounidense ha señalado que los derechos de marca pueden sobrevivir alargos periodos sin uso siempre y cuando la notoriedad perdure'".

36. Como lo ha manifestado el propio Tribunal en reiterada jurisprudencia, nopuede cancelarse una marca notoriamente conocida, salvo que ésta pierdadicha calidad:

"En este sentido, a criterio de este Tribunal no puede cancelarse unamarca notoriamente conocida V reconocida por la autoridadadministrativa, o juez nacíor1.al.salvo que pierda dicha calidad por unarazón de hecho o derecho debidamente probada, tal como lo haseñalado el Tribunal en la interpretación prejudicial del Proceso 46-IP-2006, ya citado: "deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, ensu caso, establecer primeramente el status de notoria de la marca quese pretende cancelar por no uso, para deducir si pese alincumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva lacategoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una delas formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es laúnica ya que no es menos cierto que en relación con determinadasmarcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercadoaunque no se le use"33 (Subrayado por fuera del texto).

37. En conclusión, la finalidad del artículo 229 literal b) es evitar que loscompetidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y se apropiende la reputación ganada por una marca notoria que, aunque no haya sidousada en el País Miembro correspondiente, continúa siendo notoriamenteconocida en otros Países. Sin embargo, en tal caso, la prueba de lanotoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al uso del signo,aunque deberá dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 228 de laDecisión 486.

38. Finalmente, el Tribunal estima conveniente transcribir a continuación elextracto pertinente de la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso105-IP-2013:

"Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente conocidase ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo

32 Ferrari S.pA Esercizio Fabbriche Automobili e Corse c. McBurnie, 11 U.S.P.O.2d 1843 (S.o.CaI.1989).

33 Proceso 112-IP-2006. de 13 de septiembre de 2006, actor: LABORATORIOS RETY DECOLOMBIA S.A., marca: "JEAN MARIE FARINA" (denominativa).

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leal, el Tribunal, haciendo un análisis inteqret y sistemático con lanormativa que consagra la cancelación por no uso, encuentra losiguiente:

- La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente yconsecuente con el principio de la actuación de buena fe en elmercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y lacompetencia leal.

- Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiplesrazones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir,el grado de distintividad y el nivel de recordación en el públicoconsumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempode conformidad con múltiples factores.

- Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la normativacomunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principiode uso real y efectivo de la marca.

- Asimismo, se rompen los principios registrales, de territorialidad y deespecialidad, de conformidad con lo expresado en la presenteprovidencia. En relación con este último, y teniendo en cuenta quees vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que laprotección de la marca notoriamente conocida se construye sobre labase de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión,asociación, dilución y uso parasitario. En este sentido, para que seproteja una marca notoriamente conocida más allá del principio deespecialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de loscuatro riesgos.

En este caso, la corte consultante deberá analizar todas lasvariables para determinar si el signo notorio está expuesto a cadauno de los riesgos en el campo registral o en el mercado como tal.En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, la corteconeuitente deceré tener en cuenta el grado de notoriedad del signoa proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentessectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tengarecordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estarmás expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Unejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventosmasivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, yque promocionan eventos de diferente naturaleza, así como lassustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto deatención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.

- La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si essusceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro

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:1., •.. 1.cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe serprolijamente analizado por parte de la corte consultante, ya que, enmuchos escenarios basados en el derecho preferente, no deberíaoperar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica osimilar a la marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia,en primer lugar, debe analizarse el grado de notoriedad que haalcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, paraposteriormente determinar, en el evento de que se pretenda registrarun signo idéntico o similar bien sea por el uso del derecho preferenteo por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos enel mercado.

El Juez Consultante debe analizar todas las variables posibles paraevitar la concreción de confusión y asociación en el públicoconsumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signonotorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociaciónque pudiera generarse al recordar el signo notorio. También debeestudiar muy cuidadosamente que no se genere unaprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarialajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que hapenetrado a diferentes sectores. Eso sería evidente en un signonotorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, sehaya insertado en diversos sectores. Piénsese en una marca notoriaque esté registrada en varias clases, con altísima incidencia derecordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitariamasiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse condiferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajespublicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquierutilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros dondeformalmente no se esté usando el mencionado signo, genere usoparasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado,la cancelación por no uso no tendría cabida y, en consecuencia, laoficina registro marcario debería negar la solicitud.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso delescenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto de lacancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitariapodría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrolloempresarial, y la generación de error en el público consumidor.

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- Como corolario de lo anterior, la única manera de generar unaregulación de propiedad industrial coherente, sistemática y efectiva,es hacer operante las figuras dentro de un andamiaje engranado deprotección. En el caso particular, la cancelación por no uso debe seroperante sólo si se permite la correcta realización de los principios yla finalidad de la protección de la propiedad industrial; en efecto, unaefectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la

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•. ~;, :~.' .:::.1 • I ."!"., "

""~ ) na.:e r;:JcJri.,,()\;nw conocida y todas sus aristas ceprotección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de unsigno notorio (232 dela Decision 486), entre otres:";

39. En el presente caso, el Juez Consultante deberá verificar la calidad denotoria de la marca cuya cancelación se pretende, en conformidad con loestablecido en el artículo 228 de la Decisión 486, para poder determinar si lafalta de uso de dicha marca tiene efectos jurídicos prácticos o si, por elcontrario, la cancelación carece de interés jurídico en el caso concreto.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite elsiguiente,

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La cancelación por falta de uso de una marca es una figura quesurge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas que seconvierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar lamarca efectivamente.

A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca seencuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestosen el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y delmodo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos ylas modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de losPaíses Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marcadistinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación,desde cualquiera de los Países Miembros.

SEGUNDO: El uso de la marca dependerá de la naturaleza del producto oservicio materia de uso, ya que no es lo mismo distinguir productos masivos,que productos selectivos, puesto que, en el caso de productos selectivos, lasventas son esporádicas o en mucho menor cantidad por la calidad, naturaleza,grado de especialidad, precio entre otros.

La dimensión de la empresa titular es otro aspecto relevante para analizar lacantidad de ventas. En ese sentido, una empresa pequeña podrá justificar suuso con menos ventas que una de gran dimensión, debiendo precisarse que,si bien es cierto que al apreciar el requisito de la cifra de ventas esindispensable una cierta cuantificación, no lo es menos que la apreciación de

34 Proceso 105-IP-2013, de 16 de octubre de 2013, marca denominativa BAVARIA, asunto: lacancelación por falta de uso de la marca y su relación con la marca notoriamente conocida.

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,~ . ." .•. , .3matemáticos, sino mediante la aplicación de pautas flexibles, que sonfundamentalmente la índole del producto distinguido por la marca y ladimensión de la empresa titular de la marca.

En el caso concreto, el Juez Consultante deberá verificar si el titular de lamarca cuya cancelación se solicita usó de forma seria, real y efectiva sumarca, para ello, deberá aplicar los criterios previamente desarrollados conrelación a la prueba de uso de la marca.

TERCERO: La protección de la marca notoriamente conocida no depende desu registro, por lo que su cancelación no priva a su titular del derechoexclusivo, ni podría generar un derecho de preferencia a favor del solicitante,careciendo por tanto de interés jurídico. En otras palabras, en virtud de que lasmarcas notoriamente conocidas no necesariamente deben ser registradas, lacancelación de una marca notoria no podría generar un derecho depreferencia a favor del solicitante de la cancelación, por lo que dicha accióncarecería de interés jurídico.

Una vez establecida la calidad de notoria de una marca que se pretendecancelar por no uso, ésta conservará dicha calidad, en virtud de que, aunqueel uso constante es uno de los factores a ser tomados en cuenta para ladeterminación de tal calidad, no es el único. Lo anterior, se ajusta a larealidad del comercio actual, donde la calidad de notorio de un signopersiste, aunque su uso sea temporalmente suspendido, no se verifique paraciertos productos o servicios o sea interrumpido en ciertos Países.

En consecuencia, el Tribunal advierte que los derechos de marca puedensobrevivir a largos periodos sin uso siempre y cuando la notoriedad perdure.En otras palabras, aunque una marca notoria cayera en el desuso pormúltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, esdecir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el públicoconsumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por largos periodos deconformidad con múltiples factores.

La finalidad del artículo 229 literal b) es evitar que los competidores seaprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y se apropien de la reputaciónganada por una marca notoria que, aunque no haya sido usada en el PaísMiembro correspondiente, continúa siendo notoriamente conocida en otrosPaíses. Sin embargo, en tal caso, la prueba de la notoriedad del signodeberá atender a criterios diferentes al uso del signo, aunque deberá darcumplimiento a lo prescrito en el artículo 228 de la Decisión 486.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá verificar la calidad denotoria de la marca cuya cancelación se pretende, en conformidad con loestablecido en el artículo 228 de la Decisión 486, para poder determinar si lafalta de uso de dicha marca tiene efectos jurídicos prácticos o si, por elcontrario, la cancelación carece de interés jurídico en el caso concreto.

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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacionalconsultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar lapresente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatutovigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto delTribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados queparticiparon en su _adopt·ón.

I ( -/ I /1'; ( /[/~

Cecilia Lui$á AyllooOuÍnterosMAGISTRADA

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prejudlcial el Presidente y el SEJ9tetario.

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'''f){,t/i~· ./ . ./ ~ t4t zHern ~.mero ;s¡¡¡nb,,{no - ºust4r';~í--~

RES~NTE SECRETA 10_'Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copiade la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

Proceso 436-IP-2015

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PROCESO 441-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinasolicitada por el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera. Marca: BETAPLUS (denominativa).Demandante: BAYER SCHERING PHARMAAKTIENGESELLSCHAFT S.A. Proceso interno: 2009-00315.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Franciscode Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El Oficio 2867 de 2 de septiembre de 2015, con sus respectivos anexos,recibido vía correo electrónico en este Tribunal, el 3 de septiembre de 2015,por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Salade lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este ÓrganoJurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial delartículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, dentro del proceso interno 2009-00315.

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidióadmitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplircon los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con losrequisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación recibida estimó procedentedestacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presentesolicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno .


BAYER ._~.i·,C¡;.¡;\....:;AKTIENGESELLSCHAFT S.A.Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),República de Colombia.GYNOPHARM S.A.

Demandado:

Tercero interesado:Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda

Hechos.

1. El 24 de mayo de 2007, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft S.A. (enadelante, Bayer) solicitó el registro de la marca BETAPLUS (denominativa)para distinguir "preparaciones farmacéuticas, a saber, terapéuticas ydiagnósticas", productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de NizaRelativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para elRegistro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 29 de junio de 2007, el extracto de la referida solicitud se publicó en laGaceta de la Propiedad Industrial 577.

3. El 13 de agosto de 2007, Gynopharma S.A. presentó oposición en contra dela referida solicitud con fundamento en la confundibilidad con la marcaBETAPLEX (denominativa), registrada a su favor para distinguir productos enla Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 15 de agosto de 2007, Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Ruegaformularon oposición contra la citada solicitud con fundamento en el registroprevio de la marca BETA PLUS (denominativa), registrada a su favor en laClase 3 para distinguir "preparaciones para blanquear y otras sustancias parala colada; preparaciones para limpiar; pulir, desengrasar y raspar(preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales,cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos".

5. El 30 de septiembre de 2008, mediante Resolución 38181, la Jefe de laDivisión de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio(SIC) declaró infundada la oposición presentada por Gynopharm S.A. yfundada la oposición presentada por Ricardo Coral Rosero y Yaneth VargasRueda, denegando consecuentemente el registro de la marca BETAPLUS(denominativa), solicitada por Bayer.

6. El 4 de noviembre de 2008, Bayer presentó recurso de reposición y, ensubsidio, de apelación contra la Resolución 38181.

7. El 27 de noviembre de 2008, mediante Resolución 49316, la Jefe de laDivisión de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición,confirmó la decisión contenida en la Resolución 38181.

2


o. ;:¡ '"-..; u; (~:,;;",-,i;',vle'J'_~ ,:::C'J2, mediante ¡\<:;;:~0¡UCi:;'1 54463, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación,confirmó la decisión contenida en la Resolución 38181.

9. El 15 de mayo de 2009, Bayer interpuso acción de nulidad y restablecimientodel derecho contra las Resoluciones 38181,49316 y 54463.

10. El 22 de mayo de 2012, la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolviósuspender el proceso a efectos de solicitar a este Tribunal la interpretaciónprejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.


BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT S.A. interpusodemanda en la que manifiesta que:

11. No hay vinculación suficientemente estrecha entre los productos de las Clases3 y 5, como para inducir al público a creer que se trata de bienes que provienende un mismo empresario. Para que exista riesgo de confusión indirecta entremarcas, la similitud debe ser tal, que realmente puedan surgir confusiones, locual debe ser apreciado con prudencia o razonabilidad. De lo contrario, sellegaría al extremo de aceptar conexidad entre casi todos los productos yservicios, situación que no resulta acorde a la percepción del consumidor.

12. En el caso de la solicitud de registro de la marca BETAPLUS (denominativa),los opositores Ricardo Coral Rasero y Yaneth Vargas Rueda no aportaronninguna evidencia sobre la existencia de una similitud real entre los productosque agrupan las Clases 3 y 5. Adicionalmente, en los actos acusadossencillamente se afirma una hipotética relación que existiría entre algunos delos productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y losincluidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

13. No existe conexidad competitiva entre los productos de ambas Clases, pueses innegable que su naturaleza y propiedades son distintas, al igual que elmodo y condiciones de comercialización en que se ofrecen al consumidor. Lamarca cuyo registro se denegó está dirigida a preparaciones distinguibles yespecíficas, constituyendo productos que difieren notablemente de losproductos de aseo y limpieza, distinguidos por la marca que sirvió defundamento para la denegatoria.

14. Las marcas objeto del presente análisis pueden coexistir pacíficamente en elmercado sin que tal hecho tenga capacidad de generar confusión o riesgo deasociación, en primer lugar, con la marca opositora o con su titular, y ensegundo lugar, frente al público consumidor.

Argumentos de la contestación a la demanda.

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La SiC contestó la demanda manifestando que:

15. En el caso concreto, al ser el signo BETAPLUS (denominativo) idéntico a lamarca ya registrada BETAPLUS (denominativa) no tiene ninguna fuerzadistintiva que le permita a los consumidores recordarlas de maneraindependiente.

16. Es común encontrar que en un mismo almacén especializado secomercialicen productos farmacéuticos, productos higiénicos para medicina odesinfectantes, comprendidos en la Clase 5, y productos como jabones,cosméticos o dentífricos comprendidos en la Clase 3, así sucede en farmaciaso pequeñas tiendas de barrio. Adicionalmente, en grandes almacenes, lasgóndolas donde se encuentran todos estos tipos de productos suelen sercercanas.

17. Existe relación de género entre productos de las Clases 3 y 5 de laClasificación Internacional de Niza. Por ejemplo, algunos productosfarmacéuticos dermatológicos y cremas o lociones cosméticas, productos dehigiene comprendidos en la Clase 3, y productos de higiene íntimacomprendidos en la Clase 5, desodorantes de uso personal, comprendidos enla Clase 3 y desodorantes con destino diferente en la Clase 5, entre otros.

18. En el caso concreto, existe una innegable relación entre los productos de laClase 5 y 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues en su gran mayoríason productos químicos, para el uso y cuidado personal. En este sentido,aunque la marca solicitada no está en la misma Clase del nomenclátor que lamarca registrada, sí pretende distinguir productos correlacionados con los deésta, tanto que puede innegablemente llevar a confusión a los consumidoresno solo frente a los productos en sí, sino también a su origen empresarial.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercerointeresado

GYNOPHARM S.A. sociedad absorbida por LABORATORIOS SYNTHESISS.A.S. presentó contestación a la demanda señalando que:

19. Es evidente que la marca BETAPLUS (denominativa) y la marca BETAPLEX(denominativa) comparten bastantes letras, que al momento de serpronunciadas, se configura una evidente igualdad en los sonidos que producecada signo, lo que lo hace confundible e induce a error al consumidor conrelación a la marca registrada. Las expresiones BETAPLEX y BETAPLUScomparten casi las mismas letras, ubicadas en el mismo orden, por lo tanto,tienen la misma pronunciación gramatical y visualmente son idénticas,induciendo a los consumidores a error respecto de la procedenciaempresarial.

20. Es evidente que los signos BETAPLUS (denominativo) y BETAPLEX(denominativo) comparten algunas letras similares o idénticas, por lo tanto, el

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consumidor las puede confundir o asociar directa o indirectamente, creyendoque los productos distinguidos por BETAPLUS (denominativa) son deGynopharm S.A., hoy Laboratorios Synthesis S.A.S., pues la marca solicitadano cuenta con ningún elemento adicional que le de fuerza distintiva para sersusceptible de registro, toda vez que lo único que hace es cambiar la vocal Epor la U en la última sílaba, y la consonante Z por la X, las cualesfonéticamente son muy similares, no teniendo entonces las marcas cotejadasnada diferente, pues sigue pronunciándose y viéndose igual, induciendo alpúblico consumidor a pensar que el nuevo producto es el mismo o seencuentra asociado con los ofrecidos por Gynopharm S.A.

21. En consecuencia, en el caso objeto de controversia, es evidente que la marcasolicitada BETAPLUS (denominativa) genera un claro conflicto de interesesfrente a la marca BETAPLEX (denominativa), registrada para la misma Clase5 por Gynopharm S.A., hoy Laboratorios Synthesis S.A.S. para distinguirproductos respecto de los cuales existe alto riesgo de confusión, en razón ala estructura ortográfica, fonética e ideológica de los mismos.

22. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda porparte de Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda, también citados comoterceros interesados por Auto de 31 de agosto de 2009.

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL.

23. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lodispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina;

24. Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normasque conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar suaplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

25. El Tribunal interpretará el siguiente artículo:

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136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica,fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y deasociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre marcas denominativas.

1 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaraindebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada porun tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(... )" .


<_. , ..."J(;lpo:raG¡On emre marcas denominativas.3. Marcas farmacéuticas.4. Conexión competitiva entre productos farmacéuticos comprendidos en

la Clase 5 y productos en la Clase 3.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DECONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARAREALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

26. En el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociaciónentre el signo BETAPLUS (denominativo) solicitado por Bayer ScheringPharma Aktiengesellschaft S.A. y las marcas sobre la base de las cuales sepresentaron la oposición BETAPLEX (denominativa) registrada a favor deGYNOPHARMA S.A. y BETA PLUS (denominativa) registrada a favor deRICARDO CORAL ROSERO y JANETH VARGAS RUEDA. Por lo tanto, elTribunal interpretará el tema.

27. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan,fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme alo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables comomarcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente losderechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen auna marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismosservicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

28. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo;la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al deconfusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se hanclasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según sugrado de notoriedad.

29. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado losiguiente:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir unproducto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que pienseque dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmenteposee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunquediferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al

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una relación o vinculación economice".

30. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signosolicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto conrelación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, paraque se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que lossignos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan adiferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/oasociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados endiferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia,producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse encausal de irregistrabilidad.

33. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificarsi existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sícomo en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, yconsiderar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará enfunción de los productos o servicios de que se trate, independientemente dela clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

31. El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere ala falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan serinducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficientepara ser distintivo>.

32. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingueen el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por unsigno de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, ados productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común alextremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente deregistro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro,surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquelsigno con esta marca o con el signo previamente solicitado.

34. Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos quepueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre losproductos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i)que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productoso servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanzaentre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidadentre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tambiénsemejanza entre éstos.

2 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.OAC. 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON.3 Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED

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35. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que lasimple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existenelementos comunes pero coexistiendo con otros aparentementediferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entremarcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los stqnos";

36. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o deasociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y lajurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado deconfundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

37. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de unproducto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que, con la solaposibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios sebeneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

38. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado lossiguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner demanifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, lapercepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de ladenominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráficasean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la personaa relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real delmismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materialeso auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contienela expresión, ya sea denominativa o qráflca'",

39. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que paravalorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar,los siguientes tipos de similitud:

40. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en lossegmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, ola identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo deconfusión.

41 . La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen unsonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades

4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.OAC. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S.5 Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia

al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.OAC. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX.

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' ••• _j Ca•••.d caso, pUGS ia percepción por tos consumidores de las , -.:¡ueintegran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica yfonética.

42. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma osimilar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de lossignos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa,característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una deotra.

Reglas para realizar el cotejo de signos.

43. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre lasupuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuentalos criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por lajurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por lossignos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos queintegran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, suunidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios ladisección de las denominaciones comparadas, en sus diversoselementos inteqrantes'".

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparaciónde los signos confrontados debe predominar el método de cotejosucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que ésteúltimo no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias queexistan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos sedesprende de los elementos semejantes o de la semejante disposiciónde los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en elconjunto de la marca.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar delconsumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por los signos en disputa?

6 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas". Ed. Montecorvo S.A., Madrid1984, p. 215.

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7 BREUER MORENO, Pedro. "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio". Ed. Robis, BuenosAires, pp. 351 Y ss.

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diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto eidentificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

2. COMPARACiÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

45. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitadoBETAPLUS es denominativo y los signos sobre la base de los cuales sepresentaron la oposición son BETAPLEX denominativo registrado a favor deGYNOPHARMA S.A. y BETA PLUS denominativo registrado a favor deRICARDO CORAL RaSERO y JANETH VARGAS RUEDA.

46. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos,el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjuntoy con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidadfonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras queforman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacaraquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar estalabor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílabatónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícilde distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de lasemejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocalesasume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de unadenominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrarla dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: ladimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que ladenominación va a suscitar en los consumidores.

47. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o jueznacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por ladoctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación detodo tipo de marcas.

48. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabray se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido pararegistro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, númerode vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores endicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse seanlos mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberásometerlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especialatención al criterio que señala que a los signos se les observará a través deuna visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

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49. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criteriosseñalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparaciónentre los signos en conflicto.

53. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que deberealizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signocomo marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho másriguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la saludde los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por elTribunal, tiene su razón de ser por "las peligrosas consecuencias que puedeacarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en elmomento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que laingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta tetetee":

3. MARCAS FARMACÉUTICAS.

50. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 dela Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirseal tema de las marcas farmacéuticas.

51 . El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser másriguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Elloporque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea porconfusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia deldespachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por unamarca con una fonética semejante a la marca del producto procurado peroque difiere en su composición y finalidad terapéutica.

52. Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún esfrecuente en nuestros Países que las personas se "auto-mediquen",determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productosfarmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o porsugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

54. Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de "marcasfarmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisismás prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrechasimilitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un productoconfundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puedencausar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que enmuchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, sonexpendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico deturno";

8 Proceso 48-IP-2000, publicado en la G.OAC. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN.

9 Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.OAC. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA.

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55. Igualmente, el Tribunal ha señalado que "respecto de los productosfarmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de losmismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicadaaplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento delanálisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenireventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de losproductos con ellas ioentiticeaee'v'.

56. Finalmente, "Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidormedio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas queconsumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temasquímicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusiónal adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador aponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, esla población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de suhogar sin asistencia profesional permanente"!'.

4. CONEXiÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOSCOMPRENDIDOS EN LA CLASE 5 Y PRODUCTOS EN LA CLASE 3.

57. Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft S.A. solicitó el registro del signoBETAPLUS (denominativo) para distinguir productos de la Clase 512 de laClasificación Internacional de Niza. La sociedad GYNOPHARMA S.A.presentó oposición sobre la base de su marca BETAPLEX (denominativa)registrada para identificar productos de la Clase 5 de la ClasificaciónInternacional de Niza y RICARDO CORAL RaSERO y YANETH VARGASRUEDA presentaron oposición sobre la base de su marca BETA PLUS(denominativa) para distinguir productos de la Clase 3 de la ClasificaciónInternacional de Niza'",

58. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entreproductos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en ladoctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que puedenconducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre losproductos que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una mismaclase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios depublicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o


11 Proceso 74-IP-2010, publicado en la G.OAC. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca:TENSLOTAN denominativa.

12 Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentospara bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar 16s dientes y para moldesdentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

13 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir,desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello;dentífricos.

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cornpierneruario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género delos productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos.

59. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de lossiguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitivaentre los productos:

"a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor:( ... ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productosde una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registropara toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrarque entre los productos que constan en dicha clase no son similares ono guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización oexpendio de productos que influyen escasamente para que puedaproducirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandescadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clasede bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de unproducto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, entiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes.Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcassimilares pueden ser confundidas cuando los productos guardan tambiénuna aparente similitud.

e) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización odistribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radiotelevisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexióncompetitiva, o los productos serían competitiva mente conexos. Por otrolado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas,comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexióncompetitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre losproductos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lomismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que venderen otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre losproductos comercializados también influye en la asociación que elconsumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, loque eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esasimilitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma queprovienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos quecomúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta ychapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, yaque el público consumidor supondría que los dos productos son del

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n:;,jU1ü tJ:ll¡x'.:;¿;ano. La ccmplernentarieoao entre lOS •..:;,ruduc~üsdebeentenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puedesuponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puedeutilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad ofunción.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse endiferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienensimilares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgode confusión al estar identificados por marcas también similares oidénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir"!".

60. El Tribunal ha sostenido que: "en este supuesto, y a fin de verificar lasemejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomaren cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichosproductos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en elnomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por ladoctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el productoidentificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado porla marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar quese trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signopueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión,de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, todavez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citadopropósito" 15.

61. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro deun signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principiocubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en unade las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dosproductos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como supertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

62. También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que losconsumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para lasmismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que losconsumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que eluso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin elotro.

63. Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de loscanales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de

14 Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena 1028, de 14 de enero de 2004, marca: EBEL INTERNATIONAL(mixta).

15 Proceso 67-IP-2002, marca: "GOODNITES", publicado en la G.OAC. 871, de 11 de diciembre de2002.

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:<..1 i\.ld,d,j..::O (.1 :;,i; nU(,.•J en ;;:.¡ lilli¡z3C¡On oe rneok.s de c.rusiór: o pucuc.cad. ental sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generalesde publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entreellos será mayor, mientras que, si la difusión se realiza a través de revistasespecializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es depresumir que la conexión será menor.

64. Con relación a la conexión competitiva entre productos farmacéuticoscomprendidos en la Clase 5 y productos incluidos en la Clase 3 de laClasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera apropiado transcribirel extracto pertinente de la interpretación prejudicial expedida dentro delProceso 33-IP-201516:

"El examen de estos signos merece una mayor atención en procura deevitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estoscasos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

El análisis de confundibilidad de esta clase de signos debe serextremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusiónen el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podríacausarse riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animalesy plantas); por lo tanto, la autoridad competente debe apreciar de unamanera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal yvegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien en principio los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedorescalificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarseconfusión en el público consumidor, tal como sería el caso delalmacenamiento y el posterior consumo de productos de la Clase 5 y 3en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estosestán al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse yaplicar un producto de la Clase 3 pensando que está usando unmedicamento para uso animal o vegetal. Es muy posible que al serconfundible una marca que ampara productos como lociones, aceites,dentífricos, entre otros, con una que ampara un fármaco, el consumidorque por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en unerror, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud losanimales o plantas a los que se aplica.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, queen estos casos es de vital importancia, ya que las personas queconsumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadasen temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptiblesde confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta alexaminador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el

16 Proceso 33-IP-2015, de 25 de septiembre de 2015, marca: VIBATIV (denominativa), Tema D, pp. 13Y ss.

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ceso en cuestión es /a población consumidora ae productosfarmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbitode su hogar sin asistencia técnica permanente.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente enla adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la Clase 5ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas,una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivospuede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que elhombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales deotros animales o plantas.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entredos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidadcompetitive", tratándose de productos de la Clase 5, dichos parámetros

17 Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en elmarco del proceso 111-IP-2013:

"En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad"? y, enconsecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o serviciosque amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad deerror en el público consumidor.Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/ o serviciosidentificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y/o servicios a unamisma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productosy/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios yfactores de análisis para definir la conexión competitiva, aplicable tanto a productos como a servicios:"a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (. . .) Ocurre cuando se limita

el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor alproducirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar queentre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud paraimpedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos queinfluyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el casode las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase debienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio,se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta dedeterminados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcassimilares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación conlos medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidadgeneral- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, olos productos serían competitiva mente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida pormedio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., laconexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear unaconexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas yrefrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre losproductos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origenempresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión encaso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma queprovienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizarconjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen

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aecen ccm,»: ¡)u: ¡,': ..:>0 naciendo un enélieu: mucho más rmnucioso yatendiendo a criterios como los comentados".

65. El Juez Consultante deberá tomar en cuenta los criterios esgrimidos en lapresente providencia para determinar si existe conexión competitiva entreproductos farmacéuticos comprendidos la Clase 5 y productos contenidos enla Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuentaademás que, tratándose de productos de la Clase 5 dichos criterios debencomplementarse haciendo un análisis mucho más minucioso.

En virtud de lo anteriormente expuesto,


PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en elcomercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, elsigno que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca yaregistrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismosproductos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no esnecesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a losconsumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o deasociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar elriesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglaselaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presenteinterpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a lasemejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos queéstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener encuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signosdenominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo,sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados enla presente interpretación prejudicial.

empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismoempresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, esdecir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un productono puede utilizarse el otro o su utilización no seria la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplírdistintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de quese origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas(por ejemplo: medías de deporte y medías de vestir". (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBELINTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004)".

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ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcascuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que elconsumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que endeterminadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la saludhumana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aúnmedicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con elsolo consejo del farmacéutico de turno.

CUARTO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productosde la Clase 3 debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo deconfusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud conmarcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en lasalud humana, animal y vegetal. Por lo tanto, el Juez Consultante deberáapreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud y evitarcualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien en principio los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5 puedentener canales comercialización diferentes y expendedores calificados, con eluso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el públicoconsumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posteriorconsumo de productos de la Clase 5 en el hogar o en almacenajes privadosde cualquier clase, ya que éstos están al acceso del consumidor ordinario quebien puede confundirse y aplicar un producto de la Clase 3 pensando que estáusando un medicamento para uso animal o vegetal o viceversa. Es muyposible que al ser confundible una marca que ampara productos tales comolociones, aceites, dentífricos y otros, con una que ampara un fármaco, elconsumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caeren un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud losanimales o plantas a los que se aplica. Por lo tanto, el sólo riesgo para la saludpuede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen deregistrabilidad.

El Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos deproductos puede presentarse conexión o conexidad competitiva; tratándosede productos de la Clase 5 dichos parámetros deben complementarsehaciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a los criteriosdesarrollados en la presente providencia.

En consecuencia, el Juez Consultante deberá tener en cuenta la manipulaciónde tales productos por personas no especializadas en el interior del hogar, ode un centro de atención a enfermos diferente a los hospitales u otrosestablecimientos de salud, así como la posibilidad de que los productos de lasClases 3 y 5 se guarden conjuntamente en almacenajes privados.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacionalconsultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente

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L,terpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar ct.mphmiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatutovigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaronen su adopción, ((¡Ii 'I ¡I //1 / OCecilia LJ¿a ~ II~Q~interos

MAGISTRADA

Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copiade la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

Proceso 441-IP-2015

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PROCESO449-IP-2015

Interpretación prejudicial del tercer párrafo del artículo165 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de lamisma Decisión, con fundamento en la interpretaciónsolicitada por el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administrativa,Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficiode los artículos 166 y 167 de la misma Decisión. Caso:Cancelación parcial de la marca LIMONADA SOL(mixta). Demandante: CCM, IP S.A. Proceso interno N°.2010-00056.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en SanFrancisco de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mildieciséis, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente InterpretaciónPrejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 desu Estatuto y 21 de su Reglamento Interno.

VISTOS:

El Oficio 2859 de 3 de septiembre de 2015, con sus respectivos anexos,recibido en este Tribunal, vía correo electrónico el mismo día, el Consejo deEstado, República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para queproceda a la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00056;

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidióadmitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplircon los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con losrequisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.


A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedentedestacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presentesolicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante:Demandado:

Sociedad CCM, IP S.A.Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),República de Colombia.Luz Dary Mateus Casañas.Tercero interesado:

Hechos.

1. El 11 de agosto de 2008, la sociedad CCM, IP S.A. solicitó la cancelaciónpor falta de uso del certificado de registro No. 291595, correspondiente a lamarca LIMONADA SOL (mixta), para identificar productos pertenecientes ala Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. A lo cual la partedemandada, Luz Dary Mateus Casañas titular del registro, presentó unescrito acompañado de documentos para probar el uso de la marca acancelar.

2. Mediante Resolución 20164 de 28 de abril 2009, la División de SignosDistintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó lacancelación total por falta de uso y canceló parcialmente el registro 291595,en el sentido de excluir de su cobertura el producto "cerveza"·

3. La titular del registro, Luz Dary Mateus Casañas por medio de apoderado,presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación, argumentandoque la cancelación parcial del registro no procedía por considerar que existíauna "conexión competitiva" entre los productos excluidos y aquellos frente alos cuales se logró probar el uso de la marca.

4. Mediante Resolución 37520 del 27 de julio de 2009, la Jefe de División deSignos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, alresolver el recurso de reposición, confirmo la Resolución 20164 de 28 deabril 2009,

5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de laResolución 48658 del 28 de septiembre de 2009, resolvió el recurso deapelación presentado subsidiariamente por el titular de la marca canceladaDary Mateus Casañas, y decidió que el producto "cerveza" no debía serexcluido de la cobertura del signo debido a la relación de similitud quepresenta frente a los demás productos amparados, razón por la cual revocóel acto recurrido yen su lugar, negó la cancelación solicitada.

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restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de la Resolución 48658 del28 de septiembre de 2009.

7. Mediante providencia del 23 de octubre de 2014, el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera suspendió el proceso y solicitó que el Tribunal de Justicia de laComunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente.


La Sociedad CCM IP S.A. presentó los siguientes argumentos:

8. Violación del artículo 165, párrafo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

9. El examen que se debe efectuar en el escenario de una acción decancelación parcial es de "identidad entre dos productos y servicios" y no demera "conexión competitiva entre ellos" como ocurre en el análisis deconfundibilidad entre dos signos y tal como erróneamente lo ha efectuado elDelegado de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria yComercio.

10. Así el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial aplicó deforma errónea el inciso tercero del artículo 165 de la decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina utilizando unos criterios completamenteajenos al estudio que debía realizar entre los productos excluidos de lacobertura de la marca "LIMONADA SOL" (mixta) y los que fueronmantenidos al amparo de ésta.

11. El artículo 136 de la Decisión de la Comunidad Andina, establece que "setomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios"respecto de los cuales se podrá extender los efectos de las pruebas de uso.

12. Se recuerda que en la resolución 34735 de la superintendencia de Industriay Comercio se menciona que la similitud se refiere a "los productos quepuedan ser sustituibles entre sí".

13. Afirma que las pruebas de uso presentadas por la titular del registro LuzDary Mateus Casañas correspondiente a la marca "LIMONADA SOL" (mixta)para intentar probar una relación de conexidad entre la "gaseosa" y"cerveza", al utilizar el criterio de "conexidad suficiente", llevó a estableceruna INEXISTENTE relación entre los productos excluidos de la cobertura dela marca LIMONADA SOL (mixta) y los que fueron mantenidos al amparo deésta, al acreditar que no se trata de bienes "sustitutos" por ser de naturalezadistinta.

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;c;, ,'.,0 '.:i3 C,'~ll.J que ¡él fl,lé1lidad d(~ la cerveza sea catrnar ia sed, pues debido asus características especiales, como cualquier otra bebida puede serempleada con este fin. Además, la cerveza en razón de su contenidoalcohólico, restricciones a su venta y ocasión de consumo, no puede serconsiderada como un sustituto de gaseosas, y en consecuencia tampococomo similar a estas, que son para otro tipo de consumidores.

15. Manifiesta que la protección extensiva dada a los productos respecto de loscuales NO se está usando la marca, debe ser otorgada única yexclusivamente a bienes que presenten identidad o sean directamentesustituibles con los que si ampara efectivamente la marca, o respecto de losartículos que pertenezcan al mismo segmento del mercado y frente a loscuales sea medianamente razonable pensar que el propietario de la marca,puede llegar a estar en capacidad de comercializarlos en algún momento.

16. Los signos en conflicto distinguen productos pertenecientes a la Clase 32 dela Clasificación Internacional de Niza.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte de laSuperintendencia de Industria y Comercio.

La SIC contestó la demanda manifestando:

17. Si se dio una correcta aplicación a lo normado en el párrafo 3° del artículo165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; conforme alo manifestado en la Resolución 48658 de 28 de septiembre de 2009 dondeanaliza la similitud entre las bebidas gaseosas y la cerveza.

18. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la mismanaturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en estecaso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca esproteger la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al públicoconsumidor como tal.

19. El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,consagra la figura de la cancelación parcial por falta de uso, la cual constade varios requisitos, entre ellos la existencia de identidad o similitud.

20. En el proceso 13-IP-2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinasostiene que se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexoso relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en elmercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si porun lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparenproductos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir lacancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que lafigura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosasy efectivizar el derecho de preferencia.

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se han encontrado similitudes entre las bebidas gaseosas y las cervezas, locual permite mantener el amparo frente a la "cerveza", para la marcaregistrada "LIMONADA SOL" (mixta).

22. Así las cosas, en la medida en que el titular de la marca "LIMONADA SOL"(mixta) probó el uso en relación del producto "cerveza" frente a las bebidasgaseosas, se debió mantener el amparo de la marca frente al respectivoproducto debido a la similitud que se presenta.

23. Por tanto, el Delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio aplicócorrectamente los criterios definidos por la jurisprudencia para el casoespecífico.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercerointeresado.

La titular de la marca Luz Dary Mateus Casañas expone lo siguiente:

24. No era posible cancelar parcialmente el certificado de registro de la marca"LIMONADA SOL" (mixta) y eliminar el producto "cerveza", por cuanto dichoproducto guarda relaciones de similitud que permiten mantener vigente elregistro marcario para identificar todos los productos inicialmenteamparados.

25. Si uno de los objetivos de la figura de la cancelación por falta de uso de unamarca, es permitir que una persona interesada pueda acceder a su uso yregistro, esta finalidad no es viable en el caso en estudio, por cuanto nosería posible legalmente la coexistencia registral de las marcas "SOL", anombre de titulares diferentes, una para "cervezas" y otra para "gaseosas ybebidas refrescantes"

26. La posibilidad de fabricar y comercializar "cerveza sin alcohol", convierte e!producto en una bebida apta para el consumo de todo público, incluso niñosy mujeres en estado de embarazo. Y aun así a pesar del contenidoalcohólico, dicho producto, se encuentra contenido en la Clase 32internacional junto a otras bebidas no alcohólicas y no en la Clase 33internacional correspondiente a licores.

27. Expresa que el análisis de relación de productos en una acción decancelación y el análisis de confundibilidad comparten ciertos criteriosrelativos a los factores de conexión entre productos o servicio según sunaturaleza, finalidad y grado de conexidad, pero no puede desconocerse quedebido a las finalidades distintas de cada una de estas figuras implicanrazonamientos disímiles.

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/_0. El Consejo de ES[80J j:Ól ;:8 ¡Ji'OClL;r;C;;):espec.o (le la conexidad entre .ascervezas y las gaseosas, y definió que tal conexidad es evidente.

A. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

29. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 165 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede lainterpretación solicitada; y, de oficio se interpretarán los artículos 166 y 167de la misma Decisión.

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL.

30. Que, el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lodispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina;

31. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial lasnormas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin deasegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

32. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitado: 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.Procede la interpretación solicitada únicamente respecto al tercer párrafo delcitado artículo 1.

De oficio: 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina".

"Artículo 165.- ( ... )Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de losproductos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenaráuna reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidosen el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca nose hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de losproductos o servicios.El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso sedebió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito".

"Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando losproductos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o seencuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modoque normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productoso servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en elmercado.También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamenteproductos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, segúnlo establecido en el párrafo anterior.El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo encuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la

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C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y suprocedimiento.

2. De la prueba de uso de la marca.3. Cancelación parcial por no uso. Su relación con la figura de la

conexión competitiva.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. DE LA CANCELACiÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DEUSO Y SU PROCEDIMIENTO.

33. La sociedad CCM, IP S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del registrode la marca LIMONADA SOL (mixta) únicamente con respecto al producto"cerveza", marca registrada a favor de Luz Dary Mateus Casañas paradistinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la ClasificaciónInternacional de Niza, por este motivo el Tribunal interpretará el tema.

34. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden ala jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicadoen la G.O.A.C. N°. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA(mixta).

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación.

"De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia asolicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por laOficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quieredecir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar uninterés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá serevaluado por la Oficina Nacional Competente. ( ... ).

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar eltrámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acciónsólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificaciónde la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de

cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que correspondaa la marca"."Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titulardel registro.El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentoscontables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidadde la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros".

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de 16 de marzo de 200"7,marca: BROCHA MONA (mixta).

Falta de uso de la marca.

35. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivosque dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que laoficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud decualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no sehubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, porel licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durantelos tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acciónde cancelación.

36. Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospereserá necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizadaen, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de unlicenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres añosconsecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso,la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres añosdesde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado elprocedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo,a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyansu objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada engrado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de usode ésta y promoverse su cancelación". (Proceso 116-IP-2004, publicado en laG.O.A.C. N°. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presuntainfracción del derecho sobre la marca CALCIORAL).

37. De esta manera, el Tribunal ha manifestado "Para determinar si una marcaha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso dela marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta enuno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de usoreal y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si losproductos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercadobajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con sunaturaleza y la forma de su comercialización". (Proceso 180-IP-2006, yacitado).

38. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestadode la siguiente manera:

"Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registrode la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa aese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en elmercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso

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forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido entérminos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona através de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretadoque el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que nobasta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y nosimplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera quedada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarsemediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes oservicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello( ... ) establece la presunción de que "una marca se encuentra en usocuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos enel comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marcafigurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATROTIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS,DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CONPINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE).

39. También ha dicho este Tribunal que "El principio comentado se desprendedel propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar odistinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identificay la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar enque una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en elmercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva". (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1579 de 31 de enero de 2008 marca:SOUR BALL COLOMBINA denominativa).

40. El Tribunal ha manifestado "El principio del uso efectivo de la marca seconsagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de losproductos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta paradeterminar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo enque normalmente corresponde con la naturaleza de los productos oservicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, yaque unas pocas cantidades de un producto que se comercializamasivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. Eneste sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente,en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas deconformidad con la naturaleza del producto son meramentesimbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

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que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales seefectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo dela marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan losproductos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuyamodalidad de comercialización son los supermercados en cadena,que el producto para sectores especializados y que se comercializanen tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc". (Proceso 180-1P-2006, ya citado).

41. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículosanálogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

"Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan noestablecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen debienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden ladoctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautasen esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal einequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia deluso de la marca es relativo y no puede establecerse en términosabsolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de quese trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así,si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría sersuficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se hanefectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevadoprecio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. Encambio, no podría decirse que exista comercialización real de unproducto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayancolocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de lamarca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344".(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de1996).

42. Finalmente, el Tribunal ha sostenido "El párrafo segundo de la normaestudiada establece otro parámetro para determinar si una marca seconsidera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marcadistingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera delos Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de losproductos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con lasmodalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización ( ... )". (Proceso180-IP-2006, ya citado).

Causales de justificación para el no uso de la marca.

43. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la faltade uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o aotro motivo justificado.

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44. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse unacircunstancia impeditiva de la cancelación, "se paralizaría simplemente elcómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vezdesaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá dereanudarse el cómputo del señalado plazo legal". (Proceso 15-IP-99,publicado en la G.O.A.C. N°. 528, de 26 de enero de 2000, marca:BELMONT).

Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

45. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una formade extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de lamisma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respectola oficina nacional competente de cada País Miembro es el órganoadministrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial yconsiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisiónde la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación delregistro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativoprevio. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valertambién como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en lamarca no utilizada.

2. DE LA PRUEBA DEL USO DE LA MARCA.

46. Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigenciade usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con elartículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra enuso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercioo se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo quenormalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y lasmodalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de losPaíses Miembros. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso seconfigura también cuando la marca distinga productos que se hallendestinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los PaísesMiembros.

47. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposiciónprevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acercadel uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podráprobarse mediante facturas comerciales, documentos contables ocertificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad decomercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal,el ordenamiento comunitario no establece "el procedimiento para presentacióny verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste

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este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente alas normas internas (... )". (Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. N°291, del 3 de septiembre de 1997).

48. El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puedeconducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de laoficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción,en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso,a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en lanecesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la deidentificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan suobjeto.

3. DE LA CANCELACiÓN PARCIAL POR NO USO. SU RELACiÓNCON LA FIGURA DE LA CONEXiÓN COMPETITIVA.

49. El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de lacancelación parcial por no uso.

50. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunosde los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca,caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión dedichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de losproductos o servicios.

51. El signo LIMONADA SOL (mixto) se registró para amparar productos de laClase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: "Cerveza; aguasminerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos defrutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas".

52. La cancelación parcial del signo se dio respecto a CERVEZAS productocomprendido originalmente en el registro de la marca LIMONADA SOL(mixta).

53. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere lacancelación parcial por no uso, descritos en el Proceso 176-IP-2014:

1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de losproductos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca nosean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvoque esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no seríaprocedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse,se podría generar riesgo de confusión o asociación en el públicoconsumidor si se registra un signo idéntico o similar al canceladoparcialmente.

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Que los productos o servicios sean similares significa que tienen lamisma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar elconcepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que loque se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividadempresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado lanorma comunitaria impide el registro de signos que amparenproductos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherentepermitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/oservicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fueinstituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho depreferencia."

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspectoesencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libreelección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Porlo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimientosin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelaciónparcial por no uso en relación con productos o servicios conectadoscompetitivamente, se estaría validando una barrera de crecimientodel empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaríadeformando la propia figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultantedeberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por lossignos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase delnomenclador no demuestra su semejanza. así como la ubicación de losmismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de lossiguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitivaentre los productos:

"a) La inclusión de los productos en una misma clase delnomenclátor: ( ... ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o variosde los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valoral producirse el registro para toda la clase. En el caso de lalimitación, la prueba para demostrar que entre los productos queconstan en dicha clase no son similares o no guardan similitud paraimpedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización oexpendio de productos que influyen escasamente para que puedaproducirse su conexión competitiva, como sería el caso de lasgrandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se

3 El Tribunal ha reiterado esta posición en la Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006,expedida en el proceso 180-IP-2006, y la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012,expedida en el proceso 79-IP-2012.

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consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, sedaría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenesespecializados en la venta de determinados bienes. Igual confusiónse daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similarespueden ser confundidas cuando los productos guardan también unaaparente similitud.

e) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacióno distribución tienen relación con los medios de difusión de losproductos. Si los mismos productos se difunden por la publicidadgeneral- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaríauna conexión competitiva, o los productos serían competitivamenteconexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio derevistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajestelefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre losproductos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no eslo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, quevender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relaciónentre los productos comercializados también influye en laasociación que el consumidor haga del origen empresarial de losproductos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo aconfusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidormedio de dichos productos asuma que provienen de un mismoproductor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos quecomúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puertay chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origenempresarial, ya que el público consumidor supondría que los dosproductos son del mismo empresario. La complementariedad entrelos productos debe entenderse en forma directa, es decir, que eluso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o quesin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería lade su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedanencontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones ofinalidades, si tienen similares características, existe la posibilidadde que se origine el riesgo de confusión al estar identificados pormarcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias dedeporte y medias de vestir".

54. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar el caso concreto y aplicar loscriterios de la conexión competitiva cuando así se amerite.

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PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marcaa solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sinmotivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de losPaíses Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otrapersona autorizada para ello, durante los tres años consecutivosprecedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca seencuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestosen el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y delmodo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos ylas modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de losPaíses Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marcadistinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación,desde cualquiera de los Países Miembros.

SEGUNDO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunalreitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal einequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a sutitular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marcatal como se encuentra registrada.

El Juez consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada enel mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede sucancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicadosen la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcialpor no uso son los siguientes:

1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de losproductos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no seanidénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esadiferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente lacancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generarriesgo de confusión o asociación en el público consumidor si seregistra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

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La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspectoesencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre eleccióndel consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto,se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar alos actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por nouso en relación con productos o servrcios conectadoscompetitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento delempresario hacia los rubros conexos y, además, se estaríadeformando la propia figura de la cancelación por no uso.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen lamisma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar elconcepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que loque se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividadempresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la normacomunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/oservicios conexos o relacionados, no es coherente permitir lacancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, yaque la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitarmarcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.

Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corteconsultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productosidentificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios deéstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza,así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco pruebaque sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presenteprovidencia.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacionalconsultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar lapresente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatutovigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto delTribunal, firman la presente ..Interpretación Prejudicial los Magistrados queparticiparon en s~ ,,?OPCiÓn(

/I ( .

! .. I I . i., \

Cecilia Luisa Ayllón-OtrinterosMAGISTRADA

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7)tt¿t,~Hern~'"R_9méfo Zambrano

/MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, ~~n, ig~ªlmente lapresente Interpretación prejjdiCial el Presidente y el S~~7)~5í \ ,

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I 'ji / u~ l' / Y 1/ //?I ~/I/j/'{,1.,'¿~'- , _~ , I ' ! ,17 'i. _

Hernán ~~efo Zafhbrano - ,GUS' _ _ a rito~~IDENTE SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copiade la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartaqena.

Proceso 449-IP-2015

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Documents

Año XXXIII – Número 2729 - …intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/GACE2729.pdf · FOSFOBIOGEN que identifican productos de la Clase 5 y no de la Clase 31. Por lo tanto,