Lima, 9 de noviembre de 2016 - Andean Communityintranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/GACE2853.pdf · Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi),

Para nosotros la Patria es América

Año XXXIII – Número 2853

Lima, 9 de noviembre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 37-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 15642-2014. Referencia: Marca involucrada SWEET SLEEPER (denominativa)...... ..................................................................... 2

PROCESO 74-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2007-00252. Referencia: Marcas involucradas POSTHON (denominativa) y POSTOBON(denominativa), POSTOBON (mixta), POSTOBON (mixta), POSTOBON CLEAR (denominativa), POSTOBON LIGHT (mixta) ............................................................................ 19

PROCESO 76-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00459. Referencia: Marcas involucradas DELL PRECISION (mixta) y PRECISION (mixta) ................................................... 37

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 05 de septiembre de 2016

37-IP-2016

Interpretación Prejudicial

Proceso

Asunto

Consultante Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú

Expediente interno del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente:

VISTOS

15642-2014

Marca involucrada (denominativa)

Hugo Ramiro Gómez Apac

SWEET SLEEPER

El Oficio 343-2015-SCS-CS del 28 de diciembre de 2015, recibido vía courier el 27 de enero de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y

Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 15642-2014; y,

El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante : The Sheraton Corporation

1

GACETA OFICIAL 9/11/2016 2 de 54

Demandado : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual dela República del Perú

Tercero interesado: Ana María Verastegui de Galdos Productos Paraíso del Perú S.A.C.

2. Hechos relevantes:

2.1. El 20 de abril de 2005, The Sheraton Corporation (en adelante, Sheraton) solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos (ahora Dirección de Signos Distintivos) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi), el registro del signo SWEET SLEEPER (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.1

2.2. Por Resolución 12341-2005/0SD-INDECOPI del 14 de setiembre de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del lndecopi denegó de oficio el registro del signo SWEET SLEEPER (denominativo), al considerar que el signo solicitado se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, debido a que en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran registradas las marcas SLEEPER2 y SWEET- DREAM3 cuya semejanza hacen que su coexistencia sea susceptible de generar confusión en el público consumidor.

2.3. El 11 de octubre de 2005, Sheraton interpuso recurso de apelación.

2.4. El 24 de octubre de 2005, Sheraton solicitó la suspensión del proceso hasta que se resuelvan los Expedientes 257085-2005 y 257175-2005 correspondientes a las acciones de cancelación de las marcas SWEETDREAM y SLEEPER, respectivamente.

2.5. Mediante Resolución 134-2006/TPI-INDECOPI del 31 de enero de 2006, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del lndecopi suspendió la tramitación de la solicitud de registro de la marca SWEET SLEEPER (denominativa) hasta que se resuelvan los Expedientes 257085-2005 y 257175-2005 correspondientes a las acciones de cancelación de las

2

3

MMobiliario, en particular, camas, camas con barandillas, colchones y cunas, almohadas, cojines, almohadas tubulares, travesaños (almohadas largas), fundas ceí\idas para mobiliario".

Inscrita bajo Certificado 13196 para distinguir "almohadas y los demás relacionados con sus clases", de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Inscrita bajo Certificado 18865 para distinguir ·camas en sus diferentes variedades; colchones de cualquier tipo, almohadas, box spring y similares", de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

2


marcas de productos SLEEPER y SWEET - DREAM respectivamente, interpuestas por Sheraton.

2.6. El 15 de agosto de 2007, Sheraton señaló que mediante Resolución 12483-2007/0SD-INDECOPI la Oficina de Signos Distintivos del lndecopi declaró fundada en parte la acción de cancelación iniciada contra el registro de la marca SLEEPER, manteniéndola vigente únicamente para distinguir "almohadas". Además, solicitó la limitación de los productos a distinguir con el signo solicitado, excluyendo expresamente las almohadas, cojines, almohadas tubulares y almohadas largas.

2.7. Mediante Resolución 13747-2007/0SD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del lndecopi declaró fundada en parte la acción de cancelación iniciada contra la marca SWEET - DREAM, manteniendo vigente su registro para distinguir colchones de cualquier tipo, de la Clase 20 de la Nomenclatura Oficial.

2.8. Mediante Resolución 1955-2009/TPI-INDECOPI del 7 de agosto de 2009, del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del lndecopi confirmó la Resolución 12341-2005/0SD-INDECOPI denegando el registro de la marca SWEET SLEEPER (denominativa) solicitada por Sheraton.

2.9. El 3 de noviembre de 2009, Sheraton presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1955-2009/TPI-INDECOPI.

2.1 O. Mediante sentencia del 6 de diciembre de 2013, la primera instancia judicial declaró infundada la demanda.

2.11. Sheraton presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia judicial.

2.12. Mediante sentencia de vista del 15 de octubre de 2013, la segunda instancia judicial revocó la sentencia de primera instancia y declaró fundada la demanda.

2.13. El lndecopi presentó recurso extraordinario de casación contra la sentencia de vista.

2.14. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú suspendió el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda de Sheraton:

3.1. Los signos en conflicto están destinados a identificar productos totalmente distintos.

3


3.2.

3.3.

3.4.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

Comparados los signos denominativos SWEET SLEEPER (solicitado) y SLEEPER (registrado) se advierte que el signo solicitado presenta como primer término y más característico SWEET, término que no se encuentra presente en la marca registrada SLEEPER.

Comparados los signos denominativos SWEET SLEEPER (solicitado) y SWEET DREAM (registrado), se advierte que ambos presentan diferente número de sílabas y letras, el signo solicitado finaliza en la partícula PER mientras que la marca registrada en la partícula DREAM y presentan diferente secuencia de vocales. Además, la marca registrada SWEET -DREAM se caracteriza por la presencia de un guion intermedio, este signo ortográfico no se encuentra en el signo solicitado.

Resulta evidente que si el signo solicitado SWEET SLEEPER es diferente y distinto a las marcas SLEEPER y SWEET - DREAM, lo lógico es concluir que no son confundibles entre sí y que el público consumidor no va a creer que los signos confrontados se encuentran relacionados.

Argumentos de contestación del lndecopi:

Realizando una simple verificación de los productos que identifican los signos en conflicto SLEEPER y SWEET - DREAM SWEET SLEEPER (denominativo), se puede deducir fácilmente la identidad entre algunos de los productos que identifican y la conexión competitiva entre otros.

Así, tanto el signo solicitado SWEET SLEEPER como la marca registrada SWEET - DREAM distinguen colchones y los colchones que pretende distinguir el signo solicitado SWEET SLEEPER se encuentran vinculados con las almohadas que distingue la marca registrada SLEEPER al tratarse de productos complementarios (se utilizan de manera conjunta), siendo usual que una misma empresa se dedique a la fabricación y comercialización de ambos productos, incluso es frecuente que por la compra de un colchón se incluyan de regalo las almohadas.

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto se advierte que si bien presentan algunas diferencias, el signo solicitado SWEET SLEEPER contiene en su integridad la marca registrada SLEEPER y casi en su totalidad a la marca registrada SWEET DREAM; lo cual es susceptible de inducir a confusión indirecta a los consumidores, encontrándose el signo solicitado SWEET SLEEPER incurso en la prohibición de registro contemplada en el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486.

4


5. Argumentos de contestación de los terceros interesados

Productos Paraíso del Perú S.A.C.:

5.1. El signo solicitado SWEET SLEEPER y la marca registrada SWEET -DREAM son similares al grado de producir confusión en los consumidores, dado que presentan en su conformación el término SWEET.

5.2. Desde el punto de vista conceptual, los signos SWEET - DREAM y SWEET SLEEPER son similares, toda vez que los términos DREAM y SLEEPER cuyo significado en castellano es "sueño" y "durmiente" evocan a la industria del sueño y del descanso pudiendo ser fácilmente vinculadas o asociadas.

5.3.

5.4.

6.

6.1.

6.2.

Ana María Verastegui Missana:

En mérito del riesgo de confusión indirecta, el Tribunal del lndecopi determinó la denegatoria del registro del signo solicitado SWEET SLEEPER; debido a que el público consumidor podría asumir que los productos a ser identificados con dicho signo, constituyen una variación de aquellos productos que distingue su marca registrada, dado que comparten el término SLEEPER, único elemento protegido en la marca registrada.

Aun cuando Sheraton haya limitado los productos a distinguir, existe una estrecha vinculación competitiva entre los colchones que pretende distinguir el signo solicitado y las almohadas que distingue la marca registrada SLEEPER; debido a que existe una relación de complementariedad entre los referidos productos, ya sea porque existen en el mercado empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de los mismos o porque se venden de forma conjunta y pueden ser encontrados en las mismas secciones de una tienda.

Sentencia de Primera Instancia:

Mediante sentencia de 21 de marzo de 2013, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda al considerar que el consumidor podría verse inducido a creer que el signo solicitado SWEET SLEEPER constituye tan sólo una variación o una nueva presentación de las marcas registradas SLEEPER y SWEET-DREAM y que los mismos tienen el mismo origen empresarial.

En ese sentido, advirtió que existe riesgo de confusión indirecta, siendo que entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado SWEET SLEEPER -colchones y travesaños (entendido como almohada larga)se encuentran comprendidos los que distinguen las marcas registradas

5


SLEEPER (distingue almohadas) y SWEET - DREAM (distingue colchones).

7. Argumentos del recurso de apelación de Sheraton:

7.1. Los signos confrontados SWEET SLEEPER y SLEEPER no son confundibles y están destinados a distinguir productos diferentes. La marca SLEEPER distingue exclusivamente almohadas, mientras que el signo SWEET SLEEPER distingue mobiliario en particular camas, camas con barandillas, colchones y cunas, travesaños y fundas ceñidas para travesaños.

7.2. En relación con la marca SWEET - DREAM registrada y SWEET SLEEPER solicitada, su partícula final es PER, la cual no coincide con la palabra DREAM lo que no generará riesgo de confusión.

8. Sentencia de Segunda Instancia:

8.1. Mediante sentencia de vista del 6 de diciembre de 2013, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República revocó la sentencia de Primera Instancia, declaró fundada la demanda disponiendo que la Autoridad Administrativa conceda el registro de la marca.

8.2. La Corte consideró que la única semejanza entre los signos es que comparten la denominación SLEEPER y SWEET, lo cual no conllevaría a confusión al usuario, teniendo en cuenta que el signo solicitado no va ser pronunciado en forma separada, es decir, como SWEET y SLEEPER; sino como una sola SWEET SLEEPER; no perdiendo de esta manera su individualidad; diferenciándose en el aspecto fonético y gráfico; por lo que apreciados en su conjunto generan una impresión visual diferente, dificultando la posibilidad de riesgo de confusión.

9. Argumentos del recurso extraordinario de casación:

9.1. El lndecopi presentó recurso de casación en contra de la sentencia de Segunda Instancia judicial.

Señaló que existen varios criterios que deben determinar si existe vinculación o conexión competitiva entre los productos determinados. Agregó que los signos deben ser analizados de forma conjunta y no aislada, ya que el signo solicitado SWEET SLEEPER (denominativo) contiene en su integridad a las marcas SLEEPER y SWEET - DREAM, lo que genera un alto riesgo de confusión.

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1 O. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.4

2. No procede la interpretación prejudicial de los Literales b), e), d), e), f), g)y h) del Artículo 136 de la norma antes citada por no corresponder a lamateria controvertida en el presente caso.

3. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-

"Art/cu/o 136.- No podrán registrarse como ma,cas aquellos signos cuyo uso en el come,cio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registradapor un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la man:a pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo oenseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión ode asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadaslas circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas lascircunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando elsolicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamenteautorizada par el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurldicas con o sin fines delucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, titula,hipocarfstica, seudónimo, imagen, retrata o caricatura de una persona distinta del solicitante oidentificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvoque se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fuerandeclaradas sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor deun tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indfgenas, afroamericanas o locales, o lasdenominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizadas para distinguir susproductos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura opráctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o can suconsentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total oparcial, de un signo distintiva notoriamente conocido cuya titular sea un tercero, cualesquieraque sean las productos o servicias a los que se aplique el signo, cuando su uso fuesesusceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación can ese tercero o con susproductos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigia del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

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11. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica,gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y deasociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

2. Comparación entre marcas denominativas.3. Signos en idioma extranjero.4. Conexión competitiva entre los productos de la Clase 20 de la

Clasificación Internacional de Niza.

12. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos distintivos.

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado SWEET SLEEPER y las marcas registradas SLEEPER y SWEET -DREAM son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, para los mismos productoso servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o deasociación;

( . . . )"

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.5

5

a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que elconsumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea queestá adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

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presenta cuando el consumidor atribuye a dichos productos, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.3. En ese sentido, se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:6

a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos enconflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia enlas raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también encuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar siexiste la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos enconflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras, el número de silabas, las ralees, o las terminacionescomunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir enmayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos deldibujo o el concepto que evocan.

d) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:7

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica {o figurativa) y conceptual oideológica.

6 lbidem.

7 lbidem.

9


1.5.

2.

2.1.

2.2.

B

9

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibirel riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo elproducto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podrla incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

Comparación entre marcas denominativas

Como la controversia radica en la presunta. confusión entre el signo solicitado SWEET SLEEPER (denominativo) y las marcas registradas SLEEPER y SWEET - DREAM (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.ª

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.9

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

lb[dem.

10


2.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 10

2.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se deberá identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 11

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante teneren cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen unafunción diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría aentender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar,pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil dedistinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisivapara fijar la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera másfuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo escaptada la marca en el mercado.

2.5. En el presente caso, dado que el signo solicitado SWEET SLEEPER y la marca registrada SWEET-DREAM son signos denominativos compuestos para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que componen dichos signos y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de los mismos, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:12

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. Laprimera palabra genera más poder de recordación en el públicoconsumidor.

10 lbldem.

11 lbldem.

12 Ver lnterpretacíones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-lP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

11


2.6.

3.

3.1.

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con laextensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo generaltienen mayor impacto en la mente del consumidor.

e) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con lasonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de lapalabra, esta podría tener mayor impacto en la mente delconsumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidadcon los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor seala proximidad del signo evocativo con los productos o servicios queampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, lapalabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Laspalabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluirdel cotejo de marcas.

f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuentaotros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo esuna marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si lapalabra que compone un signo es el elemento estable de una marcaderivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas,tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situaciónque Je otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinarla relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SWEET SLEEPER y la marca registrada SWEET - DREAM. Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

Signos en idioma extranjero

En atención a que el signo solicitado se encuentra conformado por denominaciones en idioma extranjero (SWEET y SLEEPER), resulta necesario tratar el tema de los signos conformados por palabras en idioma extranjero.

12


3.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 13

3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero es de conocimiento de la mayoria del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.14

3.4. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.

3.5. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados.

4. Conexión competitiva entre los productos de la Clase 20 de laClasificación Internacional de Niza

4.1. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos en la Clase 20 a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos ubicados en la misma clase y, que según el recurrente con el recurso extraordinario son semejantes, se deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se

13 De modo referencial, ver Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.

14 De modo referencial, ver Proceso 146-IP-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12.

13


indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 15

4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.1s

4.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productoso servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

15 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.•

16

u Articulo 151. - Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, las Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Setvicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de fa Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no detenninarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.•

(Subrayado agregado)

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

14


A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes. el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asl, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

e) La pertenencia a una misma clase de los productos o serviciosde la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podrfa darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disf miles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o decomercialización; los medios de publicidad empleados; latecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; ola misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse

15


conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podrf a considerar que el que produce uno también produce el otro.

4.6. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia o no de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 15642-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

.

/vv

Cecilia Lu yl ón �os MAGISTRADA

I

Hugo Apac MAGISTRADO

16


De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente fa presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

17


..


Quito, 26 de agosto de 2016

Proceso

Asunto

Consultante


Referencia

Magistrado Ponente:

VISTOS

74-IP-2016


Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

2007-00252

Marcas involucradas POSTHON (denominativa) y POSTOBON (denominativa), POSTOBON (mixta), POSTOBON (mixta), POSTOBON CLEAR (denominativa), POSTOBON LIGHT (mixta)


El Oficio 0437 del 8 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Articulo 135, de los Literales a) y h) del Artículo 136, y de los Artículos 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00252; y,

El Auto del 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES



Demandante

Demandado

: Gaseosas Posada Tobón S.A.

: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

Tercero interesado : Jairo Antonio Pacheco Sánchez


2.1. El 31 de agosto de 2005, Jairo Antonio Pachaco Sánchez (en adelante, el señor Pacheco) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia el registro de la marca POSTHON (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza 1.

2.2. Gaseosas Posada Tobón S.A. (en adelante, Posada Tobón) formuló oposición fundamentándose en la supuesta similitud y confundibilidad entre el signo solicitado y sus marcas conformadas por la denominación POSTOBON en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, señaló que el signo distintivo POSTOBON (denominativo), usado en el sector de las bebidas gaseosas y no alcohólicas, es notoriamente conocido en Colombia.

POSTOBON POSTOBON CLEAR

Certificado 38686 Certificado 302700

Certificado 1210612 Certificado 261242 Certificado 261716

2.3. El señor Pachaco absolvió el traslado de oposición manifestando que los signos en conflicto sólo tienen en común la primera silaba, no siendo ello suficiente para determinar su semejanza.

2.4. Por Resolución 22522 del 29 de agosto de 2006, el Jefe de la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca POSTHON (denominativa) para distinguir

Clase 25: Vestuario, calzado y sombrerería.

2


productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la marca solicitada no incurria en la causal de irregistrabilidad de los Literales a) y h) del Articulo 136 de la Decisión 486. Consideró que no existían semejanzas entre tos signos en conflicto, por lo que no generarf an confusión y además determinó que el signo solicitado no constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de la marca.

2.5. Posada Tobón presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 29044 del 30 de octubre de 2006 y 01085 del 26 de enero de 2007, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 22522 con fundamento en las mismas consideraciones.

2.6. Posada Tobón presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de anular las Resoluciones 22522, 29044 y 01085.

2. 7. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda medianteAuto del 28 de julio de 2009, en el cual ordenó notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio, al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y al tercero interesado, el señor Pacheco.

2.8. Mediante Auto del 24 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Artículo 135, de los Literales a) y h) del Artículo 136, y de los Articules 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda de Posada Tobón:

3.1. El otorgamiento del registro de la marca POSTHON afecta indebidamente el derecho de Posada Tobón, titular de la marca POSTOBON registrada en Colombia, usada para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional, la cual es notoriamente conocida. El signo solicitado POSTHON constituye una imitación del signo distintivo POSTOBON notoriamente conocido.

3.2. El otorgamiento del registro POSTHON genera riesgo de confusión y de asociación en cuanto al origen empresarial, asf como aprovechamiento injusto del prestigio del signo distintivo POSTOBON notoriamente conocido.

3.3. El cotejo que hizo la Administración en los actos acusados fue errado pues no se centró en la comparación del signo distintivo notoriamente

3


conocido POSTOBON y el signo solicitado POSTHON. En tal sentido, no aplicó el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486.

3.4. En los actos acusados no se analizó el riesgo de confusión indirecta que tendrán los consumidores, dado que el citado vínculo hará que el consumidor atribuya a los productos POSTOBON y POSTHON un origen empresarial común, lo que estaría dentro del supuesto de irregistrabilidad previsto en el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486.

3.5. La Resolución cuestionada desconoció lo establecido en el Artf culo 134 de la Decisión 486, toda vez que consideró sin fundamento válido que el signo POSTHON tenía elementos que le otorgaban aptitud para distinguir los productos que pretende distinguir frente a los que distingue la marca registrada POSTOBON.

4. Argumentos de contestación de la SIC:

4.1. El signo POSTHON (denominativo) cumple con los requisitos legales exigidos y con suficiente fuerza distintiva, conforme a los criterios jurisprudenciales y legales previstos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, puesto que al efectuarse el examen en conjunto de los signos confrontados se advirtió que ambas expresiones son suficientemente distintivas entre si y no conllevan al público consumidor a riesgo de confusión.

4.2. Para objetar el registro de una marca con fundamento en la notoriedad de una marca previamente registrada debe existir similitud significativa entre las marcas en conflicto que de coexistir en el mercado genere riesgo de confusión en el público consumidor. En tal sentido, entre los signos en conflicto no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error.

5. Argumentos de contestación del señor Pacheco:

5.1. Desde el punto de vista gráfico y ortográfico, los signos en conflicto son absolutamente diferentes toda vez que la marca POSTOBON (denominativa) opositora se conforma de tres silabas en tanto que la solicitada POSTHON (denominativa) únicamente de dos, además difieren en cuanto a la sílaba final.

5.2. Al apreciar en conjunto y en forma sucesiva los signos en conflicto no

resultan similares, hecho que desvirtúa el riesgo de confusión alegado por

Posada Tobón.

4


B.

1.

2

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Articulo 134, de los Literales a) y b) del Artículo 135, de los Literales a) y h) del Articulo 136, y de los Artículos 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.

"Artlcu/o 134.-

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o setvicios en el mercado. Podrán registrarse comomarcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o setvicio alcual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:a} las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, figuras, slmbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,etiquetas, emblemas y escudos;c) los sonidos y los olores;d) las letras y los números;e} un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;g} cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.•

"Articulo 135.-

No podrán registrarse como marcas los signos que: a} no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artfculo anterior;b) carezcan de dislintividad;( ... r

"Articulo 136.-

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registradapor un tercero, para losmismos productos o setvicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(... ) h} constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total oparcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquieraque sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuesesusceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con susproductos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución desu fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.•

"Articulo 22B.-

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquierPafs Miembro;b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquierPals Miembro;c} la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera decualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones uotros eventos de los productos o setvicios, del establecimiento o de la actividad a los que seaplique;d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover elestablecimiento, actividad, productos o servicios a los que se apfique;e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el quese pretende la protección;f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

5


2. No procede la interpretación prejudicial del Articulo 134 y de los Literalesa) y b) del Artículo 135 de la norma antes citada3 por no corresponder a lamateria controvertida en et presente caso.

3. Por lo tanto, procede la interpretación de tos Literales a) y h) del Artículo136, y de los Artículos 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética,ortográfica, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta yde asociación. Reglas para realizar et cotejo de signos distintivos.

2. Comparación entre marcas denominativas.3. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.4. Conexión competitiva entre productos de las Clases 25 y 32 de la

Clasificación Internacional de Niza.5. La marca notoriamente conocida. Su prueba.

3

g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por eltitular del signo en el Pa/s Miembro en que se busca protección;j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivoen el Pals Miembro o en el extranjero.•

"Articulo 229.-

No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecha que: a) no esté registrada a en tramite de registro en el Pals Miembro a en el extranjero;b) na haya sida usado o no se esté usando para distinguir productos o servicias, opara identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro; o,c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.·

"Articulo 230.-

Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo deproductos o servicios a los que se aplique; o,

c) los clrculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad,productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.•

Al respecto, si bien la Corte consultante ha solicitado la interpretación de los Artfculos 134 y de los Literales a) y b) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la revisión de los hechos materia del presente caso se advierte que la demandante ha pretendido basar su demanda únicamente en los supuestos normativos contemplados en los Literales a) y h) del Articulo 136 de la referida Decisión, no siendo sustento de la demanda formulada los Artículos 134 y los Literales a) y b) del Articulo 135 de la Decisión 486, referidos a los requisitos para constituir una marca y al carácter distintivo del signo, respectivamente. En tal sentido, este Tribunal considera que no corresponde la interpretación prejudicial de los Artlculos antes mencionados.

6


D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudfonética, ortográfica, ideológica y figurativa. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos distintivos.

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado POSTHON (denominativo) y las marcas POSTOBON (denominativa), POSTOBON (mixta), POSTOBON (mixta), POSTOBON CLEAR (denominativa), POSTOBON LIGHT (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:


(. . . )"

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.4

4

a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que elconsumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea queestá adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, sepresenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contrade la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al querealmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

Ver Interpretaciones Prejudicíales recaídas en los Procesos 470.IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 46S.IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

7


1.3. En ese sentido, se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:5

a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos enconflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia enlas raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también encuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar siexiste la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos enconflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminacionescomunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir enmayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

e) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos deldibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:6

5

8

a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual oideológica.



lbldem.

lbldem.

8



1.5. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre marcas denominativas

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado POSTHON (denominativa) y las marcas POSTOBON (denominativa) y POSTOBON CLEAR (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.7

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.8

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:9

7

e

9

a} Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante teneren cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ibídem.

lbldem.

9


función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar,pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil dedistinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisivapara fijar la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera másfuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el posible riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado POSTHON (denominativo) y las marcas POSTOBON (denominativa) y POSTOBON CLEAR (denominativa).

3. Comparación entre marcas mixtas y denominativas

3.1. Como la controversia radica en la posible confusión entre el signo solicitado POSTHON (denominativo) y las marcas POSTOBON (mixta), POSTOBON (mixta) y POSTOBON LIGHT (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico por un lado, y por un elemento denominativo por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc. 10

3.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.11

3.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene

10

11

Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

lbldem.

10


mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtaspredomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habríalugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistirpacíficamente en el ámbito comercial12

, salvo que puedan suscitaruna misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgode confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberárealizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para elcotejo de signos denominativos, previamente citado. 13

3.4. En congruencia con el desarroUo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer si pudo o no haber existido riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo solicitado POSTHON (denominativa) y las marcas POSTOBON (mixta), POSTOBON (mixta) y POSTOBON LIGHT (mixta).

4. Conexión competitiva entre los productos de la Clases 25 y 32 de laClasificación Internacional de Niza

4.1. En el presente proceso, se discute si existe o no conexión competitiva entre productos de las Clases 25 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 14

4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de

12

13

14

De modo referencial, ver Proceso 129-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, p. 14.

Ver Interpretación Prejudicial recalda en Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-

"Articufo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicias para el Registro de las Marcas, establecida por el Arregla de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.�

(Subrayado agregado)

11


los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.15

4.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

15

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productoso servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-lP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

12


c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de losproductos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorfas disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o decomercialización; los medios de publicidad empleados; latecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; ola misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, si habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

5. La marca notoriamente conocida. Su prueba

5.1. En el presente caso, la demandante alegó que su marca POSTOBON (denominativa) es notoriamente conocida, por lo que el registro del signo solicitado vulneraría el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; en ese sentido, resulta pertinente

f. Ó /"' 13


tener en cuenta el supuesto contenido en dicha norma, cuyo tenor es el siguiente:


( .. . ) h) constítuyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o

transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamenteconocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean losproductos o servicias a los que se aplique el signo, cuando su uso

fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociacióncon ese tercero o con sus productos o servicios; unaprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

5.2. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar unriesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigiodel signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

5.3. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marcanotoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidordel producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del usointensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de loscírculos interesados.

5.4. En relación con el punto anterior, el Articulo 230 de la Decisión 486 establece qué se debe entender como sector pertinente:

a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos oservicios a los que se aplique.

b) Las personas que participan en los canales de distribución ocomercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.

c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo deestablecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

5.5. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria.

5.6. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de

14


confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate, trascendiendo así el principio de especialidad.

5.7. Asimismo, la protección de la marca notoriamente conocida va más allá del principio de territorialidad toda vez que se protegerá independientemente del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella. 16

5.8. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 no se negará la calidad de notorio de un signo ni su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero.

5.9. Igualmente, la protección que otorga el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, tal artículo dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. 17

5.1 O. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. 18

5.11. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado:

16

17

18

"Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se

tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grada de su conocimiento entre los miembros del sector pertinentedentro de cualquier Pals Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentroo fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentroo fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y lapresentación en ferias, exposiciones u otros eventos de /os productoso servicios, del establecimiento o de la actividad a /os que se aplique;

Ibídem.

De modo referencial, ver Proceso 17-IP-2014 de fecha 1 de octubre de 2014, pp. 22-23.

Ver Interpretación Prejudicial recafda en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

15


d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o parapromover el establecimiento, actividad, productos o servicios a losque se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresas de la empresa titular en Jo querespecta al signo cuya notoriedad se alega, tanta en el planointernacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende laprotección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo coma activo empresarial;(... )"

5.12. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 19

5.13. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Articulo 136 y con los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.20

19

20

a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor aladquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, queaunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial delproducto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto yotra empresa tienen una relación o vinculación económica.

c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signosidénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidaddistintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en elmercado, aunque se use para productos que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara el signo notoriamenteconocido.

d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidorparasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signosnotoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobreproductos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad conlos que ampara el signo notoriamente conocido.

Ibídem.

Ibídem.

16


3.14 Respecto al riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.21

3.15 Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

3.16 En tal virtud, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor.

3.17 De lo expuesto, se advierte que corresponde establecer si la marca POSTOBON (denominativa) es notoria o no y desde qué momento, tomando en cuenta los medios probatorios presentados y los criterios de análisis citados.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2007-00252, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.


21 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 de fecha 2 de enero de 2015.

17


Cecilia Lui�itl MAGISTRADA

Hugo Ramiro mez MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

-------

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

18



Quito, 05 de septiembre de 2016

Proceso

Asunto

Consultante


Referencia

Magistrado Ponente

VISTOS

76-IP-2016


Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Repúblíca de Colombia

2010-00459

Marcas involucradas DELL PRECISION (mixta) y PRECISION (mixta)


El Oficio 452 del 8 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el 9 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00459; y,

El Auto del 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES


Demandante PRECISION TRADING CORP.

1


Demandado

Tercero Interesado

Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

DELL INC.


2.1. El 30 de abril de 1999, DELL COMPUTER CORPORATION (en adelante, DELL) 1 solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca DELL PRECISION (mixta)2 para distin�uir productos de la Clase 9 de laClasificación Internacional de Niza.

Proclalon

2.2. PRECISION TRADING CORP. (en adelante, PRECISION TRADING)4

formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre la marca PRECISION {mixta), previamente registrada con Certificado 139379, que distingue productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.5

··.::¡:�• .. . . . •::· ·,•,;;¡;

2.3. Por Resolución 44324 del 31 de octubre de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC (antes División de Signos Distintivos) declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca DELL

2

3

4

5

Del contenido de la Resolución 44324 del 31 de octubre de 2008, se desprende que OELL COMPUTER CORPORATION modiricó el nombre de la sociedad a OELL INC.

Expediente administrativo 99-026261.

Clase 9: computadores, periféricos de los computadores y sus componentes y partes, aparatos e instrumentos cientlficos, náuticos, geodésicos, eléclricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento), y de enser'\anza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción, de sonidos o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.

Sociedad constituida y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América, de acuerdo a lo señalado por PRECISION TRADING en la acción de nulidad formulada contra las Resoluciones 44324, 54325 y 22965.

Clase 9: Aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos y equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos).

2


PRECISION (mixta} a favor de DELL.6 Dicha instancia consideró lo siguiente:

a} La expresión "PRECISION" cuenta con un significado en el lenguajeespañol y tiene relación directa con los productos de los signos enconflicto, por lo que puede considerarse una expresión que requierede elementos adicionales nominativos o mixtos que garanticen sudistintividad.

b) En el signo solicitado, "DELL" constituye el elemento que resalta enel aspecto denominativo y gráfico, añadiendo al signo la distintividadnecesaria por ser ta expresión por la cual el consumidor medio lorecordará con mayor facilidad, to individualizará e identificará a suorigen empresarial. Por su parte, la marca registrada cuenta con undiseño arbitrario.

c) Los signos en conflicto no presentan similitudes susceptibles degenerar confusión o de inducir a error al público consumidor.

2.4. PRECISION TRADING interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 44324.

2.5. Por Resolución 54325 del 22 de diciembre de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC (antes División de Signos Distintivos) resolvió el recurso de reposición confirmando lo decidido en la Resolución 44324.

2.6. Mediante Resolución 22965 del 30 de abril de 201 O, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 44324.

2.7.

2.8.

e

7

El 24 de setiembre de 201 O, PRECISION TRADING interpuso acción de nulidad contra las Resoluciones 44324, 54325 y 229657

. Adicionalmente, solicitó cancelar la inscripción del Certificado 403.641, correspondiente a la marca DELL PRECISION (mixta).

Mediante Auto del 15 de diciembre de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la SIC y a DELL, este último como tercero interesado.

De acuerdo al contenido de la Resolución 44324, DELL solicitó la cancelación de la marca base de la oposición. En primera instancia se accedió a la cancelación parcial de dicha marca; sin embargo, tal decisión fue recurrida y en última instancia fue revocada y quedó firme; en ese sentido, la marca PRECISION (mixta) se encuentra vigente para la totalidad de productos registrados, por lo que la cancelación en comentario no resulla relevante para el análisis del presente caso.

Del contenido de esta acción se advierte que DELL limitó los productos que pretendía distinguir con el signo solicitado a: computadores, periféricos de los computadores y sus componentes y partes.

3


2.9. El 23 de setiembre de 2011, la SIC y DELL contestaron la demanda.

2.1 O. El 28 de mayo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda de PRECISION TRADING:

3.1. Se ignoró que la marca DELL PRECISION (mixta) reproduce en su integridad el elemento denominativo de la marca PRECISION (mixta), otorgada sin limitación alguna, por lo que sí existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión entre el público consumidor.

3.2. Pese a que no todos los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza tienen dentro de sus características intrinsecas la precisión, se consideró a la expresión PRECISION como una de uso común para referirse a una característica de los aparatos e instrumentos de la referida clase, adquiriendo una connotación descriptiva frente a tales productos, por ende, inapropiable de manera exclusiva.

3.3. La palabra PRECISION será fácilmente reconocida y pronunciada por los consumidores por su equivalente en español; en consecuencia, los consumidores reconocerán y solicitarán la marca por medio del elemento denominativo PRECISION.

3.4. La expresión DELL y los elementos gráficos incluidos en la marca DELL PRECISION (mixta) no le otorgan la suficiente distintividad frente a la marca PRECISION (mixta) ni son elementos determinantes para la diferenciación de los signos.

3.5. Por las razones indicadas, la solicitud de registro de la marca DELL PRECISION (mixta) concurre en las causales de irregistrabilidad consagradas en el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344, vigente al momento de la solicitud de registro, y en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, vigente al momento en el que se expidieron las Resoluciones 44324, 54325 y 22965.

4. Argumentos de la contestación de la SIC:

4.1 Las marcas DELL PRECISION (mixta) y PRECISION (mixta), apreciadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor.

4.2 Si bien las marcas en conflicto presentan la expresión PRECISION, se puede observar que dicha expresión se encuentra acompañada de la palabra DELL en la marca solicitada, la cual le otorga suficiente

4


distintividad e indica el origen empresarial de los productos que pretende distinguir.

4.3 La pronunciación de cada una de las marcas resulta lo suficientemente distintiva para evitar el riesgo de confusión. Asimismo, el impacto visual que se genera al confrontar los signos es diferente, creando una imagen diferente en la mente del consumidor.

4.4 Los signos confrontados son distintos e independientes por lo que no se configuran las causales de irregistrabilidad establecidas en el Literal b) del Artículo 135 ni del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

5. Argumentos de la contestación de DELL:

5.1. Las marcas solo comparten un término que se asocia directamente con las características de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.2. La composición ortográfica y gráfica de dichos signos es suficientemente diferente, de modo que los consumidores pueden perfectamente identificarlas en el mercado.

5.3. La marca OELL PRECISION (mixta) es notoriamente conocida tanto en los países de la Comunidad Andina como en la mayoría de países del mundo.

5.4.

B.

1.

a

Las marcas DELL PRECISION (mixta) y PRECISION (mixta) coexisten pacíficamente en muchas otras jurisdicciones. incluyendo otros países de la Comunidad Andina, sin que tal coexistencia haya generado hasta la fecha confusión alguna.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artlculo 134 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 8

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.·

·Artículo 134.-A efectos de este régimen conslituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o setvicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a} las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, figuras, simbo/os, gráficos, logot,pos, monogramas, retratos,

etiquetas, emblemas y escudos; c} los sonidos y los olores;d} las letras y los números;

5


2. No procede la interpretación del Articulo 134 de la Decisión 486, por noser materia de controversia aquello que puede constituir una marca.

3. Procede interpretar el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486conforme a lo solicitado por la Corte consultante; sin embargo,corresponde a la Corte Consultante analizar y determinar qué norma debeaplicar al caso concreto, para lo cual se deberá tener en cuenta loscriterios desarrollados por este Tribunal sobre dicho tema. 9

4. De oficio, procede interpretar el Literal e) del Articulo 135 de la normaantes citada 10, toda vez que es materia de controversia el carácterdescriptivo de la palabra PRECISION respecto de productos de la Clase 9de la Clasificación Internacional de Niza.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética,ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirectay de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

2. Comparación entre signos mixtos.3. Marcas conformadas por palabras descriptivas. Marca débil.4. La marca notoriamente conocida solicitada a registro.5. Coexistencia de hecho de marcas.

10

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;I) la forma de los productos, sus envases o envolturas;g} cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.·

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a} sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada

por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ... r

Ver Procesos 159-IP-2014 del 29 de abril de 2015, pp. 6-8, y 91-IP-2012 del 3 de octubre de 2012, pp. 9-13.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.

"Artlculo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (. . . ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para

describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros dalos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los serviciospara los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas fas expresiones laudatoriasreferidas a esos productos o servicios;

(. . .)"

6


D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudfonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos distintivos

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos DELL PRECISION (mixto) y PRECISION (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:



(. .. )"

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrlnsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 11

11

a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que elconsumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea queestá adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, sepresenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o serviciodeterminado, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b} El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen unarelación o vinculación económica.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

7


1.3. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión {directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 12

a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos enconflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia enlas raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también encuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar siexiste la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos enconflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras, el número de silabas, las rafees, o las terminacionescomunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir enmayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos deldibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 13

12

13

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual oideológica.



lbidem.

lbldem.

8



1.5. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podrf a incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre signos mixtos

2.1. Como existiría confusión entre el signo DELL PRECISION (mixto) y la marca PRECISION (mixta), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Asf, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 14

2.3. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: en trazado y el concepto. 15

2.4. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 16

14

15

UI

a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signosconfrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidadcon las siguientes reglas para la comparación entre signosdenominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importantetener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 416-IP-2015 del 13 de junio de 2016.

lbldem.

lbldem.

9


2.5.

17

una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos acomparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muydificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría serevidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importanciadecisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una maneramás fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarlacómo es captada la marca en el mercado.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es elgráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signosfigurativos:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, todavez que la posibilidad de confusión puede generarse nosolamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud deellos, sino también en la idea o concepto que la marcafigurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, eltrazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica sueleprevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferenciasen los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma ideao concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

c) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtaspredomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habríalugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistirpaclficamente en el ámbito comercial17

, salvo que puedan suscitaruna misma idea o concepto en cuyo caso podrfan incurrir en riesgode confusión.

En este caso, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 18

De modo referencial. ver Proceso 129-IP-2015 del 20 de íulio de 2015, p.14.

10


2.6.

3.

3.1.

111

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. Laprimera palabra genera más poder de recordación en el públicoconsumidor.

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con laextensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo generaltienen mayor impacto en la mente del consumidor.

c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con lasonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de lapalabra, esta podría tener mayor impacto en la mente delconsumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con losproductos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea laproximidad del signo evocativo con los productos o servicios queampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, lapalabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Laspalabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluirdel cotejo de marcas.

f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuentaotros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo esuna marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si lapalabra que compone un signo es el elemento estable de una marcaderivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas,tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situaciónque le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinarla relevancia en el conjunto.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Marcas conformadas por palabras descriptivas. Marca débil

En este caso se señaló que los signos en conflicto están conformados por la palabra PRECISION, la misma que se refiere a una característica de los aparatos e instrumentos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza debido a su significado conceptual, adquiriendo una connotación descriptiva frente a dichos productos.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016.

11


3.2. Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc., de los productos o servicios que buscan identificar.

3.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

"Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: (. .. ) e) Consistan exclusivamente en un signa o indicación que pueda servir

en el comercia para describir la calidad, la cantidad, el destina, elvalor, la procedencia geográfica, la época de producción u otrasdatos, caracterlsticas o informaciones de los productos o de losservicíos para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación,incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o

servicíos;(. .. )"

3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracterlsticas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 19

3.5. En el presente caso, se deberá establecer si existe o no algún elemento descriptivo en las denominaciones que conforman los signos en conflicto para los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, a fin de establecer su carácter distintivo. Posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo cuente con otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

4. La marca notoriamente conocida solicitada a registro

4.1. DELL alegó que el signo solicitado es notoriamente conocido tanto en los países de la Comunidad Andina como en la mayoria de palses del mundo. Por tal motivo, el Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar sea notoriamente conocida.

4.2. El Articulo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera

19 Ver Interpretación Preíudicial recaída en el Proceso 110-IP-2015 del 25 setiembre de 2015.

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o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuentapara determinar la notoriedad de una marca. 20

4.3. La protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el pals miembro. 21

4.4. Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.22

4.5. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Articulo 226 de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión y el de asociación, que fueron tratados en el numeral 1.2. de la Sección D de la presente interpretación, y el riesgo de dilución y de uso parasitario: 23

20

21

22

23

a) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signosidénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidaddistintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en elmercado, aunque se use para productos que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara el signo notoriamenteconocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, fa doctrina ha dicho lo siguiente:

"En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto

renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junto de 2016.

De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

lbldem.

13


legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 24

Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. 25

b) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidorparasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signosnotoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobreproductos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad conlos que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 26

4.6. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos. como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.27

4.7. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4.8. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición.28 El reconocimiento de la notoriedad le corresponde

24

25

28

27

28

MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de fa Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19.

lbldem.

De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

14


\.

a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

4.9. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido deberla ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 29

4.1 O. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. 30

4.11. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 31

5. Coexistencia de hecho de marcas

5.1. DELL alegó que DELL PRECISION (mixta) y PRECISION (mixta) coexisten pacíficamente en muchas otras jurisdicciones, incluyendo otros países de la Comunidad Andina, sin que tal coexistencia haya generado hasta la fecha confusión alguna. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos".

5.2. El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el

29

30

31

De modo referencial, ver Proceso 30-IP-2011 del 18 de mayo de 2011, pp. 15 y 16.

lbldem.

lbldem.

15


mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.

5.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

5.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.

5.5. La coexistencia pacifica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).

5.6. En ese sentido, la coexistencia pacifica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar ta total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión.

5.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesosadministrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusióny/o asociación.

b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico ovirtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espaciogeográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que deno ser as( no podr(a hablarse de coexistencia pac!fica.

c) Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectivaincidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe

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ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.

d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar oconsolidar actos de competencia desleal.

e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos quegeneren total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión oasociación en el público consumidor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00459, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.


Cecilia L� 11.?o::e,os MAGISTRADA

Hugo Ramiro G pac MAGISTRADO

17


De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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Documents

Lima, 9 de noviembre de 2016 - Andean Communityintranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/GACE2853.pdf · Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi),