LES SANCTIONS CIVILES DE LA CONTREFAÇON DANS LE CADRE DE LA

DIRECTIVE SUR LE RESPECT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE:

QUELLES LEÇONS RETENIR DES EXEMPLES ETRANGERS?

Me. Paola Gelato(avec la collaboration de Me Simona Ricciotti)

APRAM – Réunion de travail du 14 Septembre 2007

LE CADRE LEGISLATIF / HISTORIQUE

1) Les Sections Spécialisées en propriété industrielle et intellectuelle des Tribunaux.

D.Lgs. 27.06.2003 n. 168 Art. 120 C.P.I.12 Cours Spécialisées ( Ière – IIème instance)

2) Le code de Propriété Industrielle

titres de propriété industrielle / exclu le Droit d’Auteur

3) Le procès spécial des sociétés: art. 134 C.P.I.

Application en matière de propriété industrielle/intellectuelle

4) Le Nouveau Procès Civil

Instruction plus rapide

5) Cour Constitutionnelle, décision n. 170 du 17.05.2007

Règles de procédure civile appliquées en matière de propriété industrielle/intellectuelle

D.Lgs. 10.02.2005 n. 30(entré en vigueur le 19.03.2005)

D.Lgs. 17.01.2003 n. 5(entré en vigueur le 19.09.2005)

D.Lgs. 14.03.2005 n. 35entré en vigueur le 1.03.2006

Actuation en Italie Directive 48/2004 D.Lgs. n. 140/06 - 16.03.2006 - (G.O. 7.04.2006)

Les sanctions civiles

1) Ordre d’interdiction définitive +

DIR. art. 10 + 11 - Décret 140 : art. 10 + 16

Mesures de Correction =• Ordre de retrait du commerce de produits contrefaisants• Destruction

2) Nouveaux critères du calcul des dommages – intérêts moyens de preuvesArt. 13 Directive - Art. 5 + 17 Décret d’actuation 

Au titulaire du droit lésé

Restitution des bénéfices du contrefacteur ≠ Efficacité insuffisante des dommages-intérêts COMPENSATIFS

En termes de gain perdu du titulaire du droit (= injuste enrichissement du contrefacteur)

FINALITE: DISSUASION DE LA CONTREFACON Simplification de la PREUVE de la contrefaçon

Art. 124CPI + art. 163 LA

(art. 125 CPI + art. 158 LA)

Restitution à la partie lésée, en alternative au dédommagement du profit perdu ou en voie cumulative

Profit mayeur du contrefacteur / gain manqué du titulaire du droit

PROPORTIONNALITE ORDRE DU JUGE - GRAVITE VIOLATION

LA CHARGE DE LA PREUVE: LA DISCOVERY ET LE DROIT D’INFORMATION(art. 6 – 8 DIR) - (art. 121 + 121 bis CPI + art. 156 bis + ter LA) - (art. 14 + 15 D.lgs. 140 - art. 3 + 4 D.lgs 140)

1) DISCOVERY.Ordre d’exhibition des documents comptables et extracomptables du contrefacteur(art. 121 CPI + ART. 156 bis LA)

Violation à l’échelle commerciale(art. 121, alinéa 2 bis CPI – art. 156 bis LA -2ème alinéa)Accès à la documentation bancaire, financière et commerciale du contrefacteur

2) DROIT D’INFORMATION (art. 121 bis CPI + art. 156 ter LA)

à demander à l’auteur de la violation

aux tiers – possibilité de leur poursuite

Origine/réseaux distribution/produits/services contrefaisants

Identification de sujets impliqués en la contrefaçon

PREUVE ELARGIE de la CONTREFAÇON

INFORMATIONS

+

utiles à prouver la contrefaçon et sa portée, en vue des dommages-intérêts

= Discovery plus approfondie et ample

LA LOGIQUE DU DISGORGEMENT ET LA DISCOVERY DES PREUVES(art. 6-8- Directive / art. 3-14 Décret 140/06)

Discovery des preuves ( = procès au fond + d’urgence)

INSTRUMENT NOUVEAU – droit d’auteur (art. 156 bis LA – art. 3 décret 140/06) Simplification des preuvesDéjà prévue par les Trips (art. 39 – 47) + intégrée dans le précédent système )Loi marques art. 58 bis ; loi inventions art. 77) = Intervention sur l’art. 121 CPI art. 14 du décret 140

• Ordre d’exhibition des documents

• Requête d’information (interrogatoire libre)• Protection confidentialité (art. 39- 42 trips • Défaut d’observance de l’ordre du juge

Indices sérieux contrefaçon + localisation des documents art. 43 Trips = art. 121 CPI, IIème alinéa; art. 156 bis LA, Ier alinéa

(art. 121 - IIème alinéa – art. 156 bis LA, alinéa 1)

(art. 121 – IIIème alinéa – art. 156 bis LA, alinéa 3)

PAS de SANCTIONS REPRESSIVES

Arguments de preuve (art. 116 CPC – art. 43 Trips – art. 121 CPI, IVème alinéa – art. 156 bis, IVème alinéa)

Nouveauté : discovery repressive

Identification des sujets responsables de la contrefaçon

calcul de l’injuste enrichissement de l’usurpateur = « disgorgement »

restitution au titulaire du droit des bénéfices du contrefacteur preuve + facile de son profit But

réintégration du gain perdu du titulaire

DISCOVERY REPRESSIVE(art. 6/8 Directive – art. 121 – 156 bis LA – art. 121 bis – 156 ter LA)

a) Identification des sujets impliqués dans la fabrication et la distribution de produits/services contrefaisants

Trips (art. 43 – 47)

Directive – notion plus ample de contrefaçon

Responsabilité pour contrefaçon de tout sujet en contact avec les produits/ services contrefaisants

Titulaire du droit : seule preuve de l’exclusivité

b) Poursuite des tiers responsables (art. 121 BIS CPI + art. 156 ter LA)

Contrainte de la personne poursuivie à fournir des informations sur les tiers

Droit information

AVANCEE IMPORTANTE : PREUVE

Règles de procédure: ≠ Directive + Décret 140

Preuve pour le procès en cours, seulement Poursuite de tiers aussi dans d’autres procès

(art. 121 CPI – 2ème alinéa – 2ème paragraphe)(art. 156 bis LA – 1er alinéa - 2ème paragraphe)

LES POUVOIRS DE L’EXPERT TECHNIQUE EX OFFICIO - Élargissement - Directive art. 6 + Décret 140/2006 – art. 14 -

Intégration - (art. 121 Vème alinéa CPI (art. 47 trips + art. 77 LI)

Faculté de l’expert d’examiner les documents ultérieurs(= preuves) par rapport à ceux déjà exhibés dans le procès et connues par les parties

MAIS APPLICATION PRATIQUE (SURTOUT POUR LES BREVETS)

Admission des preuves techniques nouvelles

Seulement sur requête spécifique des parties

Admise par le juge pour des nécessités techniquesJustification

PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITE

Sélection des documents par l’expert / PAS DE REVELATION et PAS D’EXHIBITION aux parties

Examen technique seulement par l’expert.

ITALIE: PAS de devoir de collaboration du défendeur dans la recherche de la preuve

NOUVEAUTÉ DE LA DISCOVERY SELON LA DIRECTIVE ET RÈGLES DU PROCÈS CIVIL

Discovery Nationale ≠ Discovery Anglosaxone

Charge de la preuve art. 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit

Au demandeur Au défendeur

Devoir de semiplena probatio Localisation précise des documents≠ Non à la requête générique

Devoir d’exhibition des documents

sur ordre du juge

a) INDISPENSABILITE du documents pour la connaissance des faits de la cause

a) Pertinence du document pour la preuve des faits de causeb) Idemc) Idem

b) absence du préjudice pour la partie possédant le documentc) Protection des informations confidentielles

Ordre exhibition documents

art. 210 c.p.c.art. 121 CPI + 156 bis LA

≠

Applications / Interprétations pratiques

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA DISCOVERY SELON LA DIRECTIVE ACTUÉE EN ITALIE AUX TERMES DE L’ART. 121 C.P.I. ET 156 BIS L.A.

AU DEMANDEUR:

1) Énonciation du titre de propriété industrielle du demandeur

2) Description du comportement du contrefacteur

3) Indication des éléments pour la formulation d’un jugement diagnostique sur le bien-fondé de la requête Indices Sérieux

4) Localisation précise des documents, éléments/informations utiles pour la cause, à confirmation des indices

AU DEFENDEUR:

1) Requête d’informations du juge sur les faits de cause dont le défendeur a une connaissance directe = méthode Interrogatoire non formel/confession extrajudiciaire (art. 117 Code de Procédure Civile) = discussion libre des faits de la cause, d’où le juge peut tirer les arguments de preuve ( = art. 116 CPC + art. 121 CPI, IVème alinéa + art. 156 bis, IVème alinéa)

2) Identification des sujets impliqués dans la fabrication/distribution de produits/services contrefaisants (art. 47 Trips) ≠ Directive actuée en Italie: Ordres/Discovery seulement au défendeur

LES ACTES DE PIRATERIE/VIOLATIONS A L’ECHELLE COMMERCIALE(art. 144 + 144 bis CPI) – (art. 121, IIème alinéa bis CPI) - (art. 156 bis, IIème alinéa LA) – (art.

121 bis CPI + art. 156 ter LA) - (art. 6/8 Directive )

Actes de PIRATERIE (art. 144 CPI) = VIOLATIONS à L’ECHELLE COMMERCIALE

Usurpations systématiques avec dol – FRAUDE COMMERCIALE Pluralités de comportements illicites – à l ‘aide d’une ORGANISATION CRIMINELLE

But = Obtention d’un avantage économique/commercial direct/indirect

requête d’exhibition de la documentation

Bancaire Financière

Commercialeen possession de la partie adverse

DISCOVERY + ELARGIE

DEFINITION

NOUVEAUTE ENFORCEMENT – GARANTIE DOMMAGES/INTERETS (art. 9 DIR)Saisie conservatoire (art. 20 décret 140/06 – art. 671 c.p.c.)

biens meubles/immeubles/comptes bancaires du contrefacteur + accès info pertinentes(art. 144 bis CPI + art. 162 ter LA)

Appl. Pratique altération irrémédiable à la réputation du titulaire de droit

CONDITIONS SAISIE CONSERVATOIRE PREUVE DE LA CONTREFACON

Violation du titre Crainte fondée de la perte de la créance

Saisie des biens du contrefacteur = indication du vraisemblable montant du préjudice subi

CRITERES calcul dommages-intérêts

Évaluation des conséquences négatives de la conduite illicite = GAIN PERDUBénéfices du contrefacteurPréjudice moral

Appl. Pratique: Appauvrissement commercial du titulaire du droit + préjudice à l’image

Obtention saisie même sans une détermination précise de la créance

Évaluation Globale sur la base des actes + présomptions de cause

FUMUS BONI IURISPERICULUM IM MORA

PREUVE de L’AN (= existence de la créance, NON du quantum)

art. 144 bis CPI APPLICATION PLUS LARGE ≠ DIRECTIVE (art. 9)

SAISIE CONSERVATOIRE ADMISSION

Condition pas nécessaire, ni indispensable

≠ art. 162 ter LA = Saisie Conservatoire

SEULEMENT en présence d’une violation à l’échelle commerciale = art. 9 Directive

MÊME EN L’ABSENCE DE VIOLATIONS À L’ÉCHELLE COMMERCIALE

RESTITUTION DES BENEFICES DU CONTRAFACTEUR (art. 144 bis CPI + 162 ter LA)

Preuve du profit du contrefacteur

Exhibition écritures comptables/commerciales

Description des éléments de preuve

Expertise technique comptable + droit d’info

art. 2.1 Directive application lois nationales plus favorables aux titulaires des droits de PI

(art. 125 CPI + 158 LA)

Devoir de dire la vérité réelle – droit d’info

LE DROIT D’INFORMATION (art. 8 DIR)

art. 121 bis CPI = art. 15 décret 140/06art. 156 ter LA = art. 4 décret 140/06 INNOVATION TOTALE – DROITS PROP. IND./INT

Droit autonome (procès au fond + procès d’urgence)

Indépendant des devoirs des parties du procès vérité du procès = Discovery

Origine contrefaçon Réseaux distribution produits/services contrefaisants

Ordre du juge – obtention info

Requête précise de la partie lésée Indication titre + indications faits spécifiques + sujets à interroger

•Ampleur info•Source contrefaçon•Sujets impliqués

Interrogatoire libre du juge de tout sujet intéressé en la contrefaçon

CONDITIONS D’APPLICATION art. 121 bis CPI + ART. 156 ter LA (art. 8 Dir.) DROIT D’INFORMATION

art. 121 bis CPI, 1er alinéa - art. 156 ter LA, 1er alinéa preuves + suffisants indices existence acte illicite

1) Instance justifiée/Proportionnée à la violation à la partie adverse à tout sujet intéressé en la contrefaçon

poursuite des tiers

2) Localisation acteurs directs de la contrefaçon à l’échelle commerciale + sujets signalés

possession utilisation fournitureproduits/services contrefaisants

Garantie confidentialité(art. 42 Trips)

3) Types d’informations demandées - ordonnées - pertinence Liste de caractère exemplificateur Origine/réseaux distribution contrefaçon

identification sujets quantité produits/services contrefaisants prix

4) Ordre du juge preuve flagrance acte illicite à l’échelle commerciale

5) Obtention des informations interrogatoire libre du juge

alinéas 3/4 - art. 121 bis CPI – art. 156 ter LA faits spécifiques indiqués par la partie intéressée ex officio: éléments utiles pour la cause

du titulaire du droit de PI

(art. 121 bis CPI, alinéa IIème art. 156 ter LA.linéa 2ème)

Informations utiles pour le procès en cours / autres éventuels à engager

DROIT D’INFORMATION (art. 121 bis CPI + art. 156 ter LA – 6ème alinéa)

APPLICATION DES REGLES DU PROCES CIVIL – PREUVES PAR TEMOINS (art. 249 – 257 c.p.c.)

Interrogatoire des sujets – témoignages – pas de serment

poursuite de tiers AMPLEUR DROIT D’INFO (art. 8 DIR. 3ème alinéa, lettres a), b)

Fiabilité sujet Rapports parties en cause / intérêt en la cause

Faculté d’abstention des sujets interrogés refus légitime d’info – art. 249 c.p.c.(art. 8 Dir., 3ème alinéa, lettres c), d) – abus d’info)

implication directe en la contrefaçon et/ou de parents proches secret professionnel

Identification témoins – incompatibilité (art. 252 c.p.c) Évaluation Info

LA DISCIPLINE DE LA PROTECTION DES SOURCES D’INFORMATIONTRAITEMENT DONNEES PERSONNELLES

(art. 8 Dir., lettre e) – art. 121 CPI – 3ème alinéa – art. 156 bis LA, 3ème alinéa)

Tutelle de la confidentialité des info (= discovery + droit d’info)(Trips – art. 42 – art. 210 c.p.c)

Précautions suggérées par les juges – Italie – applications pratiques

Identification info confidentielles par les juges: ordonnances

Les limites de l’obtention des informations (art. 8 de la Directive)[art. 121 bis, alinéa V et VI C.P.I. ---- art. 15 Décret d’actuation][art. 156 ter, alinéas V et VI L.A. ---- art. 4 Décret d’actuation]

Refus légitime de rendre les informations Empêchement légitime/Implication/responsabilité directe, ou des parents les plus étroits dans la contrefaçon

Règle générale: NEMO CONTRA SE EDERE TENETUR

responsabilité pour l’abus du droit d’information

Nécessité d’éviter un préjudice pour les

tiers

Secrets professionnels et d’office (art. 249

c.p.c.

Révélation des principes de l’entreprise: méthodes et

secretsFaculté d’abstention

Qualité subjective des témoins - Nature des circonstances, objet de l’interrogatoire – connu par les témoins (en fonction de leur charge/ ou profession)

Sujets pas directement impliqués en la contrefaçon, mais venus en contact avec les

produits contrefaisants: expéditionnaires/maintainers/providers/employés

de l’entreprise du contrefacteur

Droits d’information

MEILLEUR RESULTAT:

Révélation de l’origine/réseau de distribution de produits contrefaisants

ampleur de la contrefaçon

SANCTIONS, en défaut de la révélation des informations de la part des sujets interrogés[art. 18 décret d’actuation de la directive = art. 121 bis + art. 127, 1 bis, C.P.I.]

[art. 13 décret d’actuation de la directive = art. 156 ter + art. 171 octies LA]

Devoir des témoins/sujets interrogés de dire toute la vérité à leur connaissance

Défaut de l’observance du devoir de dire la vérité (art. 127, 1 bis)

Refus de répondre aux questions du juge

Informations fausses

Découragement de la contrefaçon

= sanctions plus sévères et dissuasives

≠au procès civil (art. 116-117 c.p.c.) et

au Trips (art. 43, 2ème alinéa)

Sanction pénale (art. 372 c.p.) réduite de la moitie

Élargissement des indications contenues dans la Directive

FAUX TÉMOIGNAGE

=1 année – 3 années

de prison ferme

DISCOVERY (Art. 6 DIR – art. 121 CPI – art. 156 bis LA)

DROIT D’INFORMATION (Art. 8 Dir. – art. 121 bis – art. 127 bis CPI + art. 156 ter + art. 171 octies LA)

DIFFERENCES DES SANCTIONS

Refus de donner exécution à l’ordre d’exhibition des documents

Refus de répondre aux questions du juge

Interrogatoire formel (art. 228 – 232 CPC) – défaut de réponse Admission des faits déduits dans l’interrogatoire

Interrogatoire libre (art. 117 c.p.c.)

Comportement des parties/refus de réponse devant l’ordre précis du Magistrat– réponses incomplètes

Déduction du juge d’arguments de preuve – art. 116 c.p.c

Sanction Pénale – défaut d’accomplissement du devoir de dire la vérité

art. 43, 2° trips – faculté du juge de prendre la décision sur la base des éléments en sa possession, y compris le refus de donner d’ultérieures informations

Avancement décret italien – actuation Directive – Droit d’Information (art. 127 bis CPI + art. 171 octies LA)

(Discovery incomplète/comportements réticents des parties (art. 121 CPI, alinéa IV – art. 156 bis LA, alinéa IV)

CONCLUSIONS

1) Notion + ample de contrefaçon

Toute atteinte aux droits de P.I.

Non seulement la production/fabrication de produits/services contrefaisants et/ou imitatifs

MAIS la simple offre et détention de produits/contrefaisants

BUT COMMERCIAL

2) Notion + ample de contrefacteur

Utilité aussi seulement au niveau de source d’information sur l’ampleur de la contrefaçon

[art. 8 Directive + art. 121 bis CPI + art. 156 ter LA]

BUT: démanteler l’organisation de la contrefaçon

Tout sujet interposé en la chaîne illicite, même si seulement indirectement responsable

Responsabilité presque objective de la contrefaçon, indépendante de la preuve de la faute

Réattribution des profits injustes tirés par les contrefacteurs au titulaire de droits de propriété intellectuelle violés

Restitution des utilités économiques perdues exploités par les pirates à la partie lésée

Discovery des preuvesArt. 125 C.P.I. + Art. 158 LA + Art. 121 C.P.I. /art. 156 bis LA

Art. 6 directive - Art. 144 + 144 bis C.P.I. + art. 162 ter L.A.

Action élargie à l’encontre de tout responsable de la violation disposant injustement des utilités économiques du titulaire du droit

Ampleur de la preuve

Simple preuve contrefaçon = suffisante

Identité de responsabilité de tous les acteurs de la contrefaçon ≠ sanctions applicables

Interdiction/dommages-intérêts = à l’encontre des auteurs de la violation + tous qui ont contribué et destiné au marché les produits contrefaisants (y comprise leur mise à disposition)

Mesures de correction à la charge de tiers

Retrait et exclusion des marchandises des réseaux commerciaux

Sanction pour tout sujet impliqué en

l’organisation de la contrefaçon

• Restitution de l’injuste

enrichissement (art. 125 CPI + 158 LA)

• Garantie des dommages-intérêts

Saisie conservatoire

Art. 144 bis C.P.I. + art. 162 ter L.A.

Droit d’information Actes de piraterie

Sanctions pénales introduites en Italie, indépendamment de la lettre de la directive, mais selon son esprit, devant la réticence à fournir les informations ou des informations fausses (aa. 127 bis C.P.I. + 372 c.p. + 171 octies L.A.)

Sanctions plus souples (civiles): Arguments de preuve des réponses/comportements des parties devant l’ordre du juge (aa. 121 C.P.I. + 116 c.p.c. + 156 bis L.A.)

SANCTIONS CIVILES

(Violations à l’échelle commerciale)