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OBS: OS ARTIGOS PUBLICADOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS SEUS AUTORES, NÃO SE
CONSTITUINDO COMO POSICIONAMENTO DESTE DEAFI/SEMEF.
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Departamento de Administração e Fiscalização Tributária - DEAFI Página 1
BOLETIM SEMEF – DEAFI - ROYALTIES
Secretaria Municipal de Finanças - SEMEF Rua, Japurá, 488 - Centro Cep. 69025-020 – Manaus – AM Fone: 92 3215-3431
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). REMESSAS AO EXTERIOR
por Lúcia Helena Briski Young
Embasamento Legal
A Lei 10.168/2000 veio instituir a contribuição de intervenção no domínio econômico – CIDE; esta devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
A norma legal citada foi alterada pela Lei 10.332/2001.
Posteriormente foi editado o Decreto 4.195/2002 para regulamentar a matéria.
Destinação da Contribuição
A contribuição em tela será recolhida ao Tesouro Nacional e destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico FNDCT, criado pelo Decreto-Lei 719, de 1969, e restabelecido pela Lei 8.172, de 1991.
Os recursos destinados ao FNDCT serão alocados em categoria de programação específica e administrados conforme o disposto
no regulamento.
Do total da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela Lei 10.168, de 2000, serão
destinados, a partir de 01.01.2002:
I – 17,5% ao Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio;
II – 17,5% ao Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde;
III – 7,5% ao Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos - Genoma;
IV – 7,5% ao Programa de Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico;
V – 10% ao Programa de Inovação para Competitividade.
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Estatui o Decreto 4.195/2002 que, 40% dos recursos provenientes da CIDE aqui referida serão alocados ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, em categoria de programação específica denominada CT-VERDE AMARELO, e
utilizados para atender ao Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação.
Do total desses recursos, 30%, no mínimo, serão aplicados em programas de fomento à capacitação tecnológica e ao amparo à
pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Contribuintes
A contribuição de intervenção no domínio econômico é devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no Exterior, observado o seguinte:
I - consideram-se, para esse efeito, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de
marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica;
II - a contribuição também é devida pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no Exterior, bem como pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no Exterior.
Incidência da Contribuição
O Decreto 4.195/2002, em seu artigo 10, determina que a CIDE em tela incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
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III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Alíquota da Contribuição
A alíquota da contribuição será de 10%, aplicada sobre a base de cálculo citada.
Pagamento da Contribuição
O pagamento da contribuição estudada (CIDE) será efetuado até o último dia útil da quinzena subseqüente ao mês de ocorrência
do fato gerador, em DARF, com o código 8741.
Alíquota do IR-Fonte
Desde 01.01.2002, a alíquota do IR-Fonte foi reduzida para 15% incidente sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços de assistência administrativa e semelhantes.
Crédito sobre a Contribuição Devida a Título de Royalties
É concedido crédito incidente sobre a CIDE/Royalties, aplicável às importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior a título de royalties referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas.
O crédito referido:
I – será determinado com base na contribuição devida, incidente sobre pagamentos, créditos, entregas, emprego ou remessa ao
exterior a título de royalties, mediante utilização dos seguintes percentuais:
a) 100%, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 01.01. 2001 até 31.12.2003;
b) 70%, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 01.01.2004 até 31.12.2008;
c) 30%, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 01.01.2009 até 31.12.2013;
II – será utilizado, exclusivamente, para fins de dedução da contribuição incidente em operações posteriores, relativas a royalties.
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Jurisprudência Administrativa
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL- 8ª REGIÃO FISCAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA 35, de 17 de março de 2006
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: REMESSAS PARA O EXTERIOR - Programas de Computador (Software). Não estão sujeitas à incidência do imposto de
renda na fonte as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior pela aquisição de programas
de computador (software) destinados à comercialização no Brasil, se produzidos em larga escala e de maneira uniforme e
colocados no mercado para aquisição por qualquer interessado, sem envolver rendimentos de direitos autorais, por tratar-se de
mercadorias. Se, a remuneração caracterizar pagamento de royalties, pela cessão ou licença de uso de programas de
computador (software), as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior ficam sujeitas à
incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% e ao pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide) instituída pela Lei 10.168, de 2000, à alíquota de 10% (dez por cento ).
(Pesquisado no site www.receita.fazenda.gov.br, em 18.04.2006)
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL 6ª REGIÃO FISCAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA 44, de 06 de março de 2006
ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições
EMENTA: CIDE. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. A contribuição incide sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente
das obrigações contraídas. Quando a empresa brasileira assume o ônus do imposto de renda incidente na operação, está
fazendo um pagamento adicional ao seu fornecedor do exterior. Nesse caso, o valor que servirá de base de cálculo da CIDE deve
ser reajustado.
(Pesquisado no site www.receita.fazenda.gov.br, em 18.04.2006)
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL 8ª REGIÃO FISCAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA 31, de 24 de fevereiro de 2006
ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições
EMENTA: CIDE - Remessas ao Exterior - Serviços de Desembaraço, Entrega, Armazenamento, Seguro e Transporte de Carga
(Contrato com Cláusula DDU). Não ocorre a incidência da Cide sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas
ou remetidas pelo exportador a agente de logística no exterior, a título de despesas com documentação, desembaraço
aduaneiro, armazenagem, seguro e transporte de carga, necessárias à entrega da mercadoria no local designado pelo
importador (contrato com cláusula DDU), por não caracterizar remuneração de serviços técnicos, assistência técnica e
administrativa e royalties.
(Pesquisado no site www.receita.fazenda.gov.br, em 18.04.2006)
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL 8ª REGIÃO FISCAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA 3, de 04 de janeiro de 2006
ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições
EMENTA: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) - CRÉDITO A partir de 28 de julho de 2001 (vigência da
Medida Provisória 2.159-69, de 27 de julho de 2001), o crédito, passível de dedução em operações posteriores de mesma
natureza, é concedido sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre royalties referentes a
contratos de exploração de patentes e de uso de marca.
(Pesquisado no site www.receita.fazenda.gov.br, em 18.04.2006)
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - COORDENAÇÃO-GERAL DE TRIBUTAÇÃO
SOLUÇÃO DE CONSULTA 1, de 06 de janeiro de 2006
ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições
EMENTA: CIDE. LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE) INCIDÊNCIA A Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (Cide) instituída pelo art. 2 º da Lei n º 10.168, de 2000, para atendimento ao Programa de Estímulo à
Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, incide sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas a residentes ou domiciliados no exterior a título de remuneração decorrente de licença de uso de
programas de computador (software), independentemente de os contrato s relativos a tal licença estarem atrelados à
transferência de tecnologia.
(Pesquisado no site www.receita.fazenda.gov.br, em 18.04.2006)
Revista Jus Vigilantibus, Segunda-feira, 1º de maio de 2006
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
POR DAHYANA SIMAN CARVALHO DA COSTA
Sumário: 1. Considerações Gerais - 2. Patentes – 2.1. Patente de Invenção – 2.2. Patente de Modelo de Utilidade – 2.3. Prazo da
Patente – 3. Registro – 3.1. Desenho Industrial – 3.1.1. – Prazo – 3.2. Marca – 3.2.1. Prazo – 3.3. Indicações Geográficas – 3.4.
Nomes Empresariais – 3.5. Insígnia e Título de Estabelecimento – 3.6. Nome de Domínio – 4. Acordos Internacionais – 5.
Bibliografia.
1 - Considerações Gerais
Os direitos relativos à Propriedade Intelectual referem-se às obras literárias e científicas, às interpretações dos artistas
interpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os
domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais
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e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal, e todos os
outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.
Para fins didáticos consideramos a Propriedade Industrial como espécie de Propriedade Intelectual e neste estudo vamos nos ater
apenas a esta espécie, tendo em vista sua amplitude.
Haverá Propriedade Industrial toda vez que um bem econômico imaterial for objeto potencial de propriedade e passível de
apropriação por terceiros, tão logo seja colocado no mercado.
Nesse sentido, houve necessidade de criar mecanismos jurídicos de proteção ao investimento colocado na criação desse bem
imaterial, para permitir que o seu titular aproprie de todo o valor da invenção, eliminando os “free-rides” e obtendo receita pela
sua exploração, como forma de incentivar a pesquisa e o investimento em novas tecnologias.
A proteção da Propriedade Industrial permite também a disseminação do conhecimento tecnológico, uma vez que as invenções
são tornadas públicas, possibilitando sua utilização por terceiros após a expiração da proteção.
A tutela jurídica da Ordem Econômica em nosso ordenamento visa a Livre Iniciativa (art. 5º, inciso XIII, art. 170, caput e art. 173,
§ 4º, da Costituição Federal e Lei nº 8.884/94) observada a Livre Concorrência (art. 5º, inc. XXIX, art. 170, inciso III e IV e Lei nº
9.279/96) e nos limites da Defesa do Consumidor (art. 170, inciso V e Lei nº 8.078/90).
Desta forma, pelo senso comum poderíamos questionar a proteção da Propriedade Industrial que garante direitos exclusivos de
exploração frente ao direito da concorrência que busca impedir a monopolização de mercado.
Porém, essa garantia de direitos exclusivos não é propriamente um monopólio porque a proteção concedida pela propriedade
industrial é capaz de gerar uma eficiência dinâmica e não estática, incentivando a criação de novas invenções e evitando a
duplicidade de pesquisas, tendo como fim último o bem estar econômico e o progresso científico.
Isto porque, a Propriedade Industrial apesar de ter a prerrogativa de excluir terceiros da exploração dos bens imaterias
protegidos, impondo sanção ao contrafator e concedendo ao seu titular vantagem competitiva considerável sobre seus
concorrentes, não se confunde com monopólio, uma vez que, a exclusividade não recai sobre o mercado em si, mas sobre o meio
de se explorar o mercado, sem evitar que, por outras soluções técnicas diversas terceiros explorem a mesma oportunidade de
mercado.
Ressalvando que, podem ocorrer práticas anticoncorrenciais mediante abuso dos direitos de Propriedade Industrial mas, nesse
caso a própria legislação cuidou de criar mecanismos de defesa, como por exemplo, os previstos na Lei nº 8.884/94 de Defesa da
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Concorrência, arts 20, 21 (controle de condutas) e art. 54 (controle de estruturas), ou ainda, os que configuram concorrência
desleal (art. 170, inciso IV da Constituição Federal e Lei nº 9.279/96, arts. 195 e 209). Assim, tudo que restringir a concorrência
além do estritamente necessário para estimular a invenção é abuso, por exceder ao fim imediato do direito industrial.
Para ilustrar, temos como exemplos de condutas anticoncorrencias praticadas por titulares de Propriedade Industrial: a falta de
uso, a recusa de contratar, o abuso de posição dominante, vendas ou licenças casadas, restritivas ou exclusivas, definição de
standards para a compatibilidade de produtos, imposição de royalties após a expiração da patente, dentre outros.
A Constituição Federal de 1988 no art. 5º XXIX dispõe:
“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País”(grifo nosso).
A Lei 9.279/96 regula os direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. No art. 2º, incisos I a III, o legislador protegeu
quatro espécies de bens imaterias:
1. A patente de invenção;
2. A patente de modelo de utilidade;
3. O desenho industrial;
4. A marca.
E, nos incisos IV e V, garantiu a repressão:
1. Às falsas indicações geográficas;
2. À concorrência desleal.
O registro dos bens industriais deve ser requerido no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI – autarquia federal) e
somente após o ato concessivo correspondente é que nasce o direito à exploração econômica com exclusividade.
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Esses bens integrarão o patrimônio do seu titular, em regra o empresário, que terá não só o direito de explorá-los
economicamente, com inteira exclusividade, mas também de aliená-los por ato inter vivos ou mortis causa, ou ainda impedir sua
utilização pela concorrência.
Para que um terceiro explore bem industrial patenteado ou registrado (invenção, modelo, desenho ou marca) ele necessita de
autorização ou licença do titular do bem.
2 – Patentes
A patente é um instrumento econômico que confere ao seu inventor ou cessionário vantagens em razão da exclusividade
temporária da exploração da invenção ou modelo de utilidade objeto de proteção.
Desta forma, a patente pode recair sobre uma Invenção ou um Modelo de Utilidade.
Neste ponto fazemos uma ressalva quanto à existência dos chamados Segredos de Industria que constituem um monopólio de
fato e não um direito de exploração exclusiva concedida por lei, como nas patentes.
Os Segredos de Industria são vantajosos porque não têm prazo de validade, podem ser usados quando e como a empresa decidir,
não há interferência de terceiros e não deixa pistas da evolução tecnológica da empresa. Por outro lado, corre o risco de ser
descoberto e poderão ser facilmente copiados, pois a punição será difícil, uma vez que, não protegidos por lei, será quase
impossível comprovar o roubo ou a cópia. Sendo assim, os cuidados para que a informação permaneça em segredo deverão ser
redobrados e os riscos são grandes.
Já se a empresa registrar a patente obterá um privilégio garantido por lei, poderá bloquear a ação de terceiros, gerar receita por
meio das licenças que podem ser concedidas e seu valor integrará o ativo da empresa. Contudo, haverá custos de manutenção da
patente, ela será por prazo determinado, estará sujeita a critérios de concessão e suscetível de interferência de terceiros.
A empresa deverá então pesar os prós e os contras, em cada caso concreto, para tomar sua decisão. A grande parte das
invenções são patenteadas, contudo, tem algumas empresas que preferem manter seus inventos em segredo como o famoso
caso da Coca-Cola, que ao longo desses anos guarda sua fórmula como Segredo de Industria.
2.1 - Patente de Invenção
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A invenção á a solução nova para um problema técnico, aplicável em escala industrial, é ato original do gênio humano. Aqui,
ressalta-se a distinção entre invenção, ou seja, criação de algo que antes não existia na natureza, e descoberta, algo que já
existia na natureza e era apenas desconhecido.
Não é passível de registro uma mera descoberta sem que haja algum tipo de criação. A descoberta somente será patenteável se
junto com ela houver alguma atividade inventiva como a descoberta de uma função específica e relevante.
A patente está sujeita aos seguintes requisitos (art.8º da LPI):
• Novidade: é necessário que seja desconhecida da comunidade científica, técnica ou industrial, ou seja, dos experts da área, não
basta que seja original (característica de natureza subjetiva).
• Atividade inventiva: deve apresentar inventividade, ou seja, mesmo para um técnico no assunto, não pode decorrer de maneira
evidente e óbvia do estado da técnica, deve representar um real progresso. Conforme assinala o art. 11 da Lei de Propriedade
Industrial, a criação não poderá estar compreendida no estado da técnica.
• Aplicação Industrial: somente quando houver aproveitamento industrial, possibilidade de utilização prática que a invenção ou
modelo de utilidade poderá ser patenteado.
• Não-impedimento: por razões de ordem técnica ou de atendimento ao interesse público, a lei proíbe a patentiabilidade de
determinadas invenções ou modelos, conforme elenca o art. 18 da LPI, como por exemplo, os que afrontam à moral, aos bons
costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública.
No que se refere à novidade, há que se destacar a existência do denominado período de graça. A Lei 9.279/96 considera não ferir
a novidade a divulgação do invento, quando ocorrida durante os doze meses que precedem a data de depósito da patente, se
promovida pelo inventor, ou seja, se a invenção se tornar pública antes do registro, não perde o caráter de novidade, para seu
titular, se efetivar o pedido de registro dentro de 12 meses.
Outra ressalva é feita quanto à prioridade pois a lei também concede ao pedido de patente depositado em país que mantenha
acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, o direito de registra-lo no
período de 12 meses, sem perder o requisito da novidade.
2.2 – Patente de Modelo de Utilidade
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Modelo de utilidade é a nova forma ou disposição que resulta em melhoria funcional no uso do objeto ou em sua fabricação
suscetível de aplicação industrial. Não há, propriamente, invenção, mas acréscimo na utilidade de alguma ferramenta,
instrumento de trabalho ou utensílio pela ação da novidade parcial que se lhe agrega. Assim, goza de proteção autônoma em
relação à invenção cuja utilidade foi melhorada.
Ele esta sujeito aos seguintes requisitos (art. 9º da LPI):
• Novidade;
• Ato inventivo;
• Melhoria no uso ou fabricação;
• Aplicação industrial.
Ressalta-se que o critério de inventividade para o Modelo de Utilidade é bem menor do que para a patente de invenção. No que
diz respeito a Invenção é necessário que a descoberta, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do
estado da técnica; já para o Modelo de Utilidade, basta que, para o técnico no assunto, a descoberta não decorra de maneira
comum ou vulgar do estado da técnica.
No mais, tem-se como uma exigência para o registro que a descrição da invenção ou criação seja suficiente, de forma
perfeitamente clara e completa de modo a permitir sua reprodução por um técnico no assunto (art. 24 do INPI).
Algumas criações não são privilegiáveis, ou seja, sequer são entendidas como invenções, nos termos do art. 10 da LPI, como por
exemplo, as teorias científicas, as concepções puramente abstratas, regras de jogo, etc.
2.3 – Prazo da Patente
A patente tem prazo de duração determinado, sendo de 20 anos para a invenção e 15 para o modelo de utilidade, contados do
depósito do pedido de patente (data em que o pedido foi protocolado no INPI). Contudo, o prazo de duração do direito industrial
não poderá ser inferior a 10 anos, para as invenções, ou 7 anos, para os modelos, contados da concessão da patente, conforme
art. 40 da LPI.
Atendidas estas regras, não haverá prorrogação, em nenhuma hipótese, do prazo de duração da patente. Contudo, pode haver
situações em que o titular será obrigado a licenciar terceiros na exploração da invenção ou do modelo de utilidade
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correspondente. São os casos de concessão de licença compulsória por abuso de direito, nos termos do art. 68, ou pelo interesse
público e emergencial nacional, nos termos dos art. 71, ou ainda nas demais hipóteses expressas no art. 70, todos da Lei nº.
9.279/96. Evidentemente, os licenciados deverão remunerar o titular da patente, uma vez que esta não possui propósito punitivo,
mas apenas de correção de eventuais disfunções geradas pela exclusividade.
Concedida a primeira licença compulsória a LPI, no art. 80, prevê o prazo de 2 anos para que a exploração econômica da
invenção ou modelo de utilidade seja feita pelo licenciado de forma satisfatória. Vencido tal prazo e persistindo a situação
irregular, opera-se a caducidade da patente, ou seja, o inventor perde todos os direitos industriais que titularizava e a invenção
ou modelo de utilidade caem em domínio público.
A patente extingue-se pelo término do prazo de duração, pela renúncia de seu titular dos direitos industriais, que somente
poderá ser feita se não prejudicar terceiros (por exemplo, os licenciados), pela caducidade, pela falta de pagamento da taxa
devida ao INPI, denominada “retribuição anual” e pela falta de representante no Brasil, quando o titular for domiciliado no
exterior.
3 – Registro Industrial
A marca e o desenho industrial são registráveis no INPI, para fins de concessão do direito de exploração exclusiva.
O registro industrial é ato administrativo de natureza constitutiva, assim, o direito de utilização exclusiva não nasce da
anterioridade em sua utilização, mas da anterioridade do registro.
3.1 - Desenho Industrial (“design”)
Desenho industrial diz respeito à forma dos objetos, especificidades que permitem sua imediata identificação, com caráter
meramente estético.
Nos termos do art. 95 da LPI considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua
configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
Desta forma, destaca-se que o Desenho Industrial tem caráter ornamental e funcional, sendo que não requer atividade inventiva
como na patente.
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O registro de Desenho Industrial é um título de propriedade temporária outorgado pelo Estado aos autores ou outras pessoas
físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Durante o prazo de vigência do registro, o titular tem o direito de
excluir terceiros de atos relativos à matéria protegida tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc.
São requisitos para o registro de Desenho Industrial:
• Novidade: o desenho industrial deve ser novo, isto é, não compreendido no estado da técnica. A forma criada deve propiciar um
resultado visual inédito, desconhecido dos técnicos do setor (art. 96), sendo que também há o direito de prioridade, como
mencionado anteriormente, só que, neste caso ele é de 6 meses.
• Originalidade: deve apresentar uma configuração visual distinta em relação a outros objetos anteriores, ou quando combinar
com originalidade elementos já conhecidos criando um visual próprio. Enquanto a novidade é uma questão técnica, a
originalidade é estética (art. 97).
• Utilidade Industrial: não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico (art. 98), sendo que,
estas podem ser protegidas pelo Direito Autoral.
• Desimpedimento: a lei impede o registro de desenho industrial em determinadas situações, conforme elenca o art. 100, como
por exemplo, desenhos contrários à moral e aos bons costumes, ofensivos à honra ou imagem de pessoas ou atentatórios à
liberdade de consciência, de forma comum, vulgar ou necessária.
Desde que preenchidos os requisitos da lei, o registro é concedido automaticamente, sem qualquer exame de mérito. Contudo,
pode o titular do desenho industrial requerer o exame do objeto do registro, nos termos do art. 111 da LPI.
Por tal razão, é aconselhável ao interessado no registro de um desenho industrial que realize uma busca prévia, para evitar o
risco de obter a concessão de um registro, já existindo outro pedido anterior de terceiros, que poderá levar a nulidade do
registro, posteriormente, se questionado administrativamente ou em juízo.
3.1.1 – Prazo
Conforme o art. 108 da LPI o registro do desenho industrial tem prazo de duração de 10 anos, contados da data do depósito e
pode ser prorrogável por até 3 períodos sucessivos de 5 anos cada. Dispõe o art. 120 da mesma lei que a taxa devida ao INPI pelo
titular deste registro, denominada retribuição, tem incidência qüinqüenal.
O registro poderá sofrer Ação de Nulidade Administrativa em até 5 (cinco) anos, a partir da data da concessão.
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3.2 – Marca
A marca é o signo que identifica produtos e serviços.
Nesse ponto, para não haver confusão, se faz necessário classificar a Propriedade Industrial em:
Patentes:
1. Patentes de Invenção;
2. Patentes de Modelo de Utilidade;
3. Registros de Desenho Industrial;
4. Segredos de Industria.
Sinais Distintivos:
1. Marcas;
2. Nomes Empresariais;
3. Insígnias e títulos do estabelecimento;
4. Indicações geográficas
5. Nomes de Domínio
Outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros:
1. Cultivares, patrimônio genético;
2. Conhecimentos tradicionais.
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Os sinais distintivos são definidos como meios fonéticos ou visuais, particularmente as palavras ou imagens, que são aplicados na
vida econômica e social na designação das pessoas ou empresas, assim como nos produtos ou serviços que elas fornecem, a fim
de distingui-las e de permitir ao público reconhecê-las.
A marca, especificamente, é sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros
análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações
técnicas.
A Lei de Propriedade Industrial, no art. 123, incisos II e III, introduziu no direito brasileiro, além da marca de produtos e serviços,
duas outras categorias de marcas:
a) Marca de certificação: atesta que determinado produto ou serviço atende a certas normas de qualidade ou especificações
técnicas, fixadas por organismo oficial ou particular, ex. Fundação ABRINQ, ou ISO;
b) Marca Coletiva: informa que o fornecedor do produto ou serviço é filiado a uma entidade, geralmente a associação dos
produtores ou importadores do setor, ex HOLAMBRA.
Os sinais distintivos têm como objetivos evitar os riscos de confusão, promover o direito da concorrência, garantir o direito das
marcas, bem como, o direito dos consumidores.
Nesse sentido, destaca-se o julgado:
Apelação Cível 423.732-3 - TJSP “CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS. DECLARAÇÃO DE NÃO
INFRINGÊNCIA DE DIREITOS DE MARCA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. Descabe ser declarada a não infringência de
direitos de marca anteriormente registrada se o nome usado em produto posteriormente lançado no mercado pela autora é
suscetível de causar confusão em face daquele já comercializado pela ré. Apelo provido” (grifo nosso).
As marcas têm como funções: a identificação da origem do produto, a garantia da qualidade e a distinção dos demais.
Indiretamente, ela funciona como meio de publicidade.
Desta forma, a Marca também é um instrumento econômico que confere ao seu titular o direito de uso exclusivo em todo
território nacional de determinado sinal distintivo em relação a produtos e serviços e sua propriedade é adquirida pelo registro
validamente expedido.
Para que a marca possa ser registrada no INPI deve atender aos seguintes requisitos:
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• Novidade relativa: a expressão lingüística ou o signo utilizado não precisam, necessariamente, ser criados pelo empresário, o
que deve ser nova é a utilização daquele signo na identificação daqueles produtos ou serviços prestados. Assim, a marca é
protegida, em princípio, apenas no interior de uma classe, conjunto de atividades econômicas afins.
• Não coincidência com marca notória: as marcas notoriamente conhecidas não precisam estar registradas no INPI para serem
protegidas, merecem a tutela do direito industrial, em razão da Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário e que restou
regulamentado pelo art. 126 da Lei de Propriedade Industrial.
• Não-impedimento: o art. 124 da Lei de Propriedade Intelectual apresenta um extenso rol de hipóteses em que é impedido o
registro, como por exemplo as marcas oficiais do Estado, o nome civil, salvo autorização pelo seu titular, etc.
Conforme mencionamos, em regra, a proteção da marca restringe-se à classe a que pertence. O INPI classifica as diversas
atividades econômicas de indústria, comércio e serviços, agrupando-as segundo o critério de afinidade. Desta forma, o titular do
registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por esta classificação, não podendo, opor-se a
utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário em atividade que não se enquadra na classe em que obteve o
seu registro.
Porém, o art. 125 traz uma exceção à regra quando se tratar de marca de alto renome, que se define como sinal devidamente
registrado que goza de renome que transcende o segmento de mercado para o qual ele foi originalmente destinado, por essa
razão, terá assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
Todavia, o registro de determinada marca na categoria de alto renome é ato discricionário do INPI, sendo assim, insuscetível de
revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição constitucional dos poderes do
Estado.
Salienta-se que marca de alto renome e marca notória não são sinônimos. É o art. 126 da LPI que trata das marcas notoriamente
conhecidas e traz a possibilidade de serem protegidas independente de registro, mas relacionada apenas ao ramo de atividade
que se destina.
Segundo o art. 122 da LPI as marcas podem se apresentar das seguintes formas:
Nominativas (o nome por si só);
Figurativas (desenho ou figura);
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Mistas (expressão mais a figura);
Tridimensionais (em três dimensões);
Sonoras (ex. “Plim Plim” da Globo);
Olfativas (ex. Victoria’s Secret, Lush);
Cores (ex. Lilás do chocolate Milka).
O Licenciamento de marcas é plenamente possível e poderá investir o licenciado em poderes para agir em defesa da marca,
contudo, para que produza efeitos perante terceiros, a licença deverá ser averbada no registro junto ao INPI.
Além de todos as possibilidades de proteção das marcas, já destacadas, no âmbito civil, também há proteção no âmbito criminal.
A Lei de Propriedade Industrial no arts. 189 e 190, tipifica os crimes contra as marcas e impõe sanção ao contrafator, bem como
nos arts. 198 e 202 traz a possibilidade de busca e apreensão dos bens contrafeitos, de ofício ou a requerimento do interessado.
3.2.1 – Prazo
Disciplina o art. 133 da LPI que o registro da marca tem duração de 10 anos, a partir da sua concessão. Assim, ao contrário do
prazo fixado para patentes e registro de desenho industrial, é contado da efetiva concessão é prorrogável por períodos iguais e
sucessivos, indeterminadamente. O interessado deve pleitear a prorrogação sempre no último ano de vigência do registro, ou nos
seis meses subseqüentes ao vencimento, mediante pagamento de retribuição adicional.
A taxa devida ao INPI para eficácia do registro da marca também denomina-se retribuição e é devida na data da concessão e a
cada prorrogação do registro.
Pode-se requerer a nulidade do registro da marca por meio de processo administrativo dentro do prazo de 180 dias contados da
data da expedição do certificado. Transcorrido esse período resta a Ação Judicial de Nulidade que possui prazo decadencial de 5
anos contados da data da concessão do registro.
Salvo força maior, o registro da marca concede ao titular um período de graça de 5 anos, contados da sua concessão, para a
efetiva utilização do sinal distintivo. Caso a sua exploração econômica não tiver início no Brasil, após os 5 anos, ou, na hipótese
de interrupção desta exploração, por período de 5 anos consecutivos, ou ainda na alteração substancial de seu caráter distintivo
original, a marca caducará.
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Nos termos do art. 124 da LPI a extinção das marcas se dá pela expiração do prazo de vigência, sem pedido de renovação; pela
renúncia; pela caducidade; ou por não manter procurador domiciliado no Brasil, quando seu titular for estrangeiro.
3.3 – Indicações Geográficas
São sinais distintivos de origem ou qualidade utilizados na produção ou no comércio. Observa-se que não pode ser utilizado na
Marca sinal indicativo geográfico.
São espécies de Indicações Geográficas:
Indicação de Procedência: nome geográfico do local, país, região, cidade, etc, que se tornou conhecido pela fabricação, extração
ou produção de determinado produto ou prestação de serviço (art. 177 da LPI).
Denominação de Origem: nome geográfico do local onde existem atributos exclusivos que diferenciam o produto ou serviço dali
originado, garantindo não só a procedência do produto, como também certificando a qualidade ou característica específica que
se deve exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico. Em princípio, beneficia produtores e consumidores, valoriza o produto,
facilita a identificação e estimula melhora qualitativa dos produtos.
A LPI, nos arts. 177 e seguintes regulamenta a proteção às Indicações Geográficas e os atos Normativos 134 e 143, de 15/04/97 e
31/08/98 determinam as condições do registro.
O INPI é o órgão competente para conceder o registro que deve ser requerido pelos sindicatos, associações, institutos ou
qualquer outra pessoa jurídica de representatividade coletiva, com legítimo interesse e estabelecida no respectivo território cujo
nome se quer registrar. A Pessoa Jurídica age como substituto processual da coletividade que tiver direito ao uso de tal nome
geográfico.
Este registro tem efeito meramente declaratório e não constitutivo.
São exemplos de Indicações Geográficas: Parma (para presunto); Região dos Vinhos Verdes (para vinhos); Cerrado (para café);
Vale dos Vinhedos (para vinhos e espumantes); etc.
Lembramos também que o Decreto 4.062/2001 define as expressões “cachaça”, “Brasil” e “cachaça do Brasil” como indicações
geográficas.
3.4 – Nomes Empresariais
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Os Nomes Empresariais caracterizam e distinguem a atividade do empresário no campo da concorrência empresarial. Sua
proteção se dá no âmbito da repressão à concorrência desleal.
O registro é de competência das juntas comercias estaduais.
3.5 – Insígnia e Título de Estabelecimento
Insígnia consiste no emblema, caracterizado por figuras, desenhos símbolos, conjugados ou não às expressões verbais, aptos a
identificar o estabelecimento do empresário.
Título de estabelecimento consiste no sinal distintivo da loja ou escritório do empresário.
3.6 - Nome de Domínio
O Nome de Domínio consiste no endereço eletrônico, sua estrutura no protocolo de transmissão de hipertextos (http) é:
Nome.DPN.País. O DPN é o chamado domínio de primeiro nível.
Hoje, o nome de domínio também exerce a função de sinal distintivo, sempre que for lícito, novo e original.
Salienta-se, neste ponto, que com o avanço da internet e o desenvolvimento do comércio eletrônico, surgiram conflitos
envolvendo o uso indevido de marcas registradas, nomes empresariais, indicações geográficas, nomes e siglas de instituições
oficiais, bem como nomes de personagens, patronímicos, pseudônimos notórios e títulos de obras alheias, no registro de nome de
domínio.
Em 1997 os Ministérios das Comunicações e o da Ciência e Tecnologia criaram por portaria inteministerial o Comitê Gestor da
Internet do Brasil (Portaria MC/MCT n. 147, de 31.05.1995).
A Resolução n. 01/98 de 02.04.98 do Comitê Gestor outorgou à FAPESP a realização das atividades de registro dos nomes de
domínio, distribuição de endereços e sua manutenção na rede eletrônica Internet.
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Contudo, não foi concedida à FAPESP competência para conceder ou negar propriedade sobre expressões de identificação de
produtos ou serviços porque tal função é de competência exclusiva do INPI. Ela apenas verifica se já existe algum registro com o
nome pretendido, caso contrário, autoriza sua utilização.
Em virtude dessa sistemática, em que se observa apenas a ordem de chegada no registro dos nomes de domínio pode ocorrer de
algumas pessoas usurparem de Sianais Distintivos, protegidos por lei na formação de seu endereço eletrônico.
No conflito entre a anterioridade na solicitação do nome de domínio e o registro no INPI deverá prevalecer este último, podendo
o legítimo titular da marca registrada reivindicar o endereço eletrônico concedido pela FAPESP a outra pessoa, sempre que o
nome de domínio reproduzí-la.
Mas a ordem de chegada no registro do nome de domínio prevalecerá se os dois interessados possuírem, cada uma, numa classe
diferente, o registro da marca adotada como nome de domínio.
Tem-se também que, o nome de domínio não poderá ser registrado se expressarem palavras de baixo calão, se pertencerem a
nomes reservados e mantidos pelo Comitê Gestor e FAPESP com essa condição, por representarem conceitos predefinidos na
rede Internet, se puderem induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou
notoriamente conhecidas, se expressarem siglas de Estados, Municípios, etc. ou ainda, palavras de uso comum.
Destacamos o julgado:
Processo nº. 94.02.22597-8, 1ª Seção TRF “AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE MULTA
COMINATÓRIA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Lide
acerca do registro de um domínio da Internet, o elemento nominativo da marca e centro do litígio (ÁREA ÚTIL) não se faz passível
de registro posto que de uso comum na atividade imobiliária”.
No âmbito internacional a regulamentação dos nomes de domínio é de competência da ICANN (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers) e há também procedimento de arbitragem para resolução de conflitos (site www.ompi.org).
Para a transferência do nome de domínio é necessário preencher os seguintes requisitos:
• A marca do reclamante deve ser idêntica ou similar ao nome de domínio; e
• O titular do domínio não ter direito ou legítimo interesse em relação ao nome de domínio; e
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• O nome de domínio ter sido registrado e está sendo usado em má-fé.
4 – Acordos Internacionais
O Brasil é signatário da Convenção Internacional de Paris de 1883 referente à propriedade industrial.
Por tal razão, não se admiti no direito brasileiro a criação de distinções entre nacionais e estrangeiros em matéria de direito
industrial. Seria inválida uma lei interna que concedesse prazo de duração maior para as patentes de que fosse titular o inventor
nacional, como medida protecionista ao desenvolvimento de nossa tecnologia. É o chamado princípio da assimilação.
O direito brasileiro também reconhece o princípio da prioridade, pelo qual, é possível a qualquer cidadão de país signatário da
Convenção reivindicar prioridade de patente ou registro industrial, no Brasil, após igual concessão obtida, anteriormente, em seu
país de origem, desde que o faça dentro do prazo de 6 meses, para o desenho industrial, marca ou sinal de propaganda, ou de 12
meses, para a invenção ou modelo de utilidade, contados da apresentação de seu primeiro registro.
Este direito equivale à eliminação de fronteiras nacionais para fins de proteção da propriedade industrial entre os países
signatários da Convenção Internacional de Paris também conhecida como “União de Paris”.
Hoje vigora no direito internacional o Acordo TRIPs, firmado em 1995 no âmbito da OMC. Em razão deste, todos os paises que
são membros da OMC passam a estar obrigados à observância de patamares mínimos de proteção para os direitos de
propriedade industrial estabelecidos no Acordo, que dispõe de mecanismo próprio de solução de contravérsias.
O Acordo obrigou os países a criarem regras internas mais rígidas de propriedade intelectual, com certas semelhanças entre si.
No art. 1º do Acordo ficou estabelecido que os paises poderão prover em sua legislação proteção mais ampla que a exigida no
Acordo cabendo a cada Membro decidir a forma de implementação de suas regras, mas devem obedecer aos patamares
mínimos estabelecidos.
________________________________________
5 – Bibliografia
BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade industrial, vols. I e II, 2ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997.
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial, São Paulo: Saraiva, 2003.
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Di BLASI, Gabriel, GARCIA, Mario Soerensen, M. MENDES, Paulo Parente. A propriedade industrial – os sistemas de marcas,
patentes e desenhos industrial analisado a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, Rio de Janeiro: Forense, 2000.
FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro – comentários à nova legislação sobre marcas e
patentes, Ed. Brasília Jurídica, 1996.
SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial, São Paulo: Saraiva, 1996.
SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos, Lei 9279-14.05.1996, São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 1997.
Revista Jus Vigilantibus, Terça-feira, 27 de setembro de 2005
Remessa de Royalties ao Exterior.
Incidência de ISS, PIS e COFINS
Luís Felipe Bretas Marzagão*
Elaborado em 12/2004.
Não foram todas as empresas que se deram conta da existência de mais três tributos, além do Imposto
de Renda (IR) e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), incidentes sobre as
remessas de valores ao exterior a título de royalties.
A partir de janeiro de 2004, os Municípios ficaram autorizados, pela Lei Complementar 116/03, a
cobrar Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação aos 'serviços' de "cessão de direito de uso de marcas
e de sinais de propaganda" (item 3.02 da lista de serviços), ou seja, royalties.
Não se contentando com a tributação sobre os royalties pagos dentro do país, a lei alcançou também
aqueles pagos ao exterior em virtude da importação do direito de uso de marcas e afins (LC 116/03,
art. 1º, §1o). Contudo, como neste caso o cedente da marca não está no Brasil, foi eleito como
contribuinte o importador aqui residente, que ficou obrigado a reter e recolher o ISS ao Município em
que estiver domiciliado.
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Antes de apontar o desacerto grave da lei ao denominar como 'serviço' algo que, pela própria natureza,
não o é (a "cessão de direitos"), é preciso ressaltar a incoerência da tributação sobre operações de
importação, uma vez que, nesses casos, os serviços nem mesmo são prestados dentro do país, mas no
exterior.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que cada Município
somente pode onerar os serviços que forem efetivamente prestados dentro de seus confins territoriais
(RESP 252.114). Como conciliar, diante disso, uma lei que confere aos Municípios poder para tributar
serviços prestados não só fora de suas fronteiras, mas fora do país (no exterior)?
Por isso, a tributação do ISS incidente sobre a importação de serviços é questionável e, ainda que
admitida, seria preciso investigar se a atividade é ou não uma verdadeira "prestação de serviços".
A prestação de serviços (chamada de 'locação de serviços' no Código Civil de 1916) é um instituto de
direito privado que sempre foi definido como uma atividade por meio da qual uma pessoa põe à
disposição de outra, mediante retribuição, a sua energia pessoal, enquanto força de trabalho.
Vale dizer, se uma pessoa receber retribuição para dar, emprestar ou transferir algo a alguém, sem
que desenvolva em troca um trabalho (energia pessoal), então estará celebrando um contrato qualquer
(compra e venda, doação etc.) que nada tem a ver com a prestação de serviços.
Apesar de parecer meramente acadêmica, a definição do alcance do instituto da 'prestação de serviços'
é fundamental, tendo em vista que também passaram a incidir, a partir de maio de 2004, o PIS e a
COFINS sobre a importação de 'serviços' (Lei 10.865/04).
Nessa linha, a definição, pela LC 116/03, da cessão de direitos de uso de marcas como sendo um
'serviço' vai além da tributação do ISS e onera a operação também com o PIS e a COFINS incidentes
na importação de 'serviços', já que um contrato não poderia ter uma natureza para fins do ISS e outra
para os demais tributos.
Entretanto, a cessão de direito de uso de marcas e sinais de propaganda não é uma verdadeira
'prestação de serviços' e, por isso, não pode sofrer a incidência do ISS, do PIS-Importação e da
COFINS-Importação. A cessão de direitos assemelha-se muito mais à 'locação' ou 'compra' de direitos.
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O Supremo Tribunal Federal (STF) já declarou, com acerto, em caso análogo, a inconstitucionalidade
da cobrança do ISS sobre a locação de bens móveis (RE 116.121). Não poderia ser diferente,
justamente porque a Constituição somente autoriza os Municípios a cobrarem o ISS em relação à
'prestação de serviços', da forma como o instituto é definido pelo direito privado, e não sobre
quaisquer outras atividades (como por exemplo a locação).
Isso é uma decorrência lógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional (CTN), que veda à legislação
tributária desvirtuar os conceitos de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela
Constituição. Esse comando normativo deve ser prestigiado. É uma das grandes armas que o
contribuinte ainda possui contra a voracidade fiscal do Estado.
A mesma solução deve ser buscada pelos contribuintes, e acolhida pelo Poder Judiciário, no caso dos
royalties pagos ao exterior a título de uso de marcas e sinais de propaganda, para que, uma vez
negada a natureza de "prestação de serviço" do contrato, sejam afastadas as cobranças do ISS, do
PIS-Importação e da COFINS-Importação.
Alterações sobre royalties são inconstitucionaisPor Luís Roberto Barroso[13] Confira-se o teor do
dispositivo constitucional: ―§ 1º. É assegurada, nos termos da lei, aos estados, ao Distrito Federal e
aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e
de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona
econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração‖.
[14] O artigo 7º da Lei 7.990/89 alterou, além do § 6º, o caput e o § 4º do artigo 27 da Lei 2.004/53.
Com a modificação, o texto ficou da seguinte forma: ―Artigo 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam
obrigadas a pagar a compensação financeira aos estados, Distrito Federal e municípios, correspondente
a 5% sobre o valor do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído de seus respectivos
territórios, onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações marítimas ou terrestres de
embarque ou desembarque de óleo bruto ou de gás natural, operados pela Petróleo Brasileiro S.A. —
PETROBRÁS, obedecidos os seguintes critérios: I - 70% aos estados produtores; II — 20% aos
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municípios produtores; III — 10% aos municípios onde se localizarem instalações marítimas ou
terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural. (...) § 4º. É também devida a
compensação financeira aos estados, Distrito Federal e municípios confrontantes, quando o óleo, o
xisto betuminoso e o gás forem extraídos da plataforma continental nos mesmos 5% fixados no caput
deste artigo, sendo 1,5% aos estados e Distrito Federal e 0,5% aos municípios onde se localizarem
instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque; 1,5% aos municípios produtores e
suas respectivas áreas geoeconômicas; 1% ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de
fiscalização e proteção das atividades econômicas das referidas áreas de 0,5% para constituir um
fundo especial a ser distribuído entre os estados, territórios e municípios‖.
[15] Lei 9.478/97, artigo 49: ―A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da produção
terá a seguinte distribuição: I — quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e
lacustres: a) cinquenta e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados onde ocorrer a produção;
b) quinze por cento aos municípios onde ocorrer a produção; c) sete inteiros e cinco décimos por cento
aos municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás
natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP; d) 25% ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para
financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à
indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis; II - quando a lavra ocorrer na plataforma
continental: a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos estados produtores confrontantes; b)
vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos municípios produtores confrontantes; c) quinze por
cento ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das áreas de
produção; d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos municípios que sejam afetados pelas
operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos
pela ANP; e) sete inteiros e cinco décimos por cento para constituição de um Fundo Especial, a ser
distribuído entre todos os estados, territórios e municípios; f) 25% ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, para financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico
aplicados à indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis‖.
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[16] Sobre os elementos clássicos de interpretação e sua aplicação ao texto constitucional, v. Luís
Roberto Barroso, Curso de direito constitucional contemporâneo, 2009, p. 290 e ss..
[17] Compensar significa, de acordo o Novo Aurélio Século XXI, 1999, p. 513, ―reparar o dano, o
incômodo‖, ―reparar (um mal) com um bem correspondente, indenizar, ressarcir, recompensar‖. De
acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2001, p. 775, ―contrabalançar um mal, um
prejuízo, um incômodo‖.
[18] PL 5.938-A/2009 (PLC 16/2010), artigo 44: ―Os royalties serão distribuídos da seguinte forma:
(...) II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental: a) 19% para a União para serem destinados
ao Comando da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das áreas de produção;
e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao
desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás natural, dos biocombustíveis e à
indústria petroquímica de primeira e segunda gerações; b) 3% para constituição de Fundo Especial, a
ser criado por lei, para o desenvolvimento de ações e programas para a mitigação e adaptação às
mudanças climáticas, bem como para proteção ao ambiente marinho‖. Essas disposições são muito
semelhantes às previstas pelo artigo 49 da Lei 9.478/97: ―A parcela do valor do royalty que exceder a
cinco por cento da produção terá a seguinte distribuição: (...) II - quando a lavra ocorrer na plataforma
continental: (...) c) 15% ao Ministério da Marinha para atender aos encargos de fiscalização e proteção
das áreas de produção; (...) f) 25% ao Ministério da Ciência e Tecnologia para financiar programas de
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do
gás natural, dos biocombustíveis e à indústria petroquímica de primeira e segunda geração, bem como
para programas de mesma natureza que tenham por finalidade a prevenção e a recuperação de danos
causados ao meio ambiente por essas indústrias. (Redação dada pela Lei 11.921, de 2009)‖.
[19] Vale o registro de que, nos termos da jurisprudência do STF, a hipótese é de receitas
patrimoniais, e não receitas de natureza tributária. Nesse sentido, v. STF, DJ 16.nov.2001, RE
228800/DF, Rel. ministro. Sepúlveda Pertence: ―O tratar-se de prestação pecuniária compulsória
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instituída por lei não faz necessariamente um tributo da participação nos resultados ou da
compensação financeira previstas no artigo 20, § 1º, CF, que configuram receita patrimonial. (...) A
disciplina da matéria, de modo significativo, não se encontra no capítulo do sistema tributário, mas em
parágrafo do artigo 20 da Constituição, que trata dos bens da União, a evidenciar a natureza
patrimonial da receita a auferir‖ (trechos da ementa e do voto do relator).
[20] É o que se passa, por exemplo, com a lei complementar que define as atividades tributáveis pelo
ISS e que não pode tratar como serviço algo que não o seja. V. STF, DJU 5 mar.2010, RE 547245/SC,
rel. ministro. Eros Grau: ―A lei complementar não define o que é serviço, apenas o declara, para os fins
do inciso III do artigo 156 da Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre o que é serviço para
os efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição‖.
[21] V., nesse sentido, Luís Roberto Barroso, Interpretação e aplicação da Constituição, 2009, p. 135.
Se o constituinte desejasse tratar determinado tema de forma diversa da que se cristalizou, deveria
fazê-lo expressamente. A omissão, no particular, deve ser interpretada como concordância com a
prática anterior.
[22] Eros Grau, Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito, 2002, p. 34: ―Não se
interpreta o direito em tiras, aos pedaços. A interpretação de qualquer texto de direito impõe ao
intérprete, sempre, em qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele –
do texto – até a Constituição. Um texto de direito isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico,
não expressa significado algum‖.
[23] CF/88, artigo 155, § 2º: ―O imposto previsto no inciso II [ICMS] atenderá ao seguinte: (...) X –
não incidirá: (...) b) sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes,
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica‖.
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[24] LC 87/96, artigo 11: ―O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do
imposto e definição do estabelecimento responsável, é: I — tratando-se de mercadoria ou bem: a) o
do estabelecimento onde se encontre, no momento da ocorrência do fato gerador; b) onde se
encontre, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de
documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária; c) o do estabelecimento que transfira a
propriedade, ou o título que a represente, de mercadoria por ele adquirida no País e que por ele não
tenha transitado; d) importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física; e)
importado do exterior, o do domicílio do adquirente, quando não estabelecido; f) aquele onde seja
realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importados do exterior e
apreendidos ou abandonados; (Redação dada pela LC 114, de 16.12.2002) g) o do Estado onde estiver
localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica e
petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não destinados à industrialização ou à
comercialização; h) o do Estado de onde o ouro tenha sido extraído, quando não considerado como
ativo financeiro ou instrumento cambial; i) o de desembarque do produto, na hipótese de captura de
peixes, crustáceos e moluscos‖.
[25] V. STF, DJ 5.set.2000, RE 198088/SP, Rel. ministro. Ilmar Galvão.
[26] STF, DJ 19.dez.2003, MS 24312/DF, Rel. ministra Ellen Gracie (trecho do voto do ministro Nelson
Jobim).
[27] V. Ramona Ordoñez, Renato Grandelle e Rennan Setti, Vazamento no Golfo expõe riscos do
petróleo no Rio. Analistas estimam que acidente similar afetaria praias fluminenses em 2 dias, O Globo
16.maio.2010, p. 31.
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[28] STF, DJ 16.nov.2001, RE 228800/DF, Rel. ministro Sepúlveda Pertence (trecho do voto do
relator). Nesse mesmo precedente, vale transcrever trecho do parecer do Ministério Público Federal,
assinado por João Batista de Almeida, subprocurador-geral da República: ―Da mesma forma, a
compensação financeira instituída pela atual Constituição Federal, na verdade, como alternativa à
participação nos resultados, se faz em virtude de uma atividade especialmente danosa à União,
estados, Distrito Federal e municípios, no que estes fazem jus a uma recomposição, expressa em valor
monetário, dos prejuízos porventura suportados. Essa é, portanto, a natureza da compensação, como
querido pelo constituinte. Neste ponto, não há como tergiversar‖ (negritos no original).
[29] STF, DJ 9.jun.2006, AI 453025 AgR/DF, Rel. ministro. Gilmar Mendes (trecho do voto do relator).
[30] José Afonso da Silva, Comentário contextual à Constituição, 2005, p. 258-9.
[31] Ricardo Lobo Torres, Curso de direito financeiro e tributário, 2005, p. 191. No mesmo sentido, v.
também Romeu Thomé, A função socioambiental da CFEM (compensação financeira por exploração de
recursos minerais), Revista de Direito Ambiental 55:183, 2009: ―Com respaldo nos princípios do
desenvolvimento sustentável, da prevenção e da repração, resta claro que o objetivo do repasse de
percentuais consideráveis da CFEM aos estados e municípios não é simplesmente participá-los
economicamente (visão estritamente econômica, superada no atual estado sócio-ambiental de Direito),
mas, sobretudo, compensá-los pelos impactos ambientais e sociais advindos da exploração mineral em
seus territórios‖.
[32] Sobre o tema, vejam-se, dentre muitos outros: San Tiago Dantas, Igualdade perante a lei e due
process of law. In: Problemas de direito público, 1953; M. Seabra Fagundes, O princípio constitucional
da igualdade perante a lei e o Poder Legislativo, Revista dos Tribunais 285:3, 1955; Celso Antônio
Bandeira de Mello, Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, 1993; Luís Roberto Barroso, A
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igualdade perante a lei. In: Temas atuais do direito brasileiro, 1987; e Interpretação e aplicação da
Constituição, 1999, p. 230 e ss..
[33] O estado do Rio de Janeiro fornece o exemplo mais expressivo para se perceber a exata dimensão
do mecanismo compensatório desenvolvido pelo constituinte. Segundo dados de sua Secretaria de
Fazenda, o estado deixa de arrecadar cerca de R$ 8 bilhões anualmente por conta da imunidade de
ICMS prevista no artigo 155, §2º, X, b, valor consideravelmente superior à receita advinda dos
royalties. V. estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado da Fazenda, Subsecretaria de Estudos
Econômicos, O novo marco regulatório do petróleo no Brasil – Uma análise das implicações fiscais do
PL nº 5.938/09 e seu Substitutivo, p. 26.
[34] LC 62/89, artigo 2°: ―Os recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
(FPE) serão distribuídos da seguinte forma: I — 85% às Unidades da Federação integrantes das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste; II — 15% às Unidades da Federação integrantes das regiões Sul e
Sudeste. § 1° Os coeficientes individuais de participação dos estados e do Distrito Federal no Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) a serem aplicados até o exercício de 1991,
inclusive, são os constantes do Anexo Único, que é parte integrante desta Lei Complementar. § 2° Os
critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem a partir de
1992, serão fixados em lei específica, com base na apuração do censo de 1990. § 3° Até que sejam
definidos os critérios a que se refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os coeficientes
estabelecidos nesta Lei Complementar‖.
[35] Além de provisórios, os critérios da LC 62/89 eram eminentemente políticos, tendo sido decididos
mediante acordo, no âmbito do Confaz, entre os entes federativos, levando em conta a média histórica
dos coeficientes aplicados antes da Constituição de 1988. Nesse sentido, v. STF, DJ 30.abr.2010, ADI
875/DF, Rel. ministro. Gilmar Mendes.
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[36] V. STF, DJ 30.abr.2010, ADI 875/DF, Rel. ministro. Gilmar Mendes: ―Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI 875/DF, ADI 1.987/DF, ADI 2.727/DF e ADI 3.243/DF). Fungibilidade entre
as ações diretas de inconstitucionalidade por ação e por omissão. Fundo de Participação dos Estados
(FPE) (artigo 161, inciso II, da Constituição). Lei Complementar 62/1989. Omissão inconstitucional de
caráter parcial. Descumprimento do mandamento constitucional constante do artigo 161, II, da
Constituição, segundo o qual lei complementar deve estabelecer os critérios de rateio do Fundo de
Participação dos Estados, com a finalidade de promover o equilíbrio socioeconômico entre os entes
federativos. Ações julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade, sem a pronúncia da
nulidade, do artigo 2º, incisos I e II, §§ 1º, 2º e 3º, e do Anexo Único, da Lei Complementar 62/1989,
assegurada a sua aplicação até 31 de dezembro de 2012‖. Confira-se trecho especialmente elucidativo
do voto do ministro Gilmar Mendes, relator: ―Viola o bom sendo imaginar que lei editada em 1989 —
apenas com base em médias histórias apuradas à época — ainda possa retratar a realidade
socioeconômica dos entes estaduais. A manutenção de coeficientes de distribuição que não mais
encontram amparo na realidade socioeconômica dos entes federativos produz severas distorções no
modelo inicialmente delineado pela Constituição de 1988, com repercussões gravosas à economia dos
estados, consoante atestam os economistas Sérgio Prado, Waldemir Quadros e Carlos Eduardo
Cavalcanti: ‗O aspecto que mais se destaca, contudo, já apontado, é o enorme aumento das
desigualdades horizontais, isto é, entre estados da mesma região, como resultado da distribuição do
FPE. (...) Os atuais critérios de rateio, além de serem fixos, isto é, além de não incorporarem nenhum
componente dinâmico, foram estabelecidos a partir de ajustes feitos no percentual que, pelos critérios
anteriores, caberia a cada estado. (...) Aqui, o problema da má distribuição do FPE não se restringe ao
fato de alguns estados pobres receberem, em termos per capita, muito mais do que os estados ricos;
estados igualmente pobres também recebem transferências desiguais‘ (...)‖.
[37] V. Lei 4.320/64, artigos 22 e 30: ―Artigo 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo
encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos
municípios, compor-se-á: I — Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da situação
econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de
créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação
da política econômica-financeira do governo; justificação da receita e despesa, particularmente no
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tocante ao orçamento de capital; II — Projeto de Lei de Orçamento; III — Tabelas explicativas, das
quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de
comparação: a) A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou
a proposta; b) A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta; c) A receita prevista
para o exercício a que se refere a proposta; d) A despesa realizada no exercício imediatamente
anterior; e) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; e f) A despesa prevista
para o exercício a que se refere a proposta. IV — Especificação dos programas especiais de trabalho
custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo
das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira,
social e administrativa. Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária, para cada unidade
administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação.
(...) Artigo 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior
à arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos bem como as circunstâncias de ordem
conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita‖.
[38] Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos. 1º, 4º, 5º, 11, 12, e 14 a 16: ―Artigo 1º. Esta Lei
Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. § 1º A responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas
e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. § 2º
As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os estados, o Distrito Federal e os
municípios. (...) Artigo 4º. A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do artigo 165
da Constituição e: I — disporá também sobre: a) equilíbrio entre receitas e despesas; (...) § 1º
Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas,
resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para
os dois seguintes. § 2º O Anexo conterá, ainda: (...) II — demonstrativo das metas anuais, instruído
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com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com
as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os
objetivos da política econômica nacional; (...) V — demonstrativo da estimativa e compensação da
renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. § 3º A
lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem
tomadas, caso se concretizem. (...) Artigo 5º. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma
compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei
Complementar: I — conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos
orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do artigo 4º; II —
será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do artigo 165 da Constituição, bem como das
medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado. (...) Artigo 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a
instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente
da Federação. (...) Artigo 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais,
considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento
econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua
evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas. (...) Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes
condições: (...) Artigo 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio
público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e
17. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento
da despesa será acompanhado de: I — estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; (...) § 1º Para os fins desta Lei Complementar,
considera-se: I — adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e
suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da
mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os
limites estabelecidos para o exercício; II — compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos
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nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. § 2º A estimativa de que trata o
inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas‖.
[39] Lei 9.496/97, artigo 2º: ―O Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, além dos objetivos
específicos para cada unidade da Federação, conterá, obrigatoriamente, metas ou compromissos
quanto a: I — dívida financeira em relação à receita líquida real — RLR; II — resultado primário,
entendido como a diferença entre as receitas e despesas não financeiras; III — despesas com
funcionalismo público; IV — arrecadação de receitas próprias; V — privatização, permissão ou
concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial‖.
[40] Sobre o chamado dever de lealdade federativa, confira-se a seguinte manifestação do Tribunal
Constitucional alemão, plenamente compatível com a realidade institucional brasileira: ―No Estado
federal alemão, toda a relação constitucional entre o Estado como um todo e seus membros, bem
como a relação constitucional entre seus membros [entre si], é regida pelo princípio constitucional não
escrito do dever recíproco da União e dos estados-membros, de comportamento leal ao princípio
federativo (...). O Tribunal Constitucional Federal desenvolveu, a partir disso, uma série de deveres
jurídicos concretos. (...) Esse limite jurídico baseado na idéia de fidelidade federativa torna-se ainda
mais forte quando do exercício de competências legislativas: ‗Se os efeitos de uma regulamentação
jurídica não estão limitados à área de um estado-membro, o legislador estadual deve, então, levar em
consideração os interesses da União e dos demais estados-membros‘ (BVerfGE 4, 115 [140]). (...) A
jurisprudência até aqui revela que a partir desse preceito se desenvolveram tanto deveres concretos
dos estados-membros em face da União e da União em face dos estados-membros, que vão além dos
deveres expressamente normatizados na Constituição Federal, quanto [também] limites concretos no
exercício de competências atribuídas à União e aos estados-membros pela Grundgesetz‖ (1.
Rundfunkentscheidung — 1ª Decisão da Radiodifusão — BVerGE 12, 205. In: Jürgen Schwabe,
Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão, 2005, p. 823-4.
[41] André Elali, O federalismo fiscal brasileiro: algumas notas para reflexão, Revista Tributária e de
Finanças Públicas 69:17, 2006: ―A autonomia das entidades que constituem a Federação vai resultar
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exatamente do grau de ‗independência‘ ou de ‗dependência‘ em relação ao governo central das
entidades que a formam‖. V. tb. STF, DJ 5.set.2008, RE 572762/SC, Rel. ministro Ricardo
Lewandowski: ―(...) para que a autonomia política concedida pelo constituinte aos entes federados seja
real, efetiva, e não apenas virtual, cumpre que se preserve com rigor a sua autonomia financeira‖.
[42] Luís Roberto Barroso, Direito constitucional brasileiro: o problema da federação, 1982, pp. 22 e
27: ―(...) só se pode conceber o Estado federal dentro de um regime de Constituição escrita, que além
de ser a lei de organização de poderes é, também, de limitação desses mesmos poderes, o que realiza
por meio da repartição de competências federais e estaduais, as quais não podem ser transpostas,
nem pelos estados-membros, nem pela União‖.
[43] V. Cláusula Sétima: ―A amortização referida no caput será realizada mediante cessão dos direitos
de crédito a que faz jus o ESTADO, relativamente à participação governamental obrigatória na
modalidades de royalties e participação especial, de que trata o artigo 8º da Lei 7.990, de 1989, com
redação dada pela Medida Provisória 1.913-8, de 26 de outubro de 1999, na forma do que dispõe o
Contrato de Cessão de Créditos celebrado nesta data entre as Partes, e que integra o presente
Contrato‖.
[44] V. Cláusula Décima-Terceira: ―O ESTADO, devidamente autorizado pela Lei Estadual 2.674, de
1997, transfere à UNIÃO, mediante cessão, condicionada à ocorrência de inadimplemento das
obrigações ora pactuadas, a título pro solvendo, os recursos provenientes das receitas de que tratam
os artigos 155, 157 e 159, incisos I, alínea ―a‖, o II, da Constituição, até os montantes devidos e não
pagos, inclusive encargos, e, neste ato, confere poderes, em caráter irrevogável e irretratável, à
UNIÃO, por si ou por intermédio do AGENTE, para (...)‖.
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[45] V. Cláusulas Décima-Sexta, Décima-Sétima e Décima-Nona: ―CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – O
descumprimento pelo ESTADO de qualquer das obrigações assumidas neste Contrato, ou nos contratos
que lhe são integrantes, incluindo atraso de pagamento e a não observância das metas e
compromissos constantes do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, a que se refere a Cláusula
Décima-Terceira, implicará, durante todo o período em que persistir o descumprimento, a substituição
dos encargos financeiros mencionados na Cláusula Sexta por encargos equivalentes ao custo médio de
captação da dívida mobiliária interna do governo federal, acrescido de juros moratórios de 1% a.a, e a
elevação do limite de dispêndio fixado na Cláusula Quinta para 17% da RLR do ESTADO, sem prejuízo
do disposto na Cláusula seguinte. CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – Na falta de cumprimento de qualquer
das obrigações do ESTADO assumidas neste Contrato, ou pela ocorrência de qualquer dos casos de
antecipação legal de vencimento, poderá a UNIÃO considerar vencido este Contrato e exigir o total da
dívida dele resultante, independentemente de notificação extrajudicial ou interpelação judicial. (...)
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – Na hipótese de a UNIÃO necessitar recorrer a meios judiciais para
satisfação da dívida decorrente deste Contrato, está será acrescida de multa de 2% sobre o valor da
dívida objeto do processo judicial. PARÁGRAFO ÚNICO – Considerar-se-á ‗recurso a meios judiciais‘ a
citação válida do ESTADO‖. V. tb. a Cláusula Vigésima-Sexta, incluída por Termo Aditivo datado de
31.out.2001.
[46] Como se sabe, a ordem jurídica veda que as condições contratuais possam ser alteradas
livremente por uma das partes, ainda que isso decorra de previsão expressa (Código Civil, artigo 122).
Em se tratando de contratos administrativos, a mesma lógica dá origem à exigência de que seja
preservado o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste (Lei 8.666/93, artigo 65, § 6º), Na
jurisprudência, registrando o princípio geral de que as condições contratuais não podem ficar ao
arbítrio de uma das partes, v. STJ, DJ 15 abr. 2002, REsp. 291.631/SP, Rel. ministro. Castro Filho:
―(...) o conteúdo puramente potestativo do contrato impôs a uma das partes condição, apenas e tão-
somente, de mero espectador, em permanente expectativa, enquanto dava ao outro parceiro irrestritos
poderes para decidir como bem lhe aprouvesse. Disposições como essa agridem o bom senso e, por
isso, não encontram guarida em nosso direito positivo. Entre elas está a chamada cláusula potestativa.
É a estipulação sem valor, porque submete a realização do ato ao inteiro arbítrio de uma das partes‖.
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PRINCIPAIS QUESTIONAMENTOS ACERCA DO SOFTWARE
O escopo do presente trabalho é tentar nortear algumas das principais dúvidas concernentes ao
software no que tange aos aspectos tributários e conceituais, lembrando que o objetivo do mesmo é
voltado para a área consultiva preventiva.
Firma Individual
Há muitos questionamentos sobre a possibilidade de uma empresa cujo objeto social é comércio e
serviços na área de informática, poderia ser firma individual, onde seu titular presta serviços de
consultoria na implantação de softwares.
Cabe esclarecer que não, poderá até constituir a firma individual, contudo não será equiparado à
pessoa jurídica conforme esclarece o artigo 150 do RIR/99, cabe enfatizar ainda que a Receita Federal
entende que para efeitos da legislação do Imposto de Renda, a pessoa física que, individualmente ou
com o concurso, para execução de tarefas de apoio, de auxiliares não especializados, explore a
atividade de consultoria de sistemas de informática não se equipara a pessoa jurídica, ainda que
registrada na Junta Comercial, devendo submeter-se obrigatoriamente, às normas de tributação
relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física .
No município de São Paulo, quando os serviços forem prestados por profissionais autônomos, a base
de cálculo do ISS será determinada conforme o regime especial de recolhimento previsto no artigo 19
inciso I do RISS/SP, e recolhido até o dia 10 do mês subsequente ao trimestre apurado, nos termos do
artigo 81 do mesmo diploma legal.
Quanto à alíquota aplicável, os serviços de elaboração de programas de computadores estarão sujeitos
a alíquota 2%.
Pis E Cofins Para Software
As receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das atividades de
desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de análise,
programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou
atualização de software, compreendidas ainda como softwares as páginas eletrônicas, no que tange
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aos tributos do PIS e da COFINS para as pessoas jurídicas que apuram pela sistemática do lucro real, o
governo permitiu que estas atividades retornassem à sistemática da cumulatividade, com o advento da
Lei 11.051/04, artigo 25, com exceção da comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso
de software importado, recolhendo Pis a 0,65% e Cofins a 3,0%.
Documentação do Software Destinado ao Ativo Imobilizado
As aquisições destinadas ao ativo imobilizado, só poderão ser contabilizadas caso haja documentação
hábil prevista no artigo 1º da Lei 8846/1994, onde dispõe que:
" A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias,
prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da
legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da
operação."
E ainda, só poderá ser computada, como custo ou encargo de amortização, em cada período-base, a
importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo quando os registros apresentados
pelo contribuinte, com suporte em documentação hábil, que permitam determinar a sua natureza,
identificação, data de aquisição, valor original, acréscimos posteriores, reavaliações e baixas,
necessários à verificação fiscal dos valores apropriados sob essa rubrica , conforme disposições da Lei
n° 7.799/89, arts. 11 e 12 .
CIDE - Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico
O art. 10 do Decreto 4195/02, que em seus incisos, elenca os objetos dos contratos que ensejam a
incidência da Contribuição. Observe-se:
"Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que
tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
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II - prestação de assistência técnica:
serviços de assistência técnica;
serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes."
Se faz mister salientar que , as hipóteses de incidência da cobrança da contribuição são os contratos
com contraprestação em royalties, bem como, contratos de assistência e serviços técnicos.
A importância paga, creditada, entregue, empregada ou remetida a título de royalties , a residente ou
domiciliado no exterior, pela remuneração de contratos de licença de direitos de comercialização de
programas de computador- software , sofre a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, instituída pelo art. 2º da Lei n.º 10.168, de 2000, por se tratar de pagamento pela "licença
de uso".
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a residentes ou domiciliados
no exterior, em pagamento pela manutenção (atualização de versão) do programa de computador-
software e treinamento de pessoal, por se tratar de rendimentos decorrentes da prestação de serviços
ficam sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 25% e, não sofrem a incidência
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.
Amortização de Programas de Computador ("Software")
A Instrução Normativa no 4/85 da Receita Federal fixou em 5 anos o prazo mínimo admissível para
amortização de custos ou despesas de aquisição e desenvolvimento de logiciais ("Software"), utilizados
em processamento de dados.
Direitos Autorais e Pagamentos De Assistência Técnica
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Os direitos autorais, inclusive no caso de aquisição de programas de computador (software), para
distribuição e comercialização no Brasil ou para uso próprio, sob a modalidade de cópia única, exceto
películas cinematográficas, sofre a incidência de 15% (quinze por cento) do valor bruto dos
rendimentos de IRRF , cujo o recolhimento compete à fonte pagadora ou ao procurador quando este
não der conhecimento à fonte pagadora de que o beneficiário do rendimento é residente ou domiciliado
no exterior.
Deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador no código 0422, pela pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, lembrando que é considerado tributação exclusiva na
fonte
Os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o beneficiário seja residente ou domiciliado
em país considerado paraíso fiscal ou seja, cuja dependência não tribute a renda ou a tribute a alíquota
inferior a vinte por cento, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e
cinco por cento, conforme preconiza o artigo 24 da Lei 9.430/96.
Incentivos trazidos pela Medida Provisória nº 252/05
Com esta medida provisória criou-se o RECAP, que é o Regime Especial de Aquisição de Bens de
Capital, e o REPES (Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de
Tecnologia e informação), trazendo o benefício da suspensão para a importação de software e
tecnologia de informação destinados ao imobilizado e ao desenvolvimento do país e a venda destes
bens no mercado interno também para empresas preponderantemente exportadoras de serviços
prestados ou de desenvolvimento e elaboração de produtos.
A suspensão para essas importações serão convertidas em alíquota zero após o prazo de cinco anos,
desde que a pessoa jurídica beneficiada pelo REPES esteja em dia com os tributos e contribuições
federais.
Não se aplicando este benefício para as pessoas jurídicas que apuram o PIS/PASEP e a Cofins pela
sistemática da cumulatividade e optantes do SIMPLES FEDERAL.
Tanto para o REPES como para o RECAP, o benefício poderá ser concedido para as empresas que estão
iniciando as atividades mas para obter este beneficiamento terá que se comprometer, que no período
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de três anos irá atingir 80% de sua receita bruta total com exportações. Em ambos os regimes caso a
pessoa jurídica seja excluída deverá recolher os tributos devidos contados da data da ocorrência dos
fatos geradores com multa e juros e somente poderá fazer a reopção ao regime decorrido o prazo de
dois anos a contar da exclusão, caso a pessoa jurídica venha a transferir a propriedade antes de
completar 02 anos após a aquisição aplica-se a mesma regra, sendo devido os tributos com multa e
juros.
O instituto da amortização acelerada que foi permitido para Programas de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial - PDTI, aprovados até 3 de junho de 1993, com disposição trazidas pelos artigos
495 e 504 do RIR/99 (Decreto 3000/99), com a MP 252/05, retorna o incentivo para estimular o
desenvolvimento de tecnologia, que será controlada na parte B do LALUR.
No que concerne ao crédito do IRRF sobre valores remetidos ao exterior a título de royalties já vinha
sendo concedido às empresas industriais e agropecuárias, conforme o artigo 504, inciso IV do RIR/99,
que executassem PDTI ou PDTA, aprovados até 3 de junho de 1993 .
O referido crédito era dado em percentuais, do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre os
valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título
de royalties, assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em contratos de
transferência de tecnologia averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial.
O crédito era restituído em moeda corrente, dentro de trinta dias do seu recolhimento, conforme
disposto na Portaria MF nº 267/96. Se houvesse acordo internacional deveria ser observado o disposto
naquele ato.
Com a disposição trazida no artigo 17, inciso V, da MP 252/05, os créditos são:
- 25%, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1º de janeiro de 2006 até 31 de
dezembro de 2008;
- 10%, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1º de janeiro de 2009 até 31 de
dezembro de 2013.
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Importação De Software
É preciso distinguir duas situações no que tange ao software:
É considerado importação de serviços, o serviço cobrado sobre o desenvolvimento do software.
É considerado importação de direitos a licença adquirida sobre este software
É considerado importação de bens: a mídia (Cd) que contém o software.
As importações de bens deverão passar pela alfândega e pagar os respectivos tributos no despacho
aduaneiro, tais como o PIS/COFINS na Importação.
Nas importações de serviços, o recolhimento dos tributos se dará na remessa da respectiva
contraprestação, promovida pelo contratante
Alguns contribuintes questionam sobre a possibilidade de se pagar tributos pelo Siscomex através de
cartão de crédito, porém é preciso ressaltar que o Siscomex no que tange à tributação, ainda não
aceita pagamentos de tributos através de cartão de crédito, somente débito em conta corrente do
contribuinte.
Outros, por sua vez questionam sobre a taxa de câmbio que deve ser usada para os casos de
exportação de software, cabe dizer então que a receita com exportação de bens, serviços e direitos é
determinada pela conversão em reais à taxa de câmbio de compra, fixada no Banco Central do Brasil,
pelo boletim de abertura do Bacen, em vigor na data do embarque, no caso bens ou da efetiva
prestação do serviço ou transferência do direito.
A data da efetiva prestação do serviço ou transferência do direito é a data do auferimento da receita,
assim considerada o momento em que, nascido o direito à sua percepção, a receita deva ser
contabilizada em observância ao regime competência.
Na hipótese em que o contribuinte seja optante pelo lucro presumido, com base no regime de caixa,
considera-se auferida a receita segundo o regime competência.
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Se faz mister salientar que os Boletins do Banco Central são também publicados através do SISBACEN
diariamente com os preços de abertura, no boletim de abertura liberado geralmente entre 9:20 e 9:40,
hora local, e em boletins intermediários a cada meia hora, durante todo o período diário de negócios
(de 10:00 às 17:00, hora local), para o dólar dos Estados Unidos. O preço de abertura é o do primeiro
negócio registrado no dia no mercado interbancário. Caso não haja negócios na hora limite, o indicador
do spread (compra/venda) em vigor no mercado é utilizado. Após as 19 horas, hora local, o boletim de
encerramento (Boletim de Taxas de Câmbio) com a taxa PTAX , que é a média das taxas efetivas de
transação no mercado interbancário, ponderada pelo volume de transações. As transações fechadas
em taxas que mais se distanciam da média do mercado (outliers) e as transações evidenciando
formação artificial e preço ou contrárias às práticas regulares do mercado são excluídas dos cálculos,
por isso que a SRF orienta sempre pela taxa de câmbio do Boletim de Abertura do BACEN.
Integralização Do Capital Social Com Desenvolvimento De Software
A priori se faz mister salientar que o artigo 1.054 da Lei 10406/02 determina que no contrato social da
sociedade limitada, devem constar como obrigatórias, as cláusulas constantes no artigo 997, cujo
inciso III determina a obrigatoriedade da definição e integralização do capital social.
Para a integralização do capital social os sócios podem utilizar de dinheiro (moeda corrente), ou
qualquer espécie de bens e direitos, desde que estes valores possam ser realizáveis em valores, em
moeda, devendo ser avaliado conforme os valores de mercado.
E para evitar abusos de superavaliações, devido a responsabilidade solidária de todos os sócios que se
utilizam de artifícios para aumentar o patrimônio da sociedade limitada, a lei estabeleceu que deve ser
exata a estimação de bens conferidos ao capital social os sócios e que estes irão responder
solidariamente pelo o prazo de cinco anos da data do registro da sociedade, conforme preconiza o
artigo 1.055, § 1º, do NCC.
Em um segundo momento, devemos analisar o art. 46 da Lei 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais) e o
art. 6º da Lei nº 9.609/98(Lei do Software), que dispõe sobre as hipóteses de proteção e patente do
software.
Um software se desenvolve em etapas, num ciclo de vida característico. Dependendo do tipo e da
etapa o desenvolvimento em que se encontra necessita certas proteções específicas que poderão ser
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protegidos pela lei, através do registro do software, implementando-o em paralelo o desenvolvimento
do software, protegendo assim sua criação e com posterior recebimento dos direitos autorais,
lembrando que a averbação deverá ser feita no INPI.
Sendo assim, após o questionamento se faz acerca da possibilidade de se integrar o capital social com
esta criação, ou melhor, com este software que foi desenvolvido pela empresa e pelo qual irá receber
direitos autorais por este.
Entendo que sim, uma vez que esses direitos já foram registrados e o mesmo poderá ser realizável,
sendo assim, é uma hipótese de direito que poderá ser integralizado ao capital social.
Opção Ao Simples Federal
Cabe esclarecer que a Pessoa Jurídica que presta serviços de editoração gráfica, bem como veiculação
e divulgação de textos de propaganda e publicidade, desde que atendidas as demais disposições legais,
podem optar pelo Simples.
Também podem optar pelo Simples, as atividades de digitação de dados e emissão de relatórios,
compilação ou manipulação de dados, bem como a prestação de serviços de apoio administrativo,
como elaboração de mala direta, separação de material para clientes e confecção de cadastros.
Já a pessoa jurídica que a atividade como o desenvolvimento de softwares ou análise de sistemas, que
são aqueles realizados por programadores, analistas de sistemas ou qualquer outra profissão cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida, não podem optar pelo Simples
Federal.
No que tange aos serviços de manutenção de software, a receita federal tem entendido que é uma
atividade típica de analista de sistemas, portanto impedida de optar pelo Simples.
Fontes:
LEI 10.168/00
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LEI 10.332/01
DECRETO Nº 3000/99 - RIR/99:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CORAT nº 9/02
IN SRF nº 252/02
IN SRF nº 267/02
RISS/SP
MEDIDA PROVISÓRIA nº 2.159-70/01
PORTARIA MF nº 181/89
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 37 de 10 de março de 2004 9ª REGIÃO FISCAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 246 de 27 de agosto de 2004 8ª REGIÃO FISCAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 71 de 01 de setembro de 2004 4ª REGIÃO FISCAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 187 de 29 de junho de 2004 8ª REGIÃO FISCAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA DA 4ª REGIÃO FISCAL Nº 43/01.
SOLUÇÃO DE CONSULTA N.º 200/01
Texto confeccionado por
(1) Káthia Lourenço de Farias
Atuações e qualificações
(1) Consultora Tributária Bacharel em Direito. Pós-Graduada em Direito Tributário pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Especialista em Comércio Exterior Membro Associado do Instituto Brasileiro de Estudos Tribuários
(IBET). Membro da Associação Paulista de Estudos Tributários (APET).
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Remessa de royalties ao exterior.
Incidência de ISS, PIS e COFINS
Elaborado em 12.2004.
Luís Felipe Bretas Marzagão
advogado em São Paulo (SP)
Não foram todas as empresas que se deram conta da existência de mais três tributos, além do
Imposto de Renda (IR) e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE),
incidentes sobre as remessas de valores ao exterior a título de royalties.
A partir de janeiro de 2004, os Municípios ficaram autorizados, pela Lei Complementar 116/03, a
cobrar Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação aos ‗serviços‘ de "cessão de direito de uso de
marcas e de sinais de propaganda" (item 3.02 da lista de serviços), ou seja, royalties.
Não se contentando com a tributação sobre os royalties pagos dentro do país, a lei alcançou
também aqueles pagos ao exterior em virtude da importação do direito de uso de marcas e afins
(LC 116/03, art. 1o, §1o). Contudo, como neste caso o cedente da marca não está no Brasil, foi
eleito como contribuinte o importador aqui residente, que ficou obrigado a reter e recolher o ISS
ao Município em que estiver domiciliado.
Antes de apontar o desacerto grave da lei ao denominar como ‗serviço‘ algo que, pela própria
natureza, não o é (a "cessão de direitos"), é preciso ressaltar a incoerência da tributação sobre
operações de importação, uma vez que, nesses casos, os serviços nem mesmo são prestados
dentro do país, mas no exterior.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que cada Município
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somente pode onerar os serviços que forem efetivamente prestados dentro de seus confins
territoriais (RESP 252.114). Como conciliar, diante disso, uma lei que confere aos Municípios
poder para tributar serviços prestados não só fora de suas fronteiras, mas fora do país (no
exterior)?
Por isso, a tributação do ISS incidente sobre a importação de serviços é questionável e, ainda que
admitida, seria preciso investigar se a atividade é ou não uma verdadeira "prestação de serviços".
A prestação de serviços (chamada de ‗locação de serviços‘ no Código Civil de 1916) é um instituto
de direito privado que sempre foi definido como uma atividade por meio da qual uma pessoa põe
à disposição de outra, mediante retribuição, a sua energia pessoal, enquanto força de trabalho.
Vale dizer, se uma pessoa receber retribuição para dar, emprestar ou transferir algo a alguém,
sem que desenvolva em troca um trabalho (energia pessoal), então estará celebrando um
contrato qualquer (compra e venda, doação etc.) que nada tem a ver com a prestação de
serviços.
Apesar de parecer meramente acadêmica, a definição do alcance do instituto da ‗prestação de
serviços‘ é fundamental, tendo em vista que também passaram a incidir, a partir de maio de
2004, o PIS e a COFINS sobre a importação de ‗serviços‘ (Lei 10.865/04).
Nessa linha, a definição, pela LC 116/03, da cessão de direitos de uso de marcas como sendo um
‗serviço‘ vai além da tributação do ISS e onera a operação também com o PIS e a COFINS
incidentes na importação de ‗serviços‘, já que um contrato não poderia ter uma natureza para fins
do ISS e outra para os demais tributos.
Entretanto, a cessão de direito de uso de marcas e sinais de propaganda não é uma verdadeira
‗prestação de serviços‘ e, por isso, não pode sofrer a incidência do ISS, do PIS-Importação e da
COFINS-Importação. A cessão de direitos assemelha-se muito mais à ‗locação‘ ou ‗compra‘ de
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direitos.
O Supremo Tribunal Federal (STF) já declarou, com acerto, em caso análogo, a
inconstitucionalidade da cobrança do ISS sobre a locação de bens móveis (RE 116.121). Não
poderia ser diferente, justamente porque a Constituição somente autoriza os Municípios a
cobrarem o ISS em relação à ‗prestação de serviços‘, da forma como o instituto é definido pelo
direito privado, e não sobre quaisquer outras atividades (como por exemplo a locação).
Isso é uma decorrência lógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional (CTN), que veda à
legislação tributária desvirtuar os conceitos de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente pela Constituição. Esse comando normativo deve ser prestigiado. É uma das
grandes armas que o contribuinte ainda possui contra a voracidade fiscal do Estado.
A mesma solução deve ser buscada pelos contribuintes, e acolhida pelo Poder Judiciário, no caso
dos royalties pagos ao exterior a título de uso de marcas e sinais de propaganda, para que, uma
vez negada a natureza de "prestação de serviço" do contrato, sejam afastadas as cobranças do
ISS, do PIS-Importação e da COFINS-Importação.
REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A REMESSA DE
ROYALTIES AO EXTERIOR
LUCAS LOPES
RESUMO
O presente estudo tem o viés de estudar e analisar quais os requisitos essências para a realização de
uma remessa de royalties ao exterior. Denotar as origens históricas do instituto, seu surgimento e,
evolução no direito brasileiro através dos diplomas que regram as normas tributárias e de imposto de
renda, é mister nesta pesquisa. Cumpre, também, evidenciar os passos que conduzirão a
perfectibilização de uma compensação financeira ao exterior, desde a celebração de contrato
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objetivando a cessão de privilégios oriundos da Propriedade Industrial, onde figurarão as partes
intituladas cedente e cessionário, bem como da posterior e indispensável averbação do Contrato no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, completando-se o ciclo com o Registro Declaratório
Eletrônico de Operações Financeiras, modalidade ROF, em consonância com todos os diplomas pátrios
que abarcam a matéria. Indispensável, da mesma forma, identificar a carga tributária incidente nas
remessas ao exterior, como o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, a Contribuição de Intervenção
de Domínio Econômico - CIDE, bem como a possível incidência de outros tributos no envio de divisas
ao exterior. Posteriormente, caberá referir as autorizações legislativas que dispõe sobre a
dedutibilidade dos valores pagos a título de Imposto de Renda, obedecendo aos percentuais
estabelecidos na Portaria do Ministério da Fazenda nº. 436/1958, da mesma sorte que a possibilidade
do creditamento dos valores recolhidos pela CIDE, de acordo com os termos da Medida Provisória nº.
2.159-70, de 24 de agosto de 2001. Por derradeiro, indicar-se-á as demais aplicações do Instituto dos
Royalties, como por exemplo, na área dos recursos naturais e energéticos como o petróleo, recursos
minerais e, àqueles advindos da exploração dos potenciais hidráulicos, assim como os creditados em
decorrência do licenciamento dos direitos autorais. A pesquisa encontra como desafio, igualmente,
buscar traçar um paralelo que se assenta entre as nações que preferem pagar o preço de uma
inovação tecnológica e, daquelas que são ou, objetivam alcançar, a sua auto-suficiência por intermédio
da valorização de suas potencialidades internas.
Palavras-chave: Royalties - Compensação Financeira - Propriedade Industrial - Remessas ao Exterior -
Transferência de tecnologia - Tributação da Propriedade Industrial - Regalias.
ABSTRACT
The present degree's dissertation aims to study and analyze the essential requirements to bring an
overseas royalties remittance to completion. Another aim is to indicate the historical origin of the
institute, its arise and evolution in the Brazilian law through the rules of taxation and the income tax
are of supreme importance in this work. This dissertation intends to evidence the steps that will lead to
a better overseas financial clearing since the celebration aiming the cession of privileges originated
from the Industrial Propriety, where shall be exposed the so-called grantor and grantee as well as the
latter and indispensable register of the parts in the Brazilian National Institute of Industrial Propriety
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(INPE), closing the cycle with the ElectronicRegister of Financial Operations (ROF) in compliance with
all the native charters comprised. Essential, as well, is to identify the tax weight on the overseas
remittance, such as the Withholding Income Tax (IRRF) and the Economic Dominium Intervention
Contribution (CIDE) and other possible taxes in the foreign exchange. Later, a reference to the
legislative authorizations are to be made on the possibility of deducing Income Tax, obeying the
percentage established on the Treasury Ministry Directive number 436/1958 in the same way as the
crediting possibility of the gained values through the CIDE according to the Temporary Directive
number 2.159-70 made on 24 August 2001. Finally, will be indicated further uses of the Royalties
Institute, for example, in the area of natural and energetic resources such as petroleum, ore, and
those obtained from the hydraulic potential exploitation as well the ones credited as authorial rights
licensing. The research is challenged to trace a parallel to what lies between the nations preferring to
afford a technological innovation and those that are or aim to reach its self-sufficiency through the
value of its inner potentialities.
Key-words: Royalties – Financial Clearing – Industrial Propriety – Foreign Exchange – Technology
Exchange – Industrial Propriety Taxation – Regalia.
1 Introdução
O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem o escopo de demonstrar quais são os requisitos
essenciais para a realização de uma remessa de royalties ao exterior. A preocupação e motivação com
o instituto em tela justificam-se, tendo em vista a constatação da complexidade da matéria e, haja
vista, que raramente é versada pelos juristas e doutrinadores pátrios.
Desse modo, desenvolver-se-á uma metodologia de pesquisa calcada na verificação e análise dos
inúmeros diplomas legislativos nacionais que compõe o bojo do tema em referência, objetivando a
apresentação das diversas peculiaridades que cercam esta espécie de compensação financeira.
De inegável importância para a sociedade brasileira, assim como para a atual organização econômica e
comercial mundial, os royalties podem ser vislumbrados como uma excelente fonte recursos para as
nações que exportam tecnologias, investindo vultosas somas de recursos financeiros no
desenvolvimento da ciência, em contraposição aos países que não optam em fazê-lo e, por conta disso,
recorrem ao mercado externo à aquisição das inovações de que carecem.
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No Capítulo inaugural deste estudo, será abordado o histórico dos royalties, seu surgimento e,
evolução legislativa no Brasil, bem como a delimitação de seu conceito, amparado nos textos que
versam sobre os regramentos do imposto de renda e proventos de qualquer natureza.
O Capítulo Segundo é reservado à apreciação, passo a passo, de todos os procedimentos que devem
ser seguidos, desde os elementos básicos objetivando a celebração do Instrumento de Contrato que
tem por desígnio a cessão dos direitos oriundos da propriedade industrial, de determinada criação
advinda do intelecto humano, ao cessionário do ajuste. Evoluirá a pesquisa, na medida em que ficar
aclarada a necessidade da averbação da avença, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
seguido do obrigatório Registro Declaratório Eletrônico de Operações Financeiras, no Banco Central do
Brasil. Haverá, ainda nesta seção, espaço para evidenciar a flexibilização ocorrida na década de
noventa, quanto às remessas de royalties ao estrangeiro, onde anteriormente vigoravam vedações
expressas.
Já no Capítulo Terceiro, pretender-se-á identificar a carga tributária incidente nas operações de envio
de divisas ao exterior destacando-se, de plano, o Imposto de Renda Retido na Fonte, e a Contribuição
de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE, além da possível aplicação de outros impostos na
operação. Cumpre, também, denotar a relevância das normas autorizadoras do creditamento de
parcela dos valores recolhidos para pagamento da CIDE, prestando-se à compensação de remessas
futuras. O encerramento deste tópico ocorrerá com o apontamento das prescrições legais pertinentes
para a dedutibilidade de percentual das importâncias recolhidas a titulo de IRRF, quando das
declarações de renda.
O desfecho desta pesquisa será concretizado com a determinação de diferentes modalidades para a
aplicabilidade do instituto dos royalties, como em decorrência da utilização de recursos naturais e
energéticos, a exploração dos recursos minerais, a utilização dos potenciais hidráulicos, da mesma
forma que a compensação financeira pertinente aos privilégios conferidos na seara dos direitos
autorais.
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A investigação encontrará como desafio, igualmente, traçar paralelo entre o desenvolvimento
autônomo nacional, ante a importação de tecnologias, fundamentado nos dizeres de renomados
advogados, articulistas, e, doutrinadores, especialistas na matéria.
Isto posto, com o desenlace de cada lauda desta Monografia buscar-se-á trilhar caminhos pouco
explorados, mas, indubitavelmente de extrema relevância, visando trazer à baila questões afetas ao
interesse coletivo, dando azo a importantes aspectos dos royalties, constituindo-se em elementos
indissociáveis ao progresso dos países.
2 ROYALTIES
Em sede prefacial, torna-se fundamental para a correta compreensão deste estudo, bem como sua
evolução de maneira coerente e didática, identificar as origens históricas do instituto dos royalties,
assim como sua evolução e conceituação no Sistema Jurídico Brasileiro trazendo, inclusive,
contribuições identificadas no direito tributário internacional.
2.1 ORIGENS DO INSTITUTO
Segundo o advogado João Henrique Fragoso, podemos depreender que:
A palavra royalty, literalmente realiza, tem o sentido original de prerrogativa ou privilégio real, ou seja,
a concessão pelo monarca, de um direito de cópia (copyright) de uma determinada obra literária, pelo
qual pagava-se uma determinada importância que, ao fim e ao cabo passou a se designar como
royalty.[1]
A primeira legislação dispondo sobre o direito de cópia surge no início do século XVIII, na Inglaterra,
no período de coroa da Rainha Anne. Além de abarcar a proteção das obras literárias, conforme o
disposto acima, prestava-se os primeiros diplomas legais a resguardar os autores de peças teatrais e
compositores musicais, quando da encenação ou execução de suas obras. Assim, a Monarca criou as
regalias, que receberam o nome de royalties por ser uma concessão real, no ano de 1710. A partir de
então, os autores passaram a receber uma espécie de remuneração sempre que suas obras eram
utilizadas.[2]
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Hodiernamente, a palavra regalia não mais se presta para sintetizar o sentido da expressão, sendo o
termo compensação financeira, detentor de significado apto a traduzir a verdadeira essência dos
royalties, conforme se demonstrará adiante.
2.2 EVOLUÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO
Examinando o desenvolvimento legislativo sobre a transferência de tecnologia no Brasil, cuja
importância pode ser comprovada na medida em que a partir de seu regramento surgirão às hipóteses
de pagamento de royalties, assim como seus requisitos, traz-se à baila o pensamento do renomado
advogado Gabriel Francisco Leonardos, prestando essencial contribuição ao desdobramento deste
estudo:
O marco inicial da regulamentação legal da transferência de tecnologia no Brasil foi o Código de
Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei nº 7.903, de 27.08.1945 (CPI/45) que estabeleceu
como condição de eficácia perante terceiros dos contratos de licença de exploração de patentes e de
uso de marcas a anotação dos mesmos junto ao Departamento Nacional de Propriedade Industrial-
DNPI.[3]
A exigência então estabelecida estava disposta no artigo 52 do diploma regulamentador inaugural, com
a seguinte redação:
Art. 52. O ato concessivo da licença para a exploração do invento privilegiado só produzirá efeito, em
relação a terceiros, depois de anotado no Departamento Nacional de Propriedade Industrial, onde, para
esse fim, o interessado deverá apresentar o título hábil que ali ficará arquivado. [4]
Por oportuno, transcreve-se o artigo 147 do mesmo texto legal, que tratava sobre a concessão de
autorização de uso, pelo titular de marca registrada no Brasil, a terceiros:
Art. 147. Os titulares de marcas registradas no Brasil poderão autorizar o seu uso por terceiros,
devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração.
§ 1º. O contrato só produzirá efeito depois de averbado no Departamento Nacional de Propriedade
Industrial, onde ficarão arquivados os documentos.
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§ 2º. O concessionário da licença, sem alterar as características da marca, deverá incluir no respectivo
cliché, para fins de publicação, o seu nome, como fabricante autorizado do produto.[5]
Cumpre mencionar que a averbação de contrato junto ao Departamento Nacional de Propriedade
Industrial objetivava exclusivamente o registro público do Instrumento, de modo que uma eventual
alienação da propriedade de marca ou patente industrial, obrigaria o adquirente a respeitar as licenças
concedidas pelo titular anterior, fossem elas exclusivas ou não.
Assim, com relação ao sistema legislativo vigente até então, não se pode depreender que o ato da
averbação de um determinado contrato seria necessário para fundamentar a dedutibilidade fiscal de
pagamentos, tutelar remessas ao exterior, ou, para constituir prova de uso do licenciado, em
processos de caducidade de marca ou patente.[6]
Objetivando elucidar as lacunas evidenciadas, colaciona-se o pensamento de Denis Borges Barbosa,
um dos maiores mestres na área de Propriedade Intelectual e, cujo aporte de conhecimento foi e
continua sendo de incomparável valia à nação. Destarte, transcreve-se trechos extraídos do livro
Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de tecnologia, in verbis:
A primeira norma a regular os pagamentos ao exterior dos frutos do capital estrangeiro aplicado no
Brasil foi o Dec.- lei 9.025 de 1946, regulamentando somente em janeiro de 1952. Segundo as regras
então baixadas, os registros de investimento estrangeiro já feitos deveriam ser revistos, de forma a
limitar o repatriamento do capital a 20% anual sobre o montante registrado, assim como restringir o
pagamento de juros, lucros e dividendos a, no máximo, 8% sobre o registro. Tais disposições
estiveram em vigor por apenas doze meses.
A partir de 1953, o controle sobre as remessas se limitou ao aspecto cambial: as remessas dos frutos
do capital financeiro e do risco registrados na SUMOC seriam convertidas a câmbio oficial, e as demais
a câmbio livre.De qualquer forma, o limite para a conversão favorecida era de 8% para os juros de
10% para os lucros e dividendos.
Não havia, assim, por essa época, normas específicas seja na área cambial, seja na tributária, cobrindo
o pagamento dos royalties e de assistência técnica [...].[7]
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Segundo o renomado doutrinador foi no ano de 1958, com a edição da Lei nº. 3.470, que surge o
primeiro diploma específico dispondo sobre a dedutibilidade de pagamentos a título de royalties e
assistência técnica. A referida dedução passou a ser limitada em um valor máximo, a ser calculado
sobre a renda bruta da produção.[8]
Por seu turno, deveriam ser submetidos ao DNPI, todos os contratos que versassem sobre o
licenciamento de patentes e marcas, sob pena de ser aplicada a sanção de indedutibilidade dos
pagamentos realizados.[9]
Deste modo, apresentam-se à análise, os dispositivos da Lei 3.470/58, conforme segue:
Art. 74. Para os fins da determinação do lucro real das pessoas jurídicas como o define a legislação do
imposto de renda, somente poderão ser deduzidas do lucro bruto a soma das quantias devidas a título
de "royalties" pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de invenção, por
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes até o limite máximo de 5% (cinco por
cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.
§ 1º. Serão estabelecidos e revistos periodicamente mediante ato do Ministro da Fazenda, os
coeficientes percentuais admitidos para as deduções de que trata este artigo, considerados os tipos de
produção ou atividades, reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade.
[...]
§ 3º. A comprovação das despesas a que se refere este artigo será feita mediante contrato de cessão
ou licença de uso da marca ou invento privilegiado, regularmente registrado no país, de acordo com as
prescrições do Código de Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945), ou
de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, desde que efetivamente prestados tais
serviços.[10]
Note-se que a partir da publicação da Lei em comento, os royalties passam definitivamente a figurar
em nossa legislação pátria, principalmente nos diplomas que abordam as normas regulamentadoras do
Imposto de Renda e Tributação, sendo que a averbação de contrato de cessão junto ao DNPI prestar-
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se-á ao registro público, condição para as futuras deduções, quando da realização das declarações de
renda.
Importante mencionar que no mesmo ano de 1958, foi elaborado pelo Ministério da Fazenda a Portaria
nº. 436, que trata sobre os coeficientes percentuais máximos para a dedução de royalties, pela
exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante e
amortização, levando-se em consideração os tipos de produção e seu grau de essencialidade. Indicar-
se-á no Capítulo Terceiro deste estudo, quando da verificação da carga tributária incidente nas
remessas de royalties ao exterior e suas hipóteses de dedução no Imposto de Renda, estes
coeficientes, bem como das diferenças observáveis no que tange a patentes de invenção, e da dedução
pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial.
A sistematização geral sobre a remessa de capitais ao exterior não tardou a vir. Foi com o advento da
Lei nº. 4.131/1962[11], que o Brasil conheceu o seu Estatuto do Capital Estrangeiro, cuja vigência
perdura até hoje.
Em seu artigo 3º, letra "b", o citado diploma instituiu a obrigatoriedade do registro das remessas feitas
ao exterior, nos seguintes termos:
Art. 3º. Fica instituído, na Superintendência da Moeda e do Crédito, um serviço especial de registro de
capitais estrangeiros, qualquer que seja sua forma de ingresso no País, bem como de operações
financeiras com o exterior, no qual serão registrados:
a) [...]
b) as remessas feitas para o exterior com o retorno de capitais ou como rendimentos desses capitais,
lucros, dividendos, juros, amortizações, bem como as de "royalties", ou por qualquer outro título que
implique transferência de rendimentos para fora do País;
[...]
Cumpre, também, mencionar as modificações introduzidas pela Lei nº. 4.390/64, que deu nova
redação aos artigos 4º, 5º, 7º, 9º, 10, 11, para o parágrafo único do artigo 25, e aos artigos 28 e 43
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do Estatuto do Capital Estrangeiro. Desse modo, faz-se alusão à escrita dos seguintes artigos da Lei
4.131/62:
Art. 9º. As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de
lucros, dividendos, juros, amortizações, royalties assistência técnica científica, administrativa e
semelhantes, deverão submeter aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão do Imposto sobre a
Renda, os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa.
(Redação dada pela Lei nº 4.390, de 29.8.1964)
§ 1º. As remessas para o exterior dependem do registro da empresa na SUMOC e de prova de
pagamento do imposto de renda que for devido. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 4.390, de
29.8.1964)
[...]
Art. 14. Não serão permitidas remessas para pagamentos de "royalties", pelo uso de patentes de
invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida
no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil,
pertença ao aos titulares do recebimento dos "royalties" no estrangeiro.[12]
[...]
Verifica-se, por óbvio, que a vedação expressa no artigo 14 da Lei supramencionada representou
durante a sua vigência atroz restrição às empresas estrangeiras com subsidiárias no Brasil. Estas se
viam impedidas de remeter quaisquer compensações pelas marcas e patentes licenciadas, a suas
matrizes no exterior.
Avançando, mira-se no Decreto nº. 55.762/65, que estabeleceu a regulamentação do Estatuto do
Capital Estrangeiro. Na lição de Gabriel Francisco Leonardos, temos:
o art. 20, parágrafo único, do Dec. nº. 55.762/65 definiu o conceito de "subsidiária" para os fins do
decreto, inclusive para a aplicação da proibição da remessa de royalties entre a subsidiária brasileira e
a matriz estrangeira. Segundo tal dispositivo, "considera-se subsidiária de empresa estrangeira a
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pessoa jurídica estabelecida no país, de cujo capital com direito a voto pelo menos 50% (cinqüenta por
cento) pertençam, direta ou indiretamente, a empresa com sede no exterior".
Assim, a proibição de remessa de royalties contida no art. 14 da Lei nº. 4.131/62 era aplicável para
empresas estrangeiras que detivessem 50% ou mais do capital votante da empresa brasileira. Não
obstante, a sanção da indedutibilidade existia somente para pagamentos ao controlador estrangeiro,
aplicando-se tanto no caso de pagamentos de royalties quanto de pagamentos por assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante (conforme previsto nos arts. 52 e 71 da Lei nº 4.506/64).[13]
O Capítulo seguinte apontará diversos outros artigos deste importante Estatuto, pertinentes aos
requisitos à remessa de royalties ao exterior, demonstrando também, a flexibilização ocorrida na
década de 90 quanto às possibilidades de envio, e seus reflexos positivos imediatos na quantidade de
divisas remetidas.
2.3 DA DEFINIÇÃO DE ROYALTIES
2.3.1 Na Legislação Ordinária Brasileira
Curiosamente, a definição de royalties, não acompanha o início do processo legislativo brasileiro que
estabelece e disciplina suas possibilidades de remessa ao exterior. A próxima etapa evolutiva do
Instituto no Brasil e, aquela que começa a determinar o conceito dos royalties, faz-se presente na Lei
nº. 4.506/64, que versa sobre alterações no imposto de renda e proventos de qualquer natureza.
A seguir, indicam-se os artigos 22 e 23 da Lei 4.506/64[14], sobre o significado de royalties:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso,
fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e
comércio;
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d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no pagamento dos
"royalties" acompanharão a classificação dêstes.
Art. 23. Serão classificados como aluguéis ou "royalties" tôdas as espécies de rendimentos percebidos
pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e direitos referidos nos artigos 21 e 22, tais como:
I - As importâncias recebidas periòdicamente ou não, fixas ou variáveis, e as percentagens,
paticipações ou interêsses;
II - Os pagamentos de juros, comissões, corretagens, impostos, taxas e remuneração do trabalho
assalariado, autônomo ou profissional, feitos a terceiros por conta do locador do bem ou do cedente
dos direitos;
III - As luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao locador, ou cedente
do direito, pelo contrato celebrado;
IV - As benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado, e as despesas para
preservação dos direitos cedidos, se de acôrdo com o contrato fizeram parte da compensação pelo uso
do bem ou direito;
V - A indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato;
VI - o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso gratuitamente.
§ 1º. O preço de compra de móveis ou benfeitorias, ou de qualquer outro bem do locador ou cedente,
integrará o aluguel ou "royalty", quando constituir compensação pela anuência do locador ou cedente à
celebração do contrato.
§ 2º. Não constitui "royalty" o pagamento do custo da máquina, equipamento ou instrumento
patenteado.
[...]
Assevera Gabriel Francisco Leonardos que:
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A enunciação do art. 22 da Lei 4.506 é exemplificativa, cabendo a caracterização como royalty também
para qualquer rendimento decorrente da exploração de direitos que não esteja mencionado em suas
alíneas. Esse artigo não limita expressamente o conceito de royalties aos pagamentos por marcas e
patentes, mas tendo em vista que estes são os únicos institutos que dão ensejo à concessão de direito
de uso, pode-se concluir que dentre os direitos relativos à propriedade industrial, apenas eles são
considerados royalties.[15]
Leciona ainda, que os pagamentos devidos em decorrência da licença concedida por marca ou patente
industrial, podem ser calculados com base em percentual obtido na venda de produtos comercializados
com a marca licenciada, ou naqueles produtos fabricados através da concessão de uma patente de
invenção. A compensação financeira pode se estabelecer, igualmente, tomando-se por base um valor
certo por unidade de produto comercializado ou fabricado, simplesmente por uma importância fixa, ou
através de combinações.[16]
Diverge o eminente Professor José Carlos Tinoco Soares quando conceitua os royalties como
pagamentos que na verdade não existem. Seu entendimento é de que a maciça maioria das patentes
de invenção que obtêm privilégios no país, não foram reivindicadas em tempo hábil, de acordo com o
artigo 4º da Convenção União de Paris.
O texto do artigo 4º da citada Convenção estabelecia o prazo de um ano para privilégios de invenção e
de seis meses para modelos e desenhos industriais. Este período seria contado a partir da data do
depósito do pedido inaugural em qualquer país participante da União. Por conseguinte, todo e qualquer
requerimento de privilégio de invenção, modelo ou desenho industrial, deveria observar rigorosamente
os períodos estabelecidos sob pena de carecerem da novidade exigida para a concessão das
prerrogativas, bem como serem suscetíveis de ação de nulidade.[17]
Prossegue seu raciocínio aduzindo que:
Se, durante a tramitação do pedido de patente estrangeira, nada foi possível demonstrar contra a sua
concessão e se após a verificação desta, nenhuma providência fôr cabível e se ainda a prioridade no
país de origem foi rigorosamente observada pela comprovação de documento hábil, deverá ter o seu
titular todo o amparo de nossas leis que possibilitam o livre exercício de qualquer atividade e o
estabelecimento de contratos para a sua exploração. Neste último caso pagaremos conscientemente o
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preço de nosso progresso e nos vangloriaremos dos benefícios que os alienígenas podem nos
prestar.[18]
Gize-se, por oportuno, a relevância de traçar comentários acerca do Diploma concebido no ano de
1883, e cujos objetivos essenciais eram a proteção aos privilégios de invenção, dos modelos e
desenhos industriais, das marcas de indústria e comércio e do nome comercial.
Seu texto fora aperfeiçoado em seis oportunidades: em Bruxelas, no ano de 1900, em Washington, em
2 de junho de 1911, em Haia, no ano de 1925, na cidade de Londres, em data de dois de junho de
1934, seguindo-se Lisboa em 1958 e Estocolmo em 1967. Cabe destacar que o Congresso Nacional
Brasileiro aprovou no ano de 1974, por intermédio do Decreto Legislativo nº. 78, a Convenção de Paris,
revisada em Estocolmo.
Desta feita, ainda em 1974, foi depositado o Instrumento Brasileiro de Adesão junto à Organização
Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI.
Visando ratificar os ensinamentos de José Carlos Tinoco Soares, quanto aos prazos estabelecidos para
a concessão de privilégios às patentes de invenção, aponta-se o art. 4º da Convenção União de Paris –
com o texto revisto em Estocolmo, publicada no Diário do Congresso Nacional, em 01/11/1974, a partir
da página 5060, assim redigido:
Art. 4º. A. - 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito
de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de
comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros
países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados:
[...]
3) [...]
C. - 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para as invenções e modelos
de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou
de comércio.
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2) Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido: o dia da apresentação na
é contado.[19]
[...]
2.3.2 No Direito Tributário Internacional
Todos os conceitos existentes, nos acordos e convenções internacionais sobre royalties, acrescem
sobremaneira à abrangência deste estudo. Vejamos os dizeres de Denis Borges Barbosa:
A matriz dos acordos, a Convenção Tipo da OCDE, entende, como royalties, as remunerações de
qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de direitos de autor sobre obras literárias,
artísticas ou científicas (inclusive dos filmes cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de
programas de televisão ou radiodifusão), de patentes, marcas de indústria ou de comércio, desenhos
ou modelos, planos, fórmulas ou processos secretos, bem como pelo uso ou concessão do uso de
equipamentos industriais, comerciais ou científicos e por informações correspondentes à experiência
adquirida no setor industrial, comercial ou científico (art. 12 da Convenção Modelo).
Em alguns casos (como o do Acordo com a República Federal da Alemanha), o protocolo de assinatura
inclui especificamente como royalties também os pagamentos resultantes de serviços técnicos e de
assistência técnica.[20]
A sigla, indicada acima, representa a Convenção - Modelo da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico. A OCDE foi criada em 1960, objetivando alcançar níveis seguros de
crescimento econômico sustentável, aumento da geração de empregos, estabilidade financeira aos
países membros, de modo a proporcionar o gradativo e hígido desenvolvimento da economia mundial.
A Organização originalmente tinha como participantes a Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá,
Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo,
Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça.[21]
Entretanto, este tipo de convenção - modelo não é dotada de efeito vinculante, ou seja, prestar-se-á
primordialmente para fins exemplificativos de como dois países poderão estabelecer um tratado
bilateral.
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Há, além do texto da CM - OCDE, diversos documentos de convenções - modelo, oriundos de estudos
elaborados isoladamente por país ou por grupos de países, como a CM - ONU, a CM adotada pelos
Estados Unidos, a Convenção - Modelo adotada pelos países pertencentes ao Pacto Andino, e a CM
desenvolvida pela Associação Latino-Americana de Livre Comércio - ALALC.[22]
A orientação adotada pelo Brasil é a CM - ONU, onde o conceito de royalties é praticamente idêntico
aos entendimentos do artigo 12 da CM - OCDE, apenas fazendo menção expressa da incidência de
royalties devidos pela utilização de filmes ou fitas empregadas para transmissões de rádio e
televisão.[23]
Acrescenta Gabriel Francisco Leonardos que:
percebe-se, portanto, que são atualmente tratados como royalties os pagamentos por direitos autorias
em geral (incluindo os relativos a filmes e fitas e cinematográficos, para televisão e radiodifusão), bem
como os pagamentos por marcas e patentes e transferência de tecnologia não patenteada,
independentemente de esta tecnologia estar protegida segundo o regime de segredo de fábrica ou de
negócio ou estar em domínio público e, finalmente, os pagamentos pelo uso de equipamentos
industriais.[24]
De todo o exposto assenta-se na compreensão de que os royalties, espécie de compensação financeira,
serão devidos sempre que os detentores de criações oriundas do intelecto humano, protegidas por
título de propriedade que no Brasil configura-se com o registro competente no INPI, e da conseqüente
expedição de carta-patente, celebrarem e averbarem contratos de cessão ou, de licença de seus
direitos, com as figuras jurídicas intituladas cessionários ou licenciados.
Para que a cobrança possa incidir, é primordial que o criador de uma determinada marca, patente de
invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais ou qualquer outra inovação, seja efetivamente
proprietário ou titular de sua invenção, para que reste exitosa a eventual exclusão de terceiros, em
relação às incipientes criações.
Porém, denota-se que a evolução do Instituto proporcionou a ampliação das hipóteses de incidência
que foram descritas acima. Os royalties serão devidos também, em decorrência da exploração de
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recursos naturais, como os hídricos, os recursos minerais, do petróleo, ou ainda, de qualquer outro que
se extraia da natureza. Sabidamente no Brasil tais recursos são consagrados, pela Constituição Federal
de 1988, como propriedade da União Federal.
Conseqüentemente, tratará o próximo Capítulo, sobre os passos que deverão ser percorridos até a
perfectibilização de uma compensação financeira em contrapartida ao uso, gozo ou fruição, de um
título de propriedade regularmente constituído, por seu detentor.
3 DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A REMESSA DE ROYALTIES AO EXTERIOR
Antes de adentrarmos aos os requisitos necessários para a remessa de royalties ao exterior, menciona-
se que o Departamento Nacional de Propriedade Industrial, órgão que detinha a função precípua de
efetuar os registros públicos dos contratos que importariam na concessão de autorização para
exploração de determinada marca ou patente atravessou, na década de sessenta, um período de
reorganização considerável.
O auge desta reestruturação vem com a Lei nº. 5.648/70, que criou o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial, com o status de Autarquia Federal, e detendo vínculo com o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Suas funções estão regularmente descritas na Lei
9.279/96, compreendendo esta no regramento presente sobre os direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial.
Do seu exame constata-se que o INPI deverá executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a
propriedade industrial, pronunciando-se quanto à oportunidade de ratificação ou denúncia de
convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.
A Lei 9.279/96 disciplina as possibilidades de cessão dos direitos conferidos pela patente a partir do
artigo 58, na medida em que o artigo 61, claramente estabelece a faculdade da celebração de
contratos de licenciamento dos direitos atribuídos pela patente, sendo que deverá ser procedida a
averbação dos mesmos junto ao INPI, para que se produzam seus efeitos legais com relação a
terceiros, bem como para que se possa verificar a condição de validade dos registros de marca,
patentes de invenção, desenho industrial, ou modelos de utilidade que se encontram assentados neste
órgão. Da conferência dos artigos 61 e 62 da norma, temos:
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Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa
da patente.
Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a
terceiros.
§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.
§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no
INPI.[25]
Observando o artigo 121, verifica-se que os mesmos dispositivos que regem os contratos de licença
para a exploração das patentes de invenção e modelos de utilidade, serão aplicáveis à cessão dos
desenhos industriais.
Reedita-se a Lei quando destaca os aspectos concernentes à licença pela utilização de marca. Estes,
estão redigidos pelos artigos 139 e 140, do Código de Propriedade Industrial:
Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de
licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as
especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa
da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.
Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a
terceiros.
§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.
§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no
INPI.[26]
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3.1 DOS ELEMENTOS PARA A AVERBAÇÃO E ELABORAÇÃO DO CONTRATO DE
LICENCIAMENTO
Já previa o Estatuto do Capital Estrangeiro em seu artigo 11, com redação revista pela Lei 4.390/64,
que:
Art. 11. Os pedidos de registro de contrato, para efeito de transferências financeiras para o pagamento
dos royalties, devido pelo uso de patentes, marcas de indústria e comércio ou outros títulos da mesma
espécie, serão instruídos com certidão probatória da assistência e vigência, no Brasil, dos respectivos
privilégios concedidos pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, bem como de documento
hábil probatório de que êles não caducaram no País de origem. (Redação dada pela Lei nº 4.390, de
29.8.1964) [27]
Vislumbra-se, mais uma vez, o papel basilar que desempenha o INPI no processo de pagamento de
royalties ao exterior. Tanto é verdade que, no ano de 1997, fora editado o Ato Normativo nº. 135,
regulamentando a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia. Por se
tratar de um documento auto-explicativo, cotejam-se os seus principais pontos:
[...]
I. DA AVERBAÇÃO OU DO REGISTRO
2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de
tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e
os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de
assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.
3. Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os "royalties", os prazos de
vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da
contratação.
4. O pedido de averbação ou de registro deverá ser apresentado em formulário próprio, por qualquer
das partes contratantes, instruído com os seguintes documentos:
4.1 original do contrato ou do instrumento representativo do ato, devidamente legalizado;
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4.2 tradução para o vernáculo quando redigido em idioma estrangeiro;
4.3 carta explicativa justificando a contratação;
4.4 ficha-cadastro da empresa cessionária da transferência de tecnologia ou franqueada;
4.5 outros documentos, a critério das partes, pertinentes ao negócio jurídico;
4.6 comprovante do recolhimento da retribuição devida; e
4.7 procuração, observando o disposto nos arts. 216 e 217 da LPI (grifo nosso) [28]
[...]
Esclarecendo as exigências descritas na Lei de Propriedade Industrial, quanto ao Instrumento de
Procuração, temos:
Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores,
devidamente qualificados.
§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua
portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.
§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro
ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo
definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de
registro de marca.
Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente
qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente,
inclusive para receber citações.[29]
O Ato Normativo do INPI nº. 135, ainda traz a possibilidade da prestação de serviços de apoio às
empresas brasileiras interessadas na aquisição de tecnologia estrangeira, focando na área da obtenção
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do licenciamento e na elaboração de relatórios e estudos relativos às contratações de tecnologia
ocorridas em diferentes setores industriais, tendo por escopo fornecer subsídios à preparação de
políticas setoriais e governamentais específicas.
Na área contratual, o Instituto coloca-se à disposição das empresas sediadas no Brasil, prontificando-
se a fornecer dados e pareceres técnicos devido à vasta experiência que possui no exame de contratos,
bem como prover parâmetros praticados com relação aos preços médios em setores específicos do
mercado nacional e internacional, nas negociações dos instrumentos de licenciamento e transferência
de tecnologia.
Portanto, desempenha neste momento identificar as cláusulas que deverão fazer parte de um
Instrumento de Contrato que regrará a concessão de licença de exploração de uma determinada
marca, patente de invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial, na medida em que a partir do
correto estabelecimento destes ajustes se constituirão as respectivas compensações financeiras,
freqüentemente identificadas como royalties.
Entretanto, cumpre identificar a terminologia comumente utilizada neste tipo de Contrato, centrado em
duas figuras básicas: o cedente ou parte licenciadora, detentora da propriedade, e o cessionário ou a
parte licenciada, aquela que deseja fazer uso autorizado, mediante os limites estabelecidos no que reza
o acordo.
Desta forma, ter-se-á a conseqüente estrutura:
I.Como em qualquer outro contrato a qualificação das partes é inaugural. Assim, deve-se buscar a
adequada designação das mesmas, incluindo os respectivos nomes empresariais, endereços,
representantes, números de registro recebidos nos países onde foram constituídas as empresas, bem
como adotar a denominação de praxe seguida geralmente nestes tipos de Instrumento: Cedente ou
Licenciadora, Cessionário ou Licenciada;
II.Em seguida, deve-se inserir cláusula tratando sobre o objeto da avença. Nesta constarão à intenção
da Licenciadora de autorizar o uso pela Licenciada, de marca ou quaisquer outras hipóteses presentes
na Lei 9.279/96 e, também, identificar a propriedade de tais criações;
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III.Via de regra, os Instrumentos celebrados entre empresas estrangeiras detentoras de patentes no
Brasil, com firmas brasileiras, é adotada uma cláusula específica dando conta de como se dará à
correta interpretação de cada expressão, normalmente denominada "DA INTERPRETAÇÃO". Constarão
conceitos exemplificativos dos entendimentos sobre logotipo, serviços, território, marcas, período
financeiro, produtos, registros, dentre outros;
IV.Deverá tratar sobre a amplitude da concessão da licença a ser conferida ao Licenciado, como por
exemplo, se esta será exclusiva ou não e, quais os fins específicos de utilização. Poderá constar a
garantia de que a Licenciada, no caso de utilização de marca, acrescentará redação indicativa de que
se trata de uma marca registrada, usada pela mesma, com a devida autorização da Licenciadora;
V.Disporá acerca do prazo de vigência do Contrato e seu termo inicial. Este período irá variar de acordo
com o tipo de licenciamento a ser concedido. Tomando-se como modelo a cessão de direitos relativos à
marca observa-se que, o vencimento do contrato poderá ser vinculado ao tempo constante no
certificado de registro que foi emitido pelo INPI (o artigo 133 da Lei 9.279/96 estabelece a proteção do
registro da marca pelo limite de dez anos prorrogados por períodos iguais e sucessivos);
VI.Porá termo à contraprestação do Contrato. Neste ponto se estabelecerá o período financeiro em que
incidirão os royalties, prazo para pagamento e, logicamente, a taxa que será cobrada obedecendo aos
limites estabelecidos na legislação vigente. Indicará, também, a moeda que será empregada no
pagamento das compensações financeiras (usualmente adota-se a moeda local do país de constituição
da Licenciada);
VII.Versará sobre a qualidade de todos os produtos vendidos, fabricados, ou de qualquer forma
alienados pela Licenciada, ou ainda, que contiverem marcas de propriedade da Licenciadora. Assim, a
Cedente poderá fazer considerações expressas no sentido de que a Cessionária cumpra com todas as
especificações e padrões de qualidade relativos à fabricação, aos materiais usados, à mão-de-obra, ao
desenho, ao acondicionamento e armazenamento dos produtos, bem como, relativos aos serviços
prestados com os quais as marcas forem utilizadas. Com a finalidade de garantir que a Licenciada
cumpra com as especificações e padrões estabelecidos, a Licenciadora poderá requerer periodicamente
à Licenciada, amostras dos produtos fabricados ou, mediante comunicação prévia, realizar auditorias
nas instalações da autorizada, objetivando verificar e inspecionar o rigoroso cumprimento dos métodos
adotados;
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VIII.Na seqüência, é prudente que se edite uma cláusula particular dispondo sobre a propriedade de
marca, patente de invenção, modelo de utilidade ou de desenho industrial, enaltecendo o compromisso
que assume a Licenciada de não praticar, nem permitir que seja praticado, nenhum ato que prejudique
ou invalide quaisquer registros de propriedade da Licenciadora. Mediante solicitação, deverá a
Licenciada prestar qualquer informação aos representantes da Licenciadora, atinentes ao uso dos
privilégios objeto do Contrato, prestando toda a assistência requerida pela Licenciadora, visando à
manutenção dos registros ou quaisquer pedidos referentes a eles;
IX.Imperioso que constem dispositivos tratando sobre a violação dos direitos da Licenciadora. Assim
que passar a ter ciência, a Licenciada notificará a Licenciadora de eventuais usos não autorizados, por
qualquer outra pessoa, de um nome comercial, marca, apresentação de mercadorias, modo de
promoção ou publicidade que represente ou venha a representar a violação dos direitos da Licenciadora
com relação aos seus privilégios, assim como em hipótese de concorrência desleal. Por solicitação da
Licenciadora, deverá a Licenciada, colaborar integralmente em eventuais ações judiciais e processos
instaurados envolvendo as prerrogativas da Licenciadora, sendo que esta se comprometerá a ressarcir
as despesas incorridas pela Licenciada na prática destes atos;
X.A disposição aventando sobre a rescisão trará os acontecimentos que assentarão termo final ao
Instrumento. Destaque-se que quando da rescisão do Contrato, por qualquer motivo nele descrito, a
Licenciada deixará de fazer uso das prerrogativas de propriedade da Licenciadora;
XI.Imprescindível, também, acrescer cláusula sobre indenizações. Isto posto, a Licenciada será
responsável e indenizará a Licenciadora por toda e qualquer obrigação, perda, dano, custos, custas
judiciais, despesas profissionais e demais despesas de toda a natureza incorridas pela Licenciadora,
oriundas de controvérsias ou reivindicações contratuais ou por responsabilidade civil extracontratual;
XII.Citará considerações sobre a possibilidade de cessão dos direitos conferidos em decorrência do
Contrato. Aduz-se que, exceto se acordado entre as partes contratantes, nenhuma parte cederá,
transferirá, subcontratará ou de quaisquer outras maneiras celebrará ajustes com terceiros sem o
prévio e escrito consentimento da outra parte, remetido por representante devidamente capaz de fazê-
lo. A licença de exploração que for concedida em um Instrumento de Contrato será pessoal à
Licenciada, sendo que esta concessão, não incluirá nenhum direito de conceder sublicenças para um
terceiro;
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XIII.Praxe em muitos contratos tecer considerações sobre os impedimentos decorrentes de força
maior. Assim, nenhuma parte poderá ser responsabilizada por qualquer atraso no cumprimento de
suas obrigações, se a demora for decorrente de circunstâncias fora de seu controle razoável;
XIV.Nenhuma tolerância ou renúncia, por qualquer parte, relativa a ocasional violação do Acordo,
prejudicará ou restringirá os direitos dessa parte, com relação a possíveis descumprimentos
posteriores;
XV.As notificações durante a vigência do Contrato, que se fizerem mister, deverão ser elaboradas por
escrito e enviadas aos endereços constantes na qualificação das partes, indicados no Contrato;
XVI.Disporá sobre as Leis aplicáveis e o Foro competente para dirimir e discutir todas as cláusulas do
Contrato, que será finalizado, com a data e assinaturas dos respectivos representantes das partes.
Por fim, é interessante que seja elaborado um anexo ao Contato contendo a descrição detalhada das
patentes de invenção, marcas, desenhos industriais ou modelos de utilidade que farão parte da licença
de exploração, da mesma forma que o nome do proprietário, e a data de depósito no Brasil.
Naturalmente, poderão ocorrer variações e adaptações quanto à estrutura do contrato e das
disposições das cláusulas sugeridas, haja vista que sempre importará na livre estipulação pelas partes
contratantes, tendo como norte os elementos obrigatórios dispostos no Ato Normativo nº. 135/97, do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Uma vez ocorridos todos os trâmites internos no INPI será emitido, pela Diretoria de Contratos de
Tecnologia e Outros Registros, um Certificado de Averbação numerado e, em conformidade com o
artigo 211 da Lei 9.279/96, assim redigido:
Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de
franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.
Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será
proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.[30]
Fará parte do teor do Certificado, além de seu número, a referência do processo administrativo interno
que tramitou no INPI, identificação do Cedente e do Cessionário, o objeto da licença conferida, o
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apontamento da moeda que ocorrerá o pagamento, complementado pelo valor que será devido, sua
forma de cálculo e a periodicidade das compensações.
Descreverá, do mesmo modo, o prazo de vigência do Instrumento de Contrato e o responsável pelo
pagamento do Imposto de Renda que será devido nas operações de transferência (geralmente
obrigação do Cedente ou proprietário das patentes). A partir da data de expedição do Certificado
estará obrigada a parte cessionária a comunicar o INPI de qualquer alteração em sua composição
acionária, com direito a voto, sendo que a manutenção da validade da averbação far-se-á condicionada
a regular situação dos objetos envolvidos no Termo.
Por fim, todas as folhas do Contrato receberão carimbo indicativo de averbação pelo INPI e, que a
validade do mesmo deverá ser conferida com os termos do Certificado de Averbação, cujo número
estará referido no pacto encaminhado a registro.
Caso se imponha exigência durante a tramitação do Instrumento de Contrato no INPI, precisará ser
observado o prazo descrito no artigo 224 da Lei de Propriedade Industrial, que deu ensejo a Resolução
do INPI nº. 094/2003, abordando o período conferido à Diretoria de Transferência de Tecnologia,
decorrente das averbações de Contrato. Considerando o exposto, indicam-se os seguintes
procedimentos do Instituto, previstos na Resolução acima indicada:
Art. 1º O início do prazo previsto no § único, do artigo 211, da Lei nº 9279/96, será contado a partir da
data da aceitabilidade do efetivo pedido de registro, na Diretoria de Transferência de Tecnologia –
DIRTEC, por intermédio da Seção de Apoio Técnico – SAATEC, quando receberá numeração sistêmica.
Art. 2º Caso haja exigência, essa deverá ser atendida pelo usuário no prazo máximo admitido no artigo
224, da Lei nº 9.279/96, ou seja, 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência, sob pena do
cancelamento do pedido.administrativa ousemelhantes, consoante o disposto na DECISÃO nº 9, de 28
de junho de 2000, da CoordenaçãoGeraldo Sistema de Tributação, o prazo de início da tramitação do
processo de averbação, no INPI, do respectivo contrato, poderá retroagir à data do PROTOCOLO
AUTOMATIZADO.[31]
Deste modo, uma vez elaborado e averbado o Contrato que estabeleça a cessão de direitos conferidos
por carta-patente ou, de certificado de registro de marca, ambos emitidos pelo INPI, e, conferido o
respectivo Certificado de Averbação do Termo submetido ao registro, estar-se-á a uma etapa da
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remessa de royalties ao exterior, concretizando-se com o chamado Registro Declaratório Eletrônico -
RDE, no âmbito do Banco Central do Brasil.
3.2 DO REGISTRO DECLARATÓRIO ELETRÔNICO NO BANCO CENTRAL DO BRASIL
O Estatuto do Capital Estrangeiro (Lei nº. 4.131/62), já estabelecia que os Contratos que importassem
em remessas de valores ao exterior, pela utilização ou, transferência de tecnologia, deveriam ser
registrados na Superintendência da Moeda e do Crédito - SUMOC. Entendimento este que decorre da
seguinte interpretação: o artigo 3º, letra "b", prevê um serviço especial de registro de capitais
estrangeiros, inclusive para as remessas de royalties feitas ao exterior. Da apreciação do artigo 9º do
mesmo diploma, e cuja redação fora oportunamente colacionada neste estudo, evidencia-se a
necessidade de submeter aos órgãos competentes da SUMOC os contratos e os documentos
pertinentes para avalizar a remessa, da mesma forma que a comprovação do pagamento do imposto
de renda devido, das atinentes remessas de divisas.
Na mesma linha, o já referido artigo 11 do Estatuto, acrescenta que os pedidos de registro de
contratos serão instruídos com certidão probatória da assistência e vigência, no Brasil, dos respectivos
privilégios concedidos pelo ora DNPI.
Posto isso, indica-se que todas as exigências permanecem. Porém, é preciso efetuar uma leitura
atualizada da Lei, na medida em que a SUMOC, órgão criado no ano de 1945 com a finalidade de
exercer o controle monetário nacional e de preparar a organização de um banco central, acabou por
ceder, quase vinte anos depois, lugar ao Banco Central do Brasil.
Portanto, foi no ano de 1964 com a elaboração da Lei nº. 4.595, que foi criada a incipiente Autarquia
Federal, passando a integrar o Sistema Financeiro Nacional. A partir de então, todos os pedidos de
registros vindouros deveriam ser encaminhados ao Banco Central.
Para frisar o caráter imprescindível da averbação dos contratos no INPI, o Departamento de Capitais
Estrangeiros do Banco Central (FIRCE), emitiu no ano de 1972, o Comunicado FIRCE nº. 19, que
restou por vincular o registro naquele órgão dos contratos de transferência de tecnologia, à prévia
averbação do INPI.
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Ao longo do tempo, da progressão geométrica do desenvolvimento da informática e da Internet, os
registros dos contratos passaram a se realizar por intermédio de sistemas eletrônicos disponibilizados
pelo Banco Central do Brasil. O Registro Declaratório Eletrônico - RDE, como o próprio nome conceitua,
possui caráter de afirmação, posto que sujeita os responsáveis por todo o declarado, quanto à
veracidade e legalidade das informações.
O Banco Central do Brasil - BC criou diversos módulos para o registro de transações financeiras. O ROF
ou, Registro de Operações Financeiras será o módulo competente para proceder à inscrição de
negociações estabelecidas em decorrência de contratos constituindo o licenciamento de marcas e
patentes, englobando da mesma forma, outras modalidades de transferência de tecnologia.
A Circular do BC que institui o RDE de operações de transferência de tecnologia, serviços técnicos
complementares e importação de intangíveis, é a de número 2.816/98, transcrevendo-se a seguir, as
principais decisões da Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil:
Art. 1º - Instituir, a partir de 22.04.1998, o Registro Declaratório Eletrônico (RDE) para as operações
contratadas com fornecedores e/ou financiadores não residentes no País, relativas a:
I - Fornecimento de tecnologia;
II - Serviços de assistência técnica;
II - Licença de uso/Cessão de marca;
IV - Licença de exploração/Cessão de patente;
[...]
VI - Demais modalidades, além das elencadas de I a V acima, que vierem a ser averbadas pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;
[...]
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Art. 2º - Determinar que o Registro Declaratório Eletrônico de que trata o artigo anterior seja efetuado
por intermédio de transações do Sistema de Informações Banco Central - SISBACEN, ficando os
cessionários e devedores das operações registradas obrigados a manter a disposição do Banco Central
do Brasil, atualizados e em perfeita ordem, por 5 (cinco) anos após o pagamento da última parcela de
cada operação, os documentos que comprovem as declarações prestadas.
Parágrafo 1º - A prestação de informações incorretas, incompletas, intempestivas, ou a omissão de
informações no SISBACEN poderá implicar, além do cancelamento do registro, a aplicação de multas
regulamentares.
Parágrafo 2º - O disposto no parágrafo anterior não elide responsabilidades que possam ser apuradas
pelo Banco Central do Brasil ou outros órgãos envolvidos, e abrange todas as instituições autorizadas
ou credenciadas, além do cessionário ou importador.
Art. 3º - Autorizar o Departamento de Capitais Estrangeiros (FIRCE) a adotar as medidas e baixar as
normas complementares que se fizerem necessárias à execução do disposto nesta Circular.[32]
[...]
É com base no artigo 3º da Circular em referência, que o Departamento de Capitais Estrangeiros
(FIRCE), regulamentou os procedimentos suplementares com a Carta-Circular nº. 2.795/98, que
entrou em vigor em 22 de abril do mesmo ano, revogando a Carta-Circular FIRCE nº. 37, de
28.02.1972, e o Comunicado FIRCE nº. 19, de 16.02.1972.
O regulamento anexo a Carta - Circular do BC nº. 2.795/98, evidencia que:
CAPÍTULO I
Do Registro
Art.1º - Este regulamento aplica-se às operações definidas no artigo 1º da Circular nº 2.816, de
15.04.1998.
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Art. 2º - O registro declaratório eletrônico de cada operação efetua-se após obtenção do Certificado de
Averbação concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para operações que
envolvam direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de
assistência técnica e franquia. (grifo nosso)
Parágrafo único - Devem ser registrados, ainda, os serviços técnicos complementares e/ou despesas
vinculadas às operações descritas no "caput" deste artigo, mesmo quando não sujeitos à averbação
pelo INPI.
[...]
Art. 4º - O registro é de responsabilidade do cessionário da tecnologia, franquia, serviços ou
importador de bens intangíveis, devendo ser utilizadas as seguintes transações do Sistema de
Informações Banco Central - SISBACEN:
I - PEMP500, para inclusão dos dados cadastrais dos titulares contratantes, quando necessário;
II - PCEX370, quando o sistema for acessado por meio da rede SERPRO, por cessionários ou
importadores cadastrados junto à Secretaria da Receita Federal como usuários do SISCOMEX;
III - PCEX570, quando realizado através de instituição cadastrada no SISBACEN, por solicitação e em
nome do cessionário ou importador dos bens intangíveis.
Art. 5º - Para efetuar o registro é necessário informar:
a) identificação dos participantes da operação (cessionário, cedente, devedor, financiador ou
assemelhados);
b) valor, prazo, condições de pagamento ou, quando aplicável, condições do financiamento;
c) demais dados requeridos nas telas das transações citadas no art. 4º deste Regulamento.
Art. 6º - Os dados de registros envolvendo transferência de tecnologia e/ou franquia são direcionados
para análise do INPI, podendo aquele Órgão aprová-los, recusá-los ou indicar, via sistema, os ajustes
necessários à sua aprovação. (grifo nosso)
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[...]
CAPÍTULO II
Das Remessas e das Transferências
Art. 9º - A aprovação do registro para operações de transferência de tecnologia e/ou franquia, bem
como seu financiamento, dar-se-á após manifestação do INPI ou do Banco Central do Brasil, conforme
o caso, condição indispensável ao registro de esquema de pagamento. (grifo nosso)
Art. 10 - Para o registro do esquema de pagamento em conformidade com as informações contidas no
Registro Declaratório Eletrônico (RDE), o usuário cadastrará no sistema a ocorrência do evento gerador
de obrigações financeiras, discriminando, conforme o caso:
a) data e especificações da fatura;
[...]
c) data e dados do demonstrativo de apuração da base de remuneração;
Art. 11 - Os pagamentos ao exterior são processados pelo cessionário, devedor ou sucessor, por meio
de bancos autorizados a operar em câmbio, correspondendo, a cada tipo de remessa, contratação de
câmbio distinta, obedecidas às condições estabelecidas nos esquemas de pagamento. (grifo nosso)
[...]
Art. 12 - O número do RDE deve ser informado obrigatoriamente no campo próprio do contrato de
câmbio ou em campo próprio da tela do SISBACEN de operação de transferência internacional em
reais, por ocasião de qualquer movimentação financeira.
CAPÍTULO III
Das Disposições Gerais
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Art. 13 - As operações são registradas na moeda do domicílio ou da sede do titular não residente no
País, na moeda de procedência dos bens ou do financiamento, ou ainda em outra moeda, conforme
acordado entre as partes. (grifo nosso)
Art. 14 - Devem ser providenciados registros distintos para cada modalidade de operação elencada no
art.1º da Circular nº 2.816, de 15.04.1998.
Parágrafo único - Operações de mesma modalidade contratadas em diferentes moedas ou diferentes
condições de pagamento sujeitam-se a registros distintos.
Art. 15 - A não observância das disposições deste Regulamento implica, sem prejuízo das penalidades
aplicáveis, o cancelamento do registro, ficando vedadas, em conseqüência, quaisquer movimentações
financeiras enquanto não sanadas as irregularidades apuradas.[33]
Visando facilitar o preenchimento das informações mediante o Registro Declaratório Eletrônico - RDE, o
Banco Central disponibiliza no endereço eletrônico http://www.bcb.gov.br/?RDE, todos os
procedimentos que deverão ser seguidos durante o registro das operações financeiras, mediante a
elaboração de manuais específicos que instruem o usuário das ferramentas desenvolvidas para o
sistema, códigos específicos de cada modalidade de operação, bem como das funções de cada tecla no
programa.
O manual que diz com o registro pertinente ao escopo deste estudo é intitulado RDE-ROF Manual do
Declarante.
3.3 OBSERVAÇÕES GERAIS PERTINENTES À REMESSA DE ROYALTIES AO EXTERIOR
A celebração de Contrato para o estabelecimento de cessão dos direitos conferidos a um determinado
titular de criações oriundas do intelecto humano, sua averbação no INPI, e o conseqüente registro no
Banco Central do Brasil, constituem elementos básicos para a remessa de royalties ao exterior.
Todavia, sem que existam alguns pressupostos elementares muitos dos quais já citados ao longo deste
estudo, será impossível efetuar uma compensação financeira ao exterior.
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Ou seja, verificar se os privilégios concedidos no estrangeiro respeitam o prazo disposto no artigo 4º
da Convenção União de Paris, versando sobre o requisito da novidade exigido para o depósito no Brasil
ou, em qualquer outro país aderente ao Pacto. Notar, segundo o disposto no artigo 11 do Estatuto do
Capital Estrangeiro, a regularidade dos privilégios concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade
Industrial - INPI, bem como da demonstração de documento hábil aclarando que eles continuam
vigentes no país de origem.
A regularidade no INPI estará condicionada ao adimplemento das obrigações remuneratórias anuais,
como fica explícito nos conseqüentes artigos da LPI (9.279/96), que se referem à manutenção do
registro de patente, artigo 86, e de marca nos artigos 120,161 e 162:
Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o
arquivamento do pedido ou a extinção da patente.
Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição qüinqüenal, a partir do segundo
qüinqüênio da data do depósito.
Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o
pagamento das retribuições correspondentes.
Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de
registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias
contados do deferimento.[34]
Sintetiza o grande professor José Carlos Tinoco Soares ao instituir uma série de procedimentos que
devem ser conferidos antes do estabelecimento de contratos para a exploração de direitos, que não
deverão ser formalizados, quando:
1) o pedido de privilégio de invenção se encontrar em tramitação no Departamento Nacional de
Propriedade Industrial;
2) a patente tiver sido concedida a firma estrangeira, sem qualquer menção da reivindicação da
prioridade no país de origem;
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3) quando o pedido de anotação não for acompanhado, nos casos de reivindicação de prioridade (art.
4º da Convenção de Paris), do respectivo documento original e comprobatório de existência legal e
vigência, fornecido pelo Departamento de Patentes do país de origem;
4) quando a patente já estiver no domínio público pelo decurso do prazo legal (quinze anos contados
da data de sua concessão);
5) quando a patente não se encontrar com tôdas as suas anuidades pagas e, para isto, é importante
uma certidão do Departamento Nacional de Propriedade Industrial;
6) Quando a patente estiver sob processo formal de caducidade (arts. 58 a 64 do Código de
Propriedade Industrial, Decreto-lei nº. 1.005 de 21.10.1969);
7) quando a patente estiver sob processo de anulação judicial (arts. 65 e 68 do mesmo código supra-
referido).[35]
Continuam cogentes as condições expressas acima, sendo pertinente apenas atualizar a
fundamentação legal descrita e o nome dos órgãos competentes. Portanto, o Instituto responsável
pelas averbações de Contrato será o INPI, o prazo legal de vigência da patente de invenção, segundo o
artigo nº. 40 da LPI consistirá em 20 anos, e a do modelo de utilidade 15 anos, antes de caírem em
domínio público.
O processo de caducidade da patente de invenção será regrado pela Lei 9.279/96, a partir do artigo
80, bem como as hipóteses em que esta poderá ser considerada nula (artigo 46 e seguintes da LPI).
Uma vez adotado à integralidade este conjunto de procedimentos, não haverá qualquer óbice à
realização de uma remessa de royalties ao exterior.
3.4 – DA FLEXIBILIZAÇÃO OCORRIDA QUANTO ÀS POSSIBILIDADES DE ENVIO DE
ROYALTIES AO EXTERIOR
No Capítulo inaugural deste trabalho, foi indicado o dispositivo do Estatuto do Capital Estrangeiro que
vedava a remessa de royalties ao exterior pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria e
comércio, entre filial ou subsidiária de empresa situada no Brasil e sua matriz no exterior, da mesma
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forma que o conceito de empresa subsidiária, de acordo com o artigo 20, parágrafo único, do Decreto
regulamentador nº. 55.762/65.
Trouxe fim a tal proibição a Lei nº. 8.383/91, que complementou as normas sobre o Imposto de
Renda, nos termos colacionados adiante:
Art. 50. As despesas referidas na alínea b do parágrafo único do art. 52 e no item 2 da alínea e do
parágrafo único do art. 71, da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos
que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser
dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela
legislação em vigor.
Parágrafo único. A vedação contida no art. 14 da Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se
aplica às despesas dedutíveis na forma deste artigo.[36]
Para trazer vasto entendimento quanto à problemática estabelecida faz-se cogente vislumbrar,
também, a redação dos artigos da Lei 4.506/64 citados na legislação suprareferida, de modo que
teremos:
Art. 52. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou naturais domiciliadas no exterior a título de
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas quer como percentagens da
receita ou do lucro, sòmente poderão ser deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem
aos seguintes requisitos:
[...]
Parágrafo único. Não serão dedutíveis as despesas referidas neste artigo quando pagas ou creditadas:
[...]
b) pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou
indiretamente, o contrôle de seu capital com direito a voto.
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Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou "royalties" para efeito de apuração de rendimento
líquido ou do lucro real sujeito ao impôsto de renda, será admitida:
[...]
Parágrafo único. Não são dedutíveis:
[...]
e) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação ou pelo uso de
marcas de indústria ou de comércio, quando:
[...]
2) Pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta
ou indiretamente, contrôle do seu capital com direito a voto;[37]
Da interpretação da legislação apreciada, pode-se concluir que as remessas entre empresa brasileira e
o controlador de seu capital votante no exterior serão permitidas, desde que exista contrato averbado
no INPI e registrado no Bacen, ao tempo em que as remessas entre filial e sua matriz no exterior,
continuam vedadas.
Assegura Gabriel Francisco Leonardos que:
Da redação do art. 50 da Lei nº 8.383/91 pode-se constatar que não foram alteradas as restrições a
remessa entre filial e matriz. Ademais, o limite que pode ser remetido de royalties (norma cambial)
entre a controlada e sua controladora no exterior é igual ao limite de dedutibilidade para fins de
imposto de renda (norma fiscal); assim, por exemplo, se o contrato prever royalties por uma licença de
patentes no valor de 8% da receita líquida dos produtos vendidos, mas a dedutibilidade for limitada a
5%, somente 5% poderão ser remetidos (sendo, entretanto, possível o pagamento dos 3% restantes
em moeda nacional no Brasil, e, neste caso, tal excesso será indedutível para fins de imposto de renda,
bem como equiparado a lucro distribuído por força do art. 13, caput, da Lei nº 4.131/62 c/c art. 71, f,
2, da Lei nº. 4.506/64).[38]
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Mesmo com a restrição parcial operante até a presente data, quanto às possibilidades de envio de
royalties ao exterior, em se tratando de filial e matriz no estrangeiro, pode-se demonstrar, conforme
artigo publicado na Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, por Gabriel
Francisco Leonardos que, "as remessas de divisas a título de royalties e assistência técnica saltaram de
US$ 367 milhões para US$ 1,9 bilhão, entre 94 e 99".[39]
Notadamente, o caminho a ser trilhado em consonância com o que rezam as normas brasileiras sobre
as operações de remessa em decorrência de uma compensação financeira, está apurado.
Por conseguinte, o próximo Capítulo será dedicado à verificação da carga tributária incidente nas
operações de remessa de royalties ao exterior, inclusive, descrevendo as normas autorizadoras da
dedutibilidade das parcelas remetidas, nas declarações de renda.
4 ROYALTIES: CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE E DEDUTIBILIDADE NAS DECLARAÇÕES DE
RENDA
Neste Capítulo, buscar-se-á identificar a carga tributária incidente nas operações de remessas de
royalties ao exterior, em decorrência dos Contratos onerosos de licenciamento estabelecidos entre
empresas localizadas no Brasil e firmas estrangeiras, assim como verificar as possibilidades de
dedutibilidade dos referidos pagamentos nas declarações de renda, conforme os limites estabelecidos
nos diplomas pátrios.
De início, serão pesquisados os dois tributos que indubitavelmente comporão o bojo das remunerações
para residentes no exterior, a saber: Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição de Intervenção
de Domínio Econômico - CIDE.
4.1 DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
A partir do surgimento da primeira norma que passou a abordar especificamente a dedutibilidade do
Imposto de Renda, através de regramentos constantes na Lei nº. 3.470/58, que a alíquota de IR
exigida pelo fisco da União quanto aos rendimentos percebidos a residentes ou domiciliados no
exterior, foi fixada em vinte e cinco por cento. Confere-se pelo artigo 77 da referida norma, que:
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Art 77. O item 1º do art. 97, do Regulamento do Impôsto de Renda passa a vigorar com a seguinte
redação: (Vide Lei nº 9.249, de 1995)
1º ) à razão de 25% (vinte e cinco por cento):
I - os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no
estrangeiro, inclusive aqueles oriundos da exploração de películas cinematográficas;
Il - os rendimentos percebidos pelos residentes no país, que estiverem ausentes no exterior por mais
de doze meses.[40]
A carga tributária supramencionada perdurou até a edição da Lei nº. 9.249/95, que veio com a
finalidade de alterar a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, dando outras providências.
O dispositivo que, surpreendentemente, reduziu a alíquota do aludido tributo para quinze por cento,
tem o respectivo teor:
Art. 28. A alíquota do imposto de renda de que tratam o art. 77 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro
de 1958 e o art. 100 do Decreto-Lei nº 5.844, de 23 de setembro de 1943, com as modificações
posteriormente introduzidas, passa, a partir de 1º de janeiro de 1996, a ser de quinze por cento.[41]
Atualmente é o Decreto nº. 3.000, de 26 de março de 1999, denominado também como o regulamento
do imposto de renda - RIR/99, a norma responsável por dispor sobre a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto de renda e Proventos de Qualquer Natureza, inclusive
estabelecendo os percentuais que serão tributados, da mesma forma que as condições de
dedutibilidade.
Assim sendo, o primeiro aspecto destacado é o artigo nº. 710 do RIR/99, trazendo o valor da alíquota
que será devida nas operações de envio de divisas a título de royalties ao exterior, nos seguintes
termos:
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título
(Medida Provisória nº 1.749-37, de 1999, art. 3º).[42]
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Cumpre, por seu turno, identificar a base de cálculo que será aplicada na incidência do percentual de
quinze por cento, desde já localizada no artigo 713 do RIR/99, do mesmo modo que o responsável
tributário pelo recolhimento do imposto, constante dos artigos 717 e 721 do RIR/99, bem como do
prazo para pagamento das importâncias devidas ao fisco, estabelecido no inciso I do artigo 865 do
mesmo texto legal, ao passo que se vislumbra:
Art. 713. As alíquotas do imposto de que trata este Capítulo incidirão sobre os rendimentos brutos,
ressalvado o disposto no art. 705, parágrafo único (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 97, § 3º).
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em contrário
(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei nº 7.713, de 1988, art. 7º, § 1º).
Art. 721. Compete ao procurador a retenção (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 100, parágrafo
único):
I - quando se tratar de aluguéis de imóveis pertencentes a residentes no exterior;
II - quando o procurador não der conhecimento à fonte de que o proprietário do rendimento reside ou
é domiciliado no exterior.
Art. 865. O recolhimento do imposto retido na fonte deverá ser efetuado (Lei nº 8.981, de 1995, arts.
63, § 1º, 82, § 4º, e 83, inciso I, alíneas "b" e "d", e Lei nº 9.430, de 1996, art. 70, § 2º):
I - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de rendimentos atribuídos a residente ou domiciliado
no exterior;[43]
[...]
Do julgamento da norma constatam-se que os rendimentos brutos, de onde se tributará os quinze por
cento, constituem o valor integral dos royalties, sem qualquer dedução. Que a retenção caberá, via de
regra, à fonte ou o cessionário que deverá remeter as quantias compensatórias, mesma data que
incidirá o fato gerador, responsável pelo creditamento da Receita Federal.
Aliás, neste ponto, é de extrema relevância ventilar o já mencionado parágrafo primeiro, do artigo 9º
do Estatuto do Capital Estrangeiro (4.131/62), cuja vigência ainda se faz forçosa. Neste item resta
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cristalino de que tanto as pessoas físicas, quanto às jurídicas, que desejarem efetuar uma remessa de
royalties ao exterior, dependerão de prévio registro no hoje, Banco Central do Brasil e, da prova do
pagamento do imposto de renda correspondente ao valor das transferências. Menciona-se que tais
exigências foram reeditadas no artigo 716 e parágrafo único do RIR/99.
Porquanto que ai está aclarada a grande importância do adimplemento das obrigações tributárias, a
quem objetiva efetuar compensação financeira ao exterior.
É dever trazer à baila maiores esclarecimentos quanto ao responsável tributário pelo pagamento do
imposto devido. Já se constatou que, de acordo com o artigo 717 do RIR/99, caberá ao cessionário
fazê-lo. Porém, esta determinação não será absoluta, vez que poderá o cedente igualmente se
responsabilizar pelo tributo. Vejamos a redação do artigo 723 do Decreto 3.000/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos
decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte (Decreto-Lei nº 1.736, de 20 de
dezembro de 1979, art. 8º).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao período da
respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo
único).[44]
Ora, tomando por base a escrita do artigo em destaque e, se em um determinado contrato de
licenciamento de marca, devidamente registrada no INPI por empresa estrangeira controladora de
subsidiária no Brasil, as partes estipularem que será obrigação da cedente dos privilégios adimplir as
obrigações tributárias - IRRF, não haverá qualquer óbice nesta avença, na medida em que a
controladora será solidariamente responsável pelo tributo. De tal sorte que a informação quanto ao
responsável pelo recolhimento do Imposto de Renda, obrigatoriamente, constará no Certificado de
Averbação emitido pelo INPI, dando azo ao subseqüente registro no Banco Central.
Extremamente relevante para esta investigação expor o conteúdo da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal nº. 252, de 03 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a incidência do
imposto de renda na fonte dos rendimentos pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos
para pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, em especial:
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Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a pessoa jurídica
domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto na
fonte à alíquota de quinze por cento. (grifo nosso)
§ 1º Para fins do disposto no caput:
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição,
exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e
comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do bem ou obra;
(...)
§ 2º Os juros de mora e quaisquer outras compensações decorrentes do pagamento em atraso dos
rendimentos de que trata o caput sujeitam-se à incidência de imposto na fonte nas mesmas condições
dos valores principais a que se refiram.
§ 3º Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país com
tributação favorecida sujeitam-se à incidência do imposto na fonte à alíquota de 25%.[45]
Afere-se da Instrução Normativa da SRF a consolidação da carga tributária vigente, do mesmo modo
que a delimitação quanto ao conceito de royalties, já consagrado pela Lei 4.506/64. Resta, contudo,
esclarecer o significado da expressão "pessoa jurídica domiciliada em país com tributação favorecida"
que é utilizada no parágrafo terceiro do artigo 17. A resposta é extraída do artigo 20 do mesmo texto,
com os consecutivos dizeres:
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Art. 20. Considera-se país com tributação favorecida aquele que não tribute a renda ou que a tribute à
alíquota inferior a vinte por cento.[46]
Outro aspecto pertinente para findar as considerações quanto ao IRRF, dirá com a incidência do tributo
nos pagamentos remetidos ao exterior para a solicitação, obtenção e manutenção de direitos oriundos
da propriedade industrial. Inicialmente destaca-se que até o ano de 1999 as remessas ao exterior para
estes fins, tão importantes para gerar privilégios aos inventores e empresas brasileiras, gozavam de
isenção de IRRF, por determinação da Lei nº. 9.481/97.
A partir da entrada em vigor da Lei nº. 9.959/2000, a alíquota passou a ser gravada à razão de quinze
por cento, em consonância com o artigo primeiro da norma. Neste sentido, corrobora a Instrução
Normativa da SRF nº. 252/2002 ao grafar em seu artigo 8º, que:
Art.8º Sujeitam-se ao imposto de renda na fonte, à alíquota de quinze por cento, os rendimentos
recebidos de fontes situadas no Brasil, por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, na hipótese de
pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa para o exterior, decorrentes de solicitação,
obtenção e manutenção de direitos de propriedades industriais, no exterior; (grifo nosso)
§ 1º Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país com
tributação favorecida sujeitam-se à incidência do imposto na fonte à alíquota de 25%.
§ 2º Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1999, relativos às operações mencionadas neste
artigo, fica garantido o tratamento tributário a eles aplicável naquela data.[47]
Com isso, infelizmente, é notória a via contra-mão que percorrem aqueles que deveriam criar cada vez
mais incentivos, aos heróis brasileiros que lutam contra tudo e todos para fomentar a tecnologia, o
desenvolvimento auto-sustentável, e a independência da nação quanto à imensa maioria das
tecnologias ultrapassadas, submetidas aos que vêem cada dia que passa seus ínfimos mecanismos de
incentivo se esvaírem, ante aos interesses meramente arrecadatórios da União.
4.2 DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
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A Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, mormente conhecida pela sigla CIDE, tem como
basilar fundamentação legal o texto do artigo 149 da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, senão vejamos:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo
do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
[...]
§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº
33, de 2001)
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de
importação, o valor aduaneiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
33, de 2001)
[...]
§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001)[48]
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Em decorrência da regra estabelecida no caput do artigo supracitado da Carta Magna, é editada no ano
de 2000, a Lei Ordinária nº. 10.168. Este diploma recepciona a Contribuição de Intervenção de
Domínio Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação dando outras providências, de modo a fomentar o desenvolvimento
tecnológico brasileiro. Os decretos e a lei que se seguiram visando à regulamentação e definição dos
conceitos indispensáveis para a correta aplicabilidade da CIDE, podem ser identificados,
primordialmente através do Decreto nº. 3.949, de 3 de outubro de 2001, da Lei nº. 10.332, de 19 de
dezembro de 2001, tendo como fecho e última regulamentação, inclusive revogando o Decreto nº.
3.949/2001, o Decreto nº. 4.195, de 11 de abril de 2002.
Deve-se reservar espaço no presente estudo, apesar de não constituir desígnio estabelecido para o
tema em desenvolvimento, que pairam inúmeras discussões acerca da constitucionalidade da Lei
10.168/2000. Dentre os diversos aspectos apontados por advogados de todo o país, os mais relevantes
são os de que seria competência de lei complementar, nos moldes do artigo 146 da Constituição
Federal, estabelecer normas gerais em matéria tributária, ao passo que a CIDE foi instituída por
intermédio de Lei Ordinária.
Por óbvio que a União Federal não reduziria a tributação do Imposto de Renda Retido na Fonte para
quinze por cento, sem criar outro mecanismo que pudesse, no mínimo, compensar as receitas que
deixaram de ser recolhidas aos cofres públicos. Neste sentido, é acertado conferir os ensinamentos da
advogada Noemia do Carmo Monteiro de Oliveira Novaes, os quais são reproduzidos, in verbis:
Certa da inconstitucionalidade da Lei 10.168/00, antes mesmo de sua aprovação pelo Congresso
Nacional, a União buscou um meio de manter o aumento da tributação de royalties e pagamentos por
transferência de tecnologia em 25%. A solução encontrada foi a Medida Provisória nº. 2.062,
atualmente em sua 62ª edição, publicada em 29/12/2000 (MP 2.062-61/00).
Em linhas gerais, a MP 2.062-61/00 estabeleceu, entre outras coisas, que a partir de 1/1/2001 a
alíquota do Imposto de Renda na Fonte (IRF) incidente sobre os pagamentos efetuados a título de
royalties e transferência de tecnologia ao exterior passaria a ser de 25%. Entretanto, no intuito de se
evitar uma tributação excessiva na eventualidade da CIDE não ser considerada inconstitucional, a MP
2.062-61/00 previu que a referida alíquota do IRF de 25% ficaria reduzida para 15% quando os
pagamentos tributados também estivessem sujeitos à incidência da CIDE. Dessa forma,
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independentemente do Poder Judiciário vir a julgar a Lei 10.168/00 inconstitucional, a tributação de
25% sobre pagamentos de royalties e transferência de tecnologia ao exterior estaria garantida.[49]
Apesar das abundantes interrogações que ainda persistem quanto à forma legal compatível com a
instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico a Lei 10.168/00, continua em plena
vigência, ante os seus efeitos. Neste momento, é pertinente assinalar pela transcrição de trechos do
diploma legal, quem deverá efetuar a contribuição, em que circunstâncias ela incidirá, qual a alíquota
estabelecida, a data estipulada para o seu pagamento, e a cargo de qual órgão público competirá à
fiscalização e administração da CIDE, pelo que constatamos:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída contribuição
de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou
adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (grifo nosso)
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à
exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de
assistência técnica. (grifo nosso)
[...]
§ 2o A partir de 1ode janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo passa a ser
devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior.(Redação da pela Lei nº 10.332, de 19.12.2001) (grifo nosso)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos,
a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das
obrigações indicadas no caput e no § 2odeste artigo.(Redação da pela Lei nº 10.332, de 19.12.2001)
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).(Redação da pela Lei nº 10.332, de
19.12.2001) (grifo nosso)
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§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena subseqüente ao mês
de ocorrência do fato gerador.(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.332, de 19.12.2001)
[...]
Art. 3o Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a fiscalização da contribuição de
que trata esta Lei.[50]
Compete advertir que, de acordo com o artigo 8º da 10.168/00, a contribuição passou a incidir nos
fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2001.
Resta localizar no Decreto nº. 4.195/2002, derradeira regulamentação da CIDE, para onde serão
destinados os recursos provenientes da contribuição e, a que esta servirá de estímulo. O artigo
primeiro estabelece que, no mínimo, quarenta por cento dos recursos angariados com a cobrança da
CIDE serão destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, em
atendimento ao Programa de Estímulo à Interação Universidade - Empresa para Apoio à Inovação.
Em linha com o artigo 3º do Decreto em exame, o Programa de Estímulo à Interação Universidade -
Empresa para Apoio à Inovação, abrangerá como atividades:
Art. 3o [...]
I - projetos de pesquisa científica e tecnológica;
II - desenvolvimento tecnológico experimental;
III - desenvolvimento de tecnologia industrial básica;
IV - implantação de infra-estrutura para atividades de pesquisa e inovação;
V - capacitação de recursos humanos para a pesquisa e inovação;
VI - difusão do conhecimento científico e tecnológico;
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VII - educação para a inovação;
VIII - capacitação em gestão tecnológica e em propriedade intelectual;
IX - ações de estímulo a novas iniciativas;
X - ações de estímulo ao desenvolvimento de empresas de base tecnológica;
XI - promoção da inovação tecnológica nas micro e pequenas empresas;
XII - apoio ao surgimento e consolidação de incubadoras e parques tecnológicos;
XIII - apoio à organização e consolidação de aglomerados produtivos locais; e
XIV - processos de inovação, agregação de valor e aumento da competitividade do setor
empresarial.[51]
Completar-se-á a integralidade do recurso, sendo destinadas parcelas da arrecadação aos programas
de incentivo à capacitação tecnológica, e ao amparo à pesquisa científica e do desenvolvimento
tecnológico das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os valores restantes serão dirigidos aos
projetos desenvolvidos por empresas, instituições de ensino e pesquisa sediadas nas regiões indicadas
acima, acrescendo as respectivas áreas de abrangência das agências de desenvolvimento regionais.
Cobrirão, também, as despesas operacionais de planejamento, prospecção, acompanhamento,
avaliação e divulgação de resultados, relativas ao financiamento de atividades de pesquisa científica e
incremento tecnológico do Programa estabelecido no Decreto 4.195/2002, da regra que todos os
montantes destinados deverão estar acordes com os percentuais estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º
do artigo inaugural, bem como no artigo 9º, respectivamente.
Ratificando o descrito anteriormente, passa-se ao amparo da norma:
Art. 1o Quarenta por cento dos recursos provenientes da contribuição de que trata o art. 2o da Lei no
10.168, de 29 de dezembro de 2000, serão alocados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico - FNDCT, em categoria de programação específica denominada CT-VERDE AMARELO, e
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utilizados para atender ao Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à
Inovação.
§ 1o Do total dos recursos a que se refere o caputdeste artigo, trinta por cento, no mínimo, serão
aplicados em programas de fomento à capacitação tecnológica e ao amparo à pesquisa científica e ao
desenvolvimento tecnológico nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
§ 2o No mínimo trinta por cento dos recursos a que se refere o inciso V do art. 1o da Lei no 10.332,
de 19 de dezembro de 2001, serão destinados a projetos desenvolvidos por empresas e instituições de
ensino e pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo as respectivas áreas
de abrangência das agências de desenvolvimento regionais.
[...]
Art. 9o As despesas operacionais, de planejamento, prospecção, acompanhamento, avaliação e
divulgação de resultados, relativas ao financiamento de atividades de pesquisa científica e
desenvolvimento tecnológico do Programa de que trata este Decreto, não poderão ultrapassar o
montante correspondente a cinco por cento dos recursos arrecadados anualmente.[52]
Diferentemente do IRRF, onde há a possibilidade do adimplemento do tributo pelo cedente da relação
contratual que objetiva o licenciamento dos privilégios conferidos no campo da propriedade industrial,
acompanhando os termos apresentados durante a verificação da matéria, a CIDE, será devida
unicamente, pelo cessionário.
Pondera a douta advogada Noemia C. M. de Oliveira Novaes, em artigo publicado na Revista da
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, que:
A Lei 10.168/00 estabelece claramente que a CIDE é devida pela pessoa jurídica que efetua os
pagamentos a título de royalties e transferência de tecnologia ao exterior. Assim, a CIDE, de acordo
com a referida lei, é um ônus exclusivo da parte brasileira, não havendo, portanto, a opção de
pagamento desse ônus pela parte estrangeira.[53]
Não se podem findar as considerações pertinentes a CIDE, sem mencionar os aspectos que possibilitam
o creditamento de parcela dos valores recolhidos, ao Tesouro Nacional. Tal benesse aos contribuintes
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emoldurados nas hipóteses de incidência da CIDE, constantes da Lei 10.168/00, é coligada por
intermédio da Medida Provisória nº. 2.159-70, de 24 de agosto de 2001.
Entretanto, antes de conferir seu texto, cumpre assegurar a vigência da Medida Provisória em
destaque, até a presente data, em função de que esta fora concebida em período precedente a entrada
em vigor da Emenda Constitucional nº. 32, de 11 de setembro de 2001. Consta do artigo segundo
deste instrumento de reparo constitucional, que:
Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do
Congresso Nacional.[54]
Do transcrito verifica-se que não houve revogação da edição desta Medida Provisória, ou deliberação
definitiva do Congresso Nacional, de modo que o seu conteúdo continua vigente e eficaz. Firme nestes
argumentos aponta-se os dizeres que concedem crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico, dispostos no artigo 4º, da Medida Provisória nº. 2.159-70:
Art. 4º É concedido crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico,
instituída pela Lei no 10.168, de 2000, aplicável às importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas para o exterior a título de róialties referentes a contratos de exploração de
patentes e de uso de marcas. (grifo nosso)
§ 1º O crédito referido no caput:
I - será determinado com base na contribuição devida, incidente sobre pagamentos, créditos, entregas,
emprego ou remessa ao exterior a título de róialties de que trata o caput deste artigo, mediante
utilização dos seguintes percentuais:
a) cem por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de janeiro de
2001 até 31 de dezembro de 2003;
b) setenta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de janeiro de
2004 até 31 de dezembro de 2008; (grifo nosso)
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c) trinta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de janeiro de
2009 até 31 de dezembro de 2013;
II - será utilizado, exclusivamente, para fins de dedução da contribuição incidente em operações
posteriores, relativas a róialties previstos no caput deste artigo. [55] (grifo nosso)
[...]
Novamente, diante das brilhantes conclusões de Gabriel Francisco Leonardos, podemos depreender
que:
Apenas para os pagamentos de royalties por licenças de marcas e patentes, até 31/12/2003, vigora
uma sistemática de crédito segundo a qual o valor pago em um mês pode ser deduzido do valor a ser
pago em meses subseqüentes, de tal forma que o ônus fiscal efetivo com a CIDE é reduzido à metade.
A cada remessa relativa ao mesmo contrato pode ser abatido o valor já pago em remessas anteriores,
até ter sido abatido o montante total anteriormente pago.[56]
A partir do arejado, torna-se cediço de que gerará crédito apenas as remessas de royalties que tiverem
por intento as compensações financeiras estabelecidas em avenças licenciando privilégios, quanto a
marcas e patentes de invenção, sendo que estas parcelas serão creditadas, de 2004 até 2008, à razão
de setenta por cento da contribuição devida e, de modo que só poderão ser utilizadas nas
compensações futuras de envio de royalties.
Haverá, durante o desenrolar do Capítulo IV desta Monografia, espaço para verificar o possível caráter
compensatório de que é dotada a Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, na medida em
que se presta como mecanismo paliativo ante ao abismo científico e tecnológico em que se encontra o
Brasil, sobretudo, por ter preferido durante incontáveis anos trilhar o caminho aparentemente mais
fácil até a obtenção de tecnologias, todavia, revelador de nefastos prejuízos, culminando na quase
extinção da pesquisa de caráter científico nacional, em paralelo aos avançados padrões, em que se
encontram as nações que investem primordialmente na formação de cientistas.
4.3 DOS DEMAIS TRIBUTOS E SUAS POSSÍVEIS INCIDÊNCIAS NA REMESSA DE ROYALTIES
AO EXTERIOR
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Por certo de que em uma determinada compensação financeira, devida à empresa estrangeira pela
utilização de direitos na área da propriedade industrial, incidirá o IRRF e a Contribuição de Intervenção
de Domínio Econômico. Contudo, há discussão quanto à incidência de mais três tributos, a saber: ISS,
PIS e COFINS.
Visando centrar a problemática existente em torno da provável incidência dos impostos referenciados,
traz-se à apreciação, artigo publicado pelo advogado paulista Luís Felipe Bretas Marzagão, à sua
integralidade:
Não foram todas as empresas que se deram conta da existência de mais três tributos, além do Imposto
de Renda (IR) e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), incidentes sobre as
remessas de valores ao exterior a título de royalties.
A partir de janeiro de 2004, os Municípios ficaram autorizados, pela Lei Complementar 116/03, a
cobrar Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação aos 'serviços' de "cessão de direito de uso de marcas
e de sinais de propaganda" (item 3.02 da lista de serviços), ou seja, royalties.
Não se contentando com a tributação sobre os royalties pagos dentro do país, a lei alcançou
também aqueles pagos ao exterior em virtude da importação do direito de uso de marcas e
afins (LC 116/03, art. 1o, §1o). Contudo, como neste caso o cedente da marca não está no
Brasil, foi eleito como contribuinte o importador aqui residente, que ficou obrigado a reter e
recolher o ISS ao Município em que estiver domiciliado.
Antes de apontar o desacerto grave da lei ao denominar como 'serviço' algo que, pela própria natureza,
não o é (a "cessão de direitos"), é preciso ressaltar a incoerência da tributação sobre operações de
importação, uma vez que, nesses casos, os serviços nem mesmo são prestados dentro do país, mas no
exterior.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que cada Município
somente pode onerar os serviços que forem efetivamente prestados dentro de seus confins territoriais
(RESP 252.114). Como conciliar, diante disso, uma lei que confere aos Municípios poder para tributar
serviços prestados não só fora de suas fronteiras, mas fora do país (no exterior)?
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Por isso, a tributação do ISS incidente sobre a importação de serviços é questionável e,
ainda que admitida, seria preciso investigar se a atividade é ou não uma verdadeira
"prestação de serviços".
A prestação de serviços (chamada de 'locação de serviços' no Código Civil de 1916) é um instituto de
direito privado que sempre foi definido como uma atividade por meio da qual uma pessoa põe à
disposição de outra, mediante retribuição, a sua energia pessoal, enquanto força de trabalho.
Vale dizer, se uma pessoa receber retribuição para dar, emprestar ou transferir algo a alguém, sem
que desenvolva em troca um trabalho (energia pessoal), então estará celebrando um contrato qualquer
(compra e venda, doação etc.) que nada tem a ver com a prestação de serviços.
Apesar de parecer meramente acadêmica, a definição do alcance do instituto da 'prestação de serviços'
é fundamental, tendo em vista que também passaram a incidir, a partir de maio de 2004, o PIS e a
COFINS sobre a importação de 'serviços' (Lei 10.865/04).
Nessa linha, a definição, pela LC 116/03, da cessão de direitos de uso de marcas como sendo um
'serviço' vai além da tributação do ISS e onera a operação também com o PIS e a COFINS incidentes
na importação de 'serviços', já que um contrato não poderia ter uma natureza para fins do ISS e outra
para os demais tributos.
Entretanto, a cessão de direito de uso de marcas e sinais de propaganda não é uma verdadeira
'prestação de serviços' e, por isso, não pode sofrer a incidência do ISS, do PIS-Importação e da
COFINS-Importação. A cessão de direitos assemelha-se muito mais à 'locação' ou 'compra' de direitos.
(grifo nosso)
O Supremo Tribunal Federal (STF) já declarou, com acerto, em caso análogo, a inconstitucionalidade
da cobrança do ISS sobre a locação de bens móveis (RE 116.121). Não poderia ser diferente,
justamente porque a Constituição somente autoriza os Municípios a cobrarem o ISS em relação à
'prestação de serviços', da forma como o instituto é definido pelo direito privado, e não sobre
quaisquer outras atividades (como por exemplo a locação).
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Isso é uma decorrência lógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional (CTN), que veda à legislação
tributária desvirtuar os conceitos de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela
Constituição. Esse comando normativo deve ser prestigiado. É uma das grandes armas que o
contribuinte ainda possui contra a voracidade fiscal do Estado. (grifo nosso)
A mesma solução deve ser buscada pelos contribuintes, e acolhida pelo Poder Judiciário, no caso dos
royalties pagos ao exterior a título de uso de marcas e sinais de propaganda, para que, uma vez
negada a natureza de "prestação de serviço" do contrato, sejam afastadas as cobranças do ISS, do
PIS-Importação e da COFINS-Importação.[57]
Da leitura atenta do artigo cotejado pode-se concluir que, quanto aos privilégios cedidos na esfera da
propriedade industrial, somente os relativos à cessão de direitos pelo uso de marcas é que poderão ser
taxados com esta determinação legal. Descabida, por conta de que jamais poderá equiparar-se a
serviço, nos termos da Lei Complementar nº. 116/2003, os contratos de licenciamento para a
utilização de uma marca regularmente registrada no Brasil, ao passo que é de se esperar dos
doutrinadores e, da construção jurisprudencial dos tribunais pátrios, que ocorra o afastamento
imediato de mais um abusivo alargamento da base tributária, com o intento de onerar o contribuinte.
Pertine lembrar que a alíquota máxima estabelecida segundo o artigo 8º, inciso II, da Lei
Complementar nº. 116/2003 será de cinco por cento e, cuja base de cálculo do imposto consistirá no
preço do serviço.
4.4 DEDUTIBILIDADE DOS PAGAMENTOS DE IRRF NAS DECLARAÇÕES DE RENDA
Por derradeiro, apontar-se-á nas normas brasileiras, quais os mecanismos pertinentes que possibilitam
a dedução de parcela dos valores remetidos para pagamento de royalties ao exterior, bem como as
situações onde a pesquisada inferência não encontrará respaldo legal, findando com os limites
estabelecidos para os coeficientes percentuais máximos nas deduções de royalties, segundo a portaria
do Ministério de Fazenda nº. 436/58.
O alicerce para a autorização das deduções, nas declarações de imposto de renda, está estabelecido no
artigo 71, letra "a" da Lei nº. 4.506/64, mesmo diploma que fora verificado quando da identificação do
conceito dos royalties, em sede vestibular deste estudo. Acompanha a mesma orientação o Decreto nº.
3.000/99, que estabelece a regulamentação da tributação, fiscalização, arrecadação e administração
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do imposto da renda reeditando, em seu artigo 352, a capacidade para as deduções, com a
conseqüente redação:
Art. 352. A dedução de despesas com royalties será admitida quando necessárias para que o
contribuinte mantenha a posse, uso ou fruição do bem ou direito que produz o rendimento (Lei nº
4.506, de 1964, art. 71).[58]
No tocante a questão das vedações que se apresentam quanto à dedução dos royalties na legislação
vigente, destaca-se o atual regulamento do Imposto de Renda, Decreto nº. 3.000/99, de modo que
não estarão autorizadas as deduções quando:
Art. 353. Não são dedutíveis (Lei nº 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo único):
I - os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de empresas, e a seus
parentes ou dependentes;
II - as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem ou direito e os
pagamentos para extensão ou modificação do contrato, que constituirão aplicação de capital
amortizável durante o prazo do contrato;
III - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, ou pelo uso de
marcas de indústria ou de comércio, quando:
a) pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício de sua matriz;
b) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta
ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto, observado o disposto no parágrafo único;
IV - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos ou
creditados a beneficiário domiciliado no exterior:
a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou
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b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda
para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade, e em conformidade
com a legislação específica sobre remessas de valores para o exterior; (grifo nosso)
V - os royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou creditados a beneficiário
domiciliado no exterior:
a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou
b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda
para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau da sua essencialidade e em conformidade
com a legislação específica sobre remessas de valores para o exterior.
Parágrafo único. O disposto na alínea "b" do inciso III deste artigo não se aplica às despesas
decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, sejam averbados no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e registrados no Banco Central do Brasil, observados
os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor (Lei nº 8.383, de 1991, art. 50).[59]
Mais uma vez se avulta a importância e a essencialidade do registro do contrato no Banco Central do
Brasil, seja estabelecendo o direito de uso de patentes de invenção ou, do licenciamento de privilégios
quanto a marcas de indústria e comércio, procedimento sem o qual não se poderá remeter ou deduzir
as compensações financeiras. Cabe frisar que eventuais descumprimentos quanto às determinações
indicadas acima, certamente poderão ser objeto de glosa, por parte da fiscalização da Secretaria da
Receita Federal.
O cogente regulamento do IR, também se presta para normatizar os limites e condições de
dedutibilidade, pelo que se vislumbra:
Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de invenção
ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante, poderão ser deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por
cento da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado o disposto
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nos arts. 501 e 504, inciso V (Lei nº 3.470, de 1958, art. 74, e Lei nº 4.131, de 1962, art. 12, e
Decreto-Lei nº 1.730, de 1979, art. 6º).
§ 1º Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda,
os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este artigo, considerados os
tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade (Lei nº 4.131,
de 1962, art. 12, § 1º).
§ 2º Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de
invenção ou uso de marcas de indústria e de comércio, e por assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhante, que não satisfizerem às condições previstas neste Decreto ou
excederem aos limites referidos neste artigo, as quais serão consideradas como lucros distribuídos (Lei
nº 4.131, de 1962, arts. 12 e 13).
§ 3º A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de
aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem
como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a
partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na
forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.[60] (grifo nosso)
Do parágrafo terceiro do regulamento supracitado, fica apurado que somente a partir da averbação de
contrato no INPI, assim como da observância de todas as demais condições estabelecidas no RIR/99,
como por exemplo, o subseqüente registro no Banco Central do Brasil, é que se admitirá a
dedutibilidade nas declarações do imposto de renda, das importâncias que serão remetidas ao exterior.
Isto posto, é fiel que se explane, por intermédio do conteúdo da Portaria do Ministério da Fazenda nº.
436/1958, os coeficientes percentuais máximos para as deduções de royalties, pela exploração de
marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, levando-se em
conta os tipos de produção ou atividade e o grau de essencialidade:
I – royalties, pelo uso de patentes de Invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante:
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1º GRUPO – INDÚSTRIAS DE BASE
TIPOS DE PRODUÇÃO Percentagens
1 – ENERGIA ELÉTRICA
01 – Produção e Distribuição 5 %
2 – COMBUSTÍVEIS
01 – Petróleo e Derivados 5 %
3 – TRANSPORTES
01 – Transportes em Ferro-carris Urbanos 5 %
4 – COMUNICAÇÕES 5 %
5 – MATERIAL DE TRANSPORTES
01 – Automóveis, Caminhões e Veículos Congêneres 5 %
02 – Autopeças 5 %
03 – Pneumáticos e Câmaras de Ar 5 %
6 – FERTILIZANTES 5 %
7 – PRODUTOS QUÍMICOS BÁSICOS 5 %
8 – METALURGIA PESADA
01 – Ferro e Aço 5 %
02 – Alumínio 5 %
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9 – MATERIAL ELÉTRICO
01 – Transformadores, Dínamos e Geradores de Energia 5 %
02 – Motores Elétricos para Fins Industriais 5 %
03 – Equipamentos e aparelhos de Telefones, Telegrafia e Sinalização 5 %
10 – MATERIAIS DIVERSOS
01 – Tratores e Combinados para Agricultura 5 %
02 – Equipamentos, Peças e Sobressalentes para a Construção de Estradas 5 %
03 – Equipamentos, Peças e Sobressalentes para as Indústrias Extrativas e De Transformação 5 %
11 – CONSTRUÇÃO NAVAL
01 – Navios 5 %
02 – Equipamentos de Navios 5 %
2º GRUPO – INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO – ESSENCIAIS
TIPOS DE PRODUÇÃO Percentagens
1 – MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS 4 %
2 – PRODUTOS ALIMENTARES 4 %
3 – PRODUTOS QUÍMICOS 4 %
4 – PRODUTOS FARMACÊUTICOS 4 %
5 – TECIDOS, FIOS E LINHAS 4 %
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6 – CALÇADOS E SEMELHANTES 3,5 %
7 – ARTEFATOS DE METAIS 3,5 %
8 – ARTEFATOS DE CIMENTOS E AMIANTO 3,5%
9 – MATERIAL ELÉTRICO 3 %
10 – MÁQUINAS E APARELHOS
01 – Máquinas e aparelhos de Uso Doméstico Não Considerados Supérfluos 3 %
02 – Máquinas e Aparelhos de Escritório 3 %
03 – Aparelhos Destinados a Fins Científicos 3 %
11 – ARTEFATOS DE BORRACHA E MATÉRIA PLÁSTICA 2 %
12 – ARTIGOS DE HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS
01 – Artigos de Barbear 2 %
02 – Pastas Dentifrícias 2 %
03 – Sabonetes Populares 2 %
13 – OUTRAS INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 1 %
II – royalties, pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de
produção ou atividade, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente,
processo ou fórmula de fabricação: 1% (um por cento);[61]
[...]
De acordo com o pensamento da eminente advogada Karina Haidar Müller, no que diz com a
problemática da dedutibilidade e, condizente com as práticas adotadas pelo Instituto Nacional de
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Propriedade Industrial, o limite máximo para o envio de royalties ao exterior, da mesma forma que a
assistência técnica ao estrangeiro, sempre estará diretamente vinculado aos limites de dedução. Ou
seja, levando-se em conta de que o alcance da dedutibilidade pela utilização de marca é de um por
cento, o mesmo ocorrerá a respeito da parcela que será remetida ao exterior, fixando-se também, em
um por cento.[62]
Diante de todo o avanço da exposição do tema acerca da tributação da remessa de royalties ao
exterior, vinculada à utilização de direitos na área da propriedade industrial, buscou-se apontar qual o
bojo de impostos que comporão a relação estabelecida entre uma empresa brasileira, beneficiada pelo
licenciamento de privilégios cuja propriedade pertence, a uma firma estrangeira.
No entanto, sem olvidar, o aspecto que incontestavelmente traz maior alarde à matéria, é verificar que
a União Federal entendeu por taxar, a partir da concepção da Lei nº. 9.959/2000, com alíquota grafada
em quinze por cento, inclusive os pagamentos remetidos ao exterior com o fito da obtenção ou
manutenção dos direitos pertinentes à propriedade industrial, o que só pode ser traduzido como um
imenso retrocesso para um país que sempre optou, primordialmente, em importar tecnologias.
5 OUTRAS MODALIDADES À APLICABILIDADE DOS ROYALTIES...
5 OUTRAS MODALIDADES À APLICABILIDADE DOS ROYALTIES E A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO
AUTÔNOMO DE TECNOLOGIAS EM CONTRAPARTIDA A SUA OBTENÇÃO NO MERCADO EXTERNO
Este capítulo final tem o condão de pesquisar quais são as possíveis outras aplicações do instituto dos
royalties, ainda que realizadas as compensações financeiras entre residentes ou domiciliados no Brasil,
encontrado como desafio, também, buscar traçar um paralelo que se estabelece entre as nações que
preferem pagar o preço de uma inovação tecnológica e, aquelas que são ou, objetivam alcançar, a sua
auto-suficiência por intermédio da valorização de suas potencialidades internas.
5.1 DEMAIS HIPÓTESES DE PAGAMENTOS A TITULO DE ROYALTIES
Ao longo do aprimoramento deste Trabalho de Conclusão, cristalizou-se a incidência dos royalties pela
celebração de contratos focando o licenciamento dos privilégios advindos da ceara da propriedade
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industrial, como a cessão de marcas ou das patentes de invenção. Muito embora se tenha perseguido
esta delimitação do tema, os royalties poderão estar presentes pela utilização de recursos hídricos,
pela exploração de recursos minerais, pela extração de petróleo, xisto betuminoso ou gás natural e,
além disso, pelas compensações devidas no âmbito dos direitos autorais.
Naturalmente que, sem a pretensão de esgotar as considerações sobre as novas facetas apresentadas
dos royalties, far-se-á a indicação de algumas informações julgadas oportunas, vez que cada
circunstância de compensação requer a análise de textos legais específicos.
5.1.1 Royalties em decorrência da utilização de Recursos Naturais e Energéticos
Em se tratando de recursos naturais e, dentre eles os energéticos como o petróleo, os royalties serão
devidos à União Federal, pelas empresas exploradoras e produtoras desses bens não renováveis. Tal
conclusão é extraída do artigo 20 da Carta Magna, bem como do parágrafo primeiro, que regra a
participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios nos pagamentos realizados, pelo que se
depreende:
Art. 20. São bens da União:
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;
[...]
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de
um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele
provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;
[...]
V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;
VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
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VIII - os potenciais de energia hidráulica;
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;
[...]
§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a
órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás
natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no
respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou
compensação financeira por essa exploração.[63] (grifo nosso)
Concernente ao conjunto de normas infraconstitucionais que versam sobre o Petróleo, Gás Natural e
derivados, tem-se como as mais importantes a Lei nº. 9.478/97 e o Decreto nº. 2.705/98, arquitetado
para regulamentar a primeira.
A Lei 9.478/97 dispõe, dentre outros fatores, acerca da política energética nacional, da distribuição dos
recursos provenientes dos pagamentos dos royalties, do procedimento licitatório até a determinação
pela administração pública da empresa que efetuará a exploração, da mesma forma que os requisitos
atinentes aos contratos de concessão que serão firmados. Por conseguinte, conferem-se os
conseqüentes elementos indissociáveis dos contratos de concessão:
Art. 45. O contrato de concessão disporá sobre as seguintes participações governamentais, previstas
no edital de licitação:
I - bônus de assinatura;
II - royalties;
III - participação especial;
IV - pagamento pela ocupação ou retenção de área.
§ 1º As participações governamentais constantes dos incisos II e IV serão obrigatórias.
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§ 2º As receitas provenientes das participações governamentais definidas no caput, alocadas para
órgãos da administração pública federal, de acordo com o disposto nesta Lei, serão mantidas na Conta
Única do Governo Federal, enquanto não forem destinadas para as respectivas programações.
[...]
Art. 47. Os royalties serão pagos mensalmente, em moeda nacional, a partir da data de início da
produção comercial de cada campo, em montante correspondente a dez por cento da produção de
petróleo ou gás natural. (grifo nosso)
§ 1º Tendo em conta os riscos geológicos, as expectativas de produção e outros fatores pertinentes, a
ANP poderá prever, no edital de licitação correspondente, a redução do valor dos royalties estabelecido
no caput deste artigo para um montante correspondente a, no mínimo, cinco por cento da produção.
§ 2º Os critérios para o cálculo do valor dos royalties serão estabelecidos por decreto do Presidente da
República, em função dos preços de mercado do petróleo, gás natural ou condensado, das
especificações do produto e da localização do campo.[64]
Já o Decreto regulamentador nº. 2.705/98, contribui na medida em que estabelece o conceito dos
royalties, a fórmula para a obtenção do valor devido em contrapartida à exploração, os critérios para a
distribuição dos recursos angariados, de modo que se elege pela percepção da importância e, visando à
qualificação do tema, os respectivos dispositivos legais:
Art 11. Os royalties previstos no inciso II do art. 45 da Lei nº 9.478, de 1997, constituem
compensação financeira devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás
natural, e serão pagos mensalmente, com relação a cada campo, a partir do mês em que ocorrer a
respectiva data de início da produção, vedada quaisquer deduções.
Art 12. O valor dos royalties , devidos a cada mês em relação a cada campo, será determinado
multiplicando-se o equivalente a dez por cento do volume total da produção de petróleo e gás natural
do campo durante esse mês pelos seus respectivos preços de referência, definidos na forma do
Capítulo IV deste Decreto.
[...]
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§ 2º Constará, obrigatoriamente, do contrato de concessão o percentual do volume total da produção a
ser adotado, nos termos deste artigo, para o cálculo dos royalties devidos com relação aos campos por
ele cobertos.
[...]
Art 20. Os recursos provenientes dos royalties serão distribuídos pela Secretaria do Tesouro Nacional -
STN, do Ministério da Fazenda, nos termos da Lei nº 9.478, de 1997, e deste Decreto, com base nos
cálculos dos valores devidos a cada beneficiário, fornecidos pela ANP.[65]
Outro aspecto relevante é mencionar o Projeto de Lei nº. 1.618/2003, que atualmente encontra-se em
tramitação no Congresso Nacional, e que tem por escopo reformular os percentuais que serão
destinados aos beneficiários dos recursos dos royalties. Destarte, segundo o texto que aguarda
apreciação, trinta e dois por cento dos montantes arrecadados com as compensações financeiras
seriam destinadas à União, trinta e quatro por cento aos estados e municípios produtores, e, mais
trinta e quatro por cento direcionados entre os demais estados e municípios que não possuem reservas
de petróleo e gás natural.
Tudo indica que os estados e municípios produtores hão de protestar contra a destinação de recursos a
localidades que não possuem em seus territórios os aludidos bens naturais, até porque não existe
previsão constitucional para a extensão das compensações financeiras, que justifique o benefício
destas regiões.
No setor mineral, a Lei nº. 8.876/1994[66], conferiu o caráter de autarquia ao Departamento Nacional
de Produção Mineral - DNPM, sendo este vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Algumas de suas
atribuições, extraídas do texto assinalado, são:
Art. 3º A autarquia DNPM terá como finalidade promover o planejamento e o fomento da exploração e
do aproveitamento dos recursos minerais, e superintender as pesquisas geológicas, minerais e de
tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração
em todo o território nacional, na forma do que dispõe o Código de Mineração, o Código de Águas
Minerais, os respectivos regulamentos e a legislação que os complementa, competindo-lhe, em
especial:
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I - promover a outorga, ou propô-la à autoridade competente, quando for o caso, dos títulos
minerários relativos à exploração e ao aproveitamento dos recursos minerais, e expedir os demais atos
referentes à execução da legislação minerária;
[...]
IX - baixar normas e exercer fiscalização sobre a arrecadação da compensação financeira pela
exploração de recursos minerais, de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição Federal; (grifo nosso)
[...]
Neste sentido, é o Decreto nº. 1, de 7 de fevereiro de 1991, o diploma designado para regulamentar as
compensações financeiras instituídas pela Lei nº. 7.990/1989, sobretudo as pertinentes aos recursos
minerais. De maneira que não há melhor caminho a seguir, senão o de colacionar trechos
imprescindíveis do texto regulamentador, como se segue:
Art. 13. A compensação financeira devida pelos detentores de direitos minerários a qualquer título, em
decorrência da exploração de recursos minerais para fins de aproveitamento econômico, será de até
3% (três por cento) sobre o valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral,
obtido após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação
industrial.
§ 1º O percentual da compensação, de acordo com as classes de substâncias minerais, será de:
I - minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio: 3% (três por cento);
II - ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias minerais: 2% (dois por cento), ressalvado o
disposto no inciso IV deste artigo;
III - pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres: 0,2% (dois décimos por
cento);
IV - ouro: 1% (um por cento), quando extraído por empresas mineradoras, isentos os garimpeiros.
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§ 2º A distribuição da compensação financeira de que trata este artigo será feita da seguinte forma:
I - 23% (vinte e três por cento) para os Estados e o Distrito Federal;
II - 65% (sessenta e cinco por cento) para os Municípios;
III - 12% (doze por cento) para o Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), que destinará
2% (dois por cento) à proteção ambiental nas regiões mineradoras, por intermédio do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ou de outro órgão federal
competente, que o substituir.
[...]
Art. 15. Constitui fato gerador da compensação financeira devida pela exploração de recursos minerais
a saída por venda do produto mineral das áreas da jazida, mina, salina ou de outros depósitos minerais
de onde provêm, ou o de quaisquer estabelecimentos, sempre após a última etapa do processo de
beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial.
Parágrafo único. Equipara-se à saída por venda o consumo ou a utilização da substância mineral em
processo de industrialização realizado dentro das áreas da jazida, mina, salina ou outros depósitos
minerais, suas áreas limítrofes ou ainda em qualquer estabelecimento.
Art. 16. A compensação financeira pela exploração de substâncias minerais será lançada mensalmente
pelo devedor.
Parágrafo único. O lançamento será efetuado em documento próprio, que conterá a descrição da
operação que lhe deu origem, o produto a que se referir o respectivo cálculo, em parcelas destacadas,
e a descriminação dos tributos incidentes, das despesas de transporte e de seguro, de forma a tornar
possível suas corretas identificações.[67]
Uma vez demonstrada a viabilidade das compensações financeiras quanto aos recursos minerais, por
meio dos regramentos pátrios, comprovar-se-á a mesma oportunidade no que diz respeito aos
royalties devidos em decorrência da utilização dos potenciais de energia hidráulica. Para tanto, é
apropriada a apresentação da redação da Lei nº. 9.984/2000[68], que dispõe sobre a criação da
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Agência Nacional de Águas - ANA, tendo como atribuições principais à implementação e a coordenação
da Política Nacional de Recursos Hídricos.
O diploma referenciado, igualmente aperfeiçoa o texto das leis anteriores que dispõem sobre a
compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, ao passo que se vislumbra:
Art. 28. O art. 17 da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de que trata a Lei no 7.990, de
28 de dezembro de 1989, será de seis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento sobre o valor da
energia elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão ou autorização para exploração de
potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em cujos territórios se localizarem
instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenham áreas invadidas por águas dos
respectivos reservatórios, e a órgãos da administração direta da União." (NR) (grifo nosso)
"§ 1o Da compensação financeira de que trata o caput:" (AC)*
"I – seis por cento do valor da energia produzida serão distribuídos entre os Estados, Municípios e
órgãos da administração direta da União, nos termos do art. 1o da Lei no 8.001, de 13 de março de
1990, com a redação dada por esta Lei;" (AC)
"II – setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia produzida serão destinados ao Ministério
do Meio Ambiente, para aplicação na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos termos do art. 22 da Lei no 9.433, de 8
de janeiro de 1997, e do disposto nesta Lei." (AC)
[...]
5.1.2 Royalties em decorrência dos Direitos Autorais
Por certo de que os direitos autorais, cujo diploma mais relevante é a Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro
de 1998, versando sobre alterações e consolidação dos direitos do autor, poderá ser campo de
incidência dos royalties. Para que isto ocorra, é indispensável que haja a transferência dos direitos
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patrimoniais do autor a terceiros, seja esta regrando o estabelecimento de cessão total ou parcial dos
privilégios, mediante a prévia e expressa autorização do proprietário e, realizada obrigatoriamente
através de Instrumento de Contrato escrito, onde se presumirá a onerosidade.
A faculdade da transferência dos direitos, que é ofertada ao autor de obras oriundas do intelecto
humano, está grafada no artigo 49 e subseqüentes da Lei nº. 9.610/98, ao que se confere:
Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por
seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com
poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em
Direito, obedecidas as seguintes limitações:
I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os
expressamente excluídos por lei;
II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual
escrita;
III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos;
IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em
contrário;
V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato;
VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado
restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao
cumprimento da finalidade do contrato.
Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se
onerosa. (grifo nosso)
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§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19 desta Lei, ou, não
estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos.
§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições de
exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.[69] (grifo nosso)
Após a exposição do texto legal, não há de pairar dúvidas quanto ao caráter compensatório que poderá
se operar, devido à presunção da onerosidade na relação estabelecida entre cedente e cessionário.
Ainda em tempo, é de se atentar para o fato de que mais uma vez corroboram com a elucidação das
dificuldades que se apresentam ao avanço do tema, às normas que dispõe sobre a tributação e
regulamentação em matéria de imposto de renda.
Desta feita fornecem subsídios às disposições presentes no Decreto nº. 3.000/99, no que atine aos
royaties pagos em conseqüência dos direitos autorais, sendo consolidado o entendimento de que os
valores creditados diretamente ao autor, em função dos ganhos obtidos com a sua criação ou, da
celebração do instrumento de licenciamento de direitos, não serão considerados como compensações
financeiras a titulo de royalties, enquanto que as importâncias pagas ao cessionário de determinada
obra o serão.
Conforme as disposições da norma, que adiante se conferirá, serão denominados como royalties todas
e quaisquer vantagens econômicas e financeiras, auferidas pelo cessionário dos direitos do autor. Este
por sua vez, será regularmente compensado, porém, quis o legislador pátrio classificar estas pagas em
categoria diversa, ratificando-se a tributação destes rendimentos, de acordo com o Decreto
anteriormente mencionado, como:
Rendimentos do Trabalho Não-assalariado e Assemelhados
Rendimentos Diversos
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei nº 7.713, de
1988, art. 3º, § 4º):
[...]
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VII - direitos autorais de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos técnicos de
construção, instalações ou equipamentos, quando explorados diretamente pelo autor ou criador do
bem ou da obra;
[...]
Royalties
Art. 52. São tributáveis na declaração os rendimentos decorrentes de uso, fruição ou exploração de
direitos, tais como (Lei nº 4.506, de 1964, art. 22, e Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 4º):
[...]
IV - autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou da obra.[70] (grifo nosso)
Igualmente, ficam cristalizadas as prescrições legislativas referenciadas acima, por intermédio da já
mencionada Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 252/2002, quando refere que:
Art. 17. [...]
§ 1º Para fins do disposto no caput:
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição,
exploração de direitos, tais como:
[...]
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do bem ou obra; [71]
(grifo nosso)
[...]
Destarte, cabe acrescer ao pleito, os entendimentos do respeitável advogado Gabriel Francisco
Leonardos acerca dos royalties pertinentes aos direitos autorais, de acordo com artigo publicado em
Revista da ABPI, de modo que:
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Assim, na hipótese de haver a remessa para o exterior de pagamentos por direitos autorais ao próprio
autor da obra (ainda que esse autor seja uma pessoa jurídica, pois ao contrário do que ocorre no Brasil
com a nova Lei de Direitos Autorais - Lei 9.610/98, diversos países estrangeiros reconhecem que uma
pessoa jurídica pode ser autora de uma obra protegida por direito autoral) parece defensável a tese de
que esse pagamento não teria a natureza de royalty, caso em que não haveria a cobrança da
CIDE.[72]
Por derradeiro, deve-se atentar para o fato de que as considerações feitas, objetivando
exclusivamente, evidenciar as demais aplicações do instituto dos royalties, não se constituem no
esgotamento da matéria, haja vista que há uma vasta riqueza de peculiaridades a serem pesquisadas,
a partir do momento em que houver a individuação do foco da investigação.
5.2 A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO AUTÔNOMO NACIONAL ANTE A IMPORTAÇÃO DE
TECNOLOGIAS
Pode-se afirmar, no tocante a questão do autodesenvolvimento das nações em contrapartida as
importações maciças de tecnologias, que ai reside o cerne do instituto dos royalties. Tal inferência é
feita na medida em que as recepções destas compensações financeiras estarão, indubitavelmente,
atreladas àqueles países que se encontram na vanguarda tecnológica, do desenvolvimento da ciência,
da pesquisa, bem como da constante busca pela inovação, em todas as áreas do conhecimento.
Os benefícios para estas nações se traduzem em vultosas quantias financeiras, recebidas a título de
royalties, que restarão em promover o constante aprimoramento e evolução daqueles que optaram por
romper a barreira da aquisição das tecnologias importadas, estimulando cada vez mais suas economias
internas. Torna-se clarividente os extremos em que se encontram os países, naturalmente vinculados
às políticas administrativas geridas por seus governantes, que são produtores de inovações, daqueles
que não dispõe da mesma estrutura para fazê-lo.
Isto posto e, para denotar a profunda relevância da matéria, assim como das diversas manifestações
que a cercam esta análise, transcreve-se o pensamento do notável autor Jean Jacques Servan
Schreiber, extraído de sua obra intitulada O Desafio Americano, o qual passa-se a reproduzir, in verbis:
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Foi, primeiramente, pela importação maciça de técnicas estrangeiras que os industriais japoneses
empreenderam, após a guerra e a ocupação, a compensação do seu desenvolvimento industrial. A
utilização de patentes estrangeiras, sobretudo americanas, desempenhou um papel impulsionador
durante um certo tempo, mas apresentou depressa os inconvenientes clássicos.
A importação maciça das técnicas aperfeiçoadas no estrangeiro acabou por exercer efeito nocivo sobre
a pesquisa nacional. As firmas norte-americanas só vendiam as técnicas já ultrapassadas por suas
próprias descobertas. O governo japonês e os próprios industriais tomaram consciência e deram então
início a uma nova política destinada a reconquistar, por meio de tecnologia japonesa, o mínimo de
autonomia necessária ao futuro do seu desenvolvimento.[73]
Neste sentido vem corroborar os ensinamentos do brilhante professor José Carlos Tinoco Soares, no
que atine ao pagamento de compensações financeiras para países estrangeiros detentores de
privilégios registrados no Brasil, ao passo que se verifica:
Há muito e muito tempo vimos importando também as técnicas estrangeiras, mas, acreditamos que já
chegou o momento de examinarmos cuidadosamente se esta técnica que nos é oferecida tem ou não
aplicação em nosso meio industrial, se convém ou não aos interesses nacionais. Se isto fizermos,
imediatamente, temos a mais absoluta certeza que a sua grande maioria será rechaçada, porque a
despeito de todas as contradições e de tudo que se apregoa em malefício de nosso país, muito já
aprendemos e muito mais ainda temos a ofertar às outras nações menos favorecidas. Exemplos
flagrantes dizem respeito à industrialização do café solúvel, dos tecidos de toda a natureza, dos
calçados, do vestuário, dos eletrodomésticos e porque não dizer também da indústria automobilística e
da mecânica em geral, cujas exportações de tornos mecânicos, máquinas e outros tem nos colocado
em posição de destaque. Precisamos, isto sim, é distinguir o verdadeiro do falso!
Não resta a menor dúvida que muitas patentes estrangeiras colaboraram sobremaneira para o nosso
estágio atual, mas, não podemos deixar de admitir que essa quantidade assustadora que ainda se
mantém vigente e que carece de novidade só poderá tolher os nossos passos e prejudicar a livre
concorrência, tão preciosa para o nosso crescimento.[74]
Assevera, da mesma forma, de que deve existir uma conjunção de esforços entre o Governo Federal e
a classe dos Industriais, para que possam ser identificados aqueles privilégios que não foram
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regularmente constituídos, como por exemplo, os que não respeitam o requisito da novidade,
afastando assim, os malefícios que tanto prejudicam o exercício regular das atividades industriais e
econômicas, das empresas nacionais.[75]
Dessa leitura, temos que ambos os autores posicionam-se claramente a favor do estímulo às criações
nacionais, buscando alcançar identidade científica e tecnológica própria e, genuinamente local. No
entanto, depreende-se que não se trata de uma problemática extrema, ou seja, não se deve afastar
toda e qualquer invenção ou inovação cujos privilégios pertençam às nações estrangeiras, é preciso
sim, não fazer da importação de tecnologias uma regra, pois, se assim o for, acabar-se-á ao longo do
tempo por comprometer significativamente a capacidade da geração de inovações.
Por seu turno, afirma Gabriel Francisco Leonardos, quanto aos benefícios trazidos pelas compensações
financeiras advindas dos royalties, que:
Com efeito, a partir da década de 1970 o déficit da balança comercial norte-americana passou a
aumentar progressivamente, acarretando com que os Estados Unidos passassem a dar uma
importância cada vez maior à balança de pagamentos por tecnologia, área na qual ainda detinham - e
detém ainda hoje - consideráveis vantagens sobre os demais países desenvolvidos ou em
desenvolvimento. Com isso, os Estados Unidos tentavam igualmente evitar o uso gratuito de suas
criações intelectuais (através de cópias e imitações, notadamente nos países do sudeste asiático) e,
por conseguinte, enfraquecer seus concorrentes no mercado mundial de produtos industrializados, bem
como evitar a entrada de novos concorrentes em tal mercado.[76]
Do exposto, deve-se destacar que a dianteira tecnológica proporciona não somente a economia pelo
não pagamento de royalties ao exterior, como também, constitui-se em formidável fonte de recursos
aos países, aos inventores e, industriários, que investem na inovação.
Neste momento, traz-se ao estudo argumentos favoráveis à aquisição de tecnologias estrangeiras,
elaborados por Gabriel Francisco Leonardos, cuja transcrição segue abaixo:
Por que é interessante a um país adquirir tecnologia estrangeira, em lugar de desenvolvê-la em seus
centros de pesquisa e junto às empresas instaladas no país? A resposta é simples: porque é mais
vantajoso financeiramente, isto é, a relação entre custo e benefício é mais favorável para a aquisição
estrangeira que para o desenvolvimento autóctone de tecnologia.
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Se assim não fosse, considerando que o Brasil é um país soberano, que não está sujeito às ordens de
nenhum país estrangeiro, e que dentro do regime de economia de mercado em que vigora entre nós os
agentes econômicos gozam de liberdade para organizar os seus negócios, não haveria motivos para
adquirir tecnologia estrangeira.
A obtenção de tecnologia externa à empresa, desde que os pagamentos pela mesma possam ser
deduzidos no cálculo do imposto de renda, não é, sob o ponto de vista fiscal, mais onerosa de que o
desenvolvimento interno da mesma. E, adquirindo externamente, a empresa obtém por um preço
certo, com maior velocidade, uma tecnologia já comprovada, que pode ser facilmente substituída por
outra, mais avançada, diminuindo, assim, os riscos de desenvolvimento interno.
Há quatro fatores, portanto, que pesam em favor da aquisição de tecnologia externa para uma
empresa: o preço pré-fixado evita o risco inerente ao desenvolvimento interno da tecnologia que seria
a necessidade imprevista de recursos adicionais para o orçamento de pesquisa. A velocidade da
absorção da tecnologia externa, que é transferida imediatamente, pronta para ser utilizada, enquanto
que o tempo de desenvolvimento interno de uma tecnologia interna é imprevisível, pois pode variar
entre poucos meses e muitos anos. A certeza de que a tecnologia produzirá o resultado desejado, pois
já foi comprovada em outras indústrias, é uma vantagem inegável em relação ao risco de que a
tecnologia desenvolvida internamente seja um fracasso. Finalmente, a transferência de fonte externa
permite à empresa que a adquire usufruir da mesma com um investimento relativamente pequeno, o
que habilita a substituí-la por outra, mais avançada, com maior rapidez, pois não terá a preocupação
de amortizar integralmente os custos inerentes ao desenvolvimento interno da mesma
tecnologia.[77](grifo nosso)
Apesar das considerações colacionadas, na concepção do mesmo autor, o melhor caminho a seguir
encontra-se através da razoabilidade econômica entre o desenvolvimento autóctone, em contrapartida
a obtenção de tecnologias no mercado externo. Aduz, que é pouco proveitoso desenvolver tecnologias
nacionais, quando estas não forem competitivas no âmbito do mercado internacional. Igualmente, não
seria lógico que um país como o Brasil, deficitário quanto aos recursos destinados às áreas de
inovação, aportasse grandes somas de dinheiro para recriar o que já foi desenvolvido no exterior e,
que está à disposição, por um valor acessível.[78]
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Neste diapasão, é a Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE, já pesquisada no
Capítulo terceiro deste trabalho, a norma que foi concebida com o encargo de incentivar o
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante a destinação de parcelas desta contribuição aos
programas de pesquisa científica e tecnológica, com a participação de universidades, centros de
pesquisa e, empresas privadas, nos valores designados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - FNDCT.
Este sistema, por trazer algumas semelhanças com a Contribuição Provisória sobre as Movimentações
Financeiras - CPMF, cujos recursos devem ser destinados ao aparelhamento e ampliação da estrutura
da saúde brasileira, inevitavelmente ocasiona receio de alguns especialistas, quanto à aplicabilidade
dos recursos angariados. É exemplo disso, o pensamento do distinto advogado Gert Egon Dannemann,
em artigo publicado na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, com o
conseqüente teor:
Por que ao invés de instituir uma contribuição com a finalidade a que se refere a Lei nº. 10.168/2000 o
governo brasileiro não cria incentivos às empresas locais, por exemplo, de renúncia fiscal a
desenvolvimentos tecnológicos por elas comprovadamente patenteados e efetivamente explorados no
Brasil e no exterior, seja diretamente, seja através de licenças?
A mim me parece que a política introduzida com essa lei, diferentemente do que o esperado pelo
governo brasileiro, terá efeitos contrários, inibidores na implementação dos tipos de programas por ela
visados.[79]
Mais uma vez, há de se reforçar o espírito legislativo da CIDE, bem como crer na correta utilização de
seus recursos, de acordo com o aparato legislativo vigente, de modo que a médio e longo prazo,
possam ser colhidos os frutos decorrentes dos investimentos na pesquisa, ciência e, tecnologias
nacionais, cujos benefícios sabidamente, compensarão todos os esforços para sua consecução.
Prossegue em seu raciocínio, o advogado Gert Egon Dannemann, crítico quanto à falta de
investimentos dos governantes brasileiros na área da propriedade industrial e, seus decorrentes
prejuízos, trazendo o que de melhor se pode apresentar, que são os exemplos positivos de grandes
personalidades que acreditaram em seu potencial e fizeram a diferença para si mesmos e, ao Brasil, ao
passo que se comprova:
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Apesar de convencido de que as autoridades brasileiras ainda não se deram conta da importância do
sistema de patentes como meio eficaz para o enriquecimento de seu parque industrial, criação de
novos empregos, recolhimento de tributos resultantes dos lucros auferidos com as vendas internas e
externas de produtos manufaturados no Brasil, concorrendo em igualdade de condições com seus
similares produzidos no estrangeiro, por estarem revestidos de alto teor de conteúdo tecnológico,
muitos inventores domiciliados no país vêm desafiando essa situação com grande sucesso, dos quais
aponto alguns exemplos.
O primeiro deles é o do inventor Eduardo de Lima Castro, recentemente falecido. Pernambucano que,
como muitos nordestinos, veio para o centro-sul do Brasil, no caso para a cidade do Rio de Janeiro,
com o firme propósito de mudar de vida e ali enriquecer.
Homem criativo, inventou inúmeros tipos de selos (ou lacres) de segurança aplicáveis nos mais
diferentes tipos de produtos. Em bombas de gasolina (assegurando a inviolabilidade do combustível
por elas injetado nos tanques dos veículos), passando por selos invioláveis de placas de automóveis
até sacos para acondicionar correspondência largamente usados pela ECT. Cuidou de patentear todos,
no Brasil e no exterior. Seus produtos sucesso tal que a empresa por ele constituída para explorá-los
no Brasil, a ELC Produtos de Segurança, tornou-se conhecida não apenas nacionalmente, mas
igualmente no exterior, graças a inúmeros contratos de licenciamento ali firmados, que lhe carrearam
uma excepcional renda sob a forma de royalties. (grifo nosso)
Outro exemplo é o de Hélio Nocolay, inventor do mundialmente conhecido bina, dispositivo que
acoplado a um aparelho telefônico identifica os números dos aparelhos que tenham efetuado chamadas
para aquele em que instalado. Mercê da originalidade e sucesso alcançado por essa invenção, no início
da década de 90, em solenidade ocorrida no Rio de Janeiro, seu autor foi agraciado com uma medalha
de honra ao mérito pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, entregue pelo diretor-
geral dessa entidade vinculada à ONU.
Igual láurea foi conferida pela OMPI naquela ocasião a Luiz Carlos Farah, inventor da pele artificial,
aplicada como curativo em grandes queimaduras e em ulcerações de corpo humano.
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Para orgulho de nós brasileiros, a patente norte-americana nº. 5.000.000 refere-se a uma invenção de
que é co-autor o professor Flávio Alterthum, da USP, que tem por objeto o desenvolvimento de uma
bactéria geneticamente modificada - Escheria coli - capaz de fermentar eficientemente os açucares
xilose, arabiose, manose, galactose e glicose em etanol. Até então não havia microorganismo capaz de
promover tal transformação.
Conforme depoimento prestado pelo professor Alterthum durante o XV Seminário Nacional da
Propriedade Intelectual organizado pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, em
1995, na cidade de Curitiba, essa invenção, em colaboração com outros colegas, foi elaborada nos
laboratórios da Universidade da Flórida e teve sua patente originalmente concedida nos EUA, porque na
época a legislação de propriedade industrial vigente no Brasil não previa a proteção de
microorganismos geneticamente engenheirados.
Mais um exemplo de sucesso no mundo empresarial baseado na proteção de criações tecnológicas nos
é dado pela empresa Embraco S.A., do Estado de Santa Catarina, que do ano de 1995 até os presentes
dias requereu perante o INPI 145 pedidos de patente, na maioria convertidos em patente, sendo titular
também de uma centena de patentes concedidas pela Repartição de Patentes dos EUA, sendo que
exemplares de muitas delas encontram-se orgulhosamente emoldurados no seu setor de patentes.[80]
Por derradeiro, depreende-se que uma nação que reitera a prática de importar tecnologias será
desprovida da capacidade de desenvolver suas próprias potencialidades internas, prejudicando de
maneira significativa aos seus cidadãos e, conseqüentemente, ao país, perdurando-se indefinidamente
a saga das remessas de compensações financeiras ao exterior, a título de royalties.
6 CONCLUSÃO
O presente Trabalho de Conclusão de Curso, ao longo de seu desenvolvimento, teve o viés de buscar
aclarar fundamentalmente os requisitos indispensáveis necessários à realização de uma remessa de
royalties ao exterior. E não só isso, como também, evidenciar os propósitos deste instituto, ou seja,
denotar as diversas peculiaridades que permeiam esta espécie de compensação financeira, através das
referências aos diplomas legislativos nacionais, bem como do pensamento de alguns poucos juristas e
doutrinadores pátrios.
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Muito embora, por vezes, tenha-se deparado com adversidades pertinentes aos temas de pouca
abordagem no universo jurídico brasileiro, constata-se que as finalidades precípuas que nortearam os
objetivos desta análise, foram atingidos. O escopo basilar, sem olvidar, é evidenciado na certeza de
ventilar e trazer à baila, preliminares considerações versando sobre os royalties, com o fito de
fomentar novas discussões acerca da matéria posta.
Conforme o abordado ao longo da exposição dos tópicos aludidos, pode-se concluir que o Brasil
certamente está enquadrado entre as nações que importam grande quantidade de tecnologias, sendo
esta a razão de gizar os procedimentos atinentes à aquisição e pagamentos destas inovações. Todavia,
é preciso sublinhar que as tendências atuais quanto à economia global implicam na manutenção,
proteção e monopólio do conhecimento, como forma de obter excelentes fontes de recursos
financeiros, oriundos das compensações financeiras, aqui evidenciadas.
Tratou-se, pois, de frisar cuidadosamente a inquestionável essencialidade da ciência e da tecnologia,
hodiernamente, dotadas de estima estratégica em qualquer programa desenvolvimentista. Assim,
torna-se cristalino, de que as nações melhor aparelhadas, detentoras de satisfatórios recursos
científicos e tecnológicos, serão aquelas que receberão o maior aporte de divisas, em detrimento aos
países menos favorecidos.
É preciso que reste claro que não se trata de radicalismos. Não é lógico que se renegue toda e
qualquer invenção ou inovação, advindas das nações estrangeiras. É razoável e prudente, sim, que não
se faça da aquisição de tecnologias estrangeiras uma regra, pois, se assim o for, estar-se-á tolhendo
gradativamente a capacidade da pesquisa e ciência nacionais, haja vista da ínfima quantidade de
recursos dirigidos a estas, em favor de suas corriqueiras aquisições no mercado externo.
Destarte, constatou-se a necessidade de que o tema proposto seja colocado em plano superior por
nossos juristas, doutrinadores, governantes, grandes indústrias, entidades representativas, da mesma
forma que o meio acadêmico, dada a direta relação que possui com o progresso dos países.
Contudo, já se podem evidenciar algumas medidas adotadas pelo poder público, como a destinação de
parcela da carga tributária imposta nas operações de remessa de divisas ao exterior, ao
aprimoramento e investimento da ciência e tecnologias nacionais.
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Isto posto, conclui-se que o Brasil já demonstrou através de exemplos concretos de que é capaz e tem
aptidão, dada a criatividade de seu povo, para tornar-se uma nação exportadora de inovações, desde
que receba o devido amparo e incentivo dos administradores públicos, o que por vezes não se
vislumbra.
Para tanto, é imprescindível eliminar imposições legais descabidas, como a tributação dos pagamentos
efetuados ao exterior, com o objetivo de concretizar a proteção e prioridade de determinado invento
nacional, ao passo que será por intermédio destas prefaciais modificações, que o Brasil passará a
figurar como cedente na relação contratual, que visa ao licenciamento de privilégios de invenção.
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Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, nº. 54, p. 28, Set/Out de 2001.
SCHREIBER, Jean Jacques Servan. O Desafio Americano. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura. 1967.
SOARES, José Carlos Tinoco. Regime de Patentes e Royalties. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972.
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[1] FRAGOSO, João Henrique. Royalties e Copyright. Confusão de termos prejudica direito de autores
no país. Disponível em: <http://conjur.estadao.com.br/static/text/23123,1>. Acesso em: 8 set. 2005.
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[2] GASPARETTO, Agenor. Publicação e Proteção do Conhecimento. Disponível em <http://www.socio-
estatistica.com.br/publicacao.htm>. Acesso em: 8 set. 2005.
[3] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da Transferência de Tecnologia. Rio de Janeiro:
Forense, 1997, p. 145.
[4] DECRETO - LEI Nº. 7.903, art. 52 (BRASIL, 1945).
Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso em: 8 set. 2005.
[5] Idem, art. 147.
[6] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Obra citada, p. 148.
[7] BARBOSA, Denis Borges. Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia. Rio de
Janeiro:Resenha Tributária, 1983, p. 07.
[8] Idem, p. 08.
[9] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Obra citada, p. 149.
[10] LEI Nº. 3.470, art. 74 (BRASIL, 1958). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso
em: 8 set. 2005.
[11] LEI Nº. 4.131, art. 3º (BRASIL, 1962). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso
em: 9 set. 2005.
[12] Idem, art. 9º, 14.
[13] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Obra citada, p. 169-170.
[14] LEI Nº. 4.506, art. 22, 23 (BRASIL, 1964). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>.
Acesso em: 9 set. 2005.
[15] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Obra citada, p. 107.
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[16] Idem, p. 108.
[17] SOARES, José Carlos Tinoco. Regime de Patentes e Royalties. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1972, p. 59-60, 84.
[18] SOARES, José Carlos Tinoco. Obra citada, p. 64.
[19] CONVENÇÃO UNIÃO DE PARIS, art. 4º. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/>. Acesso em: 9
set. 2005.
[20] BARBOSA, Denis Borges. Obra citada, p. 21.
[21] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Obra citada, p. 23-24.
[22] Idem, p. 36-37.
[23] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Obra citada, p. 105.
[24] Idem, p. 106.
[25] LEI Nº. 9.279, art. 61, 62 (BRASIL, 1996). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>.
Acesso em: 10 set. 2005.
[26] Idem, art. 139, 140.
[27] LEI Nº. 4.131, art. 11 (BRASIL, 1962). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso
em: 10 set. 2005.
[28] BRASIL. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ato Normativo nº. 135 (BRASIL, 1997).
Disponível em <http://www.inpi.gov.br/>. Acesso em: 10 set. 2005.
[29] LEI Nº. 9.279, art. 216, 217 (BRASIL, 1996).
[30] LEI Nº. 9.279, art. 211 (BRASIL, 1996).
[31] BRASIL. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Resolução nº. 094, art. 1º, 2º (BRASIL,
2003). Disponível em <http://www.inpi.gov.br/>. Acesso em: 15 set. 2005.
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[32] BRASIL. Banco Central. Circular nº. 2.816, art. 1º, 2º, 3º (BRASIL, 1998). Disponível em
<http://www5.bcb.gov.br/pg1Frame.asp?idPai=NORMABUSCA&urlPg=/ixpress/correio/correio/DETALH
AMENTOCORREIO.DML?N=098067698&C=2816&ASS=CIRCULAR+2.816>. Acesso em: 15 set. 2005.
[33] BRASIL. Banco Central. Regulamento anexo a Carta - Circular nº. 2.795 (BRASIL, 1998).
Disponível em <http://www.bcb.gov.br/>. Acesso em: 15 set. 2005.
[34] LEI Nº. 9.279, art. 86, 120, 161, 162 (BRASIL, 1996).
[35] SOARES, José Carlos Tinoco. Obra citada, p. 67-68.
[36] LEI Nº. 8.383, art. 50 (BRASIL, 1991). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso
em: 20 set. 2005.
[37] LEI Nº. 4.506, art. 52, 71 (BRASIL, 1964). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>.
Acesso em: 20 set. 2005.
[38] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Obra citada, p. 181.
[39] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Atualidades sobre a CIDE, artigo in Revista da ABPI, nº. 60, p.
24, Set/Out de 2002.
[40] LEI Nº. 3.470, art. 77 (BRASIL, 1958).
[41] LEI Nº. 9.249, art. 28 (BRASIL, 1995). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso
em: 21 set. 2005.
[42] DECRETO Nº. 3.000, art. 710 (BRASIL, 1999). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>.
Acesso em: 21 set. 2005.
[43] Idem, art. 713, 717, 721, 865.
[44] Idem, art. 723.
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[45] BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Instrução Normativa nº. 252, art. 17 (BRASIL, 2002).
Disponível em < http://www.receita.fazenda.gov.br/SRFB.asp>. Acesso em: 23 set. 2005.
[46] Idem, art. 20.
[47] Idem, art. 8º.
[48] CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 149 (BRASIL, 1988).
Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso em: 26 set. 2005.
[49] NOVAES, Noemia do Carmo Monteiro de Oliveira. A CIDE incide sobre o quê?, artigo in Revista da
ABPI, nº. 54, p. 28, Set/Out de 2001.
[50] LEI Nº. 10.168, art. 2º, 3º (BRASIL, 2000). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>.
Acesso em: 27 set. 2005.
[51] DECRETO Nº. 4.195, art. 3º (BRASIL, 2002). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>.
Acesso em: 27 set. 2005.
[52]Idem, art. 1º, 9º.
[53] NOVAES, Noemia do Carmo Monteiro de Oliveira. Obra citada, p. 29.
[54] EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 32, art. 2º (BRASIL, 2001).
Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso em: 28 set. 2005.
[55] MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 2.159-70, art. 4º (BRASIL, 2001).
Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso em: 28 set. 2005.
[56] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Atualidades sobre a CIDE, artigo in Revista da ABPI, nº. 60, p.
38, Set/Out de 2002.
[57] MARZAGÃO, Luís Felipe Bretas. Remessa de royalties ao exterior. Incidência de ISS, PIS e
COFINS. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, n. 674, 10 mai. 2005.
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Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6704>. Acesso em: 29 set. 2005.
[58] DECRETO Nº. 3.000, art. 352 (BRASIL, 1999).
[59] Idem, art. 353.
[60] Idem, art. 355.
[61] PORTARIA Nº. 436 (BRASIL, 1958). Disponível em < http://www.inpi.gov.br/>. Acesso em: 30
set. 2005.
[62] MÜLLER, Karina Haidar. Tributação das Remunerações Pagas por Direitos de Propriedade
Industrial, artigo in Revista da ABPI, nº. 59, p. 56, Jul/Ago de 2002.
[63] CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 20 (BRASIL, 1988).
[64] LEI Nº. 9.478, art. 45, 47 (BRASIL, 1997). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>.
Acesso em: 2 out. 2005.
[65] DECRETO Nº. 2.705, art. 11, 12, 20 (BRASIL, 1998).
Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso em: 2 out. 2005.
[66] LEI Nº. 8.876, art. 3º (BRASIL, 1994). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso
em: 3 out. 2005.
[67] DECRETO Nº. 1, art. 13, 15, 16 (BRASIL, 1991). Disponível em
<https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso em: 4 out. 2005.
[68] LEI Nº. 9.984, art. 28 (BRASIL, 2000). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso
em: 4 out. 2005.
[69] LEI Nº. 9.610, art. 49, 50 (BRASIL, 1998). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>.
Acesso em: 4 out. 2005.
[70] DECRETO Nº. 3.000, art. 45, 52 (BRASIL, 1999).
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[71] BRASIL. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Instrução Normativa nº. 252, art. 17 (BRASIL,
2002).
[72] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Atualidades sobre a CIDE, artigo in Revista da ABPI, nº. 60, p.
35, Set/Out de 2002.
[73] SCHREIBER, Jean Jacques Servan. O Desafio Americano. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura,
1967, p. 283.
[74] SOARES, José Carlos Tinoco. Obra citada, p. 60-61.
[75] Idem, p. 61.
[76] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da Transferência de Tecnologia. Rio de Janeiro:
Forense, 1997, p. 114.
[77] Idem, p. 119-120.
[78] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Obra citada, p. 122.
[79] DANNEMANN, Gert Egon. Direitos de Propriedade Industrial. Pesquisa e Desenvolvimento, artigo
in Revista da ABPI, nº. 56, p. 4, Jan/Fev de 2002.
[80] DANNEMANN, Gert Egon. Obra citada, p. 4-5
FRANCHISING, ROYALTIES E O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)
Considerações
ROTEIRO
1. INTRODUÇÃO
2. DEFINIÇÃO DE ROYALTIES - BREVE CONCEITO
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3. ROYALTIES NO BRASIL - VISÃO GERAL
4. FRANCHISING - BREVE DEFINIÇÃO
5. ISSQN - CONCEITO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003
6. ISS SOBRE ROYALTIES NO MERCADO DE FRANCHISING
1. INTRODUÇÃO
A cobrança do Imposto Sobre Serviço (ISSQN) sobre os royalties pagos pelos franqueados aos
franqueadores é uma questão que gera polêmica no que se refere ao franchising (franquia). Dessa
forma, a presente matéria abordará brevemente o tema conceituando royalties, franchising, bem como
sua relação com o campo de abrangência do ISS demonstrando, por fim, o atual posicionamento do
Poder Judiciário sobre o tema.
2. DEFINIÇÃO DE ROYALTIES - BREVE CONCEITO
O termo royaltie é de origem inglesa, derivada da palavra royal (Real), cujo significado é ―aquilo que
pertence ao Rei‖.
Os royalties, na Idade Média, constituíam os valores recolhidos por terceiros em favor do rei como
compensação pela extração ou utilização dos recursos naturais provenientes das suas terras, ou ainda,
pelo simples uso de bens de propriedade do rei, como pontes e moinhos, por exemplo.
Atualmente, royaltie é o valor pago mensalmente, normalmente através de uma percentagem sobre o
faturamento, pelo uso contínuo da marca e pelos serviços de apoio prestados pelo franqueador.
3. ROYALTIES NO BRASIL - VISÃO GERAL
Existem diferentes tipos/espécies de royalties no Brasil, podendo estes ser pagos ao governo ou à
iniciativa privada. Em relação aos royalties pagos ao governo, estes decorrem, por exemplo, da
extração ou do uso de recursos naturais (minerais ou fósseis).
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Cada espécie de royaltie, decorrente da extração ou exploração de determinados recursos, obedece
uma legislação específica, as quais estabelecem percentuais, em relação ao valor final do produto
extraído ou utilizado, distintos a serem pagos e, ainda, determinam a forma de distribuição entre a
União, Estados e Municípios. Vale dizer que ainda não existe um padrão unificado de cobrança e
distribuição de royalties referentes às atividades de extração e mineração no País.
Existem, ainda, regimes específicos de royalties destinados às patentes, que seguem o padrão dos
acordos assinados junto à World Trade Organization (Organização Mundial do Comércio).
Marcas e tecnologias também estão sujeitas às legislações específicas para o pagamento de royalties
ao proprietário do bem em questão. Quanto às obras de arte ou bens artísticos, compreendidos entre
estes: músicas, letras musicais, imagens, pinturas, esculturas, roteiros de filmes ou peças teatrais, os
royalties podem ser pagos diretamente ao artista autor da obra ou para as empresas que detém o
direito de reprodução, distribuição e/ou comercialização do referido bem cultural.
Por fim, no mercado de frinchising o termo ―royaltie‖ é comum, pois quando se utiliza uma marca de
um produto ou de uma rede de lojas ou restaurantes, paga-se royalties ao(s) proprietário(s) da marca.
4. FRANCHISING - BREVE DEFINIÇÃO
Neste tópico, primeiramente, faz-se necessário definir os termos: franqueador e franqueado. Aquele,
diz respeito à empresa que desenvolveu um conceito de negócio completo e concede a terceiros o
direito de explorar sua fórmula de operação, bem como utilizar a sua marca. Quanto ao franqueado,
este constitui a pessoa ou empresa que compra o direito para a abertura de uma loja unidade
individual.
O frenchising, ou franquia, constitui um sistema onde o franqueador cede a um franqueado, os direitos
de uso da marca, os direitos de distribuição exclusiva de produtos e/ou serviços e os direitos de utilizar
um sistema de operação e gerência de um negócio. Abrange, ainda, a estratégia de marketing para
distribuição de produtos e serviços, para expansão territorial e para conquista de novos mercados.
Ou seja, o franchising, de uma forma geral, constitui a união dos interesses de dois parceiros que
trabalham sob um único sistema, buscando sucesso e lucro mútuo.
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5. ISSQN - CONCEITO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003
A Constituição Federal de 1988 define o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza como sendo de
competência municipal, cujo fato gerador não esteja compreendido no campo de incidência do ICMS e,
ainda, dispõe que os serviços abrangidos por aquele imposto devem constar de Lei Complementar,
vejamos:
―Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
(...)
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei
complementar.‖
De acordo com a Lei Complementar específica do ISSQN, a LC 116/2003, o imposto é de competência
dos Municípios e do Distrito Federal e tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da
lista anexa àquela Lei Complementar, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação tenha
iniciado no exterior do País.
O ISSQN até 31 de julho de 2003 foi regido pelo Decreto Lei 406de 31 de dezembro de 1968 e
alterações posteriores. A partir de 01 de agosto de 2003, o ISSQN passou a ser regido pela Lei
Complementar 116/2003.
6. ISS SOBRE ROYALTIES NO MERCADO DE FRANCHISING
Atualmente, há uma grande discussão na esfera judicial acerca da legalidade e constitucionalidade
quanto à cobrança cobrança do ISS sobre os royalties pagos pelos franqueados ao franqueador.
Anteriormente à 2003, a legislação que regia o assunto (Decreto Lei 406/68) não tinha previsão no
sentido da franquia ou a licença de marca integrar a lista de atividades tributáveis pelo ISS. Diante
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disso, pelo menos até aquele momento, nossos Tribunais entendiam pela não incidência do tributo, em
relação às franquias, por não haver previsão legal e também pela impossibilidade de equiparação do
franchising (franquia) a outras modalidades contratuais como, por exemplo, a locação de bens móveis,
como tentavam fazer crer os fiscos municipais.
A partir da vigência da Lei Complementar 116/2003, que alterou a legislação do ISS houve a inclusão
das franquias na lista dos serviços tributáveis, classificando os royalties como ‗prestação de serviços de
franquia‘.
A referida inclusão é inconstitucional, segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já
que a lei não tem o condão de alterar a natureza jurídica dos contratos de franquia sendo que estes,
por sua vez, não possuem a natureza de serviços. Os contratos de franchising não determinam uma
―Obrigação de Fazer‖, mas sim uma ―Obrigação de ceder‖, isso que dizer, o franchising não tem como
principal objeto contratual os serviços que o franqueador deve prestar ao franqueado, mas sim, a
cessão do uso da marca.
Quando um franqueador presta treinamentos aos franqueados, tem como intuito manter um padrão
estipulado pela marca, já que a principal característica da operação de franquia é a padronização em
toda a rede. Não há lucro com isso, pois o intuito é de garantir uma padronização no que diz respeito à
qualidade dos serviços.
De uma forma geral, o posicionamento que vem sendo tomado pelos Tribunais são pela incidência do
ISS conforme a Constituição Federal. Ou seja, uma lei municipal ou mesmo uma lei complementar
federal não pode ampliar o campo de incidência dos tributos que já foram definidos na Constituição.
Com a vigência da citada Lei Complementar, a União incluiu na lista de serviços tributáveis pelo ISS os
contratos de franquia e de licença de marca. Essa alteração vem sendo adotada por diversos
municípios que passaram a tributar os royalties oriundos dos contratos de franquia e licença de marca.
Ocorre que, tanto de acordo com o conceito legal de franquia e de licença de marca, quanto em
respeito à doutrina e à jurisprudência acerca do tema, esses institutos não podem ou não devem ser
classificados como ―serviço‖, de maneira que não podem constar do campo de abrangência do ISS.
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Desde a vigência da LC 116/2003, diversos franqueadores estão discutindo judicialmente a incidência
ou não do ISS sobre os royalties. Alguns Tribunais Estaduais, como veremos a seguir, têm abordado o
tema sob a ótica da nova legislação, ora em favor, ora contra os franqueadores.
No Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, por exemplo, a jurisprudência vem sendo pacificada no
sentido de que, com a inclusão legal, há incidência de ISS sobre os royalties recebidos por meio dos
contratos de franquia. Já no Rio Grande do Sul, ao contrário, parece vigorar entendimento favorável às
franqueadoras. Por fim, em São Paulo, a questão ainda é bastante controvertida e, apesar dos
entendimentos em sentido contrário, existem mais precedentes favoráveis à incidência do ISS.
Há algum tempo, foram publicadas algumas reportagens abordando uma decisão do Superior Tribunal
de Justiça a qual autoriza a cobrança do ISS sobre as atividades dos Correios, sendo que esta decisão
foi tratada como um primeiro precedente no que diz respeito à autorização quanto à cobrança do ISS
sobre os royalties recebidos em função da atividade de franquia. Ocorre que, analisando a decisão
daquele Tribunal Superior, fica claro que a mesma trata meramente da autorização da cobrança do ISS
sobre os serviços realizados pelos Correios, inclusive suas agências franqueadas, que até então eram
livres do ISS . (acórdão oriundo da Primeira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça - Resp
873.440/RS -, Relator: Ministro Luiz Fux, datado de 13.11.2007).
No entanto, atualmente, o STJ, vem se posicionando contra a cobrança do ISS nas atividades de
franquia, entendendo, porém, que o sistema de franchising não entraria no rol da lei do imposto em
questão e determinou que seria imprescindível a análise e posterior manifestação do STF:
―A mera inserção da operação de franquia no rol de serviços constantes da lista anexa à Lei
Complementar 116/2003 não possui o condão de transmudar a natureza jurídica complexa do instituto,
composto por um plexo indissociável de obrigações de dar, de fazer e de não fazer.
Destarte, revela-se inarredável que a operação de franquia não constitui prestação de serviço
(obrigação de fazer), escapando, portanto, da esfera da tributação do ISS pelos municípios‖
(Superior Tribunal de Justiça - STJ. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 953.840 - RJ (2007/0115791-3)
RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX)
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Por fim, ainda não há uma posição da mais alta Corte deste País (Supremo Tribunal Federal) sobre a
constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo.
Autor: Manuel Fanego
Contribuição sobre remessa de royalties só gera crédito com pagamento
Os créditos de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), criados pela Medida
Provisória n. 2.159-70, de 2001, só passam a existir quando o valor do tributo é efetivamente pago,
podendo então ser utilizados para dedução em operações posteriores. Essa interpretação foi fixada
pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rejeitou os argumentos da empresa Dia
Brasil Sociedade Ltda., de São Paulo, em demanda contra a Fazenda Nacional.
A Cide foi criada para estimular o desenvolvimento tecnológico nacional, por meio do Programa de
Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação. Trata-se de contribuição a ser
paga por empresas que adquirem tecnologia do exterior. Também são tributadas as remessas feitas ao
estrangeiro para pagamento de serviços técnicos ou a título de royalties.
A disputa entre a empresa paulista e a Fazenda Nacional envolvia a forma de aproveitamento dos
créditos instituídos em 2001. A partir daquele ano e até 2013, por medida provisória, foi permitido às
empresas tributadas pela Cide adquirir créditos a serem usados ―exclusivamente para fins de dedução
da contribuição incidente em operações posteriores‖ relativas a royalties em contratos de exploração
de patentes e uso de marcas.
A empresa sustentava que o crédito tributário deveria ser calculado com base no valor da contribuição
devida, e não da contribuição efetivamente paga, pois a própria incidência da Cide faria surgir o
crédito. A Fazenda, por sua vez, afirmou em resposta que só há crédito quando há pagamento, pois
não se trata de tributo regido pelo princípio da não cumulatividade.
O relator do caso no STJ, ministro Mauro Campbell Marques, deu razão à Fazenda. ―Penso que o
legislador pretendeu amenizar os efeitos da tributação, reduzindo o ônus da carga tributária
temporariamente, por meio da técnica do creditamento. Não se almejou com isso criar incentivo, pela
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criação de créditos desvinculados do efetivo pagamento do tributo, mas apenas amenizar o ônus por
período determinado‖, disse ele.
Ainda de acordo com o relator, ―pensar de modo diverso feriria a própria lógica da instituição do
referido crédito, por permitir um efeito contrário ao pretendido pelo legislador, pois o estado, além de
deixar de receber o montante integral da Cide, passaria, ainda, a financiar a atividade desenvolvida
pelo contribuinte, em detrimento do mercado nacional‖.
Fonte:
STJ
ISS sobre royalties: as decisões atuais da Justiça
Enviado por e-Thesis
10-Ago-2008
Existe uma grande discussão no âmbito judicial acerca da legalidade e constitucionalidade da cobrança
do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - sobre os royalties pagos pelos franqueados
ao franqueador. Até 2003, a legislação que tratava do assunto, D.L. 406/68, não previa a franquia ou a
licença de marca no rol das atividades tributáveis pelo ISS. "Até aquele momento, nossos Tribunais
entendiam que não incidiria o tributo por não haver previsão legal específica e por não se poder
equiparar o franchising a outras formas contratuais como, por exemplo, a locação de bens móveis,
como tentavam fazer crer os fiscos municipais", lembra Sidnei Amendoeira Jr., Mestre e Doutor em
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Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e sócio do escritório
Novoa Prado e Amendoeira Advogados.
A partir de julho de 2003, porém, foi publicada Lei Complementar, de número 116, que alterou a
legislação do ISS e incluiu as franquias no rol dos serviços tributáveis, classificando os royalties como
‘prestação de serviços de franquia'. "A medida foi inconstitucional, ao meu ver, já que a lei não
tem o condão de alterar a natureza jurídica dos contratos de franquia e estes, por sua vez, não têm a
natureza de serviços. De maneira mais simples, os contratos de franquias não determinam a
‘obrigação de fazer', mas a ‘obrigação de ceder', ou seja, a franquia não tem como
principal instrumento contratual os serviços que o franqueador deve prestar ao franqueado, mas a
cessão do uso da marca", esclarece o advogado.Quando um franqueador oferece treinamentos aos
franqueados, tem como intuito manter um padrão estipulado pela marca, já que a principal
característica da operação de franquia é a padronização em toda a rede. Ele não lucra com isso,
apenas trabalha para garantir que a marca duramente construída no mercado terá o mesmo padrão de
qualidade que tem quando o próprio franqueador o utiliza na atividade comercial e não como prestação
de serviços.Desde 2004, quando a lei entrou em vigor, diversos franqueadores estão discutindo em
juízo a incidência ou não do ISS sobre os royalties. Alguns Tribunais Estaduais têm tratado da questão,
já sob a ótica da nova legislação, ora a favor, ora contra os franqueadores. No Rio de Janeiro, por
exemplo, a jurisprudência absolutamente majoritária é no sentido de que, com a inclusão legal, incide
sim o ISS sobre os royalties recebidos por meio dos contratos de franquia."O entendimento errôneo é
que, apesar de sua natureza específica, ‘soaria absurdo' que os royalties de franquia não
estivessem sujeitos nem ao IPI e nem ao ICMS e também não sujeitos ao ISS. Também assim
acontece em Minas Gerais e no Paraná. No Rio Grande do Sul, ao contrário, parece vigorar
entendimento favorável às franqueadoras. Em São Paulo, a questão é bastante controvertida e, apesar
dos entendimentos em sentido contrário, existem mais precedentes favoráveis", exemplifica
AmendoeiraCaso práticoNa semana passada, foram publicadas algumas reportagens na imprensa
mostrando uma decisão do STJ que autoriza a cobrança deste imposto sobre as atividades dos
Correios, mas que foi tratada como um primeiro precedente autorizando a cobrança do ISS sobre os
royalties, sobre a atividade da franquia."Na verdade, interpretamos a decisão do STJ como a aplicação
da cobrança do imposto sobre os serviços realizados pelos Correios - serviços de coleta, remessa ou
entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelas agências
franqueadas - , que até então eram livres do recolhimento do ISS. Porém, o erro de alguns juristas e
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veículos da imprensa foi atribuir a questão ao fato de os Correios trabalharem sob o sistema de
franchising. Em suma, o precedente (acórdão oriundo da Primeira Turma do E. Superior Tribunal de
Justiça - Resp 873.440/RS -, cujo relator foi o Ministro Luiz Fux, datado de 13.11.2007) trata da
tributação da atividade econômica exercida pelas franquias dos Correios, e não a cobrança de ISS
sobre os royalties", esclarece Amendoeira.Assim, a questão, do ponto de vista do STJ e do STF ainda
está em discussão. O que se pode temer é que o E. STJ, ao invés de analisar a questão de fundo -
natureza do contrato de franchising -, limite-se, como no caso acima mencionado e seguindo a linha
dos Tribunais de Minas e Rio, a afirmar que, entrando em vigor a nova lei e prevista a nova hipótese,
deve ser pago o tributo.A sugestão é de que se estude o tema antes de decidir pela discussão ou não
da incidência do tributo em juízo; se ele será depositado em juízo para, quando se ingressar com a
demanda evitar pagamento corrigido em caso de eventual derrota na ação judicial; ou se a opção será
pela solicitação de tutela antecipada em juízo no sentido de poderem abster-se do pagamento do
tributo, requerendo sua suspensão provisória em juízo, o que pode trazer enorme perda em caso de
derrota na eventual ação judicial ajuizada. "Tais orientações são a maneira que encontramos após
analisar como a Justiça tem se comportado. Algumas Prefeituras têm adotado postura bastante
agressiva, com fiscalizações e autuações constantes e subseqüentes para forçar o imediato pagamento
do tributo pelas franqueadoras. Há aquelas que, inclusive, estão levando a questão para a esfera
criminal em função de suposta sonegação do tributo. Os fatos são lamentáveis e inconstitucionais, mas
podem ocorrer com qualquer franqueadora", finaliza.
PIS/COFINS - Importação: Base de Cálculo na Importação de Serviços - Interpretação da Instrução
Normativa nº 436 de 27 de julho de 2004 / Resolução da ABPI Nº 66
Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquias, em 20 de outubro de 2005 o Conselho Diretor e o Comitê Executivo aprovaram a presente Resolução.
ASSUNTO: PIS/COFINS - Importação: Base de Cálculo na Importação de Serviços - Interpretação da Instrução Normativa nº 436 de 27 de julho de 2004.
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A Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquias da ABPI reuniu-se, em diversas ocasiões, para discutir a incidência de impostos e contribuições sobre a remessa, para o exterior, de royalties e remunerações devidos em decorrência de licenciamento de marcas, patentes, direitos autorais, tecnologia, serviços técnicos e administrativos e franquias. Entre os temas discutidos, destacou-se a questão polêmica da base de cálculo do Pis/Cofins Importação de Serviços, razão pela qual esta Comissão propõe a seguinte RESOLUÇÃO PIS/COFINS - Importação: Base de Cálculo na Importação de Serviços Interpretação da Instrução Normativa No. 436 de 27 de julho de 2004. Regra Geral No dia 30 de abril de 2004 foi publicada a Lei No. 10.865, que instituiu a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na importação de produtos estrangeiros ou serviços - PIS/PASEP - Importação, e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo importador de bens estrangeiros ou serviços do exterior - COFINS - Importação. Tais contribuições são devidas sobre operações de importação praticadas a partir de 1º de maio de 2004. Em geral, a alíquota aplicável ao PIS/PASEP - Importação é de 1,65%, enquanto a alíquota aplicável à COFINS - Importação é de 7,6%. Para fins de simplificação, denominaremos as duas contribuições conjuntamente de “PIS/COFINS - Importação” e utilizaremos a alíquota combinada de 9,25%. Base de Cálculo - Importação de Serviços Muita discussão tem sido gerada sobre a forma de obtenção da base de cálculo do PIS/COFINS - Importação, considerando (i) a necessidade de inclusão das próprias contribuições na sua base de cálculo (i.e., utilização do denominado cálculo por dentro) e (ii) a incidência do PIS/COFINS Importação sobre o imposto de renda na fonte (“IRFonte”) e demais impostos incidentes na importação (i.e., imposto sobre serviços de qualquer natureza -“ISS”, no caso de importação de serviços). Especificamente no caso de importação de serviços, o Artigo 7o, inciso II da Lei Nº. 10.865 determina expressamente que a base de cálculo será: “o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS e do valor das próprias contribuições”. Baseado no exposto acima, entendemos que a base de cálculo do PIS/COFINS- Importação aplicável no caso de importação de serviços deve ser igual ao preço do serviço cobrado pelo prestador estrangeiro, sem redução dos
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impostos incidentes na fonte sobre o montante devido (i.e., IRFonte e ISS), e acrescido das próprias contribuições incidentes na importação (i.e., PIS/COFINS-Importação). Entendemos que quando a lei estabelece que o valor para fins de obtenção da base de cálculo deve ser acrescido do ISS, determinou que não é possível excluir o ISS do preço do serviço para fins de obtenção da base de cálculo. Isto porque, assim como o IRFonte, o ISS é um imposto cujo contribuinte é o beneficiário estrangeiro, mas cujo responsável pelo recolhimento e pagamento é a fonte brasileira, que retém o montante dos impostos do valor devido ao exterior. O artigo 6, parágrafo 2º, inciso I da Lei Complementar Nº 116/03, que regulamenta a incidência do ISS, dispõe sobre a responsabilidade dos tomadores de serviços no sentido de determinar que o ISS devido está sujeito à retenção. Com base nesse artigo, o Município de São Paulo publicou a Lei No. 13.701/03 que prevê expressamente a retenção do ISS na fonte na hipótese de importação de serviços. Sendo assim, conforme a interpretação expressa acima, a fórmula para cálculo pode ser expressa da seguinte maneira: PIS/COFINS Importação = A x V x Z onde, Z = [1/(1-A)] A= Alíquota cumulativa do PIS/COFINS - Importação (i.e., 9,25%) V = valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do IRFonte e do ISS. Conseqüentemente, no caso de utilização da fórmula descrita acima, a alíquota efetiva do PIS/COFINS-Importação seria de 10,19284% sobre o preço bruto do serviço (antes da retenção dos impostos - IRFonte e ISS). Todavia, a Instrução Normativa SRF 436/04 (1)(“IN 436/04”) apresenta uma nova fórmula para definição da base de cálculo do PIS/COFINS-Importação no caso de importação de serviços (2), a qual reproduzimos de forma simplificada a fim de combinar as alíquotas de PIS/COFINS-Importação: PIS/COFINS Importação = A x V x Z onde, Z = [1+ f/(1-A)] A= Alíquota cumulativa do PIS/COFINS Importação (i.e., 9,25%) V = valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do imposto de renda f = alíquota do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza Conforme esta nova fórmula, constatamos que para fins de obtenção da base de cálculo, o PIS/COFINS-Importação incide duas vezes sobre o valor do ISS: (i) a primeira vez quando a IN 436/04 dispõe que V é o “valor pago sem o
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desconto da retenção do imposto de renda”, não existindo permissão para a exclusão do valor do ISS, e (ii) a segunda vez, quando no cálculo de Z, o valor do ISS é incluído no nominador da fórmula. Assumindo que a alíquota do ISS seja de 5%, a alíquota efetiva do PIS/COFINS-Importação neste caso seria de 10,70248% sobre o preço bruto do serviço (antes da retenção dos impostos - IRFonte e ISS). Entendemos que o legislador, dentro dos parâmetros legais, pode determinar quais fatores devem ser considerados para a determinação da base de cálculo de um tributo. Todavia, nos parece abusivo incluir na base de cálculo do PIS/COFINS-Importação a mesma variável em duplicidade. Entendemos que a Secretaria da Receita Federal deverá rever a fórmula anexa à IN 436/04, ou estaremos mais uma vez diante de uma base de cálculo questionável. Ressaltamos ainda que existe a possibilidade de uma segunda interpretação sobre a base de cálculo do PIS/COFINS-Importação no pagamento de serviços ao exterior. Segundo esta interpretação, poderia ser argumentado que quando da definição da variável V, a Instrução Normativa nº 436 elegeu o valor pago, creditado, entregue ou remetido para o exterior antes da retenção do imposto de renda, mas após a retenção do ISS, o qual, como dito acima, é um imposto sujeito à sistemática de retenção na fonte. Neste caso, a base de cálculo do PIS/COFINS-Importação partiria de um valor de serviço líquido do ISS. No entanto, esta interpretação da fórmula geraria discrepâncias em relação ao valor do ISS, pois não consideraria o ISS um tributo sujeito à retenção, tal qual o IRFonte. Assim, como forma de evitar a dupla incidência de PIS/COFINS-Importação sobre o valor do ISS e corrigir a discrepância da interpretação mencionada no parágrafo anterior, a fórmula publicada pela Secretaria da Receita Federal deveria ser ajustada da seguinte forma: PIS/COFINS Importação = A x V x Z onde, Z = [(1+(f/1-f))/(1-A)] A= Alíquota cumulativa do PIS/COFINS Importação (i.e., 9,25%) V = valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do imposto de renda e após a retenção do ISS f = alíquota do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza *** A área de aquisição de tecnologia e serviços do exterior tem sido objeto de aumento de carga tributária por parte do governo federal (basta mencionar a criação da CIDE sobre royalties e remuneração pagos por tecnologia e serviços, do ISS-Importação de serviços e do PIS/COFINS Importação de serviços). Como se não bastasse o desestímulo à atualização tecnológica representado por esse aumento de carga tributária, a
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complexidade e falta de clareza na regulamentação dos tributos aplicáveis às remessas ao exterior acrescenta um ônus considerável sobre as empresas que recorrem a aquisição de tecnologia ou serviços do exterior. Diante do exposto acima, e com base nos estudos desenvolvidos pela a Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquias, a ABPI, RESOLVE encaminhar sugestão à Secretaria da Receita Federal, no sentido de esclarecer a forma correta de interpretar a base de cálculo do PIS/COFINS Importação de serviços, conforme exposto nesta Resolução. Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 2005. Gustavo S. Leonardos Presidente Cláudio Roberto Barbosa Diretor Relator Juliana L. B. Viegas Coordenadora da Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquias Dirceu Pereira de Santa Rosa Vice-Coordenador da Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquias Karin K.F. Marks
Secretária da Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquias
1 - Publicada no DOU de 29/07/2004 Volta ao topo 2 - Anteriormente, existia o Ato Declaratório Executivo SRF No. 17 de 30 de abril de 2004, mas este somente tratava da formula no caso de importação de bens.