Barreda - Requisitos Registrabilidad Marca

8/18/2019 Barreda - Requisitos Registrabilidad Marca

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ALGUNAS ANOTACIONES RESPECTODE LOS REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD

DE SIGNOS SEGÚN LA DECISIÓN 486DE LA COMUNIDAD ANDINA

José Barreda *

En reconocimiento a sus 60 años de abogado y a su destacada contribuciónal desarrollo y perfeccionamiento de la propiedad industrial e intelectual,se constituyó una Comisión Organizadora de un Homenaje a don ArturoAlessandri Besa, a materializarse con la publicación de una colección de tra- bajos en temas vinculados. Se me ha solicitado, reconociéndome un grandehonor, colaborar en este Homenaje mediante la aportación de un trabajo sobretema de libre escogencia.

Conozco a Arturo Alessandri Besa por ya muchos años y conozco del enor-

me prestigio profesional, personal y político y de la relevancia que tiene el Estu- dio Alessandri que él tan sabiamente dirige. Conozco igualmente de su enormeinterés en desarrollar una plana de profesionales que mantenga el nombre del Estudio como uno de liderazgo en Chile.

Es un honor participar en este Homenaje a don Arturo Alessandri Besaquien, pasado ya los 80 años, entiendo mantiene una actividad personal y profesional que muchos de sus menores podemos ya comenzar a envidiar.

I. APUNTES INICIALES

1. CUESTIONES PRELIMINARES

Juana y Pedro, después de muchos esfuerzos, por fin van a tener un hijo.El médico se los acaba de confirmar. Aun cuando faltan más de siete mesespara el nacimiento, han decidido que es mejor pensar ya en el nombre quehan de ponerle.

Él piensa que debe llamarse como su padre y su abuelo, Prudencio. Ellaconsidera que, aunque el nombre es bonito, es mejor distinguir al hijo delpadre pues, en el futuro, ella no sabrá quién le responderá en casa cuandoella sólo diga: “Prudencio, ven”. Si fuera mujer, ella prefiere optar por elnombre de María, un nombre simple, sencillo, aun cuando reconoce quemiles de mujeres tienen el mismo nombre. En el colegio, cuando llamen“María”, cientos de niñas voltearán la cabeza.

Este proceso, el de escoger el nombre para los hijos, no es necesariamen-te igual al proceso para la escogencia de un signo distintivo. Pero de algunamanera hay una cierta afinidad. El signo distintivo debe ser, en principio,fácil de ser reconocido pero, al mismo tiempo, debe tener unos niveles de

* Abogado. Magíster Facultad de Derecho, New York University. Ha sido profesor uni- versitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y en la Maestría de la Uni- versidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ex Presidente de la Asociación Interamericana de

la Propiedad Intelectual (ASIPI). Ex miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de laCámara de Comercio Internacional de París. Socio del Estudio Barreda Moller, Perú.


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HOMENAJE A ARTURO ALESSANDRI BESA • ESTUDIOS DE DERECHO Y PROPIEDAD INTELECTUAL

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distintividad suficientes que le permita ser distinguido de otro, y que permitaindividualizar los productos o servicios que identifique de otros existentesen el mercado.

Todos los días, y con mayor énfasis en los productos de mayor consu-mo, de compra repetitiva y de precio módico, los consumidores comparanmarcas, unas con otras, y las evalúan en función de sus gustos y necesidades.En algunos casos, reflejan actitudes de fidelidad, cuando la marca (y el pro-ducto que ella identifica) les proporciona un mejor rendimiento o porqueresponde mejor que otras a su necesidad específica. Por ello, para la indus-tria, la marca constituye el motor de la competitividad, donde el éxito de lamisma asegura el crecimiento de las empresas y, por ende, el crecimiento delas economías. Para la industria, una marca supone seguir de forma perma-nente las expectativas de los consumidores, incluso anticiparlas, identificarlos factores del entorno que van a incidir en las expectativas y proponer

productos adaptados a éstas.El proceso creativo o de escogencia de una marca no es, como simple-mente piensan algunos, colocar una etiqueta, un nombre, un signo o unelemento distintivo a un producto o a un servicio. Kapferer y Thoenig1 afir-man que crear una marca es “ante todo, forjarse la voluntad y los medios de unaverdadera gestión de marketing [donde] el marketing es, antes que nada, una actitudde escucha de las expectativas del mercado”. Por ello, afirman que “la marca tieneuna responsabilidad: es un compromiso sometido a alta vigilancia. La marca es lamemoria del producto. Es el recuerdo acumulado de las impresiones extraídas por elconsumidor tras el uso del producto”.

No se conoce de extensos o serios análisis académicos sobre el procesode desarrollo y creación de una marca. En un estudio concluido para serpresentado en la reunión anual de la Asociación de Marcas de los EstadosUnidos de 19922 se identificó el proceso de desarrollo de una marca comoaquél que sigue los siguientes pasos secuenciales:

i) Establecer objetivos de marketing;ii) Establecer objetivos para la adopción de marca;iii) Estrategia para seleccionar la marca;iv) Criterios para identificar el nombre y generación de ideas para iden-

tificar el nombre;

v) Investigación para determinar si los nombres seleccionados son sus-ceptibles de registro; vi) Seleccionar la marca, y vii) Proteger la marca a través del sistema legal del país donde se intro-

duce el producto.

1 K APFERER , JEAN-NOÉL y THOENIG, JEAN CLAUDE, La marca, motor de la competitividad delas empresas y del crecimiento de la Economía , Editorial McGrow-Gil / Interamericana de EspañaS.A., 1991, p. 8.

2 Reunión en Toronto, Canadá, de la International Trademark Association, en mayo

de 1992, publicado por Managing Intellectual Property bajo el título “Trademarks: creation,protection and valuation”.


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ALGUNAS ANOTACIONES R ESPECTO DE LOS REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEGÚN...

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Los dos primeros objetivos deben partir del reconocimiento que optarpor la protección de una marca no es algo automático. Más aún, se debereconocer que los derechos sobre la marca son territoriales por naturaleza,lo que obliga a considerar la posibilidad de proteger la marca en distintosterritorios, sobre todo en aquellos donde se pretende exportar el producto,aun cuando sea a mediano plazo, y considerar los aspectos económicos vin-culados con el requisito de protección. Seleccionar una marca, una vez quese han conducido los estudios del mercado, incluyendo la identificación delas marcas de los competidores, debe incorporar diversas técnicas incluyen-do la generación de marcas a través de la computadora, optando siemprepor diversas alternativas de manera de asegurar que al menos una de ellaspueda ser registrable y protegible. Cualquier decisión en la adopción de unamarca y cualquier estudio de mercado a partir de la marca escogida deberequerir previamente un examen de registrabilidad, incluyendo cualquier

significado o connotación negativa que la marca pudiera tener, las dificul-tades de pronunciación en los diversos mercados que esta marca puede serintroducida, teniendo siempre en consideración los objetivos de mercadeodel titular. Por tanto, sólo deben considerarse, como posibles marcas, aque-llos signos que no presentan impedimentos obvios desde el punto de vistalegal o lingüístico, teniendo en consideración, además, la necesidad detransmitir determinados conceptos, por ejemplo las ventajas o propósitos uorigen del producto, siempre teniendo en consideración que la marca debecumplir con el requisito de la distintividad.

La marca KODAK es comúnmente usada como el ejemplo óptimo deescogencia de marca. George Eastman, describiendo el proceso de crea-tividad de la marca, afirmó que “ yo sabía que la marca tenía que ser corta,vigorosa, incapaz de ser mal deletreada al punto que pueda destruir su identidad

y, para satisfacer los distintos requerimientos de las leyes de marcas, debe significarnada ”. No todas las marcas satisfacen estos criterios. Incluso, el titular deuna marca puede tener la intención que no lo satisfaga, aun a concienciaque la marca puede ser una débil. Pero el titular de una marca deberá estarconvencido que mientras menos significado tenga tal marca, mayor poderdistintivo tendrá: la facilidad de recordación del signo no necesariamentetendrá correlato en la adoptación de signos evocativos. El signo será másrecordado en tanto mayor capacidad distintiva, y en virtud de ello, tendrá

mayor poder de mercado.Eskriptor3 afirma que “en el proceso creativo de marcas se diseccionan conceptosa su nivel de morfemas (unidad mínima significativa del análisis gramatical – unidad mínima analizable que posee sólo significado gramatical), lo que permite crear uncatálogo multilingüístico de morfemas que pueden ser utilizados para ser añadidos alos ‘ladrillos’ en el proceso creativo de las palabras. Estos ‘ladrillos’ son luego someti- dos a un proceso de expansión de palabras, a partir de elementos hasta palabras deldiccionario, incluyendo, en lo posible, palabras inventadas. Usando estas técnicas,el número de palabras potencialmente disponible es, para todo propósito práctico,

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Sociedad Sueca cuya función es asistir a titulares en crear marcas, según especificaciónque aparece en Trademarks: creation, protection and valuation , 1992.


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virtualmente infinito. Esta aproximación sistemática evita igualmente descansar sóloen la inspiración y asegura que un potencial de palabras utilizables puedan ser inevi- tablemente producidas”. La creación o el invento de palabras asiste, además, areducir de manera sustancial el costo de investigación sobre si determinadossignos pueden ser registrables como marca, teniendo en consideración lanecesidad de evitar confusión con marcas de terceros.

Seleccionadas las marcas, partiendo, preferentemente, de aquéllas inven-tadas y teniendo en lugar último las palabras comunes, debe optarse por unmínimo de marcas que confortablemente puedan satisfacer los requisitosdel titular para seleccionar aquélla de su preferencia. Quizá, diez signosdeberían ser considerados como aquellos respecto de los cuales deben ha-cerse los análisis de mercado correspondientes. Sólo respecto de aquellosdebe realizarse investigación legal y lingüística. Palabras aparentementecreadas en un idioma pueden, por ejemplo, tener significado en otro idioma

y tenerlo, además, de tipo peyorativo, despectivo o indeseable. Habiendohecho la investigación lingüística correspondiente, debe después hacerse lainvestigación legal, usualmente a través de sistemas de búsquedas de alcancenacional, regional o internacional, dependiendo de los mercados dondeel industrial desea vender sus productos y sus servicios. Finalmente, debeprocederse a solicitar el registro de un número de marcas que, en principio,pueda asegurar a futuro la adopción de aquella que tiene menos posibilida-des de observación. El número de tres es, quizá, el número universalmentesugerido, previo a la adopción final de la marca de interés para el titular.

Optar por una marca, en consecuencia, no es una tarea que debe dejarsea la suerte, a la improvisación. Optar por una marca debe ser consecuenciade un proceso de investigación de las necesidades del mercado frente alproducto que puede ofrecérsele, del análisis de las marcas que existen yaen el mercado atendiendo esas necesidades, teniendo en consideración queaquella que se decida escoger debe ser lo suficientemente distintiva que per-mita al consumidor recordarla a futuro e identificar un origen específico.

Baylos4 expresa que “el signo mercantil carece de valor en cuanto a expresión formal (entendida) en relación con cualquier posible significado semántico o formalatribuible a la combinación de realidades materiales que lo constituyen. Cualquierclase de eventual valor de la expresión formal es irrelevante para el derecho, … peroel signo adquiere sentido propio como realidad cultural: sentido en relación con el

cual resulta valorado. El punto de vista desde que se descubre este sentido es el de su función como señal identificatoria de productos o servicios”.

Ha de tenerse en cuenta que la marca protege el interés de su titular,otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productoso servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quese halla destinada, garantizando a estos la identidad de origen del productoo servicio que el signo distingue. Por ello, la marca procura garantizar latransparencia del mercado. Ésta, en sí misma, es una razón de importanciapara cuidar el proceso de selección y protección del signo marcario.

4

B AYLOS, HERMENEGILDO, Tratado de derecho industrial , primera edición, Editorial Civitas,1978, Madrid, p. 585.


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Las marcas, además, pueden tener un significativo valor económico.Sólo pensemos en COCA-COLA, MCDONALD’S, DISNEY, SONY, NIKE, MICROSOFT

y MARLBORO, entre otras.5 Cada uno de estos signos representa algo distinto y cada una de las compañías que es propietaria de estos signos es un lídernato en su respectivo campo de negocios. Pero habrá de reconocer que,frente a ellas, existen cientos de compañías que a su vez son líderes en suspropios negocios. ¿Qué hace de especial a aquellas compañías que son titu-lares de estas marcas famosas? ¿Qué justifica que ciertas marcas tengan un

valor en el mercado sustancialmente mayor que otras marcas? Es conocidala historia de quien fuera Presidente de The Coca-Cola Company, don Ro-berto Goyzueta, quien comentaba lo que pasaría si un día él se despertaba y, por alguna circunstancia anormal, todos los activos físicos de la compañíahubiesen desaparecido. Él indicaba que podría entrar a cualquier banco,suficientemente grande, y obtener de inmediato un préstamo por la sufi-

ciente cantidad de dinero para reiniciar las operaciones de Coca-Cola a labrevedad posible, sólo poniendo la marca COCA-COLA como un colateral.El reconocimiento de dicha marca, la estrecha vinculación del consumidora la misma, le ha dado un valor suficiente para que a partir de ese activointangible pueda diseñarse la estrategia de desarrollo de una empresa.Hoy en día se habla inclusive de poner intangibles como garantías para elfinanciamiento del capital de empresas que requieran desarrollarse. Paraello, es de suma importancia saber adoptar por la marca y saber promoverlae introducirla en el mercado.

Hechas estas consideraciones necesarias, es preciso puntualizar que notodo fonema, diseño, etiqueta o signo puede constituir una marca. La leyestablece ciertos requisitos esenciales para que este fonema o signo tengacapacidad de ser considerado como marca y, al mismo tiempo, consignasituaciones donde un signo no puede constituir una marca, sea porque in-trínsecamente carece de tal capacidad o porque, extrínsecamente, se afectaun derecho de terceros.

2. CONCEPTO DE MARCA

Una comparación entre el artículo 81 de la Decisión 344 y el artículo 134

de la Decisión 486 revela la existencia de importantes modificaciones. Porun lado, la Decisión 344 establecía que podían registrarse como marcas “lossignos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representacióngráfica” , precisando que “se entenderá por marca todo signo perceptible capaz dedistinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados poruna persona de los productos o servicios similares de otra persona” . La Decisión486, por su parte, regula el concepto de marca como “cualquier signo que sea

5 La revista BusinessWeek , en la edición del 5-12 de agosto de 2002, ha detallado las mar-cas más valiosas a nivel mundial, consignando el valor de COCA-COLA en 69.64 billones de

dólares, MICROSOFT en 64.09 billones, DISNEY en 29.26 billones, MCDONALD’S en 26.38billones y MARLBORO en 24.15 billones.


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apto para distinguir productos o servicios en el mercado” , agregando que “podránregistrarse como marca los signos susceptibles de representación gráfica” . Una segun-da diferencia sustancial es que la Decisión 344 no mantenía una cláusulaenumerativa o enunciativa de los signos registrables como marca, situaciónque ha sido ya corregida en el artículo 134 de la Decisión 486. No es el pro-pósito de la presente revisar los inconvenientes de la generalidad y conceptode marca y de la ausencia de una enunciación de los signos registrables dela Decisión 344.

La doctrina no se ha puesto de acuerdo respecto de una apropiada de-finición de marca. Por un lado, el Tribunal Andino de Justicia6 ha señaladoque “la marca es un bien inmaterial visible capaz de distinguir los bienes o servicios

producidos o comercializados de otros, entendiéndose por marca aquel signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado” . Sobre esta base, el Tribunalha interpretado que “la marca constituye un bien inmaterial representado por un

signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representacióngráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios

producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares a finque el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sinriesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio corres-

pondiente” .7Baylos8 considera que “la marca es un signo destinado a individualizar los

productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos enel mercado por el público consumidor” . De la Fuente9 considera que “la marca esun bien que forma parte de la organización empresarial, un bien inmaterial que elempresario utiliza para distinguir sus productos dentro del mercado y con el que se vaa reflejar el origen empresarial de los mismos”.

Los legisladores, al momento de elaborar una Ley de Marcas, debenanalizar la conveniencia o no de definir legalmente el concepto de marca.Muchas de las legislaciones se limitan a expresar en el texto de la ley qué seentiende por marca. Otras muchas, en lugar de definir la marca, se limitana destacar, en términos generales, la principal función que cumple en eltráfico económico. Finalmente, algunas se limitan a detallar con la mayorseguridad y precisión posible los signos o medios que pueden constituiruna marca.

Otero Lastres10 afirma que se pueden seguir tres sistemas para definir

legalmente la marca. El primer sistema consistiría en prever en la ley unconcepto general y amplio de marca que permita incluir en el mismo lasdiferentes formas que puede revestir la misma, señalando, como principal

6 Sentencia de 6 de marzo de 2002 dictada en proceso Nº 8-IP-2002, publicada en Ga-ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777, de 27 de marzo de 2002.

7 Sentencia en proceso Nº 3-IP-2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-tagena Nº 791, de 9 de mayo de 2002.

8 B AYLOS, HERMENEGILDO, op. cit., p. 181. 9 DE LA FUENTE G ARCÍA , ELENA , El uso de la marca y sus efectos jurídicos , Marcial Pons,

Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1999, p. 23.10

OTERO L ASTRES, JOSÉ M ANUEL, “En torno a un concepto legal de marca”, en Actas dederecho industrial , t. 6, p. 14.


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ventaja de este sistema, su elasticidad y facilidad para adaptarse a los nuevostipos de marcas que puedan surgir en el futuro, pero también puntualizandoel inconveniente que deriva de la propia generalidad del concepto, el cualpermite plantear problemas a la hora de decidir sobre la inclusión de cier-tos signos o medios en el ámbito de la definición legal. El segundo sistemaconsistiría en enumerar limitativamente en la ley los signos o medios quese consideran como marcas, donde la ventaja fundamental que ofrece elsistema es la seguridad jurídica que proporciona, pero con el inconvenienteque no permitiría proteger como marca nuevos signos o medios surgidosen la práctica y que no estén específicamente detallados en la ley. El tercersistema, uno que derive del aprovechamiento de las ventajas de los sistemasanteriores, presenta a su turno dos modalidades. La primera consiste en for-mular un concepto amplio de marca y establecer al mismo tiempo una enu-meración enunciativa de los signos o medios que pueden ser considerados

como marca. La segunda consiste en enumerar enunciativamente los signoso medios que pueden constituir una marca. La Decisión 486 ha optado porla primera variedad del tercer sistema pues, en el artículo 134, formula aquelconcepto amplio de marca al disponer que “constituirá marca cualquier signoque sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” , completado poruna enumeración de lo que puede constituir marca, quedando claro queese listado no es taxativo sino sólo enumerativo. De esta manera, además deutilizar un concepto amplio de marca que admita el registro, ahora y en elfuturo, de cualquier signo que cumpla con la facultad o aptitud de distin-guir, incluye una enumeración enunciativa que redondea el concepto am-plio y que permite incluir signos materiales, hoy en día no específicamentelistados, que al mismo tiempo sirvan para distinguir los productos, objetoso servicios de cualquier empresa.

Los tratadistas reconocen que, a diferencia del derecho de patentes,donde no se define el bien inmaterial protegido –la invención–, resulta

ventajoso intentar definir la marca dentro de un contexto jurídico. Fernán-dez-Novoa11 indica que definir la marca presenta ventajas: “al suministrar unconcepto de la marca, la ley proporciona al intérprete un valioso instrumento que le

permite determinar los signos que pueden constituir una marca” . Así, refiere queel actual Derecho Europeo ha optado por formular un concepto abierto y,al mismo tiempo, enumerar sin carácter exhaustivo los signos que son sus-

ceptibles de convertirse en marcas.Citando el artículo 1 de la Ley de Marcas de España, Bercovitz12 afirmaque “se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguiren el mercado productos o servicios de una persona de productos o servicios idénticos osimilares de otra persona” , afirmando, por tanto, que la marca no es solamenteun signo, sino esencialmente un signo que se relaciona con productos oservicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguir-

11 FERNÁNDEZ-NOVOA , C ARLOS, Tratado sobre derecho de marcas , Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, p. 36.

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BERCOVITZ R ODRÍGUEZ-C ANO, A LBERTO, Apuntes de derecho mercantil , Editorial Aranzadi,p. 429.


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los. El concepto de marca, en consecuencia, no debiera ser considerado encuanto al signo en abstracto sino a la relación entre el signo y los productoso servicios que identifique.

Intentando una definición, Otamendi13 lo hace como “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” . Esta definición, quizás en sí simple,propugna el verdadero concepto legal de la marca. La marca, a pesar de serun elemento puramente abstracto, sólo existe en la medida en que existaun producto o un servicio al que debe distinguir. No se puede concebir laexistencia de una marca sin reconocer que tenga una aptitud diferenciadorade los productos y servicios en el mercado. El signo, como concepto abs-tracto, y el mercado, como concepto concreto, estarán siempre vinculadospara explicar lo que es una marca, teniendo siempre en consideración queeste signo está destinado o tiene vocación de desempeñar sus funciones enel mercado. Respecto a ello, Fernández-Novoa14 afirma que “no existe razón

alguna para eliminar en el concepto legal de la marca la expresión ‘en el mercado’” . Ahora bien, es de necesidad precisar que el artículo 134 fija un conceptomuy general de marca al señalar que ésta está constituida por “cualquier signoque sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” . Como mencionaOtero Lastres15 “a través de esta definición se prescinde de los rasgos conceptuales enlos que se asentaba el concepto de marca del artículo 81 de la Decisión 344, a saber: lareferencia a la regla de la especialidad y la referencia a los sujetos a quienes pertenecenlos productos o servicios distinguidos por la marca” . Es claro que la Decisión 344,al definir el concepto de marca, vinculaba la capacidad de distinción conproductos o servicios y a éstos con un determinado origen empresarial. Laactual Decisión 486 se limita a precisar que se imputarán como marca lossignos aptos para distinguir y que sean susceptibles de representación gráfi-ca, puntualizando además que la naturaleza del producto o servicio al cualse debe aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.En otras palabras, se ha optado por una conceptualización de la marca “enabstracto” a diferencia de la conceptualización de la marca “en concreto”que contenía la Decisión 344 en tanto ella vinculaba un signo como marcaa un producto o servicio y a un titular, con su capacidad distintiva. ¿Cuál esla razón de este cambio? Otero Lastres considera que pueden haber dos ex-plicaciones: “la primera podría ser que se ha querido formular un concepto de marcalo suficientemente amplio como para que puedan incluirse en el mismo tanto la figura

de la marca ordinaria como la marca notoria y renombrada o mundialmente famosa.Predicar de la marca que sirve para distinguir productos o servicios en el mercado esun rasgo conceptual que concurre en todo tipo de marca, tanto en la marca ordinariacomo en la marca notoria y en la renombrada o mundialmente famosa. En cambio, sise incluye en la definición la referencia a la regla de la especialidad, estamos ante unrasgo conceptual predicable de la marca ordinaria pero no, al menos totalmente, de

13 OTAMENDI, JORGE, Derecho de marcas , Editorial Abeledo-Perrott, Buenos Aires, Argen-tina, 1989, página 7.

14 FERNÁNDEZ-NOVOA , C ARLOS, op. cit., p. 38.15

OTERO L ASTRES, JOSÉ M ANUEL, Régimen de marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Car- tagena , 2001.


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la marca notoria –en la medida en que en este tipo de marca se amplía la regla de laespecialidad a los sectores próximos– y, en ningún caso, de la marca mundialmente

famosa en la que no juega esta regla. La segunda explicación podría encontrarse enla jurisprudencia del Tribunal Andino y consistiría en que el legislador tomó, parcial

y desacertadamente, la doctrina de alguna sentencia de este Tribunal sobre el requisitode la distintividad de la marca, en lugar de seguir la acertada doctrina que sobre esterequisito se contiene en la mayoría de las sentencias de dicho Tribunal” . Comparti-mos plenamente la inicial consideración del profesor Otero Lastres en que,a través de la nueva definición, se elimina toda distorsión del concepto demarcas, desvinculándolo de la regla de la especialidad, y creemos que la pri-mera explicación es correcta. La intención del legislador de desvincular laregla de la especialidad con el concepto de marca queda ratificado ademásen una lectura del artículo 136 –los impedimentos relativos al registro– cuan-do se prohíbe el registro, como marca, de signos idénticos o que se asemejen

a una marca anteriormente registrada o solicitada por tercero, para los mis-mos productos o servicios –identidad– o para productos o servicios respectode los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o deasociación –alejado esto último a la regla de la especialidad de las clases–.La decisión del legislador de desvincular la regla de la especialidad con elconcepto de marca resulta ser acertada.

Ciertamente, cabe preguntarse si la intención del legislador ha sidodesligar al concepto de marca del principio de especialidad, sin haber pre-

viamente analizado si tal definición o concepto importaba apartarse de latendencia seguida en otras legislaciones, la de prever, como régimen jurídicogeneral, la protección de las marcas ordinarias, reservándose el tratamientode protección a las marcas notorias y a las renombradas, o inclusive a lasmundialmente famosas, en dispositivos distintos. De hecho, la Decisión486 contiene normas específicas para la protección de las marcas notoriascontra todo intento de uso o registro no autorizado de las mismas. Quizá ellegislador sólo tuvo la intención de desvincular el concepto de marca conel principio de especialidad, sin analizar previamente las consecuencias detal decisión.

La segunda gran diferencia entre el texto de la Decisión 486 respecto dela Decisión 344 es que queda desvinculada la marca respecto de la personaque la posee o que goza de derechos exclusivos para su explotación. Esta

decisión nos parece por cierto acertada. El análisis conceptual de la marcadebe hacerse desde el punto de vista de la capacidad intrínseca o extrínsecade ser adoptada como tal, y sin perjuicio de reconocer que la función delsigno es la de identificar un origen, no puede definirse la marca como elsigno que diferencia los productos o servicios de una persona respecto delos productos o servicios de otra.

Una tercera diferencia que Otero Lastres resalta es que en el texto dela Decisión 344, sobre concepto de marca, se hacía en toda circunstanciareferencia a “signo”. Es cierto que en el texto de la Decisión 486 se usa pre-ferentemente este fonema pero también es cierto que, en la enunciación

de signos que son registrables como marca, se hace referencia a “signoso medios”. (Nótese el acápite g) del artículo 134 cuyo texto es: “cualquier


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combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. OteroLastres considera que, con la doble mención de “signo y medio”, se ha ga-nado en precisión “ya que en el concepto de marca que resulta de la definición y dela enumeración enunciativa hay elementos como los olores que no son propiamentesignos sino medios que sirven para diferenciar unos productos o servicios de los demás

productos o servicios idénticos o similares” . Siendo así, hubiere sido preferible,entonces, que la referencia a “medios” no hubiere estado incluida única yexclusivamente en el acápite g) del artículo 134, sino que también hubieresido incluida dentro de la frase que define el concepto general de marca yentre el párrafo permisivo de registrabilidad, de tal manera que se hubiereconsiderado que constituirá marca “cualquier signo o medio que sea apto paradistinguir productos o servicios” . Así, habríamos evitado una aparente contra-dicción en el texto del artículo 134 que, por un lado, en su declaracióngeneral, permite el registro como marca únicamente de los “signos aptos

para distinguir”, ratifica cuáles son los signos que pueden constituir marcaen el párrafo inicial del acápite enunciativo, y sólo en el último acápite usala palabra “medios” como elementos registrables distintos a los signos.

Finalmente, Otero Lastres ha manifestado que una posible explicaciónpara el cambio introducido en la Decisión 486 respecto al concepto de mar-ca radicaría en que, a mérito de la definición, el legislador se habría referidoúnica y exclusivamente a la capacidad intrínseca y no a la capacidad extrín-seca del signo, sustentándose para ello en una equívoca y única resolucióndel Tribunal Andino de Justicia.16 No creemos que sea ésta, en rigor, unaexplicación apropiada. De hecho, el legislador no ha abandonado la vincu-lación entre signo y productos o servicios. Lo ha vinculado estrechamenteen la medida en que la aptitud para distinguir está vinculada a productoso servicios en el mercado. Dice la norma que marca es “cualquier signo apto

para distinguir productos o servicios en el mercado” . La aptitud de distinguir, enesa circunstancia, debe estar vinculada con el acápite b) del artículo 135que excluye del marco de registrabilidad a aquellos signos que carezcan dedistintividad. Una interpretación correcta de ambos dispositivos permitiríaconcluir que el legislador andino ha mantenido los conceptos de distintivi-dad extrínseca y distintividad intrínseca que, con mucho acierto, ha desarro-llado el Tribunal Andino de Justicia en sus diversas sentencias.

Como se verá más adelante, la Decisión 486 ha mantenido el diseño con-

ceptual de las anteriores decisiones, en tanto que asume que el propósito dela marca es el de proteger el interés del titular, otorgándole un derecho ex-clusivo de uso respecto de los productos y servicios que distingue, protegien-do también el interés de los consumidores, dando a éstos garantía respectodel origen de los productos o servicios, permitiéndoles valorar, diferenciar,identificar y seleccionar el que les interese. Como lo señala el Tribunal An-dino, “la marca procura garantizar la transparencia en el mercado” .17

16 El doctor Otero Lastres hace referencia a la resolución dictada en el proceso Nº 40-IP-98, sentencia de 28 de abril de 1999.

17

Sentencia de 4 de diciembre de 2002, en proceso 78-IP-2002, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891, de 29 de enero de 2003.


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3. FUNCIONES DE LA MARCA

No existe duda alguna que las marcas desempeñan un papel muy importan-te en la esfera económica. Esencialmente, desempeña un papel informativo,asistiendo al consumidor, quien se enfrenta a diario con un elevado númerode productos o servicios finales, a distinguir el producto, sin necesidad de re-currir a exhaustivos análisis de las características de los productos o serviciosque se ofrecen, sino sólo haciendo uso de un signo que, automáticamente,le evoca diferencias cualitativas o preferencias. La marca, sin necesidad deexplicar la naturaleza o características esenciales del producto, asiste al em-presario a colocar su producto en el mercado y al consumidor a escoger elmismo, mediante el simple uso del signo. Por ello, no cabe duda que el signocumple con ciertas funciones, las que han sido desarrolladas extensamentepor la doctrina, principalmente la doctrina italiana y la doctrina alemana.

Como menciona Fernández-Novoa,18 “en el ámbito de la doctrina española, hayque tener presente que el análisis de las funciones de la marca fue iniciado por mí enel año 1978 y con especial referencia a la función publicitaria, el Profesor Arean Lalín

prosiguió este análisis en el año 1982” .Debe entenderse que la marca es el medio que utiliza el comerciante

de un producto o un servicio para darse a conocer y es la manera comocomunica al consumidor los beneficios de sus bienes, lo que involucra es-fuerzo, tiempo y gastos para garantizar sus bienes en el mercado. Garantizaal consumidor el origen empresarial y una serie de características que lodistinguen y, al mismo tiempo, garantiza al titular sus derechos sobre eseintangible que se aprecia en la reputación, resultado de un esfuerzo pormantener una calidad.

La función esencial de la marca consiste en identificar y distinguir losproductos o servicios a los que se aplica. La marca, en esencia, es una he-rramienta al servicio de los empresarios que permite a éstos intervenir en elmercado. Por tanto, es posible afirmar que una marca debiera dar a los con-sumidores la certeza que todos los productos o servicios distinguidos con ellatiene el mismo origen empresarial. Fernández-Novoa19 afirma que “la funciónindicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios es … la función

primaria y fundamental de la marca [donde] el consumidor piensa lógicamente queuna misma categoría de productos o servicios identificados con la misma marca procede

de una determinada empresa”. No quiere esto decir que el consumidor, a partirde la marca, sabrá con certeza quién es el fabricante del producto o prestadordel servicio. Puede afirmarse que la gran mayoría lo ignora. En rigor, tal in-formación podrá aparecer del rotulado del envase o empaque, mas no de lamarca. La marca, en rigor, concede al consumidor los mecanismos necesariospara elegir un producto o servicio y, de quedar satisfecho, reiterar su decisiónde compra. La marca, por tanto, desempeña un papel informativo, en tantosirve de testigo ante los consumidores que los productos de una misma claseidentificados por la misma marca tienen el mismo origen empresarial.

18

FERNÁNDEZ-NOVOA , C ARLOS, op. cit., p. 57.19 FERNÁNDEZ-NOVOA , C ARLOS, op. cit., p. 60.


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Una segunda función reconocida, aunque de menor relevancia que laprimera, es que la marca debe garantizar una cierta homogeneidad de losproductos o servicios a los que se aplica. La marca es una indicadora de unadeterminada calidad, asegurando al consumidor que, el mismo productoidentificado por la misma marca, tendrá en el tiempo un mismo nivel decalidad y satisfará de igual manera sus necesidades. En ese sentido, el usode una marca evita situaciones equívocas de lo que el producto ofrece. Porregla general, el consumidor atribuirá al producto o servicio un determina-do nivel de calidad donde los productos o servicios dotados por la mismamarca ostenta la misma calidad, sea ésta alta o baja. Indica, a consecuencia,las experiencias y vivencias de los consumidores. Fernández-Novoa20 diceque “a mi juicio, parece indudable que dentro de ciertos límites, la función indicadorade la calidad por parte de la marca es jurídicamente relevante. Con el fin de matizaradecuadamente esta proposición, deben contraponerse, básicamente, dos hipótesis: i) la

hipótesis en que el propio titular usa la marca para diferenciar su producto o servicio;ii) la hipótesis en que la marca es utilizada por un tercero –el licenciatario– comoconsecuencia de la licencia u autorización del titular. En la primera, existe unaautorregulación de la función de la marca consistente en indicar la calidad de los

productos o servicios. En la segunda, el ordenamiento jurídico debe regular la funciónindicadora de la calidad imponiendo al licenciante la carga de controlar la calidadde los productos o servicios distribuidos por el licenciatario bajo la marca licenciada” .La doctrina denomina a estas dos hipótesis como la función de garantía dela marca, por lo que constituye una función complementaria a la función decalidad. Menciona Otamendi21 que “la función… es la de garantizar una calidaduniforme… [donde] no se trata de mantener o lograr la óptima calidad posible sinouna calidad uniforme” , de forma tal que quien busque el producto encuentrelo mismo que antes conoció. Es importante hacer notar que la legislación noestablece, como obligación legal, al licenciante o al productor a mantener lamisma calidad en el tiempo. Es el interés del titular de la marca que el pro-ducto mantenga una calidad uniforme (sin que por ello pierda el derechode poder mejorar esta calidad pero mantenerla así mejorada, estable), demanera que el consumidor no se vea frustrado en su expectativa de esa cali-dad. Paralelamente, y como reverso de la medalla, el fabricante o titular dela marca asume una responsabilidad por los daños que hubiere ocasionadoa los consumidores a consecuencia del uso de los productos marcados, sea

porque el producto ha resultado ser uno defectuoso, sea porque el productoera un producto dañino o peligroso y el consumidor no fue advertido de-bidamente de tales daños o, inclusive en el caso de daños previsibles por eluso correcto del producto, el consumidor no fue informado de la existenciade esos daños previsibles.

La doctrina reconoce, como tercera función de la marca, una funciónpublicitaria. La marca resulta ser el verdadero vínculo entre el consumidordel producto o servicio y su titular. A través de la publicidad de la marca, eltitular de la misma recibe sus beneficios, pues le permite motivar a un con-

20

FERNÁNDEZ-NOVOA , C ARLOS, op. cit., p. 64.21 OTAMENDI, JORGE, op. cit., p. 10.


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sumidor para la adquisición del producto, llegando a generar, en sí mismo,una “personalidad propia”, un “poder motivante”.22 Sin la publicidad, noexiste “marca” y serán inútiles los esfuerzos del proveedor de colocar su pro-ducto o servicio si la marca es desconocida para el consumidor potencial.23 La función publicitaria explica también que el consumidor o el competidortenga derecho a formular los reclamos que correspondan cuando el uso dela marca en publicidad se hace a efectos de adelantar una publicidad enga-ñosa. Como menciona Bercovitz,24 “cabe considerar como parte de esa garantía laresponsabilidad del titular de la marca por la publicidad engañosa que pueda hacerde los productos marcados aplicando al efecto la prohibición de publicidad engañosaestablecida en la Ley General de Publicidad y de la Competencia Desleal” .

La función más importante, desde el punto de vista del titular, es la deconstituir un mecanismo en el que condensa el goodwill o la buena fama quela marca va desarrollando dentro de los consumidores. Ello presupone la

preferencia que el consumidor dé a los productos o servicios dotados por lamarca. Presupone, igualmente, la condensación del prestigio que la marcapuede ir adquiriendo y que, en algún momento, hace que esta marca con-tenga una fuerza sugestiva en sí misma. En dicha circunstancia, la marca,sin necesidad de individualizar el producto, hace que el consumidor seainclinado a adquirir productos o servicios identificados por la misma. Lamarca adquiere una “personalidad” propia y, a partir de ello, el consumidorqueda invitado a adquirir ese producto o servicio, que conlleva un cierto“status” que se desea adquirir. Esta cuarta función es fácilmente entendibleen las marcas de reputación o marcas de renombre o marcas notoriamenteconocidas.

4. DE LA CLASE DE MARCAS

La legislación que regula el proceso creativo o de escogencia de la marcaes la Decisión 486 de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador

y Perú). Los requisitos exigidos para reconocer el carácter de marca, a unsigno, están consignados en el primer párrafo del artículo 134 de la Deci-sión 486.

“Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que

sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse comomarcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del productoo servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para suregistro”.

22 Como lo expresa R. Calman, otra característica de un símbolo es su poder motivador,distinguiéndolo de un mero signo que comunica información en sí mismo. Cita hecha porOTAMENDI, JORGE, op. cit., p. 12.

23 La resolución Nº 103-96-TDC, declarado como precedente de observancia obligatoria,establece que “constituye publicidad comercial cualquier forma de comunicación pública que tenga por

finalidad o como efecto fomentar, directa o indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de

servicios, captando o desviando las preferencias de los consumidores”.24 BERCOVITZ R ODRÍGUEZ-C ANO, A LBERTO, op. cit., p. 430.


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De la lectura del artículo 134, fluye que se admiten a registro dos tiposo clases de marcas en función de los bienes que el signo distingue: las quedistinguen productos y las que distinguen servicios.

El artículo 56 de la Decisión 8525, Primer Régimen Común sobre Pro-piedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena, distinguía entre las marcasde fábrica y las marcas de servicio, haciendo pensar que sólo podían regis-trarse, como marca, aquellas que fueran de propiedad de entes fabriles, nopudiéndose admitir a registro las denominadas por la doctrina “marcas decomercio”, es decir, las marcas que los comerciantes imponían a los produc-tos que eran fabricados en su favor, por encargo, por entidades fabriles. Yala Convención sobre Marcas de Fábrica y de Comercio de 20 de agosto de1910, aprobada por Resolución Legislativa Nº 4.086 de 30 de abril de 1929,hacía la distinción entre la marca de fábrica y la marca de comercio al con-signar en el artículo IV que “se considera marca de comercio o de fábrica todo signo,

emblema o nombre especial que los comerciantes o industriales adopten o apliquen ensus artículos o productos para distinguirlos de los de otros industriales o comerciantesque fabriquen o negocien en artículos de la misma especie” . La Convención sobreMarcas de Fábrica y de Comercio entre el Perú y Francia del 16 de octubrede 1896, aprobada por Resolución Legislativa de 25 de octubre de 1896,igualmente consigna en su artículo I que “los franceses en el Perú y los peruanosen Francia gozarán de la misma protección que los nacionales en lo concerniente alas marcas de fábrica o de comercio…” . Igual distinción se hace en el Conveniode París en el artículo 4, Sección A.1 (Sobre Facultad de Ejercer Derechode Prioridad respecto de Marcas de Fábrica o de Comercio); artículo 5,Sección C (Sobre el Empleo de una Marca de Fábrica o de Comercio por elPropietario bajo una Forma que Difiere por Elementos no Sustanciales) yotras disposiciones del mismo Convenio.

La registrabilidad de marcas que identifican productos y servicios da unasolución a la controversia que existe sobre si las marcas de comercio sonpropiamente marcas y si, siéndolo, merecen protección. Hoy en día, cual-quier persona, ejerza o no una actividad mercantil, queda legitimada paraformular un pedido de registro y obtener protección respecto de una marcaque distinga productos o servicios sin que le sea exigido, como requisitopara el registro o para el mantenimiento del mismo, el acreditar que realizaactividad mercantil alguna.

Hecha referencia a la primera forma de clasificar las marcas, por el tipoo naturaleza de bienes que ha de distinguir, cabe una segunda clasificaciónde los signos distintivos en función de la forma en que se presentan. Estasson las formas denominativas, las gráficas o figurativas, y las marcas mixtas.

Las primeras, llamadas también marcas nominales o verbales, utilizanel signo acústico26 o fonético y están formadas por una palabra o combina-

25 Esta decisión rigió hasta el 11 de diciembre de 1991, cuando fue sustituida por laDecisión 311, ésta a su vez sustituida por la Decisión 313, de 14 de febrero de 1992, y éstapor la Decisión 344.

26

Ejemplo de marca formada por combinación de letras y números es “A1” para dis-tinguir salsas.


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ción de ellas, por varias letras o números27 o combinación de ellos28 que,integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse o no provistas de unsignificado conceptual. Estas marcas, para el propósito del registro, quedan

expresadas gráficamente utilizando la letra de imprenta como medio deexpresión gráfica del signo a protegerse.29 La doctrina reconoce diversostipos de marcas denominativas. El primer grupo, aquellas que tienen unaconnotación conceptual, donde encontramos las marcas sugestivas que hacenreferencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designadopor la marca, sin describir las mismas; y las marcas arbitrarias donde la pala-bra que se escoge, existente en un idioma, no tiene relación o vinculaciónalguna respecto de su significado con la naturaleza, cualidades, propósitos yfunciones del producto o servicio que ha de identificar. Las marcas sugestivasinvolucran a las identificadas como marcas evocativas, donde el consumidordebe usar su imaginación para vincular el producto o servicio con la marca.El segundo grupo, aquellas marcas llamadas de fantasía, no tienen ningunaconnotación conceptual, es decir, son marcas que han sido creadas o acu-ñadas por el titular, a partir de una unión o conjunción de signos, comopalabras y letras, con el propósito de emplearlas como marcas. Constituyenun resultado del ingenio de sus titulares. No despiertan una idea del bien oservicio al que se aplica. Ejemplos clásicos de marcas de fantasía son EXXON

y KODAK .Las segundas se hallan compuestas por elementos puramente figurativos

o visuales, es decir, un gráfico, una etiqueta, un holograma, gráficamenterepresentables pero carentes de pronunciación alguna y que pueden hallar-se o no provistas de un significado conceptual. El signo que representa notiene vocalización. Está constituida por una figura o diseño al que se le daun nombre. Por ello, la doctrina reconoce dos tipos de marcas figurativas ográficas, aquella conocida como puramente gráfica, en la que se evoca enla mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad demarca: por ejemplo, un conjunto de líneas, dibujos o colores o combina-ción de ellos;30 y la propiamente figurativa que es la marca que evoca en elconsumidor un concepto concreto. Por ejemplo, puede ser registrada como

27

Ejemplo de marca formada por números es “4711”.28 Mediante resolución Nº 344-97-TPISPI, de 20 de junio de 1997, el Tribunal afirmó que“ por lo general, una marca compuesta por una o dos letras o por una o dos cifras, que no ostente una forma particular, no tendrá la suficiente fuerza distintiva para lograr que el público asocie el productomarcado con dicho signo a un origen empresarial determinado ”.

29 Interesa conocer que mediante resolución Nº 179-97-TPISPI, de 10 de marzo de 1997,se denegó el registro como marca de VEINTIUNO (21) para distinguir licores, declarandola autoridad que se trataba de “signo banal o de estructura muy simple” , declarando en la reso-lución Nº 643-97-TPISPI, de 8 de septiembre de 1997, sobre registro de la marca TH25 paradistinguir llantas, que “una excepción se puede dar cuando el empleo de la letra o número en relacióncon los productos y servicios que se quiera distinguir es poco usual” .

30 Son conocidos los derechos marcarios exclusivamente figurativos, como los símbolos

de Nike, el Chevron de Pony, las 3 líneas paralelas de Adidas o el “Performance logo” de Ree-bok.


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marca la figura de una manzana mordida para distinguir computadoras, lafigura de un castillo con un prado para distinguir vinos o figuras geométri-cas, así como figuras meramente caprichosas que no tienen un significadoconceptual.

Las terceras, las denominadas mixtas, se hallan compuestas por elemen-tos nominativos y elementos gráficos, es decir, incluyen una palabra o letrasunidas a un elemento figurativo, definido éste como un signo visual queevoca una figura con una forma externa característica.

El inciso g) del artículo 134 consagra la existencia de las marcas mixtasen tanto permite el registro de los signos que constituyen combinación delos signos o medios indicados en los acápites anteriores. Es decir, la com-binación de las marcas puramente nominativas y las marcas puramentefigurativas o gráficas.

A diferencia de las marcas nominales o marcas figurativas, donde existe

un solo elemento característico protegible, existe una mayor dificultad declasificar la marca mixta, donde el elemento denominativo suele ser el máscaracterístico o determinante, teniendo en cuenta la forma expresiva propiade las palabras. Ello no obsta, sin embargo, que en algunos casos pudierareconocerse preeminencia al elemento gráfico, teniendo en cuenta la dis-tribución de este diseño dentro del contexto de la marca, particularmentesu tamaño, color y colocación del signo gráfico.

Son también registrables como marca, una letra acompañada de unagrafía especial, como el diseño de la letra “T” de Telefónica S.A. En estacircunstancia, la protección está más destinada al diseño que a la letra mis-ma.31 Para el registro de una letra o un número, como marca, debe darse lossiguientes supuestos: (i) que el signo goce de capacidad distintiva a derivarde una especial o peculiar configuración gráfica; (ii) que la letra o númeroadoptado como marca no importe un término genérico o descriptivo delos productos o servicios que pretende distinguir, y (iii) que sirva para dife-renciar de los productos o servicios respecto de los ofrecidos por terceros.En esta circunstancia, la inscripción en el registro de tal letra o número noexcluirá el libre uso o adopción como marca por terceros, siempre sujeto aque dicho tercero presente su marca con grafía especial.

Así, el dispositivo legal enuncia, entre otros, lo siguiente:

“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,

etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

31 Mediante resolución Nº 344-97-TPISPI, de 20 de junio de 1997, el Tribunal afirmó que“por lo general, una marca compuesta por una o dos letras o por una o dos cifras, que no ostente una

forma particular, no tendrá la suficiente fuerza distintiva para lograr que el público asocie el productomarcado con dicho signo a un origen empresarial determinado”.


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f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados an-

teriores”.

II. DE LOS REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD

El artículo 81 de la Decisión 344, sustituido por el artículo 134 de la Deci-sión 486, precisaba la posibilidad de registrar como marca aquellos signosque sean “perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de repre-sentación gráfica”, consignando una suerte de definición de marca como“todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos oservicios…”. El artículo 134 de la Decisión 486, por su lado, admite la regis-trabilidad como marca de todo signo que “sea apto para distinguir produc-

tos o servicios…, susceptible de representación gráfica”. Notamos que existediferencia sustancial en el tratamiento de los requisitos de registrabilidad delos signos, eliminándose toda referencia a la “perceptibilidad” y haciendoimplícita referencia a la “distintividad” al hacer uso de la frase “que sea aptopara distinguir”. Fluye además la pregunta si existe una distinción entre“capacidad de distinguir” a que se refería la Decisión 344 y la “aptitud paradistinguir” y si la capacidad de distinguir a que se refería la Decisión 344era una condición anterior al registro, ajeno al uso del signo como marcaen tanto que la “aptitud para distinguir” a que se refiere la Decisión 486,consigna una capacidad de distinción que, ajena al signo, puede derivar deluso de ese signo como marca previo a su registro.

Es claro que la ley formula el requisito de la aptitud diferenciadora, aco-giendo la regla de la especialidad y reflejando la función básica de indicarel origen empresarial de los productos o servicios, manteniendo en esenciala vinculación del signo con el mercado. Pero esta capacidad distintiva delsigno o medio, de conformidad con la estructura del artículo 134, puede venir acreditada por el hecho que el signo o medio haya sido usado y ese usoprevio revele que el signo “ya distingue” productos o servicios, como bienadmite que esa capacidad distintiva sea atribuido al signo tras un juicio de

valor del signo mismo, sin hacer un contraste entre la conexión del signo yel producto que pretende distinguir. Como lo afirma Botana,32 “sin duda el

momento relevante para decidir si el signo o medio está dotado de capacidad distintivaes el de la solicitud de su registro como marca. Pues bien, si en ese momento el corres-

pondiente signo o medio “distingue” es porque con anterioridad se ha venido haciendouso del mismo. Por donde cabe inferir del concepto legal de marca que el mero uso deésta antes de su registro puede ser jurídicamente relevante a la hora de resolver acercade la aptitud diferenciadora del signo o medio que pretende registrarse como marca”.

La Decisión 486 parecería admitir, en consecuencia, la registrabilidad designos como marcas, aun de aquellos signos que, intrínsecamente, carecie-ran de una capacidad distintiva y que podría incurrir en una de las causales

32

M. BOTANA A GRA , “Panorámica de la Ley Nº 32/1998 española de Marcas”, publicadoen Actas de derecho industrial , t. 13, 1989-90, p. 16.


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de irregistrabilidad a que se refiere el artículo 135. Esta posibilidad, la deadmitir a registro signos que “intrínsecamente” no son marcas, queda clara-mente reforzada en el párrafo final del artículo 135 que admite al registrocomo marcas de signos que, por efecto del previo uso, hayan adquiridoaptitud distintiva, por lo que es admisible afirmar que la aptitud distintiva,como requisito de registrabilidad fijada por el artículo 134, es consecuenciano sólo de la capacidad intrínseca del signo de distinguir sino de la posibi-lidad que éste haya adquirido la aptitud para distinguir, a consecuencia deluso previo de la marca.

Fluye del primer párrafo del artículo 134 que no todo signo puede cons-tituir marca. Puede serlo sólo aquél “que sea apto para distinguir productos oservicios” en el mercado. La aptitud para que un signo sea aceptado comomarca parte del cumplimiento de ciertos requisitos esenciales. El primero,quizás más importante, es la aptitud de distinguir o lo que en doctrina se

conoce como “distintividad”. El denominado segundo requisito y que, enrigor, constituye una condición de registro, es que este signo sea “susceptiblede representación gráfica” .

1. A PTITUD PARA DISTINGUIR O DISTINTIVIDAD

La característica esencial de un signo para ser admitido a registro comomarca es que cumpla con su función diferenciadora. Si carece de ella, nogoza de la capacidad de registrarse como marca.

Distinguir, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, tiene poracepción principal la de “conocer la diferencia que hay de unas cosas a otras” ycomo segunda acepción “hacer que algo se diferencie de otra cosa por medio de alguna

particularidad, señal, divisa, etc.”. Es quizá ésta la acepción de mayor impor-tancia para conocer el concepto de “distintividad” bajo el punto de vistadel Derecho de Marca. En el caso de signos, no se trata sólo de “conocer ladiferencia” o “saber cuál es la diferencia entre una y otra cosa”, sino que esnecesario optar por una peculiaridad que permita diferenciar una marcade otra por medio de una particularidad, señal o divisa. Así, Pachón33 con-ceptúa el fonema “distinguir” como “conocer algo por las diferencias que muestra

con otras cosas, ver las desigualdades entre ellos” , afirmando que “el requisito fundamental que debe alcanzar el signo para poder registrarse como marca es que puedacumplir la función de distinguir los productos o servicios” .

Esta aparente simplicidad del sentido del fonema “a distinguir” o delfonema “distintividad” no ha sido sin embargo precisado uniformementepor la doctrina o por la jurisprudencia, quizás, en ocasiones, por haber sidoconfundido con un requisito diferente como el de “novedad”, “disponibili-dad” u “originalidad”.

33 P ACHÓN, M ANUEL y S ÁNCHEZ Á VILA , ZORAIDA , El régimen andino de la propiedad indus-

trial, Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena , Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1995,p. 197.


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La legislación andina, originalmente, consignó el fonema “novedad”como uno de los requisitos esenciales para el registro de marcas. Así, elartículo 56 de la Decisión 85 consignaba la posibilidad de registrar comomarcas de fábrica o de servicios los signos “novedosos”. A diferencia delconcepto de “novedad” exigida para que una invención merezca protecciónbajo el Régimen de Patentes, los pocos estudios que se hicieron respecto dela Decisión 85 y las limitadas resoluciones dictadas por el Tribunal de Justicia

Andino consideraban que el concepto de novedad estaba circunscrito a que,al tiempo de registro, terceros no hubiesen optado por un signo idénticoo sustancialmente similar para distinguir los mismos productos o servicios.El hecho que un tercero, en el pasado, hubiere optado por una marca, noimportaba necesariamente un impedimento para la adopción de la mismamarca por otro, a condición que el primer registro hubiese caducado y notuviera vigencia legal alguna. El concepto, en consecuencia, estaba bastante

más ligado al de “distintividad extrínseca” que al de “distintividad intrínseca”regulado por la doctrina moderna. El concepto de originalidad se conside-raba como asociado al de “creatividad”, donde la exigencia radica en que elsigno a adoptarse como marca haya sido consecuencia de un proceso “creativo”. Ni la “novedad” ni la “disponibilidad” ni la “originalidad” en los sentidostratados usualmente por la doctrina y la jurisprudencia andina tienen hoyen día importancia para delimitar el concepto de “distintividad”.

Muchas de las legislaciones sobre marcas excluyen a las denominacionesgenéricas34 la posibilidad de constituirse en signos mercantiles exclusivospor no ser idóneos para distinguir suficientemente. El requisito de distinti-

vidad excluye la posibilidad de registrar, como marcas, las denominacionesgenéricas, las de uso común o las del nombre técnico del producto, así comolas denominaciones descriptivas del producto o del servicio que pretendenidentificar, siempre en aras de permitir a terceros que, en la oferta de pro-ductos o servicios idénticos, tengan la posibilidad de usar esos nombresnecesarios, al promover sus productos, sin riesgo a que puedan ser excluidosde la concurrencia comercial.

Es propio mencionar que el derecho concedido al titular de una marcalo faculta para prohibir a los demás el uso del signo registrado, para las ac-tividades mercantiles de venta o prestación de servicios identificados por elregistro, pues éste constituye el ámbito propio de la marca protegida. Para

ello, habrá que cuidar de evitar confusiones respecto a signos semejantesque, por su parecido con el que se opta para uso, puedan originar el peli-gro que el signo tutelado deje de realizar, sin posibles errores, su funcióndistintiva.

34 La Decisión 486 consigna en el acápite f) del artículo 135 que no podrán registrarsecomo marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea elnombre genérico o técnico del producto o servicio del que se trate; precisando el acápiteg) del mismo artículo que no pueden registrarse como marcas los signos que consistan ex-clusivamente o se hubieran convertido en una denominación común o usual del producto

o servicio del que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país (entiéndase en elpaís donde se opta por el registro).


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Baylos35 afirma que “congruente con su finalidad propia, la protección jurídicase extiende a todo lo largo de las actuaciones dentro de las que el signo cumple su fun- ción de señal, mediante la prohibición del uso, no sólo de signos idénticos sino inclusode signos parecidos o semejantes al registrado” . Es la virtud distintiva del signo,

y los derechos exclusivos que recibe a través del registro, lo que permite altitular evitar que terceros se aprovechen de los esfuerzos de una empresa enel sector de actividades a que se dedique y proscribir el uso de signos, porterceros, que carecen de esta distintividad extrínseca.

Recientes resoluciones del Tribunal Andino de Justicia36 definen losrequisitos de registrabilidad. Partiendo de una definición de marca, dondepara el Tribunal Andino de Justicia la marca es un “bien inmaterial visiblecapaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados de otros” , esteórgano ha señalado que la distintividad es la principal función que debecumplir una marca en tanto que “lleva implícita la posibilidad de distinguir unos

productos o servicios de otros, haciendo viable, de esa manera, la diferenciación por parte del consumidor” .

El Tribunal Andino ha señalado que un signo es suficientemente distin-tivo cuando “sirve para identificar un producto o un servicio por sí mismo, sin quese confunda con las características primordiales de los otros signos, por lo tanto, a unsigno que no tiene esa característica le faltaría su función esencial que es la distinguirunos productos de otros” .37 También ha mencionado que “el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto oun servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identi-

ficar” .38 Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para quela marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial

y la calidad del producto o servicio. Al estar sustentado en la necesidad deindividualizar los productos o servicios, la ausencia de este requisito impideconferir a quien adopta el signo un derecho exclusivo.

La distintividad, para el Tribunal Andino, tiene dos caras. Así,39 ha seña-lado que “la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista,intrínseca y extrínseca, […] donde para que un signo sea amparado como derechomarcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividadintrínseca) y debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca). Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a unacompetencia desleal clara y leal en beneficio de la colectividad” .

La distintividad intrínseca, como lo hemos manifestado, está referida aaquella capacidad de la marca para, en sí misma, funcionar como tal en tan-

35 B AYLOS, HERMENEGILDO, op. cit., p. 587.36 Ver, por ejemplo, la sentencia dictada en el proceso Nº 8-IP-2002, de 6 de marzo de

2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777.37 Ver sentencia en proceso Nº 8-IP-2002, p. 3.24.38 Citando a OTAMENDI, JORGE, Derecho de marcas , 3ª edic., ampliada y actualizada, Edito-

rial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 128, en sentencia de 4 de diciembre de 2002 en procesoNº 107-IP-2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 892, de 31 deenero de 2003.

39

Ver proceso Nº 31-IP-98 publicado en la Gaceta Oficial Nº 450, de 21 de junio de1999.


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to distinga bienes o servicios (ajeno a los derechos que terceros puedan te-ner sobre sus marcas).40 El examen de distintividad importa una cuestión dederecho, decidido en base a experiencias de carácter general y asumiendola reacción del consumidor confrontado a un signo en particular. Excepcio-nalmente (y sólo para el caso de signos que se pretendan registrar alegando“significado secundario”), tendrá la autoridad la necesidad de apurar larespuesta del consumidor sobre si el signo identifica un determinado origenempresarial. La distintividad extrínseca tiene correlato con derechos regis-trales que terceros puedan tener respecto de signos registrados de manerade impedir el registro de aquellos que incurren en similitud o confusión.

La reciente Ley de Marcas de España,41 al igual que el artículo 34 de laDecisión 486, define a la marca como todo signo “susceptible de representacióngráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una em-

presa de los de otras” . Pareciera inferirse, en el caso de la Ley Española, que

la distintividad exigida para efectos de registro de una marca es la distin-tividad extrínseca, mas no la distintividad intrínseca, pues la Ley Españolano exige, directa o indirectamente, que el signo a registrarse sea capaz ensí mismo de distinguir los bienes respectivos. Sin embargo, la Ley Españolaconsidera en el artículo 5, acápite b), Prohibiciones Absolutas al Registro,que no pueden registrarse como marca los signos que carezcan de carácterdistintivo, de manera tal que la distintividad extrínseca de la marca sería unrequisito esencial en tanto que la distintividad intrínseca sería un requisitode registrabilidad.

En el caso de signos, como las marcas, el requisito de novedad, comúnen las creaciones industriales (como los inventos, los diseños, los modelos deutilidad), está sustituido por otro muy diferente: el de la inconfundibilidad.La marca no necesita ser nueva. Lo que necesita es tener virtud distintiva.42 Esa función no podrá ser desempeñada por las denominaciones que consis-tan en nombres comunes o usuales, los términos genéricos, usados por todospara identificar el producto, como tampoco podrán adoptarse, como signo,aquellos que carecen de valor distintivo por corresponder a una cualidadintrínseca y esencial del producto, por ser éstos descriptivos. En tal caso, elsigno carecerá de valor distintivo, no porque las denominaciones sean co-

40

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de laPropiedad Intelectual de INDECOPI, al analizar el requisito de distintividad, resolvió que eldiseño de una figura octogonal de color azul con un borde conformado por una línea blanca(semejante a una señal de tránsito internacionalmente conocida, donde la figura octogonaltiene fondo rojo sobre la cual aparece la palabra PARE en blanco) no es distintiva en tantopretende distinguir servicios de protección eléctrica, de alarma contra robos, detección deintrusos y de fuego, de alarma contra incendios, al no contar con elementos figurativos onominativos adicionales que le otorguen suficiente fuerza distintiva (resolución Nº 0086-2003/TPI-INDECOPI, de 26 de enero de 2003, expediente Nº 141479-2001).

41 Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, publicada en el Boletín OficialEspañol, de 8 de diciembre de 2001, en sustitución de la Ley 32/88, de 10 de noviembre de1988.

42

La resolución Nº 710-TPI-INDECOPI, de 26 de junio de 1998, consignó que “ni lanovedad ni la originalidad son requisitos que debe revestir una marca para acceder a registro” .


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nocidas con anterioridad a la adopción de la marca –ello resulta indiferentepara cumplir el cometido de distintividad– sino por el carácter común dela denominación que, como dice Baylos,43 “por definición hace imposible quedesigne un solo individuo determinado dentro de la especie” .

El registro de fragancias u olores, como marcas, plantea problemas es-pecíficos respecto de su carácter distintivo. La doctrina ha analizado el con-cepto de “distintividad” teniendo en consideración las marcas nominativas,las marcas figurativas y las marcas mixtas. Esa doctrina, sin embargo, noresulta necesariamente aplicable cuando nos referimos a la registrabilidadde olores o fragancias. Es reconocido que las marcas tienen como funciónprincipal el permitir al consumidor identificar diferentes productos de unamisma clase. Cumple funciones adicionales como de calidad, de garantía

y de publicidad. El titular de una marca recibe indudables ventajas por laadopción de la misma, pues es la manera más sencilla de proveer suficiente

información al consumidor y al mercado. Por ello, no puede admitirse aregistro aquellos signos que no cumplen con el requisito de distintividad,como las denominaciones genéricas, descriptivas o los términos de uso co-mún, entre otros.

Pero, ¿cómo establecer la distintividad de olores, fragancias, aromas engeneral, si este tipo de “signos” no puede ser nunca o muy difícilmente re-presentado en forma similar al lenguaje hablado o escrito, fácilmente enten-dible? ¿Cómo es posible establecer una característica distintiva a un aroma,si cada ser humano será capaz de identificar el mismo aroma o fragancia demanera diferente? Finalmente, ¿cómo proteger un aroma o fragancia si, altiempo de identificarlo, cada persona recurrirá a diversas formas para des-cribir tal aroma, por ejemplo, la característica? ¿Acaso es posible proteger elaroma del cuero para distinguir asientos de automóvil o carteras fabricadosen cuero? ¿Es posible proteger el aroma peculiar que puede resultar de unapiel cuando la misma se utiliza para fabricar sacos de piel naturales?

La marca, como se ha expresado anteriormente, es la forma de comuni-cación más usual, menos onerosa y más exacta entre el fabricante y el consu-midor. Quizás por esa razón, es usual el uso de denominaciones (fonemas)o en alguna circunstancia de diseños o marcas figurativas. El consumidordistinguirá el producto en función del fonema especial que deriva de lamarca nominativa o de los aspectos visuales que derivan de la apreciación de

una marca figurativa. En todos esos casos, se trata de una apreciación exacta.El olfato, sin embargo, es distinto entre los seres humanos y aún la mismapersona puede tener capacidad distinta de distinguir el mismo abanico deolores, en el tiempo. En consecuencia, resulta un problema el poder definirlas características de distintividad que debe cumplir un olor, una fragancia oun aroma, y las posibilidades que ese olor, fragancia o aroma sea distingui-ble respecto de otros productos que tengan aromas basados en los mismoscomponentes o principios. Se trata, en consecuencia, de un doble problema:

43 B AYLOS, HERMENEGILDO, op. cit., p. 581. Baylos menciona además que si se permitiera

el uso de nombres comunes como marcas, los demás industriales no podrían emplearlossiendo, como es, forzoso su uso para designar el producto de acuerdo con su naturaleza.


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i) la dificultad de encontrar una forma uniforme de distinguir, y ii) el pocouso de los aromas o fragancias y la poca costumbre de los consumidores dereconocer productos por su olor específico.

La jurisprudencia norteamericana44 establece que quien solicita el re-gistro de una marca olfativa habrá de demostrar cumplidamente que elaroma de su producto funciona como signo distintivo y no como una meracaracterística más o menos agradable o deseada por el consumidor, habien-do de justificar inversiones publicitarias considerables para estimular laasociación entre fragancias y producto. Más aún, no sería registrable aquelolor o fragancia que constituya una característica funcional del producto,es decir, un elemento que tiene una utilidad de la que el comprador esperabeneficiarse.

Hay ciertos productos o una categoría de productos respecto de los cua-les el consumidor espera encontrar una fragancia “tipo”. Así, los productos

de limpieza abundan con un perfume o aroma a “pino”, los detergenteslavarropa abundan con un olor a “limón”, las pastas dentales abundan conuna fragancia a “menta”. La ausencia de estos aromas o fragancias en losproductos podría importar que el consumidor los rechace, de tal maneraque, desde el punto de vista de carácter distintivo, estos aromas se habríanconvertido en “genéricos” o, lo que se conoce en la doctrina norteamerica-na, continentes de una “funcionalidad estética”. La posibilidad que se agoteel rango de olores o fragancias disponibles (considerando sobre todo quesólo serían adoptados como marcas aquellos olores o fragancias que seanagradables al olfato) obligaría a la autoridad a establecer restricciones res-pecto al carácter distintivo del olor, aroma o fragancia. En nuestra opinión,la registrabilidad de la marca olfativa debiera ser admitida sólo en la medidaen que el titular haya superado una serie de condiciones, especialmente eldemostrar que la fragancia funciona efectivamente como un signo distinti-

vo en el mercado. La registrabilidad a priori de una marca olfativa, de unafragancia o de un olor, sin haber previamente determinado si el consumidorefectivamente utiliza el sentido del olfato para elegir el producto que deseaadquirir, es el problema que ha de resolverse previamente. Hay que tener enconsideración que la comunicación humana se desarrolla fundamentalmen-te de forma verbal y alternativamente en forma escrita. Estímulos distintos,como el olfato o tacto, podrían generar la inutilidad de considerar a los

“aromas, olores o fragancias” como suficientemente distintivos para merecerel registro como marca.Edelstein y Lueders,45 refiriéndose a la práctica en los Estados Unidos,

indica que existe una tendencia reciente respecto a la registrabilidad demarcas sensoriales, específicamente olores. Los olores son clasificados porla Oficina de Marcas y Patentes en tres categorías, en función de la relaciónentre olor o aroma con el producto. La primera categoría incluye los “olores

44 Ver comentarios a la resolución en Clarke que hace Eric Gippini Fournier, “Las marcasolfativas en los Estados Unidos”, en Actas de derecho industrial , t. XIV, 1991-1992, p. 164.

45

EDELSTEIN, JEFFREY S. y LUEDERS, C ATHY , “Recent Development in Trade Dress In-fringement Law”, en Idea - The journal of law and technology , vol. 40, Nº 1, 2000, p. 120.


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primarios” en donde el olor o aroma es la razón principalísima para quelos consumidores puedan adquirir los productos, situación que se da en losperfumes y desodorantes de ambiente. La segunda categoría de aromas sonlas consideradas como “olores secundarios” en donde el olor o aroma resultaser un factor importante en la decisión de compra, mas no una considera-ción esencial. Ejemplos de estos olores secundarios se dan en productoscomo jabones, donde el propósito principal del producto es la limpieza delcuerpo y el propósito secundario es el de perfumar el cuerpo. La tercera yúltima categoría contiene los “olores arbitrarios”, donde los olores normal-mente no están asociados al producto específico o el consumidor no asociaal producto con ese olor; por ejemplo, la decisión de aromatizar “el aceitede motor”. La registrabilidad de estos diversos tipos de olores dependerá deun análisis caso por caso. Así, la Oficina de Marcas y Patentes de los EstadosUnidos podrá reconocer la registrabilidad de los olores primarios o secun-

darios, pero sólo podrá reconocer la registrabilidad de los olores arbitrariossi se presenta sustancial evidencia del significado secundario. Ello ha sidoclaramente definido en el caso Clarke.46 En esta circunstancia, debe determi-narse si los olores o fragancias son o no funcionales, o si son o no elementosnecesarios de los productos a efectos de considerar su registrabilidad comomarca en tanto cumpla con una función distintiva.

2. R EPRESENTACIÓN GRÁFICA

Establece el artículo 134 que podrán registrarse como marcas aquellos sig-nos que sean “susceptibles de representación gráfica” . Tradicionalmente, se haentendido ello como si fuese un segundo requisito esencial de registrabi-lidad. Así lo ha establecido la doctrina y el Tribunal Andino de Justicia endiversas resoluciones dictadas por ese órgano comunitario. Sin embargo, anuestro juicio, éste no es un requisito esencial de registrabilidad, sino sólouna condición de registro.

Por “signos susceptibles de representación gráfica”, el Tribunal Andinode Justicia (siempre pronunciándose respecto de los requisitos de registrabi-lidad a que se refiere la Decisión 344, pues no existe aún sentencia dictadarespecto del articulado de la Decisión 486)47 ha señalado que “la marca cons-

tituye un bien inmaterial representado por un signo … susceptible de representacióngráfica [que] sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios

producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares” . Haindicado el Tribunal que el signo, para efectos de ser registrable, debe ser

46 Reportado en 17 U.S.P.Q. 2d, p. 1238. En ese caso, Clarke presentó una solicitud pararegistrar una marca que contenía una fragancia floral de alto impacto, donde el Consejo de Apelaciones de la Oficina de Patentes admitió la evidencia presentada por Clarke, que lafragancia aplicada para “hilos e hilados” había adquirido un significado secundario y podríafuncionar como marca.

47

Sentencia en proceso Nº 77-IP-2001 publicada en Gaceta Oficial Nº 778, de 2 de abrilde 2002.


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“susceptible de representación gráfica”, entendiendo por ello que el signodebe ser apto para ser expresado por escrito, es decir, ha de ser visualmenteperceptible. La descripción gráfica facilita la distinción de los productos oservicios de un empresario frente a aquellos que pertenecen a terceros, y alconsumidor le permite una concepción de lo que es el signo.

El cumplimiento de este requisito, para efectos de admitir un signocomo marca, es fácil de entender respecto de las palabras o combinacionesde palabras, las letras y los números o sus combinaciones, las formas de susproductos, sus envases o envolturas, o inclusive las imágenes, figuras, sím-bolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos y similares. Sin embargo,requiere de un análisis más exhaustivo cuando se trata de sonidos y oloresque, en tanto sean distintivos, son también capaces de ser reconocidos comomarca a tenor del acápite c) del artículo 134 de la Decisión 486.

Los sonidos eran ya registrables como marca de conformidad con la

Decisión 344. Situación distinta nace de la admisibilidad a registro de losolores que, hasta antes de la aprobación de la Decisión 486, no podían serregistrados como marca en virtud de la enorme dificultad que estos signossean “susceptibles de representación gráfica” aunque el olor fuese percep-tible por el sentido del olfato.

La susceptibilidad de representación gráfica del signo es, en rigor, unrequisito formal que constituye una necesidad material ya que se expresanlas características del signo a través de figuras, palabras o empleando otrosmedios que lo exterioricen. La expresión material del signo permite crearseuna idea del signo, cómo es, cómo se utilizará en el mercado, y a partir deesa expresión material permitir a terceros, por un lado, adoptar como signosaquellos que no resulten ser confundibles o similares a aquella expresiónmaterial de la marca primigenia y, por otro lado, conocer en rigor la com-petencia y la marca del competidor.

Otero Lastres48 afirma que “el requisito que el signo sea ‘susceptible de repre- sentación gráfica’ no parece responder a la propia naturaleza de la marca como signodistintivo, sino más bien a exigencias actuales en cuanto a la necesidad de registrar elsigno en la correspondiente Oficina de Marcas” . La exigencia de la representacióngráfica, por tanto, obedece a la necesidad de clasificar el signo más que a lapropia naturaleza de los signos. Responde, por tanto, a un requisito materialmás que a un requisito sustancial.

De las Heras49 señala que la representación gráfica es un requisito formalque permite la publicación y el archivo de las marcas que se soliciten en lasOficinas de Propiedad Industrial. Pachón50 afirma que la representacióngráfica sólo se exige para fines de registro en tanto una descripción permi-te formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello depalabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre quetenga facultad expresiva de los anteriormente señalados.

48 OTERO L ASTRES, JOSÉ M ANUEL, op. cit.49 DE LAS HERAS, TOMÁS, Europa y las patentes y marcas , Fundación Universidad - Empresa,

1989, pp. 87-88.50 P ACHÓN, M ANUEL, op. cit., p. 2000.


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Existen decenas de miles de registros de marcas constituidas por pa-labras, diseños, combinación de los mismos. Existen muy pocos registrosde signos fonéticos, mas no existe, a la fecha, registro de una marca olfati-

va. Ejemplos de marcas constituidas puramente por sonidos son los regis-tros obtenidos por Universal Textil S.A. –hoy Com

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Barreda - Requisitos Registrabilidad Marca