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© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
MARCAS COMO ATIVO DAS EMPRESAS
MARCAS COMO ATIVO DAS EMPRESAS
06 de outubro de 2004
Peter Eduardo Siemsen
06 de outubro de 2004
Peter Eduardo Siemsen
2© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
Marcas Como Ativo das EmpresasMarcas Como Ativo das Empresas
Importância no mundo atual
Como mantê-las e valorizá-las do ponto de vista legal??
Importância no mundo atual
Como mantê-las e valorizá-las do ponto de vista legal??
3© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
Porque são Importantes??Porque são Importantes??
Marcas no novo milênio
– Nova economia
Google Microsoft
– Os ativos intangíveis superam os ativos físicos
– Conhecimento e marcas são os principais
Marcas no novo milênio
– Nova economia
Google Microsoft
– Os ativos intangíveis superam os ativos físicos
– Conhecimento e marcas são os principais
4© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
Marcas mais valiosas do mundo:
– “COCA-COLA” US$ 67.39 bilhões (1/3 do valor de mercado da empresa)
– “MICROSOFT” US$ 61.37 bilhões– “IBM” US$ 53.79 bilhões– “GE” US$ 44.11 bilhões– “INTEL” US$ 33.50 bilhões
Fonte: BusinessWeek/Interbrand 2004
Marcas mais valiosas do mundo:
– “COCA-COLA” US$ 67.39 bilhões (1/3 do valor de mercado da empresa)
– “MICROSOFT” US$ 61.37 bilhões– “IBM” US$ 53.79 bilhões– “GE” US$ 44.11 bilhões– “INTEL” US$ 33.50 bilhões
Fonte: BusinessWeek/Interbrand 2004
5© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
Gerenciamento das MarcasGerenciamento das Marcas
Bom gerenciamento é fundamental para manter e aumentar a proteção das marcas.
– Conhecimento especializado:
“staff” da própria empresa (bom entrosamento entre jurídico e marketing)
escritório terceirizado
Bom gerenciamento é fundamental para manter e aumentar a proteção das marcas.
– Conhecimento especializado:
“staff” da própria empresa (bom entrosamento entre jurídico e marketing)
escritório terceirizado
6© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
Gerenciamento das MarcasGerenciamento das Marcas
Foco em três tipos:
– Marcas famosas (em geral marca-mãe)
– Marcas domésticas (depósito, prorrogação, etc.)
– Marcas internacionais (no exterior)
Foco em três tipos:
– Marcas famosas (em geral marca-mãe)
– Marcas domésticas (depósito, prorrogação, etc.)
– Marcas internacionais (no exterior)
7© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
Aspectos ImportantesAspectos Importantes
Conhecer os procedimentos da fase de escolha da marca (pré-deposito)
– Buscas No âmbito do INPI Geral (Internet, junta comercial, pág. amarelas, etc)
– Distintividade
– Não estar incluída entre as proibições do art. 124
– Nome de domínio - verificar disponibilidade
Conhecer os procedimentos da fase de escolha da marca (pré-deposito)
– Buscas No âmbito do INPI Geral (Internet, junta comercial, pág. amarelas, etc)
– Distintividade
– Não estar incluída entre as proibições do art. 124
– Nome de domínio - verificar disponibilidade
8© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
Problema GraveProblema Grave
Demora do INPI no exame (entre 4 e 5 anos)
Regime atributivo (propriedade advém do registro)
Demora do INPI no exame (entre 4 e 5 anos)
Regime atributivo (propriedade advém do registro)
9© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
Caso “GATEWAY” Caso “GATEWAY”
10© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
COMO PROTEGER E VALORIZAR AS MARCAS?????
COMO PROTEGER E VALORIZAR AS MARCAS?????
11© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
ProteçãoProteção
Legislação
– Constituição Federal, art. 5, XXIX (g.fundamental)
– Lei no. 9279/96 (Propriedade Industrial)
– Tratados CUP Trips
Legislação
– Constituição Federal, art. 5, XXIX (g.fundamental)
– Lei no. 9279/96 (Propriedade Industrial)
– Tratados CUP Trips
12© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
ProteçãoProteção
Propriedade advém do registro (art. 129 LPI)
Proteção não está limitada ao registro
Propriedade advém do registro (art. 129 LPI)
Proteção não está limitada ao registro
13© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
1.Direito de Precedência1.Direito de Precedência
Pré-uso previsto no art. 129, § 1o.
– Pode fazer uso desse dispositivo aqueles que usam marca igual ou semelhante há pelo menos 6 meses da data de depósito do pedido de registro.
Pré-uso previsto no art. 129, § 1o.
– Pode fazer uso desse dispositivo aqueles que usam marca igual ou semelhante há pelo menos 6 meses da data de depósito do pedido de registro.
14© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
1.Direito de Precedência1.Direito de Precedência
Art. 124, XXIII da LPI– “Não são registráveis como marca: (...) XXIII –
sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”
Art. 124, XXIII da LPI– “Não são registráveis como marca: (...) XXIII –
sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”
15© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
2.Integridade Material2.Integridade Material
– Art. 130 da LPI
“Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
III – zelar pela sua integridade material ou reputação”
IG vs. Hiperzoom - AC. Apel. 200200120279 – 3a câmara cível TJ RJ
– Art. 130 da LPI
“Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
III – zelar pela sua integridade material ou reputação”
IG vs. Hiperzoom - AC. Apel. 200200120279 – 3a câmara cível TJ RJ
16© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
3.Marca Notoriamente Conhecida3.Marca Notoriamente Conhecida
Convenção da União de Paris / LPI
– Art. 6bis / art. 126 Não precisa estar registrada no Brasil Precisa comprovar notoriedade no ramo
– Art. 6bis Em caso de má-fé (prescrição não se aplica)
Convenção da União de Paris / LPI
– Art. 6bis / art. 126 Não precisa estar registrada no Brasil Precisa comprovar notoriedade no ramo
– Art. 6bis Em caso de má-fé (prescrição não se aplica)
17© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
3.Marcas Notoriamente Conhecidas3.Marcas Notoriamente Conhecidas
ELLUS (roupas)
CISCO (sistemas de computação)
OPPORTUNITY (serviços financeiros)
METROMEDIA (outdoors)
ELLUS (roupas)
CISCO (sistemas de computação)
OPPORTUNITY (serviços financeiros)
METROMEDIA (outdoors)
18© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
4.Marca de Alto Renome4.Marca de Alto Renome
“Art. 125 – à marca registrada no Brasil considerada de alto renome, será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”
“Art. 125 – à marca registrada no Brasil considerada de alto renome, será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”
19© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
4.Marca de Alto Renome4.Marca de Alto Renome
Regras para comprovação (resolução 110/04):
– Via incidental
– Pesquisa de opinião/mercado
– Território
– Tempo
– Volume de vendas
– Valor investido em divulgação
– Etc.
Regras para comprovação (resolução 110/04):
– Via incidental
– Pesquisa de opinião/mercado
– Território
– Tempo
– Volume de vendas
– Valor investido em divulgação
– Etc.
20© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
4.Marcas de Alto Renome4.Marcas de Alto Renome
FORD
NATURA
NESTLÉ
SKOL
ITAÚ
FORD
NATURA
NESTLÉ
SKOL
ITAÚ
21© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
Caducidade e ProrrogaçãoCaducidade e Prorrogação
Obrigação de usar depois de 5 anos da data da concessão
Risco de cancelamento
O período de validade de um registro é de 10 anos, renovável indeterminadamente
Obrigação de usar depois de 5 anos da data da concessão
Risco de cancelamento
O período de validade de um registro é de 10 anos, renovável indeterminadamente
22© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
Questões InteressantesQuestões Interessantes
Degeneração
“Secondary meaning”
Importação paralela
Marcas não tradicionais
Degeneração
“Secondary meaning”
Importação paralela
Marcas não tradicionais
23© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
DegeneraçãoDegeneração
Excesso de fama Descuido da defesa Cai em domínio público
– FÓRMICA (STF)
– BANK NOTE (STJ)
– DDI (pendente de decisão judicial)
Excesso de fama Descuido da defesa Cai em domínio público
– FÓRMICA (STF)
– BANK NOTE (STJ)
– DDI (pendente de decisão judicial)
24© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
Secondary meaningSecondary meaning
ALPARGATAS (calçados) GASTHAUS (restaurantes) LIGHT (fornecimento de energia elétrica) TELEFÔNICA (telefones e serviços de
telecomunicações) AMERICAN AIRLINES (aviação) JORNAL DO BRASIL (jornal)
ALPARGATAS (calçados) GASTHAUS (restaurantes) LIGHT (fornecimento de energia elétrica) TELEFÔNICA (telefones e serviços de
telecomunicações) AMERICAN AIRLINES (aviação) JORNAL DO BRASIL (jornal)
25© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
Importação ParalelaImportação Paralela
Interpretação “contrario sensu”do art. 132, III: “o titular não poderá impedir a livre circulação de
produto colocado no mercado interno, por si ou por outrém com seu consentimento, (...)”
JOHNNIE WALKER (uísques)
United Distillers & Vintners Ltd vs Licinio Dias e Cia
BROTHER (máquinas de costura)
Brother Int. Corp. do Brasil Ltda vs Surlorran Ind. Ltda
Interpretação “contrario sensu”do art. 132, III: “o titular não poderá impedir a livre circulação de
produto colocado no mercado interno, por si ou por outrém com seu consentimento, (...)”
JOHNNIE WALKER (uísques)
United Distillers & Vintners Ltd vs Licinio Dias e Cia
BROTHER (máquinas de costura)
Brother Int. Corp. do Brasil Ltda vs Surlorran Ind. Ltda
26© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
Marcas Não Tradicionais Marcas Não Tradicionais
Lay out Som Cheiro
– Proteção excluída expressamente na LPI
– Proteção via concorrência desleal e enriquecimento ilícito
Lay out Som Cheiro
– Proteção excluída expressamente na LPI
– Proteção via concorrência desleal e enriquecimento ilícito
27© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.
ConclusãoConclusão
Brasil tem uma ótima legislação para a proteção das marcas;
O Judiciário em geral aplica adequadamente; Concessão de liminares (art. 209 LPI) é bem
aceita pelos juízes; Atraso do INPI no exame e a morosidade do
Judiciário na prestação da tutela final, prejudicam a proteção das marcas.
Brasil tem uma ótima legislação para a proteção das marcas;
O Judiciário em geral aplica adequadamente; Concessão de liminares (art. 209 LPI) é bem
aceita pelos juízes; Atraso do INPI no exame e a morosidade do
Judiciário na prestação da tutela final, prejudicam a proteção das marcas.