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El retraso en la adopción de la Directiva sobre los secretos comerciales: ¿quién gana… quién pierde?

Luis González Vaqué*

* Dirección electrónica: gonzalu70@outlook.es

Sumario: I. Introducción II. La Propuesta de Directiva relativa a los secretos comerciales 1. Consultas previas con las partes interesadas 2. Evaluación de impacto: problemas detectados 3. Base jurídica 4. Objetivo y ámbito de aplicación 5. Definiciones 6. Obligación general impuesta a los Estados miembros 7. Preservación del carácter confidencial de los secretos comerciales en el transcurso de los procedimientos judiciales 8. Requerimientos y medidas correctivas 9. Otras disposiciones III. Conclusiones

I. Introducción Cuando hace ya más de un año que la Comisión Europea presentó su Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo “relativa a la protección del saber hacer1 y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas”2 nos parece oportuno ocuparnos de dicha proposición, en especial de su alcance y posible impacto en la economía de la UE; si no lo hicimos antes fue porque nos parecía que su adopción no se demoraría3 y era preferible esperar para poder referirnos a una

1 VIDRERAS PÉREZ, C. desaprueba no sólo que “know how” se haya traducido de esta forma, sino que

critica globalmente la pésima versión castellana de la Propuesta (véase, de dicha autora: “El posible impacto de la Directiva sobre los secretos comerciales en la economía de la UE”, BoDiAlCo, Núm. 12, 2015, págs. 13-14).

2 Documento COM(2013) 813 final de 28 de noviembre de 2013.

3 Teniendo en cuenta la favorable acogida del Consejo (véase:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/142780.pdf).

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normativa vigente y no a la citada Propuesta (en adelante la “Propuesta de Directiva relativa a los secretos comerciales”4). Antes de entrar en un análisis más detallado de la Propuesta de Directiva relativa a los secretos comerciales, sintetizaremos a continuación los aspectos más importantes de la misma:

• se propone una definición común del concepto de “secreto comercial” así

como mecanismos a través de los cuales las víctimas de la apropiación indebida de secretos comerciales puedan obtener reparación5;

• uno de sus principales objetivos será la armonización de las legislaciones

en vigor en los Estados miembros de la UE sobre la protección contra la apropiación indebida de secretos comerciales que contienen diferencias sustanciales, tomando en consideración, además, que algunos países no disponen de legislación específica sobre el tema (por ello a las empresas les resulta difícil acceder a los sistemas de otros Estados miembros y, cuando son víctimas de apropiación indebida de conocimientos técnicos confidenciales, se resisten a presentar demandas por no estar seguras de que los tribunales vayan a mantener la confidencialidad de sus secretos comerciales); y

• trata fundamentalmente de evitar que persista el actual sistema

fragmentado que incide negativamente sobre la cooperación transfronteriza entre empresas y socios de investigación, lo cual constituye un obstáculo substancial para la utilización del Mercado único de la UE como motor de innovación y crecimiento económico.

4 Véanse, sobre esta Propuesta: APLIN, T. F., “A critical evaluation of the proposed EU Trade Secrets

Directive”, Intellectual Property Quarterly, Núm. 4, 2014, págs. 257-279 (artículo disponible en la siguiente página de Internet, consultada el 25 de marzo de 2015: http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2472161_code2159956.pdf?abstractid=2467946&mirid=1); COOK, T., “The Proposal for a Directive on the Protection of Trade Secrets in EU Legislation”, Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 19, Núm. 1, 2014, págs. 54-58 (artículo disponible en la siguiente página de Internet, consultada el 25 de marzo de 2015: http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/26513/4/JIPR%2019%281%29%2054-58.pdf); GALOPIN, B. y otros, “Droit de l'information”, Documentaliste-Sciences de l'Information, Núm. 1, Vol.

51, 2014, págs. 20-27; KNAAK, R. y otros, “Comments of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 3 June 2014 on the Proposal of the European Commission for a Directive on the Protection of Undisclosed Know-How and Business Information (Trade Secrets) Against Their Unlawful Acquisition, Use and Disclosure of 28 November 2013, COM(2013) 813 Final”, IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 45, Núm. 8, 2014, págs. 953-967; GRASSIE, G. “Trade secrets: the new EU enforcement regime”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 9, Núm. 8, 2014, págs. 677-683; MAYORAL, A., “Los posibles efectos de la Directiva sobre los secretos comerciales en el ámbito de la producción alimentaria”, BoDiAlCo, Núm. 12, 2015, págs. 23-32; y VIDRERAS PÉREZ, C., op. cit., págs. 13-22.

5 Como destaca MAYORAL, A., la futura Directiva facilitará que los tribunales nacionales hagan frente a la

apropiación indebida de información comercial confidencial y retiren del mercado los productos que infrinjan las normativas sobre el secreto comercial, al tiempo que hará posible que las víctimas reciban indemnizaciones por dichas infracciones (véase de dicho autor: op. cit., págs. 23-24).

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En principio, la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC6, hubiera debido eliminar las notables diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros de la UE en lo que respecta a la protección de los secretos comerciales contra su obtención, utilización o divulgación ilícitas por otras personas. Sin embargo, “no todos los Estados miembros han adoptado definiciones nacionales de secreto comercial o de obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, de modo que no es fácil determinar el alcance de la protección, que varía de un Estado miembro a otro”7 y, “además, no existe coherencia en lo que respecta a los remedios de Derecho Civil8 disponibles en caso de obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales, pues no todos los Estados miembros disponen de acciones de cesación frente a terceros que no son competidores del poseedor legítimo del secreto comercial”9. No creemos que haga falta insistir en el acierto de este diagnóstico que justifica la adopción por la Comisión de la Propuesta de Directiva relativa a los secretos comerciales; en efecto, “conviene prever, a escala de la Unión, normas encaminadas a aproximar los sistemas legislativos nacionales, a fin de asegurar un nivel de reparación suficiente y coherente en el mercado interior en caso de obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial”10.

II. La Propuesta de Directiva relativa a los secretos comerciales 1. Consultas previas con las partes interesadas

6 Véase el cuarto considerando del texto que propone la Comisión, en el que se recuerda que “los

esfuerzos emprendidos a nivel internacional en el marco de la Organización Mundial del Comercio para poner remedio [al] problema [en cuestión] han culminado en la conclusión del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)” y se indica que “este Acuerdo contiene, entre otras cosas, disposiciones relativas a la protección de los secretos comerciales, contra su obtención, utilización o divulgación ilícitas por terceros, que constituyen normas internacionales comunes” [en este contexto, todos los Estados miembros, así como la propia Unión, están obligados por este Acuerdo, que fue aprobado por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (DO L 336 de 23.12.1994, p. 1)]. Véase, por lo que se refiere al Acuerdo sobre los ADPIC: ABARZA, J. y KATZ, J., Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC, CEPAL, 2002, 59 págs. (documento disponible en la siguiente página de Internet, consultada el 30 de marzo de 2015: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4504/S01121080_es.pdf?sequence=1).

7 Véase el quinto considerando del texto que propone la Comisión.

8 La cursiva es nuestra.

9 Véase igualmente el quinto considerando del texto que propone la Comisión, en el que se declara

también que “… existen divergencias entre los Estados miembros en cuanto al trato dado a quienes han obtenido el secreto comercial de buena fe, pero han sabido posteriormente, en el momento de su utilización, que su obtención se había producido a raíz de una obtención ilícita anterior por un tercero”.

10 Véase el octavo considerando del texto que propone la Comisión.

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Brevitatis causae, en el presente artículo no comentaremos con detalle los habituales estudios externos y las amplias consultas con las partes interesadas llevadas a cabo (véase el apartado 2.1 de la “Introducción” de la Propuesta de Directiva relativa a los secretos comerciales). 2. Evaluación de impacto: problemas detectados Por el contrario, vale la pena mencionar que la correspondiente evaluación de impacto puso de manifiesto, según la Comisión, las divergencias nacionales existentes en materia de protección de secretos comerciales: “pocos Estados miembros tienen leyes que definan los secretos comerciales o especifiquen cuándo deben ser protegidos; no siempre se prevén acciones de cesación contra los infractores; las normas tradicionales de cálculo de las indemnizaciones de daños y perjuicios son a menudo inadecuadas en los casos de apropiación indebida de secretos comerciales y no en todos los Estados miembros se dispone de métodos alternativos […]; y no está tipificado como delito el robo de secretos comerciales en todos los Estados miembros”11. En este sentido, se constataron dos grandes problemas12:

• Incentivos por debajo del nivel óptimo para las actividades de innovación

transfronterizas. Cuando existe un riesgo de apropiación indebida de secretos comerciales asociado a una protección jurídica ineficaz, los incentivos para emprender actividades de innovación (también a escala transfronteriza) se ven afectados debido:

i) al menor valor esperado de la innovación basada en los secretos comerciales y los mayores costes que implica su protección; y ii) al mayor riesgo que entraña el intercambio de tales secretos.

Por ejemplo, el 40 % de las empresas de la UE se abstendría de compartir secretos comerciales con otras partes por temor a que la información sea objeto de una utilización abusiva o sea difundida sin su autorización, perdiendo así su carácter confidencial. Esta circunstancia frena la innovación y, en particular, la investigación colaborativa y la innovación abierta, que requieren que múltiples empresas y socios de investigación compartan datos valiosos.

• Las ventajas competitivas basadas en un secreto comercial están en

peligro (competitividad reducida): la fragmentación de la protección jurídica dentro de la UE no garantiza un ámbito de protección y un nivel de

11 Véase el apartado 2.2 de la “Introducción” de la Propuesta de Directiva relativa a los secretos

comerciales.

12 Ibidem.

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reparación comparables en todo el mercado interior, lo que pone en peligro estas ventajas, estén o no relacionadas con la innovación, y socava la competitividad de los poseedores de secretos comerciales. Por ejemplo, la industria química europea, que depende en gran medida de la innovación de los procesos sustentada en secretos comerciales, estima que la apropiación indebida de un secreto comercial podría conllevar en muchos casos una reducción del volumen de negocios de hasta un 30 %.

3. Base jurídica El artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la adopción de normativas de la UE relativas a la armonización de las legislaciones nacionales cuando ello sea necesario para el buen funcionamiento del Mercado interior. En este marco, la Comisión ha preferido, entre las diversas opciones posibles, la que tiende a la convergencia de los ordenamientos jurídicos nacionales en materia penal, incluidas las reglas sobre las sanciones penales mínimas, además de convergencia de los ordenamientos jurídicos nacionales en materia civil13. Tal como se expone en la “Introducción” de la Propuesta de Directiva relativa a los secretos comerciales, los efectos de la convergencia de los remedios de Derecho civil permitirían a las empresas innovadoras defender sus secretos comerciales legítimos de forma más eficaz en toda la UE. Asimismo, se estima que, si los poseedores de secretos comerciales pudieran confiar en la confidencialidad durante los procedimientos judiciales, estarían más dispuestos a solicitar protección jurídica contra los daños que pudieran sufrir en caso de apropiación indebida de secretos comerciales: “una seguridad jurídica reforzada y una convergencia legislativa contribuirían a aumentar el valor de las innovaciones que las empresas tratan de proteger como secretos comerciales, ya que se reduciría el riesgo de apropiación indebida”14. 4. Objetivo y ámbito de aplicación El objetivo de la Propuesta de Directiva relativa a los secretos comerciales es establecer un nivel suficiente y comparable de reparación en todo el Mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos comerciales (al tiempo que prevé medidas de salvaguarda para evitar los abusos). En efecto, las normativas nacionales existentes ofrecen un nivel desigual de protección de los secretos comerciales contra la apropiación indebida, lo que pone en peligro el buen funcionamiento del Mercado interior de la información y el saber hacer “…para liberar todo su potencial como activo económico, la información de valor (como

13 Convergencia que, según algunos autores, superaría los límites competenciales de la UE (véase, por

ejemplo: MAYORAL, A., op. cit., págs. 25-26).

14 Véase también el apartado 2.2 de la “Introducción” de la Propuesta de Directiva relativa a los secretos

comerciales.

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los procesos de fabricación, las nuevas sustancias y materiales, la tecnología no patentada o las soluciones empresariales) tiene que ser transferible de forma fiable, ya que puede ser utilizada de forma diferente por diferentes agentes en diferentes regiones geográficas, lo que generará ingresos para los creadores y permitirá una asignación eficiente de los recursos”15. Siempre según la Comisión, un marco jurídico heterogéneo reduce asimismo los incentivos para emprender cualquier actividad transfronteriza relacionada con la innovación que dependa de la utilización de información protegida como secreto comercial, por ejemplo, el establecimiento en otro Estado miembro para fabricar o comercializar bienes o servicios basados en tales secretos, el suministro de bienes o servicios a una empresa en otro Estado miembro o la externalización de la producción a otra empresa en un Estado miembro: “en tales situaciones, si el secreto comercial es objeto de una apropiación indebida en otro país con un menor nivel de protección, los bienes infractores16 pueden circular en todo el mercado”17. Resulta evidente que las normativas nacionales en vigor actualmente dificultan y hacen menos atractivas tanto la I+D como la innovación transfronterizas: “entrañan además un mayor riesgo comercial en los Estados miembros en los que el nivel de protección es más débil, con los consiguientes efectos negativos para el conjunto de la economía de la UE, ya que, por un lado, disminuyen los incentivos al comercio transfronterizo y, por otro, los [ya citados] bienes infractores18 originarios de esos Estados miembros (o importados a través de ellos) pueden circular en todo el mercado interior”19. En este contexto, la Comisión espera que la normativa comunitaria que en su día adopte el legislador comunitario facilite la cooperación transfronteriza en materia de I+D, puesto que una protección clara, decidida y equilibrada de los secretos comerciales contra la apropiación indebida20 promueve el intercambio y la transferencia transfronteriza de la información empresarial y el saber hacer reduciendo los riesgos percibidos y los costes de transacción asociados al trato con múltiples legislaciones. Más concretamente, el Art. 1 (Capítulo I: “Objeto y ámbito de aplicación”) de la parte dispositiva del texto que se propone, se refiere al “Objeto” de forma

15 Véase el tercer epígrafe de la “Introducción” de la Propuesta de Directiva relativa a los secretos

comerciales.

16 La cursiva es nuestra (más adelante facilitaremos la definición de dichos bienes).

17 Ibidem.

18 Véase la nota 16.

19 Véase igualmente el tercer epígrafe de la “Introducción” de la Propuesta de Directiva relativa a los

secretos comerciales.

20 Aunque algunos autores opinan que la protección que ofrecerá la futura Directiva en cuestión no será

clara ni decidida o equilibrada (véase, por ejemplo: APLIN, T. F., op. cit., págs. 278-279).

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lacónica: “la presente Directiva establece normas sobre la protección contra la obtención, la divulgación y la utilización ilícitas de secretos comerciales”. Para completar la comprensión del ámbito de aplicación de la Directiva en curso de negociación21, hay que acudir al Capítulo II que define las circunstancias en las que la obtención, utilización y divulgación de un secreto comercial son ilícitas, lo que da derecho a su poseedor a solicitar la aplicación de las medidas y remedios previstos más adelante. En este sentido, el Art. 3 (“Obtención, utilización y divulgación ilícitas de secretos comerciales”) prevé lo siguiente:

“1. Los Estados miembros garantizarán que los poseedores de secretos comerciales puedan solicitar las medidas, procedimientos y remedios previstos en la presente Directiva con el fin de prevenir la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial u obtener reparación por ello. 2. La obtención de un secreto comercial sin el consentimiento de su poseedor se considerará ilícita cuando se lleve a cabo de forma deliberada o con negligencia grave mediante:

a) el acceso no autorizado a, o la copia no autorizada de, cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico, legalmente bajo el control del poseedor del secreto comercial, que contenga el secreto comercial o a partir del cual este se pueda deducir; b) robo; c) soborno; d) engaño; e) violación o inducción a la violación de un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de mantener un secreto; f) cualquier otro comportamiento que, en las circunstancias, se considere contraria a los usos comerciales honestos.

3. La utilización o divulgación de un secreto comercial se considerarán ilícitos siempre que los lleve a cabo, sin el consentimiento de su poseedor, de forma deliberada o con negligencia grave, una persona respecto de la cual se haya constatado que cumple alguna de las condiciones siguientes:

a) ha obtenido el secreto comercial de forma ilícita; b) viola un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de mantener el carácter secreto del secreto comercial;

21 A tal fin, véase también el siguiente epígrafe del presente artículo dedicado a las definiciones.

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c) viola una obligación contractual o de cualquier otra índole de limitar la utilización del secreto comercial.

4. La utilización o divulgación de un secreto comercial se considerarán asimismo ilícitas siempre que una persona, en el momento de su utilización o divulgación, supiera o debiera, en las circunstancias, haber sabido que el secreto comercial se había obtenido de otra persona que lo utilizaba o divulgaba de forma ilícita a tenor de lo dispuesto en el apartado 3. 5. La producción, oferta o comercialización consciente y deliberada22 de bienes infractores o la importación, exportación o almacenamiento de bienes infractores con tales fines se considerarán utilización ilícita de un secreto comercial.”

Podemos concluir que, en principio, la conditio sine qua non necesaria para que los actos a los que se refiere el Art. 3 sean considerados ilícitos es la ausencia de consentimiento del poseedor del secreto comercial: de todos modos dicha disposición prevé que será “… igualmente ilícita la utilización de un secreto comercial por un tercero que no haya participado directamente en la obtención, utilización o divulgación ilícitas originales, pero que tenga o hubiera debido tener conocimiento del acto ilícito original”23. Por su parte, el Art. 4 precisa expresamente que un descubrimiento independiente y la ingeniería inversa son medios legítimos de obtener información:

“1. La obtención de secretos comerciales se considerará lícita cuando se haya hecho por alguno de los medios siguientes:

a) descubrimiento o creación independientes; b) observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté legalmente en posesión de quien obtenga la información; c) ejercicio del derecho de los representantes de los trabajadores a la información y consulta, de conformidad con la legislación y/o las prácticas nacionales y de la Unión; d) cualquier otra práctica que, en las circunstancias, sea conforme a los usos comerciales honestos.

22 La cursiva es nuestra.

23 Véase el apartado 5.1 de la “Introducción” de la Propuesta de Directiva relativa a los secretos

comerciales.

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2. Los Estados miembros garantizarán que no se puedan solicitar las medidas, procedimientos y remedios previstos en la presente Directiva cuando la presunta obtención, utilización o divulgación del secreto comercial se haya llevado a cabo en cualquiera de los casos siguientes:

a) para hacer un uso legítimo del derecho a la libertad de expresión y de información; b) con el fin de revelar un comportamiento impropio, irregularidad o actividad ilícita, siempre que la presunta obtención, utilización o divulgación del secreto comercial fueran necesarias para dicha revelación y que el demandado haya actuado en interés público; c) el secreto comercial ha sido divulgado por los trabajadores a sus representantes en el marco del ejercicio legítimo de sus funciones de representación; d) a efectos de cumplir una obligación no contractual; e) a efectos de proteger un interés legítimo.”

La doctrina ha señalado que muchos de los requisitos exigidos para la licitud de la obtención de información son difíciles de demostrar y podrían dar lugar a numerosos litigios de delicada solución24. Por ello algunos autores consideran que el mencionado Art. 4 es una disposición mejorable por parte del Parlamento y el Consejo25. Se trata de lograr el objetivo del buen funcionamiento del Mercado interior europeo de la investigación y la innovación, sin comprometer otros objetivos y principios de interés público, por lo que, teniendo en cuenta la aplicación del principio de proporcionalidad, las medidas y los remedios previstos para proteger los secretos comerciales deben diseñarse de forma que tiendan a alcanzar dicho objetivo. Como tendremos ocasión de explicar luego, a este respecto, las medidas y remedios que se establezcan deberán garantizar “que las autoridades judiciales competentes [tengan] en cuenta el valor del secreto comercial, la gravedad del comportamiento que dio lugar a la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial, así como el impacto de dicho comportamiento”26. Siempre según la Comisión, conviene garantizar asimismo que las autoridades judiciales competentes dispongan de un margen de

24 Según MAYORAL, A. se tratará en algunos casos de una probatio diabolica (véase de dicho autor: op.

cit., págs. 26-27).

25 Véase, por ejemplo: VIDRERAS PÉREZ, C., op. cit., pág. 16. 26 Véase el onceavo considerando del texto que propone la Comisión.

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discrecionalidad para sopesar los intereses de las partes litigantes, así como los intereses de terceros y, en su caso, de los consumidores27. Antes de seguir adelante recordaremos que, en el noveno considerando del texto que propone la Comisión, se precisa que “la divulgación por las instituciones y organismos de la Unión o por las autoridades públicas nacionales de información sobre empresas que obre en su poder en virtud de las obligaciones del Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo28 o de otras normas en materia de acceso a los documentos, no29 debe considerarse divulgación ilícita de un secreto comercial”. 5. Definiciones En el capítulo I, el Art. 2 define en primer lugar:

• secreto comercial: “la información que reúna todos los requisitos

siguientes:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión; b) tenga un valor comercial por su carácter secreto; c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legalmente ejerza su control”30.

Evidentemente, es importante disponer a nivel comunitario de una definición homogénea de secreto comercial sin restringir el objeto de la protección contra la apropiación indebida: “dicha definición debe construirse […] de forma que cubra la información empresarial, la

27 Ibidem.

28 Reglamento, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento

Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). 29 La cursiva es nuestra.

30 Art. 2.1 del texto dispositivo que se propone en la Propuesta de Directiva relativa a los secretos

comerciales; cabe subrayar que esta definición sigue la definición de “información no divulgada” que figura en el ya citado Acuerdo sobre los ADPIC (véase el apartado 5.1 de la “Introducción” de la citada Propuesta de Directiva relativa a los secretos comerciales). Véase también: SOUSA e SILVA, N., “What exactly is a trade secret under the proposed directive?”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 9, Núm. 11, 2014, págs. 923-932.

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información tecnológica y el saber hacer31 siempre que exista un interés legítimo32 por mantenerlos confidenciales y una expectativa legítima de preservación de dicha confidencialidad33”34. Nótese que, según la Comisión, “por naturaleza, [la] definición [de secreto comercial] debe excluir la información de escasa importancia y no debe ampliarse a los conocimientos y las competencias adquiridas por los empleados en el ejercicio habitual de sus funciones y los que son generalmente conocidos o fácilmente accesibles para quienes pertenecen a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión”35. En el mencionado Art. 2 se definen otros conceptos clave36:

• poseedor de un secreto comercial: “cualquier persona física o jurídica que ejerza legalmente37 el control de un secreto comercial”38;

• infractor: “toda persona física o jurídica que haya obtenido, utilizado o

divulgado de forma ilícita39 secretos comerciales”40; y

31 La cursiva es nuestra.

32 Idem.

33 Idem.

34 Véase el octavo considerando del texto que propone la Comisión.

35 Ibidem.

36 Sic en el apartado 5.1 de la “Introducción” de la Propuesta de Directiva relativa a los secretos

comerciales.

37 La cursiva es nuestra [cabe destacar que esta definición“…retoma como elemento clave el concepto de

legitimidad del control sobre el secreto comercial que figura igualmente en el Acuerdo sobre los ADPIC” (véase igualmente el apartado 5.1 de la “Introducción” de la Propuesta de Directiva relativa a los secretos comerciales); además, “se asegura así que el secreto comercial puede ser defendido no solo por el poseedor original, sino también por los licenciatarios” (ibidem)].

38 Art. 2.2 del texto dispositivo que se propone en la Propuesta de Directiva relativa a los secretos

comerciales.

39 La cursiva es nuestra.

40 Art. 2.3 del texto dispositivo que se propone en la Propuesta de Directiva relativa a los secretos

comerciales.

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• bienes infractores41: “los bienes cuyo diseño, calidad, proceso de

fabricación o comercialización se beneficien de forma significativa de secretos comerciales obtenidos, utilizados o divulgados de forma ilícita”42.

Sobre esta última definición se afirma (en el tantas veces citado apartado 5.1 de la “Introducción” de la Propuesta de Directiva relativa a los secretos comerciales) que integra una evaluación de la proporcionalidad: “para que sean considerados infractores es preciso que los bienes que hayan sido diseñados, fabricados o comercializados mediante un comportamiento ilícito se beneficien en un grado significativo del secreto comercial en cuestión”. 6. Obligación general impuesta a los Estados miembros El Art. 5. 1 del texto propuesto establece que “los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y remedios necesarios para garantizar la disponibilidad de reparación civil en caso de obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales” y, a continuación, se enumeran los requisitos previstos para tales medidas, procedimientos y remedios43:

• deberán ser justos y equitativos;

• no serán innecesariamente complicados o gravosos ni comportarán

plazos irrazonables o retrasos injustificados; y

• serán efectivos y disuasorios.

Por su parte, el Art. 6.1 (“Proporcionalidad y procedimientos judiciales abusivos”) estipula que los Estados miembros garantizarán que las medidas, procedimientos y remedios previstos de conformidad con la futura Directiva sean aplicados por las autoridades judiciales competentes de forma: proporcionada; que evite la creación de obstáculos al comercio legítimo en el Mercado interior; y que prevea medidas de salvaguarda contra los abusos. De forma más específica la Comisión propone incluir en la futura normativa comunitaria la exigencia de que los Estados miembros garanticen que, cuando

41 VIDRERAS PÉREZ, C. critica en especial la expresión elegida para distinguir estos bienes (véase, de

dicha autora: op. cit., pág. 15). De todos modos en la versión inglesa (infringing goods) tampoco se acertó al escoger un enunciado adecuadamente descriptivo; por el contrario, en nuestra opinión, parecen más apropiadas las expresiones utilizadas en lengua italiana (merci costituenti violazione) o francesa (produits en infraction).

42 Art. 2.4 del texto dispositivo que se propone en la Propuesta de Directiva relativa a los secretos

comerciales.

43 Art. 5.2 del texto dispositivo que se propone en la Propuesta de Directiva relativa a los secretos

comerciales.

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las autoridades judiciales competentes determinen que una pretensión relativa a la obtención, divulgación o utilización ilícitas de un secreto comercial es manifiestamente infundada y se constate que la parte demandante ha incoado el procedimiento judicial de mala fe con el fin de retrasar o restringir de forma desleal el acceso al mercado de la parte demandada o de intimidarla o acosarla de cualquier otra forma, dichas autoridades judiciales estén habilitadas para adoptar las siguientes medidas44:

“a) imponer sanciones a la parte demandante; [y] b) ordenar la difusión de la información relativa a la decisión adoptada de conformidad con el artículo 14 [referente a la “Publicación de las resoluciones judiciales”]”.

7. Preservación del carácter confidencial de los secretos comerciales en el transcurso de los procedimientos judiciales Es este un tema que es (o será) de gran transcendencia en la práctica y así lo han subrayado diversos autores45, pues, como se afirma en el catorceavo considerando del texto que la Comisión propone, a menudo, la perspectiva de perder la confidencialidad de un secreto comercial durante los procedimientos judiciales disuade a sus poseedores legítimos de iniciar acciones para defenderlo, lo que pone en peligro la eficacia de las medidas y remedios previstos: “por esta razón, [siempre según la Comisión] es necesario establecer, sin perjuicio de las medidas de salvaguarda oportunas que garanticen el derecho a un juicio justo, requisitos específicos destinados a proteger la confidencialidad del secreto comercial en causa durante los procedimientos judiciales incoados para su defensa”. Lo que, como expondremos acto seguido, consistiría, entre otras cosas, en la posibilidad de restringir el acceso a las pruebas o a las audiencias, o de publicar únicamente los elementos no confidenciales de las resoluciones judiciales: además, “dicha protección debe mantenerse en vigor después de que hayan concluido los procedimientos judiciales, en tanto la información amparada por el secreto comercial no sea de dominio público”46.

44 Ibidem, Art. 6.2 (al final de dicha disposición se indica que “las medidas contempladas en el párrafo

primero se entenderán sin perjuicio de la posibilidad de que la parte demandada pueda reclamar una indemnización por daños y perjuicios, si el Derecho nacional o el Derecho de la Unión lo permiten”). Véase también el Art. 7 relativo al “Plazo de prescripción” [nótese que, en el treceavo considerando del texto que se propone, se declara que, “en aras de la seguridad jurídica, y habida cuenta de que se espera de los poseedores legítimos de secretos comerciales que ejerzan un deber de diligencia en lo que respecta al mantenimiento de la confidencialidad de sus secretos comerciales de valor y al seguimiento de su utilización, parece conveniente restringir la posibilidad de emprender acciones encaminadas a la protección de secretos comerciales a un período de tiempo limitado, calculado a partir de la fecha en que el poseedor del secreto comercial tenga conocimiento, o haya debido tener conocimiento, de la obtención, utilización o divulgación ilícitas de sus secretos comerciales por un tercero” (véanse también los comentarios al respecto de MAYORAL, A., en: op. cit., págs. 24-25)].

45 Véase, por ejemplo: VIDRERAS PÉREZ, C., op. cit., págs. 17-18 y la bibliografía citada en la pág. 20. 46 Véase también el catorceavo considerando del texto que propone la Comisión.

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En este sentido, cabe destacar lo que prevé concretamente el Art. 8:

“1. Los Estados miembros garantizarán que las partes, sus representantes legales, el personal de los órganos jurisdiccionales, los testigos, los peritos y cualquier otra persona que participe en un procedimiento judicial relativo a la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, o que tenga acceso a documentos que formen parte de dicho procedimiento, no estén autorizados a utilizar o divulgar un secreto comercial o un presunto secreto comercial del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha participación o de dicho acceso. La obligación contemplada en el párrafo primero dejará de existir cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) cuando, en el transcurso del procedimiento se constate que el presunto secreto comercial no reúne los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 1 [que, como ya hemos dicho define el concepto de secreto comercial y se refiere a las condiciones que debe reunir la información en cuestión]; [y] b) cuando, con el tiempo, la información en cuestión pase a ser generalmente conocida o fácilmente accesible para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice ese tipo de información.

2. Los Estados miembros velarán asimismo por que las autoridades judiciales competentes puedan, previa solicitud debidamente justificada de una de las partes, tomar las medidas específicas necesarias para preservar el carácter confidencial de cualquier secreto comercial o presunto secreto comercial utilizado o citado en el transcurso del procedimiento judicial relativo a la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial. Las medidas a que se refiere el párrafo primero deberán incluir, como mínimo, la posibilidad de:

a) restringir el acceso a cualquier documento que contenga secretos comerciales presentado por las partes o por terceros, en su totalidad o en parte; b) restringir el acceso a las audiencias, cuando en ellas pudieran divulgarse secretos comerciales, y a sus correspondientes actas o transcripciones; en circunstancias excepcionales, y siempre que se justifique apropiadamente, las autoridades judiciales competentes podrán restringir el acceso de las partes a esas audiencias y ordenar que se lleven a cabo únicamente en presencia de los representantes legales de las partes y peritos autorizados sujetos a la obligación de confidencialidad a que se refiere el apartado 1; [y]

[15]

c) poner a disposición una versión no confidencial de cualquier resolución judicial en la que se hayan suprimido los pasajes que contengan secretos comerciales.

Cuando, debido a la necesidad de proteger un secreto comercial o un presunto secreto comercial, y con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo, letra a), del presente apartado, el órgano judicial competente decida que las pruebas que se encuentran legalmente bajo el control de una parte no deben revelarse a la otra parte, y cuando dichas pruebas sean importantes para la resolución del litigio, la autoridad judicial podrá, no obstante, autorizar la divulgación de dicha información a los representantes legales de la otra parte y, cuando proceda, a peritos autorizado sujetos a la obligación de confidencialidad contemplada en el apartado 1. 3. Al decidir si se estima o desestima la solicitud contemplada en el apartado 2 y al evaluar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta los intereses legítimos de las partes y, en su caso, de terceros, así como cualquier daño que la decisión de estimar o desestimar la solicitud pudiera causar a cualquiera de las partes y, en su caso, a terceros. 4. Cualquier tratamiento de datos personales con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 se llevará a cabo de conformidad con la Directiva 95/46/CE47.”

8. Requerimientos y medidas correctivas No podemos dejar de referirnos al Art. 11 del texto que ha propuesto la Comisión, relativo a este tema. En él se consagra como obligación fundamental que los Estados miembros garanticen, en su día, que, cuando se haya dictado una resolución judicial por la que se constate la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, las autoridades judiciales competentes puedan, a instancia de la parte demandante, ordenar contra el infractor48:

• el cese o, en su caso, la prohibición de la utilización o divulgación del

secreto comercial;

47 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31). Véanse, sobre esta normativa comunitaria: ELGESEM, D., “The structure of rights in Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data”, Ethics and Information

Technology, Vol. 1, Núm. 4, 1999, págs. 283-293; GELLERT, R. y GONZÁLEZ FUSTER, G., “The fundamental right of data protection in the European Union: in search of an uncharted right”, International Review of Law, Computers & Technology, Vol. 26, Núm. 1, 2012, págs. 73-82; y

POULLET, Y., “EU data protection policy. The Directive 95/46/EC: Ten years after”, Computer Law & Security Review, Vol. 22, Núm. 3, 2006, págs. 206–217.

48 Art. 11.1 del texto dispositivo que se propone en la Propuesta de Directiva relativa a los secretos

comerciales.

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• la prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías

infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras a tales fines; y

• “la adopción de medidas correctivas49 apropiadas en lo que respecta a los

bienes infractores”50.

A continuación (Art. 11.2) se enumeran en una lista no exhaustiva51 de las medidas correctivas a las que acabamos de referirnos: una declaración (?) de infracción; la recuperación de los bienes infractores que se encuentran en el mercado; la eliminación en los bienes infractores de las características en que consiste la infracción; la destrucción de los bienes infractores o, en su caso, su retirada del mercado, siempre que tal acción no socave la protección del secreto comercial en cuestión; etc. En este contexto, los Estados miembros deberían garantizar que, cuando se decida la retirada del mercado de los bienes infractores, las autoridades judiciales puedan ordenar, a instancia del poseedor del secreto comercial, que estos bienes sean entregados al poseedor del que se trate o a organizaciones caritativas en las condiciones que determinen las autoridades judiciales a fin de asegurar que los bienes en cuestión no sean reintroducidos en el mercado. Por lo que se refiere a las costas y otros gastos, las autoridades judiciales tendrán que estipular, en su caso, “que estas medidas se lleven a cabo a expensas del infractor, a menos que haya motivos particulares para que no sea así”52. 9. Otras disposiciones A fin de no superar los límites de espacio que nos hemos impuesto no entraremos en el análisis detallado de otras disposiciones incluidas en el texto que propone la Comisión:

49 La cursiva es nuestra.

50 Art. 11.1(c) del texto dispositivo que se propone en la Propuesta de Directiva relativa a los secretos

comerciales.

51 Ibidem [en opinión de MAYORAL, A. (que no compartimos), por su vaguedad esta disposición “ni dice

ni quiere decir nada” (véase de dicho autor, op. cit., pág. 27)].

52 Art. 11.3(2) del texto dispositivo que se propone en la Propuesta de Directiva relativa a los secretos

comerciales (estas medidas se entenderán sin perjuicio de las eventuales indemnizaciones por daños y perjuicios que puedan adeudarse al poseedor del secreto comercial debido a la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial).

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- Art. 12 (“Condiciones de aplicación, medidas de salvaguarda y medidas alternativas”), que prevé inter alia que los Estados miembros garantizarán que, al examinar una solicitud cuyo objeto sea la adopción de los requerimientos y las medidas correctivas a las que ya nos hemos referido y evaluar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tengan en cuenta el valor del secreto comercial, las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento del infractor en la obtención, divulgación o utilización del secreto comercial, el impacto de la divulgación o utilización ilícitas del secreto comercial, etc. - Art. 13 (“Indemnización por daños y perjuicios”): los Estados miembros deberán disponer que las autoridades judiciales competentes, a instancia de la parte damnificada, ordenen al infractor que supiera o debiera haber sabido que estaba involucrándose en la obtención, divulgación o utilización ilícitas de un secreto comercial que pague a su poseedor una indemnización por daños y perjuicios proporcional al perjuicio realmente sufrido (al hacerlo, las citadas autoridades tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, incluyendo el lucro cesante que haya sufrido la parte damnificada, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor, etc.). - Art. 14 (“Publicación de las resoluciones judiciales”): a fin de reforzar su aspecto disuasorio frente a futuros infractores y contribuir a que el público en general tome conciencia del problema, la Comisión estima que “… es conveniente dar publicidad a las decisiones, en su caso, a través de anuncios destacados, en los casos relacionados con la obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales, en la medida en que dicha publicación no dé lugar a la divulgación del secreto comercial ni afecte de forma desproporcionada a la privacidad y la reputación de las personas físicas”53. - Art. 15 (“Sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la [futura] Directiva”): “las sanciones previstas deberán incluir la posibilidad de imponer multas coercitivas recurrentes en caso de incumplimiento de una medida adoptada con arreglo a los artículos 9 y 11”; además, dichas sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. - Art. 16 (“Intercambio de información e interlocutores”): a fin de promover la cooperación, incluido el intercambio de información, entre los Estados miembros y entre estos y la Comisión, cada Estado miembro designará uno o varios interlocutores nacionales para cualquier cuestión relacionada con la aplicación de las medidas previstas en la futura Directiva. - Art. 17 (“Informes”). - Art. 18 (“Transposición”).

53 Véase considerando 20 del texto que propone la Comisión.

[18]

III. Conclusiones

La doctrina ha criticado (global o parcialmente) la Propuesta de Directiva relativa a los secretos comerciales objeto del presente artículo: algunos autores ponen en duda las ventajas de la armonización que se propone y desconfían de las promesas relativas a que la futura Directiva estimulará notablemente la innovación transfronteriza y provocará un aumento de la competitividad y el crecimiento significativo del empleo y la movilidad54. Por otra parte, no es seguro que tras la transposición de la citada Directiva se alcance un elevado nivel de armonización, debido a la ambigüedad y falta de precisión de algunas disposiciones que se proponen: el resultado podría ser un patchwork de normativas cuyo objetivo será regular la protección de los secretos comerciales de la UE… lo que podría conducir a un desorbitado aumento de las cuestiones prejudiciales remitidas al ya agobiado TJUE55. Estas críticas pueden ser fundadas, pero también es cierto que, a veces, lo mejor es enemigo de lo bueno. En nuestra opinión sería mejor contar con una regulación más o menos armonizada, más o menos mejorable, que mantener el statu quo o proceder a la mera difusión de información y el lanzamiento de campañas de sensibilización sobre las medidas, procedimientos y remedios disponibles a nivel nacional contra la apropiación indebida de secretos comerciales (Soft Law). En este sentido, la pregunta que hemos incluido en el título del presente artículo es retórica… Es verdad también que ignoramos cómo será la Directiva que, finalmente, adoptará el legislador comunitario56. Se encuentra disponible ya algún proyecto de Informe elaborado por el Parlamento Europeo, pero, precisamente por su carácter provisional no nos parece oportuno referirnos a tales documentos57.

54 Véase, por ejemplo: APLIN, T. F., op. cit., págs. 278-279.

55 Ibidem.

56 Que, como sugiere VIDRERAS PÉREZ, C., podría decidir que no adopta ninguna medida legal al

respecto (véase de dicha autora: op. cit., pág. 19). 57 También se ha publicado el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas (DO C 226 de 16.7.2014, p. 48), en el que el CESE concluye que “… parece demasiado reductor limitar las informaciones susceptibles de ser conceptuadas como secreto comercial a aquellas que tienen un valor comercial inmediato, porque algunas informaciones de carácter económico, industrial, técnico o científico pueden no tener un valor comercial directo pero sí potencial, sobre todo cuando estas informaciones proceden de datos de investigación y desarrollo técnico o científico” (punto 5.11); “propone completar la lista recogida en el artículo 4.1 añadiendo que la obtención de un secreto comercial estará permitida cuando sea resultado […] del ejercicio de las obligaciones de información que incumben a los miembros del consejo de administración o de supervisión de empresas que cotizan en bolsa” (punto 5.12); y también “propone completar la lista que se define en el artículo 4.2 añadiendo que los Estados miembros velarán por que no puedan aplicarse las medidas, procedimientos y recursos previstos en la [futura] Directiva cuando la obtención, el uso o divulgación presunta del secreto comercial se produzca […] en el marco del

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Nuestras reflexiones finales se concretan en la evidencia de que el régimen previsto en la futura Directiva, y en las legislaciones nacionales que la transpongan, será aplicable a tantos y tan diversos sectores económicos que, probablemente, esa aplicación será muy problemática (incluso teniendo en cuenta la relación entre Lex specialis y Lex generalis). Por poner algún ejemplo nos referiremos al sector alimentario en el que la cualquier información sobre una empresa o un producto alimenticio, incluso positiva (!), puede tener efectos catastróficos en la confianza del consumidor y la imagen de marca. En este sentido, las siguientes preguntas no son en absoluto retóricas58: ¿será aplicable lo previsto en el Art.14 (“Publicación de las resoluciones judiciales”) y en qué casos? ¿Qué riesgo supone la delación59 (Art. 4), por ejemplo de un empleado despedido, aunque finalmente se compruebe que la denuncia era injustificada? ¿Qué perfil tendrá el secreto comercial en este ámbito en el que la regla es la transparencia, como es el caso de la lista de ingredientes en el etiquetado de los productos alimenticios? ¿Será compatible con lo dispuesto en la futura Directiva la divulgación del contenido de las solicitudes de aprobación de un Novel Food? ¿Será preciso modificar el controvertido Art. 21 (“Protección de datos”) del Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos60? Seguramente, en otros sectores económicos las dudas y perplejidades serán similares… aunque distintas. De todos modos, deseamos mencionar especialmente en nuestras algo pesimistas “Conclusiones” que, en el décimo considerando del texto que la Comisión propone, se afirma de forma inequívoca61 que, en aras de la innovación y de la competencia, las disposiciones de la futura Directiva no deben crear ningún derecho de exclusividad sobre el saber hacer o la información protegidos como secretos comerciales: “así pues, sigue siendo posible el descubrimiento independiente de la misma información y del mismo saber hacer, y los

ejercicio de las obligaciones de información que incumben a los miembros del consejo de administración o de supervisión de empresas que cotizan en bolsa” (punto 5.13).

58 MAYORAL, A. duda con toda la razón de que la UE llegue a convertirse en “líder mundial” por lo que

se refiere a la ciencia e investigación en este sector (véase el primer epígrafe de la “Introducción” de la Propuesta de Directiva relativa a los secretos comerciales) si persiste la neofobia alimentaria de los europeos, fomentada por determinadas ONGs y tolerada (¿alentada?) por los políticos que prefieren seguir la corriente… (véase de dicho autor: op. cit., pág. 23).

59 MAYORAL, A. prefiere utilizar el término whistleblower [véase de dicho autor: op. cit., págs. 23-24, en

las que recuerda las dificultades de la aplicación, en los EE.UU., de lo que establece al respecto la Food Safety Modernization Act (FSMA)].

60 DO L 404 de 30.12.2006. 61 Véase una opinión contraria en: MAYORAL, A., op. cit., pág. 28.

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competidores del poseedor del secreto comercial también son libres de someter a ingeniería inversa cualquier producto obtenido lícitamente”.