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STRATEGIE BREVETTUALI ALLA PROVA:CASI REALI DI MIGLIORAMENTO DELLA
COMPETITIVITA’ E REDDITIVITA’ AZIENDALE
Bolzano, 19 novembre 2015
Dottoressa Marta Manfrin e dott. Mauro Delluniversità
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Consapevolezza degli strumenti di tutela della P.I. e loro impiego per generare profitti(senza trascurare una reale comprensione di che cosa sia la P.I. !)
Consapevolezza degli strumenti di tutela della P.I. e loro impiego per generare profitti(senza trascurare una reale comprensione di che cosa sia la P.I. !)
Opportunità da cogliere Opportunità da cogliere
Integrazione degli strumenti di tutela della P.I. nella gestione aziendale, ad ogni livello(R&D, risk management, pianificazione di budget, capitalizzazione)
Integrazione degli strumenti di tutela della P.I. nella gestione aziendale, ad ogni livello(R&D, risk management, pianificazione di budget, capitalizzazione)
Errori da evitare Errori da evitare
Cominciamo dalle fine - take away:
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STRATEGIE BREVETTUALI ALLA PROVA:CASI REALI DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ E REDDITIVITA’ AZIENDALE
L’innovazione come strumento perprodurre profitti d’impresa
L’innovazione come strumento perprodurre profitti d’impresa
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Proprietà Industriale Diritto d’autore
BrevettiInvenzioni e
Modelli diutilità
DesignMarchi
Innovazioni di carattere tecnico esegni distintivi
Opere di carattere creativo
Software
Letteratura, Musica,Arti figurative,Architettura, Teatro,Cinema, etc.
CHE COSA COSTITUISCE «PROPRIETA’ INTELLETTUALE» PER TUTELARE L’ «INNOVAZIONE» ?
topografie di prodotti a semiconduttori
indicazioni geografiche e denominazioni di origine
varietà vegetali informazioni aziendali riservate
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INNOVAZIONE E PRODUTTIVITÀ AZIENDALE:UNA RELAZIONE SEMPRE PIU’ STRETTA
La correlazione fraInnovazione e
Crescita dei Paesi èsempre più stretta(vedi studi ECFIN) I settori
caratterizzatida forte
innovazioneaumentano
I settoricaratterizzati da
forte innovazioneregistrano la
maggior crescita
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LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE COME STRUMENTO DI PROFITTO
INNOVAZIONE
PROPRIETA’INTELLETTUALE
PROPRIETA’INTELLETTUALE
PROFITTO
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L’innovazione non tutelata mediante diritti di ProprietàIntellettuale (registrati o meno) non è uno strumentoesclusivo dell’impresa che l’ha sviluppata…
Un esempiospecifico
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L’azienda medicale Phil collabora con un chirurgo affermato eimmette sul mercato il filo chirurgico Stop
LA PROSPETTIVA DELLA BREVETTAZIONE SI AFFACCIA TROPPO TARDI,A PRODOTTO GIÀ DIVULGATO
Il chirurgo esegue numerosepubblicazioni internazionali sull’usodello Stop in procedure percutaneee l’azienda Phil espone in numerosieventi di settore e come sponsor aicongressi.
Il prodotto ha grande successo e cisi prepara per una esportazione
all’estero.
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Dopo qualche anno,l’azienda francese Filament immettesul mercato il prodotto Halt.
Halt rappresenta una evoluzione di Stop,perché utilizza un nuovo materiale nonnoto per usi medicali,prevede un ago anziché un loopall’estremità del filoe incorpora una sostanza bio-assorbibilea livello del blocco.
IN BREVE TEMPO IL PRODOTTO Halt CONQUISTA UNA FETTA DI MERCATO RILEVANTE
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SIAMO QUINDI IN PERFETTO REGIME DI LIBERA CONCORRENZA
Il GM di Phil si reca fiducioso da un consulente in brevettie lamenta una «contraffazione» del prodotto Stop da parte di Halt.
Consulente e cliente cercano insieme di stabilire quale profilo di legge sia stato violato:
Il prodotto Phil è oggetto di brevetto / domanda di brevetto ? NONO
«Halt» viola un marchio di fatto «Stop» ? NONO
Filament ha inviato lettere a clienti vantando la superiorità tecnica di Haltrispetto a Stop? NONO
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E invece no!
Il filo con parte riassorbibile è oggetto di domanda di brevetto di Filament.
Per il materiale Filament ha ottenuto licenza esclusiva per usi medicali daparte dell’azienda produttrice.
«Bene!»- Pensa il GM di Phil -«Mi metto a produrre Stop con il materiale di Filament e la sostanza bioassorbibile»
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Come sarebbe cambiato lo scenariose l’azienda Phil avesse depositato una propria domanda di brevetto
diretta ad un filo chirurgico con elemento di arresto ?
Filament non avrebbe potuto attuare la propria invenzione,né nella versione base di Stop né con i perfezionamenti di Halt.
Per le due aziende poteva prospettarsi un regime di licenzaincrociata e di «suddivisione» del mercato.
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Quindi, brevettando …
ESCLUSIVA DIMERCATO
PROFITTO DILUNGO
TERMINE
NUOVISCENARI DIPARTNERSHIP
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Brevettare non serve perché con pochi dettaglimodificati il brevetto si «aggira»
FALSO MITO !
Nella misura in cui il documento brevettuale siaredatto in modo da fornire adeguata tutela
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INNOVAZIONE
Strategia disviluppo e tutela
VANTAGGIOCONCORRENZIALE
In termini generali, tutelando la P.I. …
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Un esempio specificodi tutela «globale»
In termini di «vantaggio concorrenziale» …
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Copyright:-software-brochure-manuali-sito web-video
Brevetti:- struttura della tuta- elettronica controllo- meccanica protezioni- processi produttivi
Marchi:-marca-logo-modello
Topografie:-processori-memorie
Modelli:-complessivo-dettagli-accessori
Informazioni segrete:-tecniche lavorazione-liste clienti/fornitori-business plan-accordi commerciali
«Potete avere la tuta con l’airbag come me» Valentino Rossi
Nomi a dominio:-marca-modello
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La determinazione del valore economico delportafoglio di beni immateriali di un'azienda èessenziale, sebbene molto trascurata
Un esempio specifico
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“9 April 2012 – AOL agreed to sell more than 800 patents and relatedapplications to Microsoft for about $1.1 billion. Its stock jumped 43% …”Wall Street Journal
Ulteriori campi di utilità
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Contenzioso
Iscrizione in bilancio
Cessione/Acquisizione
Licenze
Joint Venture
Fusione/Scorporo
Assistenza al credito
Fondi pubblici
Risparmio fiscale
Definizione
Regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivantidall’utilizzo diretto, o indiretto dei beni intangibili previsti dallanormativa. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali, èirrevocabile e rinnovabile a scadenza.
L’INNOVAZIONE COME STRUMENTO PER PRODURRE PROFITTI DI IMPRESA
Un ulteriore vantaggio: il Patent Box
Riferimenti normativi
• Legge di stabilità 2015 (Legge 23.12.2014, n. 190), art. 1, commi da 37 a 45;
• Decreto Investment Compact (D.L. 24.01.2015, n. 3);
• Decreto attuativo (30.07.2015).
Un ulteriore vantaggio: il Patent Box
Obiettivi
Un ulteriore vantaggio: il Patent Box
Incentivare il mantenimento in Italia delle attività produttive relative aibeni immateriali (evitando la delocalizzazione verso Paesi con fiscalità più
“agevolata” sia dell’una che degli altri).
Incentivare la brevettazione e lo sfruttamento dei brevetti sulterritorio nazionale.
Tutti i titolari di reddito d’impresa residenti in Italia, a prescindere da formagiuridica (sia persone fisiche che giuridiche), dimensioni e regime contabile.
Soggetti che possono beneficiare del Patent Box
Il Patent Box premia chi produce un reddito di impresa perché può ridurrein modo consistente la tassazione IRES/IRPEF e IRAP
Patent Box- diritti di Proprietà Intellettuale agevolabili
Sono agevolabili i redditi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di:
brevetti industriali; marchi di impresa; disegni e modelli
ma anche: software protetto da copyright e processi e formule relativi adesperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico qualificabili
come informazioni segrete e pertanto giuridicamente tutelabili.
Se più beni immateriali contribuiscono allo stesso prodotto o processo essi sonoconsiderati un solo bene immateriale.
Patent Box - Condizioni per usufruire dell’agevolazione
Società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo su beniimmateriali, realizzata internamente oppure attraverso convenzioni con Universitàed enti assimilati o anche mediante contratti con società esterne, purché si tratti disocietà non facenti parte del medesimo gruppo dell’impresa titolare del beneimmateriale agevolato.
• I redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rilevanti «non concorrono aformare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativoammontare»
• Nei primi due periodi di imposta in cui l’agevolazione è in vigore, la percentuale diesclusione dal reddito complessivo è ridotta:
• per il 2015 al 30%;• per il 2016 al 40%.
Anno %2015 302016 402017 502018 502019 50
Reddito: Componenti positivi di reddito (Ricavi) - Componenti negativi di reddito (Costi)
Modalità applicative dell’agevolazione
STRATEGIE BREVETTUALI ALLA PROVA: CASI REALI DI MIGLIORAMENTODELLA COMPETITIVITA’ E REDDITIVITA’ AZIENDALE
Gli strumenti «difensivi» di proprietàindustriale al servizio dell’impresa
Gli strumenti «difensivi» di proprietàindustriale al servizio dell’impresa
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GESTIONESTRATEGICA
DELL’INNOVAZIONE
COSA
QUANDO
COME
scelta accurata
linee guida codificate
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Non è certo il lancio sulmercato, soggetto ad una
indagine preliminare.
Troppo prestoper depositareuna domandadi brevetto?
Un esempio pratico
L’azienda Ovetto sviluppa un prototipo di rompi-uovo.
Non è stato testato, néverificata la sua compatibilità
con la linea produttivaesistente.
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BREVETTO OKNOW-HOW?
Il GM di Ovetto chiama il suo consulente per valutare insieme gli aspetti tecnici:
il materiale della zavorra è statoottenuto come combinazione di
polimeri ad alta resistenzaall’urto ed all’usura
con un nuovo specialetrattamento superficiale che ne
mantiene inalterato l’aspettoanche dopo molti usi e lavaggi
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alla definizione dell’invenzione ha contribuitoun esperto di materiali esterno.
CONTRATTO DICONSULENZA IN
TEMA DI DIRITTI IP?
Il Consulente si preoccupa anche di questioni contrattuali:
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Consulente brevettuale
Il Reparto Marketing di Ovetto vuole fare una indagine di mercato sul prodotto.
Viene depositata una Domanda Internazionale (PCT)avente ad oggetto i tre prototipi, senza menzionare il
materiale, che resta know-how aziendale.
«Il prodotto diventerà pubblico!Prima dobbiamo depositare ladomanda di brevetto!»
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Una verifica del contratto di consulenza con l’espertoconferma l’assenza di una clausola relativa alla PI.
Non c’è tempo per unacontrattazione mirata
quindi l’esperto esterno è co-titolaredella domanda di brevetto e citato
come co-inventore.
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ma titolare di una domanda di Brevetto Europeo di dataantecedente che tutela la configurazione generale del rompi-uovo.
Subito dopo il lancio commerciale,Ovetto riceve una diffida dal Sig. Coque
inattivo sul mercato
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Coque rilancia con un’offerta di licenza esclusivacon royalty sugli utili.
Ovetto fa una proposta di acquisto del BrevettoEuropeo di Coque.
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GUIDA PER LE STRATEGIE DI INNOVAZIONE E DI MERCATO
RICERCHE DIANTERIORITA’
RICERCHE DILANDSCAPE
FREEDOM TOOPERATE
STRUMENTI IRRINUNCIABILI
OPPOSIZIONI SORVEGLIANZE
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Tipologie di ricerche brevettuali
Stato della tecnica(Landscape search)
Verificare i requisiti dibrevettabilità di unapotenziale invenzione.
Fornire informazionigenerali su un settoretecnologico. Evitareduplicazioni di attivitàdi ricerca e sviluppo.
Anteriorità(Prior Art)
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Azioni diinvalidità/opposizione
(Attive o difensive)
Ricerche nominative(Sorveglianze)
Accertarsi di nonledere diritti altrui
Controversie sia ditipo amministrativo
che giudiziale
Conoscere l’attivitàdei propri
concorrenti
Tipologie di ricerche brevettuali
Libertà di attuazione(Freedom To Operate)
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QUANTO COSTANO
Molto meno di:
INTERRUZIONIDI ATTIVITA’INDUSTRIALI
EFFETTINEGATIVI SUL
BILANCIOCAUSE
INVESTIMENTI A MONTE
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Ing. Alessandro Spina
STRATEGIE BREVETTUALI ALLA PROVA: CASI REALI DI MIGLIORAMENTODELLA COMPETITIVITA’ E REDDITIVITA’ AZIENDALE
«Linee-guida» tratte dagli esempi presentati:organizzazione di una struttura di impresa che
produce innovazione e la tutela
«Linee-guida» tratte dagli esempi presentati:organizzazione di una struttura di impresa che
produce innovazione e la tutela33
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LE IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE DELL’INNOVAZIONE PER UN’IMPRESA
Si analizza unmercato
Si identificanoopportunità
legate aprogetti
d’innovazione
Si provaquantificarne il
ritornoeconomico
Si fanno scelte:dove e quanto
investireprioritariamente
SI PARTE!
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VS
A volte serve più attenzione ad attraversare un incrocio che a fare un lungo viaggio…A volte serve più attenzione ad attraversare un incrocio che a fare un lungo viaggio…
NON E’ QUESTA LA SEDE PER ANALIZZARE I MODELLI ORGANIZZATIVIMA…
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Le ricerche sono strumenti importanti anche per chi opera sul mercato senza innovareLe ricerche sono strumenti importanti anche per chi opera sul mercato senza innovare
LA QUESTIONE RIGUARDA ANCHE CHI NON FA INNOVAZIONE
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SCONSIGLIAMO IL METODO APOCALYPTO
Correre in avanti il più veloce possibile sperando di non saltare su una mina…Correre in avanti il più veloce possibile sperando di non saltare su una mina…
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Valutazione della fattibilità del programma in relazione a possibili preesistentidiritti nel settore della proprietà intellettuale.
Valutazione della fattibilità del programma in relazione a possibili preesistentidiritti nel settore della proprietà intellettuale.
PRIMAPRIMA
MEGLIO INSERIRE NEL TEAM DI SVILUPPOUN CONSULENTE IP
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DURANTEDURANTE
ldentificazione di ciò che può e ciò che assolutamente non deve esseredivulgato prima del deposito di una domanda di brevetto.
ldentificazione di ciò che può e ciò che assolutamente non deve esseredivulgato prima del deposito di una domanda di brevetto.
lndividuazione del momento migliore per depositare una (o più)domande di brevetto.
lndividuazione del momento migliore per depositare una (o più)domande di brevetto.
Riconoscimento di tutti gli aspetti potenzialmente suscettibili diprotezione brevettuale.
Riconoscimento di tutti gli aspetti potenzialmente suscettibili diprotezione brevettuale.
MEGLIO INSERIRE NEL TEAM DI SVILUPPOUN CONSULENTE IP
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Il contributo più importante del consulente IP : redazione di una (o più)domande di brevetto che proteggano gli obiettivi conseguiti.
Il contributo più importante del consulente IP : redazione di una (o più)domande di brevetto che proteggano gli obiettivi conseguiti.
DOPODOPO
MEGLIO INSERIRE NEL TEAM DI SVILUPPOUN CONSULENTE IP
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Inserirefoto ….
CONSULENTE IP: UN RUOLO CHIAVE
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UN CONSULENTE IP
vi ricorda tutte le scadenze.
scrive la domanda di brevetto (o di marchio).
può capire se un prodotto è brevettabile o meno.
può capire se terzi violano i vostri diritti brevettuali.
ne cura la prosecuzione presso i vari uffici nazionali.
può consigliarvi le migliori strategie.
Non è solo la persona che…
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dovrebbe essere coinvolto finda subito dall’azienda nel
progetto.
Aspettare l’ultimo momento non è mai la scelta migliore!
è (e deve essereconsiderato) una persona
di completa fiducia, cheopera nei vostri interessi.
UN CONSULENTE IP
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IL BREVETTO HA UNA VALENZA TERITORIALE
Come scegliere un’adeguata strategia territoriale di deposito ?
Efficacia limitata alterritorio dello Stato
che lo concedeBREVETTO
VALENZA TERRITORIALE
Brevettomondiale?Brevetto
mondiale?Paesi di
produzione ?Paesi di
distribuzione? Contraffazione?
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• domanda internazionale PCT (WIPO)
• brevetto italiano
• brevetto europeo (EPO)
• domande nazionali estere o altri trattati regionali
PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DI UN BREVETTO
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Primo deposito “nazionale“
Primo deposito “Europeo”
Primo deposito “Internazionale“ PCT
1 anno(diritto di priorità)
STRATEGIE DI DEPOSITO
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(MARCHI, DOMINI, RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE, …)
Parliamo sempre di…
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PROPRIETÀ INDUSTRIALE / INTELLETTUALE
GODERE E DISPORREIN MODO PIENO EDESCLUSIVO
DEI FRUTTI DELL’INTELLETTO EDINGEGNO DELLE RISORSEAZIENDALI
SEGNI DISTINTIVI
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SEGNI DISTINTIVI
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*Marchio*Segno distintivo dei prodotti e dei servizi
dell’impresa
Ditta, ragione sociale e denominazione socialeNome commerciale dell’imprenditore
InsegnaSegno distintivo che contraddistingue i locali
dell’impresa
Nome a dominioRisorsa di numerazione atipica equiparata, nelle
funzioni svolte, ai segni distintivi tipici di cui sopra
Rubner Ebg G.m.b.h.
RUBNER.COM
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UNITARIETÀ DEI SEGNI DISTINTIVI
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È vietata l’adozione «come ditta, denominazione o ragionesociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attivitàeconomica o altro segno distintivo un segno uguale o simileall’altrui marchio
se
a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa deititolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio èadottato
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico chepuò consistere anche in un rischio di associazione fra i duesegni»
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PERCHÉ REGISTRAREMARCHIO, NOME A DOMINIO E ALTRI SEGNI DISTINTIVI
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TIMELINE DI UN MARCHIO
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…territoriale …merceologica
risponde alle esigenze di tutela…
LA REGISTRAZIONE DI MARCHIO
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PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
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PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ
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I DIRITTI SONO VALIDI ED AZIONABILI NEITERRITORI NEI QUALI VIENE
- DEPOSITATA-ACCOLTA LA DOMANDA DIREGISTRAZIONE
- USATO IL SEGNO DISTINTIVO ALMENO DOPO ILPERIODO DI DECADENZA (3 / 5 ANNI DALLAREGISTRAZIONE DEL MARCHIO)
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PROTEZIONE DI UNMARCHIO/DESIGN
NAZIONALE
MARCHIO O DESIGN NAZIONALE
REGISTRATO IN FRANCIA
L’IMPORTAZIONE SENZA
IL CONSENSO
DEL TITOLARE
È LEGALE
LA PRODUZIONE SENZA IL
CONSENSO DEL TITOLARE È LEGALE
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LA PRODUZIONE SENZA IL
CONSENSO DEL TITOLARE È ILLEGALE
L’IMPORTAZIONE SENZA
IL CONSENSO
DEL TITOLARE
È ILLEGALE
MARCHIO ODISEGNOCOMUNITARIO
PROTEZIONE DI UNMARCHIO/DESIGN
COMUNITARIO
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Ricerche di anteriorità e servizi di sorveglianza
Strumento di analisi della concorrenza.
Uso dei nomi da parte dei concorrenti nelle stesse classi di prodotti e servizi.
Esame dei marchi registrati dalla concorrenza.
Nomi a dominio-Uso in Internet (Web brand reputation)
Monitorare il mercato e iregistri marchi e domini
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Ricerche di anteriorità e servizi di sorveglianza
Strumento di analisi della concorrenza.
Uso dei nomi da parte dei concorrenti nelle stesse classi di prodotti e servizi.
Esame dei marchi registrati dalla concorrenza.
Nomi a dominio-Uso in Internet
Monitorare il mercato e iregistri marchi e domini
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Monitorare e sorvegliare il mercato e i registrimarchi
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IL NOME A DOMINIO QUALE FATTORE DIVALORIZZAZIONE DEL BRAND
QUASI 70% dei SITI WEB sonotrovati
DIGITANDO SUL MOTORE DIRICERCA UN SEGNO DISTINTIVOo
TENTANDO DI INDOVINAREL’INDIRIZZO
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<A href="http://www.valentino.it">Armani</A>
INDICIZZARE = DARE VISIBILITÀ
VALORIZZAZIONE DEL BRAND
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I SEGNI DISTINTIVI IN INTERNET
NOME A DOMINIOFacilitazione dell’instradamento delle informazioni
[particolare convenzione di scrittura da destra verso sinistrache riflette anche i rapporti gerarchici logici e matematiciesistenti tra i diversi elementi che lo compongono]
Es.: sib.itSecond LevelDomain (SLD)
Top leveldomain (TLD)
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BAULI.NETBAULI.IT BAULI.COM
COESISTENZA DI DOMINI IDENTICI CON ESTENSIONI DIVERSE ==DEVALORIZZAZIONE BRAND?
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REGISTRARE il marchio in ragione diDOVE l’impresa opera e del COSAe produce/commercializza
Attivare un servizio diSORVEGLIANZA DEPOSITIMARCHI
Attivare un servizio diSORVEGLIANZA DOGANALE
REGISTRARE nomi a dominiocorrispondenti ai propri marchicon principali estensioni
Attivare PROCEDURE DIRIASSEGNAZIONE
MONITARE L’USO IN INTERNET DEIBRAND AZIENDALI: indicizzazionisui motori di ricerca, registrazionedi nomi a dominio identici oconfondibili
VALORIZZARE (anche patrimonialmente)I SEGNI DISTINTIVI AZIENDALI
MARCHI NOMI A DOMINIO
TUTTE ATTIVITÀ I CUI COSTI SONO UNA FRAZIONE DI QUELLI DI UN’AZIONE GIUDIZIARIA =IMPORTANZA DI RILEVARE LA CONTRAFFAZIONE O L’USURPAZIONE PRIMA DELCONSOLIDAMENTO DEI DIRITTI DI TERZI
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AUDIT PERIODICO DEL PORTAFOGLIO = RAZIONALIZZAZIONE DI COSTI INUTILI
(PREVENZIONE E CONSOLIDAMENTO DIRITTI) PATRIMONIALIZZAZIONE DELL’AVVIAMENTO
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Per ulteriori informazioni:Marta Manfrin. Mauro Delluniversità
Società Italiana BrevettiStradone San Fermo, 21 sc.B – 37121 Verona
Tel: 045-8014990Fax: 045-8033252
E-mail: [email protected]: www.sib.it