US Patent Proceeding - sankyo-pat.gr.jp · Last Updated Nov. 12, 2008 Chapter Eight Appendices: 1. USPTO Fee Schedule for FY2009 2. USPTO Allowance Rate for patent examination (1975-2005)

Last Updated Nov. 12, 2008

Chapter Eight

Appendices:

2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008 Copyrights All Reserved forTatsuo YABE,.

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Chapter Eight

Appendices:

1. USPTO Fee Schedule for FY2009 2. USPTO Allowance Rate for patent examination (1975-2005) 3. State Street Bank 事件 (Fed. Cir. July 23, 1998) 4A Semiconductor Energy Lab. v. Samsung Elec. (Fed. Cir. March 02, 2000) 4B Dayco Product v. Total Containment (Fed. Cir. March 23, 2003) 4C STAR Scientific v. RJR (Fed.Cir. Aug. 25, 2008) 5. Phillips v. AWH (en banc Fed. Cir. July 12, 2005) 6A. Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo (Sup Ct. May 28, 2002) 6B. Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo (en banc Fed. Cir. Nov. 29, 2000) 7. Johnson & Johnston v. R.E. Service (en banc Fed. Cir. March 28, 2002) 8. Warner Jenkinson v. Hilton Davis Chemical Co (Sup Ct. March 03, 1997) 9A. KSR v. Teleflex (最高裁へ裁量上訴: April 06, 2005) 9B. KSR v. Teleflex (Sup. Ct. Oral Heating: Nov. 28 2006) 9C. KSR v. Telelex (Sup. Ct. Apr. 30, 2007) 10 Liebel v. Medrad (Fed.Cir. Mar 22, 2007) 11 Arisocrat Tech. v. Int’l Game Tech. (Fed. Cir. March 28, 2008) 12 米国特許法改正案 12A 米国特許法改正案（S3818） Aug. 2006 12B 米国特許法改正法案 (S1145 & H.R. 1908) Apr. 2007 13 米国特許施行規則改定案１3A： IDS に関する改定案

１3B：早期審査に関する改訂（済み）

１3C：継続出願と継続審査の制限に関する改訂案

１3D：審査対象となる出願クレーム数の制限に関する改定案

１３E：２００８年４月１日バージニア州東部地区連邦地裁差止め判決

14 Taltech Limited v. Esquel Apparel (Fed. Cir. May 22, 2008) 15. eBay v. MercExchange (Sup Ct. May 15, 2006) 16. PAICE LCC v. Toyota Motor Corp. (Fed. Cir. Oct. 18, 2006) 17. Fed Reg (July 23, 2008) Scope of Foreign Lisences Notice 18. Ulead Syste, v. Lex Computer (Fed. Cir. Dec. 09, 2003) 19. In re Bilski (Fed. Cir. en banc Oct. 30, 2008)


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添付資料１：

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE FY 2009 FEE SCHEDULE

Effective October 2, 2008

The filing fee (or national fee), search fee, and examination fee are due on filing.

The fees subject to reduction for small entities that have established status (37 CFR 1.27) are shown in a separate column. For additional information, please call the USPTO Contact Center at (571) 272-1000 or (800) 786-9199. Payments from foreign countries must be payable and immediately negotiable in the United States for the full amount of the fee required.

Patent

USPTO Fee Schedule, effective October 02, 2008

Fee Code 37 CFR Description Fee Small Entity

Fee (if applicable)

Patent Application Filing Fees

1011/2011 1.16(a)(1) Basic filing fee - Utility filed on or after December 8, 2004 330.00 165.00

4011† 1.16(a)(1) Basic filing fee - Utility filed on or after December 8, 2004 （特許出願費用）

n/a 82.00

1001/2001 1.16(a)(2) Basic filing fee - Utility filed before December 8, 2004 850.00 425.00

1201/2201 1.16(h) Independent claims in excess of three （4 つ目以降の独立クレームに対して）1 個超過ごと

に 220.00 110.00

1202/2202 1.16(i) Claims in excess of twenty （合計２０を超えるクレームに対して）1 個超過する

ごとに 52.00 26.00

1203/2203 1.16(j) Multiple dependent claim （多数項従属クレームが一個での存在することによ

って発生する費用） 390.00 195.00

1051/2051 1.16(f) Surcharge - Late filing fee, search fee, examination fee or oath or declaration 130.00 65.00

1081/2081 1.16(s) Utility Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets （出願明細書が 100 枚を超える場合）50 枚超過

270.00 135.00

1012/2012 1.16(b)(1) Basic filing fee - Design 220.00 110.00


3

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2008october02.htm


filed on or after December 8, 2004

1002/2002 1.16(b)(2) Basic filing fee - Design filed before December 8, 2004 380.00 190.00

1017/2017 1.16(b)(1) Basic filing fee - Design (CPA) filed on or after December 8, 2004 220.00 110.00

1007/2007 1.16(b)(2) Basic filing fee - Design (CPA) filed before December 8, 2004 380.00 190.00

1082/2082 1.16(s) Design Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets 270.00 135.00

1013/2013 1.16(c)(1) Basic filing fee - Plant filed on or after December 8, 2004 220.00 110.00

1003/2003 1.16(c)(2) Basic filing fee - Plant filed before December 8, 2004 600.00 300.00

1083/2083 1.16(s) Plant Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets 270.00 135.00

1014/2014 1.16(e)(1) Basic filing fee - Reissue filed on or after December 8, 2004 330.00 165.00

1004/2004 1.16(e)(2) Basic filing fee - Reissue filed before December 8, 2004 850.00 425.00

1019/2019 1.16(e)(1) Basic filing fee - Design Reissue (CPA) filed on or after December 8, 2004 330.00 165.00

1009/2009 1.16(e)(2) Basic filing fee - Design Reissue (CPA) filed before December 8, 2004 850.00 425.00

1204/2204 1.16(h) Reissue independent claims in excess of three 220.00 110.00

1205/2205 1.16(i) Reissue claims in excess of 20 52.00 26.00

1084/2084 1.16(s) Reissue Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets 270.00 135.00

1005/2005 1.16(d) Provisional application filing fee 220.00 110.00

1085/2085 1.16(s) Provisional Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets 270.00 135.00

1052/2052 1.16(g) Surcharge - Late provisional filing fee or cover sheet 50.00 25.00

1053 1.17(i) Non-English specification 130.00

† The 4000 series fee code may be used via EFS-Web at http://www.uspto.gov/ebc/efs_help.html

Patent Search Fees

1111/2111 1.16(k) Utility Search Fee （先行技術の調査費用） 540.00 270.00

1112/2112 1.16(l) Design Search Fee 100.00 50.00

1113/2113 1.16(m) Plant Search Fee 330.00 165.00

1114/2114 1.16(n) Reissue Search Fee 540.00 270.00

Patent Examination Fees

1311/2311 1.16(o) Utility Examination Fee （特許出願審査費用） 220.00 110.00

1312/2312 1.16(p) Design Examination Fee 140.00 70.00


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http://www.uspto.gov/ebc/efs_help.html


1313/2313 1.16(q) Plant Examination Fee 170.00 85.00

1314/2314 1.16(r) Reissue Examination Fee 650.00 325.00

Patent Post-Allowance Fees

1501/2501 1.18(a) Utility issue fee （特許証発行費用） 1,510.00 755.00

1502/2502 1.18(b) Design issue fee 860.00 430.00

1503/2503 1.18(c) Plant issue fee 1,190.00 595.00

1511/2511 1.18(a) Reissue issue fee 1,510.00 755.00

1504 1.18(d) Publication fee for early, voluntary, or normal publication （特許出願公開費用）

300.00

1505 1.18(d) Publication fee for republication 300.00

Patent Maintenance Fees

1551/2551 1.20(e) Due at 3.5 years 980.00 490.00

1552/2552 1.20(f) Due at 7.5 years 2,480.00 1,240.00

1553/2553 1.20(g) Due at 11.5 years 4,110.00 2,055.00

1554/2554 1.20(h) Surcharge - 3.5 year - Late payment within 6 months 130.00 65.00



1557 1.20(i)(1) Surcharge after expiration - Late payment is unavoidable 700.00

1558 1.20(i)(2) Surcharge after expiration - Late payment is unintentional 1,640.00

Miscellaneous Patent Fees

1801/2801 1.17(e) Request for continued examination (RCE) (see 37 CFR 1.114) 810.00 405.00

1808 1.17(i) Processing fee, except in provisional applications 130.00

1803 1.17(i) Request for voluntary publication or republication 130.00

1802 1.17(k) Request for expedited examination of a design application 900.00

1804 1.17(n) Request for publication of SIR - Prior to examiner’s action 920.00*

1805 1.17(o) Request for publication of SIR - After examiner’s action 1,840.00*

1806 1.17(p) Submission of an Information Disclosure Statement 180.00

1807 1.17(q) Processing fee for provisional applications 50.00

1809/2809 1.17(r) Filing a submission after final rejection (see 37 CFR 1.129(a)) 810.00 405.00

1810/2810 1.17(s) For each additional invention to be examined (see 37 CFR 1.129(b)) 810.00 405.00

1814/2814 1.20(d) Statutory disclaimer 140.00 70.00


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* Reduced by basic filing fee paid.

Post Issuance Fees

1811 1.20(a) Certificate of correction 100.00

1812 1.20(c)(1) Request for ex parte reexamination 査定系再審査請求費用 2,520.00

1813 1.20(c)(2) Request for inter partes reexamination 当事者系再審査請求費用 8,800.00

1821/2821 1.20(c)(3) Reexamination independent claims in excess of three and also in excess of the number of such claims in the patent under reexamination

220.00 110.00

1822/2822 1.20(c)(4) Reexamination claims in excess of 20 and also in excess of the number of claims in the patent under reexamination

52.00 26.00

1814/2814 1.20(d) Statutory disclaimer 140.00 70.00

Patent Extension of Time Fees

1251/2251 1.17(a)(1) Extension for response within first month （応答期限 1 ヶ月延長） 130.00 65.00

1252/2252 1.17(a)(2) Extension for response within second month （応答期限２ヶ月延長） 490.00 245.00

1253/2253 1.17(a)(3) Extension for response within third month （応答期限３ヶ月延長） 1,110.00 555.00

1254/2254 1.17(a)(4) Extension for response within fourth month 1,730.00 865.00

1255/2255 1.17(a)(5) Extension for response within fifth month 2,350.00 1,175.00

Patent Appeals/Interference Fees

1401/2401 41.20(b)(1) Notice of appeal （審判請求） 540.00 270.00

1402/2402 41.20(b)(2) Filing a brief in support of an appeal 540.00 270.00

1403/2403 41.20(b)(3) Request for oral hearing 1,080.00 540.00

Patent Petition Fees

1462 1.17(f) Petitions requiring the petition fee set forth in 37 CFR 1.17(f) (Group I) 400.00

1463 1.17(g) Petitions requiring the petition fee set forth in 37 CFR 1.17(g) (Group II) 200.00

1464 1.17(h) Petitions requiring the petition fee set forth in 37 CFR 1.17(h) (Group III) 130.00

1451 1.17(j) Petition to institute a public use proceeding 1,510.00

1452/2452 1.17(l) Petition to revive unavoidably abandoned application 540.00 270.00

1453/2453 1.17(m) Petition to revive unintentionally abandoned application 1,620.00 810.00

1454 1.17(t) Acceptance of an unintentionally delayed claim for priority, or for filling a request for the restoration of the right of priority

1,410.00

1455 1.18(e) Filing an application for patent term adjustment 200.00


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1456 1.18(f) Request for reinstatement of term reduced 400.00

1457 1.20(j)(1) Extension of term of patent 1,120.00

1458 1.20(j)(2) Initial application for interim extension (see 37 CFR 1.790) 420.00

1459 1.20(j)(3) Subsequent application for interim extension (see 37 CFR 1.790) 220.00

PCT Fees - National Stage

1631/2631 1.492(a) Basic National Stage Fee 330.00 165.00

1640/2640 1.492(b)(1) National Stage Search Fee - U.S. was the ISA or IPEA and all claims satisfy PCT Article 33(1)-(4) 0.00 0.00

1641/2641 1.492(b)(2) National Stage Search Fee - U.S. was the ISA 100.00 50.00

1642/2642 1.492(b)(3) National Stage Search Fee - search report prepared and provided to USPTO 430.00 215.00

1632/2632 1.492(b)(4) National Stage Search Fee - all other situations 540.00 270.00

1643/2643 1.492(c)(1) National Stage Examination Fee - U.S. was the ISA or IPEA and all claims satisfy PCT Article 33(1)-(4) 0.00 0.00

1633/2633 1.492(c)(2) National Stage Examination Fee - all other situations 220.00 110.00

1614/2614 1.492(d) Claims - extra independent (over three) 220.00 110.00

1615/2615 1.492(e) Claims - extra total (over 20) 52.00 26.00

1616/2616 1.492(f) Claims - multiple dependent 390.00 195.00

1681/2681 1.492(j) National Stage Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets 270.00 135.00

1617/2617 1.492(h) Search fee, examination fee or oath or declaration after thirty months from priority date 130.00 65.00

1618 1.492(i) English translation after thirty months from priority date 130.00

PCT Fees - International Stage

1601 1.445(a)(1) Transmittal fee 300.00

1602 1.445(a)(2)Search fee - regardless of whether there is a corresponding application (see 35 U.S.C. 361(d) and PCT Rule 16)

1,800.00

1604 1.445(a)(3) Supplemental search fee when required, per additional invention 1,800.00

1605 1.482(a)(1) Preliminary examination fee - U.S. was the ISA 600.00

1606 1.482(a)(1) Preliminary examination fee - U.S. was not the ISA 750.00

1607 1.482(a)(2) Supplemental examination fee per additional invention 600.00

1619 Late payment fee variable

1621 1.445(a)(4) Transmitting application to Intl. Bureau to act as receiving office 300.00

PCT Fees to Foreign Offices **

1701 International filing fee (first 30 pages - filed in paper 1,237.00


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with PCT EASY zip file or electronically without PCT EASY zip file )

1710 International filing fee (first 30 pages) - filed electronically with PCT Easy zip file 1,137.00

1702 International filing fee (first 30 pages) 1,338.00

1703 Supplemental fee (for each page over 30) 15.00

1704 International search (EPO) 2,665.00

1709 International search (KIPO) 244.00

1705 Handling fee 171.00

1706 Handling Fee - 90% reduction, if applicants meets criteria specified at: http://www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdf

17.10

1708 Sequence listing and/or sequence-related table on electronic medium only (PCT AI Section 801) 6,000.00

** PCT Fees to Foreign Offices subject to periodic change due to fluctuations in exchange rate. Refer to the Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office for current amounts


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http://www.uspto.gov/cgi-bin/exitconf/internet_exitconf.pl?target=www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdf

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/index.html


添付資料２：

どのくらい米国特許庁の審査で特許になっているか？


9


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添付資料３：

CAFC 96-1327 判決： July 23, 1998

State Street Bank 事件

被控訴人： State Street Bank & Trust Co., 控訴人： Signature Financial Group, Inc.

Partially Translated By Tatsuo YABE on Sep. 23, 1998

特許： USP５,１９３,０５６（以下０５６特許）

特許譲渡人： Signature Financial Group., Inc.

発明の名称：ハブ及びスポーク財政サービス体系のためのデータ処理システム

特許日：１９９３年３月９日

発明者：Ｒ. ＴｏｄｄＢｏｅｓ

要約

下級審（マサチューセッツ地区連邦地裁）において、USP5,193,056 特許（Signature）の発明主題は、「数学的アル

ゴリズム」と「ビジネス手法」に分類されるとしてその特許性を否定された。同判決に不服を申し立て特許権者

Signature は、CAFC 法廷に控訴した。同ＣAFＣ判決は、これまで不確定的に適用されてきた特許保護を与えるこ

との出来ない権利化不能である発明主題として「数学的アルゴリズム」と「ビジネス手法」をどのように解釈するべ

きかを明瞭に判示するとともに、米国特許法の基に何が特許保護可能な発明主題で何が特許不可主題かを明瞭

に判示した。

本判決において数学的アルゴリズムに関してはそれ自体をクレームしたものの権利化は不可であるが、それを有

効或いは有用な形態に変換した発明主題は特許保護可能な発明主題になるとした。要は、クレームが数学的ア

ルゴリズムを含むか否か、或いは、数学的アルゴリズムに関係するか否かで特許保護不可な発明主題に属する

と判断するのはおかしいとした。

また、ビジネス手法に関する出願において、発明主題の分類でビジネス手法に属するか否かを検討することが既

に間違いであり、他のプロセスクレームと同様に扱われるべきであるとした。

尚、発明主題は、それが特許保護可能な発明主題（プロセス、機械、製造物、組成物）のいづれに分類されるかに

焦点をおいて検討するのではなく、特許を求める発明主題の本質的な特徴と、その実用性に焦点を絞りその特許

性が解釈されるべきであるとしています。

上記を総合的に考慮した結果、今回問題となった「投資体系を実行するためにデータ処理をするシステムに関す

る０５６特許」は米国特許法第１０１条で規定する特許可能な主題であると判断された。

【判決】 Signature Financial Group, Inc. （Signature）は、マサチューセッツ地区連邦地裁の State Street Bank ＆ Trust

Co., （State Street）の略式判決の申し立てを支持するという State Street に好適な判断（０５６特許のクレーム主

題は米国特許法第１０１条の特許可能な主題に含まれないとして無効と判断された）に対し CAFC に控訴した。

State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 927 F. Supp. 502, 38 USPQ2d 1530 (D. Mass.

1996) 我々CAFC は０５６特許のクレーム主題は法定特許可能主題に関するものであるという理由で地裁の判決

を破棄差戻しする。


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【背景】Ｓｉｇｎａｔｕｒｅは上記０５６特許の譲受人である。当該０５６特許は、投資体系を実行するためのデータ処理システム

に関する発明であり、Ｓｉｇｎａｔｕｒｅのビジネスにおいて、相互ファンドのための運営、会計処理のために開発された。

本質的には、当該システムは、相互ファンド（スポーク）はパートナーシップとして組織される投資のポートフォリオ

に財を貯えるという資金体系を援助するものである。

Ｓｔａｔｅ Street とＳｉｇｎａｔｕｒｅは共に、複合結合型パートナーシップ資金財源サービスの管理及び運営者として業務

を行う会社である。ＳｔａｔｅＳｔｒｅｅｔは、０５６特許にクレームされたデータ処理システムをライセンス使用するべくＳ

ｉｇｎａｔｕｒｅと交渉していたが、交渉は不成立に終わり、ＳｔａｔｅＳｔｒｅｅｔはマサチューセッツ地区連邦裁判所に対して

０５６特許の無効、権利行使不可、非侵害を訴えＤＪアクションを提起し、後に、米国特許法１０１条の基に、特許可

能な主題をクレームしていないという理由で特許無効に対する一部略式判決を申し立てた。同申立ては認められ、

本控訴へと繋がった。

【Discussion】

本法廷は、連邦地裁の略式判決を認めた事実に対して服従する必要はなく、略式判決の判断基準が遵守された

かを独自に判断しなければならない。 Vas-Cath, Inc. v. Mahukar, 935 F.2d 1555, 1560, 19 USPQ2d 1111, 1114

(Fed. Cir. 1991) 純粋に事実問題がなく、法律問題として判決を受けられる場合には、略式判決は適切に認めら

れる。 Fed. R. Civ. P. 56(c) ０５６特許が１０１条の特許可能な発明主題をクレームしていないとして無効である

か否かという本質的な争点は、クレームの構成と法律の問題である。我々は、クレームの構成に関して、提示さ

れた事実関係の問題も含めて最初から検討する。 Cybor Corp. v. FAS Techs., 138 F. 3d 1448, 1451, 46

USPQ2d 1169, 1174 (Fed Cir. 1998) (in banc) 我々は、さらに法律問題を一から検討する。 See Romero v.

United States, 38 F.3d 1204, 1207 (Fed. Cir. 1994) 我々は、DJ アクションの原告である State Street は、法律

問題として米国特許法１０１条の基に０５６特許の無効性に対する略式判決の申立てを認められないと判断する、

なぜなら、本特許クレームは法定特許主題に関連するからである。

以下に法定特許主題に関する事実を述べる。 See Snderson v Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 255 (1986) ０５

６特許のクレームは、一般的には、統括者が財政情報のフローを監視且つ記録し、パートナーの資金財政サービ

ス体系（形態）を維持するのに必要な全ての数値計算を実行可能なシステムに関する。パートナー資金財政サー

ビス体系は幾種かの相互ファンド（或いはスポーク）が単一のポートフォリオ（或いはハブ）にそれらの投資ファンド

を貯えることを可能とし、パートナーシップの税金面での利点と組み合わせて、特に、資金を管理するコストを強化

できるようにする。特に、本システムは同じハブに投資された２つ以上のスポークの資産を日々分配する手段を

提供する。本システムは、さらに、ハブの投資保証の額とそれと同時にスポークの各資産の毎日の変動を考慮に

いれ、各スポークのハブ内におけるシェア（％）を決定する。

（中略）

056 特許は１９９１年３月１１日に出願され、元々、６つの「装置」クレームと６つの「方法」クレームを有していた。６

つの「装置」クレームは、ＭｅａｎｓＰｌｕｓＦｕｎｃｔｉｏｎの形態で記載された。 Signature によると審査経過において、

審査官は特許可能な主題をクレームしていないとして１０１条拒絶の適用を検討したとのことである。しかし、６つ

の方法クレームをキャンセルしたところ、審査官は残りの６つの「装置」クレームを特許許可とした。尚、クレーム１

が独立クレームである。

独立クレーム１は１１２条６段に基づき適切に構築されているとした場合に、それは以下に示されるような「機械」に

関するもので、ブラケット[ ]内の記載事項は Means クレームに対応する明細書の記載事項である。

クレーム１．パートナーシップとして設立されたポートフォリオの財政サービス形態を運営するためのデータ処理

システムであって、各パートナーは複数の財源のひとつであり、該データ処理システムは、以下の構成要素を含む

(comprising)：

(a) データーを処理するためのコンピューター処理手段 [CPU を備えた PC]；

(b) 記憶媒体[a data disk]にデータを格納する記憶手段；

(c) 前記記憶媒体を初期化する第１手段 [an arithmetic logic circuit configured to prepare the data


12


disk to magnetically stored selected data]；

(d) 第２手段[an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate

incremental increases or decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis, and store

the output in a separate file]、これは前記ポートフォリオの資産に関するデータ、前日からの各財源、前記各財源

の増減に関するデータを処理し、前記各財源の前記ポートフォリオに対する割合（％）を配分する；

(e) 第３手段[an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate

incremental increases and decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis and

store the output in a separate file]、これは前記ポートフォリオの毎日の収入増減、経費増減、及び、純益或いは

純損失に関するデータを処理し、各財源に対するそのようなデータを配分する；及び

(f) 第４手段[an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate

incremental increases and decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis and

store the output in a separate file]、これは前記ポートフォリオの毎日の実現できなかった純益、純損失に関する

データを処理し、各財源に対するそのようなデータを配分する；

(g) 第５手段[an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from specific files, calculate

that information on an aggregate basis and store the output in a separate file]、これは前記ポートフォリオに対す

る年度末の収入総計、経費総計、及び、資本獲得、損失及び財源の各々に関するデータを処理する。

クレーム要素の各々は Means Plus Function 形式で表現されているので、米国特許法第１１２条６段に基づき（明

細書に記載部分に開示された構造の“均等物”を含む）解釈される。従って、クレーム１は、“機械”をクレームして

おり、パートナーシップとして設立されたポートフォリオの財政サービス形態を運営するためのデータ処理システム

という主題であり、当該機械の最低限の構成要素としては、当該クレームに定義された means-plus-function 要素

(a) - (g)に対応する明細書の説明部分に開示された特定の構造を含む。このように“機械”は１０１条の基に特許

しうる主題である。ここで、注意すべきは、１０１条に基づく解釈をする場合に、権利化を望む主題が４つの特許可

能主題（“機械”、“プロセス”、“製造物”、及び“物の組成”がそのカテゴリー）の少なくとも一つに入る場合には、ク

レーム１が“機械”或いは“プロセス”に関するものであるかは重要な意味をなさない。

上記をもって我々の分析が終了するものではない、即ち、連邦地裁では該０５６特許でクレームされた主題は判例

で司法的に構築された特許保護可能な発明主題の２つの例外に入ると結論づけている。連邦地裁は、その第１

例外として“数学のアルゴリズム”であり、第２番目の例外は“ビジネス手法”としている。

米国特許法１０１条は：

何人も、新規で且つ有益な“如何なる” 方法、機械、製造物、又は、物の組成、或いは、それらの新規で

且つ有益な“如何なる”改良を発明又は発見した場合には、本条文の条件と要求事項と照合し、特許を取得

することが可能である。

上記１０１条を平たく解説すると、“如何なる”発明であっても４つの特許保護が可能な主題のカテゴリーの一つに

入り、それが米国特許法１０２条、１０３条、１１２条第２項の要件を満たす場合には特許となる。

上記のように、“如何なる”という用語を繰り返し使用しているのは、米国特許法１０１条に定義された制限以上に

特許主題に制限を加えないという米国議会の意図を反映するためである。事実、最高裁は、この連邦議会の意

図は、「太陽の下に人間が創造したる如何なるもの」に拡大されるということに同意している。 Diamond v.

Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980); see also Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 182 (1981) このように、連邦議会

が意図していない限定を特許可能主題に関する１０１条に加えて１０１条を解釈することは適切ではない。

■ “数学的アルゴリズム”の特許主題例外

最高裁は特許保護を与えられない３つの発明主題として、自然法則、自然現象、及び、抽象的な思考（発想）を

認識している。本件との関連性から言うと、法廷は数学的アルゴリズムは単に抽象的な思考にすぎないとして特

許不可の主題と判断した。 Diehr, 450 U.S. 175, passim; Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978); Gottschalk v.

Benson, 409 U.S. 63 (1972). Diehr 判例において、法廷はある種の数学的アルゴリズムは、それが現実の形態

（例えば、有益、具体的で、実体的な結果）に変換されなければそれ自体は抽象的な思考を示すのみであると説

示した。 Alappat, 33 F.3d at 1544, 31 USPQ2d at 1557.

特許不可である数学的アルゴリズムであるか否かは、それらが単に実施例のない概念或いは有益ではない事実

を構成する抽象的な思想であることを証明することで判断することができる。言い換えると、特許保護を可能にす


13


るためには、数学的アルゴリズムは有益な手法に適用されなければならない。（一部省略）

Arrythmia Research Technology Inc. v. Corazonix Corp., 958 F.2d 1053, 22 USPQD2d 1033 (Fed. Cir. 1992)にお

いて、連続的な数値計算を伴い機械により、患者の心拍から電気的(cardiograph)信号へ変換することは、患者の

心臓に対して有益で、具体的で、実体的な結果をもたらすとして、抽象的な思考の実用的な適用であるとした。

現在では、我々は、個別的な価格を示すデータを機械によって連続的な数値計算をすることによって最終的なシェ

ア価格に変換することは、有益で、具体的で、実体的な結果をもたらすとして、数学的アルゴリズム、公式、或いは、

計算の実用的な適用であると判断する。

連邦地裁は、クレームされた主題が特許不可である抽象的な思考であるか否かを判断する

Freeman-Walter-Abele テストの適用を間違った。 Freeman-Walter-Abele テストは以下のように定義される：

最初に、数学的アルゴリズムがクレームに直接或いは間接的に定義されているか否かが判断される。次に、数

学的アルゴリズムがあると判断される場合には、クレームが全体として該数学的アルゴリズムが如何なる手法で

あれ、物理的な要素、或いは、プロセスステップに適用されているか否かが判断される。そして、適用されている

と判断されると、１０１条をパスしたと判断される。

（中略）

結局のところ、我々が何度も言及してきたように、ステップ毎 (step by step)に実行される全てのプロセスは、そ

れが電気的、化学的、または機械的であれ、広い意味でアルゴリズムに関する。米国特許法１０１条は明瞭にプ

ロセスを特許可能な発明のカテゴリーとして包括している。さらに、米国特許法第１００条 b 項は、プロセスという

用語の定義を、プロセス、技巧又は方法を意味し、公知のプロセス、機械、製造物、組成、又は、材料の新規の使

用を含むとしている。従って、クレームがアルゴリズムを含むか、アルゴリズムに関するということでクレームが特

許不可主題に属すると判断するのは意味をなさない。

In re Iwahashi, 888 F.2d 1370, 1374, 12 USPQ2d 1908, 1911 (Fed. Cir. 1989)

クレームが特許可能な発明主題を含むか否かを検討する場合には、該クレームが特許可能な４つのカテゴリー

（プロセス、機械、製造物、或いは、物の組成）のいづれに属するかに焦点を置くのではなく、むしろ、発明主題の

本質的な特徴と、特に、その実用的な利用性に焦点を絞るべきである。米国特許法１０１条は特許されるべき主

題は、同特許法で規定されている、新規性、非自明性、及び、十分な開示内容を含む条件と要求を満たさなけれ

ばならないとしている。本件に関する限りでは、クレーム１はハブ、スポークのソフトがプログラムされた機械に関

するもので、それが有益で、具体的で、且つ、実体的な結果を生じることが認められている。たとえ、有益な結果

が数字（価格、利益、％、コスト、損失など）で表現されるとしても、クレーム１は特許可能主題であると判断され

る。

■ ビジネス手法例外（ビジネスモデルに関する特許は権利化できないという解釈）

０５６特許を１０１条の基に無効にする他の理由として、連邦地裁は判例的に構築された特許保護を付与できる発

明主題の例外として“ビジネス手法”例外規定を適用した。我々はここで、誤って理解された該例外規定に関して

解説する。１９５２年に特許法が成立して以来、ビジネス手法に対しても、他のプロセス或いは手法に適用される

のと同様に権利化に必要な同法律に規定された要求事項が適用されてきた。

（中略）

States Street は、我々が Maucorps 判例と Meyer 判例を議論しているときに、我々が Alappat 判例におけるビジネ

ス手法の特許保護例外規定を認めたと主張した。

Maucorps 判例では、セールスマンがそれぞれの顧客にどのように対応するべきかを判断するビジネス方法論に

関連するものであり、Meyer 判例は、神経科医が患者を診断するのを補助するシステムに関するものである。こ

れらは明瞭に、１０１条のカテゴリーに属さない。

Alappat, 33 F.3d at 1541, 31 USPQ2d at 1555. 上記の二つの判例を深く検討すると、Maucorps 及び Meyer のク

レームされた発明は、ビジネス手法の特許適用例外ではなく、数学的アルゴリズムの特許適用例外規定の基に、

抽象的な考察であるとして拒絶されたということが理解される。 See In re Maucorps, 609 F.2d 481, 484, 203


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USPQ 812, 816 (CCPA 1979); In re Meyer, 688 F.2d 789, 796, 215 USPQ 193, 199 (CCPA 1982).

ビジネス手法の特許保護適用例外を議論するために引用された判例, Hotel Security Checking Co. v. Lorraine

Co., 160 F. 467 (2d Cir. 1908) はビジネス手法例外規定をもって特許性を攻撃したものではない。本判例におい

ては、特許は新規性と進歩性の欠如により無効とされたのであって、特許主題として不適切とされたわけではない。

法廷は、「本システムの本質的な原理は簿記（商品を顧客の販売するときに販売価格を顧客に請求する）の手法

と同じくらい古い」とした。さらに同法廷は、「もし本特許出願の時点でそのような簿記システムが如何なるレストラ

ンにも存在していなければ、キャッシュレジスター及び会計監査の有益なシステムが法的に特許可能な手法にな

るか否かという質問を提起していたであろう」とした。

本事件も例外にあらず。即ち、連邦地裁はビジネス手法の特許保護適用例外の教訓が幾種かの論文に説明さ

れていることを説明するものの、ビジネス手法の特許保護適用例外の基に、０５６特許の無効の主たる理由を以

下とした：

もし Signature の発明に特許性があるとした場合には、金融業界の如何なる組織であれ、ハブ、スポーク形態の複

合結合型財政モデルの実行を望む場合には、Signature の了解を得なければならなくなる。なぜなら、０５６特許

は、この種の財政構造を運営管理するために必用なコンピューター型会計手法の全てを実質的に包括するような

広範なクレームを有しているからである。

927 F. Supp. 502, 516, 38 USPQ2d 1530, 1542. クレームの権利範囲が特許を受けるのに不当に広いか否かは

米国特許法１０１条の基に判断されるものではなく、むしろ、１０２，１０３，１１２条の基に判断されるものである。

現在の１９９６年 MPEP（米国特許審査便覧）から 1994 年 MPEP のパラグラフ 706.03(a)が省かれた。１９９４年

MPEP 当該パラグラフは：「プロセス或いは方法のカテゴリーに属すると考えられるが、ビジネスを実行するため

の手法は特許保護可能な発明主題の分類に属さないとして拒絶することができる」としている See Hotel Security

Checking Co. v. Lorraine Co., 160 F 467 (2nd Cir. 1908) and In re Wait, 24 USPQ 88, 22 CCPA 822 (1934)

さらに、上記の変更は、１９９６年の米国特許庁のコンピューター関連発明の審査ガイ

ドラインにて以下のように強調された：

審査官は、ビジネスを実行するための手法に関わる発明を適切に対処（審査）することが困難であった。そのよう

なクレームはビジネスを実行するための手法として分類されるべきではない。そのようなクレームは他のプロセス

クレームと同じように取り扱われるべきである。(Examination Guideline, 61 Fed. Reg. 7478, 7479 (1996))

我々は、この種のクレームは上記ガイドラインの箇所にあるように処理されるということに全くもって賛同する。ク

レームが米国特許法１０１条の特許主題に関するものか否かという質問をクレームされた主題が“ビジネス”を行う

ものか、それ以外のものかという質問に置き換えてはならない。

【結論】

下級審の判決を破棄、差戻しとする。


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添付資料４A：

Semiconductor Energy Lab. (SEL) v.

Samsung Electronics Co., CAFC Nos. 98-1377, 99-1103

判決：2000 年 03 月 02 日

Virginia 州東部地区連邦地裁からの控訴:

筆者コメント

Y 氏（SEL の USP636 特許出願時に SEL 社長兼発明者）が IDS として提出した日本公開特許出願公報56－135968(キャノン引例）に対する Concise Explanation of Relevancy (特許性に関わる簡潔な説明

文：37CFR1.98a3 で要求されている）において USP636 特許クレームの特許性にとって最も重要な部分を記載して

いなかったことで、地裁において Y 氏は意図的に最も関連する部分を英訳しなかったとして、この行為を Fraud と

判断した。当法廷において地裁の判決が支持され、Y 氏の IDS 提出に関わる行為は Fraud と判断された。従っ

て、本事件の速報のみを聞いた米国特許出願実務者は今後非英語先行技術を IDS 提出する時で、特に「特許性

に関わる簡潔な説明文」を作成するときに非常に神経をすり減らすことになると思われます。要は、本判決速報

のみでは、最重要部分を英訳し忘れれば、その行為を Fraud とされるかもしれないと早とちりする可能性があるか

らです。

しかし、本判決文を読んでいくと Y 氏の IDS 提出に関わる一連の行為には、“単に特許性に関し最重要な箇所を英

訳しなかった”という事実ではなくて、それを意図的に(特許庁を欺き、USP636 特許の権利化を確保するため）実行

したと相手側に主張されても仕方が無いであろうと思える数項目の“相応しくない行為”があったと読み取れます。

従って、今回、Y 氏が実施したとされる不公正な行為(或は後に被疑侵害者側に好都合に利用される材料）を確認

し、そのような行為の何れかが日々の実務で実施されていないか、或いは、起こりうるのかを冷静に検討する必要

があると考えます。

そのような不適切な行為を本判決文から抽出すると以下の通りです：

（１）Y 氏は SEL の米国特許代理人である Ferguson 氏が特許性に重要な先行技術文献を特許庁に提出しよう

としたという理由で Ferguson 氏の代理権を一時的に解約した。

（２）636 特許の親出願審査中において Nakagawa 引例の内容を特許庁に対して誤報(不実表示）した理由を説

明できなかった。

（３）Y 氏は、「Tsai 博士による引例文献(636 特許にとって関連性のある IDS 資料）の重要性を理解していない」

と主張しながらも、Tsai 博士の功績を「素晴らしい」と絶賛した挙句、その論文を Tsai 博士より入手するとともに、Y

氏の論文で引用したという事実が後に知れた。

（４）Y 氏は Tsai 文献及びその他の関連出願を IDS として特許庁に提出したものの、それは SEL のライセンシ

ーである IBM の要請に応じたものである。

（５）636 特許クレームに関連性の深い Canon 引例の最重要関連箇所「不純物を避けることに対する警告」を簡

潔な説明文に記載されなかった。

米国出願実務者の IDS 提出時において上記（５）の項目に該当する行為をしてしまうことはあるでしょう。即ち、非

英語先行技術文献を IDS するときに要求される簡潔な説明文 (37CFR1.98a3)で出願クレームの特許性に対し最も


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重要な特徴を開示しなかったということは日常業務でしばしば発生するでしょう。しかし特許の無効を訴える側は、

その重要情報を開示しなかったという事実だけでは Fraud を立証することはできません、即ち、当該重要情報を開

示しなかったのは特許庁を欺くためであったという欺く意図(deceitful intent)を立証することが必要となります。欺

く意図を立証するのに好都合な材料、即ち、上記（１）～（４）の項目に関して考察すると、通常の努力を支払えばこ

れら（１）～（４）の項目に該当する行為は避けることができるのではないでしょうか？従って、実務者は既存の

IDS 提出手続きを再度見直し、上記した欺く意図を立証する材料になりそうな行為(仮にそのような行為があるとす

るならば）を是正することは重要であると思われますが、非英語先行技術を今後は全英訳するとかの非現実的な

判断を下さないことが重要ではないかと考えます。

※ 注意：尚、本判例紹介はIDSの提出不備によるFraudの要件を理解するためにとりまとめたものであり、公開

された判決の枠内で不正と判断された行為を列記・要約するも公開内容の意図的な改ざんはありません。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

(I) 要約

SEL の USP636 特許出願時に SEL 社長である Y 氏が IDS として提出したキャノン引例に対する Concise

Explanation of relevancy (特許性に関わる簡潔な説明文：37CFR1.98a3で要求されている）においてUSP636特許

クレームの特許性にとって最重要箇所を説明していなかったことと、それを意図的に、特許庁を欺く目的で実行し

たとして、地裁において Y 氏の行為は Fraud と判断された (SEL v. SAMSUNG, 4F. Supp. 2d 477 (E.D.Va. 1998);

SEL v. Samsung, 24F. Supp. 2d 537 (E.D. Va. 1998) 。当 CAFC 法廷によって地裁の判決が支持された。

詳細は CAFC 判決の全文を参照ください：

http://www.ll.georgetown.edu/Fed-Ct/Circuit/fed/opinions/98-1377.html

(II) SEL の米国特許:

SEL 社の米国特許第 5,543,636 号：

米国出願日：1995 年 06 月 07 日

1995 年 04 月 20 日に出願された米国出願番号 425455(1995 年 04 月 20 日出願）の分割出願であり，(中略）1985

年 05 月 20 日に放棄された米国出願番号 735697 からの継続出願である。

発明者： Y 氏

優先権主張： JP59-100250; JP59-100251; JP59-100252 1994 年 05 月 18 日

クレーム１：

An insulated-gate field effect transistor comprising:

a non-single crystalline semiconductor layer doped with a hydrogen or halogen and having an intrinsic

conductivity type;

a channel region formed in said semiconductor layer, wherein a concentration of at least one of oxygen,

carbon and nitrogen contained in said semiconductor layer is not higher than 5 times 10 sup. atoms/cm.sup.3;

source and drain regions forming respective junctions with said channel region whereby charge carries move

through said channel region between said source and drain regions in a path substantially parallel to said

substrate;

a gate insulator comprising silicon nitride and directly contracting said channel region; and

a gate electrode contacting said gate insulator;

wherein said channel region is interposed between the gate insulator and another insulator.

判決文抜粋：

SEL はセミコンダクターの研究開発を専門とする日本の会社である。SEL は 1980 年から世界に 5000 以上もの特

許出願を実施し、そのうち約 1500 件の米国及び外国特許を取得した。 Y 博士は物理学者であるとともに、SEL の

社長、有数の株主、であると共に、米国 636 特許を含む SEL 特許の殆どに対する共同発明者或は単独の発明者

である。


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636 特許は、IGFET ( Insulated Gate Field Effect Transistor) の一種である単一の結晶状シリコンの薄膜トランジ

スタ（TFT)をクレームしており、TFT は活性型メートリックス表示装置の画素を ON-OFF 切替するのに使用される。

636 特許は 1995 年 06 月 07 日に出願され 1996 年 08 月 06 日に権利化された。 SEL は 636 特許の遡及可能な

優先日が 1984 年 05 月 18 日であると主張している。 SEL の米国特許弁護士である Ferguson 氏は、氏が重要先

行技術を米国特許庁に提出しようとしたことを理由に代理権をキャンセルされた短期間を除いて 636 特許の出願

時及びその基礎になる過去の出願の業務に携わった。

636 特許は以前の米国特許施行規則第 60 条に基づく分割出願であるので、それ自身の IDS を有しており、その

IDS は 15 ページであり 1995 年 11 月 15 日に提出された。当該 IDS は特許庁の定型書面 PTO－1499 において

90 にも及ぶ先行技術をリストしており、それら全てに対して審査官はイニシャルを追記した(検討済を意味するチャ

ックを入れました）。これら先行技術には日本特許出願公開公報第５６－１３５９６８号(以下キャノン引例と称す

る）を含んでおり、SEL はキャノン引例に対して、

（１）その日本語の公報全文 29 ページ、

（２）特許性に関する簡潔な説明文 (concise explanation of relevance)、及び、

（３）本件とは関連のない過去の出願で使用された 1 ページの英訳

を提出した。

ここで上記（２）の簡潔な説明文においてキャノン引例は薄膜型トランジスタのゲート絶縁層に窒化シリコンを使用

することを開示していると簡潔に説明した。上記（３）の翻訳文においてはキャノン引例の４つのセクションを網羅

しており、TFT の構造、多孔性シリコンにより構成される半導体層、窒化シリコンでコーティングされたゲート電極、

酸化シリコンを窒化シリコンに置換することの観察結果を記載している。 SEL はそれ以外にも３つの引例を提出し

た：Tsai 引例("Amorphous Si Prepared in a UHV Plama Deposition System という題名の 1983 年の記事）；特開平

第 59－35423 号(423 出願公報）；と特開平第 59－35488 号(488 出願公報）である。これら３つの引例の何れにも

636 特許でクレームしたレベルより不純物のレベルを下げることが開示されている。

1996 年 10 月 10 日に SEL は Samsung の活性型メートリックス表示及びそのような表示部を備えたコンピューター

が SEL の 636 特許、米国特許第 5,521,400 号(400 特許）、及び、米国特許第 5,349,204 号(204 特許）を侵害したと

してバージニア州東地区の連邦地裁に裁判を提起した。 Samsung は侵害を否定すると共に、当該特許の実施可

能要件欠落、自明、ベストモード開示不備、不正行為を理由に防御を企てた。そらに Samsung は SEL が RICO 及

び不正競争違反であると反論した。

SEL は Samsung の不正行為防御、RICO、独禁法、不正競争反訴に対して略式判決を申請した。地裁は RICO 及

び独禁法の反訴に対して申請を受理したが、不正行為及び不正競争反訴に対しては認めなかった。

7 日間に及ぶ非陪審審理において地裁は２つの理由を根拠とし不正行為を認定し、636 特許は権利行使不可とし

た。第 1 の理由は、SEL の提出した、キャノン引例に関わる簡潔な説明文及び英訳文 1 ページは正確ではあるが、

（読者に）誤解を与えるほどに不充分であり、SEL はキャノン引例を特許庁に対して意図的に隠そうとしたと判断し

た。キャノン引例に対する簡潔な説明文において、一つの例として、窒化シリコンゲートのみを記載し、キャノン引

例が“不純物を回避することを警告している”ことを記載するのを怠った。第 2 番目の理由としては、SEL は Tsai

引例が TFT というより、むしろ solar cells に関するものであると特許庁に主張しており、地裁は、この主張は Tsai

引例が重要でないと審査官に思わせるために SEL が意図的に行ったと判断した。

地裁は以下に示す複数の事実に基づき SEL の欺く意図を認定した：

地裁は Y 氏が、米国特許第 5,315,132 号(現在問題となっている 636 特許の関連出願）の審査中に、Nakagawa 引

例に開示されている不純物のレベルを不実表示した(誤って伝えた）ことに対し、十分に納得のいく説明をできなか

ったことを指摘した。

さらに、地裁は Y 氏が Tsai 引例の重要性を認識していなかったという主張を次の理由によって信頼性がないと判

断した。即ち、Y 氏は Tsai 博士の業績に関するスピーチを｢大変見事である」と絶賛しており、1983 年 10 月には、


19


その文献を Tsai 博士より入手しており、さらには、1984 年の非結晶固体 (Non-crystalline Solids)というジャーナル

において Tsai 氏の文献を引用しているからである。

さらに、Y 氏の２つの特許出願(423 出願，488 出願）において、ソーラーセルでの不純物が低レベルであることによ

る優位性は TFT にも適用されることを明瞭に説明している。

さらに、Y 氏は、Tsai 引例、423 出願、及び、488 出願を 636 特許及び 455 出願審査中に IDS として提出したが、

地裁の認定した事実によると、ライセンシーたる IBM がその必要性を明白に指示してから Y 氏は提出した。

上記事実に基づき、地裁は、SEL は精巧、巧妙、且つ、継続的に特許庁からボールを隠そうと試み、これらの行為

は出願人に要求される誠実で、且つ、正直であることに対する義務に鑑みて明白に違反する行為であると判断し

た。

DISCUSSION

（I）不正行為

不正行為は、欺く意図を伴う以下の行為を含む：

重要事実を誤って伝えた場合；

重要情報を開示しなかった場合；或は

間違った重要情報を提出する行為。

被疑侵害者は、その者が特許侵害訴訟での被告或は DJ アクションにおける原告であることに関わり無く、明

瞭で、且つ、説得性のある証拠に基づき情報が重要であったことと行為が欺く意図を持って実行されたことを証明

しなければならない。

当法廷では、隠された情報或は誤報された事柄が重要性の閾値レベルであるか否か、さらには、出願人の行動

が、欺く意図を証明する閾値レベルを満たしていたかを判断する。（中略）地裁で判断された不正行為の判断

は、事実認定を明白に間違ったか、或は、関連法の適用を誤ったか、或は、関連法の内容を誤解したときにおい

てのみ、この地裁の判決を差し戻すこととする。

(後略）

A 重要性

37CFR1.56(1995 年）規則第 56 条において“特許性に対する重要な情報”と言う意味が規定されている：

37 CFR 1.56(b) Under this section, information is material to patentability when it is not cumulative to

information already of record or being made of record or being made of record in the application, and

(1) It establishes, by itself or in combination with other information, a prima facie case of unpatentability of a

claim; or

(2) It refutes, or is inconsistent with, a position the applicant takes in:

(i) Opposing an argument of unpatentability relied on by the Office, or

(ii) Asserting an argument of patentability.

隠された情報は、それが(クレームに）関連する特徴の組合せをより完全に開示している場合には、それら関連す

る特徴の全てが他の引例(複数）に開示された状態で審査官の掌中にあったとしても、非常に重要なものとなりうる。

Molins, 48 F.3d at 1180, 33 USPQ2d at 1828. (中略）当法廷は、地裁がキャノン引例を重要であるとした判断

に明白な間違いはないと判断する。地裁はキャノン引例の重要性に関して何通りかの理由を示しており、キャノ

ン引例が重複する(情報）ものではなかったとしており、キャノン引例の英訳されていない箇所には、審査官に提出

された他の情報のいずれよりも 636 特許のクレーム要素のより完全な組合せが開示されている。(中略）

第 2 に地裁は、キャノン引例は他の引例、たとえば、Tsai 引例、或は Y 氏の 423 出願、488 出願のいずれかと組合

せることによって 636 特許を一見したところ特許不可にするという事実を認定した。 Samsung の Fonash 博士は、

キャノン引例の全訳は、636 特許に開示された装置を作成するための良い設計図となっていたであろうと説明して


20


いる。従って、Tsai引例と組みわせることによってキャノン引例は636特許クレームを自明にしていたであろうと判

断される。

B 意図

意図は直接的な証拠によって証明する必要はなく、それはむしろ行為及びその行為を行う者が意図していたと

推定されるべき、自然派生する結果を示すことによって証明される。 Molins, 48 F.3d at 1180, 33 USPQ2d at

1828-29 一般的に言って、意図は出願人の行動を覆う環境及び事実から推論されなければならない。 Id. at

1180-81, 33 USPQ2d at 1829 (中略）省略されたり誤報された情報が重要であればあるほど、不正行為を成

立させるための意図の度合いが低くても良い。 Id. at 1256, 43 USPQ2d at 1668 (中略）

SEL は MPEP609 を引用し、出願人は、提出する情報とクレームとの違いに対する議論を提示する必要がないと主

張し、SEL が米国特許庁の規則を法律的に遵守しているということは審査官を欺く意図があったという推定を否定

するものであると主張した。さらなる誠実さの根拠として、SEL は、キャノン引例をライセンシーである IBM などに

促されたからではなく、自発的に提出したということを主張した。

地裁では、Y氏と SEL の他の証人は信頼性がないとした。さらに、地裁は日本語を母国語とする Y氏は物理学者

であり、キャノン引例の重要性を理解していると判断した。さらに、Y 氏は、キャノン引例のより完成された翻訳を

提出すると 636 特許が発行される可能性が下がることを知っていたと判断した。以上によって地裁は Y 氏がキャ

ノン引例のどの箇所を翻訳するべきかを意図的に決定したと判断した。

SEL は、SEL の不当ではなかった行為を繰り返し力説するが、それら行為を適切に実行したことを証明するだけで

は、欺く意図の事実認定を撤回することはできない。むしろ SEL は、キャノン引例のより完成された翻訳或は簡

潔な説明をすることができなかったことに関して釈明しなければならない。

SEL の行為が施行規則第 98 条及び MPEP609A(3)に準じているということは余り重要な意味を持たない。規則第

98 条は，出願人に外国語文献に対する既存の翻訳を提出することを要求しているが、この規則第 98 条は不正行

為の申し立てに対する安全対策ではない。地裁が説明するように、規則第 98 条は、外国語文献に要求される翻

訳文提出の最低限度を規定するのみであって、先行技術文献の重要部分を隠匿することに対する免責事由或は

ライセンス契約たるものではない。 (中略）

同様に、MPEP609A(3)は、「簡潔な説明文は、特定の図或はパラグラフがクレームされた発明に関連することを示

しても良く、クレームされた発明と情報の要素との類似点を指摘する短文であっても良い」と記載しているにすぎな

い。即ち、MPEP609A(3)は、簡潔な説明をどのような記載にするかを出願人の裁量に任せるという許容度を示す

のみであって、それは出願人が文献の重要な教示内容を意図的に省くことを正当化するものではない。もし SEL

の主張するように、「簡潔な説明文」に対する要求が、それが正確でありさえすれば、出願人が知りうる情報を選

択することを許容していると理解するならば、関連する重要要素の一つを開示しない（それ以外の要素を正確に説

明する）ことによって、審査官を容易に誤解させることができるであろう。その結果、本来であればその先行技術

によって権利化できないクレームをその先行技術によっては拒絶できないという印象を与えることになるであろう。

C 開示ミス

最後に、SEL は翻訳されていないキャノン引例の全てを特許庁に提出したので審査官にこの先行技術を隠したと

いうのは誤りであると言うことを力説している。 See Scripps Clinic & Research Found. v. Genentech, Inc., 927

F.2d 1565, 1582, 18 USPQ 2d 1001, 1015 (Fed. Cir. 1991) 「先行技術が審査官に提出されたということは、.....その

情報を審査官から隠したとは言えない」（中略）

SEL は、正確に仕事を遂行すると推定されている審査官はキャノン引例を日本語で読み、それを理解したと推定さ

れなければならないと主張している。 SEL は、さらに審査官は翻訳業務に従事するスタッフを抱えているので、審

査中に翻訳を依頼することができたことを強調している。 Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110

F.3d 1573, 1582, 42 USPQ2d 1378, 1386 (Fed. Cir. 1997)

キャノン引例の日本語文全体 29 ページ、簡潔な説明文(重要度の低い部分に関する）、と既存の翻訳文 1 ページ

（重要度の低い部分を開示している）を提出することによって SEL は審査官に対して、本先行技術を翻訳する必要

或はさらに検討する必要はないという印象を与えた。即ち、SEL は意図的に審査官がキャノン引例を実体よりも

非重要であると判断するように導き、特許庁からキャノン引例を積極的に隠匿した。


21


SEL は、審査官を誤解させる 1 ページの英訳及び簡潔な説明文を審査官に読ませた上で、英訳されていないキャ

ノン引例を審査官が読み、その内容の全てを理解しなければならないと主張しているが、その主張は馬鹿げてい

る。審査官が仕事を正確に行ったと推定されるのは事実であるが、審査官が特別の理由のない限り、日本語の

ような外国語を理解しているとか、或は、外国語文献を高額な費用を掛けて全訳すると推定することは法律のどこ

にも規定されていない。むしろ、MPEP609C(2)においては審査官の外国語文献の理解は出願人の提出する簡潔

な説明により収集される内容に通常は限定されると説明している：

MPEP609C(2)

即ち、審査官のイニシャルマークが付いているので、審査官がキャノン引例を検討したと推定することを我々に要

求するものの、この推定は審査官が短い英訳文と簡潔な説明文を検討したことを推定するに留まる。

SEL が特許庁は全ての外国語先行技術の英訳を出願人に負わせるべきではないと強調していることは重要なポ

イントを見失っている。本事件における“義務”とは、誠実であることに対する“義務”であって、翻訳の義務ではな

い。誠実であることの義務は出願人が外国語先行技術の全てを英訳することを要求しているのではなく、出願人

が周知する先行技術の関連開示内容を審査官に誤解させるような部分翻訳或は簡潔な説明文を提出するのを控

えることを要求するものである。

上記理由により、当法廷は地裁の重要性及び意図に対する事実認定に明白な誤りを見出せない。審査官を誤

解させるキャノン引例の部分英訳及び狭義で不充分な簡潔な説明文を提出したという不正行為を理由に 636 特許

は権利行使不可とした地裁の判決を支持する。

II 連邦及びニュージャージーRICO 反論

(本事案に関しては IDS とは余り関連性がないので抄訳は省略します）

※ 本判決文は、ジョージタウン大学のホームページからアクセスください：

http://www.ll.georgetown.edu/Fed-Ct/Circuit/fed/opinions/98-1377.html


22


添付資料４B：

Dayco Products, Inc., v. Total Containment, Inc.,

CAFC 02-1497

Decided: May 23, 2003

Commented by Tatsuo YABE on July 22, 2003

本事件は IDS に関する重要な判決であります。要は、本願と実質的に同じクレームを有する

他の出願がある場合に、本願を担当する審査官と他の出願を担当する審査官が異なる場合には、

当該他の出願における拒絶通知を本願の審査官に（及び本願の拒絶通知を他の出願を担当する審

査官に）IDS として提出しないといけないということが判示されました。ここで、重要なの

は、IDS として提出する情報は、本願にとって先行技術（米国特許法第 102 条の基に先行技術）

になるものだけではなく、本願クレームを権利化することに対して、他の審査官が否定的な判断

をしたという情報をも IDS しなければいけないということを明瞭に判示しました。実質的に

類似したクレームに対する他の審査官によるネガティブな審査結果を本願担当審査官に IDS す

るべきであるということは、米国特許施行規則第 1．56 条 2 項の記載よりその必要性は類推さ

れますが、

米国特許施行規則第 1．56 条：

既に記録された若しくは出願において記録されつつある情報と重複しない情報は特許性に対して重要である、且つ、

（１）それ自身で、或いは、他の情報と組み合わせることによって、一見したところ不特許事由を構成するか、又は、

（２）(i) 米国特許庁の不特許事由に反対する、或いは、

（２）(ii) 特許性の議論を主張する

出願人の立場を否定或いは同立場と矛盾するときに情報は重要である

日々の実務レベルで IDS 提出がそのようなチェック項目をもって実施されていたかとなると疑

問を唱える実務者が多いと予想されます。しかしここで重要なのは、本 Dayco 判決では、自

明性のダブルパテント拒絶を受けそうなレベルで類似したクレームを含む他の出願に対して別

の審査官が審査をしていたという点があります。


23


再度言及すると：

1. 自明性のダブルパテントになるレベルに類似したクレームを含む別出願が存在

していた；

2. 上記別出願を本願とは異なる審査官が審査していた；

従って、関連出願があるからそれらの審査状況を各々の審査官に IDS することの必要性を判示

したものではないということと、通常であれば同じ審査官に審査されるであろうところが違う審

査官であったのでこのような問題が起きたという点であります。

本判決を教訓とした実務上の留意点としては、以下が考えられます：

1. 出願のマップを作成しておくこと；（闇雲に、分割，継続出願を実施しない）

2. 継続出願或いは関連出願においては担当審査官をチェックする；

3. 継続出願或いは関連出願に関しては出来るだけ同一担当者（会社の特許担当者、弁理士

事務所の担当者、及び、米国代理人）が作業を行う。

特に上記（３）は非常に重要であってその中でも特に米国代理人事務所を同一技術の出願におい

て複数箇所使うというのは回避するべきでしょう。尚、米国特許施行規則第 56 条(d)項では「米

国弁護士、特許代理人、或いは、発明者以外の者は、米国弁護士、特許代理人、或いは、発明者

に情報を開示することによって本規定（56 条）に合致することになる」と規定しております。

即ち、現地代理人の IDS 提出に対する責任を重くしております。

従って、日本サイドで実務に携わる者は、現地代理人に、①今回の Dayco 判決を喚起すること

と、②関連出願に関しては出願マップを作成しておき、米国特許出願時に知らせると共に、各事

件の③OA に応答するときに Dayco 判決に鑑みた IDS 提出の必要性のチェックを依頼する趣旨

の注意書き（以下参照ください）をしておくことを推奨します。

注意書きの例：

(Example) Dayco decision (Decided: May 23, 2003; Federal Circuit 02-1497) made clear that

the rejections made by another examiner examining an application having similar claims to

the present application is “material” under 37CFR1.56. Thus, you are hereby encouraged to

review the necessity of informing another examiner who is handling a separate application

having similar claims with the present application about the present rejections in the

outstanding office action. If you believe there is/are related application(s) having claims

similar to or substantially the same as the claims in the present application and is/are


24


being examined by another patent examiner, please inform the examiner about the

existence of the present application and the rejections in the outstanding office action.

「一歩踏み込んで」

今回 Dayco は不正行為に対する判断をする上で「①伏せられた情報の重要度」及び「②特許庁

を騙す意図」の事実を下級審で審理するべく差戻ししております。特に、①は満たされたとして

も、②に関しては下級審において証明される可能性は余り高くないと思慮します。何故なら、ま

ず、今までの判例で関連出願（類似したクレームがある場合）の審査状況を IDS するということ

が通常のプラクティスとして通常の実務者レベルでは行われていなかったので、clear and

convincing evidence でもって騙す意図を証明するということは困難であろうと予想されます。

然るに、下級審で②の閾値レベルが満たされない場合には Dayco の不正行為は成立しません。

この場合には下級審の判断で権利行使不能とされた Dayco 特許の有効性はどうなるのでしょう

か？（質問１）

Dayco 特許が無効とならないのであれば、審査中の Dayco の瑕疵（ダブルパテント拒絶を受けて

いたかもしれないのに、同拒絶を受けずに成立してしまった）は再審査或いは再発行特許出願を

することによって治癒される可能性はあるのでしょうか？（質問２）

もし治癒されるのであれば、今回の Dayco 判決を余り厳粛に受取って IDS 提出の実務を根本か

ら変えるようなことを考えなくても良いのではないでしょうか？即ち、関連出願がある場合に

は米国代理人に出願時に連絡することと、OA に応答するたびに関連出願に類似クレームがある

場合にその審査結果を IDS（Dayco 判決）する必要性をリマインドするような定型注意文を入れ

ておき「誠実な努力を継続するレベル」で良いのではないでしょうか？（質問３）

2003 年 07 月 22 日

上記（質問１，２，３）に関してさらに考察し、意見を付記したく存じます。(The following

comment was uploaded on August 03, 2003)

⇒ 不正行為を立証するには、①伏せられた情報の重要性と②騙す意図の存在の両方を clear and

convincing evidence （明白且つ確信を抱くに足る証拠）のレベルで証明しなければなりません。

即ち、①が証明されただけでは米国特許は権利行使不能にはなりません。従って、米国特許を権

利行使不可にするためには、①の要件に加えて、②の要件も clear and convincing evidence で証明

されなければならない。


25


②の要件を満たすための明白且つ確信を抱くに足る証拠とはどのようなレベルのものでしょう

か？それは①を満たすような重要な情報を特許庁を欺くために意図的に IDS しなかったという

事実を証明するための記録が書面のどこかに残っているような場合ではないでしょうか？

上記にガイダンスを与える一つの判例としては、Semiconductor Energy Lab. V. Samsung

Electronics ? “Yamazaki 判例”参照：CAFC 98-1377; 99-1103: March 02, 2000 があります。ここで

は、米国代理人が重要情報を IDS しようとするのを阻むような行為、或いは、ある情報の重要性

を認識していなかったと述べながらも公のジャーナルにおいてはそれに反するコメントを載せ

ていたこと「欺く意図」が立証されております。

従って、通常の IDS に対する取扱いにおいて以下のように対応しておくことで権利行使不可にな

ることは回避できると考えます：

（A）米国出願の基礎となる優先権出願(もしあれば)及び対応外国出願（例えば EP 出願）の OA

が発行されたときに OA の内容と引用された先行技術文献を提出する；

（B）当該米国出願の OA に対応するときに、上記した注意書きを OA に対する現地代理人への

指示書に盛り込んでおくことによって出願人の IDS 提出義務に対する誠実なアプローチを後に

立証する記録を残しておくことを推奨します。

然るに、

質問 1 に対しては②の要件が証明されないと米国特許は権利行使不可にはなりません。

質問２に対して、何らかの無効理由を含んだ米国特許は再審査或いは再発行出願をすることによ

って治癒される可能性があります。治癒された米国特許は権利行使可能となります。但し、原出

願の審査中に審査官を欺く意図を伴い成された行為があった場合に、その騙す意図の存在を白紙

に戻すことはできません。

質問 3 に関しては上記を参照ください。

2003 年 07 月 31 日追記

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Dayco Products, Inc., v. Total Containment, Inc.,


26


CAFC 02-1497

Decided: May 23, 2003

IDS に関連する部分の抄訳

原告： Dayco Product Inc. (Dayco)

被告： Total Containment, Inc. (TCI)

背景：

Dayco は、米国特許５１９９７５２号、５２９７８２２号、及び、５４８６０２３号（以下“本

事件に関わる特許”と称する）に対して権利行使不可としたミズーリ―西部地区連邦地裁の略式

判決に不服を唱え当裁判所（連邦巡回控訴裁判所）に控訴した。当裁判所においては、当該地

裁の略式判決は妥当性を欠くものであり、重要な事実に関する抜本的な事項が判断されておらず、

我々は当該略式判決を破棄するとともに、再審理のために当該地裁に差戻す。

本事件に関わる Dayco の特許（複数）は 1989 年 9 月 15 日に出願された米国特許出願第 408161

号から優先権を主張するものである。

説明図


27


本事件に関連する特許は、地下のガス貯蔵部で使用される互いに連結された柔軟なホースと連結

部（連結組付け品）に関する。使用時においては、ホース 31 が連結部 32 に挿入されること

によって、ホースと連結部との間をシールする構造になっている。

Dayco は米国特許出願第 993196 号（1992 年 12 月 18 日出願：以下“196 特許ファミリー”と

称する）から優先権を主張する他の出願ファミリーの譲受人でもある。当該出願に開示された

技術（柔軟なホースとカップリングに関する）は今回問題となった特許の技術と実質的に類似し

ている。


28


これら 196 特許ファミリーの特許出願と本事件に関わる特許の特許出願とは別々の審査官に審

査されることになった。

本事件に関わる特許を担当したのは David Arola 審査官であり、196 特許ファミリーを担当し

たのは Eric Nicolson 審査官である。

196 特許ファミリーにおいて、本訴訟に関する特許の出願ファミリーに関して言及していたので

Nicholson 審査官は今回問題となった特許のことを周知していた。然しながら、Arola 審査官

に 196 特許ファミリーに関する情報が伝えられたという証拠はない。

196 特許ファミリーの特許出願におけるクレームはある視点で見ると本事件に関わる特許の出

願クレームと実質的に同一であった。 Nicolson 審査官は、196 特許ファミリーの出願クレー

ムを Oetilker 引例に鑑みた Wilson 引例によって自明であるとして拒絶した。

Nicholson 審査官によると Wilson 特許は当該出願クレームの外方に膨出したスリーブを除いて

全ての要素を開示しており、当該欠落した特徴は Oetiker 引例によって自明であると判断した。

Arola 審査官にはこの拒絶理由は伝えられなかった。また、Wilson 特許に関しても一切 Arola

審査官に知らされなかった。

Discussion:

I. 不正行為 (Inequitable Conduct)に関して：

下級審の不正行為に対する略式判決は撤回されねばならない。特許審査段階における不正行為

を証明するには現被告である TCI が、①騙す意図を伴い、②重要な事実を明白に虚偽するか、

重要な情報を開示しないか、或いは、間違った重要な情報を提出したる証拠を提示しなければな

らない。 Purdue Pharma L.P. v. Boehringer Ingelheim GMBH, 237 F.3d 57 USPQ2d (Fed.

Cir. 2001)

意図及び重要性は事実に関する問いなので「明白で確信を抱くにたる証拠：clear and convincing

evidence」によって証明されなければならない。

不正行為を分析する場合に，以下の二つのステップが実行される：

1. 伏せられた参照物（情報）が重要性と騙す意図を判断する閾値レベルに達して

いるかを判断する；


29


2. 全ての状況を考慮しながら当該重要性と騙す意図を衡量し、出願人の行為が特

許を無効にするに値するか否かを判断する。

「重要性」の判断基準に関して問題がある。

本裁判所は長年に渡り、不正行為を審理するときの「重要性」の判断基準に関して「特許出願を

許可するか否かを判断するときに妥当な審査官がその先行技術が重要である」と考えたであろう

ということを証明することを要求してきた。 Driscoll v. Cebalo 221 USPQ 745, 750 (Fed. Cir.

1982). Fox Indus., Inc. v. Structural Pres. Sys., Inc., 17 USPQ2d (Fed. Cir. 1990); Gardco

Mfg., Inc. v. Herst Lighting Co., 820 USPQ2d (Fed. Cir. 1987)

しかしAkron Polymer Container Corp. v. Exxel Container, Inc., 47 USPQ2d 1533, 1534 ‘Fed.

Cir. 1998)では、重要な情報であるためには情報は先行技術である必要はなく、通常レベルの審

査官が特許出願を許可するか否かを判断するのに実質的に重要と考える情報の全てを包括する

とした。この「重要性」に関する考え方は「妥当なる審査官の基準」を用いた 37CFR1.56(a)

(1991)に一部基礎を置くものである。

1992 年に米国特許庁は重要性に関する新しい基準を施行規則に設けた。

改訂された施行規則によると、「当該情報が一見したところ不特許事由になり得るか、出願人の

主張と整合性を欠く場合のいずれかを言う」 37CFR1.56(1992) (Rule 56) 当該新施行規則

は以前の基準に対して実質的に重大な変革をもたらすことを意図して改訂されたものではなく、

既存の「誠実且つ善意なる義務」を再度言及するとともに、一見したところ不特許事由を構成す

るか、出願人の主張と矛盾するか若しくは出願人の主張を否定する情報を含む開示であると規定

することによって「重要性」をより減縮的に定義した。

当法廷は上記した 1992 年以前の「妥当なる審査官の基準」を重要性判断に採用するべきか、そ

れとも「1992 年に改訂された施行規則第 56 条の基準」を採用するべきか正式には判断してい

ない。

今回の事件ではどちらの判断基準を採用しても審理の結果は同じであろう。

A. 196 特許ファミリー：

下級審において196特許ファミリーの出願と今回問題となった特許の出願を同じ弁護士

が担当していたに拘わらず 196特許ファミリーの出願があることをArola審査官に知ら

せなかったという理由で不正行為と判断した。（MPEP2001. 06(b)にその必要性に関

する根拠が規定されている）


30


本法廷では以下のように判事する。上記した「妥当なる審査官の基準」のもとでは、

自明性のダブルパテント拒絶の根拠となるかもしれない出願は、出願審査において非常

に重要性がある。自明性のダブルパテントの拒絶を克服するためには、ターミナルデ

ィスクレーマーを提出することのみではなく、特許権の所有者がダブルパテントの対象

となる特許の権利者が同じでなければ権利行使はできないという但し書きをしなけれ

ばならない。

従って、今回のように 196 特許ファミリーの出願を Arola 審査官に知らせないことによ

って特許権者が同一でないと権利行使不可という制限から開放された権利を得ること

になるので 196 特許ファミリーの出願は重要性があると判断される。

上記のように、196 特許ファミリーの出願は「重要性」の閾値に達しているが、TCI の

略式判決の請求においては「騙す意図」が閾値レベルにあることが証明されていない。

本事件と事実関係が類似した状況において、Akron 判決では、特許権者は第 2 出願の存

在を第 1出願の審査官に開示したので出願人は特許庁に対しては２つの出願の存在を知

らせたことになるので「要求される騙す意図」の存在が推定されることにはならないと

判示した。

本裁判に関わる特許の出願審査段階において、審査係続中の他の出願を審査する審査官

には知らされたので、Akron 事件の判事に基づき、「騙す意図」の存在を否認する。

従って、196 特許出願の存在を Arola 審査官に知らせなかったことが「騙す意図」の存

在を示す閾値の水準に達しているとする略式判決は無効である。

B. Wilson 特許：

下級審が不正行為と判事する根拠とした第 2 番目の情報は Wilson 特許である。同地

裁は Wilson 特許は重要であり、今回問題となる特許の出願を審査する審査官が引用し

た先行技術の開示内容の重複にはならないと判断した。

。。。。。。一部省略。。。。。。。

何れの重要性の判断基準を採用したとしても、当該連邦地裁が Wilson 引例は重要性の

閾値レベルに合致しているとする略式判決は妥当性を欠くと判断する。 Nicholson 審

査官が Wilson 引例を重要と判断したということ事実自体は、情報的価値はあるが、重

要性が断定されるものではない。Wilson 引例が重要性の閾値レベルにあるか否かを判

断するには、本裁判に関連する特許のクレームと、審査官が引用した他の先行技術文献

に対して、どのように関連ある教示を持つか否かの詳細な事実分析が必要である。


31


騙す意図に関しては、下級審において出願を担当した弁護士が Wilson 特許を周知して

いながら審査官に提出しなかったということが騙す意図を構成するとの判断は間違い

である。

不正行為を構成させるには開示しない意図ではなく騙す意図が問題となる。引例を開

示しないという判断をし、且つ、その判断をした理由が正当性を欠くようであるからと

いって騙す意図は単純に推測されるものではない。従って、Wilson 特許を基礎とし

て権利行使不可とする略式判決は無効である。現記録によれば Wilson 特許を開示し

なかったことに対して不正行為を請求する根拠が存在しない。

C. 実質的に類似したクレームの拒絶：

下級審が権利行使不可の略式判決を認めた最後の理由は、今回問題となる特許の審査中に 196

特許出願ファミリーの実態的に類似したクレームに対して挙げられた拒絶理由の存在を根拠と

するものである。

本法廷では、継続中の米国出願の実質的に類似したクレームの拒絶というものが、「妥当なる審

査官基準」の基に重要になるか否かに関して審理することはなかった。インディアナ北部地区の

連邦地裁はこれに関して、「他の十分な知識を有する審査官が慎重に審査を行い、本願審査に直

接関係のあるクレームを含む出願クレームを先行技術を基礎とし自明性拒絶をしたということ

を審査官が知ることは重要である」と判示した。 Golden Valley Microwave Foods, Inc. v.

Weaver Popcorn Co., 837 F. Supp. 1444, 1474 (N.D. Ind. 1992) もしこのような開示要件が

存在しなければ出願人は「友好的な審査官」を見つけるために、繰り返し、或いは、複数個の出

願を密かに実行することになるかもしれない。 ABA Section of Intellectual Property Law,

Annual Report 1993-1994 (1994).

当法廷は、実質的に類似したクレームに対する他の審査官の否定的な判断は Akron Polymer 判

決の基準（妥当なる審査官が出願を許可するための判断として実態的に重要と思慮する全ての情

報）に合致すると判事する (148 F.3d at 1382, 47 USPQ2d at 1534)。

特許の開示は屡複雑であることが多い。そして技術バックグラウンドが異なり、理解レベルが

異なる他の審査官が複雑な特許公報の内容を検討したときに、その解釈に違いがある場合がある。

審査官は他の審査官の解釈に拘束される必要はないが、他の審査官による異なる解釈という情報

は出願審査をするときに審査官が重要であると考慮する情報に相当する。

我々はさらに当該情報は施行規則第 56 条（1992 年改訂分）に基づく重要性の閾値レベルにも

合致すると判事する。注意：第 56 条。。。。出願人の主張に反する或いは矛盾する情報、。。。。


32


（詳細には以下を参照ください）37 CFR 1.56 (b) (2) (2002) 特許出願審査において、出願人

は少なくともクレームは特許性があるということを主張している。

37 C.F.R. 1.56(b) (2003) 米国特許法施行規則第 1.56 条(b)項 (2003)

information is material to patentability when it is not cumulative to information already of record or being made of record in the application, and

1. it establishes, by itself or in combination with other information , a prima facie case of unpatentability of a claim; or

2. it refutes, or is inconsistent with, a position the applicant takes in

i. Opposing an argument of unpatentability relied on by the Office, or

ii. Asserting an argument of patentability

A prima facie case of unpatentability is established when the information compels a conclusion that a claim is unpatentable under the preponderance of evidence, burden-of-proof standard, giving each term in the claim its broadest reasonable construction consistent with the specification, and before any consideration is given to evidence which may be submitted in an attempt to establish a contrary conclusion of patentability.

既に記録された若しくは出願において記録されつつある情報

と重複しない情報は特許性に対して重要である、且つ、

（１）それ自身で、或いは、他の情報と組み合わせることに

よって、一見したところ不特許事由を構成するか、又は、

（２）(i) 米国特許庁の不特許事由に反対する、或いは、

（２）(ii) 特許性の議論を主張する出願人の立場を否定或いは

同立場と矛盾するときに情報は重要である

（以下略）

実質的に類似したクレームに対する拒絶（過去に他の審査官によって拒絶されたもの：過去の拒

絶理由）は、出願人が特許性を主張する立場と矛盾するものである。従って、他の審査官によ

る特許性に対する否定的な判断は施行規則第 56 条の重要性の判断基準に合致するものである。

しかし連邦地裁は、審査官の否定的な判断を開示しなかったことに対する騙す意図に関して言及

していない。従って、この論点に関して審理が必要である。


33


II 無効

III 許容されないクレームのグループ化

IV 差戻し

上記 II-IV に関する議論は全て省略する。

結論

侵害に関して審理を要求する。クレーム解釈の基準は本判決文及び Dayco の先の意見を基礎

とすること。さらに、103 条に基づく無効に関して、さらに、係続中の出願における実質的に

類似したクレームに対する拒絶を開示しなかったことに関する不正行為に関して事実審理する

こと。

破棄、差戻し


34


添付資料４C：

STAR SCIENTIFIC v.

RJR (RJR TABACCO COMPANY: NC Corp & NJ Corp)

CAFC Decision 2007-1448:

Decided on August 25, 2008

Tatsuo YABE

on Sep 28, 2008

本判決の意義：

本判決は、不公正行為の判断基準を変更したわけではない。しかし、今回の判決は過去の CAFC の

不公正行為の判断に対する判示を整理し、不正行為の立証責任の基準をより明確にしたという意味で

重要であると考えます。特に、2004 年の Monsanto 判決（以下 4 参照）を今回の CAFC が再確認した

という点に鑑み、被疑侵害者にとっては、問題となる特許の経過書類において、IDS 開示義務違反の

事実を見つけたとしてもそれを根拠にして特許の権利行使不能の反証が困難になると予想されます。

逆に特許権者にとっては IDS 開示義務違反をしたことが後に発覚したとしてもそれ自体で特許権が行

使不能になることはないという意味において、米国特許出願における IDS 提出ルーチン（社内・所内規

則）が既に妥当に設定されており、同ルーチン（社内・所内規則）に基づき IDS 提出を実行している場合

には、同ルーチン（社内・所内規則）をより厳格に見直す必要性を課す判決ではないと言えます（以下６

参照）。

特に以下の点に関して明示或いは過去の CAFC の判例を確認した：

不正行為を証明するには、

（１）米国特許庁を欺くという意図、及び、非開示或いは偽って伝えられた情報の重要性の両要件を

明白且つ説得性のある証拠で証明されなければならない；

（２）後に重要性が解ったということ自体で、特許庁を騙す意図の要件は満たされない；

（３）直接証拠によって騙す意図を証明する必要はないが、状況証拠によって証明する場合に、その

状況証拠自体が明白且つ説得性の証拠でなければならない；


35


（４）騙す意図と重要性の要件が明白且つ説得性のある証拠で証明されたとしても、裁判所はエクイ

ティ（衡平）の見地から、特許全体を執行不能にするに値する著しい（甚だしい）不正行為があったか否

かを判断しなければならない；Monsanto Co. (Fed. Cir. 2004)

（５）被疑侵害者の方が騙す意図及び重要性の明白且つ説得性のある証拠で立証しない限りは、特

許権者は反証責任を負わない。

**********

（６）特許権者が意図的に重要な情報を偽ったり、隠すことによって特許を取得し、当該特許によって

権利行使をする行為を許容することが不正行為であるのと同様に、特許権者が軽微な手続き上のミス

をしたこと、極小さな過失に相当する行為或いは善意の基にミスをしたことを理由に特許権の全てを行

使不能にするということも不正行為である。

************************************************************************************

概要：

(A) 問題となった特許：

（１）米国特許第 6202649 号

（２）米国特許第 6425401 号（上記特許からの継続）

(B) 技術内容：

広義には、タバコの葉をその消費前に乾燥させる技術に関する。当該乾燥するステップにおいてタバ

コ葉（刈り取られたグリーンの状態）には存在しないタバコ特有の発癌性物質（TSNAｓ）が発生する。

同発癌性物質の量をいかに減少させるかという技術に関する。

(C) 下級審（メリーランド地区連邦地裁）の判断：

上記２つの特許は不正行為によって権利行使不可

(D) 米国特許庁に提示されなかった情報：

■ 発明者 Williams の特許出願を準備中に Burton 博士（科学者であり、特許権者である Star 社のコ

ンサルタント）が Delmendo（米国特許弁護士）に送った書信（1998 年 8 月 28 日受信）：

当該 Burton 書信には：


36


Since Chine is a developing country, they are still

use [sic] the old curing technology that was

abandoned in the US during the 60th. It seems

to me that the probable cause for the absence of

TSNA was their use of old [radiant heat]

flue-curing techniques.

中国は発展途上国であるので、米国で 60 年代に

既に廃止された旧式の乾燥方法を使用している。

中国の手法によって発癌性物質が存在しないの

では[放射性]の煙草の葉を熱風乾燥する技術に

よると思われる。

と記載されていた。

■ Curran データ（略）

(E) 問題となった行為の概要：

1998 年 9 月 15 日に Delmendo 弁護士は Williams 氏の代理人として米国仮特許出願をした。同仮出

願において、中国及び他の諸外国で未だに放射性の熱乾燥処理を実施していることを開示した。さら

に、米国で実施された放射性の煙草葉乾燥処理においては発癌性物質が多く発生していたということ

を開示した。

仮出願から丁度一年した 1999 年 9 月 15 日に Delmendo 弁護士は米国特許出願（018 出願）をした。

同 018 特許出願の明細書の大部分は仮出願の内容と同じであるが、米国における放射熱による乾燥

処理によって発癌性物質が多く生じるという開示を削除するとともに、以下の説明を追加した：

In flue curing processes that utilize a heat

exchanger capable of providing relatively low

airflow through the curing barn, I have discovered

that it is possible to somewhat reduce the TSNA

levels by not venting combustive exhaust gases

into the curing apparatus or barn.

相対的にエア流の低い熱交換器を使用する煙草

葉の乾燥処理において、燃焼廃棄ガスを熱乾燥

処理装置に流入しないようにすることによって、発

癌性物質の生成レベルを幾分か減少できるとい

うことを私は発見した。

018 特許出願（USP6202649）の出願の直後に、発明者 Williams 及び Star 社は Sughrue 法律事務所の

代理人（特許弁護士）を解任し、Banner 法律事務所の弁護士に委任をした。

2000 年 2 月 15 日に Banner 事務所の代理人 Riverd 弁護士は 018 特許出願に対して先行技術との相

違点を説明した IDS を伴い早期審査（ make special）を請求した。

早期審査請求は認められ、018 特許出願は 2000 年 9 月 14 日に許可され、2001 年 3 月 20 日に 649

特許が発行された。

（F) 判決に至った理由の概要：


37


649 特許に関して：

地裁の両特許に対して認めた騙す意図は RJR 社の主張、「Williams 特許弁護士と Star 社が Sughrue

事務所の弁護士が Burton 博士の書信を開示するのを意図的に阻止するために、Sughrue 事務所から

Banner 事務所へと代理人を変更することで、Banner 事務所に Burton 博士の書信の存在を伝えないで

おこうということを共謀した」を認めたことに依存している。しかしこの共謀したという事実は、明白且

つ説得性のある証拠で証明されていないので、地裁が認定した騙す意図の要件は明白な間違いであ

る。 Sughrue 事務所から Banner 事務所に代理人を変更した主たる理由は、Star 社が信頼する

Sughrue事務所のパートナーが他界したからである。勿論、この代理人を変更した理由の信頼性に異

議を唱えることも可能であるが、まずは被疑侵害者が騙す意図が閾値を越えていることを明白且つ説

得性のある証拠で立証してからでないと、特許権者は当該異議があるにせよ、それに対する説明責任

を負わない。

収集された証拠を検討するかぎりにおいて、Star 社が Burton 博士の書信を隠蔽するために代理人を

変更したという推論が支持される明白且つ説得性のある証拠はない。

401 特許に関して：

さらに、401 特許に対して不公正行為の判断の基礎となった「重要性の要件」に対する地裁の判断にも

問題がある。地裁は Burton 博士の書信（及び Curran データ）は重要性の要件を満たすと判断した。

しかし Star 社は 401 特許の審査中に Burton 博士の書信及び Curran データを重複情報にしうる関連

情報*を特許庁に開示した（注意： 649 特許の成立後であって、401 特許の審査中に当該関連情報が

特許庁に開示されたので、これら関連情報*は 649 特許に対する重要性の要件を判断する証拠には適

用されない。649 特許の不公正行為の地裁判断の間違いは、「騙す意図の要件」が満たされていない

ということであり、401 特許の不公正行為の地裁判断の間違いは、「重要性の要件」が満たされていな

いということである。）

(G) 本判決の意義：

本判決は、不公正行為の判断基準を変更したわけではない。しかし、今回の判決は過去の CAFC の

不公正行為の判断に対する判示を整理し、不正行為の立証責任の基準をより明確にしたという意味で

重要であると考えます。

特に、2004 年の Monsanto 判決（以下 4 参照）を今回の CAFC が再確認したという点に鑑み、被疑侵害

者にとっては、問題となる特許の経過書類において、IDS 開示義務違反の事実を見つけたとしてもそれ

を根拠にして特許の権利行使不能の反証が困難になると予想されます。逆に特許権者にとっては

IDS 開示義務違反をしたことが後に発覚したとしてもそれ自体で特許権が行使不能になることはないと

いう意味において、米国特許出願における IDS 提出ルーチン（社内・所内規則）が既に妥当に設定され


38


ており、同ルーチン（社内・所内規則）に基づき IDS 提出を実行している場合には、同ルーチン（社内・

所内規則）をより厳格に見直す必要性を課す判決ではないと言えます（以下６参照）。

特に以下の点に関して明示或いは過去の CAFC の判例を確認した：

不正行為を証明するには、

（１）米国特許庁を欺くという意図、及び、非開示或いは偽って伝えられた情報の重要性の両要件を

明白且つ説得性のある証拠で証明されなければならない；

（２）後に重要性が解ったということ自体で、特許庁を騙す意図の要件は満たされない；

（３）直接証拠によって騙す意図を証明する必要はないが、状況証拠によって証明する場合に、その

状況証拠自体が明白且つ説得性の証拠でなければならない；

（４）騙す意図と重要性の要件が明白且つ説得性のある証拠で証明されたとしても、裁判所はエクイ

ティ（衡平）の見地から、特許全体を執行不能にするに値する著しい（甚だしい）不正行為があったか否

かを判断しなければならない；Monsanto Co. v. Bayer Bioscience B.V. (fed. Cir. 2004)

（５）被疑侵害者の方が騙す意図及び重要性の明白且つ説得性のある証拠で立証しない限りは、特

許権者は反証責任を負わない。

***************************

（６）特許権者が意図的に重要な情報を偽ったり、隠すことによって特許を取得し、当該特許によって

権利行使をする行為を許容することが不正行為であるのと同様に、特許権者が軽微な手続き上のミス

をしたこと、極小さな過失に相当する行為或いは善意の基にミスをしたことを理由に特許権の全てを行

使不能にするということも不正行為である。

**********************************************************************************

(H) 以下の判例を引用した：

Ulead Sys. Inc. v. Lex Computer & Mgmt Corp. (Fed. Cir. 2003)

不公正行為の立証責任は被疑侵害者が負う。

Cargill, Inc. v. Canbra Foods, Ltd. (Fed Cir. 2007)

Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms . Inc., (Fed. Cir. 2006)

不公正な行為があったことを証明するには、被疑侵害者は、（１）出願人が特許庁に対して重要な事実

に対して積極的に虚偽な主張をした、或いは、重要情報を隠したこと、及び（２）特許庁を騙す意図かあ

ったこと証明する証拠を提示しなければならない。


39


Digital Control Inc. v. Charles Mach. Works (fed. Cir. 2006)

それぞれの要素（騙す意図及び重要性）がそれぞれの閾値に達しているということを明白且つ説得性

のある証拠で立証されなければならない。

Monsanto Co. v. Bayer Bioscience B.V. (Fed. Cir. 2004)

上記の２つの要素が明白且つ説得性のある証拠で立証されたとしても、地裁はエクイティの観点で衡

量し、問題となる特許全てを権利行使不能にするという厳格な判断をするに値する著しい不正な行為

であったか否かを判断しなければならない。

本件判決傍論：

特許権者が意図的に重要な情報を偽ったり、隠すことによって特許を取得し、当該特許によって権利

行使をする行為を許すことが不正行為であるのと同様に、特許権者が軽微な手続き上のミスをしたこ

と、極小さな過失に相当する行為或いは善意の基にミスをしたことを理由に特許権の全てを行使不能

にするということも不正行為である。然るに裁判所は問題となる特許を権利行使不能と判断する裁量

権を行使する前に、不公正行為を主張する被疑侵害者の「重要性」及び「騙す意図」の構成要件に対

する明白且つ説得性の基準での立証責任が満たされていることを確定しなければならない。

GFI, Inc. v. Franklin Corp. (Fed. Cir. 2001)

重要性の要件を満たすということが意図の要件を証明することにはならない、意図の要件は重要性の

要件とは識別されるものであって、不正行為の認定に不可欠である。

Molins PLC v. Textron, Inc (Fed Cir 1995)

問題となる行為は、然るべき行為に対して、単に不適切な行為、或いは、不作為というレベルでは不十

分である。それは寧ろ出願人が特許庁を欺くという意図を明白で且つ説得性のある証拠でもって立

証されなければならない。情報が特許庁に提示されなかったという場合には、その出願人の不作為

なる行為が特許庁を欺くという意図を持って実行されたということを明白且つ説得性のある証拠で立証

されなければならない。

M. Eagles Tool Warehouse, Inc. v. Fisher Tooling Co., (Fed. Cir. 2006)

然るに、特許庁に開示されなかった情報が後に重要であるということが解ったという事実のみで、不公

正な行為の「騙す意図の要件」を満たすことはできない。

Cargill, (Fed Cir. 2007)

特許庁を騙す意図を直接証拠で立証できるということは稀で、間接証拠及び状況証拠によって騙す意

図を立証することも可能である。


40


Scanner Techs. Corp. v. ICOS Vision Sys. Corp. (Fed. Cir. 2008)

十分な証拠、或いは、証拠に鑑みた妥当性のみを基に推論（Inference であって Presumption ではな

い：筆者注）してはならない、明白且つ説得性のある証拠から導かれる最も妥当な唯一の推論でなけ

ればならない。

Symantec Corp. v. Computer Assoc. Int’l, Inc. (fed Cir. 2008)

重要性に関して言うならば、通常の審査官が出願を許可し、特許権を付与するか否かを判断をする上

で重要と思料するであろう情報である。

Honeywell Int’l Inc. v. Universal Avionics Sys. Corp. (Fed. Cir. 2007)

特許庁に既に開示された他の情報と重複する場合には、問題となる情報は「重要性の要件」を満たす

ものではない（確立された法理）。

Nordberg Inc. v. Telsmith Inc., (Fed. Cir. 1996)

被疑侵害者によって、騙す意図或いは重要性の要件がそれぞれの閾値を満たすことを明瞭で且つ説

得性のある証拠で証明されない場合には、エクイティの観点或いは衡平に鑑みて、地裁の裁量を行使

し、特許権の権利行使不能という判決を下すことはできない。

Critikon, Inc. v. Becton Dickinson Vascular Access, Inc., (Fed Cir. 1997)

重要性と騙す意図の要件が閾値を超えることが明白且つ説得性のある証拠によって証明された後に

のみ、地裁はエクイティの観点で衡量することが許される。

Molins, (Fed. Cir. 2004)

重要性及び騙す意図に関する事実問題は明白且つ説得性のある証拠で立証されなければならないが、

地裁はこれら証明された事実および事件のエクイティを比較衡量し、特許権の行使不能という厳格な

る処罰に値するか否かを判断しなければならない。

***********************************************************************************

以上


41




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添付資料５：：

Phillips v. AWH Corp.

Fed. Cir. En Banc July 12, 2005

米国連邦巡回控訴裁判所での大法廷判決

Summarized By Tatsuo Yabe On July 16, 2005

(Revised on July 21, 2005)

（判決原文）http://patentlaw.typepad.com/patent/Phillips_20en_20banc_20Decision.pdf

CAFC は2004 年 4 月 8 日付けの地裁の略式判決（AWH 社の製品ではバッフル 30 に相当する部材が両壁面 11, 12 に対して垂直なのでバッフル 30 が壁面に対して傾斜した状態しか開示していない Phillipｓ社の特許 USP4677798 を非侵害）を支持した判決を取り消し、クレーム解釈に関して CAFC の大法廷で審理することを決定しました。 CAFC は大法廷審理に入る前に７つの質問に対して法廷助言者 (amicus curiae)から意見を求め、2005 年 2 月 8 日には CAFC 大法廷でヒアリングが実施されました。同 CAFC 大法廷判決によって、クレームの用語を解釈するときに何を参酌するべきか、また、その優先順位は如何にというクレーム解釈の手法・手順に対する明瞭な指針が示されるであろうと期待されておりましたが、2005 年 7 月 12 日に下記趣旨の大法廷判決が出されました。 Michel 判事に代表される大法廷判決多数意見によると、①クレーム用語を解釈するときに内部証拠（クレーム；明細書；経過書類）を重視すること、②辞書及び専門書（外部証拠）を使用することを否定しないが、内部証拠以上に過渡に依存するのは妥当ではないと述べております。また、本大法廷は Texas 判例（CAFC2002 年の判決）においては、クレーム解釈時に過度に外部証拠を参酌する判示をしたことを認めました。クレーム用語を解釈するときに、まずはクレーム自身、それから明細書を当業者がどのように理解するかという観点でクレームを解釈するというのが最良の手法であるとし、裁判官がクレーム解釈をするときに内部証拠と外部証拠をどの順序で参酌するかは自由裁量であるが、重要なことは各証拠にどれだけのウェイトを配分するかであると述べております。

Phillips 特許の代表図 AWH 社の形態

左図のバッフル 30 に相当する部材が壁面 12、11

に対して垂直に設けられている。

Lourie 判事と Mayer 判事は個別に反対意見を述べており、事実審である地裁でのクレーム解釈に対し


43

http://patentlaw.typepad.com/patent/Phillips_20en_20banc_20Decision.pdf

http://www.bekkoame.ne.jp/~yabz/PhillipsvAWHApril082004.htm




http://www.bekkoame.ne.jp/~yabz/PhillipsvAWH20050208.htm


て CAFC が全く既判事項としての認識をしないでよいとする法理に関して反対意見を述べております。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

今回の多数意見を読むに、クレーム用語の明瞭表現の重要性及び同クレーム構成要素をサポートする明細書の開示の重要性を再認識することは当然ですが、従属クレーム及び他の独立クレームの重要性も再認識する必要性があると考えます。今回クレーム 1 のバッフルの意味合いを明細書の開示に限定解釈しないという判断に至った重要な理由としては従属クレームで言及している特徴（或いは別の独立クレーム）をメインクレームに読み込まないという claim differentiation の理論が適用されていることであります。即ち、従属クレームでクレーム 1 のエレメント A を B であると表現しておくことによってクレーム1のエレメントAはBでも良いし、B以外のものを含むと主張ができるということです。（筆者注）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

事件の経緯：

Phillips 氏は米国特許第 4677798 号の特許権者であり、1989 年ＡＷＨ社との間で同特許に基づく製品の販売に関する実施契約を締結した。同契約は 1990 年に満了し、その後 1991 年初頭に Phillips 氏がＡＷＨ社の販売用カタログを確認したところ Phillips 氏の技術と関連する製品をＡＷＨ社が継続的に販売していることが判明した。 1991 年 1 月から 1992 年 6 月にかけて当事者間で書面のやり取りが行われた。 Phillips 氏の所有する同特許は（798 特許）は刑務所の建造物に使用される暴力＆破壊行為に対抗可能な建築モジュール（基準型壁パネルで構成される）をクレームしており、同パネルは同用途に所望される防音性、耐火性、衝撃抵抗（弾丸或いは爆弾などに対抗する耐久性）、及び軸方向及び横方向の加重支持性能を有することが記載されている。

① 1997 年 2 月 3 日に Phillips 氏はＡＷＨ社を相手取り同特許クレーム 1，21，22，24，25，26

を侵害しているとしてコロラド地区連邦地裁に訴訟を提起した。

②

2002 年 11 月には連邦地裁は 798 特許のクレームの解釈を発表した。同解釈によると

798 特許のクレームで規定されている “baffle”という用語は 112 条第 6 項の means plus

function クレームと解釈され明細書（図面）の開示を読み込むべく減縮的に解釈されると

結論づけた。同明細書の開示内容とは（１）バッフルは壁面に対して鈍角或いは鋭角で

ある（即ち、対パネル面配置角度が 90 度以外）；（２）バッフルは壁モジュールの中間部に

おいて係合バリアを形成するである。

③ 地裁は 2003 年 1 月 22 日、上記クレーム解釈によれば Phillips 氏はＡＷＨ社の侵害を証

明することができないのでＡＷＨ社の非侵害の略式判決の申し立てを認めると判断した。

④ Phillips 氏はコロラド地区連邦地裁が下した 798 特許非侵害の略式判決（2003 年 1 月 22

日：コロラド地区連邦地裁判決）を不服として CAFC に控訴した。

⑤ 2004 年 4 月 8 日、CAFC のはＮＥＷＭＡＮ判事、ＬＯＵＲＩＥ判事）らの多数意見の下に、控

訴棄却（下級審の非侵害の略式判決を支持する。）の判決を下した。

⑥

2004 年 07 月 21 日 CAFC は2004 年 4 月 8 日付けの判決（AWH 社は米国特許 4677798

を非侵害とする地裁の略式判決を支持した）を取り消し、クレーム解釈に関して CAFC の

大法廷で審理することを決定した。審理に先立ち大法廷は７つの質問に対して法廷助言

者 (amicus curiae)から意見を求めることにした。

⑦ 2005 年 2 月 8 日 CAFC 大法廷でヒアリングが実施された。

⑧ 2005 年 7 月 12 日今回の CAFC 大法廷判決が下された。


44






http://www.bekkoame.ne.jp/~yabz/PhillipsvAWH20050208.htm


＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ CAFC 大法廷判決：（2005 年 7 月 12 日）破棄差戻し AWH 社のバッフルに対する限定的な解釈（バッフルが壁面に垂直な形態は含まないという解釈）を認容しない。よって、侵害クレームに関し、再審理のため地裁に差戻す。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ■ 以下多数意見(概要)： Michel 判事クレーム用語の意味合いを解釈する際まず、クレーム用語自身を参酌すること(See Vitronics: see also ACTV, Inc. v. Walt Disney Co: 2003)。その補足として明細書の開示内容を参酌し、さらに経過書類の内容を参酌するという内部証拠で実行することを基本とする。クレーム用語の意味を解釈するために辞書などの外部証拠を参照することも許容されるが、外部証拠は、特許（クレームと明細書）及び経過書類と比較し、概してその信頼性が欠ける。その理由は、外部証拠は特許（明細書）の一部ではない、即ち、特許出願をするときに明細書が果たすべき役割を備えていない。クレームは仮想的な当業者が理解すると思料される意味合いに拘束されるが、外部証拠はそのような当業者によって作成されているとは限らないし、また、そのような当業者の理解を反映している必然性が欠如している。このように、外部証拠は使用（参照）しても良いが特許クレームの権利範囲の解釈に対しては多大な信頼性をおけるものではない。然しながら、外部証拠というものは裁判所（判事）が発明の技術分野を理解する一助となるし、当業者がクレーム用語をどのように解釈するかということを判断する助けにはなる。数多くの判例は上記のクレーム解釈の原則を明確に示してきたが、一部の判決では、クレーム解釈に対し幾分異なったアプローチを示した。その代表的な判例が Texas Digital Systems. Inc. v. Telegenix, Inc であって、クレーム解釈に対して辞書の定義の重要性を強調し、その結果として明細書及び経過書類のクレーム解釈に対する役割を軽視した判示をしている。このように、Texas 判例のクレーム解釈理論に基づくと、クレーム用語を解釈するときに明細書の役割を制限してしまうことになり、『問題となるクレーム用語の意味を解釈するのに明細書がベストガイドであり、クレーム用語を明白に明細書で規定している場合に、明細書は辞書の役割を果たす』とする我々の過去の判決と矛盾することになる。内部証拠とかけ離れた辞書に過渡に依存すると、明細書という特定の文脈における当業者によるクレーム用語の理解を、抽象的な用語の意味合いに変化させてしまう危険性が生じる。特許権者の発明を描写し、クレームするという責任と、辞書編集者の用語に対する可能な限り全ての定義を凝集しようという目的とは、意を別にすることである。技術辞書或いは専門書においても、所定の状況下で上述の問題が生じる。そもそも専門書の用語が、特許権者が使用する用語と同じように使用されているという保証がない。専門書といえども発明者の進歩の度合いに追従しているとは必ずしもいえない。さらに、辞書は辞書ごとに幾分異なる用語の定義を規定しているので、どの辞書編集者を選択するかということによって特許クレームの有効・無効が決まるというのは妥当ではない。上記のように説示するも、辞書の適切な使用を否定するものではない。辞書はバイアスの掛かっていない中立的な情報源である。 Texas 判例において辞書を参照することに重きが置かれたのは、「明細書の記載内容をクレームに読


45


み込んでクレームを解釈する」という危険性を回避するという目的があったものといえる。明細書の開示内容をクレームに読み込んでクレームを解釈することと、クレームを解釈するために明細書を参酌することとは識別されることである。明細書に一つの実施例しか開示されていない場合であっても、クレームはその実施形態に限定されることはない。 Gemstar-TV Guide。明細書のそもそもの役割は当業者に発明の製造、その使用を教示し、それを実施可能にするとうことであり、且つ、それを実施するときのベストモードを提供することである。 See Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc (1987) 裁判官がどのような順序、手法で内部証拠或いは外部証拠を参酌し、クレームを解釈するかは重要ではなく、重要なのは特許法とその指針に鑑みて、裁判官がクレームを解釈するための情報源（内部証拠と外部証拠）の各々にどれだけのウエイトを以って配分するかである。上記に鑑みて我々(CAFC 大法廷）は Markman 判決と Innova 判決で説示したクレーム解釈論の基準を本事件に適用する。

米国特許第４６７７７９８号：クレーム 1：

1. Building modules adapted to fit together for construction of fire, sound and impact resistant

security barriers and rooms for use in securing records and persons, comprising in combination,

an outer shell of substantially parallelepiped shaped with two outer steel plate

panel sections of greater surface area serving as inner and outer walls for a

structure when a plurality of the modules are fitted together,

sealant means spacing the two panel sections from steel to steel contact with each other by a thermal-acoustical barrier material, and

further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity

comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls.

上記クレーム 1 において重要なクレーム用語は “further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls” であって、バッフル (baffles)に対して以下の３つの要件を付与する：第 1：バッフル(baffles)は鋼性である；第 2：バッフル(baffles)は壁部分の重量を支持する部分である；第 3：バッフル(baffles)は内側を向いている；


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内部証拠によると、当業者はバッフルという用語を一般的な意味合いで理解できるということが認識される。従属クレーム2 及び独立クレーム17 においてバッフルが壁面に対して角度を持って設けられている（壁面に対して垂直ではない）ことを規定しているので、もしバッフルという用語がそれ自体で傾斜していることを当業者が理解するのであれば、これらクレームは必要ないはずである。また、従属クレーム 6 においてもバッフルが壁面に対して角度を持って設けられており、バッフル同士がインターロックするということを規定している。もしもクレーム１で規定するバッフルそれ自体に壁面に対する傾斜の意味合いが含まれているのであればそれらは互いにインターロックするはずなので、クレーム 6 の規定は必要ないはずである。さらに、明細書の開示には複数の目的（構造的なサポート；弾丸を偏向する等）が記載されており、その一つが弾丸等を偏向するということであって、明細書で使用されるバッフルが全て当該機能（弾丸を偏向する）を備えているということを示唆する記載はない。

上記の理由によって、当業者が 798 特許の明細書及びクレームを読んで、壁面から垂直に延設するバッフルを本願において除外されたバッフルであると解釈することはないであろうと考える。拠って、当法廷は AWH 社の本件特許におけるバッフルに対する限定的な解釈を認めることはできない。故に、侵害クレームに対するさらなる審理のため地裁に差戻す。 ■ 反対意見： Lourie 判事は、クレーム解釈に対する多数意見に同意するも、地裁の Phillips 特許のクレーム解釈のため差し戻しするということに対して反対意見を示しております。即ち、クレーム解釈は法律問題で地裁の判断に一切拘束されることなく CAFC において一から判断可能であるが、地裁のクレーム解釈に対する判断に明白な間違いがあるか否かという基準で判断されるべきである。 Mayer 判事は「クレーム解釈は純粋に法律問題であるという法理」に真っ向から反対意見を述べております。即ち、CAFC でのクレーム解釈は、地裁におけるクレーム解釈に対して明白な間違いがあるか否かという基準で判断するべきであり、同一の用語が別特許のクレームで使用されている場合に、それぞれの特許の周辺に存する事実関係によって用語の解釈が変わるのであって、事実問題をクレーム解釈において全く隔離することのほうが現実には無理であり、そのような事実問題の解明は地裁が最適なる立場にあると述べております。地裁のクレーム解釈に対して全く既判性を認めないという姿勢を堅持すると無用な訴訟費用の負担を当事者に強いることになり、さらには、司法当局の資源の浪費となると述べております。


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48


添付資料６A：

FESTO CORP.

V. SHOKETSU KINZOKU KOGYO KABUSHIKI CO.,

LTD., ET AL

Festo （上告人）

SMC （被上告人）

Supreme Court 判決

Decided: 2002 年 05 月 28 日

Summarized by Tatsuo YABE

on June 08, 2002

要約：

上告人 FESTO 社は産業用装置に関する２つの米国特許の所有者である。一つ目の特許の審査時に

特許庁審査官は記載不備を理由に 112 条拒絶をしたときに、出願人は一対の一方向型のシーリングリ

ング及びその外周部が磁性材で作られているという新規の特徴を追加するように補正した。 2 つ目の

特許は再審査時に当該シーリングリングの特徴を追加するべく補正された。 Festo 社が装置を販売開

始した後に、SMC が当該市場に参画し、単一の両方向型シーリングリングと非磁性体のスリーブを備

えた類似する装置の販売を開始した。 Festo 社は SMC 社の製品は良く類似しているので、Festo 社の

当該特許を均等論適用のもとに侵害するとし地裁に提訴した。地裁においては Festo に有利な判決

が出された、即ち、経過書類禁反言によって Festo 社が SMC の装置を均等物であると主張できないと

する SMC の反論を否定した。連邦巡回控訴裁判所（以下 CAFC）では初期には当該地裁の判断を支

持したが、本最高裁は裁量上訴を認め、Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S.

17 29,に鑑みて当該 CAFC の判決を棄却し、差戻しと判示した。その後差戻しによって、CAFC は大法

廷によって審理し、経過書類禁反言が成立すると判断した。当該 CAFC 大法廷では、地裁が判示した

ように、経過書類禁反言は先行技術を回避するための補正に限定されることなく特許法に準じるため

の如何なる補正においても成立すると判示した。当該 CAFC において先例の基に、経過書類禁反言

は柔軟な禁止（flexible bar: 均等論の適用に対して補正の目的或いは代替物の特性に準じて全てを禁

止するのではなく、幾らかの制限を加えるということ）を認識するも、先例の事件毎の性質による判断


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基準を採用することは均等論の適用解釈に対して機能していなかったことは歴然であるとして先例を

無効とした。

判決：

経過書類禁反言は、先行技術を回避するための補正に限定されることなく、特許条文の要件を満たす

ための全ての補正に適用されうるものであるが、補正されたクレームの構成要素に対する均等物の全

てに対して均等論の適用を禁止すると解釈する必要はない。本判決文の 5－17 ページ参照

a. 特許権者が何を所有し、公共が何を所有しないかを明白にするためには、発明者は自己の発

明を十分に明瞭に、端的に、且つ、正確な用語で表現しなければならない。しかし特許のク

レーム用語は、発明者の発明の新規性たる領域を完全に正確なレベルで表現することができ

ない場合がある。もし特許がそのクレームの文言上の意味合いでのみ解釈されるとすると、

特許の価値はかなり減じられることになるであろう。即ち、特許クレームの所定構成要素を非

実質的な代替物で置換することによって特許侵害を免れることになり、発明者にとっての特許

の価値はそのような模倣によって破滅に追いやられることになる。従って、特許のクレームは

その文言上の解釈にのみ限定されることなく、全ての均等物を包括する。 See Winans v.

Denmead, 15 How. 330, 347 しかしながら、クレームの均等物であるか否かを判断するのが困

難となる場合があるので、競合他社は特許クレームの権利範囲外にある正統な製造者に関

与すること、或いは、競合製品を開発することが抑制されてしまう。裁判所が均等論を審理す

るときには、この不確実性というものを発明に対する適切なインセンティブを確保するための

代償であるとその都度認識し、より明白な規則を切望する反対意見を抑えてでも均等論を支

持してきたのである。 See, e.g., id., at 343, 347. Warner Jenkinson, supra, at 28, 均等論を再

度支持した。 5－8 ページ参照のこと。

b. 経過書類禁反言は、特許クレームの解釈を米国特許庁での審査経緯に鑑みてなすことを要

求している。出願人が侵害形態に相当するクレームを出願時に持っており、その後、拒絶通

知に応答するためにクレームを減縮補正した場合には、放棄された領域が予期できない均等

物を含むことを議論できなくなるかもしれない。 See Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp.,

315 U.S. 126, 136-137 拒絶というものは審査官が原クレームは特許性がないと信ずることを

意志表示することである。特許権者は審判請求することもできたに拘わらず、その機会を活

用せずにクレームを補正したということは、発明が原クレームの域まで及ばなかったことを認

識したと解釈される。 See, e.g., Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Davis, 102 U.S. 222, 228 も

しそうでなければ、発明者は特許庁の門番（特許性の判断）の役割を回避し、特許を取得する


50


ために放棄した発明主題それ自身に対する侵害行為を再度捕獲しようとすることになるであ

ろう。

c. 経過書類禁反言は、先行技術を回避するために実施された特許主題を減縮するための補正

にのみ適用されるのではなく、特許出願の形式に関する 112 条を含む米国特許法条文の要

件を満たすための減縮補正にも適用される可能性がある。 Warner-Jenkinson においては、

最高裁は、禁反言は特許性に関わる実体的な理由によって実施された補正に適用されること

を明示 “520 U.S., at 33,”したが禁反言を生じる理由の全てを列記することをしなかった。実

際には、もし補正の目的が特許性に関係なくとも、裁判所はその補正が生じせしめるものであ

るか否かを審理するかもしれないと述べた。 Id., at 40-41 先行技術を回避するために実施し

た補正に対して禁反言が適用するかしないかが最も頻繁に議論されるからといって、それ以

外の目的で実施された補正には禁反言は適用されないと結論づけることはできない。米国

特許法第 112 条は、発明を実施するための明細書の開示要件、実施可能な説明、及びベスト

モードの開示を要求している。これら要求事項が満たされないときには特許は発行されるべ

きではなく、出願人がこれら要求事項を満たしていないという場合には、後の訴訟において発

行された特許を無効にすることができる。「112 条拒絶を満たすために実施した補正は出願明

細書の形式に関するものであって、特許主題に関するものではない」とする Festo 社の議論は

特許権者の補正を実施する目的と当該補正の特許主題に及ぼす影響という異論を重ね合わ

せている。経過書類禁反言は、特許を取得するための補正であり、且つ、それが特許の権利

範囲を減縮するときに発生する。もし 112 条拒絶を克服する補正が単に外面(実態のないも

の：cosmetic)の場合には、そのような補正は権利範囲を減縮するものではなく、それは経過

書類禁反言を構成しない。しかし112条の補正が必要であり、その補正が権利範囲を減縮す

るものであれば（もし仮にそれがより好ましい記述表現をするというだけでも）禁反言は生じる

かもしれない。 Pp. 10-12

d. 経過書類禁反言は、発明者が減縮補正された構成要素に対する均等物の全てに侵害を主張

することを禁止するものではない。禁反言は広範な範囲の均等論の適用を禁止することはで

きるとしても禁反言の適用域を決定するには、当該減縮補正によって放棄された主題がなん

であるかを審査することが必要である。 CAFC の「完全禁止ルール： “complete bar”」は経過

書類禁反言を適用する目的（発明者を、出願審査時に表現したこと、及び、補正から妥当に導

き出せると思える推論に固定させる）に鑑みて、まず第 1 段階で矛盾している。出願クレーム

を補正することによって、発明者は特許が原クレームまで拡大されないことを認めたと見なさ

れる。しかし、その補正は、誰もが均等物を作ることができないくらいに完璧に実施されたも

のとは見なされない。最高裁の見解は特許庁の実務と先例とに整合性を維持するものであ


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る。最高裁は、均等論の適用を完全に禁止をするのではなく、出願審査中にどの均等物が

放棄されたかを検討するというやり方で、均等論を継続的に柔軟に適用してきた。 E.g.,

Goodyear Dental Vuicanite Co. v. Davis, 102 U.S. 222, 230. CAFC は、Warner-Jenkison での

最高裁の指令「発明者(全般)において定着した法的期待を混乱させるような判決変更をする

ときには十分に注意をするべきである」を無視した。 See 520 U.S., at 28 先の判例を基礎とし

てクレーム補正を今まで実施してきた発明者が、今後はその補正によって全ての均等物を譲

渡したという解釈を強いられるその根拠は存在しない。もしそうなることを知っていたならば、

発明者は、特許庁の拒絶通知に対し補正をせずに審判部に審判請求をしていたかもしれない

（Festo側のBork弁護士の最終弁論でのTakingの反論がみごとに反映されている：筆者注）。

Warner-Jenkinson においては、審査中に実施された補正が経過書類禁反言を起因する理由

のために実施されたものではないということを証明する責任を特許権者に負わせることで適当

なバランスを確保しようとした。 Id., at 33 同様に、特許権者は特定の均等物の形態（被

疑侵害の形態）を放棄するように補正が実施されたのではないことを証明する責任を負うべき

である。クレーム用語に対する著者として、発明者が補正時にクレームを減縮補正する決断

を下したということは、原クレームと補正クレームとの間の領域を一般的には放棄したもので

あると解釈される。 Exhibit Supply, supra, at 136-137 しかしながら、当該補正が特定の均

等物の形態を放棄したと妥当しない場合には（例えば、出願時に均等物の形態が予想できな

かったとか或いは補正の根拠が理解されるものであっても、それが当該均等物と非実質的な

関連性しかない場合など）特許権者は「経過書類禁反言は均等物を排除する」という推定に

対して、補正時に当該均等物の形態を文言上含めるようにクレームをドラフトすることが当業

者にとって妥当に期待できなかったことを証明することによって当該推定に反論することが可

能である。 Pp. 12-16

e. Festo 社が、禁反言が生じるということおよび問題となっている均等物（被疑侵害品の形態）の

形態が放棄されたものであるという推定に反論をしたか否かは第 1 段階として審理されるべき

である。 Pp. 16-17

破棄、差戻し


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添付資料６B：

Festo Corporation v. Shoketsu Kogyo Kabushiki Co., Ltd.

CAFC 大法廷判決（2000 年 11 月 29 日）

By Tatsuo YABE

December 06, 2000

均等論の適用がさらに制限

概要：

本 CAFC での裁判は、SMC(Shoketsu Kinzoku Kogyo)が Festo 社の所有する米国特許 4354125（Stoll

特許）と米国特許 B13779401 を均等論の適用の基に侵害するとしたマサチューセッツ地方裁判所の判

決に対して控訴されたものである。

CAFC 判決 (95-1066: Decided on November 29, 2000)：

Stoll 特許及び Carroll 特許において均等論適用の基に侵害されたとする構成要素は、Stoll 特許の審

査経過及び Carroll 特許の再審査中に減縮補正によって追加されたものである。 Festo 社は、これら

補正に対し、これら補正が特許性に関連しないという立証ができなかった。従って、これら補正は経

過書類禁反言を生じることになるので、補正された構成要素には均等論の適用は一切行えない。従

って、これら補正要素は均等論適用の基に侵害とはならない。 Festo 社の Stoll 及び Carroll 特許を均

等論適用の基に侵害するとした地裁の判決は破棄。

上記判決に加えて、本 CAFC 法廷においては、ワーナージェンキンソン（以下 W-J と称する）最高裁判

決に残存する均等論の適用に関する問題を解消するべく CAFC 大法廷で審理した。

当該大法廷は、以下に列記する５つの質問に対する回答をした。


53


• ◇◇◇◇◇◇◇◇◇CAFC 大法廷での審理結果◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

質問１：

クレーム補正が経過書類禁反言を成立するか否かを判断するときに、W-J に基づく“特許性に関する

実質的な理由”とは米国特許法第 102 条、103 条拒絶、即ち、先行技術を回避するための補正を意味

するのか、或いは、特許付与することに影響する如何なる事由によるものか？

回答：

クレーム補正が経過書類禁反言を成立するか否かを判断するための「特許性に対する実質的な理由」

とは先行技術を回避するために実施されたものに制限されることはない。それはむしろ、米国特許法

の基に要件（101 条、102 条、103 条、112 条）となる如何なる理由も含む。従って、米国特許法の法的

要件（101 条、102 条、103 条、112 条）に関わるあらゆる理由に基づく減縮補正により、その補正された

クレーム構成要素（要件）については経過書類禁反言の法理がはたらくことになる。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

質問２：

W-J で言及された“自発的な補正（審査官に要求されたものではなく、或いは、審査官の拒絶に対応す

るために実施されたものではない）”によって経過書類禁反言は成立するのか？

回答：

自発的に実施された補正も他の補正と同様に扱われる。従って、自発補正であってもそれが法的要

件に関わる理由により権利範囲を減縮するように実行された場合には、その補正されたクレーム構成

要素（要件）に対して経過書類禁反言が発生する。自発補正であろうが、それが特許庁の要請の基に

実施された補正であっても、一般公衆にとっては、出願人が、特許主題を諦めたということを意味する。

特許庁が、特許性がないと判断しクレームを拒絶したときに経過書類禁反言が発生し、出願人が特許

性がないと判断し、クレームを補正したときには経過書類禁反言が生じないというのは理にかなってい

ない。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

質問３：

クレームの補正により経過書類禁反言が成立する場合に、W-J 判決の基に、その補正されたクレーム

構成要素（要件）に均等論を適用できるとすれば、適用可能な均等の幅はどの程度か？


54


回答：

クレームを補正することによって、補正されたクレーム構成要素（要件）に対して経過書類禁反言が成

立する場合には、当該補正構成要素（要件）に対して均等の適用範囲は一切ない。（均等論適用全く

禁止）

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

質問４：

「クレーム補正理由が立証されないとき」には W-J 判決に基づき経過書類禁反言の推定がされるが、

当該クレームの補正された構成要素（要件）にもし均等論を適用できるとすれば、適用可能な均等の

幅はどの程度か？

回答：

クレーム補正理由の立証ができない場合には、補正された当該構成要素（要件）に対する均等論適用

の幅はない。（均等論適用全く禁止）

上記回答は W-J 判決でも解答されている。

• ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

質問５：

本 CAFC において侵害と判決することは、W-J 判決での「ある構成要素（要件）の全体を抹消するよう

な均等論の（拡大）適用は許可されない」という要件に違反するものか？言い換えると、本 CAFC 判決

での侵害判決は、ALL ELEMENT ルールを違反することになるか？

回答：

本法廷においては回答する必要を認めない。現在本法廷において係争中の事件において回答する

機会を得るであろう。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

本判例によって、今後、均等論の適用は益々制限されると予想される。但し、本判決を不服とし、Festo

社が最高裁に上訴するかまた、最高裁が上訴を認めるかをしばらく Watchingする必要性がある。もし

上訴が成立しないのであれば、何らかの対応策を検討する必要があります。


55

http://www.bekkoame.ne.jp/~yabz/Fest010301.htm




56


添付資料７：

Johnson & Johnston Associates Inc.,

v.

R.E. Service Co., Inc. and Mark Frater ＣＡＦＣ大法廷判決

Decided: 2002 年 03 月 28 日

Summarized by Tatsuo YABE on April 09, 2002

Revised on April 14, 2002

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃以下判決文要約＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

判決主文：

カリフォルニア州北部地区地裁の判決（RES が鋼製基板を使用する行為は Johnston の米国特許第

5,153,050 号を均等論適用の基に故意侵害と判断する）を取消す。

背景：

Johnston は米国特許第5,153,050 号を基に RES をカリフォルニア地裁に提訴した。当該地裁において

陪審は、被告 RES は均等論の基に当該 050 特許を故意侵害しているとし、Johnston に対して

1,138,764 米国ドルの損害賠償額の支払を命じる評決に至った。当該地裁の判決では損害賠償額が

増大されるとともに、弁護士費用その他の支払が RES に課せられた。 Johnson & Johnston Accocs. v.

R.E. Serc. Co., No. C97-04382 CRB (N.D. Cal. 1998) 本CAFCにおける3人の判事の前での口答陳述

が 1999 年 12 月 7 日に実施され、当法廷は均等論に関する問題に関して大法廷での口答審理を実施

することを決定した。 Johnson & Johnston Assocs. v. R.E. Serv. Co., 238 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2001)。

大法廷における口答審理は 2001 年 10 月 3 日に行われた。

問題となった特許：

米国特許第 5,153,050 号（発行日： 1992 年 10 月 6 日）


57


プリント基板の製造に関する特許であり、特に作業者が手で取り扱うときの損傷を防止するための脆

い銅製のホイルをより剛性のあるアルミの基板シートに接着することをクレームしている。当該アルミ

基板シートによって作業者は脆い銅製のホイルの損傷することなく取り扱うことができ、加熱ステップを

経た後は、当該アルミ製の基板シートを取外し再使用することが可能である。

以下図 5 を参照下さい：

Ci：保護された銅製のホイール内側面 Ai：アルミ製基板の内側面 40：バンド状で柔軟な接着部（アルミ基板と銅製ホイールを接着する） CZ：上記によって生成される保護された中央領域

050 特許の明細書コラム 8 の 21－30 行目には、さらに、基板の材料に関して以下のように記載されて

いる：


58


アルミは基板に好適な材料であるが、それ以外の材料、例えば、ステンレス鋼或いはニッケル合金な

ども使用可能である。所定の状況下では……………、ポリプロピレンも使用可能である。

クレーム 1 は以下の通りである：

1. A component for use in manufacturing articles such as printed circuit boards comprising:

a laminate constructed of a sheet of copper foil which, in a finished printed circuit board, constitutes

a functional element and a sheet of aluminum which constitutes a discardable element;

one surface of each of the copper sheet and the aluminum sheet being essentially uncontaminated

and engageable with each other at an interface,

a band of flexible adhesive joining the uncontaminated surfaces of the sheets together at their

borders and defining a substantially uncontaminated central zone inwardly of the edges of the sheets

and unjoined at the interface.

判決文の抄訳：

(I)

1997年からRESはプリント基板をアルミ基板の代わりに鋼製の基板を用いて製造していた。 Johnston

は侵害の訴えをカリフォルニア州北部地区地裁に起こした。

RES は均等論の適用に関してMaxwell 判決を引用し、Johnston の’050 特許は鋼製基板を開示してい

るがクレームしていないので、鋼製基板は公共に与えられたものであると主張した。

Johnston はYBM 判決を引用し、鋼製の基板は公共に与えられたものではないと反論した。

(II)

控訴において RES は銅－鋼製基板の積層体と銅－アルミ製基板の積層体との均等性に対する

事実認定に対して不服を申し立てなかった。しかし Maxwell 事件を引用し、Johnston は鋼製の基板を

クレームせずに、クレームをアルミ製基板に特定したので、このクレームされなかった主題は公共に与

えられたものであると主張した。 Johnston は YBM 事件を引用し、鋼製の基板は公共に与えられたも

のではないと反論した。即ち、両当事者は本事件における均等論の適用に関して Maxwell 判決或い

は YBM 判決のどちらを適用するのかを論争している。


59

http://www.bekkoame.ne.jp/~yabz/Maxwelljune1196.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~yabz/YBMcase.htm


Maxwell 事件の特許は、ペアとなる靴を一対の状態に維持しておくためのシステムに関しクレームして

いる。Maxwell は靴の内ソールと外ソールとの間に設けられた締結タブをクレームしたが、締結タブを裏

地の縫目に縫いつける実施形態を開示したがクレームしなかった（米国特許第 4,624,060 号）。開示

されたがクレームされなかった主題は公共に与えられたものであるとする確立された規則によって、

Baker 社は、開示されたがクレームされなかった主題を使用することによって当該特許を侵害すること

はできないとした。 Maxwell, 86 F.3d at 1106 (quoting Unique Concepts, Inc. v. Brown, 939 F.2d 1558,

1562-63, 19 USPQ2d 1500, 1504 (Fed. Cir. 1991)

YBM 事件において、問題となる特許は特定組成(酸素含有量 6000～35000PPM)を含む磁石合金をク

レームしている。被疑侵害社は類似した磁石合金を使用しており、被疑侵害物は 439 特許に開示され

ているがクレームされていないとされる 5450～6000PPM の酸素含有量を備えている。 YBM 事件にお

いて、当法廷は、Maxwell 判決は引用されたがクレームされなかった主題には均等論の適用が及ばな

いとする新しいルールを決めたものではないと述べた。 Maxwell 事件と識別するべく、当法廷は、以下

のように説明した：

Maxwell は、クレームされた形態と識別されるクレームされていない代替案の審査を回避した。明細書

に十分に開示された２つの実施形態が明白に識別されるものなので連邦裁判所はMaxwellがクレーム

されていない形態をクレームされた形態の均等物であるとして特許権を行使するのを否定した。

即ち、YBM 事件は、Maxwell 判決をクレームされた発明から識別されるクレームされていない代替案を

特許明細書が開示している状況において限定的に適用すると述べた。

(III)

最高裁及び当法廷では、特許の保護範囲を定義するクレームの原理に基づいて判断している。クレ

ームは特許の保護範囲を通知するものである。クレームは審査中における米国特許庁審査官に対す

る通知の機能と、特許発行後潜在的な競合他社を含む公共に対する通知の機能を果たしている。結

局は明細書の開示ではなくクレームが特許権者の排他権に対する指針を与える。

さらに、侵害法（侵害の法理）は被疑侵害物と裁判所で権利範囲が解釈されたクレームとを比較するこ

とである。文言上或いは均等論適用の有無に拘わらず、侵害は被疑侵害品と明細書の好適実施形

態或いは特許権者の市場での実施形態とを比較することによって判断されるものではない。

クレームされていないものは公共の所有物である。クレームされていないものは特許権者によって発

明されておらず、発明の前に既に周知であり使用されていたという推定を受ける、そして、そのような推

定は一般的に真である。それがどちらであれ、発明者自身の行為によって、それ（クレームされていな

い主題）を公共の所有物にしたのである。特許は、発行されるやいなやその証拠となる。公共は疑う

ことなくそれ(特許で明確にクレームされていない主題)を使用することができる権利を有する。


60


均等論は特許クレームの排他権を文言の権利範囲より拡大する。最高裁は Graver Tank & Mfg. Co.

v. Linde Air Prods. Co (Graver II)において近代の均等論を最初に適用した。当該事件において最高

裁は「均等は特許の内容、先行技術、及び、その事件の独自性に鑑みて決定されなければならない」

と言及した。 (中略) 最高裁の判示及び Graver II の経緯によると、特許権者はクレームしていない主

題を公共に提供しなかった。関連するクレームは広すぎると裁判所は判示したが、事実、特許権者は

均等物主題をクレームした。

1997 年（Maxwell 判決後 1 年以内）に最高裁は Warner-Jenkinson 事件において均等論に関して言及し

た。当該裁判において Warner-Jenkinson は最高裁に均等論の適用の禁止を言及せしめようと誘導を

試みた。最高裁はその誘導に応じなかった。特許権者である Warner－Jenkison は審査経過中

に”ph”の下限値を 6.0 に補正した。被疑侵害品は”ph”5.0 における濾過手法にて作動している。最

高裁は、下限値を”ph” 6.0 に補正したこと自体がクレームの重要な構成要素になる、しかし、それ自体

によって当該補正された要件に対して均等論の適用を必ずしも否定することにはならないと言及した。

当最高裁は、審査経過において”ph” を 6.0 に補正した特許権者の理由を判断するために本法廷に差

戻した。

Warner-Jenkinson の発行された特許には超濾過プロセスにおける混合物の ”ph” が 5.0 であることを

開示或いは示唆していなかった。事実、当該特許明細書にはクレームされた ph 域（ph 6.0-8.0）が好

適な ph 域であると記載されていた (米国特許第 4,560,746 号コラム７の 59－61 行目参照)。このよう

に Warner - Jenkinson は特許権者が明細書に開示しているがクレームされていない主題が公共に提

供されているという本事件の争点に関して言及していない。

上記した Warner-Jenkinson 事件後 1 年以内に本 CAFC 法廷において YBM 事件が判決された。

(V)

Maxwell 判決で言及されているように、特許明細書起案者が開示するがクレームすることを避ける主題

がある場合に、この行為自体によって当該クレームされていない主題は公共に提供されたことになる。

このように意図的にクレームされなかった主題に均等論を適用して後に取り返そうとすることは特許権

者の排他権の範囲を定義するという最も重要なクレームの機能と矛盾する。 Sage Prods. Inc. v.

Devon Indus., Inc., 126 F. 3d 1420, 1424, 44 USPQ2d 1103, 1107 (Fed. Cir. 1997)

公共が侵害を回避するために依存するクレームの重要な構造及び機能限定を解除するように均等論

を適用することはできない。

特許権者は米国特許庁での入念な審査を避けるべく発明を狭くクレームし、権利行使をするときに明

細書に均等物を開示しているとして均等論を適用し侵害とすることはできない。もしそれが可能である


61


ならば、特許権者が明細書に広範な記載をし、クレームを狭くし、広範なクレームが審査されるのを回

避することを助長することになる。 Maxwell, 86 F.3d at 1107

Maxwell 判決による規則を遵守することによって、裁判所は米国特許庁で適切に審査された以上を包

括するようなレベルまで排他権の範囲を拡張することを阻止できる。

(IV)

本事件において Johnston の 050 特許は、クレームをアルミ製のシートに特定した。しかし 050 特許の

明細書では「アルミは基板にとって好適な材料であるが、ステンレス鋼或いはニッケル合金をアルミの

代わりに使用することも可能である」と記載している（コラム５の 5－10 行目）。 Johnston はアルミ製と

いうクレームの構成要件が、開示したがクレームしなかった鋼製の基板を包括するべく、均等論を適用

しクレームの権利範囲を拡大することはできない。従って、Johnston は鋼製基板を包括するように均

等論を適用することはできない。この点に関して YBM 判決は矛盾するので、当大法廷は YBM 判決を

無効とする。

しかしながら特許権者は、不注意にして開示したがクレームしなかった主題を諦めなければならないと

いうことはなく、それには救剤措置がある。特許が発行されて 2 年以内であれば特許権者は再発行特

許出願をし、開示したがクレームしなかった主題を包括するように元のクレームの権利範囲を拡大でき

る可能性がある。

さらに、特許権者は特許が発行される前に継続出願を実施することも可能である。現に Johnston は２

つの継続出願を実施し、本事件で争点となる主題をクレームで言及した。

結論

上記理由によって地裁の判断（RES が 050 特許を均等論の適用によって鋼製基板を使用することは故

意侵害である）は誤りである。然るに、当法廷は下級審である地裁の判決（故意侵害、損害賠償額増

大、弁護士費用の支払）を取消す。

##########NEWMAN 判事の反対意見：##########

ステンレス鋼とアルミが銅ホイル積層物に対して均等であると判断した陪審の評決を支持するか否か

という観点で控訴審を行う代わりに、私の同輩（他の判事達）は均等論に対する別の攻撃を開始した。

本大法廷において、開示したがクレームされていない主題に関しては一切均等論を適用の可能性を遮

断する判決を言い渡した。然るにこれは均等論の適用を完全に禁止する新規のルールであり、これ

は経過書類禁反言、先行技術、ディスクレーマー、或いは、主題の放棄のいずれもが存在しないときで

あっても適用されるルールである。


62


本日の大法廷は本法廷の判決（YBM 判決）を無効にするに留まらず、最高裁の判決（※１）をも無効に

し、新規、且つ、不要で、しばしば、不条理な per se ルール（事実の如何に拘わらず適用される絶対ル

ール）を作ってしまった。

（※１）Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 85 USPQ 328 (1950) and

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 41 USPQ2d 1865 (1977)

（中略）

Graver Tank 事件において裁判所は「開示されたがクレームされなかった主題が公共に与えられたか

否かという特許権者の主観的な見解は重要ではない」と言及している。私は何が開示されたのかに

関して主観的な見解は重要でないという点に関して同意する。しかし、公共に与えるか否かの問いに

対しては提供する意図があったか否かを示す客観的な証拠を考慮することは重要であると考える。

Johnston が２つの継続出願（ステンレス鋼製の基板をクレームしている）を実施したことに関して論争さ

れなかった。 Johnston の米国特許第 5,725,937 号のクレーム 1 は以下の通りである：

1. A component for use in manufacturing articles such as printed circuit boards comprising:

a laminate constructed of a sheet of copper foil which, in a finished printed board, constitutes a

functional element and a sheet of stainless steel which constitutes a discardable element;

….

この事実のみをとって見ても公共への提供という理論を基礎とする均等論適用の完全禁止を覆すこと

になる。継続出願でクレームされた主題は開示されたがクレームされていなかった主題は放棄された

という推論に反証するものであると判示した（In re Gibbs, 437 F.2d 486, 494, 168 USPQ 578, 582

(CCPA1971)。

当法廷は、方針によって誘導された結果に到達するために、Maxwell 判決と YBM 判決における２つの

極端な事実関係（開示されたがクレームされなかった特許主題に関する）を重ね合わせ、事実関係は

無関係であり均等物を得ることはできないと判示した。このように当法廷は、技術開示及びクレーム

手法の極端に異なる事実関係に拘わらず、開示された主題に関して均等物へのアクセスを否定した。

Per se ルールはその方針が非常に明瞭であり、適用した結果が妥当性のある場合においてのみ適切

である。 See Continental T.V. Inc. v. GTE Sylvania Inc., 433 U.S. 36, 50 (1977)

本日の Per se ルールはそのような類型の範疇ではない。それは単に裁判所を、判決に至るための熟

考するべき義務から開放するにすぎない。 See Albertson’s Inc. v. Kirkingburg, 527 U.S. 555, 566

(1999)


63


Per se ルールが不存在であれば、Maxwell 判決と YBM 判決における事実関係は現行法を適用すると

異なる結果に到達することになるであろう。 Maxwell 事件においては特許権者はペアの靴を対に保持

するための２つの明瞭に識別される手法を明細書に十分に開示した。しかしそのうちの一つの手法が

クレームされ、被疑侵害者はクレームされなかった他の手法を採用した。本法廷は、特許権者はクレ

ームしていない手法を公共に提供したものであって、均等論を適用し回復することはできないと判示し

た。本事件の事実関係を基に、本判決は妥当であった。

ところが YBM 事件ではクレームされなかった磁石の組成はクレームされたものと単にその含有量のみ

が異なるものであった。明細書において酸素を含む磁石合金を開示し、その酸素含有量の最適レン

ジを開示した。被疑侵害品は基本的に同じ合金であって、酸素含有量が最適レンジを下回るものであ

った。このように酸素含有量のみが異なった。 YBM 事件を審理した当法廷は、当該事件は、Maxwell

事件とは識別しうるものであり、均等論の適用を否定しなかった。そして最高裁の先例が、事実関係、

状況、及び、証拠の如何に拘わらず、開示されたがクレームされていない主題に均等論を適用できな

いとするブランケットルール(包括的規則)を許可しなかったことを説明した。YBM Magnex, 145 F.3d at

1320, 46 USPQ2d at 1846 本大法廷において本日この判決（YBM 判決）を均等論の適用を禁止する

Per se ルールで置き換えている、即ち、事実、状況、及び、証拠を検討する機会を排除している。

(後略)

筆者 Comment：

長らく待たれた J&J の CAFC 大法廷判決が 3 月 28 日に出ました。 Festo 大法廷判決（2000 年 11 月

29 日）以降均等論適用をさらに困難にする判決となりました。注意：Festo 判決は現在最高裁で審理

されており、去る 1 月には最終弁論が終決しましたので、数ヶ月以内に FESTO 最高裁判決がでると思

われます。今回の J&J 大法廷判決によると、明細書に開示していてもクレームされていない主題に対

しては事実関係、状況の如何に拘わらず均等論を適用し、クレームの権利範囲に包括することはでき

ないと判示しました。本裁判で議論された２つの重要な CAFC 判決（Maxwell 事件とYBM 事件）は互い

に事実関係、状況が明白に異なるに拘わらず本判決は大胆にも YBM 判決を否定することによって

Maxwell 判決を支持し、Per se ルールを確立しました。

即ち、本大法廷判決を適用すると、次のような現象が生じます。

仮想例：米国特許 Z（構成要素 A,B,C を含む装置 X をクレームしている)を、被疑侵害形態（構成要

素 A',B,C を備えた装置 Y)に対して権利行使する場合に、当業者がクレームの構成要素 A と被疑侵害

形態の構成要素 A'の均等性を認識できる場合には当該装置 Y は均等論を適用するとクレームを侵害

すると判断される可能性が十分にあると言える。しかし、米国特許 Z の明細書に別実施例(或いは変

形例、代替案）として装置 Y の形態(被疑侵害形態と同じ構成要素 A',B,C で構成されている）が開示さ

れている場合には、被疑侵害形態である装置 Y（明細書に開示された別実施例の形態と同一）には均

等論は及ばないことになります。


64

http://www.bekkoame.ne.jp/~yabz/Maxwelljune1196.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~yabz/YBMcase.htm


即ち、米国特許に Y の形態が開示されているという事実によって、通常であれば均等論が適用しうるで

あろう Y の形態には一切均等論が及ばないことになります。

NEWMAN 判事を除いて 11 人の判事は大法廷判決に同意しております。しかし NEWMAN 判事の反対

意見を読めば理解されるように本大法廷判決は最高裁判決と矛盾するのみではなく本法廷が判決し

た YBM 判決を無効にする点に関してその理由に説得性が乏しいといわざるを得ません。本大法廷判

決は最高裁に上告される道が残されておりますので、そこでもう少し妥当な指針或いは理由付けがさ

れることを期待します。

しかし、当面は、本大法廷の判決と共存するべく実務を遂行するべきなので、米国特許出願時に明細

書の開示内容（特に複数の実施例の場合）とクレームとの整合性を確認することが重要となります。さ

らに、特許許可通知を受けた時点でクレームに包括されない重要な実施形態が明細書に残存してい

ないかを確認し、存在する場合には分割出願をすることが重要です。さらに、権利化されてしまってい

る状況下では特許発行日より 2 年以内であれば再発行特許出願をし、クレームに文言上包括すること

のできなかった実施形態を回復するべく発行されたクレームの権利範囲の拡大を試みるべきでしょう。

但し、再発行のときには介在権 (intervening rights)が被疑侵害者に与えられます。


65




66


添付資料８：

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem Co.,最高裁判決 No. 95-728

Decided on March 03, 1997 Date: 03/08/1997 Summarized By Tatsuo YABE

Table of Contents

I. Introduction

II. Birch, Stewart, Kolasch & Birch 事務所のコメント

III. Hilton Davis Supreme Court Decision No. 95-728 Bench Opinion

1. Supreme Court No. 95-728 抜粋

2. References

I. Introduction:

米国時間 1997 年の 3 月 3 日午前に、米国最高裁は均等論に関する Warner-Jenkinson Co. v. Hilton

Davis Chem. Co., No. 95-728 の判決をくだし、連邦巡回裁判所の判決を破棄し、本事件を連邦巡回裁

判所に差し戻したことは皆様もご存知のことと思います。ここで、判決文の Bench Opinion の部分と、

裁判官 Thomas 氏の Opinion の一部を和訳しましたので、参照ください。

本判決の骨子を端的に述べるならば、

□ 均等論適用の判断と侵害行為に対する意図の有無は無関係である；

□ 均等物の決定は、クレームの構成要素ごと（element by element）に客観的に分析されるべきであり、

クレーム全体として分析されるものではない；

□ 均等論を適用するタイミングは特許日ではなく侵害の起こった時である；

□特許出願審査中に追加された限定事項には、その理由が特許性と関係ないと立証できない場合に

は法廷は推定的に審査経過における禁反言(file wrapper estoppel)を適用するとした。


67


尚、当該判決に対する外国代理人のコメントを探しましたところ、 Birch, Stewart, Kolasch & Birch 法律

事務所の批評が見つかりましたので和訳し、添付します。

(II) Birch, Stewart, Kolasch & Birch 法律事務所のコメント：(see Ref. #1)

最高裁において、連邦巡回裁判所における Hilton Davis の判決は破棄され、差し戻しとされた。

米国時間 1997 年の 3 月 3 日午前に、米国最高裁は均等論に関する Warner-Jenkinson Co. v. Hilton

Davis Chem. Co., No. 95-728 の判決を発表した。最高裁は連邦巡回裁判所の判決を破棄し、本事件

を連邦巡回裁判所に差し戻した。

破棄及び差し戻しは、連邦巡回裁判所で示された“非実質的差異のテスト insubstantial test”を構築す

ることよりも、本件の事実関係に基づく特定の結論に関するものである。法廷は、文言で定義されたフ

レームワーク（linguistic framework:判断基準）を適用とすることは、均等に対する本質的な検討を実行

することに比べて意味がないとし、分野の異なる技術に対しては異なったフレームワーク（判断基準）を

使用することが適切かもしれないとした。

法廷は均等論と正義公正面からの論議(equitable prong)とは関係がないことを再確認した。従って、

特許権者である以上は、いかなる侵害者に対しても均等論を適用のもとに侵害行為とし提訴すること

が可能であるとした。法廷はさらに、侵害の認定はその意図を証明することを必要としないので、特許

権を回避するために設計変更を実施したのか、或いは、明瞭な模倣であるのかを証拠として、相違点

の本質性を判断しようとした連邦巡回裁判所の試みは妥当ではないとした。

法廷はさらに、均等の決定は、客観的な見地から、クレームの構成要素ごと（element by element）に

分析することを基礎とすべきであり、クレーム全体として分析を行うことを否定した。法廷は、さらに、

均等論を適用する適切なタイミングは侵害の起こった時期であるとした（特許出願が許可された時点で

はない）。従って、均等物となりうるものは、特許明細書に開示された事柄に限定されるものではな

い。

最後に、（もっとも重要な事柄と思えるが）法廷は特許審査中に追加された限定事項（特徴又は要素）

に関しては、均等論を適用するにあたり、推定的に審査経過における禁反言の法理が課せられるとし

た。審査経過における禁反言を回避するための立証の責任は特許権者に課せられ、特許権者は、審

査経過中における追記事項（特徴又は要素）が引例を回避するためのものではなかったことを証明し

なければならない。ここでいう禁反言に関して、連邦巡回裁判所はその適用を誤っているので、再度、

審査経過における禁反言が成立するかどうか再度検討し、特許権均等侵害を判断しなければならな

い。


68


従って、本最高裁判決によって、連邦巡回裁判所が設定した均等論の法的判断基準は実質的には影

響を受けない。本判決での強調されるべき変更点としては、審査経過の役割の再見直しと均等論の

適用においてあらゆる面で“（侵害行為実施の）意図”は関与しないということである。

(III) 米国最高裁 No. 95-728 -- Warner Jenkinson Co. Inc. vs. Hilton Davis Chemical Co. Bench

Opinion (see Ref. #2)

Supreme Court of the United States

Syllabus：

Warner Jenkinson Co., Inc. vs Hilton Davis Chemical Co.

No. 95-728. Argued October 15, 1996 -- Decided March 3, 1997

上告者：Warner Jenkinson (以下 Warner 社とする）

返答者：Hilton Davis―‘746 特許権者（以下 Hilton 社とする）

Warner 社及び Hilton 社は共に、不純物を除去されなければならない染料の製造メーカーである。

Hilton 社の‘746 特許は 1985 年に発行され、改良された浄化（精製）ﾌﾟﾛｾｽを開示している。該ﾌﾟﾛｾｽ

において pH レベルが 6.0-9.0 のレンジ内で多孔性の皮膜を通過する限界濾過される染料に関する。

発明者は特許審査中の段階でｸﾚｰﾑのｐＨに関する要件を引例“Booth”（限界濾過ﾌﾟﾛｾｽを pH レベル

が９以上で実行することを記載している）の開示に鑑みて審査官の拒絶に対応するために補正した。

1986 年に Warner 社は pH5 レベルで作動する独自の濾過ﾌﾟﾛｾｽを開発した。 Hilton 社は’746 特許を

Graver Tank v. Linde Air Products 339 U.S. 605, 609 での均等論（製品又は製法が特許ｸﾚｰﾑで定義さ

れた用語を文言上侵害していない場合でも特許発明でｸﾚｰﾑされた部材と問題となる製品又は製法の

部材(要件）とが均等と判断された場合には侵害となる）の適用の基に侵害しているとして提訴した。

Warner 社の異議（本件は均衡法－Equitable Doctrine－であり、それは法廷によって判断されるべきで

ある）にも関わらず、均等に関する事案も陪審に委ねられ、当陪審は Warner 社は‘746 特許を侵害して

いると判断した。地裁において Warner 社に永久的制裁措置が科された。連邦巡回控訴裁判所

（CAFC）は、均等論が継続的に存続しており、均等の問題は陪審によって判断されることであり、さら

に、陪審は Warner 社のﾌﾟﾛｾｽが’746 特許に開示されたﾌﾟﾛｾｽと本質的には違わないということを結論

づけるのに十分な証拠を有していたという判決を支持した。

判決：

１．最高裁は均等論を支持する。

(a) Graver Tank, supra, at 609 において、法廷は均等論を適用する場合の検討事項を説明した。それ

らは、例えば、特許の内容、引例、及び事件ごとの特異性（特許において成分が使用される目的、他の

成分と組み合わせることによって生じる特質、それに意図された機能、及び、当業者が特許に含まれ

た成分）とそれ自身との互換性に関して周知できたか否かであった。


69


(b) 最高裁は、Warner 社の事前の論点（1950 年の Graver Tank に定められた均等論は米国連邦議会

によって 1952 年に改定された米国特許法 100 条の内容と矛盾するものであり、従って、均等論を却下

する。）を破棄する。本件に関する Warner 社の３つの論点 ―（１）均等論は 112 条の要件、即ち、「特

許権者は包括されるべき発明を具体的にｸﾚｰﾑしなければならない」と矛盾する；（２）均等論は米国

特許法 251 及び 252 条に規定された再発行手続き(reissue)を妨害するものである；（３）均等論は特許

の権利範囲を決定する米国特許庁の首位性を脅かすものである―は 1870 年の特許条例によって、

Graver Tank, supra, at 613-615 において決定されたが、一般を説得できなかった。 1952 年の法改正

は、上記論点に関しては、1870 年の法改正と本質を異にするものではない。さらに、Warner 社の 4 番

目の論点、即ち、連邦議会が特別に追加した米国特許法 112 条の第 6 パラグラフによる一般事項とし

て、均等論は暗に却下されたとする論議は、説得性に欠ける。この新規の条項（第 6 パラグラフ）は

Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1,8 において必要な救剤措置として制定されたも

のであり、発明の部材を達成された効果、及び、果たされた機能を記載することによって特許発明の部

材を定義すること（一般に Means Claim と呼称される）を許可した。さらに、法的見地での米国特許法

１１２条第 6 パラグラフに対する理解は、上記救剤措置の副次的効果の波及を阻止する予防策にほか

ならない（言い換えるならば、広範な文言で表現されたミーンズクレームの権利範囲の解釈を特許明

細書に開示されている実際の手段に対する均等物に制限をした）。

(c) 均等は、各部材(要素)どおし(element by element)に客観的な分析を基に判断されなければならな

い。最高裁は、Graver Tank で広く適用されたとする均等論が、特許はｸﾚｰﾑの権利範囲以上を超えて

拡大解釈されてはならないという数多くの判決と衝突を避けられないということを危惧している。これ

ら２つの権限（判決と実際に適用された均等論）の領域を調和させる方法としては、均等論を提訴され

た製品又は製法の全体に適用するのではなくｸﾚｰﾑされた部材の各々に適用することである。この手

法によって、それら全体として発明の権利範囲を決定するに不可欠なｸﾚｰﾑ部材の各々の意味合いを

維持することが可能となるであろう。均等論がこれら境界を超えず、又は、法廷の意見書（at 11-15,

n8, & 21-22）によって議論されたことに関連する境界を超えない以上、発明を定義し、公共に特許の権

利範囲を知らせるという特許ｸﾚｰﾑの中核的機能を均等論が無効にすることはない。

(d) Warner 社の主張である「Graver Tank は、“審査経過に基づく禁反言(prosecution history estoppel

又は、file wrapper estoppel)”として周知された均等論の適用の限界に取って代わるものではない」は

正しい。ここで、審査経過に基づく禁反言によって、特許出願審査中に諦めた（降伏した）主題に関し

ては、それが如何にｸﾚｰﾑに明瞭に表現された事項に対する均等物であったとしても、その主題のいづ

れの部分をも再度取得することを阻止されることになりうる。しかし Warner 社は、その降伏した事項

（諦めた事柄）のいづれもが、それを超えて均等物を請求できないという明瞭な線（境界）を設定するも

のであって、審査経過中における補正の根拠（理由）は、その後の禁反言とは関連がないと主張した

が、その主張は行き過ぎと考えられる。特許庁がｸﾚｰﾑ用語の補正を請求するには種々の理由があ

り、もし特許権者が補正を行った根拠が、特許性とは関係がないということを立証できれば、法廷がそ

の根拠を考慮し、禁反言が適用されるべきか否かを判断しなければならない。ところが、特許権者が


70


そのような理由（根拠）を立証できない場合には、法廷は要求された補正の根拠は、禁反言が適用さ

れると推定するべきである。 ‘746 特許において、pH の上限 9.0 が追加されたのは Booth 特許と識別

するためであったということは議論の余地はない、しかし、本最高裁における記録では下限値 6.0 を追

加した理由を見出せなかった。従って、後述の理由が禁反言を十分に回避しうるものかどうかを判断

するのは不可能である。

(e) 最高裁は、Warner 社の論点、即ち、Graver Tank は提訴された侵害社の法的な意図、又は、均等

論を適用する以前に本件に関わる衡平法の必要性に対する論点を棄却する。 Graver Tank は確かに

均等論で意図された部材を含むという点に対して議論の余地を残しているが、最高裁は本件を、意図

の証明を要求する事案とは認めない。 Graver Tank 以前の判決、Winans v Denmead 15 how 330, 343

と一致しより良い見解、及び、他の侵害に対する客観的なアプローチとしては、均等論を適用すること

に対しては(侵害行為に対する)"意図"は何の役割も果たさない。

(f) さらに、最高裁は Warner 社の提案事項（特許クレームの公共に対する告知機能との対立を最小限

に留めるために、均等論は特許自身に開示された均等物に限定してはどうか）を破棄する。訴えられ

た部材がクレームされた部材の均等物であるのか否かという均等論の質問に関して言えば、均等性の

評価（即ち、部材同士を交換できることに対する知識）の適切なタイミングは、侵害の起こった時点であ

り、特許が成立した時点ではない。

(g) 最高裁は、均等論の適用は裁判官の仕事か或いは陪審の仕事であるのかに関して検討すること

を控える、なぜなら本質問を解決することは必ずしも本法廷での質問に回答することにはならないから

である。

(h) 最高裁の見地では、言葉で定義されたフレームワーク（linguistic framework: 判断基準）、即ち、三

者同一性テスト (triple identity test) 、または、非実質的相違テスト (insubstantial differences test)の

いづれを基に均等を判断するかは、均等の本質的な問題を検討する（即ち、訴えれた製品またはプロ

セスが特許発明でクレームされた各々の要素と同一であるか又はその均等物であるか）のと比べると

重要ではない。ある事実に基づく(技術分野の)異なる事件によっては、違うフレームワーク（判断基

準）がより適切かもしれない。最高裁は、ｹｰｽﾊﾞｲｹｰｽで対応可能な均等論適用のテストを設定（公式

化）することを CAFC の本分野に詳しい専門家の健実な審理に委ねる所存である。

２． CAFC では、本法廷で説明した均等論の適用に関する要件の全てを検討してはいない、特に、特

許審査中における禁反言に関すること、及び、クレームで定義された部材（要素）の意味を維持するこ

とに関して検討がされていないので、さらなる継続審理が必要である。

62 F. 3d 1512 は撤回され、差し戻しとする。

(IV) Supreme Court of the United States No.95-728 (後半部分訳) see Ref. #2

（前略）…、（中略）…、


71


Warner 社の意見は、均等論とｸﾚｰﾑの要件との Warner 社の申し立てによる矛盾を通り越して、陪審の

均等論に関わる役割に発展している。法廷において均等論の適用に対して、解決できるのか、又は、

どの程度まで解決できるのかに関しては当法廷において答える必要がないので、我々はコメントを控

える。該連邦裁判所において、提訴されたﾌﾟﾛｾｽはｸﾚｰﾑされたﾌﾟﾛｾｽと均等であるか否かは陪審に

よって判断される事項であるとした。これに関して過去の多くの判例が支持している。

Machine Co. v. Murphy, 97 U.S., at 125 （侵害を判断するときには、裁判官又は陪審は、事件に依って

…、機械又は、それら装置又は部材が、何をするものか、どのような機能をするのか、どのように機能

するのか、という問いに鑑みて、観察するべきであり、もし、それが他の部材と実質的に同じ機能を実

質的に同じ方法によって実行し、同じ結果を達成するときに他の部材と実質的に同じと判断される。）；

Winans v. Demead 15 How., at 344 -（被疑装置が、同質のものであるか、特許権者の操作モード（要

領）を駆使して操作(使用)されるものかどうかという質問は、陪審によって判断されるものである）

昨今の Markman 判例は該連邦裁判所における判断事項の変更を要するものではない。事実、

Markman での、裁判官と陪審との役割に関する論議において Winans 判決を支持するものであった。

Markman v. Westiew Instruments, Inc., 517 U.S._(1996) もし本論題を杓子定規に当法廷で論議された

場合には、該連邦巡回裁判所とは異なる判決に到達していたかもしれないが、これは当法廷で今現在

結論を出すべきものではない。

“均等論”を適用するときの基準とすべきその“言語で定義したフレームワーク（linguistic framework:判

断基準）”に関する論議に対して評することが当法廷の唯一懸案事項として残っている。当事者と連

邦巡回裁判所は共に“３者同一性判断テスト(triple identity test)”―特定のｸﾚｰﾑ部材によって生じる

機能 (function)、該部材が機能する方法 (way)、及び、該部材がそのようにして生み出す結果

(result)―が均等を決定するのに適切な方法であるのか、及び、“非実質的な相違 (insubstantial

difference) ”のアプローチが適切であるか検討するのに非常に多くの時間を費やした。機械的装置を

分析するのに“３者同一性判断テスト”を適用するのは適切であるが、機械以外の製造物、又は、ﾌﾟﾛｾ

ｽに対しては 3 者同一性判断テストを適用するのは適切ではない場合が多いということは十分な同意

がなされていると思える。しかしながら、“非実質的相違テスト”を適用されたとしても、検討されるべき

相違点に対してそれが“非実質的”であるか否かの判断を促すようなガイドラインを殆ど提供すること

はできない。

我々の見解としては、均等論の判断において、特定の“言葉で定義されたフレームワーク（linguistic

framework: 評価基準）”によって検討されたかどうかというよりも、本質的な疑問を解決するための検

討：（即ち、提訴された製品又はﾌﾟﾛｾｽが特許された発明でｸﾚｰﾑされた部材と同一のもの、或い、は均

等物か否か？）がなされたかということが重要である。異なる状況(技術分野)においては、その特定

の事実に鑑みて、違った言語定義されたフレームワーク（linguistic framework: 評価判断基準）が適切

となるかもしれない。部材を全く消失するところまで均等論の適用を許容することを避けるべく、それら

個々の部材に注意を注ぎ、集中して検討することによって、（均等論適用の際のフレームワーク：判断


72


基準に）どのような言葉を使用するのか、その言葉によって生じる不正確さを十分に減少させるであろ

う。特許ｸﾚｰﾑの文言におけるそれぞれの部材（要素）の各々の役割を分析することによって、その部

材（要素）に置換された代替物が、ｸﾚｰﾑ部材（要素）自身の機能、方法、及び結果と適合するのか否

か、又は、代替部材がｸﾚｰﾑ部材（要素）と実質的に異なる役割を果たすのかという疑問を投じるであ

ろう。これら制限された論理を背景として考えると、連邦巡回裁判所においてどの言葉（フレームワー

ク）によって均等論を分析したかを、今現在、詳細に渡って、検討していくことの意味を見出せない。当

法廷は、連邦巡回控訴裁判所において事件（技術分野）ごとに理路整然とし、洗練された均等論適用

のテストを構築（公式化）することを希望する、さらに、この洗練された均等論の適用テストの構築（公

式化）を、当該連邦巡回裁判所で本分野に特に詳しい専門家による審理に委ねることとする。


73




74


添付資料９A：

CAFC の 103 条（自明性の判断基準）に関して最高裁に裁量上訴

Status： 2005 年 4 月 6 日付けで KSR 社が最高裁に裁量上訴；全米 Law School の 24 名の知

的財産権専門の教授陣及び PFF（Progress & Freedom Foundation:非営利法人）が KSR 社の裁

量上訴を支持するとともに、法廷助言者としての意見書を提出

KSR International Co., (Petitioner) v.

Teleflex In, and Technology Holding Co., (Respondents)

By Tatsuo YABE on May 25, 2005

要約：

ＫＳＲ社は地裁判決（特許無効）を破棄差戻ししたＣＡＦＣ判決に不服を唱え、最高裁に裁量上訴しており

ます。争点は、「先行技術の教示内容をクレームされた態様に組み合わせるように当業者を導いたであろうと

いう教示、示唆、或いは、動機付けの存在を示す証拠がない場合には、103 条(a)項の基に自明で、特許性

がないと言えないとしたＣＡＦＣの判示が正しいか否か」であります。今回問題となった特許のクレーム 4 は前後

方向に取付け位置が調整可能なペダルを規定しており、同ペダルの踏込み量を電子制御装置で検出し、信

号を生成することを規定しており、無効を主張したＫＳＲ社はＡｓａｎｏ特許（踏込み量を機械的にリンクしスロッ

トルを開口するという形態）と市販されていた制御ボックスの存在とを組み合わせて無効性を主張した。地裁

においては無効が認められたが、ＣＡＦＣにおいて同無効が破棄された。その理由は、Asano 特許と市販品の

制御装置をクレーム 4 のように組み合わせるという teaching / suggestion / motivation が証明されていな

いということであります。言い換えると、特許クレームを無効にするときに先行技術文献の組合せは、当業者に

とって一般技術常識であったと主張するのは不十分で、同組合せに関する teaching, suggestion, or

motivation がどこかに記載されている必要があると判断するのと同等になります。 24 名で構成される全米ロー

スクールの知財専門の教授陣もＫＳＲ社の裁量上訴を支持するとともに法廷助言者としての意見書を提出し

ております。 24 名の教授陣の助言においてもＫＳＲ社の主張を支持しており、より適切な特許性の判断基準

（より厳格な特許性の判断基準）を設定することを支持しております。さらに、ＰＰＦ (Progress Freedom

Foundation：非営利法人)もＫＳＲ社の裁量上訴を支持するとともに、自明性の判断基準を低く設定すること

によってもたらされる弊害を指摘しております。

USP6237565 (Engelgau) Teleflex の特許


75


本件の裁量上訴が認められ、最高裁において自明性判断基準のガイドラインがでることを希望しております

（筆者）。

【問題の特許：米国特許第 6237565 号のクレーム 4 （Teleflex 社）】

本件特許 USP6237565 クレーム 4

4. A vehicle control pedal apparatus (12) comprising: a support (18) adapted to be mounted to a vehicle structure (20); an adjustable pedal assembly (22) having a pedal arm (14) moveable in force and aft directions with respect to said support (18); a pivot (24) for pivotally supporting said adjustable pedal assembly (22) with respect to said support (18) and defining a pivot axis (26); and an electronic control (28) attached to said support (18) for controlling a vehicle system; said apparatus (12) characterized by said electronic control (28) being responsive to said pivot (24) for providing a signal (32) that corresponds to pedal arm position as said pedal arm (14) pivots about said pivot axis (26) between rest and applied positions wherein the position of said pivot (24) remains constant while said pedal arm (14) moves in fore and aft directions with respect to said pivot (24).


76


【背景技術】

本特許（USP6237565）は基本的にはアクセルペダル(或いはブレーキペダル)に関する発明を開示しており、ペダ

ル 14 をガイドロッド 62 の長手方向に変位可能であって、ドライバーの体格に合わせてペダル 14 を適切な位置

に移動し、同選択位置で固定可能であります。この前後方向での位置調整可能なペダル構造は Asano 特

許（USP5010782）にズバリ開示がありますが、Asano 特許は USP’565 の審査中に引用されておりません。ペ

ダルの回動と連動連結された揺動軸に取り付けて、その回転量を検出し、検出値に相当する信号を生成する

電子制御装置は本特許出願前に市販されていたとのことです。このように Asano 特許のペダル位置調整可

能構造と市販品である制御装置を組み合わせると USP565 特許のクレーム 4 の構成要素はすべて満たされる

ことになります。

← Asano 特許

（USP5010782） Fig. 5

レバー52 は揺動軸 54 回りに回動可能な状態で

BKT50（車体に固定）に支持されており、ペダル 74 は

図のように前後方向にシフト可能で位置決めをするこ

とができる。ユーザーの体型に合わせてペダル 74 を最

前端の状態（実線）と最後端の状態（二点鎖線）との

間の所望する位置で固定し、同ペダルをユーザーが踏

みこむとレバー52が揺動軸54回りに揺動し、同レバー

52 の回動運動が、第 2 揺動軸 60 回りに揺動支持さ

れた操作レバー58 に連動され、操作ワイヤ 61 を後方に移動させるという水平運動に置換する。このように

Asano 引例ではペダル 74 の前後方向位置の調整が出来る構造を開示しており、但し、ペダル操作量（踏込

み量：⇒揺動軸周りの角度変位）と、それに比例して開口するスロットル（操作ワイヤ 61 の引張り量）が機械

的に連動連結されている構造であります。

【本事件の概要】

Ｔｅｌｅｆｌｅｘ社は米国特許第 6237565 号の所有者で、ＫＳＲ社の「調整可能なアクセルペダル」を GM に販売す

る行為が同特許クレーム 4 を侵害するとしてミシガン州東部地区連邦地裁に侵害裁判を提訴しました（2002

年 11 月 18 日）。同連邦地裁において、KSR 社は Asano 特許（USP5010782：問題となる特許の審査中

に引用されなかった）と当時市販されていたペダル位置検出センサ（如何なる揺動軸にも取付け可能なタイプ

のもの）とを組み合わせることによって USP’565 のクレーム 4 は無効であると主張した。 KSR 社は同地裁に最


77


高裁判例（Sakraida 判決）を引用し、特許の有効性を判断してもらえるように申し立てたが、同地裁は CAFC

での判断基準( teaching-suggestion-motivation テスト)を採用し、有効性を判断した。その結果、KSR 社

の主張した Asano 特許と公知の市販品の組合わせによって同特許クレーム 4 の特許性を否定した。同地裁

の判決に不服を申立てＴｅｌｅｆｌｅｘ社は連邦巡回控訴裁判所（CAFC）に控訴したところ、Asano 引例の教示

内容を市販品である電子制御装置とクレーム 4 で規定される態様になるように組み合わせることに対する示唆

または動機があったことを明白で説得性のある証拠によって示していないとして同特許クレーム 4 を無効とする

下級審の判決を破棄し、同地裁に差戻すと判決した（2005 年 1 月 6 日）。

■ KSR 社の裁量上訴：

現在、ＫＳＲ社は、特にＣＡＦＣ判決の 103 条の自明性判断基準に照準を絞り、同争点に関して最高裁に裁

量上訴をしております。

尚、裁量上訴の争点は、「先行技術の教示内容をクレームされた態様に組み合わせるように当業者を導いた

であろうという何らかの証明された教示、示唆、或いは、動機付けが存在しない場合には、103 条(a)項の基に

自明で、特許性がないと言えないとしたＣＡＦＣの判示が正しいか否か」であります。

ＫＳＲ社は今回のＣＡＦＣの判断は最高裁の判示と矛盾するとし、その根拠となる最高裁の判例としては、

Anderson’s - Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57, 60-61 (1969) と Sakraida v. Ag

Pro, Inc., 425 U.S. 274, 281-81 (1976)を引用し、これら判決において「クレームされた発明が、個々の機能を

変えることなく、従前の構成要素の組み合わせによってのみ構成される場合には、特許法第 103 条はそのよう

な発明が権利化されることを阻止する」と満場一致で判示された。

ＫＳＲ社によると、最高裁における 103 条の解釈とＣＡＦＣでの 103 条の解釈は、以下のように対比されます：

最高裁では、クレームで規定される構成要素（複数）の各々が従前から周知であるか、または、意図された機

能を実現するというに過ぎない場合には 103 条（a）項で規定された特許性の要件を満たさないと判断する。

それに対してＣＡＦＣのアプローチは、当業者を、関連技術の教示内容を組合せてクレームされた態様に導くよ

うな教示、示唆、或いは、動機の存在を示す証拠が存在しない場合には周知の構成要素であってもその組

合わせは常に 103 条の特許要件を常に満たすと判断する。

■ BRIEF OF TWENTY-FOUR INTELLECTUAL PROPERTY LAW PROFESSORS AS AMICI CURIAE

IN SUPPORT OF PETITIONER：

24 名の教授陣の助言においては概要以下の表題でより厳しい特許性（非自明性）の判断基準の設立を要

請しております。


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I. The Federal Circuit’s Rule that Patent Obviousness Can Be Shown Only By Producing a

“Teaching, Suggestion, or Motivation” to Combine Prior Art Is Contrary to the Approach

Mandated by Statute and Inconsistent with this Court’s Precedent.................................................. 2

II. The Federal Circuit’s “Suggestion Test” Sets Bad Patent Policy.................................................. 10

III. This Case is an Excellent Vehicle for Addressing the Conflict Between this Court’s Precedent and the

Federal Circuit’s “Suggestion Test”...................................................................... 15

■ BRIEF OF THE PROGRESS & FREEDOM FOUNDATION AS AMICUS CURIAE IN SUPPORT OF

THE PETITION FOR A WRIT OF CERTIORARI

PFF: Progress & Freedom Foundation; non-profit research and educational institution. The principal

mission is to study the impact of the digital and electric revolution and its implications for public

policy.

PFF も KSR 社の裁量上訴の受理を希望しており、裁判所の友（法廷助言者）としての意見書を提出しており

ます。同意見書において PFF は KSR 社の主張を支持しており、CAFC が採用する自明性の判断基準の低

さが米国特許審査官に及ぼす悪影響（即ち、本来的には特許にするべきではない発明を審査の段階で除去

することができない）、或いは、後続する特許出願の発明主題に与える負のインセンティブ（微少な改良を加え

てとにかく権利化はしておく）、及び、その結果として成立する特許が経済に与える負の影響（特許クリアランス

処理のコストと猥雑性）を指摘しております。


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添付資料９B：

KSR v. Teleflex (Supreme Court, Oral Arguments)

合衆国最高裁で口答審理

2006 年 11 月 28 日

去る 11 月 28 日午前 11 時より約 1 時間に渡り、合衆国最高裁判所において KSR 事件の口答審理が開

催されました。被疑侵害者 KSR 側の代理人 Dabney 弁護士；政府側（米国特許庁の代表弁護士）とし

て Hungar 弁護士（KSR 側を支持している）；及び、特許権者である Teleflex を代理する Goldstein 弁護士

の順に最高裁判所で意見が述べられました。以下は口答審理のトランスクリプトと AIPLA（アメリカ知財弁

護士協会）の速報を基に抜粋したものです。口答審理のトランスクリプトを読んでも今後の判決の行方は明

瞭には浮かんできませんが、（筆者の個人的見解ですが）少なくとも TSM テストは維持されると思いますが、当

該 TSM テストは絶対唯一のテストではなく、Graham 事件で判示された非自明性を証明する副次的要件

（客観的要素）の考慮、さらに、TSM の存在を主張する根拠（証拠）の拡大が明示される可能性が予想され

ます。

注意： TSM テスト（Teaching, Suggestion, Motivation の存在を判断するテスト）

By Tatsuo YABE

on November 30, 2006


In KSR v. Teleflex, the Supreme Court is questioning whether the TSM test should exist as the sole determinant of obviousness.

合衆国最高裁での争点：

TSM テストは自明性を判断するときの唯一の判断基準として存在するべきか？

Question presented:


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Whether the Federal Circuit has erred in holding that a claimed invention cannot be held ‘obvious’, and thus unpatentable under 35 U.S.C. § 103(a), in the absence of some proven “‘teaching, suggestion, or motivation’ that would have led a person of ordinary skill in the art to combine the relevant prior art teachings in the manner claimed.”

CAFC の判断、「関連先行技術の教示内容（複数）をクレームされたように組み合わせるべく当業者を導いたであろう教示、示唆、或は、動機、の存在が証明されることなしに、クレームされた発明を“自明”と判断し、米国特許法第 103 条(a)項の基に特許不可とすることはできない」は誤りか？

【事件の背景】

ＫＳＲ社は地裁判決（特許無効）を破棄差戻ししたＣＡＦＣ判決に不服を唱え、最高裁に裁量上訴してお

り、同裁量上訴が認められました。争点は、「先行技術の教示内容をクレームされた態様に組み合わせるよ

うに当業者を導いたであろうという教示、示唆、或いは、動機付けの存在を示す証拠がない場合には、103 条

(a)項の基に自明で、特許性がないと言えないとしたＣＡＦＣの判示が正しいか否か」であります。今回問題と

なった特許のクレーム 4 は前後方向に取付け位置が調整可能なペダルを規定しており、同ペダルの踏込み量

を電子制御装置で検出し、信号を生成することを規定しており、無効を主張したＫＳＲ社はＡｓａｎｏ特許（踏

込み量を機械的にリンクしスロットルを開口するという形態）と市販されていた制御ボックスの存在とを組み合わ

せて無効性を主張しました。地裁においては無効が認められましたが、ＣＡＦＣにおいて同無効が破棄されま

した。その理由は、Asano 特許と市販品の制御装置をクレーム 4 のように組み合わせるという teaching /

suggestion / motivation が証明されていないということであります。言い換えると、特許クレームを無効にす

るときに先行技術文献の組合せは、当業者にとって一般技術常識であったと主張するのは不十分で、同組合

せに関する teaching, suggestion, or motivation がどこかに記載されている必要があると判断するのと同等に

なります。当初 24 名で構成される全米ロースクールの知財専門の教授陣もＫＳＲ社の裁量上訴を支持する

とともに法廷助言者としての意見書を提出し、数多くの関連組織・団体が裁量上訴を支持し、さらに Teleflex

側の支持者も数多く意見書を提出しました。上記経緯を踏まえ、最高裁は 2006 年 6 月 26 日に裁量上訴を

認めるに至り（約 1％以下の確率です）、去る 2006 年 11 月 28 日に口答審理となりました。

*************************************************************

（１）KSR 側の意見：

【Dabneｙ弁護士：】 CAFC の TSM テストは発明がいかに広範であろうが、発明と先行技術との差異がいかに

小さかろうが杓子定規に適応されており、昨今の判例においては同杓子定規な適応を回避する手法があるこ

とを認めるものの、然しながらそのような回避の手段を使用するためには陪審の判断事項である事実問題の解

明が必要になるので、特許の有効性に対する判断を迅速に、効率よく、且つ、費用を節減して実行することに

対する大きな障害となる。


82


【最高裁裁判長 Robert 裁判官】もし TSM テストを採用しなければ、後知恵でもって、殆どの発明を自明

にするのが容易になるのではないか？【Dabney 弁護士】後知恵による考察をさけるには、Graham判決に

基づき副次的要件を用いるなどの多数のやりかたでそれを回避することができる。

【Kennedy 裁判官】これら TSM なる要素の考察は、唯一のテストとしてではなく、自明性を判断する上で

要因として有効か？【Dabney 弁護士】 Anderson 判決（１９６９）に適切な判示（自明性の結論は先

行技術の構成要素による法的帰結にすぎない）がある。

（２）政府側を意見：

【Hungar 弁護士】 Kennedy 裁判官の問いに対して TSM なる要因は有効な検討事項であるが、CAFC は

この TSM テストを唯一のテストであるかのように活用している。

【Souter 裁判官】この TSM テストは 20 年以上に渡って活用されてきたので、仮にこれが間違っていたとして

も、今やこれが確固たる法律の地位を確立し、今になって、このテストを誤りとすることは、それを正当化するより

も被害を増大させることになるのではないか？現実に何千、何万もの米国特許の有効性がこのテストを基礎

としているのではないか？然るに、この TSM テストを変更することによって特許の有効性を攻撃する特許訴訟

の洪水を引き起こすことにはならないか？【Hungar 弁護士】たとえそうであっても、それは間違った規則

（TSM テスト）を維持することを正当化するものではない、且つ、さらなるルール（規定）を特許の有効性の外縁

に追加するべきである。

【Ginsburg 裁判官】政府は TSM 質問（テスト）を唯一のテストとするではなく、クレームされた装置は十分な

革新(sufficient innovation)を示しうるかというさらなる質問をすることを提案しているようだが、然しながら、この

ような質問（テスト）は非常に不明瞭である。それに対して、【Hungar 弁護士】この表現（質問）は

Graham 判決で判示された要件のもとに自明性を判断する手順を説明するためのものである。

【Scalia 裁判官】 TSM テスト（CAFC のテスト）は CAFC で使用されているにとどまらず、特許庁においても使

用されており、もしこのテストを基礎として成立した特許に有効性が推定されているとしているのに、このテスト自

身が誤りであったと判断された場合にはどうなるか？同質問に対して【Hungar 弁護士】テスト（判断基

準）を修正したとしても当該有効性の推定に大きな影響を与えることはない、何故なら本件のように先行技術

との差異が微小なときにのみ当該テストを適用するからであると返答した。

【Hungar 弁護士】 CAFC のテストは非自明性の法的問題を予期が困難な陪審の事実問題に変更してし

まった。それに対して【Kennedy 裁判官】本件で陪審が判断する事項が存在するのか？ Hungar 弁護

士はそれを否定し、自明性の判断は陪審の助言なしに法的問題として完璧に対処できると述べた。


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（３） Teleflex 側の意見：

【Goldstein 弁護士】 CAFC は TSM という用語を自明性判断テストに内在するものとして使用しているので

あって、制限的な用語として使用しているのではない。これら用語の意味合いは、「先行技術より明白である

ものとそうでないもの」を識別する特許法条文で規定される特許要件に基礎付けられている。

この質問（TSM テスト）は、クレームされた発明を当業者が発案することが可能であったか否かではなく、先行技

術に鑑みて当業者が“そうしたであろう”かどうかということを判断するのである。 CAFC は自明性の略式判決を

破棄するときに、地裁に自明性を立証する事実証拠を提示するよう求めた。

【Breyer 裁判官】そのようなシンプルな装置に特許が付与される理由が理解できない。【Goldstein 弁護

士】昨今の CAFC の判決では TSM は一般知識でサポートされても良いとしている。【Kennedy 裁判

官】しかし本件においては、昨今の CAFC の判決を基礎とするのではなく、本事件の意見に基づき判決が

支持されなければならない。【Goldstein 弁護士】現行の法律は変更されたわけではなく、昨今の CAFC

判決は TSM テストが包括的であることを明示したにすぎない。

【Scalia 裁判官】包括的とはどういう意味か？それはまったく意味をなさない、Goldstein 弁護士の説明では

KSR 側が主張する分析（テスト）に何ら新規なる要素を追加するものではない。【Goldstein 弁護士】

Teleflex 側が主張しているのは何が当業者にとって明白であったであろうかというのに対して、KSR 側はクレーム

された発明が当業者にとって思いつくことが可能であったか否かということである。もし TSM テストを黙示（暗

示）的に捕らえると上記質問と自明性の究極の質問との差を理解するのが困難になる。

【Goldstein 弁護士】上述のテストは質問に対するフレームワークを付加するにすぎない。 …と述べているの

に対して、【Robert 裁判長】それは CAFC の専門用語で言うところの（弁護士の押・引き可能な：結果的に

質問をより複雑にするだけである）“レイヤー（層）”を提供することになるだけだ。【Scalia 裁判官】特許を自明

に至らせるように、TSM（teaching, suggestion, motivation なる用語)を定義するのは本質を惑わせることにな

るであろう。

【Breyer 裁判官】昨今、過剰な保護が与えられるのに対して十分な競争がないという特許法における重大

な議論がされているのではないか？【Goldstein 弁護士】そのような論議は、連邦議会が関与して進められて

いる、然しながら、本件で正しく適応された TSM テストによる相応しいバランスを CAFC が破棄したかどうかとい

う議論はなされていない。我々は特許の過剰性（数）に対して懸念する必要はあるが、自明性の判断を後

知恵による判断で行うことに対しても懸念しなければならない。

【Goldstein】: 本法廷が TSM テストが究極の自明性判断基準であると判示するならば、本国の特許制度に

莫大な不安をもたらしかねない（新規の）規則を構築しないですむという意味で好ましい。然しながら、本法


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廷が、審査官は実は長年に渡り誤った自明性の判断基準を適用してきたのであると判断すると、その判示は

既存の特許の有効性に対し、多大な影響を及ぼすであろう。

【Breyer 裁判官】 TSM テストに、さらなる自明性判断の要件を加え、究極の自明性の判断基準は証拠に

基づくことを強調するという意見に対して異議はあるか？【Goldstein 弁護士】異議はない。

*************************************************************************

Oral Argument Transcript; 口答審理のトランスクリプトへのリンク

http://www.patentlyo.com/patent/KSR_20Transcript.pdf

Dannis Crouch 弁護士の Patently-O: Patent Law Blog より


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http://www.patentlyo.com/patent/KSR_20Transcript.pdf




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添付資料９C：

KSR v. Teleflex (Supreme Court Decision)

合衆国最高裁判決

2007 年 04 月 30 日

破棄差し戻し

2007 年 4 月 30 日、合衆国最高裁判所による KSR 事件の判決が出ました。 CAFC の判決は破棄されま

した。即ち、自明性の判断において、引例の組み合わせに対する TSM(teaching, Suggestion, Motivation)

の存在が証明されることなく自明と判断されないとした CAFC の判示は否定されました。即ち、TSM テストを

厳格に（硬直的に）適用することは最高裁のこれまでの判決と矛盾するとし、TSM 以外にも当業者にとっての

一般知識・常識が参酌され、自明性の判断が行われることが判示されました。

注意： TSM テスト（引例を組み合わせて自明性拒絶をするときに当該組み合わせに対する Teaching,

Suggestion, Motivation の存在を判断するテスト）

By Tatsuo YABE

on May 01, 2007

筆者コメント：今回の最高裁判決を一言で述べるなら「引例を組み合わせて自明性拒絶をするときに TSM テストを柔軟に適用することは否定されないが、当業者の一般知識および常識も考慮に入れられなければならない。」である。本最高裁判決は MPEP2143 の「一応の自明性拒絶」の要件を確認したにすぎないとも言えよう（以下第 1 要件参照）。

2143: Basic Requirement of a Prima Facie Case of Obviousness

審査便覧 MPEP 2143 『一応の自明性拒絶』の要件

To establish a prima facie case of obviousness, three basic criteria must be met.

First, there must be some suggestion or motivation, either in the references themselves or in the knowledge generally available to one of ordinary skill in the art, to modify the reference or to combine reference teachings.

Second, there must be a reasonable expectation of success.

Finally, the prior art reference (or references when combined) must teach or suggest all the claim limitations.

審査官が『一応の自明性拒絶』をするときには以下の要件を満たさなければならない：

第 1 要件：先行技術を改良、あるいは先行技術文献の教示内容を組み合わせるということに対する「示唆」或いは「動機付け」が先行技術文献、或いは、当業者の知識で一般的に周知でなければならない。

第 2 要件：上記改良或いは組み合わせが成功するということが先行技術によって合理的に期待できるものでなければならない；

第 3 要件：先行技術文献（或いはそれらが組み合わされるとき）がクレームの構成要素の全てを教示或いは示唆していなければならない。

今回の最高裁判決のキーとなる判示事項及び傍論は以下を含む：


87


（１）自明性判断において TSM テストの適用自体は否定されない(後知恵に基づく分析を回避するために TSM の存在を確認するのは有効)

（２）自明性判断において TSM テストを厳格に硬直的に適用するのは禁止（これまでの最高裁の判決および 103 条と矛盾する）

（３）自明性判断において当業者の一般知識・常識を考慮に入れること； ⇒ 2006 年 CAFC 判決（DyStar 事件）で皮肉にも CAFC が既に判示している。

（４）今回の最高裁判決は自明性を否定するために相乗効果テスト（Synergy Effect）をクリアすることの必要性を名言していないが、公知の要素の組み合わせによって周知で予期される結果しか出せない場合には自明と判断されるであろうと述べている；

（５）当業者にとっての自明性であって、発明者による自明性ではない；（６）当業者とは通常の想像力を備えた人で、ロボットではない；本判決の影響を一言で言うならば、出願審査において審査官は自明性拒絶をしやすくなる方向であり、侵害警告を受けた側にとっては特許の無効理由を主張しやすくなるといえよう。言い換えると、TSMテストの主張で成立した特許の権利行使に対するハードルが高くなり、出願審査において TSM テストを強行に主張しても実りは少なく、引例を組み合わせることの困難さ、あるいは、当該組み合わせが否定されていること、さらには、当該組み合わせによって生じる予期せぬ効果を主張することが必要となり、審査においても自明性のハードルが高くなると予想されます。 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::

【事件の背景と要約】

KSR 社は地裁判決（特許無効）を破棄差戻ししたＣＡＦＣ判決に不服をとなえ、最高裁への裁量上訴し、

上訴が認められました。争点は、「先行技術の教示内容をクレームされた態様に組み合わせるように当業者

を導いたであろうという教示、示唆、或いは、動機付けの存在を示す証拠がない場合には、103 条(a)項の基に

自明で、特許性がないと言えないとしたＣＡＦＣの判示が正しいか否か」であります。問題となった Engelgau 特

許のクレーム 4 は前後方向に取付け位置が調整可能なペダルを規定しており、同ペダルの踏込み量を電子制

御装置で検出し、信号を生成することを規定しており、無効を主張したＫＳＲ社はＡｓａｎｏ特許（踏込み量を

機械的にリンクしスロットルを開口するという形態）及び他の米国特許と市販されていた制御ボックスの存在とを

組み合わせて無効性を主張しました。地裁においては無効が認められましたが、ＣＡＦＣにおいて同無効が破

棄されました。その理由は、Asano 特許と市販品の制御装置をクレーム 4 のように組み合わせるという

teaching / suggestion / motivation が証明されていないということであります。言い換えると、CAFC 判

決に基づき特許クレームを無効にするときに先行技術文献の組合せは、当業者にとって一般技術常識であっ

たと主張するのは不十分で、同組合せに関する teaching, suggestion, or motivationがどこかに記載されてい

る必要があると判断するのと同等になります。上記経緯を踏まえ、最高裁は 2006 年 6 月 26 日に裁量上訴

を認めるに至り、去る 2006 年 11 月 28 日に口答審理を経て 4 月 30 日に最高裁の判決が出ました。

CAFC の判示事項は以下の理由で誤りであるとされました。

■ CAFC の自明性判断テスト「TSM（Teaching, Suggestion, Motivation）テスト」を厳格に適用すると開

放的、且つ、柔軟的なアプローチをとった最高裁判決と矛盾する。

■ 自明性の判断において（当業者にとっての）一般知識・一般常識を考慮に入れることを否定する硬

直な規則（即ち、TSM 以外は判断材料としない）は最高裁判決と矛盾する；

拠って、KSR の主張が認められ（基本的には地裁からの主張：Engelgau 特許のクレーム 4 は Asano 引

例と他の先行技術によって自明である）、CAFC の判決は破棄・差し戻しとされた。


88


【背景技術】


Engelgau 特許 USP6237565 クレーム 4

4. A vehicle control pedal apparatus (12) comprising: a support (18) adapted to be mounted to a vehicle structure (20); an adjustable pedal assembly (22) having a pedal arm (14) moveable in force and aft directions with respect to said support (18); a pivot (24) for pivotally supporting said adjustable pedal assembly (22) with respect to said support (18) and defining a pivot axis (26); and an electronic control (28) attached to said support (18) for controlling a vehicle system; said apparatus (12) characterized by said electronic control (28) being responsive to said pivot (24) for providing a signal (32) that corresponds to pedal arm position as said pedal arm (14) pivots about said pivot axis (26) between rest and applied positions wherein the position of said pivot (24) remains constant while said pedal arm (14) moves in fore and aft directions with respect to said pivot (24).

Engelgau 特許（USP6237565）は基本的にはアクセルペダル(或いはブレーキペダル)に関する発明を開示してお

り、ペダル 14 をガイドロッド 62 の長手方向に変位可能であって、ドライバーの体格に合わせてペダル 14 を適切

な位置に移動し、同選択位置で固定可能であります。この前後方向での位置調整可能なペダル構造は

Asano 特許（USP5010782）にズバリ開示がありますが、Asano 特許は USP’565 の審査中に引用されておりま

せん。ペダルの回動と連動連結された揺動軸に取り付けて、その回転量を検出し、検出値に相当する信号

を生成する電子制御装置は本特許出願前に市販されていたとのことです。このように Asano 特許のペダル位

置調整可能構造と市販品である制御装置を組み合わせると USP565 特許のクレーム 4 の構成要素はすべて

満たされることになります。


89


← 先行技術： Asano 特許

（USP5010782） Fig. 5

レバー52 は揺動軸 54 回りに回動可能な状態で

BKT50（車体に固定）に支持されており、ペダル 74

は図のように前後方向にシフト可能で位置決めを

することができる。ユーザーの体型に合わせてペダ

ル 74 を最前端の状態（実線）と最後端の状態（二

点鎖線）との間の所望する位置で固定し、同ペダル

をユーザーが踏みこむとレバー52 が揺動軸 54 回りに

揺動し、同レバー52 の回動運動が、第 2 揺動軸

60 回りに揺動支持された操作レバー58 に連動され、

操作ワイヤ 61 を後方に移動させるという水平運動に置換する。このように Asano 引例ではペダル 74 の前後

方向位置の調整が出来る構造を開示しており、但し、ペダル操作量（踏込み量：⇒揺動軸周りの角度変位）

と、それに比例して開口するスロットル（操作ワイヤ 61 の引張り量）が機械的に連動連結されている構造であり

ます。

*******************最高裁判決要旨***********************

最高裁は以下の理由で CAFC の判決を破棄・差し戻しました。

（A）

CAFC の「厳格な TSM（Teaching, Suggestion, Motivation）テストの適用」は開放的、且つ、柔軟的なア

プローチをとった最高裁判決と矛盾する。

Graham 最高裁判決は自明性判断に対する「均一と明瞭性」の必要性を認識した。しかし Graham 判

決で判示されたのは Hotchkiss 最高裁判決の機能的アプローチを再確認したにすぎない。 Graham 事

件においては自明性判断のための種々の質問を規定するとともに、裁判所が適切と判断する場合に

は 2 次的な考察をすることを許容した。 103 条条文の構築と Graham 判決の判示事項のいずれにお

いても先行技術にある要素を組み合わせることを基礎とする特許を許可するときの注意事項に対する

最高裁の過去の判決と矛盾するものではない。

“各々の機能を変化させることなく既知の構成要素を単に組み合わせた発明は、・・・・・・周知なるもの

を独占権の領域に移行するので、熟練したる者（当業者）が利用可能な資源を奪い取ることにほかなら

ない” Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U.S. (1950) 上記が

自明なるものに特許を許可してはならない主たる理由である。周知の方法でよく知られた構成要素の


90


組み合わせは、当該組み合わせによって予期される結果しか生じない場合には、当該組み合わせは

自明となるであろう。 Graham 事件以降に出た３つの判決で上記法理が説明されている：

United States v. Adams 383 U.S. (1966) “湿式バッテリ”に関する発明で従来技術との相違点は酸の代わりに水を含有していること、電極が亜

鉛、塩化銀の代わりにマグネシウムと塩化銅で構成され、最高裁は特許クレームが既知の構成を基礎

とし、その要素の一つを既知の要素に置き換えた場合に、その組み合わせは予期される以上の結果

を生成しなければならないと判示した。さらに、裁判所は当該組み合わせに対して先行技術が否定

する姿勢をとっている場合には、それらの組み合わせを可能にする手段を発見することはおそらく非自

明であろうと判示した。

Anderson’s Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. (1969) 問題となった発明は既知の要素を２つ組み合わせたもので、放射タイプの熱バーナーと舗装機であり、

これらを組み合わせた装置は当該組み合わせによる相乗効果(“synergy”)を現出しない。放射タイプ

のバーナーは予期されるバーナーとしての機能をするのみで、舗装機械においても同じである。２つ

の要素の組み合わせはそれらが個々に、且つ、順番に生じる結果以上のなにも達成することはない。

Sakraida v. AG Pro, Inc., 425 U.S. (1976) 特許が既知の要素を配列し、個々の要素が周知の機能を期待通りに果たすのみで、その配列により

期待される結果しか生じない場合には、そのような組み合わせは自明である。

Sakraida 判決と Anderson’s-Black 判決での判示、即ち、自明性を判断するときに裁判所は「改良点が

それ（ら）に公知で予期された使用を超越するものかどうか」を問わねばならない。

（B）

組み合わせが自明であることを証明するために、既知の要素を組み合わせることに対する Teaching,

Suggestion, Motivation の存在を示すことに対して CCPA（CAFC 設立前に特許裁判を数多く受理してい

た連邦裁判所）の判示に有用な見識がある。 Adams 判決にあるように、複数の要素で構成される特

許は、それら複数要素の各々が個別の先行技術で周知であるということのみでは当該特許は自明とさ

れない。これは発明の殆どが既知なるものの組み合わせで構成されるからである。しかし、この見

識は硬直的、且つ、絶対的な公式と理解されるべきではない。 CAFC の TSM テストが硬直的に、絶対

的な公式として適用されると最高裁の判示と矛盾することになる。自明性を判断するときに教示、示

唆、及び、動機 (Teaching, Suggestion, Motivation)という用語の形式的概念に拘束されてはならない、

あるいは、刊行物および発行された特許公報で明示された内容を過度に重要視してはならない。

（C）

CAFC 判決の誤りの大部分は、上記 TSM テストを狭い範囲で適応したところにある。

CAFC 判決の誤り：

（１）裁判所及び審査官は「自明性の判断をする際に特許権者が解決しようとする課題のみを考慮す

るべきである」とする CAFC の判示は誤りである：


91


重要なのは組み合わせが特許権者にとって自明であるかではなくて、当業者にとって自明であるかと

いうことである。発明当時に当業者が認識している必要性或いは問題の何れによってもクレームの構

成要素を組み合わせることに対する動機付けを提供することになる。

（２）「問題の解法を模索する当業者は、同じ問題を解決するための先行技術にのみ誘導される」とし

た CAFC の推定は誤りである：

（言い換えると、自明性判断をするときに適用できる先行技術は発明者と同じ問題を解決したるも

のに限定される…とした CAFC は誤りである：筆者注）

Asano 引例の主たる目的は一定比率に起因する問題を解決するところにある、然るに、CAFC はセン

サを調整可能なペダルに付加することを検討する発明者が当該センサを Asano 引例のペダルに取付

けることを考え付くことはありえないと判示した。然しながら、一般常識というものは、よく知られた要

素(アイテム)がその主目的以外にも使用されることがあることを示し、多くの場合に当業者は、パズル

を解くように、複数の特許の教示内容を組み合わせることができたりする。 Asano 引例の主目的が何

であれ、Asano 引例の装置は位置調整可能ペダルとそれに固定された揺動点の構造を例示しており、

当該固定された揺動点がセンサの最適な取り付け位置であることを開示したる先行技術は数多くある。

位置調整が可能な電気式ペダルを作ろうとする設計者が、（Asano 引例では）主目的を一定比率の問

題を解決することなので Asano 引例の開示内容を無視するという理由付けは全く意味をなさない。当

業者とは一般的な想像力を有する人物であり、ロボットではない (“A person of ordinary skill is also a person of ordinary creativity, not an automaton”)。

問題解決に対する設計ニーズ、或いは、市場ニーズがあり、且つ、同問題に対する有限数の確定され

た、可能な解決法がある場合に、当業者がその技術範疇においてそれら解決法を試していくということ

は当然である。このようなアプローチによって当業者が予期せぬ成功を収めた場合、その産物はお

そらく革新的なものではなく、一般知識と常識の産物となるであろう。このような場合には、「試行錯誤

することは自明である( obvious to try)」という事実は、103 条の自明性を示すことになろう。

（３） CAFC は、裁判所及び審査官が後知恵（偏見）に基づき分析する危険を回避するために、間違っ

た結論に到達した。

当業者の一般知識に依存することを否定する硬直な規則（自明性の判断において TSM 以外は考慮に

入れない：筆者注）は最高裁判決に鑑みて不要であり、且つ、同判決と矛盾する；

CAFC は DyStar Textifarben GmbH & Co. Deutschland KG v. H. Patrick Co., 464 F. 3d (2006)で TSM テストを広い概念で適用した（「我々”CAFC”の意味する示唆”suggestion”テストとは実

際にはかなり柔軟性を持つもので、一般知識と常識を考慮することを許容しても良いというのみならず、

それを検討することを要件としている。我々は、組み合わせに対する実際の教示内容を要件とするよ

うな硬直的なテストを意図するものではない・・・・」）、しかし本事件においては CAFC は DyStar の判示

のようにTSMテストを適用していないし、DyStar判決があるからといって本事件におけるCAFCの判示

が訂正されたことにはならない。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


92


KSR は、「Asano 引例のペダルの固定された揺動点にモジュラーセンサ（電気式センサ）を取り付けると

いう改良は、当業者にとって周知技術の範疇である」ことを示す説得性のある証拠を提示した。 KSR

の提示した議論・記録によって Engelgau 特許のクレーム 4 は自明であると判断される。地裁判決を破

棄するにあたり CAFC は争点を狭く、且つ、厳格に分析しすぎたため、その結果、自明性の条文 103 条

及び最高裁判決と矛盾するに至った。拠って、CAFC の判決を破棄するとともに、再審理のために

CAFC に差戻しとする。

合衆国最高裁判決

http://www.patentlyo.com/patent/files/KSRvTeleflexOpinion.pdf

Dannis Crouch 弁護士の Patently-O: Patent Law Blog より


93

http://www.patentlyo.com/patent/files/KSRvTeleflexOpinion.pdf




94


添付資料１０：

LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY and MALLINCKRODT, INC.,

v.

MEDRAD. INC.,

CAFC Decided on March 22, 2007


On April 02, 2007

クレームの権利範囲に明細書でサポートされない部分が存在するということのみでクレームは無効と

はされない。しかし当該サポートされない発明を当業者が実施しようとする場合に、明細書の開示を

参酌して妥当な努力のもとに実現ができない場合（言い換えると相当数の実験を繰り返さないと発明を

実施できない）には当該クレームは無効と判断されるということが、この度 CAFC で確認されました。

ここで注記すべきは、『妥当な努力のもとに実現できない実施形態』であることを証明するのは難解な

事実問題であり、同事実問題は、当業者、及び、専門家の証言によって、明細書の開示レベルが当業

者を当該実施形態に導くのに妥当であるかどうかという観点で判断されます。今回、この難解な事実

問題に対して地裁及び CAFC が明白に判断できたその根拠は、

（１）明細書がイ号実施形態の実現性を否定していること；

（２）発明者の証言でイ号形態を出願前に実現しようと努力したが不成功に終わったこと、の

２点が挙げられます。

CAFC は特に上記（１）に関連して『明細書がイ号形態の実現を否定する記載をしているということはそ

れ自体が、当該イ号形態を実施するのに当業者が明細書を参酌してとしても、多大なる実験を繰り返

すことが必要となったであろうという証拠である』と述べております。


95


“As we have held previously, where the specification teaches against a

purported aspect of an invention, such a teaching “is itself evidence that at

least a significant amount of experimentation would have been necessary

to practice the claimed invention” AK Steel, 344 F.3d at 1244

今回の事件で特異な点は、明細書でその実現性を否定したる形態が実は競合他社の実施形態（イ号）

であり、尚、先行技術を回避する（権利化する）ためにはそのイ号形態と識別に必要な限定要素（イ号

形態を除外するために必要な構成要素）をクレームから削除できたということです。

今回の判決で、被疑侵害者は侵害行為に対する抗弁として、クレームの権利範囲の一部が明細書で

実施可能にサポートされていたとしても、権利範囲に属するイ号形態が実施可能に明細書に開示され

ていないとしてクレームの無効を主張できることが確認されました。しかし上記のように、イ号形態が

明細書でその実現が否定されている、或いは、発明者自身の証言でイ号形態の実施化に失敗したな

どイ号形態に対する明白な否定が無い場合には１１２条第１パラグラフの実施可能要件を盾として権

利行使に抗弁するのは容易ではないと考えます。

さらに、注記すべきは、実施可能要件を満たしていないということで特許が無効になったとしても再発

行特許出願等でその問題を治癒できる（本来得られるべき権利範囲よりも特許クレームが広範に記載

されたという事由で再発行出願をし、クレーム範囲を明細書の開示と整合性がでるように限縮補正す

る）ので権利者は当該特許に対する権利行使の道を塞がれたわけではない。（⇒ 出願審査中に競

合他社の形態を含めるようにクレームを拡大補正することは特許庁を欺く行為ではない。）

（以上筆者コメント）

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

背景：

Liebel 社は今回問題となった 4 件の特許の権利者で、オハイオ南部地区連邦地裁の略式判決に不服

を唱え今回２回目の控訴審（CAFC での審理：第１回目は Liebel v. Medrad 358 F.3d 898 Fed. Cir.

2004 参照）に至った。今回問題となった Liebel 社の特許は USP5456669 と USP5658261（前方装

着型特許と称す）と USP5662612 と USP5928197（シリンジ検出特許と称する）であり、当該連邦地裁

においてこれら特許が実施可能要件を満たしていないという理由で無効とされた。

＜筆者の独断によって、複数の争点のうちで出願業務に携わる実務家に最も関連性のありそうな６６９

特許に関してのみ紹介させていただきます。＞６６９特許の出願審査中に Liebel 社は MEDRAD 社


96


の製品を発見し、同形態を包括できるようにクレームを拡大補正し、「圧力ジャケット: pressure jacket」

という限定要素をクレームから全て削除した。上記補正を維持する形態で’669 特許が権利化された。

従って、初期の明細書に圧力ジャケットを備えていない注射器を開示していなかったが特許されたクレ

ームには圧力ジャケットのないタイプ（MEDRAD の形態）と圧力ジャケットのある注射器の両方が権利

範囲に包括されることになった。

Liebel 特許 SP5456669 の図２

30: Jacket Assembly 31: Pressure Jacket 32: Syringe

争点：（上記前方装着型６６９特許に関する争点と判決のみここでは紹介）

特許クレームが明細書に開示のない形態を含む場合に実施可能要件（米国特許法第 112 条第 1 項の

要件）を満たさないということを理由に無効となるか？実施可能要件を欠くと判断される場合の条件

は？

結論：

圧力ジャケットを備えていない MEDRAD 社の製品（使い捨てタイプの動物用の注射器システム）を包

括する Liebel の特許クレームは同形態に対する実施可能要件を満たさないという理由で無効と判断し

た地裁の判決を支持する。


97


地裁判決（‘６６９特許は実施可能要件を欠いているので無効）を支持した CAFC の理由：

Liebel 社の‘６６９特許の明細書・図面のどこにも同形態（圧力ジャケット無し）が開示されて

いないこと；

明細書においてジャケット無しでは注射器は当該注射器の使用域の高圧に耐えるためには

シリンジが高価になり、使い捨てタイプの当該製品を製品化するのは非現実的であると記載されており、

明細書はジャケット無しタイプの注射器を否定している；および

Liebel 社の発明者は同形態（ジャケット無し）を実現する努力をしたが成功しなかったことを

自認している。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

ディスカッション(抜粋)：

Medrad 社の主張と CAFC の意見

権利行使されたクレームは１１２条第１パラグラフの実施可能要件を満たさないという理由により無効と

判断した地裁判決は正しい。クレームに対応する全ての実施形態が明細書で開示されている必要は

ない、然し、クレーム発明を実施可能にするには明細書の開示はクレームの権利幅の全体をサポート

していなければならない。 Liebel 社の特許明細書は圧力ジャケットを備えていない注射器システムを

開示していない。さらに、Wands 事件における判断項目（実施可能要件を満たすか否か）を本事件の

事実関係に適用すると、権利行使されたクレームは実施可能にサポートされていないことが理解され

る。 Liebel 社の発明者自身がジャケット無しの注射器システムを製造することはできなかったであろう

と証言している。 Medrad 社はさらに“過度の実験を繰り返すことの必要性”を支持する Liebel 側の証

言を引用しております。

（以下 CAFC の意見）

本法廷（CAFC）は Medrad 社の主張「前方装着タイプの特許は１１２条第１パラグラフの実施可能要件

を満たさないという理由で無効」に同意する。明細書の開示を読んだ当業者が過渡の実験を繰り返

すことなく、クレームされた発明を実施できる場合に当該実施可能要件は満たされる。 AK Steel, 344

F.3d at 1244; Also Wands, 858 F.2d at 736-37


98


CAFC は前回の審理（地裁に差し戻しをする前の審理：今回は地裁に差戻された後の２回目の審理）

において前方装着型に対するクレームを圧力ジャケット付きの注射器に限縮されるということはないと

理解し、圧力ジャケットの有るものと、無いものの両方の形態がクレームされた発明の全体には包括さ

れると判断した。ここでいう“全体の権利範囲”は明細書によって実施可能でなければならず、明細書

は実施可能に記載していないとした地裁の判断は正しい。

まず明細書で圧力ジャケットのない（使い捨て）注射器に関する記載は明細書のどこにもない。

明細書は寧ろその形態を排除する内容である。『発明の背景』の箇所にプランジャが前後方向に駆

動されることによってシリンダ内に２５psi ～１０００psi の圧力が生成されると記載されている。圧力

ジャケットが無い場合に、その圧力に対抗可能な注射器は高価となり、使い捨てにするには非合理（非

現実的）である。然るに、この種の注射器において圧力ジャケットはインジェクターユニットに結合され

ており、その中にシリンジが挿入されている。

‘669 特許コラム１の２３－３１行目参照

In the injection phase where the plunger is driven forward,

pressures are developed in the syringe that range from, for

example, 25 psi for some applications to over 1000 to 1200 psi

for other applications. Syringes that will contain fluid under such

pressures are expensive and therefore impractical where the

syringes are to be disposable. Accordingly, many such injectors,

such as angiographic injectors, for example, have been provided

with pressure jackets fixed to the injector units and into which the

syringes are inserted. The pressure jackets contact the outer

surfaces of the syringe to restrain the walls of the syringe against

the internal pressures.

従って、明細書は圧力ジャケットの無い使い捨てタイプのシリンジを否定していると判断される。

以前にも述べたように明細書が発明の態様に反することを開示している場合には、その教示自体がク

レームされた発明を実施するのに多大な実験を繰り返さなければならないという証拠である。


99


さらに、発明者の証言によると、ジャケット無しのシステムを製造しようと努力したが失敗に終わったと

いうことを自認している。この証言によって圧力ジャケットなしの注射器システムを製造するためには

当業者が過度の実験を繰り返す必要があるという結論に対し、実体的な事実問題が存在しないことが

証明された。さらに、Liebel の発明者が圧力ジャケットの無いシステムを試作した形跡もない。

Liebel 社の主張と CAFC の意見

Spectra 事件の判示によると、結果が予想できる技術分野の発明においては、一つの実施形態を明細

書に記載しておくことで権利範囲の広いクレームは実施可能である (Spectra-Physics., Inc. v.

Coherent Inc., Fed Cir. 1987)、然るに、本６６９特許においては、クレームの範囲の一つの好適なモ

ード（圧力ジャケット付き）を開示しておくことで実施可能要件を満たしている。

（以下 CAFC の意見）

Liebel 社は Spectra 判決を誤って引用している。 Spectra においては、ひとつの取付手段

（attachment means）を開示しておくことでクレームの権利範囲に属する他の取り付け手段も当業者

が製造できたが発明者にとってのベストモードを開示していなかったということが争点となった事件であ

る。しかし本件においては、ジャケット付の注射器を開示しているということでジャケット無しの形態を

当業者が製造あるいは使用することを可能にすることにはならない。

本件の事実問題は、Spectra 事件よりも寧ろ、AK STEEL 事件に類似している。 AK STEEL において

クレームはアルミコーティングの第 1 タイプと第 2 タイプの両方を含むストライプ鋼を規定しているが、

明細書においては第 2 タイプのアルミコーティングしか開示していなかった。明細書にて発明の全て

の実施形態を説明する必要はない。何故なら、当業者による通常の開発実験及び公知技術に対す

る知識によって非開示たる部分（ギャップ）が充足される場合が多々あるからである。しかしクレーム

の権利範囲として第 1 コーティングと第 2 コーティングを含むので、出願時において当業者が第 1 タイ

プのアルミコーティングを実施しえたか否かという問いが生じる。 AK STEEL 事件においては明細書

に第 1 タイプのアルミコーティングの使用を否定する記載があったので、CAFC は、クレームは実施可

能要件を満たさないとして無効と判断した。

本事件においても AK STEEL と同様に、権利行使されたクレームは圧力ジャケットの有る形態と無い

形態の両方を包括する、然るに、明細書において“権利範囲に対する妥当な実施可能性”、即ち、本件

においては圧力ジャケット付き、及び、圧力ジャケット無しの注射器システムの両方に対する実施可能

性を満たす妥当な開示が必要となる。しかし明細書にはジャケット無しの形態を否定する開示がある

ことと、特許出願当時に同形態を実施することはできなかったであろうという発明者の証言によって、

明細書は１１２条の実施可能要件を満たしていないとする地裁の判決を支持する。


100


本事件において皮肉なのは、Liebel 社はジャケットの無い形態のシステムをクレームの権利範囲に含

むことに成功した、しかしこの成功によって、同クレームの全体的なスコープ（権利範囲）が実施可能で

あるということを証明しなければならなくなった、そしてその証明ができなかった。

『何を望んでいるのかということに注意すること』

という格言がここに適用されそうである。


101




102


添付資料１１：

Arisocrat Tech. v.

International Game Tech. (CAFC decided on March 28, 2008)

Tatsuo YABE

on April 08, 2008revised on April 12, 2008

クレーム 1 の Means Plus Function で表現された "game control means" に相当する明細書の構成

(structure)が一般的なマイクロプロセッサとしか開示されていなかった。 CAFC は、当該明細書の開

示のみでは、112 条第 6 パラグラフで言う構造・構成（Structure)が開示されていないと判断した。プロ

グラム関連発明の場合には、112 条第 6 パラグラフで言う明細書で開示された structure とは Tangible

な構造体（構成要素）という意味ではなく、一般的なマイクロプロセッサであれ、それがプログラムによ

って特定の機能を実行することになるので、この場合にはプログラムに相当するアルゴリズムが 112 条

第 6 パラグラでいう structure に相当する。然るに、ゲーム・コンピューター関連発明或いはプログラム

関連発明においては、マイクロプロセッサなどを開示するとともに、それがどのようなフローで機能を実

行するかを説明するアルゴリズムを記載しておくことが必要である（筆者注）。

今回 CAFC は、112 条第 1 パラグラフで要求する実施可能要件（当業者が発明を実施できるレベルの

詳細な記載）と同条文第 6 パラグラフで要求する機能表現されたクレームに対応する構成(structure)を

記載するという要件の相違点を明瞭に判示している。同 112 条第 6 パラグラフで要求する構成

（Structure:アルゴリズム）が明細書に一切開示されていないので、112 条第 2 パラグラフの基に、クレ

ームの記載要件（明瞭な記載）を満たしていないと判断し、クレーム 1 を無効とする地裁の判決を支持

した。

--------------------------------------------------------

Aristocrat 社は米国特許 6093102 の保有者であり、同特許はプレーヤーが勝利の組合せ（Winning

Combination)を選択できる電子スロットマシンに関する。


103


Claim 1 of USP 6,093,102

A gaming machine

having display means arranged to display a plurality of symbols in a display format having an array of N rows and M columns of symbol positions,

game control means arranged to control images displayed on the display means,

the game control means being arranged to pay a prize when a predetermined combination of symbols is displayed in a predetermined arrangement of symbol positions selected by a player, playing a game, including one and only one symbol position in each column of the array,

the gaming machine being characterized in that selection means are provided to enable the player to control a definition of one or more predetermined arrangements by selecting one or more of the symbol positions （プレーヤー自らが

winning combination の位置を設定可能である） and

the control means defining a set of predetermined arrangements for a current game comprising each possible combination of the symbol positions selected by the player which have one and only one symbol position in each column of the display means,

wherein the number of said predetermined arrangements for any one game is a value which is the product of k1 ... x ... ki ... x ... km where ki is a number of symbol positions which have been selected by the player in an ith column of the N rows by M columns of symbol positions on the display (0 < i <_ M and ki <_N).

争点は同特許クレーム 1 のゲーム制御手段(game control means)という構成要素が明瞭であるか否か

である。

下級審（ネバダ地区連邦地裁）は同制御手段を means + function クレームと解し、112 条第 6 パラグラ

フの適用を受けると判断し、明細書で開示された構成とその均等物に限縮解釈されると判断した。し

かしながら、明細書に同構成要素の機能を実現するための構成が記載されていないので、同クレーム

は 112 条第 2 パラグラフの基に不明瞭であり、クレーム 1 は無効であると判示した。


104


CAFC は上記下級審の判決を支持した。その根拠として以下の判例を引用した：

Donaldson 大法廷判決（CAFC:1994 年）

Means Plus Function 形式で表現されたクレーム要素の権利範囲は明細書の開示及びその均等物に

限縮解釈される。然るに、明細書に当該構成要素の Function(機能）に対応する構成が記載されてい

ない場合には、112 条第 2 パラグラフの基に不明瞭と判断され、クレーム全体が無効になる。

Medical Instrumentation & Diagnostics Corp. v. Elekta AB 344 F.3d (CAFC: 2007)

クレームの機能に相当する明細書の構成に対する開示が不明瞭な場合には、出願人は出願人として

の義務を果たしたことにはならない、寧ろ、その行為は明細書の開示に一切限定されない機能的な表

現をクレームしようという試みであると理解される。

VMS Gaming Inc. v. International Game Technology 184, F.3d (CAFC: 1999)

明細書に開示された構成とはコンピューターによって実行されるアルゴリズムである。従って、クレー

ムを明細書のアルゴリズムに限定的に解釈しなかった地裁の判断は誤りである。

Harris Corp v. Ericsson Inc. 417 F.3d (CAFC: 2005)

コンピューターによって実行される means + function で表現された構成要素は、明細書中のそれに対

応する構成であり、当該対応する構成とはアルゴリズムのことである。

本法廷：

Aristocrat 社の反論で、明細書に開示した数式によって機能を実行した結果が説明されているとした。

しかし数式はどのように機能を実行するかというアルゴリズムではなく、単に機能を実行した結果を数

学的に表現したに過ぎない。

さらに Aristocrat 社は図 1 および Table１を参照し、これらがアルゴリズムであると主張したが、これら

は記載されていないアルゴリズムを実施した結果の例にすぎない。クレーム 1 で記載された数式と同

様に、これら図 1 及びテーブルで開示された Winning Combinations は Means + Function クレームでク

レームされた機能を説明しているに過ぎない。一般的な目的で使用可能なマイクロプロセッサを明細

書で開示するだけでは 112 条第 6 パラグラフを満たすに十分な開示とはいえない。


105


112 条第 1 パラグラフで要求する実施可能要件と 112 条第 6 パラグラフに基づき機能表現された構成

要素の機能を実行するための開示要件とは異なる。 Aristocrat 社の’１０２特許で開示された例

（Examples)は当業者に同特許の発明を実施・使用することを可能にするレベルかもしれない、しかし’

１０2 特許の明細書には、機能表現されたクレームの機能を実行するための構成が開示されていない。

112 条第 1 パラグラフで要求される発明された装置を実施可能にするための開示とは当業者がそれを

学習し、同発明を実施・使用することができるに十分でさえあれば良い、しかし、112 条第 6 パラグラフ

はクレームされた構成要素の権利範囲を明細書で開示された特定の構成とその均等物に限縮解釈す

るという全くことなる目的を遂行するためのものである。

Intel Corp. v. VIA Techs., 319 F.3d (CAFC: 2003)

アルゴリズムの構成に対する開示が十分であるか否かは、当業者が同アルゴリズムをどのように理解

するであろうかという観点で判断される。しかしこの判示は本件では全く適用されない、なぜなら

Aristocrat 社の’102 特許にはそもそもアルゴリズムが開示されていないからである。

以上


106


添付資料１２A：

米国特許改正法案(S3818)

上院議員 Hatch 氏(及び Leahy 氏)が提出（2006 年 0８月 03 日）

「Patent Reform Act of 2006 (S3818)」

昨年 2005 年 6 月 8 日に下院議員 Smith 氏による HR2795 が提案されましたが法案成立への具体的

な進展を見ることはできませんでした。本年 8 月 3 日に上院議員 Hatch 氏と Leahy 氏によって S3818

が議会に提出されました。尚、立案趣旨(Congressional Record、S8829、August 3, 2006 にあるよう

に、S3818 は完成度の決して高いものではなく、本法案をたたき台として今後議論を継続し、煮詰めて

いく意向が明瞭に述べられています。

By Tatsuo YABESummarized on August 19, 2006

S3818 の内容は HR2795 の内容と等価な部分（先願主義への移行・発明者以外による出願・侵

害の保障・先使用による抗弁・付与後の異議申し立て手続き・第 3 者による情報提供・故

意侵害の規定及び制限・不正行為の規定及び制限など）もかなり多いですが、先発明主義から先

願主義への以降に関わる新規性の条文が出願日を基礎とするものの、発明日を基礎とし引例を回避

する現行 102 条 a 項に類似したる条文が含まれています。尚、今回新たに追加された項目としては、

中間判決に対する控訴・弁護士費用支払いに関する規定等があります。さらに、HR2795 で提案さ

れたベストモード開示要件の削除が消えており（即ち、S3818 ではベストモード開示要件を維持する）、

特許クレームに該当するパーツの輸出入時に発生する侵害の幇助・誘引を侵害行為と規定する 271

条（ｆ）の削除が提案されています。

今年度（2006 年）は本法案（S3818）の実態的な動きはないと予想されますが、今後の推移を Watching

する必要があります。 ⇒ ２００９年米国新政権の誕生後に提出されるであろう改正法案の基礎とな

る可能性は十分にあると考えます（２００８年１０月、筆者注記）

改定案概要：

条文改訂内容コメント：

35USC

102

新規性

先発明主義から先願主義へ（但し 1 年間のグレースピリオド有り）

以下の要件に該当する場合にはクレームされた発明を特許すること

はできない（新規性の喪失）。

― クレームされた発明が、有効出願日(*1a)の 1 年以上前（1 年丁度

は含まない）に公開された刊行物に開示されている、あるいは公知で

ある；（⇒ 現行 102 条 b 項と類似： ⇒ HR2795 に準ずる）

― クレームされた発明が、有効出願日(*1a)の 1 年以上前の刊行物

公開・公知でなくとも（有効出願日前ではあるが 1 年以内）、発明日以

前の刊行物に公開されるか、公知である；（⇒ 現行 102 条 a 項と類

（但し、HR2795 とは実態的な相違点

を含む）

『有効出願日(*1a)』基準で先行技術

になるか否かを判断するという意味

では、2005 年 6 月 8 日に下院議員

Smith 氏による HR2795 に準ずる。

しかし、HR2795(Smith 氏)では「先発

明主義」から「先願主義」への完全な

移行が提案されていたが、S3818


107


似： ⇒ HR2795 とは実態的に異なる）

― クレームされた発明が、有効出願日(*1a)の前に出願され、米国

特許法 151 条に基づき発行された特許あるいは同法 122 条ｂ項に基

づき公開されている；（⇒ 現行 102 条 e 項に類似： ⇒ HR2795 に

準ずる）

注意：

(*1a): 『有効出願日』とは米国出願日或いは優先権主張日（日 ⇒

米出願の場合）のどちらか早い方； ⇒ 現行米国特許法 102 条ｂ

項では米国出願日を基準（優先権を主張する日ではない）。という

意味ではやっとパリ条約に敬意を表す。（⇒ HR2795 に準ずる）

⇒ 自分の発明に関しては公開後、1 年のグレースピリオドは保証さ

れる。言い換えると、自己の発明を公開した後であっても公開後 1

年以内に米国出願をすれば良い。

⇒ インターフェランスの条文は削除（「特許権の論争」と言う条文に

変更）

現行米国特許法のインターフェランス手続きのような当事者間での

発明日の遡及勝負はなくなる。

（Hatch 氏と Leahy 氏）は現行の 102

条 a 項と 102 条 b 項を巧みに書き換

えたもので先発明主義の理念（出願

日ではなく、発明日を基準として判断

する手法）は限定的に維持されてい

る。

即ち、有効出願日前の刊行物によっ

て全ての出願が新規性を喪失するこ

とにはならない。刊行物の公開日

が有効出願日前 1 年以内であれば

発明日と公開日を比較し、刊行物が

先行技術文献になるか否かを判断す

る。

■ 立案者コメント：先願主義を模

倣したものであり、多くは先般の

HR2795 と類似しているが、特定の箇

所では先願主義と必ずしも整合性を

有さない。今後、さらなる討議が必

要である。

先行技

術の規

定

刊行物による開示と公知（公用および販売は削除） ⇒ HR2795 に準ずる

35USC

103

自明性

103条の(b)バイオ関係のsubsection, (c)自明性適用の例外規定に関

する項削除

⇒ HR2795 に準ずる

35USC

112

ベストモ

ード開

示要件

112 条のベストモード開示要求は維持 ⇒ HR2795 ではベストモード開示要

求削除を提案；

■ 立案者コメント：ベストモード要

件の削除に関しては同意に至らず、

今後も継続的に審理・検討を継続

し、何らかの妥当策に辿りつける事

を希望している。

35USC

118

発明者

以外に

よる出

願

発明者以外（譲受人）による特許出願許容 ⇒ HR2795 に準ずる

35USC

122(b)

出願公

開

全ての米国出願を公開（米国 ONLY 出願の非公開申請を削除） ⇒ HR2795 に準ずる

35USC

122(e)

特許発

行前の

審査へ

の参画

（情報提

供）

第三者による情報提供

情報提供期限：特許許可通知が郵送される前；または、出願公開

後6ヶ月以内乃至は第1回目の拒絶通知が発行されるまでのいずれ

か遅いほう；

提供する情報の関連性を簡潔に説明すること；


35USC

135

インター

フェラン

ス

現行インターフェランスの条文を発明者の権利争議（コンテスト）に変

更する；


35USC

271(f)

271 条

(f)項削

除

271 条(f)項概要

特許発明の構成要素の全てまたは一部を非結合の状態で米国へ輸

出、又は、米国から輸出する行為であって、それら構成要素が米国

（HR2795 には無し）

■ 立案趣旨：現行条文では、米国

特許法の領土外での適用を許容す

るが、外国の製造者および特許権者


108


内で結合された場合には侵害を構成するという場合には、同行為を

誘引する者は侵害の責任を負う。

に有利に働くように起案されているの

で、削除する。

35USC

273

先使用「先使用: “prior use”」を根拠に非侵害の抗弁 ⇒ HR2795 に準ずる

■ 立案趣旨：現行法の基では先

使用の抗弁は方法クレームにのみ

有効である。然しながら、特許発行

まで知る由もなく自分で発明したるも

のを使用する行為が侵害と判断され

るということは衡平法に反することは

自明である。

35USC

284

侵害に

対する

救済

故意侵害の定義

侵害者の行為が以下の何れかに該当することを特許権者が明白、

且つ、説得性のある証拠で示したる場合にのみ裁判所は故意侵害と

判断することができる：

＊特許権者から適切な書面警告を受けた後、十分な調査を実行

する機会があったにも拘らず侵害行為を継続したる場合；

＊特許が存在することを周知していながら、特許された発明を意

図的にコピーしたる場合；または

＊裁判所で侵害と判示されたにも拘らず、同侵害行為と同様の

行為を実行し、結果的に同特許を再度侵害する場合；

故意侵害の制限

以下の場合には故意侵害は成立しない；

＊特許が無効又は権利行使不能の状態である、乃至は、問題と

なる行為が非侵害であるということを情報（弁護士の助言；特許を

回避する手段を実行した；裁判所が誠実さを認めたる場合）に基づ

き誠実に信じていた場合；


■ 立案趣旨：故意侵害および不

正行為は主観要素を基に判断される

代表的な要件であり、これらを明瞭

に規定することに対する強い要請が

あることに鑑み、起草する。

35USC

285

弁護士

費用

敗者側の立場が十分に正当化される、乃至は、敗者側に費用支払

いを命ずるのを不当とする特段の事情がある場合を除いて、裁判所

は敗者側に勝者側が同裁判で費やしたる費用（弁護士費用込み）の

支払いを命ずる；


■ 立案趣旨：客観的にみて勝率

のない、妥当性を欠く、訴訟の提起を

抑制することにある。

35USC

282(c)

権利行

使不可

（不正行

為）

裁判所は以下の条件を満たすときに権利行使不可と判断することが

できる；

特許が発行される前に、特許権者、代理人、あるいは、当事者が重

要な情報を開示しなかった、あるいは、間違った重要情報を提出し、

前記の不作為、作為を特許庁を欺く意図を持って実行したる場合；

制限

裁判所は以下の場合には特許を行使不能と判断してはならない：

＊誠実な知識見聞に基づき、開示しなかった情報を重要と考え

ていなかった場合；

＊特許権者は代理人あるいは当事者の不正を現実に周知して

おらず、弁護士の助言に適切に依存した上で権利を取得した場合；

＊裁判所が認める他の証拠によって誠実さが証明される場合；

あるいは、

＊裁判所が、1 つあるいはそれ以上の特許クレームを無効と判

断しなかった場合；


■ 立案趣旨：故意侵害および不

正行為は主観要素を基に判断される

代表的な要件であり、これらを明瞭

に規定することに対する強い要請が

あることに鑑み、起草する。


109


35USC

311 to

322

権利付

与後の

異議申

立制度

権利付与後の審理（異議申立）制度の導入

申立て期間：

― 第 1 ウインドウ：特許付与後 1 年以内、

― 第 2 ウィンドウ：付与後 1 年以降の場合には実質的な利害関係

者のみ異議申立可能


(異議申申立て期間、第 1 ウィンドウ

が 9 ヶ月から 1 年に拡大)

■ 立案趣旨：現行の再審査手続

きは訴訟の代替手続きとしての機能

を十分に果たすことができない。結

果的に特許の有効性の実態的な判

断は訴訟まで繰越になる場合が多い

ので、再審査よりも信頼性の高い手

続きとして特許付与御の審理制度を

提案する。

（１）現行法に基づく当事者系再審査

手続き制度を改良するレベルの改定

を良しとする案と（２）CAFC における

特許裁判をサポートできるような特許

専門裁判所の設立するという案が対

極にあるが、本法案ではその中間地

点の案を提示している。

28USC

1292(c

)(3)

added

中間判

決に対

する控

訴

Interloc

utory

Appeals

以下のサブセクション“28USC1292(c)(3)”を追加：

28USC1292(c)(3)

地裁において中間判決、或は、クレーム構成が決定（マークマン判

決）された場合であって、同判決・決定に不服を唱える者は１０日以

内に（連邦巡回控訴裁判所に）控訴することができる；同地裁での

審理は控訴裁判所での審理中は保留とする。


■ 立案趣旨：マークマン判決( by

district court)の破棄・取り消し率（by

Federal Circuit）の高さに鑑みて、マ

ークマン判決が出た時点で控訴でき

る道を設定することで訴訟経済に貢

献できると予想される。他の専門家

によれば地裁裁判官の特許の専門

性を向上させること、或は、クレーム

解釈を事実問題と法律問題の混在

するものとして審理をすることを提案

している。特許を理解できる裁判

官を増強することが同時進行で立案

されている。本件に関しては今後の

入念な検討が必要となることは必須

である。

（詳細は以下 URL 参照ください：（IPO の Home Page のリンク）

http://www.ipo.org/Template.cfm?Section=Bills_and_Other_Documents1&CONTENTID=23017&TEMPLAT

E=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm


110

http://www.bekkoame.ne.jp/~yabz/S3818Proposed20060819.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~yabz/S3818Proposed20060819.htm


添付資料１２B：

米国特許改正法案(S1145 & H.R. 1908)

上院と下院共に改正法案（内容同一）が提出された（2007 年 04 月 18 日）

「Patent Reform Act of 2007 (S1145 & H.R. 1908)」

By Tatsuo YABESummarized on April 22, 2007

昨年 2005 年 6 月 8 日に下院議員 Smith 氏による HR2795 が提案され、2006 年 8 月 3 日に上院議員Hatch 氏と Leahy 氏によって S3818 が議会に提出されました。今回の法案は S3818 を基礎とし、上院と下院の両方から提出されたもので、S3818 の多くの部分が維持されております。今回の法案において新規性の判断基準は全て有効出願日（優先権主張があれば優先日とする）になっており、S3818では残存していた発明日基準の条文は排除されました。但し、1 年間のグレースピリオドは維持されています。さらに特許付与後の無効手続きの内容が充足しており、損害賠償額の算定手法が追加される点、不正行為に対する規定が削除された点、敗訴側が弁護士費用を負うという規定が削除された点、さらに、諸外国へ輸出する行為に関する侵害を規定したる 271 条（ｆ）項を削除するという法案が抹消されている点が S3818 と異なります。

本法案では、純粋な先願主義（新規性の条文）・自明性適用例外規定を新規性の条文に盛り込む・発明者以外による出願・先使用による抗弁をビジネスモデル特許以外にも適用拡大・付与後の異議申し立て（無効）手続き・第 3 者による情報提供・損害賠償額の算定方法・故意侵害の規定及び制限・中間判決に対する控訴・裁判地・特許庁 Director の権限に対する規定等が盛り込まれています。

来年には大統領選挙を控えているので、今年度は、両議院から提案された本法案（S1145 & H.R. 1908）に対する実体的な動きが予想されます。

⇒ ２００９年米国新政権の誕生後に提出されるであろう改正法案の基礎となる可能性は十分にあると考えます（２００８年１０月、筆者注記）

改定案概要：

条文改訂内容コメント：

35USC 102

新規性

先発明主義から先願主義へ（但し 1 年間のグレースピリオド有り）

発明者自身の公開から 1年間のグレースピリオドを維持するものの、それ以外は『有効出願日(*1a)』基準


111


102 条(a)項

(a)（１）以下の要件に該当する場合にはクレームされた発明を特許することはできない（新規性の喪失）

(A) クレームされた発明が、有効出願日(*1a)の 1年以上前（1 年丁度は含まない）に特許されるか、刊行物に開示されているか、公知、あるいは、販売された場合；（⇒ 現行 102 条 b 項と類似： ⇒ HR2795 に準ずる）

(B) クレームされた発明が有効出願日(*1a)前の一年以内に特許されるか、刊行物に開示されているか、公知、あるいは、販売された場合で、発明者あるいは共同発明者の開示あるいは、それらより間接的に、あるいは、直接的に得たものを除く；

(a)（２）クレームされた発明が、有効出願日(*1a)の前に、他の発明者を含む出願が実施され、米国特許法 151 条に基づき発行された特許、あるいは、同法 122 条ｂ項に基づき公開されたか、同法同項の基に公開されたとみなされる場合；（⇒ 現行 102 条 e 項に類似： ⇒ 但し、引例がパリ優先権を主張している場合には外国特許の出願日が引例の日となる。）

102 条（b）項（現行の自明性拒絶適用例外の規定）

(b)（１）先の発明者による公開による例外規定

⇒ 上記（B）の先行技術がある場合であっても特許を得ようとする発明者あるいは共同発明者によって上記(a)(1)(B)で適応される日にちの前に特許主題が公開されていた場合は、当該先行技術は引例の地位を喪失する；

(b)（２）冒認あるいは共通の譲受者による例外規定

⇒ 上記(a)(2)の先行技術がある場合であっても、それが（A）冒認である場合、または、（B）有効出願日の前に同一人に所有されるか、同一人に譲渡する義務があった場合には同先行技術は引例の地位を喪失する；

(b)（３）共同開発の合意に基づく例外規定

⇒ （A）以下の場合には上記（２）でいうところの同一人に所有される、あるいは、同一人に譲渡する義務があったとみなす：

とする先願主義が提案されている。

HR2795(Smith 氏)で「先発明主義」から「先願主義」への完全な移行が提案されていたが、S3818（Hatch 氏と Leahy 氏）は現行の 102条 a 項と 102 条 b 項を巧みに書き換えたもので先発明主義の理念（出願日ではなく、発明日を基準として判断する手法）は限定的に維持された。しかし、今回のS1145 & HR1968 法案では発明日を起算日とする条文は廃止された。従って、自己の発明の公開から 1 年間のグレースピリオドを維持した完全な先願主義となった。

日本出願から優先権を主張し、米国出願したる場合には、同米国出願が公開されることによって日本出願日が引例の地位を得ることになる。現行では米国出願日（日本出願より優先権を主張していても）でしか引例の地位を得ることはできない。


112


(i) 有効出願日あるいはその前に共同開発の合意がなされ、該共同開発に基づき発明がなされた場合；

(ii) クレームされた発明が共同開発の合意の範疇で実施された行為から派生したる場合；

(iii) クレームされた発明を含む特許出願が共同開発の合意を示す場合あるいは、同出願が補正され共同開発の合意を示す場合

⇒（B）共同開発の合意の意味：

(b)（４）上記(a)(2)で規定する先行技術としての特許あるいは特許出願は以下の場合に、有効に出願されたと出願日とする――

⇒ （A）特許あるいは特許出願が出願された日

⇒ （B）特許あるいは特許出願が 119 条、365 条（a）,365 条(b)の基に優先権を主張する場合、あるいは、120 条、121 条、さらには 365(c)の基に優先権を主張する場合には、発明主題を開示したる最先の出願の出願日。

注意：

(*1a): 『有効出願日』とは米国出願日或いは優先権主張日（日 ⇒ 米出願の場合）のどちらか早い方； ⇒ 現行米国特許法 102 条ｂ項では米国出願日を基準（優先権を主張する日ではない）。という意味ではパリ条約に敬意を表す。（⇒ HR2795 に準ずる）

⇒ 自分の発明に関しては公開後、1 年のグレースピリオドは保証される。言い換えると、自己の発明を公開した後であっても公開後 1 年以内に米国出願をすれば良い。

⇒ インターフェランスの条文は削除（「Derivation：冒認」と言う条文に変更）

現行米国特許法のインターフェランス手続きのような当事者間での発明日の遡及勝負はなくなる。

35USC 103(b)

自明性（バイオ関連

103 条の(b)バイオ関係の項を廃止する； ⇒ HR2795 & S3818 に準ずる


113


規定）

35USC103(c)

自明性拒絶の適用例外規定

(c)自明性適用の例外規定に関する条項を 103 条から削除し、102 条（ｂ）項として新規性の条文に盛り込む。

35UCS104

外国でなされた発明

本条文廃止

35USC 112

明細書・クレームの記載要件

変更なし ⇒ HR2795 ではベストモード開示要求削除を提案； S3818 で同提案を削除； ⇒ 今回の法案でも S3818の趣旨を維持（即ち、ベストモード開示要件は残る）。

35USC115

発明者の宣誓書

(a) 発明者の名前と発明者の署名

(b) 発明者は以下の内容に対して宣誓しなければならない：

（１）特許出願は宣誓人によって、あるいは、宣誓人の許可の下に作成された；

（２）宣誓する者は特許出願でクレームされた発明の真の発明者あるいは真の共同発明者であると信じる；

(c)

(d) 但し、以下の場合には発明者による宣誓書の代わりに代替文書を提出することはできる：

（A）発明者が死亡、法的能力を欠く場合、或は、誠実な努力をするも発明者にアクセスできない場合；

（B）発明者は発明を譲渡する義務を負っていながら宣誓書に署名することを拒んでいる場合

⇒ HR2795 & S3818 に準ずる

35USC 118

発明者以外による出願

発明者以外（譲受人）による特許出願許容 ⇒ HR2795 & S3818 に準ずる


114


35USC 271(f)

271条(f)項削除

271 条(f)項概要

特許発明の構成要素の全てまたは一部を非結合の状態で米国へ輸出、又は、米国から輸出する行為であって、それら構成要素が米国内で結合された場合には侵害を構成するという場合には、同行為を誘引する者は侵害の責任を負う。

（S3818 で 271(f)の削除が提案されたが、今回の法案では維持）

35USC 273

先使用

「先使用: “prior use”」を根拠に非侵害の抗弁

先使用の抗弁をビジネスモデル特許だけではなく、他の特許に対しても可能とする。

⇒ HR2795 & S3818 に準ずる

■ 立案趣旨：現行法の基では先使用の抗弁は方法クレームにのみ有効である。然しながら、特許発行まで知る由もなく自分で発明したるものを使用する行為が侵害と判断されるということは衡平法に反することは自明である。

35USC284(a)

損害賠償

■ 先行技術を超越する貢献度と損害賠償との関係

裁判所は妥当なロイヤルティを算出するときには、問題となる特許が先行技術を超えて貢献する経済価値のみを考慮する。

妥当なロイヤルティを算出する場合に裁判所は全ての要因を特定しなければならない。

裁判所は先行技術に基づく経済的価値を排除しなければならない。さらに、裁判所は侵害製品に貢献する他の特徴あるいはその改良に基づく経済的価値を排除しなければならない。

■マーケット全体での価値：

市場が侵害品（或はプロセス）を要求する主たる理由が、特許の先行技術を超えて貢献する特別の部分でない限りは、損害賠償の算出において侵害品(あるいはプロセス)の市場全体の価値を基礎として判断してはならない。

35USC 284 (b)

侵害に対する救済

故意侵害の定義

侵害者の行為が以下の何れかに該当することを特許権者が明白、且つ、説得性のある証拠で示したる場合にのみ裁判所は故意侵害と判断することがで

⇒ HR2795 & S3818 に準ずる


115


きる：

＊特許権者から適切な書面警告を受けた後、十分な調査を実行する機会があったにも拘らず侵害行為を継続したる場合；

⇒ 侵害者に対して客観的に妥当性をもって侵害裁判の提訴の可能性を知らしめた場合；および

⇒ 特許クレームと侵害品との関連性を示し、特定した場合

＊特許が存在することを周知していながら、特許された発明を意図的にコピーしたる場合；または

＊裁判所で侵害と判示されたにも拘らず、同侵害行為と同様の行為を実行し、結果的に同特許を再度侵害する場合；

故意侵害の制限

以下の場合には故意侵害は成立しない；

＊特許が無効又は権利行使不能の状態である、乃至は、問題となる行為が非侵害であるということを情報（弁護士の助言；特許を回避する手段を実行した；裁判所が誠実さを認めたる場合）に基づき誠実に信じていた場合；

＊侵害者が弁護士の助言を公表しないということは、故意侵害の判断要因ではない；

＊故意侵害は、裁判所が問題となる特許の有効性、権利行使の有効性、および、侵害の事実を認定する前に判断されてはならない。

＊故意侵害の判断は裁判官が行う（陪審は判断に関与しない）。

■ 立案趣旨：故意侵害および不正行為は主観要素を基に判断される代表的な要件であり、これらを明瞭に規定することに対する強い要請があることに鑑み、起草する。

35USC 285

弁護士費用

敗者側の立場が十分に正当化される、乃至は、敗者側に費用支払いを命ずるのを不当とする特段の事情がある場合を除いて、裁判所は敗者側に勝者側が同裁判で費やしたる費用（弁護士費用込み）の支払いを命ずる；


⇒ 本法案では削除された。

35USC 282(c)

権利行使不可

裁判所は以下の条件を満たすときに権利行使不可と判断することができる；

特許が発行される前に、特許権者、代理人、あるい


■ 立案趣旨：故意侵害および不正行為は主観要


116


（不正行為）

は、当事者が重要な情報を開示しなかった、あるいは、間違った重要情報を提出し、前記の不作為、作為を特許庁を欺く意図を持って実行したる場合；

制限

裁判所は以下の場合には特許を行使不能と判断してはならない：

＊誠実な知識見聞に基づき、開示しなかった情報を重要と考えていなかった場合；

＊特許権者は代理人あるいは当事者の不正を現実に周知しておらず、弁護士の助言に適切に依存した上で権利を取得した場合；

＊裁判所が認める他の証拠によって誠実さが証明される場合；あるいは、

＊裁判所が、1 つあるいはそれ以上の特許クレームを無効と判断しなかった場合；

素を基に判断される代表的な要件であり、これらを明瞭に規定することに対する強い要請があることに鑑み、起草する。

⇒ 本法案では削除された。

35USC303(a)

再審査

特許権者が再審査請求をして 3 ヶ月以内に、特許庁長官は当該請求によって特許のクレームに影響を与える特許性に対する新規な疑問があるか否かを特許あるいは刊行物を参照する如何に拘わらず判断することとする。長官は自らの判断においても再審査を提起することができる。特許性に対する新たな疑問は審査官が考慮した先行技術を基礎とするものでも良い。

35USC 311 to 322

権利付与後の異議申立制度

権利付与後の審理（異議申立）制度の導入

申立て期間：

― 第 1 ウインドウ：特許付与後 1 年以内、

― 第 2 ウィンドウ：付与後 1 年以降の場合には実質的な利害関係者のみ異議申立可能


(異議申申立て期間、第 1ウィンドウが 9 ヶ月から 1 年に拡大)

■ 立案趣旨：現行の再審査手続きは訴訟の代替手続きとしての機能を十分に果たすことができない。結果的に特許の有効性の実態的な判断は訴訟まで繰越になる場合が多いので、再審査よりも信頼性の高い手続きとして特許付与御の審理制度を提案する。

（１）現行法に基づく当事者系再審査手続き制度を改良するレベルの改定を良しとする案と（２）CAFCにおける特許裁判をサポートでき


117


るような特許専門裁判所の設立するという案が対極にあるが、本法案ではその中間地点の案を提示している。

35USC321 to 332

特許付与後の無効申請手続き（異議申し立て）

３２１：

特許権者以外の者は特許されたクレームのいずれかを無効にするための付与後特許無効手続きを申請することができる。

３２２：

― 付与後の無効手続きは特許が付与されてから 1 年以内に申請されている；

― 無効申請人は、無効を申請するクレームが継続的に存続することによって重大な経済的損害を被るあるいは被る可能性が高いということを証明すること；あるいは、

― 無効申請人は特許権者より侵害の警告を受けている場合；或いは、

― 特許権者が同無効手続きに同意している場合

３２３：

無効手続きは以下を満たす場合に可能となる：

― 無効申請手続き費用；

― 無効申請人の特定；

― 無効を申請する特許とクレームの特定と無効の根拠となる情報の提示；

― 上記情報を特許権者に提供すること；

３２４：

同一人が2度にわたり無効手続きを申請することはできない。

３２５：

長官は無効手続きを実行するに足る情報が提示されない場合には同手続きの開始を認めない。

３２６：

長官は本手続きに関わる証拠提出など、各種規則を設定すること；


118


特別の理由のない場合には、無効手続きは申請されてから 1 年以内に最終結論を出すこと；

３２７：

特許権者は長官が設定する期限内に応答書を提出できる。

３２８：

無効手続きにおいて、282 条で規定する特許の有効推定は働かない。無効申請をする者は証拠の優越性の立証責任を負う。

３２９：

特許権者は以下の補正をする機会が 1 回与えられる：

－クレームをキャンセルする補正；

－無効の対象となるクレームに対する代替クレーム（補正クレーム）；

－図面の補正あるいは明細書の補正（クレーム以外）

上記クレーム補正においてクレームの権利範囲を拡大するものは許されない。

３３０：

申請人が無効手続きを放棄しない限りは、PTAB (Patent Trial and Appeal Board)は無効手続きの対象となるクレームの有効性に対する最終結論を出す。

３３１：

PTAB が最終結論を出し、控訴期間が満了し、あるいは、控訴手続きが終了した場合には長官は無効となったクレームをキャンセルし、追加された特許性のある新規のクレームを盛り込んで証明書を発行する；

追加された特許性を有する新規なクレームは 252 条に基づく再発行手続きを経たクレームと同等の効果を有する；

３３３：

民事訴訟において特許を無効にできなかった当事者あるいはその利害者は、後に 311 条に基づき無効手続きを申請することはできない。

３３４：

無効手続き申請人で同手続きにおいて無効化できなかったものは、後に、再審査、冒認手続き、あるいは連邦地裁


119


で無効を主張するときに、同無効手続きで使用した無効理由を提示することはできない。

３３５：アピール

PTAB の最終判断に対して CAFC にアピール（141 条から144 条に基づく）可能である。

35UCS 6

PTAB PTAB(Patent Trial and Appeal Board)：

特許庁に Patent Trial and Appeal Board（特許トライアル＆審判部）を設ける。同特許トライアル審判部は審査官の審査結果、再審査、冒認手続き、および、付与後無効手続きの決定を審理する。

35USC122(e)

第 3者による情報提供

第 3 者による情報提供は、以下の（A）と（B）のいづれか早いほうの日の前であれば可能である：

（A）特許査定の郵送日；又は、

（B） (i) 122 条に基づき特許出願が公開されて 6 ヶ月以内；或は (ii) 132 条に基づく最初の拒絶がされた日の遅いほう

⇒ HR2795 & S3818 に準ずる

28USC1292(c)(3) added

中間判決に対する控訴

Interlocutory Appeals

以下のサブセクション“28USC1292(c)(3)”を追加：

28USC1292(c)(3)

地裁において中間判決、或は、クレーム構成が決定（マークマン判決）された場合であって、同判決・決定に不服を唱える者は１０日以内に（連邦巡回控訴裁判所に）控訴することができる；同地裁での審理は控訴裁判所での審理中は保留とする。

（S3818 に準じる）

■ 立案趣旨：マークマン判決( by district court)の破棄・取り消し率（by Federal Circuit）の高さに鑑みて、マークマン判決が出た時点で控訴できる道を設定することで訴訟経済に貢献できると予想される。他の専門家によれば地裁裁判官の特許の専門性を向上させること、或は、クレーム解釈を事実問題と法律問題の混在するものとして審理をすることを提案している。特許を理解できる裁判官を増強することが同時進行で立案されている。

28USC1400

裁判地と裁判管轄地

侵害裁判における裁判地は以下とする：

― 当事者のいづれかが在住する場所；

― 侵害行為が起こった場所で侵害者の通常のビジネス


120


の場所でもある。

会社の場合には主たるビジネスの場所あるいは会社が設立登記された場所を在住地とみなす。

25USC3(a)

規則を改定する権限の付与

法改正に対応する施行規則の改訂をする権限を特許庁のディレクターに認める。

施行施行日

本法案が可決されて 12 ヵ月後に施行する。

詳細は以下 URL を参照ください。

http://www.patentlyo.com/patent/files/PatentReform2007.SENATE.pdf

http://www.patentlyo.com/patent/files/PatentReform2007.HOUSE.pdf


121

http://www.patentlyo.com/patent/files/PatentReform2007.SENATE.pdf

http://www.patentlyo.com/patent/files/PatentReform2007.HOUSE.pdf




122


添付資料１３A：

IDS 提出規則に関する手続きの改定案

By USPTO

（2006 年 07 月 10 日公開）

注意：特許庁は２００６年 9 月 8 日まで公衆より意見を収集し、改定案の妥当性を検討すると発表し

たがその後具体的な進展なし、もしも実行されれば出願人に多大な負担となる。現時点では今後の

改定規則（IDS 関係）を Wataching 要。いずれにしても PTO は自身の審査官のキャパ・能力不足を出

願人側に負荷をかけることで救済しようとしている：

By Tatsuo YABE

Revised on October 25, 2008

Summarized on August 19, 2006

改定案概要：

以下の４つの IDS 提出時期に応じた IDS 提出要件（提出書類）に関する改定案が公開。

特許庁が提案している IDS の提出規則の改定案によると、第 1 期と第 2 期での IDS 提出は従来の手続きと大きく変わることはないですが（但し 25 ページを越える英語文献では「説明<1.98(a)(3)(iv)以下参照>」を加えなければならない）、以下のまとめのように第 3 期、第 4 期に IDS を提出するときには特許性の主張（IDS 提出する文献と独立クレームの構成要素との比較）をしなければならない。従って、第3 期、第 4 期に IDS 提出の必要性が生じた場合には IDS 文献の開示内容の検討且つクレームとの比較検討作業に費用が掛かるのは避けられない。然るに、第 3 期、第 4 期の合算期間を減らし、このIDS 提出困難時期をできる限り短縮するという案が考じられる。即ち、特許許可通知が発行されれば


123


自動的に現地代理人に発行費用の支払いをしてもらい、第 3 期の期間を実質的に無しにすることが可能である（第 1 案）。しかし最も問題となる第 4 期を短縮することはほぼ不可能なのでこの期間に関連外国出願等で OA あるいは SR が発行された場合には過去に提出したる IDS 文献の開示内容と比較し、内容的に重複しているのであれば（既に提出された文献よりもさらに関連性があるというのでなければ）IDS として提出しないというのが妥当策と考えます（第 2 案）。然しながら、第 4 期で IDS 提出の必要性が生じた場合には、第 4 期で要求される提出書類を準備するよりは、即刻、係属審査（RCE）或いは、継続出願を実行するほうが費用面でも経過書類禁反言の材料（技術文献とクレームの構成要素との対応関係を説明すること）を作らないためにも得策と考えます（第 3 案）。然しながら今後は RCE の回数に制限を加えられる可能性がありますので、第 4 期に提出するべき先行技術文献の数が妥当に少ない場合には（多くの場合に第 4 期においては１つか２つの関連性の高い文献が引用される程度）本改訂規則に基づき正攻法でクレームと先行技術文献を比較検討し、説明書を提出するのが妥当かもしれません（第 4 案）。要は出願毎に上記第 1 案から第 4 案のいずれが適切か、あるいは、どの組み合わせが妥当かを判断することになるでしょう。 IDS 提出時期 IDS 提出要件コメント

第1期

出願後 3 ヶ月又は第 1 回目の拒絶通知の発行前（どちらか遅いほう）

この期間においては、以下に該当しない場合には IDS として提出するのみ：

（１）英語文献で 25 ページを超える場合；

（２）非英語文献（アブストラクト又は翻訳は上記英語文献と見做す⇒25 ページ制限に該当する）；又は、

（３）提出文献の合計数が２０を超える場合；

以上何れかに該当する場合には追加の「説明」<1.98(a)(3)(iv)>が要求される。

例外：対応外国出願における審査レポートあるいはサーチレポートで引用される文献に対する説明は不要（但し、当該審査・調査レポートを提出すること）； ⇒ 上記（３）の 20 個にカウントされない。

1.98（追加説明）：

1.98(a)(3)(iv)に基づく「説明」

（１）特定

(i) 提出する文献に開示された特徴、開示事項、あるいは、教示事項；および

(ii) 開示箇所の特定（ページ、行など）

（２）関連性

上記特定開示箇所とクレーム用語との関連性、あるいは、クレームの基礎を成す明細書の特定開示箇所との関連性

第２期

上記第 1 期満了日から許可通知又は許可可能通知発行まで（どちらか遅いほう）

本期間に提出される文献に関しては、

（１）「説明」；および

（２）「重複しないという説明（非重複開示）」 <*1.98(a)(3)(v)>

1.98(a)(3)(v) 「非重複であることの記載」

⇒ 第 1 期間では必要なし！

提出される各文献が他の文献とは重複していないという説明


124


と共に提出すること。

例外：タイミング良く提出されたという証明<*1.97(e)(1); (2)>と共に提出される対応外国出願のサーチレポート或いは審査レポートに対しては上記（１）、（２）は不要

第３期

上記第 2 期満了日から特許発行費用の支払日まで

本期間に提出される文献に関しては、

（１）タイミング良く提出していることの証明<*1.97(e)(1); (2)>；

（２）特許性の証明（A）*1.98(a)(3)(vi)又は（B）<*1.98(a)(3)(vi)>の何れか；

と共に提出すること。

1.98(a)(3)(vi) 特許性の証明

⇒ 許可通知発行後に IDS 提出する場合にのみ必要

特許性の証明（A） ⇒第 3 期間のみに適用：

「説明」；「非重複開示」；および、独立クレームが提出されるIDS 文献に対しても特許性があることの理由説明；

第４期

上記第３期満了日から、特許発行までの期間で審査官が IDS を検討するのに十分な時間がなくなるまで（発行費用支払い後約 3ヶ月で特許証が発行される）

本期間に提出される文献に関しては

（１）タイミング良く提出していることの証明<*1.97(e)(1); (2)>；

（２）特許証の発行を中止する申請書；

（３） 1 乃至はそれ以上のクレームが提出される文献に鑑み特許性がないという説明と補正クレーム、および、特許性の証明（B）<*1.98(a)(3)(vi)>

を提出すること。

1.98(a)(3)(vi) 特許性の証明（B）

⇒第 3 期間にも適用可能；第 4期間には適用必須

「説明」；「非重複開示」；および、補正独立クレーム（補正なしでは IDS 文献によって特許性がないことを自認）が提出される IDS 文献に対しても特許性があることの理由説明；

Rules 内容

1.97(e)(1) or 1.97(e)(2)

Timeliness Certifications

<*1.97(e)(1); (2)> タイミング良く提出していることの証明

1.97(e)(1)

提出しようとする IDS 文献は対応外国出願において初めて引用されたもの

であって、引用されてから 3 ヶ月以内である；

又は、

(e)(2)

提出しようとする IDS 文献は対応外国出願において引用されたものではな

く、本 Timeliness certification（タイミング良く提出していることの証明書）に


125


署名する者の理解するところでは、当該 IDS 文献はそれを知ってから 3 ヶ

月以内である。

⇒ 上記第 3、第 4 期（あるいは第 2 期）に IDS 文献を提出するときに、IDS

文献と共に上記(e)(1)又は(e)(2)の何れかを証明し、提出すること；

1.98(a)(3)(vii)

Meaningful compliance

各要件を満たすための要求レベル

1.98(a)(3)(vii)：各要件を満たすための要求レベル

「説明」：文献を提出する根拠となる開示されている特徴・開示内容・又は、教示内容の特性に相応しい正確さレベルであること；

「非重複開示」：提出される各文献が、何故他の文献の開示内容の重複ではないということの理由を説明する；

「特許理由」：提出される文献にある特定の特徴・開示内容・又は、教示内容とクレーム用語との関連を議論すること；

「説明」・「非重複開示」・「特許理由」の何れかが各要求を満たさない場合には USPTO は IDS の検討を拒否できる。

1.98(a)(3)(ix)：「説明」

の更新

IDS を提出した後にクレーム補正等がなされた場合には過去に提出した

IDS 文献に対する説明をアップデートしなければならない。

1.98(c)：非重複開示

開示内容の重複する文献の提出は回避されねばならない。審査官が IDS

文献を検討するときに文献の重複開示内容に疑問を生じたる場合には、そ

れ以上の IDS 文献の検討を中止しても良い。

1.98(a)(3)(xi)：翻訳

現行規則 1.56(c)に基づく翻訳の提出ルールはそのまま維持する。

非英語文献を IDS として提出する場合に、その翻訳を既に所有、乃至は、

保管、或いは、容易に入手できる状態にある場合には非英語文献と同時

に提出すること。

詳細は以下 URL 参照ください：（USPTO の Home Page のリンク）

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/focuspp.html#ids


126

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/focuspp.html


添付資料１３B：

早期審査(Accelerated Examination)に関する手続きの改定

By USPTO （2006 年 06 月 26 日特許庁 HP で公開）

2006 年 8 月 25 日の米国特許（意匠）出願より実施可能：

By Tatsuo YABE

Summarized on August 19, 2006

以下の要件を満たすことによって 8 月 25 日以降の米国特許出願（意匠出願）で早期審査を受けられます。早期審査の目標は出願日より 12 ヶ月以内に審査結果をだすことです。但し、何らかの事情で（出願人側に瑕疵がなくとも）達成できなくともそれを理由に不服を訴えることはできません。既存の特別審査(make special)と類似するもので、クレーム合計数などに制約が設けられたことと、12 ヶ月以内に審査結果を出すことをより明瞭に打ち出した点で改善されています。

（１）電子出願（特別審査を申請： Petition to Make Special）を実施すること；（２）合計クレーム数は 20 個以内で、独立クレームは３つまで；（多数項従属クレームは不可）（３）審査官のインタビュー要請に応じること；（４）特許性の主張は独立クレームに対してのみ行うこと；（５）出願時点で、調査を出願人側が完了していること；

― 調査の範囲は米国特許・米国特許出願公開・外国特許公報・非特許刊行物を包括すること（但し、出願人がある特定範囲のサーチで十分に関連性のある先行技術文献を見つけられるということ証明できる場合には出願人の主張する調査範囲で可能）；

― 調査の範囲は予想される補正クレームの特徴もカバーしていること； ― 出願時に『早期審査サポート書面』（調査結果報告書: an accelerated examination

support document）を提出すること；『早期審査サポート書面』は以下の内容を含むこと：＊各クレームの主題と最も関連性のある先行技術文献（IDS）；＊各クレームの構成要素が引用される先行技術文献のどこに開示されているかを特

定すること；＊各クレームが先行技術文献に対して何故特許性があるかの詳述；＊各独立クレームで規定される発明の効用に関する簡潔な説明；＊各クレームの構成要素の明細書でのサポート箇所；＊ Means ＋ Function クレームの場合には当該構成要素に対応する明細書サポー

ト箇所

＊ 103 条（ｃ）項に該当する先行技術文献（自明性拒絶の適用例外）の特定

改定概要：

項目内容 MPEP708.02(a)


127



A: 早期審査の要

件

早期審査（12 ヶ月以内に許可か最終拒絶かを判断する）を希望する場合には以

下の要件を満たすこと：（1）電子出願（特別審査を申請： Petition to Make Special）を実施すること；

（2）合計クレーム数は 20 個以内で、独立クレームは３つまで；（多数項従属

クレームは不可）（3）審査官のインタビュー要請に応じることに同意する；（4）特許性の主張は独立クレームに対してのみ行うことに同意すること；（5）出願時点で、出願調査を出願人側が完了していること；

― 調査の範囲は米国特許・米国特許出願公開・外国特許公報・

非特許刊行物を包括すること（但し、出願人がある特定範囲のサーチで十分に

関連性のある先行技術文献を見つけられるということ証明できる場合には出願

人の主張する調査範囲で可能）； ― 調査の範囲は予想される補正クレームの特徴をもカバーしてい

ること； ― 出願時に『早期審査サポート書面』（調査結果報告書: an

accelerated examination support document）を提出すること；『早期審査サポート書類』は以下の内容を含むこと：＊各クレームの主題と最も関連性のある先行技術文献（IDS）；

＊各クレームの構成要素が引用される先行技術文献のどこに

開示されているかを特定すること；＊各クレームが先行技術文献に対して何故特許性があるかの

詳述；＊各独立クレームで規定される発明の効用に関する簡潔な説

明；＊各クレームの構成要素の明細書でのサポート箇所；＊ Means ＋ Function クレームの場合には当該構成要素に

対応する明細書サポート箇所；および＊ 103 条（ｃ）項に該当する先行技術文献（自明性拒絶の適用

例外）の特定

B: 出願時に早期

審査要件を満たさ

ない場合

早期審査の要件（上記）を満たさない場合、出願人には 1 回の補正の機会が与

えられる。出願人は 1 ヶ月以内（1.136 に基づく期限延長不可）に不具合を解

消しなければならない。但し、早期審査の要件が欠落する通知を受けた場合

には 12 ヶ月以内に審査の結論を得られるという保証はない。

C: 拒絶通知への

対応

OA（許可可能通知あるいは最終拒絶通知以外のもの）が発行された場合には

出願人は 1 ヶ月以内に応答しなければならない。 1 ヶ月以内に応答できない場

合には出願放棄となる。クレーム補正によってクレーム数が制限（全体で２

０：独立３つ）を超える場合には応答不備となる。クレーム補正によってクレー

ム主題が初期サーチの枠を超える場合には応答不備と判断され、さらに、クレ

ーム補正によって非選択されたクレーム（エレクションでキャンセルの状態となっ

たクレーム）に発明が移行する場合にも応答不備となる。発明の単一性を満たさないと判断された場合には電話エレクションを実施する

こと。（Election with Traverse は不可）

D: 発行費用の支

払い

特許証発行費用は許可通知が発行されてから 1 ヶ月以内に納入（3 ヶ月以内に

支払わない場合には出願放棄となる）。

E： 12 ヶ月以内に12 ヶ月以内の審査完了とは出願日より 12 ヶ月以内に以下が実現されることを


128


審査結果を出すと

言う意味意味する：

（１）許可通知の郵送；（２）最終拒絶通知の郵送；（３）出願人が RCE（係属審査請求）を実施する；（４）出願の放棄；

注意： 12 ヶ月以内に審査結果を出すというのは目標であって、それが実現しな

いということを不服申立、或は、審判理由にすることはできない。例：第 1 回

目の OA 発行の後に IDS 提出という事態によって 12 ヶ月以内に審査が完了で

きない場合などが予想される。

F: 審判最終拒絶を不服とし審判請求を実施する場合に、審判部においては通常の審

判手続きで対処されるが、審判部から審査部に差し戻された場合に審査部とし

ては早期審査の扱いを維持する。

M: その他：出願人の健康状態・年齢 65 歳以上を要件として実施される現行の特別審査

（Make special）の手続きに対しては現行規則を維持するが、それ以外の理由に

よる特別審査（特許製品の製造予定；侵害行為；環境を改善する発明；エ

ネルギーに関する発明； DNA 関連；超伝導材； HIV/AIDS 関連、がん治療

関連、テロ活動阻止に関わる発明；小規模事業者によるバイオ発明に基づく

特別審査）は本改訂規則が適用される。

施行日：

2006 年 8 月 25 日以降の米国特許（意匠）出願より実施可能

詳細は以下 URL 参照ください：（USPTO の Home Page のリンク）

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/focuspp.html#accelerated


129





130


添付資料１３C：

継続出願と継続審査、及び、互いに特許性を有さないクレームを備えた

複数の特許出願に係わる規則の改定案

2006 年 1 月 3 日 USPTO Website で公開 http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr61.pdf


on January 15, 2006

⇒ ２００８年４月１日に合衆国バージニア州東部地区連邦地裁において 11 月 1 日から施行される

予定であった USPTO の新施行規則を無効とする略式判決がでた。（１） CA の回数を制限する規則（一出願で基本 2 回）は無効である；（２） RCE の回数を制限する規則（一出願で基本 1 回）は無効である；（３）クレーム数を制限する規則（一出願で独立 5 個、合計 25 個以内）は無効である；（４） ESD（審査補助書類）の提出義務を出願人に負わせる規則は無効である；

⇒ 添付資料１３E を参照のこと：

但し、現在 PTO は CAFC に控訴中：

然るに改定規則案、以下参考まで：（波下線部追記：２００８年１０月２５日筆者）

規則改定の目的：特許庁の審査のバックログを低減し、全体的に特許出願審査経過期間を短縮する。無制限な継

続出願及び継続審査に起因する特許クレームの公共への通知機能の低下を改善する（一つの特許

クレームを回避できたとしてもその継続出願が無制限に継続しているとなると公共は元になる

出願の権利範囲の全貌を把握するのが非常に困難になる）。費用支払いのみで可能となる特許

継続出願（或いは特許継続審査）を適切に制限することによって OA に対する出願人の対応（ク

レーム補正及び意見書の内容）が充実し、審査官との一回毎の応答がより効率的なものとなる。筆者注：改定案が成立した場合であっても『継続審査請求』の手続きに関しては一般的な出願においては

余り大きな影響を及ぼさないと理解します（即ち、現状において FINAL 拒絶後に一回 RCE を

実施し、それで拒絶された場合に再度 RCE を実施するというのは少ないと考えます）。しか

し『継続出願』に関しては互いに特許性を識別しうるクレームしか残せなくなるので、取り敢え


131

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr61.pdf


ず一つの出願を権利化し、継続出願において被疑侵害者の実施形態を観察し、じっくりと時間を

かけてクレームを練り直す（勿論明細書の開示の範囲で）というプラクティスが困難になると予

想されます。即ち、そのような継続出願において実質的に同じ権利範囲を備えた複数のクレー

ム（実質的に同一クレーム）を別々の特許で維持するというプラクティスは消滅していくことに

なります。言い換えると同一出願人の特許はその特許性を互いに識別されるもののみしか存在

できないことになります。しかし、複数の発明を開示したる基礎出願から異なる発明主題に対して分割出願をすることに対

しては制約を加えられていないということ、さらに、権利成立後 2 年以内に権利範囲を拡大で

きる再発行出願の手続きが存続する以上は本改定案が施行されても特許権者にとって実態的に

大きな問題（障害）になることはないと思料します。改定案の概要：

規則 1.78(d)(1)

一つまたはそれ以上の米国出願（または米国を指定する国際出願）から優先権

を主張する米国出願（継続出願）は以下の条件のいずれかを満たさなければな

らない： (i) 略 (ii) 略 (iii) 略 (iv) 特許法第 120 条、121 条、或いは、365 条(c)項に基づく特許出願より優先

権を主張する特許出願（非仮出願）であって、補正クレーム、特許性の議論、

証拠の審査を受けようとするものであって、それら補正、議論、証拠が優先権

の基礎となる先の出願の審査過程において提出できなかった場合；同特許出願をする場合には規則 1.17(f)に基づく費用を含む『請願書』を伴い、

特許庁に対してそれら補正クレーム、議論、証拠が優先権の基礎となる先の出

願の審査過程で提出できなかったことの証明をしなければならない。後の出

願される継続出願が 111 条(a)項に基づき実施される場合には実際の出願日よ

り 4 ヶ月以内に上記請願書を提出しなければならない；

規則 1.78(f)(1)

1.78(f): Applications and patents naming at least one inventor in common.1.78(f)(1) 少なくとも発明者の一人が共通で、同一人に所有或いは、所有されることにな

る同一出願日或いは出願日の違いが 2 ヶ月以内の複数の特許出願（或いは特許

出願と成立した特許）が存在する場合には、出願人は特許出願の日（国際出願

の場合には米国国内段階への移行日）から 4 ヶ月以内に上記条件を満たす他の

特許出願（或いは特許）を特定すること；

規則 1.78(f)(2) 1. 78(f)(2) 少なくとも発明者の一人が共通で、同一人に所有或いは所有されることになっ


132


ている複数の特許出願（或いは特許出願と成立特許）が同一出願日（或いは優

先日）に実施されている場合には、これら複数の特許出願（或いは特許出願と

特許）には少なくとも一つ互いに特許性を識別できないクレームが存在してい

るという『推定』が成立する。 1.78(f)(2)(i) 上記『推定』に反駁するには出願人は複数の特許出願（或いは特許出願と特許）

には互いに特許性を識別可能なクレームのみが存在していることを特許庁に

対して説明しなければならない。 1.78(f)(3) もし上記推定に反駁できない場合には特許性を識別できないクレームを互い

の出願クレームから削除することを要求されるであろう。もし上記推定に反駁できない場合には特許性を識別できないクレームを互い

の出願クレームから削除することを要求されるであろう。

規則 1.114 （継続審査）

1.114 Request for continued examination (RCE): 1.114(a) 出願の審査が終了したる場合（例：最終拒絶）に、出願人は一回の継続審査を

費用(規則 1.17(e))の支払いをすることで実施できる（但し、所定の条件を満た

す場合）； 1.114(f) 出願人は規則 1.17(f)に基づく費用（400 ドル）を含む請願書を伴った上で、現

クレーム補正、特許性の議論、或いは、特許性に係わる証拠を、前回の審査終

了時点（前回の審査における最終拒絶）までに提示できなかった理由を特許庁

に対し説明できない場合には、出願人は 2 回目以降の継続審査を請求すること

はできない。（分割出願を除く継続出願の場合には特許庁に対して上記説明が

できない場合には一回の継続審査請求も認められない。）出願人は規則 1.17(f)に基づく費用（400 ドル）を含む請願書を伴った上で、現

クレーム補正、特許性の議論、或いは、特許性に係わる証拠を、前回の審査終

了時点（前回の審査における最終拒絶）までに提示できなかった理由を特許庁

に対し説明できない場合には、出願人は 2 回目以降の継続審査を請求すること

はできない。（分割出願を除く継続出願の場合には特許庁に対して上記説明が

できない場合には一回の継続審査請求も認められない。）


予定であった上記 USPTO の新施行規則を無効とする略式判決がでた。但し、現在 PTO は CAFC に控訴中：


133




134


添付資料１３D：

特許出願クレームの審査に係わる規則改定案

2006 年 1 月 3 日 USPTO Website で公開 http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/06-01.htm


on Jan 15, 2006


予定であった USPTO の新施行規則を無効とする略式判決がでた。（１） CA の回数を制限する規則（一出願で基本 2 回）は無効である；（２） RCE の回数を制限する規則（一出願で基本 1 回）は無効である；（３）クレーム数を制限する規則（一出願で独立 5 個、合計 25 個以内）は無効である；（４） ESD（審査補助書類）の提出義務を出願人に負わせる規則は無効である；

⇒ 添付資料１３E を参照のこと：

但し、現在 PTO は CAFC に控訴中：

然るに改定規則案、以下参考まで：（波下線部追記：２００８年１０月２５日筆者）

規則改定の目的：

特許庁の審査のバックログを低減し、全体的に特許出願審査経過期間を短縮する。出願人が審

査を希望するクレームが所定数（10 個）を超える場合には審査官の初期審査の多大な負担を軽

減するべく出願人側にも協力を要請するという審査の負荷を特許庁と出願人側とでシェアする

審査システムを構築する。

筆者注：

本改定案が成立したとしても、一般的な機械・電気・材料関係の米国特許出願クレームドラフテ

ィング自体には大きな影響はないと考えますが、出願時には審査の対象とする独立クレームと従

属クレームを合わせて 10 個以内に抑えることが必要になる（或いは望ましい）と考えます。即


135


ち、クレームは現状の通り出願基本手数料内の 20 個程度構築しても問題はないですが、その中

で独立クレームは自動的に審査の対象となり、従属クレームに関しては出願人が審査を希望する

ものを特定し、審査の対象となる独立クレームと従属クレームとの合計数を 10 個以内にするこ

とが必要となります。何故なら、審査を希望するクレームの合計数が 10 を超える場合に発生

する出願人の負担（規則 1.261 に基づく審査補助書類の要件を満たすための出願人の負担）が余

りにも多大であるからです。即ち、以下に提案されている規則 1.261(a)の項目(1)から項目(6)

を満たすべく審査補助書類を作成する作業にどれだけの時間と費用が必要となるかという点（実

態的には出願人が審査官以上の仕事をし、審査官がそれを確認するような形式になります）に加

えて、先行技術文献と各クレームとの係わりをどこが公知でどこが新規であるかを説明するとい

う記録が後々禁反言として、或いは、虚偽開示という特許有効性の攻撃材料として使用されるこ

とになります。

特許庁は 5 月 3 日までのコメント受入れ期間を設けていますので、規則 1.261 に基づく審査補助

書類の要件がどの程度まで緩和されるかが一つの注目点であると思料します。

改定案の概要：

規則 1.75 (b)(1)(i)

& (ii)

出願人は以下の場合には規則 1.261 に基づき出願人が初期審査を希望する独立

クレーム及び従属クレームの各々に対し審査を補助する書類(Examination

Support Document)を提出すること： (i) 独立クレームが 10 個を超えるとき；或いは (ii) 独立クレームと出願人が審査を希望する従属クレームの合計が 10

を超えるとき；

規則 1.104(c)(1)

Nature of examination (c) Rejection of claims (1) 独立クレーム及び出願人が審査を希望する従属クレームに特許性が見出

せない場合には拒絶とする；

規則 1.261(a)

Examination Support Document (審査を援助する書類) 本規則において審査を援助する書類とは以下の書類を意味する；

(1) 出願審査前に調査を実施したという宣言文（調査の範囲を特定する US ク

ラス及びサブクラスを含む） (2) 独立クレーム及び出願人が審査を希望する従属クレームの各々に対して

最も関連性があると思われる公知技術（規則 1.98 に基づく IDS）の情報公

開；


136


(3) 上記公知技術に開示されている各独立クレームの構成要素と審査を希望

する各従属クレームの構成要素を特定する（クレーム毎にどの特徴が公知

で新規かを特定する：実態的には Jepson 形式にするということ：筆者注）；

(4) 各独立クレーム及び審査を希望する各従属クレームが規則 1.111(b)で要

求される先行技術に対して特許性を備えているかを詳述する； (5) 各独立クレームの有用性に関する簡潔な説明；及び (6) 各独立クレーム及び審査を希望する従属クレームの各々の構成要素が明

細書のどこにサポート（112 条第１パラグラフに基づくサポート）がある

かを示す；

規則 1.261(b)

上記規則 1.261(a)に基づく審査前の調査は、出願人が特定する先行技術以上に

関連性があるものが見つからないであろうということを妥当な確証性の基に

証明できない場合には、米国特許・米国特許出願公開公報・外国特許公報・非

特許文献を含むこと；

規則 1.261(c)

審査を援助する書類を提出する必要があるに拘らず、審査を補助する書類或い

は審査前調査が不十分であると判断される場合には、出願人はその旨を通告さ

れ、1 ヶ月（理由なく期限延長不可）以内に必要書類を補正するか、または、

追加の書類を提出することが要求される。同処理を 1 ヶ月以内に完了できな

い場合には出願放棄となる。

規則 1.704(c)

上記規則 1.75(b)で要求される審査補助書面の提出が不十分と判断された場合

には、規則 1.261 を満たす書類の提出が必要になった日或いは出願日より 4 ヶ

月の何れか遅いほうの日から、同審査補助書類が前記規則 1.261 の要件を満た

すまで（クレーム補正・選択・限定要求によって審査補助書面の提出の必要性

がなくなる日まで）の間の日数が PTA(特許有効期限延長日数)より差し引かれ

る。


予定であった USPTO の上記新施行規則を無効とする略式判決がでた。但し、現在 PTO は CAFC に控訴中：

（波下線部追記：２００８年１０月２５日筆者）


137




138


添付資料１３E：

米国特許新施行規則略式判決

2008 年 4 月 1 日

バージニア州東部地区連邦地裁で略式判決。差止め認められた。

East.-Dist. Court of Virginia Invalidates USPTO's New Rules!

A victory to

Plaintiffs Dr. Tafas and Company GlaxoSmithKline

米国時間 04 月 01 日、合衆国バージニア州東部地区連邦地裁において 11 月 1 日から施行される

予定であった USPTO の新施行規則を無効とする略式判決がでました。（１） CA の回数を制限する規則（一出願で基本 2 回）は無効である；（２） RCE の回数を制限する規則（一出願で基本 1 回）は無効である；（３）クレーム数を制限する規則（一出願で独立 5 個、合計 25 個以内）は無効である；（４） ESD（審査補助書類）の提出義務を出願人に負わせる規則は無効である；従って、USPTO が CAFC(連邦巡回控訴裁判所）に控訴しない場合（或いは控訴が棄却される

場合）には本判決が確定することになります。控訴期間は 30 日なので 5 月連休前に控訴の有無は解ると思います。（控訴はされるようですが、

仮に控訴されても CAFC で事件を審理するか否かの判断にかなりの時間（半年から 1 年）が掛かる模様です。）尚、関連出願の通知義務（出願日が同一であるとか 30 日以内の差である）を規定した規則に関

しては一切言及されておりませんので、当該規則を PTO が今後どのように運用するかは暫く気

長に Watching 要です。

Tatsuo YABE on April 02, 2008

revised on April 08, 2008

上記判決の根拠：

■ USPTO は実体的な規則を制定する権限を有さない；

米国特許法第 2 条（ｂ）（２）に PTO の権限が規定されているが実体規則に関する制定の権限


139


は規定されていない。

ここで同バージニア裁判所は Chrysler Corp v. Brown, 441 U.S. 281 (1979)を根拠とし、実体的

な規則とは個人（出願人）の権利と義務に関わる規則であると解釈した。

然るに、CA の回数制限、RCE の回数制限、クレーム数の制限、及び、審査補助書類の作成義

務に関する規則は本訴の原告（GSK と Tafas)の権利に影響するとともに現米国特許法の解釈を

大幅に変更することになると判断した。

（１）、（２） CA の回数制限と RCE の回数制限：

継続出願の回数制限は米国特許法第 120 条で保証された出願人の継続出願（一部継続出願込み）

をする権利を侵害することになり、同特許法の趣旨に真っ向から反するとし、RCE（継続審査

請求）の回数制限においても同特許法第 132条で明白に規定された文言に矛盾すると判断した。

（３）クレーム数の制限に関して：

USPTO は複数のクレーム（同じ乃至は同じようなクレーム）に異議を唱えることはできても機

械的にその数を制限するのは特許法の趣旨に反すると判断した。

（４）審査補助書類（ESD)の提出義務に関して：

連邦巡回控訴裁判所の判例では、出願人は先行技術調査を実施する必要はなく、出願人が努力を

すれば見つかったかもしれない情報（先行技術）を提出するという義務も負わないとしている。

まずは PTO が出願クレームの特許性がないと判断し、当該判断によって出願人に拒絶に反証す

る義務をシフトするのが真のやりかたであって、まず、GSK 或いは Tafas なる出願人に先行技

術調査の義務を強いることで PTO の審査義務を回避しようとする ESD（審査補助書類）の作成

義務に関する規則は現行特許法と判例に反し、出願人の 102 条、103 条、131 条に基づく権利を

侵害する。

■ 判示：

米国特許法第 2 条に基づく米国特許庁の規則制定の権限は実体的な規則にまで及ばない、且つ、

今回の最終規則はその性質上実体的な規則であることに反論の余地はない、然るに、本法廷は当

該最終規則は現行法と整合性を欠く、及び、法に定められた権限を超越するという理由により、

無効と判断する。

Because the USPTO’s rulemaking authority under 35 U.S.C. § 2(b)(2) does not extend to substantive

rules, and because the Final Rules are substantive in nature, the Court finds that the Final Rules are void

as “otherwise not in accordance with law” and “in excess of statutory jurisdiction [and] authority.


140


■ 略式判決：

拠って、米国特許庁及びその長官 Dudas 氏が今回の改訂規則を行使することを禁止する。

以上


141




142


添付資料１４：

Taltech Limited v. Esquel Apparel:

Fed. Cir. May 22, 2008

ベストモード要件に関する明瞭な判決(Taltech Limited v. Esquel Apparel: Fed. Cir.May 22, 2008)が出たので紹介します：

問題となる特許（USP５５６８７８９）はドレスシャツなどが洗濯時に膨れる（変形）するという問題を

解決するためのドレスシャツの縫い目に関する発明であり、縫い目に使用する”bonding element”

（接着テープ）が本訴訟の重要な争点となった。

TALteach は Esquel 社を相手に２つの訴訟を提起したが、ワシントン西地区連邦裁判所の命令で

訴訟を一つに統合するとともに、権利主張の対象となるクレームをクレーム 18，25 と 26 に減らし

て訴訟を継続した。


143


不公正行為の存否、クレーム 18 のベストモード開示要件に鑑みた有効性、さらに、クレーム 18，

25，26 の侵害に関して審理された。

ここでは、ベストモード要件に関する判示部分のみ紹介する。

クレーム 18 はクレーム 17 から従属する方法クレームであり、クレーム 17 は親クレーム 1 から従

属する。争点となるクレーム 18 の特徴は CAFC の解釈では以下の通り：

連邦地裁は、クレーム 18 はベストモードが開示されていないという理由で無効と判断した。

CAFC は同地裁の判断を支持した。 CAFC によると、ベストモード開示要件を満たしているか否

かを判断基準は以下の通りである：

（１）出願時において発明者が発明を実施する上でのベストモードを所有していたか？

（２）もし発明者がベストモードを所有していたと判断される場合に、事実審理者（陪審或いは陪

審無し裁判の場合には裁判官）によって同ベストモードが当業者が理解できるレベルに明細書で

開示されていたか否かを判断する。

尚、ステップ（１）の判断をするときに、出願時における発明者の主観的な思いに焦点を合わせて

判断すること（客観的なベストモードではない）。さらに、ステップ（２）の判断をするときにはクレ

ームの権利範囲と当業者のレベルに焦点を合わせて、客観的に判断しなければならない。

112 条第 1 パラグラフのベストモード開示要件を満たすか否かの判断は事実審理である。然るに、

CAFC は下級審（連邦地裁）の判断に明白な間違い（エラー）があったどうかの判断基準で審理す

る。 CAFC は以下の地裁の事実認定に対する上記ステップ（１）、ステップ（２）の法適用を支持し

た。

発明者の陳述を基に、発明者が接着材(boding element)は本発明の統合的（不可欠）な部分であ

ると判断した。さらに、発明者は他の多くの接着剤を試験し、Vilene SL33 という接着剤の使用に


144


到達し、同接着剤（Vilene SL33）のみを採用することに決定した。即ち、発明者はベストモードを

所有していた。

TAL は明細書の開示内容において当業者に対して Vilene SL33 の使用を教示する箇所があると

いう証明ができなかった。

以上


145




146


添付資料１５：

eBay v. MercExchange

Supreme Court Decision

on May 15, 2006

Cite as 547 U.S. (2006)

Summarized by Tatsuo Yabe

on May 20, 2006

去る 5月 15 日に eBay v. MercExchange に対する合衆国最高裁判所の判決がでまし

た。 Thomas 最高裁判事が判決文を作成し、Roberts 最高裁主席判事（Scalia

判事および Ginsburg 判事）が賛同意見を、さらに、Kennedy 最高裁判事（Stevens

判事、Souter 判事、および、Breyer 判事）が別途賛同意見を追加しております。

CAFC 判決を破棄、地裁に差し戻し

最高裁は連邦地裁の判断と CAFC の判断をともに否定しました。連邦地裁の

判断、即ち、『特許発明を自分で実施せず、他者にライセンスのみ与える者に対

して差止め請求権は認められない』というもので、同判断を “Categorical

Rule”と称し、そのような特許権者であっても差止めを認めるか否かの判断テ

スト（４項目テスト：以下参照）を満たす場合はあるとしています。さらに

CAFC の判断、即ち、『特許の有効性と侵害の判断が下されば差止め請求が可能』

というもので、同判断を “General Rule”と称し、上記地裁の判断と比較した

場合に、同４項目テスト（差止請求が認められるか否かの判断基準）から、逆

方向に離反するものであると指摘しております。

差止めは、衡平（エクイティ）の原則に基づき、以下の４項目テストを適用す

ることによって、連邦地裁の裁量で『認めても良い』としております。

■ 差止め請求を認めるか否かを判断するための確立された４項目テスト

差止め請求人（特許権者）は以下の要件（項目）を証明しなければならない：

(i) 回復困難な損害を被った；

(ii) 損害賠償などの法的救剤措置では上記損害を十分に補えない；


147

http://www.patentlyo.com/patent/05_2D130o.pdf


(iii) 差止めによって両当事者の遭遇する困難の度合いを比較衡量；

(iv) 差止めによって民間の利益が害されないこと；(1)

判示：差止めを認めるか否かの判断は連邦地裁の裁量に委ねられ、その裁量

判断は伝統的な均衡の原則に基づき実行されるべきであり、特許紛争において

も他の民事事件と同様に同原則が適用されるべきである。

CAFC 判決を破棄し、本判決に即した審理をするべく連邦地裁に差し戻す。

*********************************************************************

■ 特許権： MercExchange の米国特許第 5845265 号 (Electric marketplace

for selling goods)

■ 侵害形態： eBay のオンラインでの “Buy It Now”というネットオークシ

ョンの形態で、購入者が販売希望者の提示する価格で同意できる場合には即刻

商売が成立するというものです。

*********************************************************************

(1) Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305 (1982) / Amoco Production

Co. v. Gambell, 480 U.S. 531, 542 (1987)


148


添付資料１６：

PAICE LLC. v. TOYOTA MOTOR Corp.

CAFC 判決

2007 年 10 月 18 日 Summarized by Tatsuo Yabe

on Oct 20, 2008

（CAFC の多数意見）テキサス連邦地裁は、トヨタのエンジンが Parice 社のハイブリッドエンジンに関する米国特許

第５３４３９７０号および第６５５４０８８号を（均等論上）侵害していると判断した。しか

し Parice 社の差止め請求を認めず、エンジン単体あたり 25 ドルのライセンス費の支払いで損害

賠償額は妥当であると判断した。 CAFC は当該地裁の判決を支持した。しかし、「差止め請

求が認められない＝強制実施権を認める」という方程式は成立しないと判示した。即ち、

CAFC の多数意見は、このような状況下において地裁は当事者間で協議をする機会、或いは、非

侵害のアクションをとる機会をあたえるべきであるとし、然し、当事者間で同意に至らない場合

には、地裁が介入し、継続的な侵害行為を参酌し、妥当な継続的ロイヤルティを地裁が決定して

も良いとした。 [A]warding an ongoing royalty where “necessary” to effectuate a remedy … does

not justify the provision of such relief as a matter of course whenever a permanent

injunction is not imposed. In most cases, where the district court determines that a

permanent injunction is not warranted, the district court may wish to allow the

parties to negotiate a license amongst themselves regarding future use of a

patented invention before imposing an ongoing royalty. Should the parties fail to

come to an agreement, the district court could step in to assess a reasonable

royalty in light of the ongoing infringement.

（反対意見）

CAFC の反対意見として Judge Rader は、当該継続的ライセンス費用を決定することは強制的実施権

を与えることと同義であると述べた。


149


以下トヨタの形態：


150


添付資料１7： Scope of Foreign Filing Licenses, Notice [PDF] (23Jul2008)


151

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/73fr42781.pdf




152


添付資料１８：

ULEAD SYSTEM v. LEX Computer：

CAFC 01-1320, -1402, -1448 （Decided：2003 年 12 月 9 日）

DYK 判事、Prost 判事（多数意見）

Summarized by Tatsuo YABE on Jan 08, 2004

Revised & Added on Jan 12, 2004

By DYK 判事判示要約： LEX 社は 20 名以下の small entity（小規模事業主）であって出願費用及び特許発行費用を small entity status で支払っていた（これは問題なし）、しかし、特許発行後の特許維持年金費用支払い時に non-small entity（大規模事業主）に通常実施権を付与している事実があったに拘わらず small entity status の減額措置

の恩恵を受けた維持年金を依然として支払ったとしてカリフォルニア中央地区連邦地裁では特許無効と判

断された。しかし、CAFC では、「特許庁を欺く意図」が立証されていないとして連邦地裁に差戻した。 ※ 日本で米国特許に関わる実務者は、小規模事業主が米国特許取得後に大規模事業主に権利を

完全に譲渡するのではなく、只単に通常実施権を与えることによって small entity status を喪失することを

認識するとともに、同状態において維持年金を小規模事業主の減額（1/2 price）で支払うことは問題であるという

ことを認識することがまず重要である。確かに特許庁を欺く意図がなければ不足分を支払うことによって

免責されるというような判示になったが日本の実務者で米国特許成立後の維持年金支払いを外部に

委託しているような場合に権利者のライセンス状況が何らかで維持年金の支払い額に影響をうけるよ

うなシステムになっているかということと、そのような問い合わせが維持年金支払い時にされているか

を見直すことが重要であろう。さらに米国特許及び出願において小規模事業主の地位が特許庁費用

の支払いと関連するのは（A)出願費用支払い時（B)特許発行費用支払い時（C)3 回の維持年金支払い

のタイミングであって（A)～（B)の間の OA に応答するときの期限延長費用の支払い時には Status の変

更は関係ない（筆者注釈）。背景： Lex 社は米国特許第 4538188 号の所有者である。カリフォルニア中央地区の連邦地裁はメンテナンス費

用支払い時に小規模事業主に該当しないのに同小規模事業主の恩恵（維持年金支払い額の半額免除）を受

けたという理由で当該米国特許は権利行使不能であるという略式判決をくだした。不公正な行為に対す

る略式判決は妥当性を欠くものである。何故なら、Lex 社が騙す意図（特許庁を欺く意図）があったか

否かという重要な事実争点が残っていることを判示した。さらに、小規模事業者としての間違った支払

いは、その支払いが不正行為の責めに問われない場合において、米国特許施行規則 1.28(c)の基に免責され


153


る可能性がある。従って、下級審（連邦地裁の判決：弁護士費用を Lex 社が負担することを含む）を破棄し、

同地裁に差戻す。事実関係：

Lex 社の米国特許第 4538188 号

United States Patent 4,538,188Barker , et al. August 27, 1985

Video composition method and apparatus Inventors: Barker; Ronald C. (Weston, MA);

Schuler; Chester L. (Sudbury, MA)

Assignee: Montage Computer Corporation(West Concord, MA)

Appl. No.: 452287 File d: December 22, 1982

Video composition method and apparatus

Abstract A video composition apparatus and method

select segments from image source material

stored on at least one storage media and

denote serially connected sequences of the

segments to thereby form a composition

sequence. The apparatus and method employ

pictorial labels associated with each

segment for ease of manipulating the

segments to form the composition sequence.

The labels are displayed on an ordered

spatial array of display monitors to

simulate the temporal relationship between

the segments in what is typically a

"snapshot" non-temporal display. The

composition control function is highly user

interactive and responds to user commands

for selectively displaying segments from the

source material on a pictorial display. The

control function allows the user to denote

a start and end of each of a plurality of

selected segments to form defined segments,

identify each selected segment by a

pictorial image segment label which is

displayed as described above, and assemble

the selected and defined segments, and the

corresponding labels, into a serially

connected image sequence and a serially

connected label sequence corresponding to

the image sequence. The composition mode of

operation employs continuous looping of the

displayed segment(s) to aid in the composing

process.

Lex 社は 1986 年 5 月 21 日に USP'188 特許を譲り受けた時点においては 20 名以下の従業員を有す

る間違いなく小規模事業主に相当する会社であった。


154


Lex 社は 1988 年に第 1 回目の特許維持年金（メンテナンス費用）を小規模事業主として支払った。 Lex 社は 1993 年 2 月 15 日に従業員 500 名を超える Adobe システム社（小規模事業主の減額措置の

恩恵を受けない大規模事業者）に通常実施権（ラインセンス）を認めた。 1993 年 11 月 1 日に支払い期日に遅れている第 2 回目のメンテナンス費用を受理してもらうための嘆

願書（遅延費用支払い費込み）を伴い小規模事業主減額の恩恵を受けて支払った。（2 回目のメンテナンス費用の支払期限は 1992 年 8月 27 日であった：著者注） 1993 年 11 月 15 日に USPTO は同嘆願書を受理し、’１８８特許を復活させた。 1998 年 7 月 21 日に Ulead カリフォルニア社は、非侵害、無効性、及び、188 特許の権利行使不能性に

対する略式判決を請求した。 1998 年 09 月 28 日に Lex 社は支払期日が超過した 3 回目のメンテナンス費用の支払いを USPTOに受理してもらうための嘆願書を伴いメンテナンス費用の支払いを試みた。 1999 年 4 月 26 日に USPTO は Lex 社の同嘆願書を認容

し、188 特許を復活させた。同嘆願書には Lex 社が小規模事業主に相当することを明記していた。 2000 年 12 月 26 日及び 28 日に Ulead カリフォルニア社及び Ulead 台湾社は、188 特許が権利行使不

能であって、無効で、権利喪失などを根拠に各位が略式判決の請求を行った。 Ulead 社が主張する 118 特許の無効理由は以下 2 点である：ー Lex 社が USPTO に対して小規模事業者の Status を不正に主張したこと；ー間違った（減額の）メンテナンス費用の支払いを誠実に行っていないこと。 Lex 社は USPTO を欺く意思がなかったという理由で略式判決に反対した。 Lex 社はさらに PTO が、

Lex 社が小規模事業主であるという間違って主張してしまったことを追認したため 188 特許は権利期間

を満了していないことを主張した。連邦地裁において Lex 社が不正行為を行ったということと Leｘ社が小規模事業主であることを誤報した

ことないしは欺く意図の何れに関しても真の事実争点が存在しないという理由で当該 118 特許が無効

であると判示した。同地裁は、さらにメンテナンス費用をフルに支払っていないということと Lex 社は小

規模事業主を主張したのは不誠実によるものなのでメンテナンス費用の支払いの不足分を 1.28(c)項

の基に補充することはできないとし、同 118 特許は権利消尽の状態にあると判示した。議論：略式判決は事実関係の重大な争点がない場合において有効である。 DH Tech., Inc. v. Synergystex

Int'l, Inc. (CAFC 1998) 本事件は、適用を受ける資格のないものが小規模事業主の地位を米国特許庁に主張した場合に、そ

の誤りによって特許が無効となるための判断基準は何かという重要な質問を提起するものである。尚、根拠条文は米国特許施行規則第 1．28 条（ｄ）項で以下の通り： (d)


155


(1) Any attempt to fraudulently (i) establish status as a small entity or (ii) pay fees as a small entity shall be considered as a fraud practiced or

attempted on the Office. (2) Improperly and with intent to deceive;

(i) establishing status as a small entity, or (ii) paying fees as a small entity shall be considered as a fraud practiced or

attempted on the Office 37 C.F.R. 1.28(d) (1993) USPTO は上記改訂施行規則によって CAFC の過去の不公正な行為に対する判断との矛盾点を解消

した。従って、CAFC の過去の不公正な行為の判断基準がメンテナンス費用支払いに関する米国特

許庁を相手とする手続きにも適用されると判示した。然るに、「重要性」と「意図」の各々に対する閾値

判断と両者のバランスが考慮される。さらに、立証責任は不正行為を主張する当事者が負い、同当

事者は「明瞭で且つ説得性のある証拠」によって証明する責任を負う。本事件において連邦地裁の重要性に対する判断に対しては重大なる疑義はないが、意図に関しては

重要な事実争点がある。騙す意図を直接的に証明する証拠は必要ないが、通常は特許権者の行動

全般から推論される。不正行為は陪審ではなく、裁判所の判断事項ではあるが、重要な事実の争点

がある場合には略式判決は不適切である。 Lex 社は小規模事業主の地位で減額のメンテナンス費用を支払ったことに対して、それは騙す意図の

ない、単純な間違いであったと主張し、同社の弁護士 Haberman 氏（特許弁護士ではなく不動産関係の

弁護士：通常実施権を大規模事業者に与えることがライセンスサー「特許権者」の小規模事業主の地

位を喪失させるということを知らなかった。）と Weiner 弁護士（メンテナンス費用を小規模事業主減額で

支払っていたことを知らなかった）の陳述によって当主張の信憑性を補強しようとした。 CAFC は Lex 社が支払い額不足分を補おうとしたときの米国特許施行規則第 1．28 条(c)項を引用し、

同条同項は誠実性に関する質問を米国特許庁に委託又は要求していないと結論づけた： If status as a small entity is established in good faith, and fees as a small entity are paid in good faith,

in any application or patent, and it is later discovered that such status as a small entity was

established in error, or that through error the Office was not notified of a loss of entitlement to small

entity status as required by section 1.27(g)(2), the error will be excused upon: compliance with the

separate submission and itemization requirements of paragraphs ©(1) and (c)(2) of this section, and

the deficiency payment requirement or paragraph (c)(2) of this section. 37 CFR 1.28(c) 2001 当該規則があるに拘わらず、特許権者の間違いは善意で行われたということを確認する基準を満足し

ているか否かを USPTO が質問する義務があるとは認識していないし，実際にそのような質問をしてい

ない。言い換えると、USPTO は特許権者の不足分の支払いを受領するか否かを判断する基準として

1．28 条(c)項を運用していない。このような状況下において同規則が特許権者に対して USPTO が質

問をすることを要求しているかのように連邦地裁において限定的に解釈し、特許権が消尽するか否か


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を判断するのは妥当性を欠くと判示した。USPTO によって不足分が受領されるということによって，特

許権者の瑕疵が治癒される。然しながら、特許権者が 1．28（c）項の誠実さの要求基準を満たさないことを周知の上で不足分の支払

いをした場合には、特許権者は不公正な行為に関与したと判断される可能性はある。争点は、特許権者が不正行為によって小規模事業主の地位を取得したのか、或いは、不正に小規模

事業主の支払額減免を享受したのかである。 DH Technology 154 F. 3d at 1343 従って、争点は Lex 社が不公正な行為を行ったか否かであり、Ulead 社が明瞭で且つ説得性のある証

拠によって同不公正な行為を証明する責任があるとした。当該立証責任は略式判決によって果たさ

れるものではない。結論：破棄、差戻し＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊反対意見： NEWMAN 判事：省略


157




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添付資料１９：

CAFC en banc Decision

Fed .Cir. 大法廷判決

In re Bernard L. BILSKI

Decided on October 30, 2008


on Nov. 01, 2008

筆者コメント：

２００８年１０月３０日、CAFC大法廷判決によって「プロセス発明」が特許可能主題か否かを判断する基

準は、１９７２年の合衆国最高裁判所、Benson 事件で判示されたテスト（ Machine ‐ or ‐

Transformation テスト）であると言及された。

当該 Machine ‐ or ‐ Transformation テストとは以下の（１）または（２）が満たされれば１０１条で規定す

るところの特許可能なプロセスクレームであると判断する：

（１）クレームされたプロセスは特定の機械 (Machine)、或は、装置に関連付

けられているか？又は

（２）クレームされたプロセスは特定の物（Article）を異なる状態或は別の物に

変換 (Transformation)するか？

本大法廷は上記（１）の要件に関しては、Bilski 側の自認（問題となるプロセスは、特定の装置に関連付

けて実行する必要はないと認めた）により、どのようにそのテストを適用するのか Bilski のプロセスに関

連付けて一切述べていない。当該要件を判断することに関して、Benson 判決より、単なる付け足し程

度の装置による実行ステップは不可であるとは述べているが（P24 判決原文）、コンピューターとの関連

でどのようにプロセスクレームをドラフトすればビジネスモデルが特許可能主題となるかに対するガイ

ダンスにはならない。


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さらに、本大法廷判決は、１９９８年の State Street Bank 事件の判示、「現実社会における具体的な有

用な結果を創出するか否かで判断するテスト」は不十分であると説示した。然るに、本大法廷判決は、

１９９８年以降取得されたビジネスモデル関連特許の有効性に少なからずとも影響を与えると考える

（B-Model 特許のライセンス費用の見直し、無効化のアクション増大など）。

本事件は、Bilski のプロセスクレームが１０１条の基に特許可能主題であるか否かという判決というより

は、もっと重要な争点は「根本原理それ自身」、あるいは、「抽象的なアイデア」に特許を与えないため

の判断基準をどう設定するかであったと思える。その判断基準を３５年以上も前の Benson 最高裁判

決（１９７２年）から引用し、それを今回の CAFC 大法廷判決によるルール（審査便覧の１０１条に関する

セクションも大きく改訂されるであろう）とする必要性の真意が一体何であったのか少し疑問が残る。

何故なら、多数意見判決原文 P14 に、今後の科学技術の進展に伴う当該テストの不適合が発生する

可能性が予期されているとともに、最高裁が新たなテストを設定する必要性が述べられている。

本判決の意義：

本判決は、米国特許法第１０１条（特許可能主題）で規定される一つのカテゴリーである「プロセス」に

関して判示した合衆国最高裁判決（＊１）を支持するとともに、これまでの CAFC 判決の不明点を明確化

した：（＊１） Gottschalk v. Benson U.S. (1972)

特許可能なプロセス（１０１条）か否かを判断する基準は、合衆国最高裁判決（Benson 事件:１９７２年）

で示された”Machine ‐ or ‐ Transformation （機械との関連、或は、対象物の変換）”テストであると判

示した。

Machine ‐ or ‐ Transformation テストとは以下の（１）または（２）が満たされれば１０１条で規定するとこ

ろの特許可能なプロセスクレームであると判断する：

（１）クレームされたプロセスは特定の機械、或は、装置に関連付けられているか？又は

（２）クレームされたプロセスは特定の物（Article）を異なる状態或は別の物に変換するか？

****************************************************************

さらに、本大法廷の多数意見は以下を説示した：

本多数意見は Benson 判決の machine ‐ or ‐ transformation の適用を支持するも、科学技術のさらな

る発展・進歩によって当該テストの妥当性に疑義が生じる未来を予見し、そのときには合衆国最高裁

が新たなテストを設定するであろうと述べている。（判決原文 P1４、P15）


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プロセスクレームにおいて特定の「機械」を規定する、或は、「特定の物への変換」を既定したとしても、

それらクレームされた「機械」あるいは「変換」は、発明プロセスにとって非本質的な問題解決後の行為

（ステップ）であってはならない。（判決原文 P16）

１０１条で規定される「新規で且つ有用な」という文言の解釈は、１０２条あるいは１０３条で要求される

新規性あるいは非自明性の要件に対し、さらなる要件を付加するものではない。（判決原文 P17）

プロセスクレームの一部が特許可能主題であるか否かでプロセスクレーム全体が特許可能主題であ

るという判断基準は間違いである。（判決原文 P17）

特許可能主題であるか否かを判断するのに、Freeman－Walter-Abele テストは不十分である。（判

決原文１８、P19）

特許可能主題であるか否かを判断するのに、State Street Bank 事件の判示、「有用で、現実の確実

な結果を得られるか否かで判断することで特許可能主題であるか否かを判断する」は不十分であると

した。（判決原文 P２０）

さらに、裁判所の助言者からの質問、特許可能主題であるか否かを判断するのに「技術的なものであ

るかどうかで判断するテスト」の採用に関して当該テストは不明瞭であり、不適切であるとした。（判

決原文 P２１）

ビジネスモデルであるから特許不可主題であるという判断は間違いであるとした State Street Bank

事件の判断は正しい。ビジネスモデルは１０１条の特許可能主題ではないという規則は存在しない。

（判決原文 P２１）

プロセスクレームが１０１条の特許可能主題であるか否かを判断するのに、プロセスクレームが十分に

物理的なステップ（Physical Steps）を既定しているか否かで判断するのは間違いである。（判決原文

P２３）

********************************************************************************

多数意見の概要：

(A) 問題となった特許出願クレーム：


161


米国特許出願第０８/８３３８９２号のクレーム１：

Bilski 氏（および Warsaw 氏）の特許出願クレームであって、商品取引におけるリスクを回避する手段に

関する方法クレームであって以下の通り：

1. A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider

at a fixed price comprising the steps of:

(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of

said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon

historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer;

(b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said

consumers; and

(c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market

participants at a second fixed rate such that said series of market participant transaction balances

the risk position of said series of consumer transactions.

(B) 下級審（PTO の審判部）の判断：

PTO の審査官は、当該プロセスクレームは特定の装置において実行されるものではなく、単なる抽象

的なアイデアを操作し、現実事象に対し適用することなく、単に数学的問題を解決するものであり、“技

術的な主題”ではないとし、特許可能主題ではないとし、クレーム１－１１を１０１条のもとに拒絶した。

審判部は、PTO 審査官の言う、“技術的な主題”ではないというテストは使用されておらず、それを拒絶

の根拠にするのは間違いであるとした。さらに、審判部は特定の装置で実行可能であるか否かという

判断基準は間違いであるとした。すなわち、同テストが満たされなくとも、物理的な主題を異なる状況

に変換するものであれば特許可能な主題であると述べた。当該プロセスクレームはそのような変換を

するものではないと判断した。さらに、審判部は、当該プロセスクレームは現実社会での実体的な有

用性を生成するものではないとし、１０１条で規定する特許可能な発明主題ではないと判断した。

(C) 大法廷の判断：

PTO の審判部の判断を支持した。


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プロセスクレームが１０１条の特許可能主題であるか否かの判断は最高裁判決（Benson 判決）で判示

された Machine ‐ or ‐ Transformation テストで判断するのが妥当である。即ち、以下の（１）または

（２）が満たされれば１０１条で規定するところの特許可能なプロセスクレームである：



Bilski のプロセスクレームは上記（１）、（２）のいずれの要件も満たしていない。故に Bilski のプロセス

クレームは１０１条の特許可能主題ではない。

（D) 判決に至った理由の概要：

Bilski のプロセスクレーム１は Benson テスト（Machine-or-Transformation テスト）の第１要件及び第２

要件のいずれも満たさないと判断した。尚、大法廷は第１要件に関しては Bilski 自身の自認（Bilski 自

身が問題となるプロセスクレームは特定の機械・装置に関連付けられているものではないと述べた）を

認め、さらなる詳細な検討はしなかった（P24 判決原文）。第２要件に関しては問題となるプロセスクレ

ームはいづれの物をも異なる状態あるいは別の物に変換するものではないと判断した。即ち、Bilski

のプロセスクレームは許された時間内で商品を購入する法的権利のオプション（危険度合いに関連づ

けられた代替案）を情報交換することを権利範囲としてクレームしているにすぎないと述べた。

************************************************************************************

(E) 以下の判例(not exclusive)を引用した：

Diamond v. Diehr , U.S. Sup. Ct. (1981)

加硫処理された合成ゴム製品の製造プロセスに関するクレームにおいて Arrhenius 方程式に基づく（数

学の）アルゴリズムを用いて加硫状態における温度を測る時間を計算するステップを既定していた。

最高裁は、数学のアルゴリズム自体は、自然法則と同種のものであり、特許可能主題ではないと述べ

るも、当該プロセスクレームは特許可能な主題であると判断した。

発明者は数学の公式を特許しようとしているのではない。むしろ、合成ゴムの

加硫処理のプロセスに対する権利を得ようとしているのである。当該クレーム

には周知の数式（公式）を使用することが規定されているが、発明者は当該公

式の使用に独占権を得ようとしているのではない。むしろ、当該公式を当該ク


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レームで規定されるプロセスに使用することと関連付けることのみに権利を得

ようとしているのである。

根本原理の使用を全ての領域から排除する権利を特定分野に限定することによって当該原理を特定

のものに適用をしたことにはならない。抽象的な数学の公式は、特許クレームがその使用を全ての分

野で排除しようとしているのか、それとも特定分野での使用を排除しようとしているのかに拘わらず、当

該公式は特許しうる主題ではない。

本大法廷の多数意見は、Diehr 事件におけるプロセスクレームは、Benson 判決のテストの二つの要件

をともに満たすと述べた：

Diehr のプロセスクレームは、コンピューター化された合成ゴムの加硫装置において実行されるプロセ

スであり（第１要件満たす）、生のゴムをモールドし、加硫処理し、加硫合成ゴム製品とする（第２要件満

たす）。

Gottschalk v. Benson , U.S. Sup. Ct. (1972)

上記の Diehr 事件とは異なり、問題となった発明は２進数のフォーマットをディジタルコンピューターにプ

ログラムされたアルゴリズムを使用し、２値化のフォーマットに変換するプロセスに関するクレームであ

た。

最高裁は当該プロセスクレームは特許可能主題ではないと判断した：

アイデア自身を特許することはできないと理解されている。ここで当該数式

（公式）は実態的な（現実的な）活用がされていない。もしも問題となるプロ

セスクレームに権利を付与すると、BCD 数値を２値化する数式に特許を与え

ることになり、すなわち、数式（当該公式）自身の活用に排他権を与えること

になってしまう。

１０１条で規定するプロセスクレームは以下のいづれかの要件を満たす場合に、１０１条の特許可能主

題である：



State Street Bank v. Signature Fin. (Fed. Cir. 1998)


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（判示は略する）

（F）反対意見：

By Judge Newman:

Bilski のプロセスクレームに特許可能主題（１０１条）を認めた。多数意見は１０１条判定基準にさらな

るハードル（規則）を追加したことになる。

By Judge Mayer:

多数意見は不十分な結論で終わっている。ビジネス手法に特許を認めることは産業の発展を阻害す

るとした。

By Judge Rader:

Bilski のプロセスクレームは抽象的なアイデアにすぎない。本法廷は PTO 審判部の判断を支持した。

それ以上に、１０１条ハードルに対するさらなる判定基準を１９７２年の判決より持ってくる必要があるの

か？

************************************************************************************

以上


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<著者の略歴：> 矢部達雄 2006 年法学修士 L.L.M. George Washington Univ. Graduate Law School (Was-DC: USA) 2003 年法学士 L.L.B 神戸大学法学部卒業 (Kobe, Japan) 1999 年 U.S. Patent Agent 試験合格 1991 年工学修士 MSME The University of Akron (Ohio: USA) 1989 年工学士 BSME The University of Akron (Ohio: USA) 1992 年～主に米国特許関連業務に従事 1982 年～1986 年三菱電機エンジニアリング（自動車部品設計） 1980 年～1982 年龍田紡績（機械修理工）


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