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SOMMARIO

del fascicolo 1-2-3(gennaio/marzo) 2005

PARTE PRIMA

SERAFINO GATTI, Opera dell’ingegno su commissione e disci- plina del diritto d’autore ...................................................

EVELIO VERDERA Y TUELLS, Reflexiones preliminares sobre el arbitraje en la ley concursal ..............................................

PASQUALE PAONE, L’ordinamento internazionale in tempo di 

crisi ...................................................................................FRANCESCO CRISI, Considerazioni sull’arbitrato in materia so-cietaria tra ritualità e irritualità nel quadro della riformadel processo societario di cui al d.lgs. n. 5 del 17 gennaio2003 .................................................................................

C. DUCOULOUX-FAVARD e FEDERICO PERNAZZA, Sanzioni e pro-cedure sanzionatorie alla luce della direttiva europea n. 6/ 2003 ..................................................................................

BERARDINO LIBONATI, Ai margini della teoria dell’impresa: la“impresa strumentale” della Fondazione Bancaria............

PARTE SECONDA

GIANLUCA TARANTINO,  In tema di estinzione del contratto di  fideiussione per fatto del creditore ...................................

MARIA MICHELA IACONO, Rilevabilità d’ufficio della nullità nel negozio giuridico e nei contratti a favore dei consumatori 

CHIARA MANCINI, Osservazioni a margine di un’interpretazio-ne giurisprudenziale in tema di responsabilità amministra-tiva degli enti e modelli organizzativi  ..............................

FEDERICA FARKAS, La responsabilità solidale della s.i.m. per il  fatto illecito del promotore finanziario ............................

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OPERA DELL’INGEGNO SU COMMISSIONE E DISCIPLINA

DEL DIRITTO D’AUTORE (*)

SOMMARIO: I. Introduzione. II. L’opera dell’ingegno creata in base ad un rapporto dilavoro subordinato. III. L’opera dell’ingegno creata in base ad un rapporto dilavoro autonomo. IV. Spunti di riflessione tratti dalla recente giurisprudenzastatunitense: 1) Controversie sul contenuto dei diritti o delle facoltà d’uso tra-sferite. 2) La rilevanza della forma scritta. V. Conclusioni.

I. Introduzione

La disciplina del diritto d’autore si propone di garantire a coluiche ha dato vita ad un’opera dell’ingegno di carattere creativo, cheappartiene ad una delle ampie categorie fenomenologiche individuatedal legislatore, suscettibile di diverse utilizzazioni, alcune prerogativedi carattere personale, consistenti, essenzialmente, nel potere di riven-dicare la paternità dell’opera, di opporsi a qualsiasi modificazione pre-giudizievole al suo onore ed alla sua reputazione e di ritirare l’operadalla circolazione laddove ricorrano gravi motivi di natura morale. Atali facoltà l’ordinamento associa un ulteriore ventaglio di prerogativedi natura patrimoniale che, in sintesi, assicurano all’autore il controllodell’utilizzazione economica dell’opera creativa.

Dal combinato disposto dell’art. 2576 cod.civ. e dell’art. 6 dellalegge 22 aprile 1941, n. 633, (in seguito l. aut.) si evidenzia il principioche il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituitodalla semplice creazione dell’opera, senza ulteriori adempimenti o for-malità.

Questo principio, come pure la struttura “bifronte” del dirittod’autore, è frutto di una concezione dualistica dell’istituto, che con-sente la disgiunta titolarità dei diritti di natura morale e di quelli dinatura patrimoniale, e questo non solo a seguito di negozi che trasferi-scano determinati diritti di utilizzazione economica, ma anche ipso facto,nel momento stesso, cioè, in cui l’opera viene ad esistenza.

(*) Questo scritto è destinato agli Studi in Onore di Antonio Venditti.

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Di più, così come impostato, l’istituto consente all’autore di di-sporre del diritto su una sua creazione anche prima che l’opera vengaad esistenza e, conseguentemente, permette che i diritti patrimoniali,e solo quelli, possano essere acquistati da un soggetto diverso nel mo-mento in cui l’opera è terminata.

Gli atti di disposizione definitivi del complesso dei diritti patri-moniali sull’opera dell’ingegno sono, tuttavia, soggetti ad un regimedi sfavore, e questo sia negli ordinamenti continentali, sia in quelli dicommon law, in ragione del fatto che, normalmente, l’autore non hasufficienti informazioni sulle potenzialità di sfruttamento economicodella propria opera, né possiede i mezzi per attribuire ad essa un’ap-petibilità di mercato. Questa condizione espone, dunque, l’autore alrischio di spogliarsi definitivamente del complesso dei diritti di utiliz-

zazione economica per corrispettivi talvolta irrisori e con clausole con-trattuali in favore della controparte che, di regola, è un imprenditore.A salvaguardia degl’interessi degli autori, pertanto, l’ordinamento ponedei limiti alla trasferibilità dei loro diritti patrimoniali, scoraggiando laconclusione di negozi che comportino la cessione definitiva ed inte-grale di questi diritti e, per converso, favorendo la conclusione di ac-cordi più equilibrati e che riservino comunque agli autori alcuni pote-ri di controllo sull’utilizzazione delle opere.

A parte questa tendenza di fondo, la legge garantisce all’autore lamassima libertà di disporre dei diritti economici connessi alla sua cre-azione con tutti gli strumenti normativi che l’ordinamento gli mette adisposizione (art. 107 l. aut).

I diritti di utilizzazione possono essere acquistati sin dall’inizio,cioè prima che l’opera artistica venga ad esistenza, per lo più nei casiin cui l’opera viene creata in esecuzione di contratti con cui l’autore siobbliga a svolgere un’attività creativa nell’interesse dell’altro contra-ente. Le ipotesi in cui la fattispecie può concretizzarsi sono le più di-verse, ma, fondamentalmente, vanno ricondotte a due: il rapporto dilavoro subordinato, in cui l’autore si obbliga a realizzare opere desti-nate ad essere sfruttate in esclusiva dal datore di lavoro; il rapporto dilavoro autonomo, o d’opera, con cui l’autore si impegna a realizzare abeneficio del committente un’opera creativa, il cui risultato è destina-to ad essere sfruttato da quest’ultimo economicamente in esclusiva.

All’interno di queste due figure sorge il problema di individuare qualidiritti di utilizzazione vengano acquistati dal datore di lavoro o dal com-mittente, se vengano acquisiti in via diretta al momento della creazione odell’esecuzione dell’opera o subordinatamente ad altri adempimenti qualila consegna o l’accettazione e la natura giuridica di tale acquisizione.

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La difficoltà è dovuta in gran parte al fatto che nel nostro ordina-mento non esistono norme specifiche destinate a disciplinare la fatti-specie e la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi su questiargomenti in casi sporadici e, comunque, non recenti.

II. L’opera dell’ingegno creata in base ad un rapporto di lavoro subordinato

È certamente vero il fatto che uno dei principali effetti giuridicidell’esistenza di un contratto di lavoro subordinato è l’attribuzione incapo al datore di lavoro del risultato dell’attività lavorativa posta inessere dal dipendente proprio in quanto tale.

A questa regola generale, però, bisogna far seguire alcune preci-

sazioni.In primo luogo, l’effetto giuridico appena descritto è sì naturale,ma non essenziale, nel senso che può ben accadere che le parti stabili-scano di attribuire al lavoratore alcuni diritti relativi al bene, riservan-do al datore di lavoro altri diritti che comunque gli consentano di po-ter utilizzare il prodotto secondo i suoi progetti.

Bisogna ora verificare l’applicabilità del principio predetto nelcampo delle opere dell’ingegno, tenendo presente che dal combinato

disposto degli artt. 6 e 107 e segg. l. aut. si evince che i diritti di utiliz-zazione su un’opera dell’ingegno possono essere acquistati da soggettidiversi dall’autore solo in forza di atti di disposizione, regola validaanche nel caso in cui l’atto creativo avviene all’interno di un’impresa.

Per sapere, dunque, quali diritti acquista l’imprenditore nella fat-tispecie in esame bisogna far riferimento a quanto previsto nel con-tratto di lavoro che lo lega all’autore-dipendente. Ebbene, ci sembrache si possa serenamente affermare che se l’attività creativa dell’auto-re è dovuta in funzione di un rapporto di lavoro subordinato, è cioèoggetto del contratto ed a tale scopo retribuita, i risultati di questaattività vengono acquisiti direttamente dal datore di lavoro. Ciò signi-fica che in forza del fatto che l’attività creativa è svolta all’interno diun rapporto di lavoro subordinato, che la prevede espressamente comeoggetto, il datore di lavoro diviene immediatamente titolare dei dirittidi utilizzazione economica relativi all’opera dell’ingegno realizzata dal-l’autore-dipendente 1 .

(1) Su questo punto la dottrina appare sostanzialmente concorde, salvo poi dif-ferenziarsi sulla natura giuridica del trasferimento, a titolo originario o derivativo. Peruna panoramica della dottrina sul tema v. MARTONE, Contratto di lavoro e “beni imma-teriali”, Padova, 2002, p. 102 ss.

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È da ritenere infatti che, stipulando questo tipo di contratto dilavoro, l’autore-dipendente implicitamente, ma evidentemente, auto-rizza il datore di lavoro ad utilizzare economicamente le opere cheegli realizzerà all’interno dell’attività dovuta.

Con la stipulazione del contratto, dunque, l’autore-lavoratore si

sottopone volontariamente, anche per un periodo di tempo indeter-minato, oltre che al potere direttivo, al dovere di fedeltà ed all’even-tuale vincolo di esclusiva, anche al principio dell’alienità del risultatoin favore del datore di lavoro. Se non che, proprio per la severità e perla rilevanza degli effetti scaturenti dal contratto di lavoro subordinato,ed in ossequio al principio generale sopra ricordato che scoraggia l’alie-nazione definitiva ed integrale da parte dell’autore dei suoi diritti sul-l’opera dell’ingegno, deve ritenersi che tali effetti non riguardano ogni

e qualsiasi risultato realizzato dal lavoratore in costanza del rapportodi subordinazione, bensì soltanto ciò che costituisce l’esito program-mato e voluto dell’attività dedotta nel contratto 2 .

Ciò comporta che, al fine dell’attribuzione al datore di lavoro delrisultato dell’attività dell’autore, non è sufficiente l’inserimento di questinell’organizzazione produttiva 3 , ma occorre che l’imprenditore abbiaspecificamente organizzato l’attività del dipendente allo scopo di con-seguire quella determinata opera creativa 4 .

Questa conclusione corrisponde alla funzione economico-socialedel rapporto di lavoro subordinato e non si vede perché non debbaessere applicata alle opere dell’ingegno. Per converso, sarebbe ingiu-sto che il datore di lavoro si appropriasse del risultato dell’attività cre-ativa del dipendente se questa attività non fosse oggetto della presta-zione lavorativa, ma fosse stata, ad esempio, solo occasionalmente fa-vorita dall’esistenza del rapporto di lavoro, per il fatto che l’autore hautilizzato alcuni strumenti connessi all’attività tipica dedotta nel con-tratto di lavoro.

Stabilito questo principio non si è, però, ancora chiarita in modointegrale la sua compatibilità con la disciplina e la natura del diritto

(2) In questo senso v. MARTONE, op. cit., p. 50 ss.(3) Per questa posizione v. OPPO, Creazione intellettuale, creazione industriale e

diritti di utilizzazione economica, in Riv. dir. civ., 1969, I, p. 10 ss.; SORDELLI, Il dirittod’autore del dipendente, in Dir. aut ., 1989, p. 269 ss.; CAROSONE, L’opera dell’ingegnocreata nel rapporto di lavoro autonomo e subordinato, Milano, 1999, p. 183 ss. SCIARRA,

 Invenzioni industriali, II), Invenzioni del lavoratore, in Enc. giur., Roma, aggiornamen-to 1997, p. 4 e ss.

(4) Sul punto v. SPADA, Impresa familiare e invenzione del familiare, in Riv.dir.ind.,1986, I, p. 40.

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d’autore che, come sappiamo, comprende una sfera di diritti di naturamorale che sono riconosciuti a protezione della personalità. Con lastessa nettezza con la quale abbiamo sostenuto il principio della im-mediata acquisizione in capo al datore di lavoro dei risultati economi-ci dell’attività creativa dedotta nel contratto di lavoro e, quindi, di quelle

facoltà esclusive di natura patrimoniale necessarie a permettergli losfruttamento dell’opera dell’ingegno che è lo scopo dell’attività orga-nizzata dall’imprenditore, così si deve affermare l’intangibilità e la nontrasferibilità dei diritti morali che la legge riconosce all’autore ed aisuoi eredi anche nel caso di specie  5.

Il diritto alla paternità, all’integrità dell’opera e quello di ritirarladal commercio (artt. 20 e segg. l. aut.) debbono, pertanto, conciliarsicon il complesso delle ragioni del datore di lavoro tese allo sfrutta-

mento economico della creazione intellettuale.A parte il primo, il cui contenuto precipuo è quello di far dichia-rare giudizialmente la paternità dell’opera quando è contestata e diinibire gli atti che la neghino o creino confusione 6, sono soprattutto ilsecondo ed il terzo che possono venire in contrasto in situazioni in cuil’autore abbia ceduto, in tutto o in parte, i diritti di sfruttamento eco-nomico del lavoro creativo svolto. A queste fattispecie, che sono le piùfrequenti, si rivolge l’art. 20 l. aut., lasciando però scoperte le ipotesi

in cui le opere dell’ingegno sono realizzate nell’ambito di un’impresada un dipendente, nell’interesse dell’imprenditore che assume i costidi realizzazione. Comunemente si ritiene che il datore di lavoro possarifiutare l’opera che non ritiene conforme ai requisiti stabiliti, perchéciò compromette il livello di utilizzabilità per scopi commerciali, e possa

(5) Si tratta di diritti che sorgono in capo all’autore immediatamente con l’attodella creazione, che sono esercitabili solo da lui o dai suoi eredi, in base ad un princi-

pio generale di tutela della personalità, e che non possono essere in alcun modo com-pressi, cancellati o trasferiti per effetto di un rapporto di lavoro subordinato. Per unapanoramica sui diritti morali d’autore, v. per tutti, nell’ambito della vasta bibliografiaesistente, il recente scritto di AUTERI, Il diritto d’autore, in AUTERI, FLORIDIA, MANGINI,OLIVIERI, R ICOLFI, SPADA, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, To-rino, 2001, p. 577 e ss.

(6) Non rientra nell’ambito delle facoltà connesse al diritto in questione il po-tere di disconoscere la paternità di un’opera, impedendo che ad un autore venganoattribuite opere false, nonostante quanto ritiene un’autorevole dottrina (ASCARELLI,Teoria della concorrenza e dei beni immateriali , Milano, 1960, p. 752). Detto potere

può essere più correttamente ricondotto al diritto alla paternità dei propri atti, co-struito dallo stesso Ascarelli, oppure al diritto al nome inteso in senso lato (FAGIANI,

 Disconoscimento di paternità intellettuale e tutela della personalità, in Dir. aut., 1968,p. 131 ss.).

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suggerire delle modifiche, o apportarle direttamente a creazione ter-minata, fino al punto di adeguarla alle proprie esigenze. Tutte questeazioni sono suscettibili di entrare in conflitto con il complesso dei di-ritti morali che la legge riserva all’autore-dipendente, fino ad arrivareall’instaurazione di un vero e proprio contenzioso giudiziario. Il giudi-

ce, nel valutare, ad esempio, se il rifiuto di accettare l’opera o l’avere ilcommittente effettuato trasformazioni o modifiche ha leso il dirittoall’onore ed alla reputazione dell’autore, deve tenere nel debito contole esigenze del datore di lavoro, l’oggetto della prestazione del dipen-dente-autore e le altre clausole contrattuali esistenti tra le parti.

L’art. 41 l. aut., ad esempio, senza pregiudizio del disposto del-l’art. 20, riconosce al direttore di un giornale, salvo patto contrario, ilpotere di introdurre negli articoli da pubblicare quelle modifiche di

forma richieste dalla natura e dai fini del giornale. Nel caso di articoliprivi dell’indicazione dell’autore, detto potere si estende fino alla ri-duzione di parti o alla soppressione dell’articolo. In questo caso, l’au-tore dell’articolo non può eccepire la violazione del suo onore e dellasua reputazione se alcune parti soppresse, o l’intero articolo, avevanoun contenuto contrario alla linea editoriale del giornale 7.

Parimenti, nell’ambito della cinematografia, in un contesto di tipoimprenditoriale che normalmente esula dal rapporto di lavoro subor-

dinato, la legge (art. 47 l. aut.) attribuisce espressamente al produttorela facoltà di apportare alle opere utilizzate nel film (soggetto, sceneg-giatura, musica), le modifiche necessarie al loro adattamento cinema-tografico 8. La risoluzione di eventuali conflitti tra produttore ed au-tori è affidata ad un collegio di tecnici che deve accertare la necessitào meno di tali modifiche.

Anche la facoltà del diritto morale dell’autore consistente nelpotere di ritirare l’opera dal commercio o di impedirne la prima pub-blicazione, se ricorrano gravi ragioni morali (art. 2582 cod. civ. e artt.142 e 143 l. aut.) 9, deve essere contemperato con il principio generaledell’ordinamento teso a favorire la comunicazione e la diffusione dellacultura, delle idee e delle opere dell’ingegno in cui trovano espressio-

(7) V. AUTERI, op. cit ., p. 587.(8) Un’eventuale estensione dei poteri di adattamento del contributo creativo

da parte del produttore può essere prevista da apposite clausole negoziali.(9) Non sembra che possa dedursi da queste norme l’esistenza del “diritto di

inedito”, cioè della facoltà dell’autore di opporsi alla prima pubblicazione dell’opera,recedendo dagli accordi che la prevedevano, indipendentemente dalla ricorrenza del-l’elemento delle gravi ragioni morali. Così AUTERI, op. cit ., p. 589; Contra, VANZETTI, Il diritto di inedito, in Riv. dir. civ., 1966, I, p. 384 ss.

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ne e, in secondo luogo, con gli interessi dell’imprenditore individuatiall’interno del contratto di lavoro subordinato 10.

Le disposizioni citate appaiono coerenti con la ratio secondo cuioccorre attribuire il giusto peso ai contratti che hanno ad oggetto l’at-tività creativa svolta nell’ambito dei diversi settori. Esse, infatti, sem-

brano confermare un potere che già deriva all’imprenditore-commit-tente dai contratti che gli garantiscono la piena disponibilità economi-ca dell’opera dell’ingegno soggetta a tutela.

Conviene, ora, soffermarsi brevemente sulla natura e sulle moda-lità dell’attribuzione dei diritti patrimoniali in capo al datore di lavo-ro, questione dibattuta dalla dottrina e, viceversa, non sufficientemen-te approfondita dalla giurisprudenza.

Sul punto, sulla scia della dottrina maggioritaria 11, riteniamo che

il datore di lavoro acquisti sì direttamente i diritti di natura patrimo-niale sull’opera creata dall’autore-dipendente non appena viene rea-lizzata, in quanto specifico oggetto dell’organizzazione produttiva messaa disposizione di quest’ultimo, limitatamente, però, ai diritti necessariallo sfruttamento per come è stato pensato dall’imprenditore, ma l’ac-quisto avviene a titolo derivativo, perché a monte vi è comunque ilcontratto di lavoro che costituisce il vero atto legittimante di questaattribuzione.

Non può condividersi la diversa tesi, peraltro sostenuta da un’au-torevole dottrina 12, secondo cui tutti i diritti patrimoniali d’autore de-rivanti dalla realizzazione di un’opera dell’ingegno del dipendente spet-tano al datore di lavoro a titolo originario, al di fuori di qualsiasi vi-cenda traslativa, adducendo a fondamento il fatto che, sebbene si am-metta che l’acquisto si perfeziona in conseguenza di un fatto creativodel dipendente ed in virtù del titolo rappresentato dal contratto di

(10) A questo scopo, si indica (v. per tutti AUTERI

, op. cit ., pp. 588-589) il carat-tere eccezionale del diritto morale in oggetto, restringendo le ipotesi di gravi ragionimorali al mutamento delle convinzioni dell’autore ed alla circostanza che la circola-zione dell’opera artistica rechi grave pregiudizio alla sua reputazione, e prevedendol’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato a qualsiasi titolo i diritti diriprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare l’opera. Il mancato pagamento dell’in-dennizzo, che si configura come un risarcimento del danno, comporta la cessazionedell’efficacia della sentenza con cui il giudice ha accolto l’istanza dell’autore.

(11) OPPO, op. cit., p. 10 ss.; CAROSONE, op. cit., p. 190 e seg.; AUTERI, op. cit., p. 532 ss.; MARTONE, op. cit., p. 102 ss.

(12) Ci riferiamo a GRECO  e VERCELLONE,  I diritti sulle opere dell’ingegno, inTrattato di diritto civile italiano diretto da Vassalli, Torino, 1974, p. 258 ss.; UBERTAZZI, I diritti d’autore e i diritti connessi , Milano, 2000, p. 37 ss. e 159 ss.; BETTINI, L’attivitàinventiva nel rapporto di lavoro, Roma, 1993, p. 37.

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lavoro, che crea in capo a lui l’obbligo di svolgere l’attività creativa,apparirebbe più logico parlare di acquisto a titolo originario dei dirittipatrimoniali sulla creazione intellettuale da parte del datore di lavoro,perché sarebbe una complicazione inutile prevedere un precedente attoattributivo dei diritti all’autore e un contestuale loro trasferimento al-

l’imprenditore13

.A confutazione di questa tesi si rileva che, in base alla teoria ge-nerale del diritto, l’acquisto a titolo originario si fonda su una relazio-ne immediata con l’oggetto dell’acquisto, e non prevede alcun ulterio-re passaggio, né diversi soggetti, né l’esistenza di un altro rapportogiuridico con terzi 14.

In realtà, il contratto di lavoro subordinato rappresenta il pre-supposto necessario ed indispensabile dell’attribuzione ad un sogget-

to diverso dall’autore del risultato dell’attività creativa, ed è nell’attonegoziale che si determinano quali sono i diritti economici che vengo-no trasferiti al datore di lavoro e quelli di cui il dipendente resta titola-re. In forza poi del principio dell’alienità del risultato, che è esso stes-so effetto di quel contratto, i diritti patrimoniali sull’opera dell’inge-gno oggetto dell’attività lavorativa del dipendente-autore, nei limitinecessari ad assicurare il conseguimento dello scopo dell’imprendito-re, si trasferiscono a lui direttamente ed immediatamente senza biso-

gno di altre formalità.Il meccanismo attraverso cui si realizza il trasferimento può, dun-que, considerarsi analogo a quello della vendita di cosa futura e del-l’emptio spei  ex art. 1472 cod. civ. 15 con l’assunzione del rischio dellamancata venuta ad esistenza del bene dedotto nell’accordo, in cui ilcompratore acquista il bene a titolo derivativo, in quanto vi è alla baseun precedente rapporto giuridico, ma il trasferimento nella sua sferagiuridica patrimoniale avviene direttamente ed automaticamente solonel momento in cui esso verrà ad esistenza 16.

(13) Per la tesi contraria, dell’acquisto a titolo derivativo, v. la bibliografia citatada MARTONE, op. cit., p. 102 ss. e p. 122 ss.

(14) V. per tutti BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di dirittocivile diretto da VASSALLI, 1960, p. 19.

(15) Concordano con l’applicazione della norma alla fattispecie delle opere del-l’ingegno AULETTA, Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali , in

Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Del lavoro, artt. 2555-2642,Bologna, 1960, p. 303 ss.; PELLACANI, La tutela delle creazioni intellettuali nel rapportodi lavoro, Torino, 2000, p. 158 ss. Contra MARTONE, op. cit., p. 105.

(16) MARTONE, op. cit ., p. 103 ss.

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Per comprendere l’analogia del meccanismo in questione, occor-re accedere alla tesi, qui condivisa, che il contratto di vendita di cosafutura ha anche efficacia reale oltre che obbligatoria, solo che essa èsospesa nelle more della venuta ad esistenza del bene, nel caso di spe-cie dell’opera creativa 17.

Nel momento in cui l’autore-lavoratore crea un’opera dell’inge-gno tutelabile come frutto della sua attività intellettuale, svolta nell’in-teresse dell’impresa in cui è inserito e verso cui l’organizzazione si ri-volge, i diritti morali sorgono e permangono in capo all’autore, men-tre quelli patrimoniali – non tutti i possibili diritti, bensì solo quelliattinenti l’attività creativa dedotta nel contratto – si costituiscono atitolo derivativo immediatamente in capo al datore di lavoro.

Logico corollario di questo principio è l’attribuzione al datore di

lavoro della facoltà di elaborare e modificare l’opera per meglio ade-guarla agli scopi che costruiscono la ragione del contratto, purché que-sta attività non pregiudichi la reputazione e l’onore del dipendente-autore, che resta legittimato ad intervenire contro la contraffazione,l’usurpazione della paternità, l’illecita utilizzazione economica 18.

Se, poniamo, attraverso un contratto di lavoro subordinato, unautore si obbliga a fare il grafico pubblicitario, il datore di lavoro ac-quisterà direttamente, seppur a titolo derivativo, i diritti di utilizzazio-

ne economica strettamente connessi con l’attività dedotta nel contrat-to, con le suddette facoltà di modifica e di elaborazione, mentre nonacquisterà gli stessi diritti sugli eventuali disegni fatti dal lavoratoresuscettibili di utilizzazione, ad esempio, nell’ambito di un fumetto.

Per questa stessa ragione riteniamo applicabile alla fattispecie inesame il comma 3 dell’art. 119 l. aut., in materia di contratto di edizio-ne, che dispone che in esso non possono essere compresi i futuri dirit-ti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, così come il comma 4ed il comma 5 dello stesso articolo, nonché l’art. 19 l. aut., che  sanci-scono il principio dell’indipendenza dei diritti trasferiti.

Siamo dell’avviso che possa applicarsi altresì il comma 1 dell’art.120 l. aut., che sanziona con la nullità ogni contratto che abbia per

(17) In questo senso v. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile,Napoli, 1989, pp. 153; 191 e 261; OPPO, op. cit., p. 13. Sostengono che il contratto inquestione ha solo efficacia obbligatoria, tra gli altri, BIANCA, La vendita e la permuta,in Trattato di diritto civile italiano diretto da Vassalli, Torino, 1972, p. 337; GRECO –

COTTINO, Della vendita, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca,Bologna-Roma, 1981, p. 84 ss.(18) Contrario all’ipotesi che il datore di lavoro possa rielaborare l’opera rea-

lizzata dal dipendente è CAROSONE, op. cit., p. 196.

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oggetto tutte le opere o tutta l’attività creativa che un autore possacompiere, senza limiti di tempo, sebbene con riferimento al contrattodi lavoro subordinato a tempo indeterminato il dipendente possa eser-citare in qualsiasi momento il diritto di recesso.

Per quanto concerne poi l’art. 110 l. aut. e l’art. 2581, comma 2,

cod. civ., che impongono la forma scritta ad probationem  della tra-smissione dei diritti di utilizzazione economica, riteniamo che sianoapplicabili nell’unico caso in cui il datore di lavoro voglia dimostraredi aver acquistato i diritti di utilizzazione economica sull’opera del-l’ingegno oggetto della prestazione lavorativa oltre i limiti individuatidal contratto, atteso che negli altri casi è da ritenersi valido il princi-pio della forma libera 19.

Peraltro, la prova scritta del contratto non è richiesta, per espres-

sa previsione di legge, per i programmi di elaboratore, per le banchedati e per le opere di disegno industriale create dal dipendente nel-l’esecuzione delle sue mansioni o eseguendo le istruzioni del datore dilavoro (artt. 12-bis e 12-ter  l. aut.).

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro occorre rifarsi allespecifiche clausole negoziali, se esistenti, ovvero all’interpretazione delcontratto, per stabilire quali diritti restano in capo al datore di lavoroe per quanto tempo. Deve comunque ritenersi che al dipendente-au-

tore possa applicarsi il disposto dell’art. 2125 cod. civ., che prevede ilpatto di non concorrenza e la limitazione della sua attività lavorativaper un massimo di cinque anni, dietro corrispettivo. La norma stabili-sce la forma scritta ad substantiam.

In costanza di un rapporto di lavoro subordinato, tuttavia, pos-sono immaginarsi diverse altre ipotesi che pongono problemi sulla ti-tolarità dei diritti patrimoniali relativi alle opere dell’ingegno realizza-te dal dipendente.

Una di queste è senza dubbio quella del dipendente che realizzafuori dall’orario di lavoro una creazione intellettuale che avrebbe po-tuto essere oggetto della sua attività tipica per la quale è stato assunto.

La fattispecie non è regolata dalla legge sul diritto d’autore, mala dottrina e la giurisprudenza hanno fatto riferimento a quanto di-sposto dall’art. 23 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (legge sui brevetti, in

(19) MARTONE, op. cit . p. 126; OPPO, op. cit ., p. 37; AMMENDOLA, voce  Diritto

d’autore: diritto materiale, in  Digesto, Disc. priv. Sez. comm., Torino, 1987, p. 387.Contra, SORDELLI, Prestazione d’opera intellettuale per la creazione di opere dell’inge-gno, in Riv. dir. ind., 1957, II, p. 353; GRECO e VERCELLONE, op. cit ., p. 261; AUTERI, op.cit., p. 610 ss.

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seguito l.b.) in materia di invenzioni industriali 20. In effetti, pur rico-noscendo la diversità che esiste tra i due prodotti dell’ingegno umano,il processo intellettuale con cui il dipendente perviene alla realizzazio-ne di un’invenzione ovvero di un’opera artistica è fondamentalmenteanalogo, soprattutto se, come avviene sempre più spesso negli ultimi

tempi, il contributo dell’organizzazione aziendale messa a disposizio-ne dal datore di lavoro è determinante.Tuttavia non possiamo non rilevare come nel caso dell’opera del-

l’ingegno l’organizzazione e gli strumenti aziendali non sono in generea tal punto determinanti da spiegarne la realizzazione, quasi fosse unprocedimento, seppur intellettuale, ma comunque meccanico o con-sequenziale. L’autore-dipendente, infatti, aggiunge di suo l’intuizionegeniale e creativa, tipico atto umano, il cui spunto può essere il più

diverso ed anche lontano dall’attività dedotta nel contratto di lavoro.Essa potrà, semmai, suggerirgli delle modalità per la realizzazione del-l’idea creativa, ma è difficile che sia la fonte della sua ispirazione.

Poniamo, ad esempio, il caso di un grafico pubblicitario, dipen-dente di un’agenzia di pubblicità, il quale, grazie all’esperienza acqui-sita nel settore, al di fuori dell’orario ordinario, ma restando sul luogodi lavoro, pervenga alla creazione non dovuta, non richiesta e non pre-vista, di uno slogan. Poiché qui non appare in alcun modo giustifica-

bile l’attribuzione al datore di lavoro dei diritti di utilizzazione econo-mica dell’opera dell’ingegno 21, atteso che essa è stata realizzata al difuori del rapporto di lavoro subordinato, si deve ritenere che questidiritti spettano al dipendente-autore.

(20) L’art. in questione recita: “Quando l’invenzione industriale è fatta nell’ese-cuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego,

in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a talescopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore dilavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività inventi-va, e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di unrapporto di lavoro o d’impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al da-tore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore,spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanzadell’invenzione”.

(21) Sempre limitatamente a quelli non necessari per il naturale sfruttamento

dell’opera creativa, per cui, ad esempio, il datore di lavoro non sarebbe comunqueautorizzato a sfruttare il disegno realizzato per una sua riproduzione su delle cerami-che o su degli oggetti di arredo; oppure, nel caso di uno slogan, non potrebbe utiliz-zarlo all’interno di un testo musicale.

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Ancora. Facciamo il caso di un dipendente di una casa cinemato-grafica, assunto con il compito di selezionare le sceneggiature ed i sog-getti per futuri film da produrre, che si diletti anch’egli a scrivere testipotenzialmente adatti ad essere tradotti in versione cinematografica.Trovandosi a dover selezionare un soggetto su un certo tema o perso-

naggio, ed avendo egli scritto nel tempo libero una storia con i requi-siti richiesti per il film che si vuole realizzare, presenti il suo lavoroalla propria casa cinematografica, incontrando l’approvazione di que-sta ed il favore per la realizzazione del film. Il fatto di aver presentatola propria sceneggiatura al datore di lavoro non configura affatto unobbligo da parte del dipendente, né un atto di acquiescenza all’attri-buzione a favore di quello della titolarità dei diritti patrimoniali d’au-tore sulla sceneggiatura, bensì rappresenta la scelta autonoma e libera

del dipendente di approfittare dell’occasione di vedere cinematografi-camente realizzato il suo lavoro. Cosicché, a seguito di uno specificoaccordo, che non ha nulla a che vedere con il rapporto di lavoro su-bordinato vigente, il dipendente può cedere i diritti necessari e con-nessi allo sfruttamento ed alla rappresentazione della sua sceneggiatu-ra da parte della propria casa cinematografica. In caso di rigetto daparte di quest’ultima del testo da lui scritto, il dipendente può legitti-mamente presentare il lavoro ad un altro produttore teatrale o cine-

matografico cui, eventualmente, cedere i diritti per la sua realizzazio-ne 22.Per concludere sul punto che ci occupa, si può affermare che, in

costanza di un rapporto di lavoro subordinato che prevede espressa-mente dal dipendente un’attività creativa di opere dell’ingegno, vige ilprincipio fondamentale dell’alienità del risultato, per cui i diritti patri-moniali di sfruttamento del prodotto dell’attività lavorativa, nei limitiche abbiamo detto e con le riserve illustrate, si trasmettono immedia-tamente al datore di lavoro attraverso un meccanismo simile a quellodella vendita di cosa futura, e comunque a titolo derivativo e non ori-ginario.

Ciò non toglie che, proprio per la particolare situazione di subor-dinazione e per la durata prevista all’interno di questa tipologia di con-tratti, emergano forti le ragioni di tutela della parte più debole, cioè

(22) Non riteniamo che nel caso di specie si configuri né un inadempimentocontrattuale, né la violazione dell’obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Contra

CAROSONE, op. cit ., p. 203 ss. Come abbiamo detto, l’attività svolta dal dipendente cheha condotto alla creazione è giuridicamente estranea al rapporto di lavoro in essere,nei confronti del quale – e con i limiti stabiliti negozialmente e dalla legge generale –sono valide le disposizioni di cui all’art. 2105 cod. civ.

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del dipendente-autore. Alla luce di ciò, si deve conseguentemente so-stenere l’applicabilità alla fattispecie in oggetto delle norme poste atutela dell’autore nell’ambito della legge speciale e, in particolare, al-l’interno dei contratti tipici colà previsti, quello di edizione, di rappre-sentazione ed esecuzione, nella parte in cui è disciplinata l’alienazione

dei diritti patrimoniali d’autore, oltre che dei principi generali che ispi-rano la medesima legge sul diritto d’autore 23.

III. L’opera dell’ingegno creata in base ad un rapporto di lavoro autonomo

Ipotesi molto più frequente è quella di un soggetto che commis-sioni ad un autore la creazione di una o più opere senza che tra di essi

intercorra un rapporto di lavoro continuativo, ma semplicemente invirtù di un contratto d’opera.Il proprietario di una villa che commissiona ad un architetto il

progetto per la ristrutturazione; un’agenzia di pubblicità che contattaun compositore o un regista per comporre un jingle o creare un videospot ; un produttore cinematografico che si accorda con una società diproduzione per realizzare una sequenza di effetti speciali da inserirein un film in lavorazione; sono tutti esempi di situazioni in cui le parti

possono ricorrere ad un contratto di lavoro autonomo.Accertare se si è di fronte ad un accordo che implica un rapportocontinuativo nel tempo, anche se predeterminato, con un vincolo disubordinazione per l’autore dell’opera dell’ingegno, ovvero si è nelcampo della prestazione di lavoro autonomo è la prima fondamentalepartizione su cui occorre far luce, perché da essa scaturiscono effettigiuridici sensibilmente differenti. L’indagine può presentare qualchedifficoltà allorché, come è possibile anche alla luce di quanto detto inprecedenza, non vi sia un contratto scritto, che è necessario solo ad 

 probationem. (art. 110 l. aut.) 24. Resta in dubbio se questa norma deb-

(23) Si fa riferimento, principalmente, agli art.107 e seg. l. aut. Anche la giuri-sprudenza, seppure sporadicamente, si è pronunciata in tal senso. V., ad esempio,Trib. Napoli 21 maggio 1991, in Dir aut., 1992, p. 388 ss.

(24) In senso conforme, per la dottrina, v. AUTERI, op. cit ., pp. 611-612; CAROSO-NE, op.cit ., p. 148 e seg.; ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali , cit .,

p. 807. Contra, con la maggioranza della dottrina che sostiene la non necessità dellaforma scritta neppure ad probationem, GRECO e VERCELLONE, op. cit ., p. 266; SORDEL-LI, Contratto d’opera e creazione di opera dell’ingegno, in Riv. dir. ind ., 1955, II, p. 303;SORDELLI, Prestazione d’opera intellettuale per la creazione di opere dell’inge-

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ba applicarsi o meno a qualsiasi tipo di contratto, anche a quelli, adesempio, in cui l’autore conceda diritti personali di godimento, e cioè,licenze anche non esclusive 25.

In realtà, il primo problema si risolve facendo riferimento aglielementi del caso concreto, valutati sulla base dei parametri stabiliti in

generale dal diritto per distinguere le due fattispecie negoziali, e cioè:l’esistenza o meno di un vincolo di subordinazione; la facoltà di con-trollo del lavoro eseguito a favore di una parte; la durata del rapporto;i mezzi, gli strumenti ed il luogo in cui si svolge l’attività creativa; lemodalità di fissazione del prezzo per la prestazione.

Decisamente più complesso è, invece, stabilire la ripartizione deidiritti patrimoniali sull’opera dell’ingegno realizzata in virtù di un ac-cordo non riportato in un atto scritto, e magari concluso tra soggetti

che non conoscono bene le norme che disciplinano la fattispecie. An-che qui si tratta di accertare la concreta volontà delle parti.Così, è facile supporre che un soggetto che commissiona ad un

pittore un ritratto o un’opera figurativa non intenda acquisire il dirit-to di riproduzione o quello di diffusione, bensì semplicemente la pro-prietà del quadro originale. Nel caso fatto innanzi, del proprietario diun immobile che chiede ad un architetto un progetto per la ristruttu-razione di una villa, non c’è dubbio che non mira a conseguire la pro-

prietà dell’elaborato e dei disegni che l’accompagnano, ma solo a ve-derlo realizzato per il proprio immobile. Diversi i casi dell’imprendi-tore che conferisce l’incarico ad uno studio pubblicitario di creare unacampagna per la promozione di un prodotto; della società televisivache commette ad un regista la realizzazione di una  fiction; di una te-stata giornalistica o di un editore che chiede ad un istituto demoscopi-co un’indagine statistica per un articolo o un saggio; qui si può imma-ginare che i committenti tendano ad assicurarsi il diritto esclusivo diutilizzare l’opera per i propri specifici fini e, magari, anche per ulte-riori e più o meno prevedibili futuri progetti, e che, al contrario, non

gno. Usi pubblicitari e loro rilevanza, ivi , 1957, II, p. 347 ss.; DE SANCTIS, Contratto di commissione di opera dell’ingegno e diritto del committente, in Dir. aut ., 1963, p. 343.Per la giurisprudenza, in quest’ultimo senso, v. Cass. 16 luglio 1963, in Dir. aut ., 1963,p. 342 e seg. con nota di DE SANCTIS; Trib. Milano 19 novembre 1953, in Riv. dir. ind.,

1953, II, p. 313 ss.; App. Milano 22 febbraio 1955, in  Dir. aut., 1955, II, p. 343 ss.(25) Sul punto, di recente, v. Cass. 21 maggio 1998, n. 5072, in  Riv. dir. ind.,1999, II, p. 432 ss. secondo la quale l’art. 110 va applicato anche agli atti di concessio-ne di semplici facoltà d’uso.

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interessi loro disporre della proprietà del lavoro nella sua forma origi-nale 26.

Non sempre, però, le situazioni sono così nette e definite, perchéspesso accade che gli intenti delle parti, in specie del committente,possono essere interpretati in più sensi. Si pensi, ad esempio, all’im-

prenditore che commissiona ad un cantautore un  jingle da destinarealla promozione di un prodotto sul mercato, jingle che diventa un talesuccesso che il cantautore ne fa una canzone per il mercato discografi-co. In assenza di una previsione esplicita nel contratto, scritto o oraleche sia, si deve ritenere che l’imprenditore abbia acquisito tutti i dirit-ti di utilizzazione del jingle, o piuttosto solo quelli relativi allo sfrutta-mento per la campagna pubblicitaria?

Una società radiofonica contatta uno scrittore per la creazione di

una commedia da trasmettere via radio. Consegnato il lavoro, giudica-to soddisfacente, l’autore decide di farne la sceneggiatura di un film,accordandosi con un produttore. L’autore, in questo caso, mancandouna clausola di esclusiva espressa nel contratto, ha violato i diritti pa-trimoniali della società radiofonica o ha agito nel pieno rispetto diquanto concordato utilizzando successivamente, ma diversamente, illavoro?

Nel caso dell’architetto incaricato dal proprietario di una villa di

redigere un progetto per la ristrutturazione, ipotizziamo che il com-mittente non si consideri soddisfatto del progetto, esoneri il professio-nista e ne incarichi un altro che porta a termine l’impresa utilizzandoparte del progetto precedente. Siamo di fronte ad una violazione deldiritto patrimoniale d’autore del primo architetto con riferimento alsuo progetto, o il committente, nel pagare il prezzo per il lavoro svol-to, ha inteso acquisire il diritto di utilizzare anche altrimenti quellostesso lavoro?

Premesso che a nostro parere resta valido il fondamentale princi-pio, già esaminato sopra con riferimento al rapporto di lavoro subor-dinato, secondo cui la titolarità dei diritti economici sull’opera dell’in-gegno può essere attribuita ad un soggetto diverso dall’autore esclusi-vamente in virtù di un atto traslativo, riteniamo che anche nel caso diesecuzione di un’opera creativa in base ad un contratto di lavoro au-tonomo siano applicabili quelle norme in precedenza indicate relativeai contratti  disciplinati nella legge sul diritto d’autore, in particolarmodo quelle relative al contratto di edizione.

(26) Nel caso in cui questa resta all’autore, si tratta, casomai, di definire nego-zialmente l’uso che questi può farne senza interferire sulle facoltà acquisite dal com-mittente.

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Per essere chiari, ci riferiamo, oltre che all’art. 19, all’art. 119 l.aut, sia nella parte in cui conferma il principio dell’indipendenza deidiritti trasmessi, sia nella parte in cui dispone la non trasferibilità deidiritti futuri attribuiti da leggi posteriori. Non ci sembra, viceversa,applicabile il n. 1 dell’art. 120 l. aut., in quanto nel rapporto di colla-

borazione autonoma l’attività creativa è normalmente ben individuatanell’accordo tra le parti, e non vi è rischio di cessione duratura di di-ritti patrimoniali a favore del committente.

Il committente, infatti, richiede non tanto lo svolgimento di unacerta attività, quanto un ben preciso risultato che, pertanto, non puòin genere individuarsi nel complesso dei diritti esclusivi inerenti l’ope-ra dell’ingegno, bensì solo nel vedersi legittimato a svolgere quelle fa-coltà che soddisfano le sue esigenze 27.

Per quanto concerne l’art. 110 l. aut. sull’obbligo della forma scrit-ta ad probationem, siamo dell’avviso che sia applicabile anche all’ipo-tesi di lavoro autonomo, perché la cessione dei diritti di utilizzazionesu un’opera dell’ingegno ha una rilevanza centrale nell’economia dellafattispecie in esame che, peraltro, si rivela molto simile ai tradizionalicontratti sul diritto d’autore.

Su queste tesi, dopo alcune decisioni risalenti in senso nettamen-te contrario 28, la giurisprudenza sembra ora concordare, sebbene casi

come quelli indicati sopra siano poco frequenti e, pertanto, siano scar-se le decisioni a cui poter fare riferimento 29.Una volta accertata la volontà delle parti di trasferire uno o più

diritti di utilizzazione al committente, si pone il diverso problema distabilire quando e mediante quale meccanismo questi diritti sorgono

(27) GRECO e VERCELLONE, op. cit ., p. 263 ss.; AUTERI, op. cit ., p. 533 ss. Contra

SORDELLI, Contratto d’opera e creazione di opera dell’ingegno, cit., p. 303; SORDELLI,Prestazione d’opera intellettuale per la creazione di opere dell’ingegno, cit., p. 347.(28) Trib. Milano 19 novembre 1953, in Riv. dir. ind., 1953, II, p. 313 ss.; App.

Milano 22 febbraio 1955, in Dir. aut ., 1955, p. 343 ss.; Cass. 16 luglio 1963, cit., se-condo cui spetta all’autore fornire la prova di esplicite limitazioni pattizie al contenu-to del diritto acquisito dal committente.

(29) Abbastanza di recente, (Cass. 7 giugno 1982, n. 3439, in Foro it ., 1982, I, c.1865 ss.), la Suprema Corte ha censurato il giudice di merito che nella sua pronunciasi era fondato “sull’erroneo presupposto secondo cui chi abbia commesso, in forza diun contratto di prestazione d’opera, un disegno da impiegare come marchio, ne ac-

quista il diritto esclusivo di utilizzazione in tutte le possibili forme, salva l’esistenza dipatti limitativi che debbono essere provati dall’autore – abbia omesso (...) di interpre-tare la volontà contrattuale delle parti in ordine ai diritti di utilizzazione effettivamen-te trasferiti al committente”.

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in capo al destinatario, e cioè se essi siano acquisiti in modo diretto edautomatico a titolo originario al momento del compimento dell’operarichiesta, o della sua accettazione, ovvero se siano necessari ulterioriatti, in particolare un contratto, che ne definisca modi e termini. Lalegge non ci aiuta a risolvere il problema, perché mancano disposizio-

ni ad hoc  di carattere generale; esistono, invece, norme che si riferisco-no a fattispecie particolari, come le opere collettive, la fotografia e l’ope-ra cinematografica, sulle quali vi è il dubbio che possano essere estesead altri casi.

Abbiamo visto che in costanza di un rapporto di lavoro subordi-nato è più corretto ritenere che si verifica un’acquisizione diretta edimmediata, sebbene a titolo derivativo, dei diritti patrimoniali a favoredel datore di lavoro, limitatamente a quelli necessari a consentirgli lo

sfruttamento dell’opera dell’ingegno secondo le modalità da lui volutee verso le quali l’intera organizzazione produttiva è indirizzata. Si puòsostenere che avviene lo stesso anche nel caso di un contratto di lavo-ro autonomo?

Sul punto la dottrina, peraltro non proprio recente, si rivela assaidivisa, così come abbiamo visto per la stessa questione riferita, però,al rapporto di lavoro subordinato. Alcuni Autori sostengono che i di-ritti sono acquisiti dal committente in via immediata e diretta, salvo,

poi, dividersi per quanto riguarda quali di essi vengano trasferiti. C’èchi sostiene che più propriamente ad essere acquisite, sempre diretta-mente, sarebbero delle mere facoltà di natura patrimoniale, quelle stret-tamente necessarie alle finalità che il committente si propone, confi-gurandosi, cioè, una licenza d’uso più o meno ampia. Altri affermano,invece, che l’acquisto dei diritti in capo al committente è sempre acarattere derivativo, in base al principio, ricavabile dagli artt. 6 e 107 eseg. l. aut., secondo cui l’acquisto da parte di soggetti diversi dall’au-tore avviene esclusivamente in forza di atti di disposizione 30.

In analogia con quanto sostenuto in occasione del contratto dilavoro subordinato, riteniamo che anche qui si verifichi l’attribuzione

(30) Su quest’ultima posizione sembra potersi collocare anche l’OPPO  che, inun saggio risalente al 1969, Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica, cit., ha illuminato il dibattito, contribuendo a renderlo piùfecondo e maturo. L’OPPO ha sostenuto che i diritti acquisiti dall’imprenditore com-mittente vanno sempre determinati alla stregua del contratto intercorso tra le parti,

secondo il suo tenore espresso, o secondo il contenuto ricostruibile alla luce dell’og-getto e delle finalità perseguite (p. 34). Per un’ampia panoramica delle posizioni delladottrina sul punto, v. CAROSONE, L’opera dell’ingegno creata nel rapporto di lavoro au-tonomo e subordinato cit., p. 168 ss.

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diretta ed immediata, in capo al committente, dei diritti patrimonialiconnessi alle finalità che egli intende perseguire, ma sempre in virtù diun atto negoziale precedente e, dunque, a titolo derivativo, e comun-que sempre al momento in cui l’opera viene ad esistenza 31.

A favore della tesi qui sostenuta militano, oltre ad argomenti di

natura letterale, quali le espressioni “spettano” e “competono” conte-nute negli artt. 38, 45 e 88 l. aut., anche altri di natura più squisita-mente concettuale, quale quello desumibile dalla disciplina prevista intema di opere cinematografiche e collettive, in particolare l’art. 46 l.aut., secondo cui l’acquisto dei diritti patrimoniali in capo al produt-tore (o all’editore) è non solo limitato, ma anche non esclusivo. Sareb-be, pertanto, illogico attribuire a titolo originario al produttore i dirit-ti patrimoniali sul film (e all’editore quelli sull’opera collettiva), sog-

getti entrambi legittimati ad un uso limitato, piuttosto che all’autore,il quale, viceversa, è libero di sfruttare il proprio contributo secondomodalità diverse.

Se questo non bastasse, rileviamo che a favore della natura deri-vativa dell’acquisto di questi diritti in capo al committente depongonoanche le norme che limitano l’acquisto ai soli diritti patrimoniali d’au-tore desumibili dalla interpretazione del contratto e nei limiti dell’og-getto di questo 32.

Benché tutte queste problematiche abbiano costituito oggetto diampio dibattito nella dottrina, le poche prese di posizione della giuri-sprudenza in materia, a fronte della vastissima gamma di situazioniche possono verificarsi circa l’interpretazione di un contratto aventead oggetto il trasferimento di diritti patrimoniali d’autore, ci induco-no a volgere lo sguardo là dove la prassi e la giurisprudenza sull’argo-mento sono molto ricche ed all’avanguardia, cioè agli Stati Uniti, pervedere se possiamo trarre qualche utile spunto ai fini della soluzione,nel nostro ordinamento, di casi di conflitto tra titolare del diritto d’au-tore e committente, ovvero, comunque, al fine di una migliore inter-pretazione della volontà negoziale delle parti.

(31) ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali , cit., 1960, p.778; AMMENDOLA, voce Diritto d’autore cit., p. 389 ss.; CAROSONE, op. cit., p. 190; UBER -TAZZI, op. cit ., p. 39 e seg.; MARTONE, op. cit ., pp. 102 e seg. e 152 e seg. Contra GRECO

e VERCELLONE, Op. cit ., p. 263 e seg.(32) SORDELLI, op. cit., p. 278 ss.; OPPO, op. cit., p. 14 ss.; FABIANI,  Il dirittod’autore, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, XVIII, Impresa e lavoro, IV,Torino, 1983, p. 162.

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IV. Spunti di riflessione tratti dalla recente giurisprudenza statunitense

Nell’ordinamento degli Stati Uniti la materia è regolata, in viagenerale, dal Copyright Act  del 1976, integrato dalle pronunce dellagiurisprudenza che interpretano le norme, fissando principi e criteri

di riferimento che poi vengono recepiti nelle decisioni di casi analo-ghi, fino a cristallizzarsi e a diventare essi stessi delle basi su cui fon-dare le successive decisioni.

Sul trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore, benché il Copyri-ght Act  preveda all’art. 204 l’obbligo della forma scritta, anche per lacessione di semplici facoltà di utilizzazione 33, non è difficile imbatter-si in casi in cui le parti, per ingenuità, superficialità, eccesso di fiducia,o per scarsa conoscenza della normativa concludono un accordo ri-

guardante l’esecuzione di un’opera d’arte su commissione omettendoalcune clausole importanti al fine della determinazione del contenutodelle reciproche obbligazioni, ovvero senza dare veste formale all’ac-cordo, confidando semplicemente nell’efficacia del reciproco scambiodi dichiarazioni verbali di volontà.

Questo diffuso comportamento, oltre a contravvenire al dispostodell’art. 204 del Copyright Act 34, è suscettibile di generare un vastocontenzioso avente ad oggetto: il contenuto dei diritti e delle facoltà

di uso realmente trasferiti; la violazione di eventuali e difficilmentedimostrabili accordi negoziali; l’efficacia e la durata del contratto; con-tenzioso che dobbiamo esaminare nella prospettiva sopra indicata, diverificare l’esistenza di utili spunti in rapporto alla risoluzione, nelnostro sistema, di analoghe eventuali controversie.

(33) § 204. Execution of transfers of copyright ownership.(a) A transfer of copyright ownership, other than by operation of law, is not valid unless an instrument of conveyance, or a note or memorandum of the transfer, is inwriting and signed by the owner of the rights conveyed or such owner’s duly authorized agent.

(34) Sulla portata effettiva dell’art. 204 la giurisprudenza USA non è concorde.In taluni casi essa ha ritenuto che il mancato rispetto della forma scritta implichi lanullità dell’atto (il caso Konigsberg International. Inc. v. Rice, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 11 febbraio 1994, in Copyright Law Decisions, 1994, § 27, p.214 ss.; in vol. 29 United States Patent Quarterly, second series, p. 1789 ss.), in altri ha

considerato il contratto semplicemente annullabile ( Magnuson v. Video Yesteryear ,United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 11 giugno 1996, in 1996, in Copyright  Law Decisions, § 27, p. 538 ss.; in vol. 39 United States Patent Quarterly, second series,p. 1018 ss.).

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1) Controversie sul contenuto dei diritti o delle facoltà d’uso trasferiteNell’ambito della ricca casistica statunitense possono rinvenirsi

molti esempi del tipo di quelli appena indicati, ma ai nostri fini occor-re operare una selezione ed esaminare solo quelli che si rivelano com-patibili con i principi portanti del nostro ordinamento in materia.

Significativi in proposito appaiono i casi che la dottrina statuni-tense classifica nell’ambito della violazione degli accordi contrattuali,benché si debba fin d’ora osservare che il confine tra questi casi equelli aventi ad oggetto le controversie circa il contenuto dell’even-tuale licenza d’uso concessa ad un committente sia fin troppo sottileed a volte indecifrabile, atteso che si tratta quasi sempre di patti con-clusi oralmente e di cui non si può fornire alcuna prova documentale.

I casi che segnaliamo hanno in comune l’elemento di un uso del-

l’opera non conforme, in quanto più ampio o comunque diverso, ri-spetto a quello concordato, e, riguardati con l’occhio dell’interpreteitaliano, si rivelano piuttosto fattispecie di violazione dei diritti patri-moniali dell’autore.

a) Nel caso  Jacob Maxwell Inc. v. Veeck  35 , James Albion, presi-dente di Maxwell Inc ., scriveva una serie di motivi musicali per la Myers

 Miracle, un piccolo club di baseball  del quale Veeck era socio, affinchéfossero eseguiti durante la partita di esordio del campionato. All’auto-

re il committente assicurava il rimborso delle spese vive per l’esecu-zione ed una somma a titolo di remunerazione per la diffusione al pub-blico. Lo scopo della committenza sembrava chiaro, come pure la pat-tuizione del compenso dovuto ed i limiti di sfruttamento dei motivimusicali. Se non che Veeck faceva eseguire i motivetti di Albion, spes-so presente, anche durante le successive partite della squadra, ed unodi questi motivi musicali diveniva talmente noto che era scelto qualeinno ufficiale del club. A questo punto, la  Maxwell  citava in giudizioVeeck per violazione del proprio diritto d’autore sui motivi musicaliconseguente all’uso non autorizzato fattone durante le successive par-tite ed all’ulteriore sfruttamento di uno di essi come inno della squa-dra. Il Tribunale, in prima istanza, emetteva una sentenza favorevole aVeeck,  argomentando che, nonostante l’assenza di qualsiasi accordoespresso, nella fattispecie si doveva intendere che l’attore aveva impli-citamente riconosciuto al convenuto una licenza tacita non esclusivadi utilizzare il motivo musicale anche per i successivi eventi sportivi

(35) United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, 18 aprile 1997, in vol. 42United States Patent Quarterly, second series, p. 1467 ss.; in Copyright Law Decisions,1997, § 27, p. 631 ss.

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della specie. In Appello, fondandosi sulla tesi che il convenuto nonpoteva divenire titolare di alcuna licenza, mancando appunto un ac-cordo espresso in tal senso, formalizzato ai sensi dell’art. 204 del Copyri-ght Act , l’attore insisteva nel reiterare l’istanza, sostenendo che il Tri-bunale non era autorizzato a stravolgere il contenuto dell’accordo in-

tercorso tra le parti, modificandolo sostanzialmente in un modo cosìfavorevole al committente. Anche in secondo grado, tuttavia, i giudiciconfermavano le tesi della precedente decisione, aggiungendo che Al-bion, con la sua presenza alle successive partite della squadra, durantele quali erano stati eseguiti i suoi motivi, ed in occasione delle qualiegli non aveva fatto seguire alcuna specifica lamentela, aveva implici-tamente autorizzato, attraverso una licenza non esclusiva, la  Miraclead eseguire i suoi motivi anche durante il campionato 36.

Se non vi è alcun dubbio circa la possibilità che una fattispeciesimile si possa presentare anche di fronte ad un giudice italiano, è vi-ceversa ben difficile che egli possa decidere nel senso dei colleghi ame-ricani, soprattutto con riferimento all’intervento di sostituzione dellavolontà delle parti operato da questi ultimi sulla base di un’interpreta-

(36) La dottrina è apparsa critica con riferimento alla pronuncia. In particolare,NIMMER  sul caso  Maxwell  si è domandato con quale fondamento un Tribunale puòaccordare una qualche rilevanza giuridica al tentativo di dare vita ad una licenza sen-za rispettare i canoni previsti dall’art.204, configurando nel comportamento delle par-ti la concessione implicita di un’effettiva, sebbene non esclusiva, licenza. Ragionare intal modo – afferma l’Autore – rischia di contravvenire alla volontà espressa delle partie, contestualmente, di compromettere le finalità che il legislatore intende perseguireattraverso l’art. 204. V. M.B. NIMMER  e D. NIMMER , Nimmer on Copyright , 1996, §10.03.In un caso analogo, avente sempre ad oggetto la composizione di brani musicali, Irwinv. American Interactive Media Inc., (United States District Court, CD California, 14aprile 1994, in Copyright Law Decisions, 1994, § 27, p. 304 ss.; in vol. 31 United StatesPatent Quarterly, second series, p. 1366 ss.), i giudici hanno deciso nel senso opposto.

Il convenuto era stato incaricato dall’attore di scrivere una musica per un video pro-mozionale, che sarebbe stato usato soltanto per una promozione all’interno di unaserie di negozi di  Blockbuster. Scritta la musica, accettata dal committente, il qualeconsegnava all’autore la somma pattuita per l’attività creativa svolta, il cui frutto do-veva essere destinato al fine indicato; poco tempo dopo però la società convenutacominciava a diffondere il video con la musica di Irwin anche tra una serie indefinitadi clienti di altri negozi, e perfino in occasione di alcune conventions. Esaminate an-che le deposizioni di alcuni testimoni, il Tribunale concludeva che all’attore andavariconosciuta la titolarità del complesso dei diritti patrimoniali d’autore sull’opera, conl’unico limite della licenza tacita non esclusiva concessa in occasione dell’accordo ver-

bale intercorso tra le parti in conflitto, destinata ad autorizzare il committente adutilizzare il pezzo musicale solo per il video promozionale e per la destinazione ini-zialmente indicata, configurando il più ampio uso fattone una violazione dei dirittidell’autore.

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zione, a dir la verità piuttosto discutibile, del comportamento di  Al-bion.

Visto nel quadro del nostro ordinamento, il caso si presenta comeun’ipotesi di violazione del diritto patrimoniale d’autore sotto un dupli-ce profilo: quello dell’uso non autorizzato dell’opera e quello del diritto

al maggior compenso per il più ampio sfruttamento della stessa.La fattispecie rientra nei diritti di comunicazione al pubblico diun’opera, comprendenti anche l’esecuzione mediante apparecchi didiffusione sonora di brani musicali, precedentemente fissati su sup-porti audio, che possono essere riprodotti e distribuiti. Quando il bra-no musicale viene eseguito con l’ausilio di detti supporti e fatto ascol-tare ad un pubblico presente in un determinato luogo, nel caso di spe-cie in un campo da baseball , si configura un’ipotesi di esecuzione che

l’art. 15 l. aut. riserva in via esclusiva all’autore. In pratica, se la diffu-sione dell’opera musicale da parte del titolare del relativo diritto, ed ilconsenso dell’autore, rendono legittimo l’ascolto da parte di soggettiper mezzo di apparecchi riceventi, non parimenti accade quando ilbrano è ascoltato da un pubblico presente in uno stadio, poiché qui siesercita un diritto distinto dal precedente, quello di pubblica esecu-zione che non è coperto dal consenso sopra indicato. In tal caso l’art.

 58 l. aut. prevede che all’autore spetti il diritto ad un equo compenso.

La deroga operata da quest’ultimo articolo sembra quella confacenteal caso di specie, per cui si può immaginare che l’autore, dopo avercomposto i brani musicali, ed averli riprodotti su un supporto mate-riale e consegnati al committente, abbia autorizzato la loro diffusionein occasione della prima partita di campionato. Per la prestazione, l’au-tore, infatti, ha ricevuto il rimborso delle spese per la riproduzione deipezzi musicali insieme ad un compenso per la loro esecuzione limita-tamente a quell’occasione.

Se, però, il committente utilizza le canzoni in occasione delle al-tre partite di campionato, contribuendo in tal modo alla loro notorie-tà, arrivando a diffondere i brani anche nel corso di trasmissioni ra-diofoniche o televisive aventi ad oggetto la cronaca dei singoli match,appare chiaro che il più ampio uso dell’opera musicale deve essere, inprimo luogo, autorizzato dall’autore, titolare dei diritti di diffusioneradio e televisiva ex art. 16 l. aut., al quale deve essere assicurata, insecondo luogo, la partecipazione ai maggiori profitti derivanti dall’ac-quisita notorietà dei suoi brani musicali e dalla loro più ampia comu-nicazione ad un pubblico che supera quello degli affezionati tifosi del-la squadra di baseball . A quest’ultimo proposito si deve segnalare l’in-troduzione nel corpus della legge di alcune nuove disposizioni, intro-

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dotte in attuazione di direttive comunitarie, che hanno lo scopo digarantire all’autore ancora più significativamente la partecipazione agliutili derivanti dall’utilizzazione della propria opera, attribuendogli ildiritto non rinunciabile ad un equo compenso 37.

È chiaro che nel caso tratto dalla giurisprudenza americana la

mancanza della forma scritta ostacola la determinazione della realevolontà dei contraenti, costringendo l’interprete ad individuarla attra-verso il comportamento delle parti e le circostanze concrete, tra cuirientra anche l’entità del compenso pattuito. Accertato che il lavoro dicomposizione dell’autore è stato svolto non a titolo di amicizia, ma atitolo oneroso, e atteso che non pare essersi realizzato alcun trasferi-mento dei diritti sui brani musicali, ma solo una licenza all’uso nellaspecifica occasione della partita d’esordio del campionato, non poten-

dosi configurare la presenza dell’autore alle successive partite comeacquiescenza all’ulteriore utilizzo della sua opera, a nostro parere, bi-sogna prendere in considerazione in particolare gli interessi concretidell’autore, dato che quelli del committente appaiono sensibilmentepiù chiari. Ebbene, se l’autore intendeva limitare l’uso dei pezzi musi-cali composti alla sola partita d’esordio, e non desiderava, quindi, cheil suo lavoro creativo fosse più ampiamente comunicato nel corso del-le altre partite di baseball , perché, magari, aveva intenzione di utiliz-

zarlo personalmente in altro modo, vorrà vedere accertato il suo dirit-to esclusivo di comunicazione dell’opera ed, eventualmente, essere in-dennizzato per il danno subìto, appellandosi all’art. 119, comma 4, l.aut. Se, viceversa, egli non era fin dall’inizio contrario ad una più am-pia diffusione della sua opera, vorrà comunque che gli venga ricono-sciuta una quota dei maggiori profitti percepiti per la moltiplicazionedell’esecuzione delle sue composizioni musicali e per la notorietà ac-quisita da una di esse, ai sensi degli artt. 12 e seg. l. aut. 38.

(37) Ci riferiamo, ad esempio, all’art. 46-bis  l. aut., che riconosce agli autori diopere cinematografiche il diritto irrinunciabile ad un equo compenso sia in caso di dif-fusione televisiva, sia per ogni altra utilizzazione economica. In analogia con quantoaffermato in precedenza con riferimento ad alcune disposizioni in materia di contrattodi edizione, siamo del parere che questa norma possa estendersi a tutte le opere dell’in-gegno suscettibili di comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

(38) Se l’accordo tra le parti fosse stato regolarmente formalizzato in un attoscritto, come prevede, peraltro, anche l’art. 110 l. aut., oltre al Copyright Act , e se

 Albion avesse provveduto a registrare la sua opera, in base al nostro sistema egli avrebbe

potuto, qualora interessato, chiedere l’interdizione dall’ulteriore proseguimento delladiffusione dei suoi motivi (artt. 156 e seg. l. aut.) e agire per il risarcimento del danno;sotto l’aspetto economico, sarebbe stato di certo maggiormente tutelato come autoreche si giova della presunzione scaturente dalla registrazione ex art. 103 l. aut. e che,

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b) Un caso simile, in quanto avente ad oggetto un’opera musica-le, è quello che si riferisce alla causa Lulirama Ltd. Inc. v. Axcess Broa-dcast Services Inc. 39.

Un cantautore (attore) e un’agenzia di pubblicità (convenuta)avevano concluso un accordo, per iscritto, che prevedeva l’incarico al

primo di comporre 50  jingles pubblicitari, destinati alla promozioneattraverso la radio e la televisione di un prodotto di un cliente del-l’agenzia. Questa prometteva di pagare $750 per ciascun pezzo, perun totale di $37.500, di cui un terzo alla stipula, ed il resto in quattrorate.

Dopo diversi mesi, a fronte del corretto anticipo versato, il can-tautore aveva consegnato meno della metà dei 50 pezzi pattuiti che,tuttavia, avevano ricevuto l’approvazione dell’agenzia ed avevano co-

minciato ad essere diffusi tramite i canali radio e TV. Stanca di aspet-tare il resto del lavoro, l’agenzia diffidava l’autore a consegnare entrobreve termine il resto dei jingles dichiarando che, in mancanza, avreb-be chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione della sommaanticipata. Nel frattempo, però, l’agenzia aveva pensato di sfruttarenel settore discografico alcuni dei motivi già consegnati, per cui adat-tava i brani musicali e li riproduceva, lanciandoli sul mercato. A que-sto punto, nonostante il proprio parziale inadempimento contrattua-

le, Lulirama citava in giudizio l’agenzia per violazione del proprio di-ritto d’autore, in conseguenza del mancato rispetto di quanto concor-dato a proposito dell’uso dei suoi  jingles. Il Tribunale si pronunciavainnanzitutto sulla questione della titolarità dei diritti patrimoniali d’au-tore, pur rilevando la sostanziale inadempienza dell’attore con riferi-mento all’accordo negoziale con la  Axcess. I giudici stabilivano chel’attore doveva considerarsi titolare dei diritti d’autore sui jingles con-segnati e che l’elaborazione degli stessi operata dall’agenzia configura-va una violazione di questi diritti, atteso che il committente, in forzadel contratto, era divenuto titolare di una semplice licenza d’uso nonesclusiva di quei  jingles, con riferimento alla campagna pubblicitariadi un determinato prodotto, attraverso la radio e la televisione.

Se si esamina la fattispecie alla luce del sistema normativo italia-no, riteniamo che occorra porre al centro della questione, come nelcaso precedente, il principio di indipendenza dei diritti di utilizzazio-

conseguentemente, può azionare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge

speciale per ottenere la giusta remunerazione per lo sfruttamento della propria opera.(39) United States Court of Appeals, Fifth Circuit, 10 novembre 1997, in Copyri-

ght Law Decisions, 1998, § 27, p. 716 ss.; in vol. 44 United States Patent Quarterly,second series, p. 1731 ss.

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ne economica, sancito dagli artt. 19, comma 1, e 119, comma 4, l. aut.,al fine di valutare se la situazione verificatasi nel caso di specie sia conesso compatibile.

E se è certamente in contrasto con detto principio elaborareun’opera dell’ingegno destinata, ad esempio, alla pubblicazione edito-

riale, per riprodurla sotto forma di rappresentazione teatrale senza,ovviamente, il consenso dell’autore, più difficile è stabilire se quel-l’opera possa essere utilizzata da un committente che l’aveva richiestaper un determinato scopo, per un utilizzo diverso, che, però, si servedel medesimo supporto materiale su cui l’opera è stata trasferita. Ilcaso tratto dalla giurisprudenza americana riguarda, infatti, una piùampia comunicazione, a scopo commerciale, di motivi musicali già tra-sferiti su supporto magnetico o discografico, e già diffusi, in ottempe-

ranza agli accordi presi dalle parti, attraverso la radio e la televisione.Per dirimere la questione è opportuno far riferimento alla ratioperseguita dal legislatore nel porre quel principio che, se da un lato èquella di favorire la più ampia comunicazione delle opere dell’inge-gno, dall’altro lato – ed in maniera più forte, perché in armonia contutto l’impianto della legge n. 633/1941 – l’intento è quello di consen-tire all’autore di disporre dei propri diritti di utilizzazione in mododifferenziato, affinché egli li possa cedere o concedere a quei soggetti

che si rivelino più idonei alla valorizzazione dell’opera da lui creata.Tra l’altro, è importante rilevare che il principio del frazionamento deidiritti patrimoniali d’autore è accolto anche proprio da quegli ordina-menti anglosassoni, come quello statunitense, che sono particolarmenteattenti allo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno 40.

Una volta fissata la ratio delle norme che sanciscono il principioin argomento, appare più semplice valutare un caso della specie diquello verificatosi negli Stati Uniti. Posto che il cantautore, in forzadel contratto, aveva senza dubbio concesso all’agenzia pubblicitaria lafacoltà di utilizzare i suoi  jingles per la campagna pubblicitaria attra-verso la radio e la TV, non è ragionevole pensare che abbia volutocontestualmente autorizzare l’agenzia committente a rielaborare i suoibrani musicali per riprodurli in migliaia di copie per la distribuzionesul mercato discografico. L’agenzia pubblicitaria, una volta determi-natasi a sfruttare i  jingles anche in questo settore, doveva contattarel’autore, commissionargli la rielaborazione, oppure sottoporgli quellada essa realizzata per la relativa approvazione, e stipulare un nuovo

(40) Cfr. sul punto, HANSMANN-SANTILLI, Authors’ and artists’ rights: a compara-tive legal and economic analysis, in The Journal of legal Studies, 1997, p. 95 ss.

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contratto, con la previsione del diverso sfruttamento dei brani musi-cali modificati e, conseguentemente, di un ulteriore compenso per l’au-tore, sia in rapporto al lavoro di rielaborazione se da questi realizzato,sia in rapporto alla quota da riservare allo stesso in funzione dei gua-dagni ottenuti e di quelli futuri provenienti dalla vendita dei dischi.

Su questa linea saremmo del parere di spingerci fino ad afferma-re che il comportamento dell’agenzia pubblicitaria sarebbe stato pari-menti illegittimo se avesse utilizzato i  jingles  per la promozione delmedesimo prodotto, ma in occasioni di particolari tipi di conventionscommerciali, oppure attraverso la diffusione tramite altoparlanti al-l’interno dei negozi del cliente dell’agenzia, se ciò non era previsto nelcontratto e, dunque, non era coperto dalla relativa autorizzazione del-l’autore 41. Questi, per converso, ben potrebbe gradire un più efficace

utilizzo della propria opera, purché ne sia reso partecipe in anticipo,l’uso non leda la sua dignità e la sua reputazione, e sia realizzato sottola condizione di un più adeguato ritorno economico, rapportato aibenefici economici ottenuti dall’imprenditore, cliente dell’agenzia.

Questa riteniamo sia la conclusione legittima conseguente allacorretta interpretazione dell’art. 119, comma 4, l. aut., secondo cui, inassenza di una espressa volontà del titolare dei diritti d’autore, mani-festata in forma scritta, si deve ritenere che ciò che viene ceduto è

esattamente quanto indicato nel contratto, con l’esclusione di tutti glialtri diritti che non sono necessariamente dipendenti da quanto ogget-to dello stesso. Pertanto, se, rimanendo al caso in questione, apparecerto che il diritto di diffondere un’opera musicale mediante strumen-ti audio può essere ceduto separatamente dal diritto di riprodurla susupporto audiovisivo, a nostro parere deve ritenersi separabile la pos-sibilità di cedere la facoltà di diffusione della stessa opera musicale,ma per fini diversi, quale, ad esempio, l’utilizzo come colonna sonoradi una trasmissione radiofonica o come stacco di intervallo tra unatrasmissione radio ed un’altra. Il principio è stato ribadito, di recente,anche dalla nostra giurisprudenza proprio in occasione di una contro-versia riguardante opere musicali 42.

(41) Come nel caso Irwin v. American Interactive Media Inc., citato supra.(42) Cass. 7 marzo 2001, n. 3282, in Mass. Foro it., 2001, in cui i giudici hanno

ritenuto che la radiodiffusione di opere tutelate (in specie brani musicali incisi su

disco) integra gli estremi dell’illecito civile se compiuta in assenza di autorizzazionedell’autore e con diniego di corresponsione del dovuto compenso, atteso che la ces-sione del diritto di riprodurre su supporto discografico l’esecuzione di un’opera mu-sicale non implica ex se la cessione del diritto alla diffusione radiofonica.

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c ) Esaminiamo ora un caso che ha riguardato la categoria degliarchitetti ( Johnson v. Jones) 43. Johnson, l’attore, un architetto, era sta-to assunto dal convenuto Jones per predisporre un progetto per la ri-strutturazione della sua casa. Quando Johnson aveva già cominciato illavoro, al momento di sottoscrivere le clausole del contratto, le parti

non riuscivano a trovare un accordo, per cui decidevano di sciogliersida ogni impegno ed il committente riconosceva all’architetto un com-penso in proporzione al lavoro fino a quel momento svolto. In segui-to,  Johnson  scopriva che Tosch, un collega e costruttore, assunto da

 Jones per completare il progetto, portava a termine l’incarico utiliz-zando anche il suo precedente lavoro 44. Tosch si difendeva afferman-do di avere una licenza non esclusiva ad utilizzare la bozza di proget-to, in quanto a suo tempo essa era stata concessa a  Jones e da questi

trasferita a lui. Applicando i criteri formulati dalla giurisprudenza nel-

(43) United States Court of Appeals, Sixth Circuit, 21 luglio 1998, in Copyri-ght Law Decisions, 1998, § 27, p. 799 ss. Un caso analogo è quello Saxelbye Archi-tects Inc. v. First Citizens Bank (United States Court of Appeals, Fourth Circuit, 3novembre 1997, in Copyright Law Decisions, 1997, § 27, p. 697 ss.; in vol. 44 United 

 States Patent Quarterly, second series, p. 1634 ss.) in cui l’attore, architetto, prepara-

va dei progetti commissionati e poi approvati dal convenuto e cominciava la super-visione dei lavori. Ad un certo punto, il convenuto chiedeva l’interruzione dell’atti-vità dell’attore e pagava il professionista per quanto eseguito fino a quel momento.Successivamente, la banca committente assumeva una società di architetti che, percompletare l’opera, pur differenziandosi dal precedente progetto, utilizzava i dise-gni dell’attore. Il Tribunale in primo grado rigettava la domanda dell’attore, in as-senza di un accordo espresso indirizzato a vietare al committente l’utilizzo del lavo-ro, al quale andava riconosciuta – secondo i giudici – una licenza non esclusiva intal senso. In Appello la decisione veniva ribaltata argomentando che non era stata

offerta alcuna prova dell’esistenza di una licenza in proposito in capo alla banca.(44) Un caso analogo, riguardante, però, un’opera letteraria è quello Oddo v. Ries  (United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 19 giugno 1984, in Copyright  Law Decisions, 1984, § 25, p. 677 ss.; in vol. 222 United States Patent Quarterly, p. 799e ss.) in cui l’editore  Ries commissionava allo scrittore Oddo, fornendogli anche delmateriale documentale, un libro da pubblicarsi in esclusiva per la propria casa editri-ce. Dopo la consegna da parte dell’autore di una bozza del manoscritto, l’editore nonconsiderava soddisfacente il lavoro svolto e gli revocava l’incarico liquidandogli uncompenso inferiore a quello pattuito, ma tale, a proprio giudizio, da compensare l’au-tore per quanto fatto. Poco tempo dopo, l’editore incaricava un altro scrittore affin-

ché completasse il libro, che veniva velocemente pubblicato, e che comprendeva an-che il lavoro svolto da Oddo. Questi, allora, citava l’editore per violazione del propriodiritto d’autore, sostenendo che non aveva concesso alcuna licenza all’utilizzo del la-voro precedentemente svolto su incarico dell’editore.

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la decisione di casi analoghi precedenti 45, il Tribunale stabiliva che illibero professionista non aveva trasferito, neppure implicitamente, al-cuna facoltà d’uso sul lavoro svolto e che, pertanto, Tosch non era auto-rizzato a servirsene per portare a compimento il suo incarico.

Con riferimento alle opere di architettura che vengono create in

esecuzione di contratti d’opera professionale, valgono nel nostro ordi-namento le medesime regole stabilite per gli altri tipi di opere dell’in-gegno, compresa la disposizione dell’art. 110 l. aut. sulla necessità del-la forma scritta per la prova del trasferimento di diritti patrimoniali.Non potendo contare su di essa, nel caso concreto sembra difficileipotizzare, alla luce del negativo esito del rapporto col committente,che Johnson abbia voluto concedergli la facoltà di utilizzare il lavorogià svolto per i medesimi fini per i quali egli era stato incaricato. È pur

vero che Jones gli aveva versato una somma per quanto da lui fatto nelperiodo in cui aveva svolto il lavoro, ma questo versamento non sem-bra potersi configurare come il prezzo della cessione della facoltà diutilizzare i progetti fino a quel momento redatti, bensì semplicementequale corrispettivo per l’attività professionale svolta.

In merito, poi, alla sub-licenza, che pare configurarsi nel caso inesame, nel nostro sistema vige l’art. 132 l. aut., pensato espressamenteper il contratto di edizione, secondo il quale l’editore non può trasfe-

rire ad altri, senza il consenso dell’autore, i diritti da lui acquistati,salvo pattuizione contraria o cessione d’azienda, ed in tal caso purchénon vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell’opera.Considerato che l’opinione della gran parte della dottrina attribuisceportata generale ad alcune norme previste per disciplinare il contrattodi edizione, che sarebbero applicabili a qualsiasi contratto in cui sidisponga di diritti di utilizzazione 46, siamo dell’avviso che tra di essepossa rientrare anche l’art. 132 l. aut., con la conseguenza che nel casoin esame, anche ammettendo che Jones fosse divenuto titolare di unalicenza d’uso del lavoro di  Johnson, l’utilizzo di questo da parte di

(45) Ci riferiamo al caso Effects Associates Inc.v. Cohen (United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 20 luglio 1990, in Copyright Law Decisions, 1990, § 26, p. 605ss.; in vol. 15 United States Patent Quarterly, second series, p. 1559; e al caso Danforth(formerly Effects Associates) v. Coen et al ., Supreme Court of United States, 19 feb-braio 1991, 498 US 1103, 112 L. Ed., second series, 1086; in vol. 59 United States Law

 Decisions, pag. 3563 ss.) in cui il convenuto, produttore cinematografico, aveva stipu-lato verbalmente un accordo con l’attore, una società che realizzava effetti speciali,per la creazione di una sequenza per un film che Cohen stava per produrre.

(46) Da ultimo v. AUTERI, op. cit ., p. 607 ss.; MARTONE, op. cit ., p. 122 ss.

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Tosch sarebbe da considerare illegittimo, in mancanza di un espressoconsenso di Johnson, configurando una violazione del diritto d’autore.

d ) Nel caso  MacLean Inc. v. Mercer Meidinger Hansen Inc . 47, laprima società veniva incaricata verbalmente dalla seconda di sviluppa-re un software che era destinato a soddisfare le necessità specifiche di

un cliente. Dopo aver accettato il lavoro svolto dalla società program-matrice ed aver corrisposto quanto pattuito, la Mac Lean si accorgeva,di lì a poco, che il committente aveva prodotto delle copie del pro-gramma e le aveva messe in commercio su un mercato in cui le duesocietà erano, peraltro, in concorrenza. Il Tribunale stabiliva che l’ac-cordo si limitava a concedere al committente una licenza tacita perutilizzare l’opera solo per le esigenze di quel determinato cliente, eche non vi era alcuna traccia, neppure verbale, di un’autorizzazione a

favore della  Mercer   in base alla quale questa società avrebbe potutosfruttare il software fino a fare delle copie di alcune parti per poi met-terle sul mercato in concorrenza con la MacLean.

Nel nostro ordinamento, com’è noto, i programmi per elaboratoregodono della protezione prevista dal diritto d’autore in quanto assimila-ti alle opere letterarie 48, ma, al contempo, sono oggetto di un regimespeciale che in parte deroga a quello previsto dalla legge 633/1941.

Per quanto riguarda l’eventuale decisione di un giudice italiano, di

fronte ad un caso analogo a questo, dubitiamo che la conclusione sarebbestata differente. Con tutta probabilità, il giudice avrebbe potuto rilevare,insieme alla violazione del diritto d’autore, anche un’ipotesi di illecito con-seguente al mancato rispetto delle norme in materia di concorrenza.

e) Un altro caso del tipo appena esaminato è quello Gracen v. Bradford Exchange 49, in cui la società convenuta, un distributore di

(47) United States Court of Appeals, Third Circuit, 31 dicembre 1991, in Copyri-

ght Law Decisions, 1992, § 26, p. 851 ss.; in vol. 21 United States Patent Quarterly,second series, p. 1345 ss.(48) Si tratta, com’è stato affermato (GUGLIELMETTI,  L’invenzione di software,

Milano, 1996), di una fictio iuris, poiché, in realtà, i programmi in argomento si diffe-renziano nettamente da tutti gli altri tipi di opere dell’ingegno per l’assenza di unaforma rappresentativa separabile dal risultato pratico che il prodotto intende raggiun-gere. In effetti, la scelta del legislatore è stata preceduta da un ampio dibattito dottri-nale, per le cui diverse posizioni si rinvia a ZENO ZENCOVICH, Le leggi sulla tutela dei 

 programmmi per elaboratori in Italia e nel mondo, Padova, 1990; R ISTUCCIA  e ZENOZENCOVICH,  Il software nella dottrina e nella giurisprudenza e nel d.lgs. n.518/1992,

Padova, 1993.(49) United States Court of Appeals, Seventh Circuit, 12 gennaio 1983, in Copyri-

ght Law Decisions, 1983, § 25, p. 490 ss.; in vol. 217 United States Patent Quarterly, p.1294 ss.

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ceramiche da collezione, aveva ottenuto dalla nota major   cinemato-grafica MGM  la licenza per utilizzare alcune immagini tratte dal cele-bre film “Il mago di Oz”, affinché fossero riprodotte su una serie limi-tata di piatti da conservare presso la prop