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Patent System

PCT 국제출원 개요 및 출원시 고려사항

2018. 6. 26

WIPO PCT 법무국 김태근 법무관

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배경지식 파리협약 우선권

전통적인 특허제도

PCT-Webinar-KR 3

June 2018

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우선권 (파리협약 제4조)

■ 하나의 회원국에서의 특허출원은 해당 출원인 혹은 승계인이 12개월 이내에 타 회원국에 출원시 특정한 권리를 부여

■ 선행기술 관점에서, 후출원은 선출원과 같은 날 출원된 것으로 봄

■ 복수 혹은 부분 우선권주장도 가능

PCT-Webinar-KR 4

June 2018

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전통적인 특허제도 (파리 루트)

■파리 협약 하에서는, 자국 출원을 기반으로 12개월 이내에

각국별로 다수의 해외 출원을 해야 함

서로 다른 방식 요건

복수의 선행기술 조사

각국별로 공개

다수의 심사 및 출원 관련 절차

12개월 시점에 번역 및 국내 수수료 지불

0 12

해외출원

종래

(월)

자국출원

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PCT 시스템 개요

PCT-Webinar-KR 6

June 2018

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Patent System

전통적인 특허제도 vs. PCT

0 12

해외출원

종래

PCT

비용:

--번역료

--관청 수수료

--각국 대리인 비용

(월)

PCT 출원

12 0 30

국제조사보고서

& 견해서

16 18

국제공개

(선택사항)

국제예비심사의

청구

자국출원

국내단계진입

특허성에 관한

국제예비보고서

22

비용:

--번역료

--관청 수수료

--각국 대리인 비용

(월)

자국출원

PCT-Webinar-KR 7

June 2018

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Patent System

PCT 제도 개요

PCT-Webinar-KR 8

June 2018

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PCT 시스템

자국 출원을 기반으로 12개월 이내에 국제출원을 한 후

30개월*에 국내단계 진행

단일 방식요건

국제조사

국제공개

국제예비심사

번역 및 각국 국내관청 비용이 30개월*에, 출원인이

해당국에 진입할 경우에만 발생

* 일부 국가에서는 상이

PCT-Webinar-KR 9

June 2018

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Patent System

PCT 가입 국가 152

PCT-Webinar-KR 10

June 2018

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Patent System

PCT 시스템에 관해 알아두실 사항 (1)

■ PCT는 특허 “출원” 시스템이지 특허를 “허여”하는 것이 아님 “PCT 국제출원”은 있어도 “PCT 특허”는 존재하지 않음

■ PCT 시스템은 두 단계로 구성

국제단계:

국제출원

국제조사기관의 국제조사보고서 및 견해서

국제공개

국제예비심사

지정관청에서의 국내/지역단계

■ 특허 허여 여부는 국내단계에서 국내 혹은 지역관청이 결정

PCT-Webinar-KR 11

June 2018

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PCT 시스템에 관해 알아두실 사항 (2)

■발명/고안만이 PCT를 통한 특허/실용신안 보호의 대상

■디자인과 상표 보호는 PCT를 통해 획득할 수 없으며,

헤이그 및 마드리드 시스템을 이용해야 함

■ PCT는 파리 협약 등 다른 산업재산 관련 조약들과 함께

WIPO에서 관장

PCT-Webinar-KR 12

June 2018

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Patent System

PCT 관련 법령 등

■특허협력조약 (Patent Cooperation Treaty)

■특허협력조약 규칙 (Regulations under the PCT; Rules)

■시행세칙 (Administrative Instructions, 행정지침)

■각종 가이드라인 등

수리관청 가이드라인 (Receiving Office Guidelines)

국제조사 및 예비심사 가이드라인 (International

Search and Preliminary Examination Guidelines)

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Patent System

PCT 출원 전 고려 사항

PCT-Webinar-KR 14

June 2018

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Patent System

■ 하나의 관청에, 하나의 언어로, 하나의 출원만 하면 국내단계 진입시까지는 복수의 해외출원을 대체 가능

■ (우선권 주장 기한이 도과하기 직전에) 마지막 순간에 해외출원 가능

■ 국제출원일은 모든 지정관청에서 각국 출원일과 같은 효과

■ 모든 지정관청에서 인정되는 단일한 방식요건(formal requirement)

■ 절차를 자국에서 더 쉽게 통제 가능

■ 최소의 비용으로 우선일에서 30개월까지 해외출원에 대한 결정을 연기할 수 있음

■ 국내단계 진입 전에 발명의 경제적 가치를 평가하고 특허 가능성을 점쳐볼 수 있는 기회 제공

PCT 출원의 장점: 단일 절차

PCT-Webinar-KR 15

June 2018

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Patent System

■모든 진입 대상국에서 어떠한 형태의 보호도 받을 수

있으므로, 넓은 선택의 여지가 주어짐

■실제 공개일 15일 전까지 국제공개를 막거나 연기할 수

있음 – 조건부 취하도 가능

■절차를 계속하지 않거나 국내단계에 진입하지 않는

것만으로 추가 비용 발생을 피할 수 있음

■국제단계에서 이루어진 보정은 모든 지정국/선택국에서

유효

■국내단계에서 제출할 번역문을 준비할 충분한 시간 확보

■국내단계 비용에 대해 여유있게 계획 수립 가능

PCT 출원의 장점: 유연성

PCT-Webinar-KR 16

June 2018

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Patent System

출원인의 전략

■ 다음을 위한 시간 확보가 중요

좀더 확실한 시장 파악

파트너 찾기 (라이센스)

발명의 기술적 가치에 대한 좀더 확실한 평가

■ PCT 출원을 할 것인가 아니면 다수의 일반 국내/지역

출원을 할 것인가

■ 우선권 주장 기한(우선일에서 12개월) 마지막에 PCT

출원을 할 것인가 아니면 더 일찍 할 것인가

■ PCT 출원을 먼저 할 것인가 아니면 자국 국내출원을

먼저 할 것인가

■ 국내/지역관청에 출원할 것인가 아니면 국제사무국에

출원할 것인가

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PCT 출원하기

PCT-Webinar-KR 18

June 2018

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Patent System

국제출원

■ 기본적으로, 모든 국가를 지정하는 단일 출원

■ 각 지정국에서, 우선일을 포함해, 정규출원한 효과:

국제출원일이 각 지정국에의 출원일이 됨

■ 단일 언어로 출원

■ 하나의 관청에 출원

■ 단일 방식요건

■ 우선일에서 30월까지 국내 진행을 연기

PCT-Webinar-KR 19

June 2018

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Patent System

■ 국내 관청

■ WIPO 국제사무국 (IB), 또는

■ 지역관청

■한국 국적자 및 거주자의 경우 한국 특허청 (RO/KR) 또는

국제사무국(RO/IB)에 출원 가능

상세사항은 PCT Applicant’s Guide, International Phase, General

Information, Annexes B1 and B2 참조

국제출원을 하는 곳 (규칙 19)

PCT-Webinar-KR 20

June 2018

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Patent System

수리관청(RO)의 선택

고려사항:

■출원 가능한 언어

■선택 가능한 국제조사기관

■우선권주장 회복 적용 여부 등

PCT-Webinar-KR 21

June 2018

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수리관청으로서의 국제사무국 (RO/IB)

■ 모든 PCT 체약국의 국민 및 거주자가 출원 가능

(규칙 19.1(a)(iii))

■ 모든 언어로 출원 가능

■ 관할 국제조사기관 및 국제예비심사기관은 해당 국제출원이

관할 국내 혹은 지역관청을 수리관청으로 출원된 경우와 동일

(규칙 35.3(a) and 59.1(b))

■ 관할 국내 혹은 지역관청을 대상으로 대리인 자격을 가진 자는

RO/IB를 상대로 대리인이 될 수 있음 (규칙 83.1의2)

PCT-Webinar-KR 22

June 2018

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관할 국제조사기관(ISA) (규칙 35)

■ 관할 국제조사기관은 수리관청에 따라 결정

■ 해당 수리관청에 복수의 국제조사기관이 있는 경우, 출원인이

선택 가능:

각 국제조사기관이 인정하는 언어를 고려해야 함

(국제출원의 번역문을 제출해야 할 수 있음 (규칙 12.3))

■ 관할 국제조사기관 및 국제예비심사기관은 해당 국제출원이 관할

국내 혹은 지역관청을 수리관청으로 출원된 경우와 동일

■ 선택한 국제조사기관은 출원서에 표시 (제7기재란)

■ 한국 특허청을 수리관청으로 출원한 경우 관할 ISA:

한국, 호주, 오스트리아, 일본

PCT-Webinar-KR 23

June 2018

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국제출원의 구성요소

■ 출원서 (Request)

■ 발명의 설명 (Description)

■ 하나 이상의 청구항 (Claim(s))

■ 요약서 (Abstract)

■ 도면 (해당되는 경우)

■ 염기서열 목록 (해당되는 경우)

■ 미생물이나 기타 생물학적 물질의 기탁에 대한 표시 (해당되는 경우)

PCT-Webinar-KR 24

June 2018

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Patent System

출원서

■전자출원

ePCT-Filing

PCT-SAFE

■서면출원 (PCT/RO/101 서식)

영어 및 한국어 서식을 인터넷으로 제공

(http://www.wipo.int/pct/en/forms)

PCT-Webinar-KR 25

June 2018

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Patent System

지정국

자동으로 모든 체약국이 지정

“자기지정” 규정이 있는 독일, 일본, 한국은 제외 가능

단, 해당국 출원을 기초로 한 우선권 주장이 있는 경우

그 외의 경우 지정국 취하가 가능

보호의 종류는 국내단계 진입시까지 결정을 미룰 수 있음 (특허와 실용신안, 국가 혹은 지역특허 등)

PCT-Webinar-KR 26

June 2018

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Patent System

대리인 (규칙 90)

■ 대리인이 될 수 있는 자격

변리사 등 수리관청에 대리인 역할을 수행할 자격이 있는 자는 해당 국제출원에 대해 국제사무국, 국제조사기관 및 국제예비심사기관에 대해서도 대리업무를 수행할 자격을 가짐 (조약 제49조)

국제조사기관 또는 국제예비심사기관에 대해 대리업무를 수행할 자격을 가진 가진 자를 해당 기관들에서의 대리 목적으로 선임할 수 있음 (규칙 90.1(b) and (c));

대리인은 복대리인 선임 가능 (규칙 90.1(d))

■ 한국 특허청을 수리관청으로 출원시 변리사 또는 법정대리인이

대리 가능

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Patent System

우선권 주장

PCT-Webinar-KR 28

June 2018

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Patent System

우선일 (조약 제2조 제11항)

■각종 기한을 계산하는 기준으로서의 우선일 :

국제출원에 우선권주장이 포함된 경우, 우선권주장의

기초가 되는 출원의 출원일

국제출원에 복수의 우선권주장이 포함된 경우,

우선권이 주장된 가장 이른 출원의 출원일

국제출원이 우선권주장을 수반하지 않은 경우,

국제출원일

PCT-Webinar-KR 29

June 2018

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Patent System

우선권 주장의 내용 (규칙 4.10)

■선출원이 국내출원인 경우:

출원일

출원번호

선출원이 출원된, 파리협약 가맹국이거나 WTO 회원국인 국가

■선출원이 PCT 국제출원인 경우:

국제출원일

국제출원번호

선출원인 국제출원이 출원된 수리관청

PCT-Webinar-KR 30

June 2018

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우선권 주장 서류 제출 (규칙 17.1)

■ 출원인은 다음 중 하나의 방법으로 우선권 주장의 근거가 되는 각 해당 선출원을 제공해야 함 (즉, 선출원의 확인된(certified) 사본을 제출해야 함)

수리관청이나 국제사무국에 직접 제출 (규칙 17.1(a))

선출원이 수리관청 역할을 하는 관청에 출원된 경우, 수리관청이 해당 서류를 준비해서 국제사무국에 송부하여 줄 것을 신청 (규칙 17.1(b))

국제사무국에 디지털 라이브러리에서 직접 우선권서류를 입수하도록 요청 (규칙 17.1(b의2)) (Digital Access Service (DAS) 참여관청*의 경우에만 가능)

* 참여관청 목록 및 상세사항은 링크 참조 (영문): http://www.wipo.int/das/en/participating_offices.html

PCT-Webinar-KR 31

June 2018

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우선권 서류 제출 기한 (규칙 17.1)

■ 출원인이 수리관청에 직접 제출할 경우:

우선일에서 16월

■ 출원인이 국제사무국에 직접 제출할 경우:

국제공개 이전

■ 수리관청이 우선권 서류를 준비하여 국제사무국에 송부할 것을 요청하는 경우:

우선일에서 16월

■ DAS로 국제사무국에 제출:

국제사무국 DAS를 통해 우선권 서류를 이용 가능해야 하고, 국제사무국이 우선권 서류를 입수하도록 국제공개 전에 요청

PCT-Webinar-KR 32

June 2018

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Patent System

우선권 주장 회복 – 관할 관청

■국제단계에서는 수리관청

(규칙 26의2.3)

■국내단계에서는 지정관청 (규칙 49의3.2)

PCT-Webinar-KR 33

June 2018

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우선권 주장의 회복 – 적용 기준

■적용 규칙: 26의2.3(a) and 49의3.2(a)

■두 가지 회복 기준:

Due Care: 적절한 주의를 기울였음에도 우선권 기간 내에 출원하지 못한 경우

Unintentionality: 우선권 내에 출원하지 못한 것이 고의가 아닌 경우

■우선권 주장의 회복을 유보하지 않은 청은 두 가지 기준 중 하나 이상을 적용해야 하며, 지정관청은 국내법에 따라 더 유리한 기준을 적용할 수 있음

PCT-Webinar-KR 34

June 2018

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수리관청에 의한 회복 (규칙 26의3.3)

■조건:

수리관청에 신청해야 함

기한: 우선권 기간 만료일로부터 2월 이내

출원 기한을 지키지 못한 이유의 설명 (statement of reasons) 제출

선언 혹은 다른 증거를 함께 제출하는 것이 바람직

RO/IB의 경우 수수료는 무료

PCT-Webinar-KR 35

June 2018

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Patent System

수리관청에 의한 회복 거절의 효력 (규칙 26의2.3)

국제출원일에서 14개월 이내에 출원된 선출원을 기초로

한 우선권 주장은

수리관청에 의해 회복되지 않아도 무효로 간주되지

않음 (규칙 26의2.2(c)(iii))

국제단계에서 기간 계산의 기초가 됨

그러한 우선권 주장이 국내단계에서 인정받을 수

있을지는 보증되지 않음

PCT-Webinar-KR 36

June 2018

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Patent System

우선권 주장 회복의 국내단계에서의 효력 (규칙 49의3.1)

■ “due care” 기준에 기초한 수리관청의 회복은 모든 지정관청에서 유효

■ “unintentional” 기준에 기초한 수리관청의 회복은 해당 기준을 적용하는 지정관청에서만 유효

■ 수리관청의 회복은 수리관청에 대해 절대적인 구속력을 갖지는 않음: 지정관청은 제한된 검토 가능

■ 수리관청의 회복 거절은 지정관청에 대해 구속력을 갖지 않음

PCT-Webinar-KR 37

June 2018

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우선권 주장 회복의 유보

수리관청으로서 국내법과의 상충을 통보한 관청 (규칙

26의2.3(j)):

BE, BR, CO, CU, CZ, DE, DZ, GR, ID, IN, IT, KR, NO, PH

지정관청으로서, 수리관청의 결정에 따른 효력이 국내법과

상충함을 통보한 관청 (규칙 49의3.1(g)):

BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, KR, LT, MX,

NO, PH, TR

지정관청으로서 국내법과의 상충을 통보한 관청 (규칙

49의3.2(h)):

BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, KR, MX,

NO, PH, TR

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 참조

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Patent System

PCT 관련 정보 얻기

PCT-Webinar-KR 39

June 2018

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Patent System

WIPO의 한국어 서비스 (1) ■ PCT 뉴스레터

http://www.wipo.int/pct/ko/newslett

매월 PCT 관련 소식 및 유용한 도움말 제공

■ 한국어 PCT 웹사이트

http://www.wipo.int/pct/ko

PCT-Webinar-KR 40

June 2018

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Patent System

WIPO의 한국어 서비스 (2)

■ PCT Webinar

http://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/

한국어 온라인 세미나

특정 주제나 참석자를 대상으로 맞춤형 교육 제공 가능

■ PCT 원격교육 과정 (http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning, 목차 http://www.wipo.int/pct/ko/distance_learning/syllabus.html)

PCT-Webinar-KR 41

June 2018

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상세한 정보 얻기

■ PCT Applicant’s Guide

http://www.wipo.int/pct/en/appguide/

■ PCT Information Service

Telephone: (+41-22) 338 83 38

E-mail: pct.infoline@wipo.int

■발표자: taegeun.kim@wipo.int

PCT-Webinar-KR 42

June 2018

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