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◈ 특허출원시 유의해야 할 10가지 ◈

<1> 제품 출시/논문 발표보다 특허 출원이 우선

<2> 의료행위 발명은 특허 대상이 아니다.

<3> 특허출원 전에 선행기술 검색은 필수

<4> 공동발명, 출원 전에 권리관계를 명확히

<5> 출원명세서를 충실하게 기재하라.

<6> 우선심사제도를 적극 활용하라.

<7> 외국에서 특허를 향유하려면 외국에도 출원하라.

<8> 해외출원에도 기한이 있다.

<9> 정부 지원정책을 적극 활용하라.

<10> 특허출원시 상표출원도 함께 고려

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1. 제품 출시/논문발표보다 특허 출원이 우선

◉ 특허제도는 발명을 공개하는 대가로 특허권을 부여하는 제도

이므로 이미 일반에 알려진 발명에 대하여는 특허권을 부여

하지 않음

◉ 새로 개발한 기술을 특허출원 전에 제품 출시 또는 논문 발표

등을 통하여 공개하게 되면 추후에는 특허를 받을 수 없으므

로, 공개 이전에 특허출원을 먼저 하는 것이 무엇보다 중요

【사례1】제품 카타로그 배포 (대법원 1987.6.23. 86도2670 판결)

<사실관계>

o 일본의 M사는 마루나 연사기에 관한 실용신안을 일본 및 한국

에 출원하여 등록을 받았음

o 그 후 한국의 나모씨가 동제품을 생산하여 판매하자 특허침해

소송을 제기하였으나, M사가 특허출원 전에 이 제품의 카다록

및 팜플렛을 한국에 다량 배포하여 누구나 알 수 있는 상태가

되었다는 점이 인정되어 패소하였음

<시사점>

o 신제품을 개발한 후 본국을 포함하여 제품을 판매하고자 하는

각 나라에 특허출원을 하기 전에 제품 출시 또는 제품 광고 등

을 통하여 공개하면 누구나 합법적으로 동일한 제품을 만들어

판매하는 것이 가능하게 되므로 경쟁업체에게 어부지리를 주는

결과가 됨

o 제품출시 또는 제품광고 전에 반드시 특허출원을 먼저 해야 함

에 유의할 필요가 있음

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【사례2】논문 발표 (대법원 1996.6.14. 선고 95후19 판결)

<사실관계>

o P사 발명자가 특허출원 전에 “활성산소가 관여하는 생체반응에

미치는 플라보노이드 및 기타 페놀성 화합물의 영향”이라는 제

목의 박사학위논문으로 발표하여 해당 발명이 특허청으로부터

특허 거절되었으나,

o 박사학위논문이 논문 발표 공개시점으로부터 6개월 이내 특허

출원되어 공지예외적용 대상에 해당되는 점을 입증하여 최종적

으로 특허 등록됨

<시사점>

o 특허출원 전에 본인이 발표한 논문에 의하여 특허가 거절될 수

있음

o 예외적으로 특허 가능한 경우로 “공지예외적용” 대상인 경우에

해당되나,

o “공지예외적용” 대상 요건을 갖추고 있어도 발표 논문을 특허

출원 전에 제3자가 다른 수단으로 공개하면 특허 거절되므로,

논문 발표하기 전에 특허출원하는 것이 우선임을 명심해야 함

※ “공지예외적용“ 대상이란?

특허출원 전에 특허출원인이 행한 모든 공지행위(논문 발표 등)를 특

허 거절이유에서 제외하는 것으로

- 논문발표 등 공개시점으로부터 6개월 이전에 특허출원해야 하고,

- 출원서에 “공지예외적용” 대상임을 기재하여야 함

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2. 의료행위 발명은 특허 대상이 아니다.

◉ 인간에 대한 수술방법, 치료방법, 진단방법 등의 의료행위 발

명은 산업상 이용가능성이 없는 것이어서 특허의 대상이 아님

◉ 의료행위 발명은 특허가 될 수 없지만 의료기기 발명은 특허

가 가능하므로 의료기기 발명으로 특허출원

【사례】의료행위 발명 (특허법원 2005.6.23. 선고 2004허7142 판결)

<사실관계>

o 정모씨는 쑥뜸구를 사용하여 사람의 기의 흐름을 원활하게 하

기 위한 “온구기 사용방법”을 특허출원 하였음

o 그러나 사람을 대상으로 하는 의료행위 발명은 산업상 이용할

수 있는 발명이라 할 수 없어서 특허 거절됨

<시사점>

o 사람에 대한 의료행위 발명에 대하여 특허를 부여하지 않는 이

유는, 인간의 생명이나 건강을 유지․회복하기 위한 방법에 관

하여 독점적 지위를 부여함으로써, 치료․진단․질병 예방행위

를 자유로이 할 수 없도록 하는 것은 특허제도 목적에 우선하

는 인간의 존엄이라는 절대적 가치에 반하기 때문임

o 의료행위 발명(방법 발명)은 특허 대상이 아니지만, 의료기기

발명은 특허 대상이 되므로 의료기기에 대한 발명으로 특허 획

득함으로써 발명자의 권리를 보호받을 수 있음

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3 . 특허출원 전에 선행기술 검색은 필수

◉ 중복 투자 및 연구를 예방하고, 기술개발 동향 파악 및 기술

개발 방향 설정을 위하여 연구개발 단계 초기에 선행기술 검

색은 필수

◉ 특허출원 명세서 작성시 선행기술과의 차이점을 강조하면서

출원발명의 우수성을 부각하면 특허 가능성이 높아짐

【사례】출원발명과 동일한 종래 기술 존재

<사실관계>

o S사는 몇 주간에 걸친 연구 및 시험을 통하여 은 나노 입자를

이용한 부항컵을 개발하여 2004. 9. 7.에 특허출원 하였음

o 그러나 이와 동일한 발명은 이미 종래 기술로 수없이 존재하여

특허 거절되어 몇 주간에 걸친 연구는 수포로 돌아감

<시사점>

o 이미 존재하는 기술에 대하여 중복 연구 개발할 수 있으므로

연구개발 단계 초기부터 선행기술 검색은 필수임

o 특허문헌에 대한 선행기술 검색을 하면 기술개발 동향을 알 수

있고 새로운 기술에 대한 아이디어도 얻을 수 있음

o 특허기술 정보를 검색할 수 있는 곳으로서 무료로 이용할 수

있는 KIPRIS 서비스(www.kipris.or.kr)를 적극 활용할 필요가

있음

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4 . 공동발명, 출원 전에 권리관계를 명확히

◉ 특허받을 수 있는 권리는 원칙적으로 발명자에게 있으나, 이

권리는 타인에게 양도 가능

◉ 발명을 공동으로 하여 특허받을 수 있는 권리가 공유인 경

우, 공유자 전원이 공동으로 특허출원

【사례】공동발명 (특허법원 2004.11.12. 선고 2003허6807 판결)

<사실관계>

o H사 직원 황모씨와 T사 직원 조모씨가 반찬냉장고를 공동 개

발하여 예약승계 계약으로 특허받을 수 있는 권리가 각 소속회

사에게 승계되었고, 제품에 대한 판매는 H사가, 생산 및 특허

권 관리는 T사가 맡기로 하고, 특허출원인 명의를 묵인 내지

승인으로 T사 단독으로 출원하였음

o T사가 H사에게 제품 전량 납품하겠다는 약속을 위반하면서 약속

위반에 대한 대가로 특허권을 H사에게 이전등록하여 주었으나,

o 특허받을 수 있는 권리가 승계됨 없이 단지 명의만 신탁된 것

으로 인정되어, 공동으로 출원하지 않은 이유로 등록무효되었음

<시사점>

o 직무발명인 경우 특허받을 수 있는 권리에 대한 예약승계 계약

이 없으면 특허권은 직원에게 있고 회사는 통상실시권만 가짐

o 공동발명인 경우 특허출원 전에 특허받을 수 있는 권리의 양도

계약을 반드시 작성해 두거나 공동명의로 출원해야 추후 분쟁

을 방지하고 등록된 특허가 무효되는 것을 예방할 수 있음

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5. 출원명세서를 충실하게 기재하라.

◉ 특허출원 명세서는 당업자가 그 명세서에 기재된 내용을 보고

해당 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 충실하게 기재

◉ 특허출원 후 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 명세서를

보정하는 것은 허용되지 않으므로, 특허출원 당시에 명세서를

정확하게 기재하는 것이 중요

【사례】명세서 기재 (특허법원 2005.3.18. 선고 2004허5962 판결)

<사실관계>

o 임모씨는 ‘된장식빵의 제조방법’을 2000. 7. 24.에 특허출원 하였음

o 그러나 명세서에 기재된 된장식빵의 구성요소의 “조성비”가 명

확하지 않아서 당업자가 용이하게 반복 재현할 수 없는 것으로

인정되어 특허 거절됨

<시사점>

o 특허제도는 새로운 기술을 개발하여 그것을 공개한 자에게 국

가가 독점권을 부여함으로써 발명을 보호하는 것이므로, 특허를

받기 위해서는 공개된 기술 내용이 제3자가 발명을 용이하게

반복 재현할 수 있도록 정확하게 기재하여야 함

o 우수한 기술이라도 특허 명세서를 잘못 기재하여 특허를 못 받

게 되는 경우가 많이 발생하므로 명세서 작성시 유의해야 함

- 출원 공개 이전이라면 해당 출원을 취하하고, 잘 작성된 명세

서로 다시 출원해도 되나,

- 출원 공개 이후에는 다시 출원해도 공개된 본인의 발명으로

특허 거절됨

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6 . 우선심사제도를 적극 활용하라.

◉ 조기에 특허권을 확보할 필요가 있는 경우에는 우선심사제도

를 적극 활용

◉ 특허출원의 심사순위는 심사청구 순위에 의하는 것이 원칙이

나, 공익 및 발명의 적절한 보호가 필요한 경우 예외적으로

우선적으로 심사

【사례】우선심사제도 활용 (특허등록번호 495904호)

<사실관계>

o 장모씨는 입체문양 선지에 관한 발명을 2005. 3. 4.에 특허출원

하였고, 2005. 3. 33.에 특허출원된 발명을 자기가 실시 중에 있는

것으로 우선심사 신청을 하여 특허청은 우선심사 결정을 하였음

o 그후 3개월이 채 되지 않은 2005. 6. 8.에 특허등록 되었음

<시사점>

o 특허에 관한 심사 순위는 원칙적으로 심사청구 순에 의하는데,

국가 산업발전이나 공익상 긴급 처리가 필요하다고 인정되는

출원에까지 예외없이 상기 원칙을 적용하다 보면 국익 및 발명

의 적절한 보호가 저해될 수 있음

o 특허출원인이 특허출원된 발명을 생산․판매 등 실시 중인 경

우 등 특허권의 조기 확보가 필요한 경우에는 우선심사 제도를

적극 활용할 필요가 있음

※ 우선심사 청구 절차

출원발명이 우선심사 대상이 되는 경우 누구든지 우선심사를 신청할

수 있으며, 우선심사신청설명서와 증빙서류를 첨부하여 ‘우선심사신청

서’를 특허청에 제출함

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7. 외국에서 특허를 향유하려면 외국에도 출원하라(속지주의).

◉ 특허권의 효력은 각 국가마다 독립적으로 존재하므로, 한국

에서 획득한 특허는 한국에서만 효력이 있음

◉ 수출을 염두에 두고 설비투자를 하는 경우에는 수출하고자

하는 각 나라에서 독립적으로 특허권을 획득해야 함에 유의

【사례】국내 중소기업 S사의 경우

<사실관계>

o 국내 중소기업인 S사는 압축포장용기를 생산하여 일본에 수출

하는 것을 목표로 설비투자를 하는 한편, 업무상 협력관계에 있

던 A사으로부터 국내 특허에 관한 권리를 양도 받았음

o 양사는 동제품을 수입하여 일본에 판매하는 일본측 협력 파트너

인 J사가 자기명의로 일본특허청에 출원하는데 동의

o 이후 일본에서 동 제품 판매와 관련한 이권 때문에 일본에서

의장권을 획득한 J사와의 관계가 악화되어 S사 제품의 일본 수

출이 무산됨으로써 도산 위기에 처함

<시사점>

o S사는 일본 시장을 염두에 두고 설비투자를 하면서도 일본 내

에서의 지재권 확보에 소홀하였고, 일본에서 권리를 가진 J사와

일본수출과 관련한 지재권 문제를 명확하게 처리하지 않음으로

써 주된 시장으로 고려하였던 일본으로의 수출길이 막혀 도산

위기를 맞음

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8 . 해외출원에도 기한이 있다.

◉ 국내에 출원을 하고 1년 이내에 해외 출원을 하여야만 국내

출원일을 인정받을 수 있고, 국내출원일로부터 18개월이 지

나가면 국내출원이 공개되어 해외에 출원하더라도 특허를 받

을 수 없는 등 해외출원에도 시기적 제한이 있으므로, 적기

에 출원할 수 있도록 유의

【사례】美, 에드워드 멘델사의 거절결정건 (특허 2000-749호)

<사실관계>

o 미국의 에드워드 멘델사는 “서방성 제형(알부테롤)”에 관한 특

허를 1995.11.3.에 미국에 출원 한 후, 이를 기초로 우선권 주장

을 하면서 2000.1.7.에 한국에 출원하였음

o 에드워드 멘델의 한국출원은 미국출원일로부터 1년이 경과되어

우선권주장기간을 넘겼을 뿐만 아니라, 미국에서 동 출원이 공

개된 시점마저도 넘기고 뒤늦게 출원된 것으로 특허등록이 거

절되었음

<시사점>

o 국내에서 특허출원을 하고 이를 기초로 해외에 출원을 하고자

하는 경우에는 국내출원일로부터 1년 이내에 출원하도록 유의

해야 함

o 여러 나라에 동시에 특허 출원하는 효과가 있는 PCT제도를 적

극 활용할 필요가 있음

※ P C T (특허협력조약) 제도란?

다수의 외국에 특허출원하는 경우, 각 국가마다 요구하는 언어등 출

원 요건을 맞춰야 하는 불편함을 덜고자 PCT제도가 도입됨. 하나의

출원으로 PCT에 가입된 다수 국가에 동시에 출원하는 효과가 있음.

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9 . 정부 지원정책을 적극 활용하라.

◉ 특허제도에 대해서 잘 모른다고, 돈이 없다고 특허를 포기하

지 말고 좋은 아이디어가 있으면 정부 지원정책을 적극 활용

◉ 특허출원 처음이라면 무료 특허교육 및 상담을 이용

【정부 지원정책】

o 출원료 등 수수료 면제 또는 감면 제도

- 특허청에서는 중소기업, 학생 등의 출원료, 심사청구료, 최초

3년분의 등록료 등을 감면하거나 면제하고 있음

o 해외출원비용 지원 제도

- 특허청에서는 개인 또는 소기업이 외국에 출원하는 특허 출원

비용을 지원해 줌으로써 우수 발명의 해외출원 및 권리확보를

장려하고 있음

o 무료 특허교육 및 상담

- 지역별로 설치된 27개 ‘지역지식재산센터’(특허청홈페이지 ‘소

속유관기관’ 참조; www.kipo.go.kr)에서 운영중인 무료 특허

교육 및 상담을 손쉽게 받을 수 있음

- 대한변리사회(www.kpaa.or.kr)에서는 무료 특허법률 상담 및

무료 변리사업(출원대리)을 시행하고 있으며, 권리확보에서 특

허분쟁 대응에 이르는 전 과정에 대한 무료 상담을 공익변리사

특허상담센터(서울 한국지식재산센터 17층)에서 받을 수 있음

<시사점>

o 특허제도에 대한 지식이나 비용 걱정없이 정부지원정책을 잘

활용하면 좋은 아이디어를 특허화할 수 있음

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10. 특허출원시 상표출원도 함께 고려

◉ 강력한 브랜드는 소비자들에게 다양한 이미지를 떠올리게 하

고 강렬하면서도 호의적인 느낌을 불러일으킴

◉ 성숙기에 들어선 소비용품 시장에서는 제품의 기능 뿐만아니

라 타사 제품과 차별화된 느낌을 주는 브랜드가 제품의 경쟁

력이므로 특허출원과 동시에 상표출원도 함께 고려

【사례1】상표 자산 가치 (기업 인수합병)

o 1994년 해태는 오디오 전문기업체인 인켈을 2백억원이라는 가

격으로 인수하였는데 매입시점에서 인켈의 주식 가격은 147억

원이었으나, ‘인켈’이라는 브랜드 자산이 높이 평가되어 30%의

프리미엄을 추가 지불하였음

o 말보로 담배로 유명한 필립모리스사가 식품회사인 크래프트를

매입할 때 정부가격의 6배가 넘는 129억달러를 지불하였음. 필

립모리스사는 크래프트의 고정자산을 13억달러로 산정하였지만

‘Kraft'라는 브랜드의 무형자산에 대해 116억달러를 추가 지불

하였던 것임

【사례2】상표 자산 가치 (중소기업 성공사례)

o 낚시대 제조회사 S사는 'Silver Star'라는 상표 출원하였으나 많

은 국가에서 기 등록되어 등록 거절되었으나, 자체 상표인

‘Silstar'를 개발하여 세계 20여국에 출원등록 및 3,500만불 수출

하였음.

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<시사점>

o 상표제도는 자기업무에 관련된 상품을 타사 상품과 식별되도록

하기 위하여 사용하는 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들

의 결합과 이들 각각에 대한 색채를 결합한 것으로 특허와 마

찬가지로 등록상표에 대하여 독점적 권리가 생김

o 상표 자체가 가치있는 자산이고 제품 경쟁력을 높이므로, 소비

자들이 자사 브랜드에 대해 가능한한 좋은 이미지를 갖도록 장

기적인 관점에서 일관성 있는 브랜드 관리가 필요함

<세계 주요기업 브랜드 가치>

순위 브랜드명 평가액(100만 달러) 국가

1 마이크로소프트 62,039 미국

2 제너럴일렉트릭 55,834 미국

3 코카콜라 41,406 미국

4 차이나모바일 39,168 홍콩

43 삼성전자 12,028 한국

63 소니 9,358 일본

(‘100대 최고 가치 브랜드’, 조사기관 밀워드 브라운 옵티머, 2006)

※ 상표출원시 유의사항

o 경쟁사 상표와 뚜렷이 구별되도록 독창적 상표 개발

- 국내․외 유명 상표 내지 경쟁사와 유사한 상표는 사업 초기부터

걸림돌이 될 수 있으며, 등록되더라도 등록 무효될 수 있음

o 지정상품은 실제 생산, 판매 등 실시하거나 앞으로 실시할 예정인

품목에 한정

- 전혀 실시하지도 않은 품목까지 출원하는 경우 비용은 물론 타인

의 권리와 충돌될 우려가 높음

- 등록되더라도 3년간 사용하지 않으면 등록 취소될 수 있음