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SENTENCIA TRIBUNAL ARBITRAL
“yarur-propiedades.cl”
Santiago, 13 de julio de 2021
VISTO,
1. Con fecha 5 de abril de 2021 la sociedad “EMPRESAS JUAN YARUR SpA” solicitó
el inicio de este procedimiento arbitral en línea de conformidad al apartado 19° de la
“REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES
DEL DOMINIO .CL” y en la “POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR
NOMBRES DE DOMINIO .CL”, ambas del “Centro de Resolución de Controversias por
Nombres de Dominio .cl” a cargo de “NIC CHILE”, entidad administradora del presente proceso
arbitral y que depende a su turno del Departamento de Ciencia de la Computación de la
Universidad de Chile. La solicitud indicada apunta a resolver por esta vía arbitral el conflicto
planteado por la asignación del nombre de dominio “yarur-propiedades.cl” a su actual titular,
individualizado ante NIC Chile como “BERNHARD”.
2. Mediante oficio N° 47149-1621355145980, de 18 de mayo de 2021, NIC Chile notificó
la designación como árbitro arbitrador en conformidad al apartado 10.2 de la POLÍTICA y en el
apartado 21° del REGLAMENTO, la que fue aceptada electrónicamente por este árbitro el mismo
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día, jurando en dicho acto desempeñar el cargo fielmente y en el menor tiempo posible. La
aceptación fue debidamente notificada a las partes y a NIC Chile con igual fecha, según consta en
la bitácora del expediente electrónico de autos.
3. Mediante presentación de 10 de junio de 2021 comparece el abogado Max F. Villaseca
Molina, en representación de “EMPRESAS JUAN YARUR SpA”, señalando que en tal calidad
presenta demanda de revocación respecto del nombre de dominio “yarur-propiedades.cl”, para
que en definitiva se revoque la inscripción practicada por NIC Chile a nombre de su actual titular,
solicitando además que dicho nombre de dominio le sea asignado a su representada.
Funda su demanda en las siguientes consideraciones de hecho:
3.1. Que “EMPRESAS JUAN YARUR SpA” se remonta a los años de su fundador don
Juan Yarur Lolas, empresario de origen Palestino avecindado primero en Bolivia y luego en Chile
desde 1934 hasta la fecha de su fallecimiento en 1954, a quien se recuerda por ser uno de los
pilares fundamentales para la modernización de la industria textil en nuestro país. Tras hacer una
breve reseña histórica de los negocios familiares, señala que hoy el apellido YARUR se encuentra
íntimamente ligada con una tradición familiar y empresarial de la que la demandante es su
legítima continuadora.
3.2. Que la demandante es titular en Chile de los siguientes registros marcarios para
YARUR:
a) Registro No. 969099, que protege “servicios de compra, venta y comercialización al
por mayor y menor de toda clase de productos de las clases 1 a 34; servicios de comercio
electrónico y de compraventa al público de todo tipo de productos por internet, correo o por
medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de
estos, por medios computacionales, world, wide web y otras redes de bases de datos; promoción
de productos mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional de sitios
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electrónicos accesibles por medio de redes computacionales; servicios de pedido por correo que
comprende toda clase de productos, servicios de importación, exportación y representación de
toda clase de productos de la clase 1 a la 34”, Clase 35
b) Registro No. 927371 (renovación a su vez de los Registros Nos. 595951; 362498;
232779, respectivamente) que protege “productos químicos para la industria, la ciencia y la
fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en
bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones
para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes;
adhesivos (pegamentos) para la industria”, Clase 1; “pinturas, barnices, lacas; productos
antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas
naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”,
Clase 2; “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales,
cosméticos, lociones capilares; dentífricos”, Clase 3; “aceites y grasas para uso industrial;
lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina
para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación”, Clase 4; “productos
farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias
dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material de
empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales. dañinos;
fungicidas, herbicidas”, Clase 5; “metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción
metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables
e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías
metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales
metalíferos”, Clase 6; “máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para
vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos
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terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos,
Clase 7; “herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de
cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar”, Clase 8;
“aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de
enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido
o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y
mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de
procesamiento de datos y ordenadores; extintores”, Clase 9; “aparatos e instrumentos
quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes
artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura”, Clase 10 “aparatos de alumbrado,
calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de
agua, así como instalaciones sanitarias”, Clase 11; “vehículos; aparatos de locomoción terrestre,
aérea o acuática”, Clase 12; “armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos
artificiales”, Clase 13; “metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias
o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas;
artículos de relojería e instrumentos cronométricos”, Clase 14; “instrumentos musicales”, Clase
15; “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de
imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos
(pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de
escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico
(excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres
de imprenta, clichés de imprenta, Clase 16; “caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y
productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas
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semielaborados, materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos”, Clase
17; “cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases;
pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de
guarnicionería”, Clase 18; “materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos
para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas;
monumentos no metálicos”, Clase 19; “muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho,
caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar,
sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases”,
Clase 20; “utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos;
materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o
semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no
comprendidos en otras clases”, Clase 21; “cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas,
velas de navegación, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales de acolchado
y relleno (excepto el caucho o las materias platicas); materias textiles fibrosas en bruto”, Clase
22; “hilos para uso textil”, Clase 23; “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”, Clase
25; “encajes bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores
artificiales”, Clase 26; “alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos;
tapices murales que no sean de materias textiles”, Clase 27; “juegos y juguetes; artículos de
gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de navidad”, Clase 28;
“carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche
y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, Clase 29; “café, te, cacao, azúcar, arroz,
tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan , productos
de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal,
mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, Clase 30; “productos agrícolas,
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hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y
verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales, alimentos para
animales; malta”, Clase 31; “cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol;
bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”, Clase
32; “bebidas alcohólicas (excepto cerveza)”, Clase 33; “tabaco; artículos para fumadores;
cerillas”, Clase 34
c) Registro No. 867260 (renovación a su vez del Registro No. 547806) que protege “telas
y tejidos en general (excepto tela de goma impermeable), de cáñamo, algodón, lino, pelo, crin,
lana, seda y demás materias textiles similares, para las diversas confecciones y usos” en Clase
24.
e) Registro No. 867261 (renovación a su vez del Registro No. 547807) que protege
“establecimiento industrial de fabricación de telas y tejidos en general, (excepto tela y goma
impermeable), de cáñamo, algodón, lino, pelo, crin, lana, seda y demás materias textiles
similares, para las diversas confecciones y usos”.
f) Registro No. 867332 (renovación a su vez del Registro No. 547808) que protege
“Establecimiento comercial para la compra y venta de telas y tejidos en general (excepto tela y
goma impermeable) de cáñamo, algodón, lino, pelo, crin, lana, seda y demás materias textiles
similares, para las diversas confecciones y usos clase 24”, en la Región Metropolitana.
g) Registro No. 869052 (renovación a su vez del Registro No. 547809) que protege
“servicios de distribución de telas y tejidos en general (excepto tela y goma impermeable) de
cáñamo, algodón, lino, pelo, crin, lana, seda y demás materias textiles similares para las diversas
confecciones y usos de la clase 24”, Clase 39
h) Registro No. 930420 (renovación a su vez de los Registros Nos. 598335 y 363300,
respectivamente), que protege Establecimiento Comercial para la compra y venta de: tejidos y
productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa en clase 24; y,
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prendas de vestir, calzado, y artículos de sombrerería en Clase 25 en las Regiones V y XIII.
Agrega que la demandante es titular además de los siguientes nombres de dominio:
“empresasjuanyarur.cl”, “empresasyarur.cl”, “yarur-express.cl”, “yarur.cl” y
“empresasjyarur.cl”, este último asociado a las casillas de correo electrónico corporativo de
aquella.
3.3. Que atendido el reconocimiento nacional e internacional con que cuenta
“EMPRESAS JUAN YARUR SpA” y su signo distintivo YARUR, cualquier semejanza con este
signo en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los usuarios de la red, beneficiando
injustamente y en forma ilegítima a un tercero.
Sostiene que la identidad del nombre de dominio en disputa con la marca registrada del
actor constituye argumento suficiente para que el primero le sea asignado, para así poder usar y
gozar de todas las utilidades que este bien incorporal es capaz de proporcionar. A mayor
abundamiento -dice-, en el improbable evento que se mantuviere la asignación del presente
nombre de dominio en un titular distinto de la parte demandante, ello llevaría a confusiones
innecesarias a los consumidores y usuarios de la red, provocando perjuicios no sólo económicos
sino de dilución de un signo distintivo incorporado en el inconsciente colectivo de los chilenos,
como es YARUR.
Cita los artículos 8 y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial, y lo dispuesto por el apartado 14º del Reglamento NIC Chile. Afirma además que este
mismo titular también solicitó el nombre de dominio “yarurpropiedades.cl” (Rol NIC 47959),
dando lugar a una acción de revocación temprana por su parte.
4. Mediante presentación de fecha 30 de junio de 2021 comparece el abogado Samuel
Sergio Enrique Donoso Boassi, en representación del demandado BERNHARD SUMPS
YARUR, quien contestando la demanda solicita su rechazo por las consideraciones siguientes:
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4.1. Que contrario a lo que sostiene el demandante, el demandado Bernhard Sumps Yarur
es miembro de la familia Yarur Lolas y, por tanto, no es “ajeno” a la familia según sostienen los
propietarios de “EMPRESAS JUAN YARUR SpA”. Indica que, por ello, el demandante no
pretende apropiarse del concepto “YARUR” para su beneficio, pues se trata de un familiar que
utiliza su nombre – uno de los atributos de la personalidad más esenciales- para identificar a sus
empresas y negocios, como siempre ha ocurrido dentro del clan Yarur.
Aclara que don Bernhard Sumps Yarur es bisnieto de don Nicolás Yarur Lolas, hermano
menor de don Juan Yarur Lolas, este último, según lo propios demandantes, fundador de
“EMPRESAS JUAN YARUR”, agregando que ambos formaron la sociedad “YARUR
HERMANOS”, que luego se transformaría en “YARUR S.A.”, para finalmente continuar como
“EMPRESAS JUAN YARUR SpA”, empresa textil que rápidamente adquirió notoriedad a nivel
local. Destaca además que la participación de don Nicolás Yarur Lolas en “YARUR
HERMANOS” es un hecho público y notorio, ampliamente documentado en la literatura nacional,
mencionando algunas publicaciones de la época en que así consta.
Señala además que don Nicolás Yarur Nicolás Yarur Lolas tuvo 5 hijos, el mayor Alfredo
Yarur Kazakia, padre de doña Francisca Yarur Said, quien a su vez es madre del demandado y
prima en sexto grado de los señores Luis Henrique y Juan Carlos Yarur Rey, actuales accionistas
mayoritarios de “Empresas Juan Yarur” e “Inversiones Juan Yarur”.
Sostiene, en definitiva, que no es efectivo que don Bernhard Sumps Yarur, titular del
domino que se pretende revocar, carezca relación o sea ajeno a la familia, prestigio e historia
asociada al apellido Yarur, concepto que forma parte de su propia identidad, razón suficiente para
configurar su interés legítimo para conservar la titularidad del dominio.
4.2. Que don Bernhard Sumps Yarur detenta derechos adquiridos de índole patrimonial
sobre el concepto “Yarur Propiedades”, anteriores a la interposición de la demanda de revocación
y a la solicitud de registro del dominio cuestionado. En tal sentido, señala que “Corredora de
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Propiedades Yarur Limitada” fue constituida por él y por su madre doña Francisca Carolina Yarur
Said con fecha 08 de septiembre de 2014, pudiendo funcionar y actuar ante Bancos y entidades
financieras con el nombre de fantasía “YARUR PROPIEDADES LTDA”.
En cuanto a su objeto, indica que el artículo Segundo de sus estatutos sociales establece
que la sociedad tendrá como principales actividades la intermediación en la compra, venta y
arriendo de todo tipo de bienes raíces, administrar todo tipo de bienes raíces y efectuar toda clase
de inversiones y/o negocios. El artículo Séptimo, a su vez, entrega la administración y el uso de
la razón social a don Bernhard Sumps Yarur, con las más amplias facultades.
En suma, sostiene que se trata de una sociedad constituida y administrada por don
Bernhard Sumps Yarur, con más de 7 años de vigencia, que durante todo ese tiempo ha
desarrollado en forma legítima y de buena fe las actividades propias de su giro bajo el nombre de
fantasía “YARUR PROPIEDADES LIMITADA”, idéntico al dominio objeto de este juicio.
4.3. Que “Corredora de Propiedades Yarur Limitada” es titular del registro marcario
“YARUR PROPIEDADES”, Nº 1133656, de fecha de vencimiento 07 de diciembre de 2026, que
protege “Agencias de alquiler (propiedades inmobiliarias), bienes inmuebles (corretaje de-) y
administración de inmuebles” de la Clase 36, servicios respecto de los cuales el demandante no
registra una marca con el concepto “Yarur”. Explica que dicha solicitud fue realizada por don
Bernhard Sumps Yarur, en representación de la Corredora, con fecha 02 de diciembre de 2014, la
que fue objeto de oposición ante el INAPI por parte de don Juan Carlos Yarur Rey (accionista de
“EMPRESAS JUAN YARUR” y hermano del controlador de dicha sociedad) e “Inversiones Juan
Yarur S.A.”, la que finalmente fue rechazada mediante sentencia dictada por el Tribunal de
Propiedad Industrial -TPI- con fecha 21 de junio de 2016, actualmente firme y ejecutoriada.
4.4. Que los derechos intelectuales que detenta “EMPRESAS JUAN YARUR SpA” y las
numerosas marcas y registros de dominio inscritas a su nombre no son idénticas a “yarur-
propiedades” ni se refieren a las actividades amparadas en la Clase 36, objeto de protección de la
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marca del demandado, prevaleciendo el interés de este último en virtud del principio de
especialidad. Afirma que no es efectivo, por tanto, el supuesto riesgo de confusión entre el nombre
de dominio “yarur-propiedades.cl” y “EMPRESAS JUAN YARUR SpA”, según lo señala
además la sentencia del TPI antes mencionada.
4.5. Señala, por último, que la buena fe del demandado es manifiesta, considerando: i) Que
el dominio en disputa es una expresión legítima de su identidad (pues contiene su apellido); ii)
Que refleja el nombre de sus sociedades y marcas inscritas para la explotación del giro de corretaje
inmobiliario, actividad que ha desarrollado durante casi una década y; iii) Que el dominio es
idéntico a la marca “YARUR PROPIEDADES”. Todo ello -dice-, da cuenta de la concurrencia a
su respecto del principio “first come first served”, lo que reforzaría su mejor derecho o interés
preferente en el nombre de dominio disputado.
5. Mediante resolución de 7 de julio de 2021 se citó a las partes a oír sentencia.
Y CONSIDERANDO,
PRIMERO: Que la sociedad “EMPRESAS JUAN YARUR SpA” solicita la revocación
del registro del nombre de dominio “yarur-propiedades.cl”, practicado por NIC Chile a nombre
de “BERNHARD”, cuyo nombre completo es Bernhard Sumps Yarur, invocando para ello la
titularidad que le asiste respecto de la marca comercial “YARUR”, clases 1 al 35 y 39, y de los
nombres de dominio “empresasjuanyarur.cl”, “empresasyarur.cl”, “yarur-express.cl”, “yarur.cl”
y “empresasjyarur.cl”. Señala que la sociedad demandante y el apellido Yarur reflejan y resumen
una larga y exitosa historia familiar de negocios en Chile, relacionados especialmente con la
industria textil desde su mismo establecimiento en la primera mitad del siglo XX, por lo que la
coexistencia en Internet del nombre de dominio cuestionado y la marca indicada, con titulares
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distintos, generará confusión en el público consumidor y en los usuarios de Internet en cuanto al
origen de los servicios o productos asociados al primero y a su uso en la web.
Para acreditar el fundamento de su pretensión, la demandante acompañó los siguientes
documentos, no objetados:
1. Registros de la marca “YARUR” Nºs 969099, 927371, 867260, 867261, 867332,
869052 y 93042.
2. Información obtenida del sitio web de NIC Chile respecto de los nombres de dominio
empresasjuanyarur.cl, empresasyarur.cl, yarur-express.cl, yarur.cl y empresasjyarur.cl.
3. Información obtenida desde el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros,
relativa a la sociedad demandante.
4. Información obtenida de la página del Banco BCI, www.bci.cl , en la que se señala que
dicha institución bancaria forma parte del grupo “EMPRESAS JUAN YARUR SpA”.
5. Información referente a la demandante ofrecida en el sitio web financiero
www.bloomberg.com.
6. Artículo titulado “Feller Rate Eleva la clasificación de solvencia de Bci y de su
controladora Empresas Juan Yarur por mejor perfil de riesgo”, de fecha 28 de febrero de 2018,
publicado en el portal de noticias de Diario Estrategia.
7. Artículo titulado “Empresas Juan Yarur designa Directorio y aprueba aumento de
capital”, de fecha 18 de abril de 2019, publicado en el portal de noticias de Diario Estrategia.
SEGUNDO: Que la parte demandada contesta la demanda solicitando su entero rechazo,
con costas, por no existir en este caso riesgo alguno de confusión entre el nombre de dominio
disputado y las marcas y nombre comercial de la demandante. Indica que, al igual que ésta y sus
asocios, tiene derecho a usar legítimamente el apellido “Yarur” como miembro de la misma
familia, a lo que se suma la circunstancia de ser titular además de la marca “YARUR
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PROPIEDADES”, clase 36, para distinguir servicios que no tienen relación alguna con la
actividad comercial de la demandante ni con aquellos productos y servicios amparados por sus
diversas marcas comerciales.
Para acreditar el fundamento de su pretensión, la demandante acompañó los siguientes
documentos, no objetados:
1. Copia de la cédula de identidad de don Bernhard Sumps Yarur.
2. Copia del certificado de nacimiento de don Bernhard Sumps Yarur.
3. Copia del certificado de nacimiento de doña Francisca Yarur Said, madre del
demandado.
4. Copia de los estatutos y certificado de vigencia de la sociedad “Corredora de
Propiedades Yarur Limitada”.
5. Copia del registro de marca “YARUR PROPIEDADES”, solicitud Nº 1133656.
6. Copia del fallo dictado por el Director del INAPI, solicitud Nº 1133656.
7. Copia del fallo dictado por el Tribunal de Propiedad Industrial, Rol Nº 73-2016.
8. Copia del fallo dictado por la Excma. Corte Suprema en recurso de casación en el fondo
Rol Nº 71471-2016.
TERCERO: Que el apartado 19° del REGLAMENTO NIC contempla la denominada
acción de revocación temprana de nombres de dominio, sustentada en la noción de “interés
preferente” y cuya naturaleza vincula necesariamente el presente debate jurídico.
La referida reglamentación, sin embargo, ha optado por no definir el concepto de
“interés preferente”, por lo que resulta necesario remitirse al sentido natural y obvio de ambas
palabras para definir el sentido y alcance unívoco del criterio reglamentario recién indicado.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, se entiende por “interés” la
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“inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.”; y por “preferente”
aquello “que tiene preferencia o superioridad sobre algo”, constituyendo a su vez
“preferencia” la “primacía, ventaja o mayoría que alguien o algo tiene sobre otra persona o
cosa, ya en el valor, ya en el merecimiento.”
De esta forma, puede definirse para estos efectos el concepto de “interés preferente”
como aquella primacía, superioridad o ventaja del ánimo que manifiesta la parte revocante
respecto del registro y uso del nombre de dominio en disputa, cuestión de hecho que debe ser
acreditada en términos tales que permitan posponer o eventualmente desechar por completo
el interés correlativo que ha motivado el registro previo de dicho nombre de dominio, por parte
del titular demandado.
CUARTO: Que de conformidad al artículo 1698 inciso 1° del Código Civil, “Incumbe
probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”, norma que recoge el
aforismo ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat (corresponde probar un hecho al que lo
afirma y no al que lo niega). A partir de la norma señalada, la doctrina y la jurisprudencia han
precisado la regla en el sentido de atribuir la carga de la prueba de los hechos constitutivos al
actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En otros términos,
el actor deberá probar lo que sostiene y fundamenta su pretensión, mientras que el demandado
deberá probar lo que sostiene y fundamenta su oposición a la pretensión del actor.
En este sentido, los antecedentes probatorios indicados en los considerandos Primero y
Segundo anteriores permiten tener por acreditados los siguientes hechos de la causa:
a) Que la demandante es titular de la marca “YARUR”, con la que identifica y tutela entre
otras su actividad comercial como empresa destacada de la industria textil en Chile.
b) Que la demandante ha usado efectivamente la marca referida en Internet, cuyo registro,
además, es anterior al del nombre de dominio “yarur-propiedades.cl”.
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c) Que el demandado lleva también el apellido Yarur por línea materna.
d) Que el demandado y su madre doña Francisca Carolina Yarur Said son los únicos socios
de la sociedad “CORREDORA DE PROPIEDADES YARUR LIMITADA” o “YARUR
PROPIEDADES LTDA.”, titular a su vez de la marca comercial “YARUR PROPIEDADES”,
Clase 36, que distingue “Agencias de alquiler [propiedades inmobiliarias]; bienes inmuebles
(corretaje de -); administración de inmuebles”.
e) Que el registro de la marca “YARUR PROPIEDADES” fue solicitado por el
demandado Bernhard Sumps Yarur, como socio administrador y representante legal de
“CORREDORA DE PROPIEDADES YARUR LIMITADA”.
QUINTO: Que en el presente caso la pretensión revocatoria del actor se sustenta
básicamente en la titularidad de la marca “YARUR”, la que a su juicio se encontraría afectada por
el dominio que incluye dicho apellido y, por tanto, en riesgo de dilución . Su interés preferente en
el señalado nombre de dominio, entonces, se sustenta en el propósito de proteger la marca recién
mencionada y con ello el prestigio de su titular e incluso el de la familia Yarur, que encarna según
sus dichos la historia misma de la industria textil chilena.
Para este árbitro, sin embargo, y a diferencia de lo que sostiene el demandante, no existen
en el proceso antecedentes suficientes que demuestren el riesgo de confusión que se invoca en la
demanda, como justificante del interés tutelar en el que sustenta su pretensión:
a) Primero, y como lo ha señalado reiteradamente este árbitro en situaciones similares, la
sola circunstancia de haberse registrado una marca comercial no involucra, per se, un derecho
superior o preferente respecto de un nombre de dominio homónimo o similar. Lo propio ocurre
en el ámbito del Derecho marcario, en donde la protección que dimana del registro solo abarca
aquellos productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos
precisamente en el mismo registro (principio de especialidad).
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En este caso, y conforme quedó acreditado con los documentos acompañados por la parte
demandada, no existe ninguna conexión entre el ámbito de cobertura de la marca “YARUR”,
asociada como se dijo -en lo que aquí concierne- a la industria textil, con los servicios de corretaje
de propiedades a que alude expresamente el nombre de dominio “yarur-propiedades.cl”.
Todavía más, se encuentra acreditado que el demandado, en su calidad de representante
legal de la sociedad constituida con su madre, registró a nombre de aquella, en el año 2016, la
marca comercial “YARUR PROPIEDADES”, para distinguir precisamente los servicios de
corretaje de propiedades a que alude expresamente el nombre de dominio sub judice. De esta
manera, al inscribir luego la misma expresión como nombre de dominio, no ha hecho más que
ejercer un derecho legítimo derivado del uso preferente y exclusivo que le confiere la señalada
expresión marcaria.
b) Adicionalmente, para este sentenciador resulta evidente que la expresión “propiedades-
yarur.cl”, vista en su conjunto, no presenta la identidad gráfica y fonética con la marca “YARUR”
que denuncia el actor, pues, como es evidente, aquella no incluye la palabra “propiedades”. En la
actualidad, además, el usuario promedio de Internet, medianamente informado y atento a sus
reglas básicas de funcionamiento, tiene cabal conciencia de que la menor alteración en la
estructura de un nombre de dominio genera resultados de acceso a la web radicalmente distintos,
de manera que, en este caso, resulta altamente improbable que un cibernauta, queriendo obtener
información sobre la demandante y sus productos y negocios, lo haga mediante un dominio
asociado a servicios de corretaje de propiedades.
c) Por último, y relacionado con la anterior, no pasa desapercibido para este árbitro que el
demandado tiene también el legítimo derecho de usar su propio apellido -Yarur- como nombre
comercial, para identificar su empresa en el tráfico mercantil y distinguir sus servicios frente a
otras que desarrollen actividades idénticas o similares; máxime si con ello no afecta como se dijo
los derechos de la parte demandada, atendida la regla de la especialidad que también se comunica
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a los señalados nombres comerciales.
Los nombres o firmas comerciales surgen históricamente vinculadas a las denominaciones
de las sociedades comerciales, que abreviadamente solían recoger inicialmente los nombres
civiles de los socios (como ocurre con las sociedades colectivas, según señala el art. 365 del C. de
Comercio), para luego permitir, con la aparición de nuevos tipos sociales como la sociedad
anónima en el derecho francés y luego la sociedad de responsabilidad limitada en el derecho de
sociedades alemán de fines del siglo XIX, la sola mención de la actividad u objeto en el nombre
o razón social. Se trata, por tanto, de un elemento distintivo de especial relevancia para el
empresario, pues en torno a él “se han creado unas relaciones de hecho (una clientela, un prestigio
ante los proveedores, etc.) que quiere mantener” (Sánchez Calero, F. y Sánchez Calero Guilarte,
J.,m Instituciones de Derecho Mercantil, Tomo I, 37ª ed., Thomson-Aranzadio, p. 292).
Precisamente por ello, la ley chilena sobre propiedad industrial, Nº19.039, permite registrar como
marca “todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el
mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales”, incluyendo
expresamente entre ellos “los nombres de personas” (art. 19), siempre que por esa vía no se
genere una recíproca confusión con otros signos que incluyan el mismo nombre (art. 20 letras g
inciso 3º y h).
En este caso, en suma, se encuentra establecido que el demandado no solo tiene un legítimo
derecho a registrar su apellido o nombre civil como marca, nombre de dominio y nombre
comercial, sino que, al hacerlo, no ha afectado en modo alguno los derechos que la parte
demandante detenta a su turno sobre sus propias marcas, dominios y nombre comercial. Por
contrapartida, la demandante no ha acreditado el riesgo de confusión en que funda su pretensión
revocatoria, por lo que la demanda deberá ser rechazada.
Y teniendo además presente lo dispuesto en la “REGLAMENTACIÓN PARA EL
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FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL”, en la
“POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE
DOMINIO .CL”, en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y en los
artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad,
RESUELVO:
1. Que SE RECHAZA la demanda de revocación del nombre de dominio “yarur-
propiedades.cl”.
2. Que se mantiene el nombre de dominio en su actual asignación.
3. Cada parte asumirá sus costas.
4. Notifíquese digitalmente a las partes en las direcciones electrónicas que constan en el
expediente electrónico.
5. Notifíquese digitalmente al “Centro de Resolución de Controversias por Nombres de
Dominio .cl”, para el cumplimiento de lo resuelto.
6. Póngase término a este procedimiento y procédase al cierre del presente expediente
electrónico, en su oportunidad.
Dictada por don EDUARDO JEQUIER LEHUEDÉ
Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile
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Autorizan los testigos MARCIA XIMENA CORTÍNEZ SOTO, cédula nacional de
identidad Nº 8.844.082-K, y JOAQUÍN ALBERTO CORTÉS OLEA, cédula nacional de
identidad N°18.642.257-0.
Rol N° 47149