JORNADA AVANZADA SOBRE PCT INTERPRETACIÓN …portal.uc3m.es/.../patlib/sem_pct/IsabelSerina.pdf · JORNADA AVANZADA SOBRE PCT INTERPRETACIÓN DE REIVINDICACIONES Y UNIDAD DE INVENCIÓN

JORNADA AVANZADA SOBRE PCT JORNADA AVANZADA SOBRE PCT

INTERPRETACIÓN DE INTERPRETACIÓN DE REIVINDICACIONESREIVINDICACIONES

Y UNIDAD DE INVENCIÓN Y UNIDAD DE INVENCIÓN EN EL MARCO PCTEN EL MARCO PCT

Isabel Isabel Seriñá Seriñá (OEPM)(OEPM)5 Octubre 20065 Octubre 2006

ContenidoContenido• Introducción: Definiciones y objeto de las

reivindicaciones.

• Interpretación de ciertas palabras en las reivindicaciones.

• Concepto de reivindicaciones complejas; casos posibles.

• Ejemplos de reivindicaciones complejas.

Interpretación de ReivindicacionesInterpretación de Reivindicaciones

OBJETIVOOBJETIVO

Concienciar de la importancia de la Concienciar de la importancia de la redacción de reivindicacionesredacción de reivindicaciones

Pautas de redacción adecuadas para Pautas de redacción adecuadas para encontrar el nivel de protección deseadoencontrar el nivel de protección deseado

NormativaNormativa

• Las reivindicaciones definen el objeto para el quese solicita protección

• Deben ser claras y concisas

Y

• Han de fundarse en la descripción

Art. 6 PCT


Contenido de la reivindicaciónContenido de la reivindicación

Características técnicas de la Características técnicas de la invencióninvención

No ventajas comerciales No ventajas comerciales

Ejemplo: Ejemplo: a)a) Peine caracterizado porque comprende un Peine caracterizado porque comprende un

dispensador de productos fluidos.dispensador de productos fluidos.b)b) Peine caracterizado porque se desliza Peine caracterizado porque se desliza

mejor por el cabellomejor por el cabello


Elementos técnicos esenciales en Elementos técnicos esenciales en una reivindicaciónuna reivindicación

Elementos de una entidad o actividad Elementos de una entidad o actividad que son indispensables para conseguir el que son indispensables para conseguir el efecto técnico de la invención, esto es, efecto técnico de la invención, esto es, para resolver el problema técnico para resolver el problema técnico planteado. planteado.


Elemento técnico opcionalElemento técnico opcional

Elemento de la entidad o actividad Elemento de la entidad o actividad reivindicada que se considera que no reivindicada que se considera que no tiene un efecto limitante en el ámbito tiene un efecto limitante en el ámbito de protección de la reivindicación. de protección de la reivindicación.

en particular, en particular, preferiblemente, preferiblemente,

etc.etc.


ElementoElemento técnico funcionaltécnico funcionalUn elemento que se describe en Un elemento que se describe en términos de su uso o de cómo funciona términos de su uso o de cómo funciona en lugar de por sus características en lugar de por sus características estructurales (en entidades) o por las estructurales (en entidades) o por las etapas del proceso (en actividades). etapas del proceso (en actividades).

medios de detección, medios de detección, medios de soporte. medios de soporte.


CategoríasCategoríasReivindicación independienteReivindicación independiente

Constituye una definición autosuficiente de Constituye una definición autosuficiente de una entidad o una actividad una entidad o una actividad

Debe contener las características técnicas Debe contener las características técnicas necesarias y suficientes para definir la necesarias y suficientes para definir la invención.invención.

Es la menos limitativaEs la menos limitativa


CategoríasCategoríasReivindicación dependienteReivindicación dependiente

Contiene todos los elementos técnicos de Contiene todos los elementos técnicos de una o más reivindicaciones y añade una o una o más reivindicaciones y añade una o más características que tienen como más características que tienen como resultado una definición más estrecha del resultado una definición más estrecha del ámbito de protección. ámbito de protección. Debe hacer referencia a la reivindicación Debe hacer referencia a la reivindicación de la cual depende. de la cual depende.


CategoríasCategorías

Reivindicación dependiente:Reivindicación dependiente:

Comprende todas las limitaciones Comprende todas las limitaciones contenidas en la reivindicación de la cual contenidas en la reivindicación de la cual dependedepende


EjemploEjemplo

R1: Recipiente contenedor de líquidos caracterizado porque tiene dos puntos de sujeción y una abertura para la salida de líquidos

R2: Recipiente según R1 caracterizado porque los puntos de sujeción son opuestos

R3: Recipiente según las reiv. anteriores en el que la abertura está situada en la parte superior

CategoríasCategorías

• Todas las reivindicaciones pueden contener referencias a otras reivindicaciones:

En este caso, no existe una relación de dependencia

“Procedimiento de fabricación del producto de la R1”


CategoríasCategoríasLas reivindicaciones se pueden clasificar en Las reivindicaciones se pueden clasificar en dos categorías en función de si se refieren a: dos categorías en función de si se refieren a:

una entidad o una entidad o una actividaduna actividad

Aunque existen básicamente estas dos Aunque existen básicamente estas dos categorías, se habla más concretamente de categorías, se habla más concretamente de otra división: producto, procedimiento, otra división: producto, procedimiento, aparato y uso. Productos y aparatos son aparato y uso. Productos y aparatos son entidades y procedimientos y usos son entidades y procedimientos y usos son actividades. actividades.


TiposTiposProductoProducto-- Compuesto químicoCompuesto químico

AparatoAparato

ProcedimientoProcedimiento-- Métodos de obtención de un producto Métodos de obtención de un producto

UsosUsos-- Primera utilización de productos conocidos Primera utilización de productos conocidos -- Segundos usosSegundos usos


Forma de la reivindicaciónForma de la reivindicaciónEn dos partes:En dos partes:

PreámbuloPreámbulo: indica la definición del objeto de la : indica la definición del objeto de la invención seguida de todas aquellas características invención seguida de todas aquellas características técnicas conocidas y necesarias para la definición técnicas conocidas y necesarias para la definición de los elementos que se van a proteger.de los elementos que se van a proteger.

Parte caracterizadoraParte caracterizadora: recoge las características : recoge las características técnicas que se quieren proteger. Va precedida por técnicas que se quieren proteger. Va precedida por la expresiónla expresión““caracterizado por”, “que consiste encaracterizado por”, “que consiste en””

En una parte: En una parte: “Producto X de fórmula I”“Producto X de fórmula I”


TérminosTérminos relativosrelativos

Expresiones descriptivas generales que Expresiones descriptivas generales que dejan al lector en duda sobre el dejan al lector en duda sobre el significado exacto del elemento técnico significado exacto del elemento técnico al que se refieren y por tanto sobre la al que se refieren y por tanto sobre la extensión de la protección.extensión de la protección.

Excepciones: algunos términos relativos tienen Excepciones: algunos términos relativos tienen un significado claro según el contextoun significado claro según el contexto

fino, alto, etcfino, alto, etc

Alta frecuenciaAlta frecuencia


Términos aproximadosTérminos aproximados

Términos que introducen inexactitud en Términos que introducen inexactitud en cantidades o expresiones. cantidades o expresiones.

Alrededor de, Alrededor de, aproximadamente, aproximadamente,

substancialmente, etc substancialmente, etc ……


Reivindicaciones tipo abiertoReivindicaciones tipo abierto

+ otros elementos técnicos adicionales+ otros elementos técnicos adicionales

“...que contiene...” “...que contiene...” o o “que comprende...”“que comprende...”


Composición para el tratamiento de la Composición para el tratamiento de la piel que piel que comprendecomprende A y BA y B(Se incluyen en el ámbito de la reivindicación (Se incluyen en el ámbito de la reivindicación

composiciones que contengan A+B+C)composiciones que contengan A+B+C)


Reivindicaciones tipo cerradoReivindicaciones tipo cerrado

Exactamente esos elementos técnicos Exactamente esos elementos técnicos

“...que consiste en...”“...que consiste en...”


Composición para evitar la caída del Composición para evitar la caída del cabello que cabello que consisteconsiste en una mezcla de en una mezcla de A+BA+B(Se incluye en el ámbito de la reivindicación (Se incluye en el ámbito de la reivindicación

exclusivamente una composición de A+B)exclusivamente una composición de A+B)


Ejemplo:1) Método para obtener el producto B caracterizado

porque comprende las etapas C, D, E.

2) Método para obtener el producto B caracterizado porque consiste en las etapas C, D, E.

ESTADO DE LA TÉCNICA: D1

Método para obtener el producto B que comprende las etapas C, D, E, F.

D1 es documento X para reivindicación 1)

D1 es documento A para reivindicación 2)



Reivindicación de producto “adecuado”Reivindicación de producto “adecuado”Reivindicación de aparato: Reivindicación de aparato:

“especialmente adaptado”“especialmente adaptado”Reivindicación de proceso:Reivindicación de proceso:

“Proceso “Proceso parapara obtener X” obtener X”

Término “para”Término “para”

Limitación


Aparato para llevar a cabo el proceso...

Aparato especialmente adecuado parallevar a cabo el proceso...



Sustancia para un uso concreto...

Sustancia adecuada para el uso declarado


Producto por procedimientoProducto por procedimiento

Una reivindicación en la que un producto Una reivindicación en la que un producto se define en términos del procedimiento se define en términos del procedimiento por el cual se obtiene, es una por el cual se obtiene, es una reivindicación de producto.reivindicación de producto.

Producto XProducto X obtenido obtenido por el procedimiento Ypor el procedimiento Y

obtenibleobtenible



Fenol producido por la conversión de compuestos aromáticos

El fenol no es nuevo

Excepciones: El proceso determina una serie de propiedades físicas en el producto final

Martillo obtenido por un proceso de forja en frío

Definición por el resultado Definición por el resultado alcanzadoalcanzado

Una definición según la cual un elemento Una definición según la cual un elemento técnico se define en términos de un técnico se define en términos de un resultado alcanzado o deseado, en lugar de resultado alcanzado o deseado, en lugar de por unas características estructurales o unos por unas características estructurales o unos parámetros de proceso. parámetros de proceso.

Proceso según reivindicación Proceso según reivindicación nn según el cual el según el cual el producto X se obtiene con un 99.5% de pureza.producto X se obtiene con un 99.5% de pureza.


Problemas a evitar: Problemas a evitar: Reivindicaciones complejasReivindicaciones complejas

Muchas reivindicaciones en una solicitudMuchas reivindicaciones en una solicitudMuchas posibilidades en una Muchas posibilidades en una reivindicaciónreivindicaciónReivindicaciones de deseoReivindicaciones de deseoReivindicaciones Reivindicaciones paramétricasparamétricasReivindicaciones con falta de claridadReivindicaciones con falta de claridad


DIFICULTAN LA COMPRENSIÓN DEL ALCANCE DE LAS REIVINDICACIONES

Consecuencias de una redacción Consecuencias de una redacción inadecuadainadecuada

Búsqueda internacional incompletaBúsqueda internacional incompletaExamen preliminar internacional negativoExamen preliminar internacional negativoProtección inferior o no adecuada a lo Protección inferior o no adecuada a lo inventadoinventado

Posibles “posiciones de repliegue”Posibles “posiciones de repliegue”


UNIDAD DE INVENCIÓNUNIDAD DE INVENCIÓN

Convenio de París (Convenio de París (artart.4G).4G)Tema administrativoTema administrativoConsideraciones económicasConsideraciones económicasUna invención por patenteUna invención por patenteEquidadEquidad

BASE LEGALBASE LEGAL

Art. 3.4iii) Tratado PCTArt. 3.4iii) Tratado PCT

Regla 13 Reglamento PCTRegla 13 Reglamento PCT

Regla 40 Reglamento PCTRegla 40 Reglamento PCT

Artículo 3.4 iiiArtículo 3.4 iii

La solicitud internacional deberá cumplir La solicitud internacional deberá cumplir la exigencia prescrita de unidad de la exigencia prescrita de unidad de invencióninvención

Regla 13.1 PCTRegla 13.1 PCTRegla 13.1 PCT

La solicitud internacional deberá estar relacionada con una sola invención o con un grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un

único concepto inventivo general.

Regla 13.1 PCTRegla 13.1 PCTRegla 13.1 PCTUna sola invención

O

Un grupo de invenciones

siempre que se pueda definir un único concepto que englobe a todaslas invenciones

Regla 13.2 del PCT (I)Regla 13.2 del PCT (I)

Cuando se reivindique un grupo de Cuando se reivindique un grupo de invenciones en la misma solicitud invenciones en la misma solicitud internacional, sólo se considerará internacional, sólo se considerará observada la exigencia de unidad de observada la exigencia de unidad de invención si entre esas invenciones existe invención si entre esas invenciones existe una relación técnica relativa a uno o varios una relación técnica relativa a uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o elementos técnicos particulares idénticos o correspondientescorrespondientes..

Regla 13.2 del PCT (II)Regla 13.2 del PCT (II)

Se entenderá que la expresión Se entenderá que la expresión “elementos técnicos particulares” se “elementos técnicos particulares” se refiere a los elementos técnicos que refiere a los elementos técnicos que determinan la contribución de cada determinan la contribución de cada una de las invenciones reivindicadas, una de las invenciones reivindicadas, considerada en su conjunto, al estado considerada en su conjunto, al estado de la técnica.de la técnica.

Elementos técnicos particulares

Aquellos que producen una contribución al estado de la técnica:

•contribuyen al efecto a alcanzar•Forman parte de la distinción frente al estado de la técnica

Elementos técnicos correspondientesElementos técnicos correspondientesSon aquellos que no son idénticos pero Son aquellos que no son idénticos pero solucionan el mismo problemasolucionan el mismo problema

Elementos Elementos alternativosalternativos que logran el mismo que logran el mismo efecto (alternativas efecto (alternativas MarkushMarkush))Elementos Elementos complementarioscomplementarios, los cuales de , los cuales de forma separada contribuyen a un efecto.forma separada contribuyen a un efecto.Elementos Elementos cooperativoscooperativos, que sólo producen un , que sólo producen un efecto si operan conjuntamente.efecto si operan conjuntamente.Elementos Elementos “especialmente adaptados”“especialmente adaptados” o o “especialmente diseñados”“especialmente diseñados” para elementos de para elementos de otras invenciones.otras invenciones.

Tipos de evaluación de la unidad Tipos de evaluación de la unidad de invenciónde invención

Evaluación a Evaluación a prioripriori

Antes de la Antes de la búsquedabúsqueda

Evaluación a Evaluación a posterioriposteriori

Durante o después de Durante o después de la búsquedala búsqueda

Evaluación a posterioriEvaluación a posteriori

Dos métodos de razonamiento:Dos métodos de razonamiento:

Razonamiento de conceptoRazonamiento de concepto..

Razonamiento basado en los elementos Razonamiento basado en los elementos técnicos particulares. (STF, técnicos particulares. (STF, SpecialSpecialTechnical FeaturesTechnical Features).).

FALTA DE UNIDAD DE INVENCIÓN: FALTA DE UNIDAD DE INVENCIÓN: Regla 40 PCTRegla 40 PCT

Requerimiento para el pago de tasa(s) Requerimiento para el pago de tasa(s) adicional(es): PCT/ISA/206adicional(es): PCT/ISA/206

RazonadoRazonadoIndicación nº de invencionesIndicación nº de invencionesIndicación cantidad a abonarIndicación cantidad a abonarSe Se acompañaacompaña el resultado de la búsqueda el resultado de la búsqueda internacional para la invención mencionada internacional para la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones.en primer lugar en las reivindicaciones.

IET parcial:IET parcial:

Sobre las partes de la solicitud Sobre las partes de la solicitud internacional que guarden relación con internacional que guarden relación con las invención mencionada en primer las invención mencionada en primer lugar en las reivindicacioneslugar en las reivindicaciones

invención principalinvención principal

FALTA DE UNIDAD DE INVENCIÓNFALTA DE UNIDAD DE INVENCIÓN

Pago bajo reservaPago bajo reservaComité de examenComité de examenTraslado de la decisión a OI y solicitante Traslado de la decisión a OI y solicitante (PCT/ISA/212)(PCT/ISA/212)

Se emitirá el IBI para la(s) invenciones para Se emitirá el IBI para la(s) invenciones para las que se haya pagado tasa de búsqueda o las que se haya pagado tasa de búsqueda o tasas adicionalestasas adicionales

FALTA DE UNIDAD DE INVENCIÓNFALTA DE UNIDAD DE INVENCIÓN

Excepción: si la búsqueda para las demás Excepción: si la búsqueda para las demás invenciones no requiere esfuerzo excesivo, se invenciones no requiere esfuerzo excesivo, se realizará para todas las invenciones.realizará para todas las invenciones.

I n v i t a c i ó n A r t 1 7 . 3 . a ; R e g l a 4 0 . 1 P C T +

R e s u l t a d o I E T P a r c i a l

N o P a g a T a s a s A d i c i o n a l e s

P a g o T o d a s / a l g u n a s T a s a s A d i c i o n a l e s

P r o t e s t a R a z o n d a

B u s q u e d a a d i c i o n a l

I E T I n t e r n a c i o n a l = p a r a T o d a l a i n v e n c i ó n p a g a d a

R e v i s i ó n R e g l a 4 0 . 2 . e ( s o l o p a r a e l s u j e t o

p a g a d o )

I E T I n t e r n a c i o n a l = R e s u l t a d o s B u s q u e d a

P a r c i a l

P r o t e s t a J u s t i f i c a d a

S e d e v u e l v e n l a s T a s a s

N o s e d e v u e l v e n T a s a s S e i n v i t a a p a g a r

l a T a s a d e P r o t e s t a

S i N o P a r c i a l m e n t e

R e g l a 4 0 . 2 c . d P C T B a s a d o e n l a i n v i t a c i ó n : A r t 1 7 . 3 . a ; R 4 0 . 1

+ P r o t e s t a r a z o n a d a

P r o c e d i m i e n t o e n c a s o d e F a l t a d e U n i d a d d e I n v e n c i ó n e n P C T

Evaluación unidad Evaluación unidad

Identificar todas las posibles invencionesIdentificar todas las posibles invencionesIdentificar el problema técnico que subyace Identificar el problema técnico que subyace en cada invenciónen cada invenciónIdentificar la solución y las características Identificar la solución y las características técnicas que contribuyen a esa solucióntécnicas que contribuyen a esa soluciónComparar las distintas invenciones en lo que Comparar las distintas invenciones en lo que tienen en común y buscar un único concepto tienen en común y buscar un único concepto general inventivo o elementos técnicos general inventivo o elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes.particulares idénticos o correspondientes.

Combinaciones aceptadasCombinaciones aceptadas

1. Producto + Procedimiento 1. Producto + Procedimiento especialmente adaptadoespecialmente adaptado + uso + uso

2. Procedimiento + aparato 2. Procedimiento + aparato específicamente diseñadoespecíficamente diseñado

33. . Producto + Procedimiento Producto + Procedimiento especialmente adaptadoespecialmente adaptado + aparato + aparato específicamente diseñado específicamente diseñado para el para el procedimientoprocedimiento

EJEMPLO 1EJEMPLO 1

Reivindicación 1: Reivindicación 1: Sustancia XSustancia X

Reivindicación 2: Procedimiento de Reivindicación 2: Procedimiento de fabricación de la fabricación de la sustancia química Xsustancia química X

Reivindicación 3: Método de uso de la Reivindicación 3: Método de uso de la sustancia Xsustancia X como insecticida.como insecticida.

EJEMPLO 2EJEMPLO 2

Reivindicación 1: Procedimiento de fabricación Reivindicación 1: Procedimiento de fabricación que comprende las que comprende las etapas A y Betapas A y B

Reivindicación 2: Aparato específicamente Reivindicación 2: Aparato específicamente diseñado para llevar a cabo la diseñado para llevar a cabo la etapa Aetapa A

Reivindicación 3: Aparato específicamente Reivindicación 3: Aparato específicamente diseñado para llevar a cabo la diseñado para llevar a cabo la etapa Betapa B..

EJEMPLO 3EJEMPLO 3

Reivindicación 1: Enchufe macho Reivindicación 1: Enchufe macho caracterizado por la caracterizado por la característica Acaracterística A

Reivindicación 2: Enchufe hembra Reivindicación 2: Enchufe hembra caracterizado por la correspondiente caracterizado por la correspondiente característica Acaracterística A

EJEMPLO 4EJEMPLO 4

Reivindicación 1: Correa transportadora Reivindicación 1: Correa transportadora dotada de la dotada de la característica Acaracterística A..Reivindicación 2: Correa transportadora Reivindicación 2: Correa transportadora dotada de la dotada de la característica Bcaracterística B..Reivindicación 3: Correa transportadora Reivindicación 3: Correa transportadora dotada de las dotada de las características A + Bcaracterísticas A + B

EJEMPLO 5EJEMPLO 5

Reivindicación 1: Dispositivo de visualización Reivindicación 1: Dispositivo de visualización dotado de las dotado de las características A + Bcaracterísticas A + B..Reivindicación 2: Dispositivo de visualización Reivindicación 2: Dispositivo de visualización según la reivindicación 1, que además tiene la según la reivindicación 1, que además tiene la característica Ccaracterística C..Reivindicación 3: Dispositivo de visualización Reivindicación 3: Dispositivo de visualización dotado de las dotado de las características A + Bcaracterísticas A + B que que además tiene la además tiene la característica Dcaracterística D..

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