CUESTIONES CUESTIONES PROCESALESPROCESALES

JORNADA SOBRE EL TRIBUNAL DE MARCA JORNADA SOBRE EL TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIACOMUNITARIA

ANDEMAANDEMAMADRID 30 de mayo del 2013MADRID 30 de mayo del 2013

LA JURISDICCILA JURISDICCIÓÓN ESPAN ESPAÑÑOLA OLA DE LA MARCA COMUNITARIADE LA MARCA COMUNITARIA

�� Dos Juzgados de Dos Juzgados de Marca Comunitaria.Marca Comunitaria.

�� Un Tribunal de Marca Un Tribunal de Marca Comunitaria.Comunitaria.

�� UbicaciUbicacióón: n: ALICANTE, sede de ALICANTE, sede de

la OAMI.la OAMI.

COMPETENCIA JUDICIAL COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: INTERNACIONAL: artart. 97 RMC.. 97 RMC.

�� 1.1.ºº SumisiSumisióón expresa o tn expresa o táácitacita�� 2.2.ºº Demandado domicilio en EspaDemandado domicilio en Españña.a.�� 33ºº. Demandado, establecimiento en Espa. Demandado, establecimiento en Españña.a.�� 44ºº. Demandante, domicilio en Espa. Demandante, domicilio en Españña.a.�� 5.5.ºº Demandante, establecimiento en EspaDemandante, establecimiento en Españña.a.�� 66ºº. Si ninguno de ellos tiene domicilio ni est. Si ninguno de ellos tiene domicilio ni estáá

establecido en ningestablecido en ningúún Estado de la Unin Estado de la Unióón.n.�� 77ºº Alternativamente, posibilidad de acudir a la Alternativamente, posibilidad de acudir a la

JurisdicciJurisdiccióón espan españñola cuando los actos de ola cuando los actos de violaciviolacióón, o intento de violacin, o intento de violacióón, se hubiesen n, se hubiesen cometido en Espacometido en Españña.a.

DOMICILIO versus CENTRO DE DOMICILIO versus CENTRO DE INTERESES PRINCIPALESINTERESES PRINCIPALES

�� Concepto.Concepto.

�� AdministraciAdministracióón de intereses.n de intereses.

�� Habitualidad.Habitualidad.

�� Reconocible por terceros.Reconocible por terceros.

EL CONCEPTO DEEL CONCEPTO DEESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTO

�� Actividad econActividad econóómica.mica.

�� No transitoria.No transitoria.

�� Medios humanos y Medios humanos y bienes.bienes.

�� SSíí: tienda, delegaci: tienda, delegacióónn

�� No: un stand, agente, No: un stand, agente, representante.representante.

ALCANCE DE LA ALCANCE DE LA COMPETENCIA: art. 98 RMC.COMPETENCIA: art. 98 RMC.

�� EN LOS CINCO PRIMEROS CASOS, LA EN LOS CINCO PRIMEROS CASOS, LA JEMC PODRJEMC PODRÁÁ PRONUNCIARSE SOBRE PRONUNCIARSE SOBRE HECHOS COMETIDOS EN EL HECHOS COMETIDOS EN EL TERRITORIO DE CUALQUIER ESTADO TERRITORIO DE CUALQUIER ESTADO MIEMBRO.MIEMBRO.

�� EN EL EN EL ÚÚLTIMO SUPUESTO, SOLO LTIMO SUPUESTO, SOLO PODRPODRÍÍA PRONUNCIARSE SOBRE LOS A PRONUNCIARSE SOBRE LOS HECHOS COMETIDOS EN ESPAHECHOS COMETIDOS EN ESPAÑÑA.A.

COMPETENCIA OBJETIVA: art. COMPETENCIA OBJETIVA: art. 96 RMC96 RMC

1.1. Acciones por violaciAcciones por violacióón, o intento de violacin, o intento de violacióón, n, de la marca comunitaria. Art. 96.a RMCde la marca comunitaria. Art. 96.a RMC

2.2. Acciones de comprobaciAcciones de comprobacióón de inexistencia de n de inexistencia de violaciviolacióón. Art. 96.b RMCn. Art. 96.b RMC

3.3. Acciones de indemnizaciAcciones de indemnizacióón previstas en el Art. n previstas en el Art. 9.3. Art. 96.c RMC9.3. Art. 96.c RMC

4.4. Acciones de reconvenciAcciones de reconvencióón por caducidad o n por caducidad o nulidad de la marca comunitaria. Art. 96.d RMCnulidad de la marca comunitaria. Art. 96.d RMC

5.5. Todas las acciones amparadas en el RMC.Todas las acciones amparadas en el RMC.

COMPETENCIA OBJETIVA de la COMPETENCIA OBJETIVA de la Jur. Esp. Marca Com.Jur. Esp. Marca Com.

1.1. Acciones por violaciAcciones por violacióón, o intento de violacin, o intento de violacióón, n, de la marca comunitaria. Art. 92.a RMCde la marca comunitaria. Art. 92.a RMC

2.2. Acciones de comprobaciAcciones de comprobacióón de inexistencia de n de inexistencia de violaciviolacióón. Art. 92.b RMCn. Art. 92.b RMC

3.3. Acciones de indemnizaciAcciones de indemnizacióón previstas en el Art. n previstas en el Art. 9.3. Art. 92.c RMC9.3. Art. 92.c RMC

4.4. Acciones de reconvenciAcciones de reconvencióón por caducidad o n por caducidad o nulidad de la marca comunitaria. Art. 92.d RMCnulidad de la marca comunitaria. Art. 92.d RMC

5.5. Todas las acciones amparadas en el RMC.Todas las acciones amparadas en el RMC.

ACCIACCIÓÓN POR INTENTO N POR INTENTO DE VIOLACIDE VIOLACIÓÓN DE LA N DE LA

MARCA COMUNITARIAMARCA COMUNITARIA

ART. 96.a RMCART. 96.a RMC

ACCIACCIÓÓN DE N DE COMPROBACICOMPROBACIÓÓN DE LA N DE LA

INEXISTENCIA DE INEXISTENCIA DE VIOLACIVIOLACIÓÓNN

ART. 96.b RMCART. 96.b RMC

Art. 127 LEY PATENTESArt. 127 LEY PATENTES

ACCIONES POR ACCIONES POR VIOLACIVIOLACIÓÓN DE LA MARCA N DE LA MARCA

COMUNITARIACOMUNITARIA

EL MERCADO EN LA UNIEL MERCADO EN LA UNIÓÓN N EUROPEAEUROPEA

FORMAS DE USO DE LA MARCA FORMAS DE USO DE LA MARCA COMUNITARIA AJENA COMUNITARIA AJENA

USO DE LA MARCA

COMENSALISMO MUTUALISMO PARASITISMO

COMENSALISMO DE LA MARCA COMENSALISMO DE LA MARCA COMUNITARIACOMUNITARIA

�� ARTARTÍÍCULO 12.C RMCCULO 12.C RMC

�� El titular de la MC no El titular de la MC no podrpodráá prohibir su uso por prohibir su uso por un tercero, cuando sea un tercero, cuando sea necesario para indicar el necesario para indicar el destino de un producto o destino de un producto o de un servicio, en de un servicio, en particular en el caso de particular en el caso de accesorios o piezas accesorios o piezas sueltas, siempre que se sueltas, siempre que se haga conforme a haga conforme a prpráácticas leales.cticas leales.

GILLETTE, STJCE C GILLETTE, STJCE C –– 228 / 03228 / 0317 / 3 / 200517 / 3 / 2005

�� CUESTICUESTIÓÓN PREJUDICIAL SOBRE EL N PREJUDICIAL SOBRE EL ART 6.1.c ART 6.1.c

Directiva 84 / 450 / CEEDirectiva 84 / 450 / CEE

““PARASON FLEXOR PARASON FLEXOR –– GILLETTE GILLETTE SENSORSENSOR””

OTRO CASO DE OTRO CASO DE COMENSALISMOCOMENSALISMO

¿¿Uso legUso legíítimo de la marca ajena?timo de la marca ajena?

Asunto Asunto ““La La TomatinaTomatina””

Sentencia del Tribunal EspaSentencia del Tribunal Españñol de ol de Marca Comunitaria de 2 Marca Comunitaria de 2 dede julio julio

del 2009del 2009

Asunto Asunto ““La La TomatinaTomatina””

�� Signo idSigno idééntico para ntico para productos idproductos idéénticos.nticos.

�� Uso a tUso a tíítulo de marca tulo de marca o uso permitido de o uso permitido de marca ajena (fair use)marca ajena (fair use)

�� No caso de limitaciNo caso de limitacióón n del derecho de marca del derecho de marca (Art. 37 LM).(Art. 37 LM).

MUTUALISMO DE LA MARCA MUTUALISMO DE LA MARCA COMUNITARIACOMUNITARIA

�� ART. 22 RMCART. 22 RMC

�� LICENCIALICENCIA�� LA MC PODRLA MC PODRÁÁ SER SER

OBJETO DE OBJETO DE LICENCIAS PARA LA LICENCIAS PARA LA

TOTALIDAD O TOTALIDAD O PARTE DE LOS PARTE DE LOS PRODUCTOS O PRODUCTOS O

SERVICIOS.SERVICIOS.

EJERCICIO DE EJERCICIO DE ACCIONES DEL ACCIONES DEL

LICENCIANTE CONTRA LICENCIANTE CONTRA EL LICENCIATARIOEL LICENCIATARIO

Sentencia de 18 Sentencia de 18 dede abril del 2013abril del 2013

Asunto OPELAsunto OPEL

PARASITISMOPARASITISMOPEZ CON PIOJOS DE MARPEZ CON PIOJOS DE MAR

INFRACCIINFRACCIÓÓN DE LA MARCA COMUNITARIA = N DE LA MARCA COMUNITARIA = PARASITISMO DE LA MARCA COMUNITARIAPARASITISMO DE LA MARCA COMUNITARIA

Ejercicio de acciones por Ejercicio de acciones por parte del licenciatarioparte del licenciatario

Sentencia de 12 Sentencia de 12 dede enero del enero del 20132013

Asunto DOUGLASAsunto DOUGLAS

ACCIONES POR VIOLACIACCIONES POR VIOLACIÓÓN DE N DE LA MARCA COMUNITARIALA MARCA COMUNITARIA

�� ART. 14.1 RMC remite a las legislaciones ART. 14.1 RMC remite a las legislaciones nacionales, a salvo de las disposiciones nacionales, a salvo de las disposiciones del Tdel Tíítulo X: tulo X: ““Por otra parte, las infracciones Por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se regircontra las marcas comunitarias se regiráán por el n por el derecho nacional sobre infracciones contra derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las marcas nacionales, con arreglo a las disposiciones del tdisposiciones del tíítulo Xtulo X ““..

�� ACCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ACCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE MARCAS DE 7 MARCAS DE 7 DEDE DICIEMBRE DEL 2001DICIEMBRE DEL 2001

DEMANDAS DE DEMANDAS DE RECONVENCIRECONVENCIÓÓN POR N POR

NULIDAD O NULIDAD O CADUCIDADCADUCIDAD

ART.96 RMCART.96 RMC

ACCIACCIÓÓN DE N DE INDEMNIZACIINDEMNIZACIÓÓN POR N POR HECHOS DEL ART. 9.3HECHOS DEL ART. 9.3

ART. 96.C RMCART. 96.C RMC

ART. 9.3 RMCART. 9.3 RMC

ART. 9.3 RMCART. 9.3 RMC

�� HabrHabráá lugar a la indemnizacilugar a la indemnizacióón n razonable cuando:razonable cuando:

1.1. Se realicen actos, Se realicen actos,

2.2. con posterioridad a la publicacicon posterioridad a la publicacióón de la n de la solicitud de la MC, sisolicitud de la MC, si

3.3. la MC se registra, yla MC se registra, y

4.4. si tales hechos quedarsi tales hechos quedaríían prohibidos en an prohibidos en virtud de la publicacivirtud de la publicacióón de dicha MC.n de dicha MC.

ASUNTO CANNAASUNTO CANNASTA TMC 78/07, de 27 / 2 / 07STA TMC 78/07, de 27 / 2 / 07

Marca registro OAMI Marca en publicidad

ASUNTO AUTOCITYASUNTO AUTOCITYSTA TMC 339/07, de 21 / 9 / 07STA TMC 339/07, de 21 / 9 / 07

ACUMULACIACUMULACIÓÓN DE N DE ACCIONESACCIONES

ACUMULACIACUMULACIÓÓN DE N DE ACCIONES POR VIOLACIACCIONES POR VIOLACIÓÓN N

MARCA COMUNITARIA Y MARCA COMUNITARIA Y COMPETENCIA DESLEALCOMPETENCIA DESLEAL

Se admite en la actualidad, si bien Se admite en la actualidad, si bien no fue asno fue asíí en un principio.en un principio.

ASUNTO BRUGALASUNTO BRUGALAuto n.Auto n.ºº 8/04, de 21 / 12 / 048/04, de 21 / 12 / 04

ASUNTO BICASUNTO BICAuto n.Auto n.ºº 25/05, de 23 / 3 / 0525/05, de 23 / 3 / 05

�� SE ADMITE LA ACUMULACISE ADMITE LA ACUMULACIÓÓN DE N DE ACCIONES POR VIOLACIACCIONES POR VIOLACIÓÓN DE MARCA N DE MARCA COMUNITARIA, POR VIOLACICOMUNITARIA, POR VIOLACIÓÓN DE N DE MARCA NACIONAL Y ACCIONES MARCA NACIONAL Y ACCIONES FUNDADAS EN LA LEY DE FUNDADAS EN LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL.COMPETENCIA DESLEAL.

�� PRINCIPIO DE PRINCIPIO DE ““PERMEABILIDAD PERMEABILIDAD

RELATIVARELATIVA””..

Sentencia 9 de enero Sentencia 9 de enero del 2012del 2012

Asunto Bombay Asunto Bombay SaphireSaphire

ACUMULACIÓN DE ACCIONES POR VIOLACIÓN MC, NULIDAD

DE MARCA NACIONAL Y NULIDAD DE MARCA

INTERNACIONAL.

Se admite.

ASUNTO CHATKAASUNTO CHATKAAuto n.Auto n.ºº 15/06, de 13 / 2 / 0615/06, de 13 / 2 / 06

ASUNTO CHATKAASUNTO CHATKA

�� PRINCIPIO DE PRINCIPIO DE ““PERMEABILIDAD PERMEABILIDAD RELATIVARELATIVA””

�� REBAUTIZADO COMOREBAUTIZADO COMO

�� PRINCIPIO DE PRINCIPIO DE ““CAPILARIDAD CAPILARIDAD ORGORGÁÁNICANICA””: : “Ó“ÓSMOSISSMOSIS JUDICIALJUDICIAL””..

�� JURISDICCIJURISDICCIÓÓNN““SUPERESPECIALIZADASUPERESPECIALIZADA””..

InfracciInfraccióón marca n marca vsvsnulidad marca nacionalnulidad marca nacional

Sentencia 26 de enero Sentencia 26 de enero 20112011

Asunto Asunto ÁÁreasreas

Sentencia 18 abril 2013Sentencia 18 abril 2013

Asunto CONVERSEAsunto CONVERSE

ACUMULACIACUMULACIÓÓN DE N DE ACCIONES POR ACCIONES POR

INFRACCIINFRACCIÓÓN DE DIBUJOS Y N DE DIBUJOS Y DE PATENTESDE PATENTES

Auto AP ALICANTE 12 diciembre Auto AP ALICANTE 12 diciembre del 2011del 2011

ACCIONES AMPARADAS EN EL ACCIONES AMPARADAS EN EL ARTARTÍÍCULO 18 RMC: MARCAS CULO 18 RMC: MARCAS

REGISTRADAS POR EL AGENTE REGISTRADAS POR EL AGENTE O REPRESENTANTE DEL O REPRESENTANTE DEL

TITULAR.TITULAR.

ASUNTO LUKOILASUNTO LUKOILSENTENCIA (FIRME) 50 / 06, de 3 / 2 SENTENCIA (FIRME) 50 / 06, de 3 / 2

ASUNTO AUTOCITYASUNTO AUTOCITYSTA TMC 339/07, de 21 / 9 / 07STA TMC 339/07, de 21 / 9 / 07

�� DELIMITACIDELIMITACIÓÓN N ENTRE LA ACCIENTRE LA ACCIÓÓN N DEL ART. 18 RMC Y DEL ART. 18 RMC Y LA ACCILA ACCIÓÓN DEL N DEL ART. 2.2 LEY ART. 2.2 LEY MARCASMARCAS

ASUNTO JURADOASUNTO JURADOSENTENCIA TMCSENTENCIA TMC

73/06, de 14 / 2 / 0673/06, de 14 / 2 / 06

Pretensiones relativas a la declaraciPretensiones relativas a la declaracióón de n de nulidad de contratos de licencia de marca nulidad de contratos de licencia de marca comunitaria. Se accedicomunitaria. Se accedióó y se declary se declaróó la la nulidad de ciertos contratos de licencia.nulidad de ciertos contratos de licencia.

Acciones del licenciante Acciones del licenciante contra el licenciatariocontra el licenciatario

EL REGISTRO DE EL REGISTRO DE MALA FEMALA FE

CONCEPTO CONCEPTO JURISPRUDENCIAL JURISPRUDENCIAL

DE MALA FEDE MALA FE

Respecto de acciones de nulidad Respecto de acciones de nulidad de marcas nacionalesde marcas nacionales

ASUNTO ASUNTO PIQUADROPIQUADRO

StaSta. Tribunal de Marca de 4 . Tribunal de Marca de 4 dedeFEBRERO DEL 2008FEBRERO DEL 2008

AcciAccióón de nulidad de marca espan de nulidad de marca españñolaola

Un asunto dulce: chocolates LINDTUn asunto dulce: chocolates LINDT

�� CuestiCuestióón prejudicial n prejudicial austriaca ante el austriaca ante el TJCE, Asunto CTJCE, Asunto C--529/07.529/07.

�� INTERPRETACIINTERPRETACIÓÓN N DEL ART. 51.1.B) DEL ART. 51.1.B) RMCRMC

ASUNTO JURADOASUNTO JURADOSENTENCIA TMCSENTENCIA TMC

73/06, de 14 / 2 / 0673/06, de 14 / 2 / 06

Pretensiones relativas a la declaraciPretensiones relativas a la declaracióón de n de nulidad de contratos de licencia de marca nulidad de contratos de licencia de marca comunitaria. Se accedicomunitaria. Se accedióó y se declary se declaróó la la nulidad de ciertos contratos de licencia.nulidad de ciertos contratos de licencia.

MUCHAS GRACIAS POR SU MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIATENCIÓÓNN

�� Pueden dirigir sus Pueden dirigir sus quejas y quejas y

reclamaciones a reclamaciones a

pacosorguz@mail.compacosorguz@mail.com