Beskyttelse av forretningsideer Kari Helen Simonsen ONSAGERS AS

© copyright all rights reserved Onsagers 2006

Beskyttelse av forretningsideer

Kari Helen Simonsen

ONSAGERS AS


• Immaterialretten: – Patentloven, designloven,

varemerkeloven, åndsverksloven

• Konkurranseloven, firmaloven, markedsføringsloven, aksjeloven, avtaleloven etc.


Hvorfor IR?

• Verne om og bidra til å skape konkurransefortrinn

• Dokumentere rettigheter ved selskapssiftelse, lisens eller salg av teknologi/konsept/løsning

• Materialisere det immaterielle


Hva bør beskyttes?

• Nøklene til konkurranseevnen:– særpreg/egenart– den inntjenende kjerne– Særlig konkurranseutsatte elementer


Varemerker = særpreg


Varemerker:

• Kjennetegn egnet til å skille innehaverens varer og tjenester fra andre

- Garantifunksjon

- Konkurransefunksjon


Hvordan beskytte varemerker?

Innarbeidelse:Ved intens bruk

over lengre tid slik at merket har festet seg i kjøpekretsens bevissthet

Ved registrering: I nasjonale og/eller

internasjonale varemerkeregistre


Tidsbegrenset og geografisk begrenset rettighet

• Et varemerke kan fornyes i et ubegrenset antall 10-år mot betaling av avgift

• Geografisk avgrensede rettigheter – beskyttelse oppnås i de land varemerket registreres eller i de området varemerket er innarbeidet


Kriterier for registrering

• Må være egnet til å skille varemerkesøkerens varer fra andres = særpreg

• Må ikke være beskrivende, forvekslbart, villedende, krenke opphavsrettigheter etc



Varemerkefortegnelsen

• Beskytter varemerket i spesifikke vare- og tjenesteklasser- Et varemerke er bare egnet til å forveksles

dersom det gjelder samme vare/tjeneste av samme eller lignende slag.


Egnet til å forveksle – et eksempel

• Orgatech søkes registrert i klasse 10 for kirurgiske apparater og instrumenter og får motholdt ”oranon teknika som er registrert i klasse 1 (kjemiske produkter til industrielle og vitenskaplige formål


Merket er en musikalsk lyd som består av et crescendo og decrescendo spilt på rubbet krystall, bass vannfon, og på kontrabass, samtidig blir fem

toner spilt ved å stryke på krystall, hvilket har en varighet av ca tre sekunder.


Hvordan velge et varemerke?• To sammenfallende innfallsvinkler

gjelder:• I. Markedsføring

Lett å få produktet på markedet Hva forbinder konsumenten med ordene Er varemerket lett å kommunisere.

• II. Rettslig Være mulig å registrere uten for store

problemer. Må ikke kollidere med tidligere rettigheter Må ha særpreg.


Vedlikehold av beskyttelse:

• Ha klar strategi for bruk av merket Konsekvens i skrivemåte, fonter og farger

• Overvåke markedetProtestere mot inngrep

• Overvåke markedet – følg med i varemerkeregistre og firmanavnregistre (og domenenavn) for å Protestere mot forvekselbare merker og firma

(samt domenenavn)Få informasjon om konkurrenters inntreden på

markedet


Design = utseende


Hva kan designbeskyttes?

• Utseende av et produkt – to- eller tredimensjonalt

• Deler av et produkt (eks. stolben) forutsatt at delen har særpreg og er synlig i normal bruk

• Ornamenter


Hva kan designbeskyttes forts.

• Også ikke fysiske gjenstander kan designbeskyttes: f eks skjermbilder

• Unntak: et utseende som er bestemt av tekniske funksjon kan ikke designbeskyttes


Avgrenset rettighet:

• Geografisk: gjelder i de land man søker og oppnår beskyttelse i

• Maksimal beskyttelsestid: 25 år (15 for reservedeler)– Fornyes hvert 5. år


Kriterier:

• Nyhets- og forskjellskrav

• Unntak fra nyhetskravet:– ”Grace period”: ikke nyhetsødeleggende om

designbeskyttelse søkes innen 12 mnd etter at designet er gjort allment tilgjengelig. (NB: gjelder bare i Europa!)


Frivillig nyhetsgrankning

• Søker må selv be Patentstyret granske designsøknaden

• Patentstyret vil orientere om mulige hinder


Tillatte endringer

• Det er tillatt å endre designsøknaden, forutsatt at designet beholder sin identitet og at villkåret for designrett fortsatt oppfylles.


Patent


Patenter

Definerer rettigheter knyttet til tekniske løsninger

Tidsbegrenset: 20 år (inntil 25 for legemidler, plantefarmasøytiske midler)

Geografisk avgrenset – må søke i de land man ønsker beskyttelse

Kilde til teknisk informasjon


Patentsystemets hensikt:

• Belønne nyskapning gjennom å gi eneretter til kommersiell utnyttelse oppfinnelser

• Samfunnet får tilgang til ny kunnskap gjennom publisering av patentsøknadene

• Kunnskapen kan benyttes av enhver når patentet ikke lenger er i kraft


Enerett til kommersiell utnyttelse – en sannhet med modifikasjoner:

- Patentrett er en forbenyttelsesrett – du kan nekte andre å utnytte den patenterte oppfinnelsen kommersielt (må selv ta rettslig skritt).

- Hvilket handlingsrom du selv har kan avhenge av andres rettigheter : Andre kan også nekte deg å utnytte din oppfinnelse


Unntak fra eneretten:

• Privat bruk• Utnyttelse av patentbeskyttende produkter som

patenthaveren selv har brakt på markedet innen EØS-området (konsumpsjon/parallellimport)

• Ikke-kommersiell forskning• Tilberedning på apotek etter resept i

enkelttilfeller


Hva kan beskyttes ved patent:

• Produkter (kjemiske forbindelser, apparater, verktøy osv),

• Fremgangsmåter

• Anvendelser


Patenterbarhetskriterier

• En patenterbar oppfinnelse må– Være ny– Ha oppfinnelseshøyde– Kunne utnyttes industrielt– Være reproduserbar og tilstrekkelig

underbygget(jf. PL § 1, 2 og 8)


Et patent består av:

• Patentkrav – beskriver hva som er vernet ved patent

• Beskrivelse – innledning med omtale av nærmeste kjente teknikk, beskrivelse av oppfinnelsen og utførelseseksempler


Kravene bestemmer hvilket vern du oppnår:

• Hvilke ord man velger for å beskrive oppfinnelsen i kravene og hvordan du evt. har definert disse i beskrivelsen er avgjørende

• Kravene må ha tilstrekkelig støtte i beskrivelsen• Endringer som innføres i løpet av

saksbehandlingen eller uttalelser man kommer med til patentverk kan få betydning for tolking av vernet


Ikke alt som patenteres kan kommersialiseres:

US 4320756



Unntak (PL § 1, 2., 3. og 4.ledd)

Oppfinnelser som bare utgjør:OppdagelserPlaner, regler eller metoder for utøvelse av

intellektuell virksomhet, for spill eller foreretningsvirksomhet eller programmer for datamaskiner

Fremleggelse av informasjon


Patenterbare dataprogrammer:

Må kunne løse et teknisk problem (Technical contribution)

hva slags teknisk problem?- komprimering av data- signalbehandling/filtrering

Praksis: hittil lagt av EPO (avgjørelser fra ankeinstansen). Intet EU direktiv.

Liten rettspraksis: nyere avgjørelser fra UK – legger lista strengere enn EPO.

USA mer liberale – ikke krav til ”technical contribution”


Unntak forts.

vesentlige biologiske fremgangsmåter, terapeutiske, kirurgiske og diagnostiske

fremgangsmåterOppfinnelser som strider mot sedelighet

og offentlig orden


USA – pluss og minus….

• Patentsystemet i USA ikke i like stor grad knyttet til rene tekniske løsninger

• Utility > oppfinnelsen må være nyttig• Grace period• First to invent vs. first to file• Enablement• IDS-plikt• En oppfinner = en lisens• Hvem er oppfinner? Feil kan føre til ugyldighet i

USA


SØK PATENT TIL RETT TID

Drømmen for en patentfullmektig er:

1) Søk når produktet er godt nok utviklet og i rett tid før produktet lanseres

2) Hold kjeft inntil søknad er innlevert og allerhelst helt inntil prioritetsåret er omme

I praksis: en gylden middelvei


Hvem har rett til en patenterbar oppfinnelse?

• Retten oppstår alltid hos oppfinneren

• Forholdet mellom oppfinner og arbeidsgiver er regulert i egen lov

• Loven omfatter også forskere ved universiteter og høyskoler (nytt fra 1/1-03)


IP - strategi

Sjekkliste for investorer og gründere


Før:

• Undersøk alltid hva som er kjent på området og hvilke rettigheter som er knyttet til en teknologi for å unngå inngrep – så tidlig som muligForundersøkelserPatenterbarhetsvurderingerhva oppnås med beskyttelsen

Hvilket reelt vern gir patentet eller vil sannsynligvis oppnås ved godkjenning av søknad (styrkevurdering)?


Før fort.

Markedsanalyser – hvor er det formålstjenelig å oppnå beskyttelse?

Sørg for at rettighetene til oppfinnelsen er avklart

Er utnyttelsen av patentet avhengig av annen beskyttet teknologi (”freedom to operate)?• Lisenser• Avhengighetspatent


Underveis og etter:

Vurder kontinuerlig om patentene/patentsøknadene dekker kjerneteknologien godt nok. Må beskyttelsen suppleres ytterligere?

Håndhev rettighetene dine – forfølg inngripere/oppnå lisens/forlik

Overvåk konkurrenter og tilsvarende tekniske område

Utvikle lisensstrategiSøk å oppretthold de rettighetene som det til

en hver tid er behov for – avslutt alle andre


Styrke- og inngrepsvurdering

• Vurdering av kjent teknikk• Vurdering av patent/patentsøknads

holdbarhet ved en evt. konflikt• Inngrepsvurdering • Vurdering av de mest relevante

konkurrenters IP-rettigheter• Inngrepsvurdering for USA: Må ha egen

second opinion utarbeidet av en US fullmektig


Konfidensialitet

–Ovenfor samarbeidspartnere

–Arbeidstakere

–”Know how”


Trenger du IP-rådgivning?

• Ring 23 32 77 00

• www.onsagers.no

Documents

Beskyttelse av forretningsideer Kari Helen Simonsen ONSAGERS AS