Министерство образования Российской Федерации

СЕРИЯ "ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВЫПУСК 29)

ОХРАНА НОУ-ХАУ

(справочно-методические материалы)

Санкт-Петербург 2004

2

УДК 347.77 ББК 623.41 Б35

Буч Ю. И., Колесникова М. А.

Охрана ноу-хау (справочно-методические материалы). Изд. 3-е, исправленное и дополненное. - СПб: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2004. (Серия "Инновационная деятельность". Вып. 29)

ISBN 57629-0586-1

Право на ноу-хау (служебную и коммерческую тайну) - один из новых институтов отечественного гражданского права, дополняющий патентное и авторское право в области защиты результатов интеллектуальной деятельности. Многие результаты научных исследований и разработок, проводимых в вузе, потенциально являются объектами ноу-хау, однако особые механизмы возникновения и защиты этого права, а также способы коммерческой реализации ноу-хау требуют специальных знаний в этой области. Настоящий сборник ориентирован на широкий круг вузовских ученых и разработчиков и посвящен основным вопросам, связанным с содержанием права на ноу-хау, организации защиты ноу-хау на предприятии, вопросам его коммерческой реализации.

© Буч Ю. И., Колесникова М. А., 2004

© Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ, 2004

© Региональный центр научно-технической экспертизы, 2004

3

ВВЕДЕНИЕ Формирование рынка научно-технической продукции, в основе

которой всегда лежат новые знания как результат интеллектуальной деятельности человека, требует внимательного отношения к вопросам защиты имущественных прав в отношении таких достижений и умелого использования предоставляемых законодательством различных форм охраны этих прав.

Ноу-хау или служебная и коммерческая тайна - это информация, в отношении которой установлен особый режим охраны. В отличие от монопольного права на использование, например, запатентованного изобретения, в отношении ноу-хау закон охраняет право владельца на защиту его имущественных интересов в случае незаконного способа получения или разглашения этой информации третьими лицами. Условия таких гарантий со стороны закона - неизвестность этой информации, а также принятие надлежащих мер по сохранению ее в тайне со стороны владельца.

Охрана ноу-хау как форма защиты имущественных прав в значительной степени дополняет возможности законодательства в области промышленной собственности и авторского права (или в общем - интеллектуальной собственности) и представляет несомненный интерес в сфере инновационной деятельности.

Если, например, патентное законодательство устанавливает достаточно жесткие требования к объектам, на которые может быть выдан патент исключительного права, то к ноу-хау с точки зрения их содержания (вида объекта) не предъявляется никаких ограничений. Это существенно расширяет возможности правовой охраны новых достижений в любой сфере деятельности.

Использование этой формы может также значительно расширить временные и территориальные рамки действия охраны и, следовательно, коммерческого использования ноу-хау. В отличие от патентной монополии, которая всегда ограничена по времени и имеет силу только в пределах государства, от имени которого выдан патент, пользоваться ноу-хау как неизвестной другим информацией, при известных обстоятельствах, можно значительно дольше, а продавать такие знания - в любой стране.

В то же время, одна и та же информация может быть, например, заявлена как изобретение с целью получения патента, или может быть сохранена в тайне как ноу-хау. Поэтому, когда мы говорим о ноу-хау, необходимо иметь в виду не столько особый объект, сколько особый способ защиты имущественных прав.

Выбор формы охраны достижений зависит от многих факторов - вероятности раскрытия или самостоятельного получения этой информации

4

конкурентом, времени жизни технологии по ноу-хау, затрат на обеспечение конфиденциальности и др. Наилучший результат, как правило, достигается благодаря удачному сочетанию патентной формы охраны и сохранения в тайне определенной части информации.

Основная забота в выявлении ноу-хау, а главное, в обеспечении конфиденциальности лежит на его владельце. Последнее составляет предмет особого внимания, поскольку возможностей для раскрытия (каналов утечки) этой информации достаточно много.

Наконец, дополнительные трудности составляет тот факт, что само понятие ноу-хау в отечественном законодательстве впервые появилось совсем недавно: сначала - в статье 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года [1], а позднее, как "служебная и коммерческая тайна" - в статье 139 нового Гражданского Кодекса Российской Федерации [2], первая часть которого вступила в силу с 1 января 1995 года, и пока не сформировалось должного понимания и практики использования этой формы охраны достижений, а существующие публикации на эту тему, как правило, представлены в специализированных изданиях и не доступны широкому кругу разработчиков - создателей научно-технической продукции. Восполнить в некоторой степени этот пробел призвана настоящая брошюра.

К сожалению, со времени выпуска первого издания этой брошюры отечественное законодательство в вопросах ноу-хау (коммерческой и служебной тайны) не продвинулось сколь либо заметно. Не была принята очередная часть Гражданского Кодекса Российской Федерации, посвященная вопросам интеллектуальной собственности, остались в качестве законопроектов многочисленные варианты проектов законов о коммерческой и служебной тайне. С другой стороны, отрадно сознавать, что это вовсе не мешает развитию практической деятельности изобретателей, научных и производственных компаний, вузов по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и их коммерческому использованию. В частности, подтверждением этого оказался сохранившийся интерес вузов к данной брошюре, третье издание которой, исправленное и дополненное, подготовлено по заказу Минобразования России.

5

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ НОУ-ХАУ

1.1. НОУ-ХАУ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ Термин "ноу-хау" (know how) впервые был использован в договорной

практике между компаниями Великобритании и США. Первоначально под ноу-хау понимали информацию, специально опущенную заявителем в описании изобретения, и придавали смысл - "знать, как применять патент". Со временем термин ноу-хау утратил свое первоначальное значение и стал пониматься буквально - "знать, как сделать". Этому способствовало и то, что ноу-хау стало самостоятельным объектом сделок, в том числе, не связанных с запатентованными изобретениями.

1.1.1. Определение ноу-хау Существуют различные определения ноу-хау. В частности, известный

специалист в этой области - немецкий юрист Г. Штумпф, отмечая большое их разнообразие и не выделяя единственно правильного, определяет ноу-хау как, "...техническое, коммерческое и производственно-экономическое знание и опыт, использование которых покупателем ноу-хау позволяет и дает ему возможность произвести и реализовать предмет по соглашению, а также осуществлять другую производственную деятельность, как, например, организацию и управление производством" [3].

Для отечественных разработчиков более известным было определение, данное в "Инструкции о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа "инжиниринг" [4], где под ноу-хау понимаются:

"...не являющиеся общеизвестными и практически применяемые в производственной и хозяйственной деятельности: • различного рода технические знания и опыт, не имеющие правовой

охраны за рубежом, включая методы, способы и навыки, необходимые для проведения проектирования, расчетов, строительства и изготовления каких-либо объектов или изделий, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, пусконаладочных и тому подобных работ; разработки и использования технологических процессов; составы и рецепты материалов, веществ, сплавов и т.п., методы и способы лечения, поиска и добычи полезных ископаемых;

• знания и опыт административного, экономического, финансового и иного порядка".

6

В отечественном законодательстве первое нормативное определение ноу-хау и условия его охраны были даны в статье 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик (далее - Основы) [1] следующим образом:

"Обладатель технической, организационной или коммерческой информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), имеет право на защиту от незаконного использования третьими лицами при условии, что:

1) эта информация имеет действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;

2) к этой информации нет свободного доступа на законном основании;

3) обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности.

Срок охраны ограничивается временем действия названных условий. Лицо, неправомерно использующее ноу-хау, принадлежащее другому

лицу, обязано возместить ему убытки. Лицо, самостоятельно и добросовестно получившее такую информацию, вправе использовать ее без каких бы то ни было ограничений". Таким образом, в данной статье: • зафиксировано определение объекта ноу-хау как технической,

организационной или коммерческой информации, составляющей секрет производства;

• перечислены три условия в отношении этой информации, наличие которых необходимо для того, чтобы ее обладатель имел право на защиту от незаконного использования - "ценность в силу неизвестности третьим лицам", "отсутствие свободного доступа" и "сохранение в тайне";

• определен срок охраны - неограниченно во времени; • зафиксирована обязанность лица, неправомерно использующего

ноу-хау, возместить убытки, причиненные обладателю ноу-хау; • гарантировано право использовать ноу-хау лицу, самостоятельно и

добросовестно получившему такую информацию. Принципиально новым по сравнению с известными определениями

ноу-хау в данном случае является не определение предметного характера информации, а установление особого вида гражданских прав - права на сохранении в тайне коммерчески ценной информации и права на защиту от незаконного ее использования третьими лицами.

В настоящее время эти права закреплены в статье 139 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) [2] с некоторым расширением понятия информации, являющейся объектом этих прав, - "служебная и коммерческая тайна":

7

"Статья 139. Служебная и коммерческая тайна 1. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в

случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами.

2. Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными настоящим Кодексом и другими законами.

Лица, незаконными методами получившие информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору". По сравнению с нормами, установленными в Основах [1], последнее

определение: • никак не ограничивает предметный характер информации,

составляющей служебную или коммерческую тайну: эта информация может быть технической, экономической, организационной и любой иной, достаточно, чтобы она имела коммерческую ценность в силу неизвестности другим лицам;

• устанавливает, что ограничение прав владельца такой информации сохранять ее в тайне возможно только на основе закона;

• уточняет основание возникновения прав на защиту имущественных интересов владельца такой информации: права защищаются в случае незаконного метода ее получения и в случае разглашения такой информации работниками и контрагентами (разумеется, если ее владелец, заботясь о конфиденциальности, включил соответствующие условия в упомянутые трудовые и гражданско-правовые договоры с этими лицами).

Следует обратить внимание, что вместо ответственности за незаконное использование ноу-хау, установленное Основами [1], в соответствии со ст. 139 ГК РФ ответственность наступает в случае незаконного получения и разглашения такой информации, что представляется более точным с точки зрения квалификации незаконных действий по отношению к ее владельцу.

Несмотря на указанные различия между определением "ноу-хау" в Основах [1] и определением "служебной и коммерческой тайной" в ГК РФ [2], очевидно, что фактически речь идет об одних тех же правах, механизме их возникновения и объектах, в отношении которых эти права возникают. В связи с тем, что термином "ноу-хау" в отечественной практике

8

стали пользоваться гораздо раньше, и он является более привычным, авторы сочли возможным пользоваться именно этим термином. Это оправдано еще и тем, что и в мировой практике, несмотря на существование различных синонимов этого понятия, термин "ноу-хау" остается наиболее употребительным.

1.1.2. Признаки ноу-хау Анализируя оба определения, можно сформулировать признаки,

характеризующие ноу-хау с предметной и правовой сторон. 1. Ноу-хау не относится к государственным секретам. Закон РФ "О

государственной тайне" [5] ограничивает объем сведений, которые, составляют государственную тайну и не могут рассматриваться как служебная и коммерческая тайны. После рассекречивания такой информации применительно к ней могут возникать уже гражданские правоотношения, в том числе и право на сохранение ее в тайне в качестве ноу-хау и, соответственно, право на возмещение причиненных убытков, связанных с незаконным получением и разглашением этой информации третьими лицами. Однако одновременно говорить об информации как о государственной тайне и как о ноу-хау неправомерно.

2. К ноу-хау не относятся устав и другие учредительные документы предприятия, сведения, представляемые по формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности, и иные сведения, определенные постановлением Правительства РСФСР от 5.12.1991 г. № 35 "О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну" [6] (см. Приложение 1).

3. Под ноу-хау, помимо научно-технических решений, понимают также знания нетехнического характера, которые ранее в рамках существовавших правовых возможностей не охранялись. С этой точки зрения объектами ноу-хау могут являться, например, методы рациональной организации производства, в частности, графики профилактического ремонта оборудования, осуществляемого без остановки производства, результаты изучения конъюнктуры рынка, обзоры литературы, из которых можно получить информацию о технических и потребительских характеристиках конкурирующих товаров, и т. п.

4. Для ноу-хау, имеющего научно-технический характер, не имеет значения его уровень. Это могут быть как простейшие технические решения, так и решения, на которые их владелец мог бы получить патент на изобретение, но предпочел сохранить это решение в тайне.

5. Для того чтобы использовать ноу-хау, зачастую необходимо обладать специальными знаниями, т. е. быть специалистом в соответствующей области науки и техники. Ноу-хау не может быть прямо заимствовано из доступных источников, оно является результатом творческой работы, которую приходится делать в процессе подготовки и

9

организации производства, изготовления и коммерческой реализации продукции. Ноу-хау можно определить как сплав знаний и опыта.

6. Ноу-хау связано непосредственно с производством любого рода. Большинство специалистов склоняется к тому, что к техническим ноу-хау можно относить только те решения, которые могут быть уже сегодня осуществлены промышленным путем. Это вполне логично, если вспомнить, что само понятие "ноу-хау" связывают, прежде всего, с "...ценностью в силу неизвестности другим". Действительно, о "ценности" можно говорить, когда эти знания и опыт непосредственно используются. В то же время, нельзя не отметить справедливость более широкого толкования, когда к ноу-хау относят новые знания, использование которых требует некоторого времени и дополнительных творческих усилий, т. е. они имеют "потенциальную" коммерческую ценность. Понятно, что в этом нет серьезного противоречия, поскольку действительную пользу от потенциальной разделяет только время.

7. Ноу-хау не защищаются патентами в стране, где оно создано, или в других странах. В противном случае, в силу обязательного опубликования заявочных материалов, патентных описаний, эта информация становится общедоступной и перестает быть ноу-хау по определению. Если ноу-хау становится общедоступным, то оно теряет коммерческую ценность для ее прежнего владельца, так как исчезает преимущество, определенное неизвестностью этих знаний для других.

8. Ноу-хау является секретом производства, что предполагает конфиденциальный режим его использования. Охрана ноу-хау со стороны владельца заключается в принятии целого ряда мер, помогающих сохранить его в тайне, а со стороны государства - в предоставлении владельцу ноу-хау права на защиту его имущественных интересов, выраженное в праве на возмещение убытков, причиненных несанкционированным получением или разглашением ноу-хау.

9. Признаком ноу-хау является "отсутствие свободного доступа на законном основании" к информации, составляющей ноу-хау. Под этим понимается: отсутствие какого-либо обнародования сведений в любых источниках (или средствах) информации; отсутствие свободного доступа на предприятие, к технологическому оборудованию, использующему ноу-хау, или непосредственно к информации, составляющей ноу-хау; невозможность без дополнительных творческих усилий понять ноу-хау по результатам его применения, например, технологии изготовления по товару.

1.1.3. Терминологические различия Существуют различные термины для обозначения информации,

представляющей собой практическую ценность и утечка которой может нанести экономический вред ее владельцу: "промышленная тайна", "торговый секрет", "деловой секрет", "секрет производства", "ноу-хау",

10

"коммерческая тайна", "конфиденциальная информация". Многие из них перекочевали в отечественную практику как "калька" с английских терминов, применяемых в других странах.

В определенной степени такое разнообразие терминов не является случайным. Термины "секрет производства", "деловой секрет", "торговый секрет" и "ноу-хау" обычно применяют к секретам как таковым, когда какое-то лицо просто владеет и пользуется ими, не разглашая их третьим лицам.

Понятие "ноу-хау" является для них собирательным. Однако чаще его применяют, когда речь идет о передаче секрета другой стороне по договору.

Если сохраняемую в секрете информацию раскрывают на определенных условиях другой стороне, взяв при этом обязательства о неразглашении ее третьим лицам, то применяют термин "конфиденциальная информация".

Термин "коммерческая тайна", обычно отождествляемый с "конфиденциальной информацией" и другими терминами, определяющими собственно конфиденциальные сведения, применяют также для обозначения права владельца секрета не раскрывать эти сведения третьим лицам.

Однако, как правило, применение любого из этих терминов означает наличие сведений, знаний, опыта - информации, раскрытие которых третьим лицам нежелательно с точки зрения интересов их владельца.

1.1.4. Ноу-хау и интеллектуальная собственность Если большое количество синонимов для ноу-хау, определяющих его

как объект, не создает в конечном итоге серьезных проблем на практике, то без четкого соотнесения между собой понятий "ноу-хау" и "интеллектуальная собственность" обойтись невозможно.

Понятие интеллектуальной собственности, как особого вида гражданских прав, также является новым для российского законодательства. Интеллектуальная собственность, согласно ст. 138 ГК РФ [2], это исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, в частности на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и другие определенные законодательством объекты интеллектуальной собственности. К числу объектов интеллектуальной собственности (исключительного права) относят и так называемые "средства индивидуализации" юридического лица, товаров и услуг (товарные знаки и т.п.), о которых в контексте данной работы мы говорить не будем. В зависимости от механизма возникновения прав существуют два основных правовых института, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности, - патентное право и авторское право.

11

Не анализируя далее эти вопросы, что не является предметом настоящей работы, отметим главное. Во-первых, сутью исключительного права является монополия на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, при которой запрещается их использование третьими лицами без разрешения правообладателя, а во-вторых, эта монополия обычно предоставляется при условии (взамен!) раскрытия сущности, обнародования таких результатов интеллектуальной деятельности.

В этом смысле, в отношении ноу-хау никакой охраняемой законом монополии не предоставляется (каждый, кто добросовестно получает такие знания, имеет право их использовать), а само ноу-хау должно держаться в секрете, в противном случае владелец теряет право на защиту своих имущественных интересов.

Очевидно принципиальное различие содержания права интеллектуальной собственности и прав на ноу-хау:

• право в отношении объектов интеллектуальной собственности - есть охраняемая законом монополия на их использование. Преимущество правообладателя связано с тем, что без его разрешения никто не имеет права использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности, сущность которого, как правило, раскрыта обществу;

• право в отношении ноу-хау - есть право на защиту имущественных интересов в случае незаконного получения и разглашения ноу-хау. В данном случае преимущество владельца выражено в фактической монополии на использование неизвестных обществу знаний. Действительно, нельзя признавать право "исключительным", если не запрещается использование независимо созданного такого же ноу-хау.

Право на ноу-хау заметно отличается от исключительного права (интеллектуальной собственности) и по другим признакам.

В частности, для него нет территориальных ограничений, в то время как для возникновения исключительных прав, например, получения патентов на изобретение в разных странах, необходимо подать заявки в патентные ведомства этих стран, получить соответствующие решения о патентоспособности заявленного изобретения и далее - патенты, которые будут действовать только в пределах этих стран.

Раскрытие ноу-хау приводит к фактической утрате преимущества, которое было у его владельца, тогда как раскрытие обществу сведений об объектах интеллектуальной собственности является, как правило, обязательным элементом процедуры признания исключительного права.

Права на ноу-хау охраняются до тех пор, пока оно не раскрыто, т. е. это право не имеет установленного срока охраны. В противоположность этому для объектов интеллектуальной собственности законом всегда устанавливается срок правовой охраны, по истечении которого их можно

12

свободно использовать. Например, для изобретений в большинстве стран установлен 20-летний, считая с даты подачи заявки, срок действия патента, который не может быть продлен.

Интеллектуальная собственность и права, относящиеся к ноу-хау (служебной и коммерческой тайны), с одной стороны, это взаимоисключающие понятия в том смысле, что в отношении одной и той же информации (знаний) в определенный момент времени может быть либо одна, либо другая форма охраны. С другой стороны, и это не менее важно, они взаимно дополняют друг друга, компенсируя определенные ограничения и недостатки той или иной формы охраны прав, и в целом предоставляют возможность для более эффективной защиты результатов интеллектуальной деятельности и бизнеса.

Параллельно с таким, достаточно категоричным, разделением понятий "интеллектуальная собственность" и "ноу-хау" можно встретить как в литературе, так и на практике включение ноу-хау в число объектов интеллектуальной собственности, чему, следует признать, есть достаточно оснований.

Прежде всего, ноу-хау, как и изобретения, и многие другие объекты интеллектуальной собственности, является новой информацией, чаще всего, в технической области знаний. Более того, новое изобретение до тех пор, пока оно не опубликовано в виде заявки или патентного описания, или не раскрыто иным образом владельцем, является по существу ноу-хау.

Во-вторых, определение интеллектуальной собственности, используемое Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), включает в эти права и право на защиту от недобросовестной конкуренции, одной из форм которой является незаконное получение и разглашение ноу-хау (коммерческой тайны). С этой точки зрения права, относящиеся к ноу-хау, включены в понятие интеллектуальной собственности.1 В данном случае ВОИС осознанно идет по пути объединения различных форм охраны, чтобы ориентировать национальные законодательства на обеспечение максимально возможной охраны прав разработчиков, производителей и потребителей товаров.

Не оспаривая полезность для развития цивилизованных отношений в сфере науки и производства указанной позиции отнесения ноу-хау к объектам интеллектуальной собственности, тем не менее, считаем, что на практике всегда следует делать четкое разграничение между двумя упомянутыми формами защиты прав. Это определит действия, которые

1 В отечественном законодательстве неправомерное получение, разглашение и использование ноу-хау, приводящее к нанесению ущерба его владельцу, также рассматривается как форма недобросовестной конкуренции, что определено в ст. 10 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" [7].

13

следует предпринимать для приобретения соответствующих прав, их защиты и коммерческой реализации.

1.2. ОБЪЕКТЫ НОУ-ХАУ Как следует из определения ноу-хау, его предметное содержание

может быть самым различным. В качестве объектов ноу-хау могут быть разные по своему содержанию знания и опыт, в том числе технические (конструкторские, технологические, производственные, математические), экономические (финансовые, коммерческие, рекламные, сбытовые), управленческие, правовые.

1.2.1. Технические ноу-хау Сведения, относящиеся к техническим ноу-хау, как правило, содержат

информацию о результатах научных исследованиях, новых технологических процессах, продуктах, методах измерения и т. п., и, в частности, содержаться:

• в заявках на выдачу патента, которые находятся в стадии оформления или по которым не было публикаций;

• научных отчетах; • конструкторских чертежах; • лабораторных макетах объектов новой техники; • методиках проведения экспериментов; • протоколах испытаний; • перечнях проведенных научно-исследовательских работ; • статистических расчетах; • методиках расчета; • рецептурах; • данных о составе и характеристиках материалов; • чертежах поставляемого оборудования; • спецификации; • документации по изготовлению; • инструкциях по настройке оборудования; • инструкциях по применению технических средств, технологий; • документации к компьютерным программам, в том числе

руководстве пользователя.

1.2.2. Экономические ноу-хау Экономическое ноу-хау связано, как правило, с определенными

знаниями конъюнктуры рынка, опытом ведения коммерческих операций,

14

сведениями о наиболее выгодных формах использования денежных средств, операциях с ценными бумагами, структуре цен на производимые товары и т. п. Источниками такой информации являются:

• договоры с контрагентами; • картотеки клиентов и поставщиков; • данные финансово-бухгалтерской отчетности (балансу); • данные об экономической стороне организации производства; • схемы финансовых операций; • информация о рынках сбыта; • сведения о тактике и времени выхода на рынок; • сведения о размерах скидок, об условиях платежей, ценах; • данные по методам рекламы; • методики обучения коммерческого персонала предприятия; • бизнес-планы инвестиционных и коммерческих проектов; • аналитические прогнозные отчеты по развитию бизнеса.

1.2.3. Управленческие ноу-хау Содержание управленческого ноу-хау обычно заключается в

структуре и методах управления, позволяющих наладить эффективное взаимодействие различных производственных и управленческих структур фирмы, в решении кадровых вопросов.

Управленческое ноу-хау представляют схемы управления производством, картотеки штатных сотрудников, сведения о наличии свободных мест, заработной плате, соотношении штатных сотрудников и совместителей и т. п.

1.2.4. Правовые ноу-хау Правовые ноу-хау обычно связаны с применением организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности, налогами, кадрами и т. д.

Следует отметить, что в качестве экономических, управленческих, правовых ноу-хау не может быть признана информация, которая в соответствии с упомянутым Постановлением Правительства РСФСР [6] не может составлять коммерческую тайну и должна предоставляться государственным контролирующим органам по их запросам.

1.3. ЗАЩИТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ Как было показано выше, в отличие от объектов интеллектуальной

собственности (изобретений, компьютерных программ и других объектов патентного и авторского права), в отношении которых предоставляется

15

исключительное право, ноу-хау, или информация, составляющая коммерческую тайну, является объектом, в отношении которого закон не предоставляет таких монопольных прав, но устанавливает возможность защиты имущественных интересов владельцев от такой формы недобросовестной конкуренции, как недобросовестное, неправомерное получение и разглашение этой информации.

Как правило, в большинстве стран отношения, связанные с ноу-хау, регулируется гражданским, торговым, трудовым законодательством и законодательством о недобросовестной конкуренции. В отечественном законодательстве неправомерное получение, разглашение и использование ноу-хау, приводящее к нанесению ущерба его владельцу, рассматривается как форма недобросовестной конкуренции. В статье 10 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" [7] перечислены формы недобросовестной конкуренции, к которой, в частности, отнесено: "получение, использование, разглашение научно-технической, производственной, торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее владельца".

1.3.1. Право на защиту Право на защиту является одним из гражданских прав, определенных

законодательством, и предусматривает возможность лица, чье право или законные интересы нарушены, использовать специальные меры правоохранительного характера.

Гражданское законодательство, предусматривая судебный порядок защиты прав (ст. 11 ГК РФ), предоставляет возможность защиты путем (ст. 12 ГК РФ):

• признания права; • восстановления положения, существовавшего до нарушения права,

и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

• признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;

• признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

• самозащиты права; • присуждения к исполнению обязанности в натуре; • возмещения убытков; • взыскания неустойки; • компенсации морального вреда; • прекращения или изменения правоотношения;

16

• неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;

• иными способами, предусмотренными законом.

1.3.2. Возбуждение спора Как правило, основанием для возникновения спора, связанного с ноу-

хау, является либо разглашение этой информации лицами, которым она известна по роду их производственной деятельности или передана по договору, либо получение ее незаконным путем - методами так называемого "промышленного шпионажа".

Как чаще всего бывает и в случаях, связанных с защитой прав в отношении объектов интеллектуальной собственности, все начинается с возникновения спора по поводу незаконного использования ноу-хау. В зависимости от сторон, участвующих в споре, рассмотрение дела может происходить в арбитражном суде или в суде общей юрисдикции. Арбитражному суду подведомственны споры между юридическими лицами, гражданами-предпринимателями и органами управления. Сторонами в гражданском процессе - истцом и ответчиком могут быть граждане, а также предприятия, организации, общественные организации, пользующиеся правами юридического лица.

Если иск предъявляется партнеру по договору, то важно как составлены условия договора об ответственности сторон. Как правило, в договоре устанавливается степень ответственности за несоблюдение условий конфиденциальности и порядок возмещения убытков, понесенных владельцем ноу-хау. При этом договор может предусматривать определенный порядок урегулирования таких споров: сначала путем переговоров сторон и, в случае недостижения согласия, - в судебном порядке.

Если иск касается третьих лиц, воспроизводящих ноу-хау, то к ним могут быть предъявлены претензии о возмещении убытков только при наличии определенных обстоятельств, свидетельствующих о возможном недобросовестном с их стороны способе получения этой информации.

В свою очередь у ответчика, если такой иск предъявлен, есть достаточно много вариантов избежать ответственности. Прежде всего, можно воспользоваться определением ноу-хау (служебной или коммерческой тайны) и условий охраны. Часто информация, которую владелец считает ноу-хау, таковой не является, поскольку она известна, или достаточно очевидна из доступных источников информации, или может быть получена путем анализа производимых с использованием ноу-хау товаров. Далеко не всегда владелец ноу-хау принимает необходимые меры для сохранения этой информации в тайне, вследствие чего она становится доступной и без специальных действий, направленных на ее получение. Наконец, можно показать, что такие же знания были получены

17

самостоятельно, независимо от истца, а, следовательно, могут быть использованы на законном основании.

В данной работе авторы не ставили перед собой задачу анализа особенностей внесудебного и судебного разбирательства такого рода споров, поэтому ограничиваются лишь указанием основных его мотивов. В то же время, уже такого указания достаточно, чтобы представить, сколь важное значение приобретает организация на предприятии мер по выявлению и сохранению в тайне фирменных секретов, или, например, ведение рабочих дневников, которые можно было бы использовать при установлении факта создания ноу-хау.

1.3.3. Возмещение убытков Поскольку права, связанные с ноу-хау, относятся к гражданским

правам, то решение вопроса о возмещении убытков осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства.

В п. 2 ст. 139 ГК РФ [2] устанавливается, что "Лица, незаконными методами получившие информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору".

Таким образом, владелец ноу-хау, при условии принятия им определенных мер по защите ноу-хау, вправе требовать в судебном порядке прекращения незаконного его использования, а также возмещения убытков, связанных с таким использованием. При этом под убытками в п. 2 ст. 15 ГК РФ понимаются "...расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также недополученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если его право не было бы нарушено (упущенная выгода)".

Применительно к ситуации разглашения работником сведений, составляющих служебную, коммерческую или иную тайну работодателя, следует отметить достаточно жесткие меры материальной ответственности работника, предусмотренные трудовым законодательством. С одной стороны, согласно ст. 238 Трудового Кодекса Российской Федерации [9], работник обязан возместить работодателю только причиненный прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. С другой стороны, предусмотрены случаи полной материальной ответственности - за разглашение сведений, составляющих служебную, коммерческую или иную тайну работодателя, в случаях, предусмотренных федеральными законами, работник несет полную материальную ответственность (ст. 243 Трудового Кодекса РФ).

18

При расчете убытков предприятия из-за разглашения ноу-хау могут быть использованы следующие показатели:

• стоимость продукции, которая не будет произведена из-за срыва поставок сырья, оборудования, из-за отказа или снижения уровня научно-технического сотрудничества;

• потери от замораживания капиталовложений в случае прекращения развития производства;

• стоимость проведенных НИОКР, которая определяет экономию затрат конкурента на проведение собственных исследований;

• эффект от внедрения результатов НИОКР, который определяет получаемые конкурентом преимущества;

• стоимость оборудования, технологии, а также эффект от их применения, которые определяют недополученные доходы;

• потери в случае возможного снижения цен на производимую предприятием продукцию или отказа потребителя от ее закупок;

• затраты на НИОКР, маркетинговые и др. исследования в случае прекращения научно-технического сотрудничества с фирмами - партнерами и необходимости разработки новых средств конкурентной борьбы.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НОУ-ХАУ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В первом абзаце статьи 139 ГК РФ [2] одним из условий, при которых гарантируется право на защиту от незаконного использования информации, составляющей служебную и коммерческую тайну (ноу-хау), определено следующее: "...обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности".

Это означает, что, если владелец ноу-хау не предпринимает надлежащих мер по сохранению его в тайне, то он теряет возможность требовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с незаконным получением или разглашением ноу-хау. В качестве основных причин, способствующих разглашению конфиденциальной информации, можно указать такие, как отсутствие системы контроля за документооборотом, публикациями, рекламными сообщениями, низкая квалификация работников, наконец, просто элементарное незнание установленных на предприятии требований по ее защите.

Отсюда следует важность организации специальных охранных мер в отношении ноу-хау, предусматривающих определение возможных каналов утечки информации, принятие мер по выявлению и защите ноу-хау при работе персонала и доступе к такой информации контрагентов.

19

2.1. КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ Для различных видов ноу-хау могут быть разные каналы утечки

информации. Вероятные каналы утечки информации для экономических, правовых и организационных ноу-хау:

• государственные учреждения (налоговая инспекция, статистическая служба, органы государственной власти и т. д.);

• посредники и партнеры; • консалтинговые фирмы; • работники предприятия, организации. Для технических ноу-хау наиболее вероятными являются следующие

каналы утечки информации: • предприятия - партнеры (заказчики, исполнители, соисполнители

работ); • работники предприятия, организации; • реклама, печатная продукция. Нарушение режима конфиденциальности рассматривается как канал

утечки информации. Типичными каналами утечки информации для вуза являются [10]:

• публикации в отечественных и зарубежных изданиях; • договоры о выполнении НИР; • деятельность малых предприятий, центров, создаваемых с

участием вуза или физических лиц, которые были или являются работниками вуза;

• экспонирование на отечественных и иностранных выставках и иные формы рекламы;

• участие в конференциях, семинарах в нашей стране и за рубежом (устный обмен мнениями, выступления, обмен письмами);

• участие в конкурсах на получение грантов от отечественных и иностранных фондов;

• пребывание на кафедрах специалистов иностранных фирм, стажеров, аспирантов и студентов;

• передача документации и образцов устройств, веществ, программ для ЭВМ, ноу-хау представителям отечественных и иностранных предприятий и фирм;

• представление сведений о лучших разработках вуза по запросам различных министерств, ведомств, агентств, фондов и т. д.

Знание потенциальных каналов утечки информации должно привести к созданию эффективной системы сохранения коммерческой тайны на

20

основе четкого понимания владельцем ноу-хау своих коммерческих интересов, ответственности должностных лиц и сотрудников. Отдел кадров, патентный и информационный отделы, отдел маркетинга и другие службы вуза (предприятия), связанные с проблемой интеллектуальной собственности, должны постоянно проводить разъяснительную работу с сотрудниками по вопросам защиты ноу-хау.

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ НОУ-ХАУ На предприятии (в вузе) целесообразно разработать и осуществлять

программу защиты ноу-хау, которая должна предусматривать следующие направления.

1. Разработка и введение в действие внутренних нормативных документов типа положения о коммерческой тайне, инструкции по работе с документами, содержащими коммерческую тайну, регламентирующих правила отнесения соответствующей информации к коммерческой тайне, правила хранения и доступа к подобной информации, ее раскрытия в научных публикациях, рекламе и т. п.

2. Определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну на данном предприятии. Этот перечень должен быть разработан в соответствии с интересами и целями деятельности предприятия. При этом перечень конфиденциальных сведений на предприятии необходимо согласовать с требованиями "Закона о государственной тайне" [5] и постановления Правительства РСФСР № 35 от 5.12.91 г. "О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну" [6].

Эти два нормативных акта налагают ограничения на право предпринимателя (владельца ноу-хау) отнести информацию к коммерческой тайне, выделяя, с одной стороны, защищаемые государством сведения в области военной, внешнеполитической, экономической и разведывательной деятельности, и, с другой стороны, сведения о предприятии, представляемые в правоохранительные, налоговые и другие контролирующие органы.

3. Определение потоков информации и присвоение всем документам с охраняемой информацией соответствующих грифов степени их коммерческой секретности. Прежде всего, это - документы с планами предстоящей деятельности, результаты НИР, конструкторская и технологическая документация, списки поставщиков и покупателей и т. д.

4. Внесение в коллективный договор, в правила внутреннего трудового распорядка, в контракты с работниками норм, обязывающих работников всех уровней соблюдать установленные правила в отношении информации, признанной коммерческой тайной, и предусматривающих соответствующие меры ответственности за их нарушение.

21

5. Обеспечение условий конфиденциальности в гражданско-правовых договорах, заключаемых с контрагентами (покупателями продукции и услуг, продавцами, торговыми агентами и т. д.).

6. Обеспечение стабильности кадрового состава предприятия, что способствует накоплению и сохранению ноу-хау.

Необходимо, чтобы служащие предприятия (вуза) четко представляли, что именно из технической и коммерческой информации является ноу-хау. По этой причине обязательным является требование, чтобы вся конфиденциальная информация была обособлена от остальных сведений, а документы, ее содержащие, носили соответствующий гриф.

При работе с документацией, содержащей охраняемую информацию, следует принимать следующие организационные меры предосторожности:

• уведомление работников о статусе ноу-хау, объектом которого является предмет или условие работы, путем ознакомления с перечнем конфиденциальной информации и разъяснения последствий нарушения конфиденциальности;

• разделение работы на этапы, выполняемые различными отделами, либо сотрудниками, так, что полным объемом информации обладают только ответственные разработчики;

• использование предупредительных и предостерегающих знаков на носителях информации, чтобы работающие с информацией знали о ее статусе;

• использование кодированных наименований для затруднения знакомства с полным объемом информации;

• проверка готовящихся публикаций (брошюр, статей, рекламных листовок, пресс-релизов, а также выступлений, научных и иных публикаций работников) с точки зрения наличия в них конфиденциальной информации;

• хранение конфиденциальных документов в сейфе; • разрешение доступа к информации, введенной в компьютер,

например, к базам данных, только лицам, непосредственно работающих с ними;

• кодирование с помощью специальных программ информации, введенной в компьютер, для затруднения несанкционированного ее получения.

Кроме необходимой фактической организации работ по защите ноу-хау на предприятии следует иметь в виду, что в случае судебной защиты могут потребоваться определенные свидетельства, подтверждающие осуществление этой работы. Такими свидетельствами могут служить:

• перечень мер по охране ноу-хау, определенный в приказе руководителя;

22

• установление определенного круга лиц, имеющих доступ к такой информации;

• проставление грифа "Конфиденциально" или "Коммерческая тайна" на материальном носителе информации;

• предусмотренные в трудовых договорах с работниками и договорах с контрагентами условия конфиденциальности в отношении информации, определенной как ноу-хау.

Следует учитывать, что интересы предприятия в части защиты ноу-хау находятся в противоречии с профессиональной независимостью и личными устремлениями сотрудников, желающих утвердиться среди своих коллег и в общественном мнении, а потому, стремящихся опубликовать, раскрыть иным образом свои достижения. Только понимание сотрудниками своих интересов, связанных с коммерческими интересами предприятия, может разрешить это противоречие.

При обнародовании сведений об изделиях и способах производства, включающих в себя научно-техническую информацию, охраняемую в режиме коммерческой тайны, следует придавать такой информации только рекламный характер. Для этого показывают недостатки существующих методов решения задачи, сообщают о наиболее оригинальных направлениях ее решения, позволяющих достигнуть высокого эффекта, а затем путем сравнения известных методов с новым, показывают преимущества последнего, не углубляясь в технические детали. Следует избегать раскрытия информации о конкретных режимах способов, детального описания свойств исходного материала и полученных изделий.

Указанных сведений достаточно, чтобы заинтересовать специалистов, но они не раскроют сущности научно-технического достижения.

При публикациях, осуществляя проверку на наличие конфиденциальной информации, следует придерживаться следующего принципа. Необходимо в максимально возможной степени раздробить, разнести во времени, в пространстве и по авторам ту строго охраняемую информацию, без которой невозможно опубликование работы. Это, конечно, затрудняет работу персонала, но зато препятствует сбору информации конкурентами и ее преждевременному раскрытию потенциальным покупателям.

В Приложении 2 представлен пример рекламного обращения, в котором учтены эти рекомендации.

2.3. НОУ-ХАУ И ПЕРСОНАЛ В странах с рыночной экономикой основой защиты ноу-хау являются

законодательные акты и трудовые контракты, заключаемые фирмой с работниками. Даже при наличии соответствующих законов (о недобросовестной конкуренции) многие фирмы идут на то, чтобы

23

подписывать контракты со своими работниками о неразглашении секретов либо с момента установления трудовых отношений, либо с момента доступа к коммерческим секретам. Использование контрактов, включающих обязательства по сохранению тайны, позволяет обеспечить юридическую защиту коммерческой информации, к которой имеет доступ персонал фирмы. Одна из возможных форм такого документа приводится ниже [12].

"Как служащий Корпорации я осознаю, что получу доступ к оборудованию и информации Компании, касающейся ее бизнеса.

Я также понимаю, что во время моей работы я буду осуществлять анализ, составлять схемы, таблицы, чертежи, доклады и другие документы, относящиеся к делами Компании.

Я обязуюсь, что ни во время моей работы, ни после увольнения не буду обсуждать с кем-либо или раскрывать какую-либо информацию или другое достояние Компании, которые я получил или разработал как ее служащий.

Я также согласен, что все анализы, идеи, схемы, чертежи и другие документы, подготовленные мною лично, или в сотрудничестве с другими во время работы, будут являться собственностью Компании, и я сам не буду и не позволю никому делать копии, выдержки либо аннотации на вышеуказанные документы". С учетом того, что в нашей стране правовое регулирование вопросов

охраны ноу-хау только формируется, следует обратить особое внимание на принятие работниками предприятия, нанятыми по контракту, обязательства о неразглашении коммерческой тайны.

Как в срочном трудовом договоре, так и в договоре, заключаемом с работником на неопределенный срок, следует предусмотреть права и обязанности сторон в отношении интеллектуальной собственности и ноу-хау, например, следующим образом:

"В целях предотвращения преждевременного случайного или преднамеренного разглашения информации о патентоспособных технических решениях или ноу-хау третьим лицам, авторы и университет принимают необходимые меры для соблюдения конфиденциальности в отношении этих сведений. Для этого стороны обязуются не публиковать в открытых источниках эти сведения, не выступать с ними на конференциях, симпозиумах, любых других средствах информации, не применять открыто эти решения, а также не разглашать эти сведения или знакомить с ними иным образом третьи лица без взаимной договоренности".

В соответствии со ст. 139 ГК РФ и упомянутыми выше нормами Трудового Кодекса РФ на работников, разгласивших коммерческую тайну, возлагается обязанность возместить причиненные убытки. Поэтому в контракте может быть предусмотрено право работодателя расторгнуть трудовые отношения с работником, нарушившим такое обязательство, а также требовать имущественной ответственности за нанесенный в связи с этим ущерб.

24

2.4. ЗАЩИТА НОУ-ХАУ ОТ СТОРОНЫ ПО ДОГОВОРУ Ноу-хау полностью или частично могут стать известны вашим

деловым партнерам в процессе обмена с ними необходимой в ваших делах информацией.

В частности, вопрос о защите ноу-хау возникает: • при оказании услуг, например, при выполнении заказных

исследований; • при организации совместной деятельности путем создания нового

предприятия (внесение ноу-хау в качестве доли в уставный капитал) или в процессе научно-производственной кооперации;

• при передаче ноу-хау по договору. Как правило, любые серьезные переговоры начинаются с подписания

договора о конфиденциальности. Предложение заключить договор о передаче ноу-хау без предварительного подписания договора о конфиденциальности говорит о нежелании партнера связывать себя какими-либо обязательствами.

Деловые партнеры могут иметь намерение ознакомиться с коммерческой информацией для оценки реального состояния ваших дел. Это - традиционная для делового мира норма и она должна подкрепляться письменными обязательствами сторон в виде договора о конфиденциальности.

До подписания договора о конфиденциальности на переговорах следует избегать прямых ответов на вопросы типа:

• из какого материала сделана та или иная деталь? • какова технология соединения определенных узлов? • каков класс чистоты обработки определенной поверхности? • какова себестоимость продукции? • кто поставщик материалов (комплектующих)? В Приложении 3 представлен примерный договор о

конфиденциальности, заключаемый при осуществлении научно-производственной кооперации. Предметом такого договора является договоренности сторон о мерах по сохранению в тайне ноу-хау, передаваемой для проведения совместных исследований.

Аналогичные меры предусматриваются в договорах, связанных с передачей ноу-хау, которые будут рассмотрены далее.

25

3. КОММЕРЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НОУ-ХАУ

3.1. ФОРМЫ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НОУ-ХАУ

Можно выделить следующие формы коммерческой реализации ноу-хау:

1. Непосредственное использование ноу-хау владельцем, в частности, путем:

• осуществления технологии производства, основанной на ноу-хау (производство изделий, материалов, применение в организации производства, ведении бизнеса и т. д.);

• выполнения заказных НИОКР с использованием знаний, методик и опыта персонала и предприятия в целом, в частности, выполнение научных исследований и разработок, создание компьютерных программ, проектирование и наладка технологических линий (инжиниринг) и т. д.;

• оказания услуг, в том числе образовательных, информационных, правовых и т. д.;

2. Передача ноу-хау по договору другому лицу, заинтересованному в использовании ноу-хау в собственном производстве.

3. Вклад ноу-хау в качестве доли в уставный капитал вновь создаваемого предприятия с целью получения дивидендов как части прибыли, получаемой предприятием, в том числе от использования этого ноу-хау.

Наиболее типичными для высшей школы формами коммерческой реализации ноу-хау являются выполнение заказных НИОКР, оказание услуг типа инжиниринг, оказание консультаций, в том числе путем обучения, а также передача ноу-хау для освоения на другом производстве. Кроме того, для вуза характерно сотрудничество с промышленностью путем оказания консультаций преподавателями и научными сотрудниками, организации совместных семинаров, курсов повышения квалификации.

Для вузов, стремящихся к коммерческой реализации своих новшеств, начинать работу по коммерческой передаче ноу-хау целесообразно с анализа того интеллектуального потенциала, которым они располагают. Это предусматривает:

• анализ имеющихся результатов исследований, разработок, опыта, уровня их правовой защиты и готовности к использованию;

• формулирование научных, экономических и иных целей, предусматривающих последующую работу по доведению имеющихся инноваций до состояния возможного их использования в собственной

26

учебной, научной и производственной деятельности, а также в других вузах, организациях и предприятиях.

Далее можно составить перечень технологий (ноу-хау), начиная с уже воплощенных в конкретной продукции и заканчивая перспективной программой проведения исследований. Такой перечень включает:

• технологии, реализованные в конкретной продукции; • исследования, завершившиеся положительным конкретным

результатом; • разработки, важные для научно-технической деятельности вуза; • перспективные исследования, которые помогут выйти на мировой

рынок. За созданием базы интеллектуального потенциала вуза следует

анализ рынка и формирование спроса на определенные научные результаты.

Изучение рынка проводят в отношении определенной технологии, использующей ноу-хау, с целью определения возможной сферы применения, в том числе и в новых областях, иных, чем те, для которых эта технология создавалась.

Формирование спроса заключается в том, чтобы: • сообщить потенциальному покупателю о существовании

определенного научного результата (ноу-хау); • сообщить ему о потребностях, которые этим товаром

удовлетворяются; • представить доказательства относительно качества

удовлетворения этих потребностей (описание потребительских свойств товара);

• максимально понизить барьер недоверия, для чего сообщается о гарантиях защиты интересов покупателя.

Формирование спроса осуществляют с помощью рекламы, как правило - прямой рассылки, выставочной деятельности, участия в семинарах и конференциях.

Специалисты вуза, располагая научным заделом, могут найти возможности использования полученных ранее знаний в новых областях. Часто оказывается возможным решить новые задачи путем адаптации технологии к требованиям заказчика. Существует большой спрос на технологии по заказу. Решить проблему адаптации помогает разработчику понимание закономерностей инновационного процесса, а именно умение видеть конечную цель не столько в конкретном научно-техническом результате, сколько в широком применении его в иных областях, для решения других задач.

27

Среди указанных выше наиболее перспективных для вуза форм коммерческой реализации ноу-хау менее всего освоенной является передача ноу-хау. Это не означает, что вузовские ученые не создают и не передают ноу-хау другим организациям и предприятиям. Наоборот, значительная часть разработок вуза является таковой, однако передается такая информация зачастую как сопутствующая научно-технической продукции, разрабатываемой в рамках подрядных договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При таком отношении к собственному интеллектуальному потенциалу теряется возможность как параллельного использования такого ноу-хау в других разработках, так и возможность долговременного извлечения выгоды от переданного ноу-хау, что может быть только при соответствующем оформлении - заключении договора о передаче ноу-хау.

3.2. ОПЦИОННЫЙ ДОГОВОР НА НОУ-ХАУ Одним из важнейших условий успешного заключения договора о

передаче ноу-хау является исключение преждевременного (до совершения этой сделки) раскрытия сущности ноу-хау.

При проведении переговоров о купле-продаже ноу-хау партнеры ведут себя крайне осторожно. Владелец ноу-хау, естественно, опасается раскрывать его до заключения договора. Со своей стороны, потенциальный покупатель может не быть уверенным в полной готовности объекта сделки. В ряде случаев ему для принятия окончательного решения о заключении договора требуется проверка возможности реализации и эффективности ноу-хау у себя на производстве или, например, в специальных климатических условиях. Подчас заинтересованному в принципе покупателю для того, чтобы определиться, недостает технической информации, а продавец возводит эту информацию в ранг ноу-хау.

Как видим, ситуация может быть близкой к тупиковой, когда, с одной стороны, преждевременное раскрытие всех подробностей, в том числе апробация ноу-хау, дает возможность потенциальному покупателю воспользоваться ноу-хау без заключения сделки, а владельца ноу-хау оставляет как минимум с упущенной выгодой, а, с другой стороны, при нераскрытии этих сведений покупатель сильно рискует, если у него нет объективных доказательств эффективного использования ноу-хау у себя на предприятии, и может вообще отказаться от такой сделки.

Чтобы разрешить эту проблему, партнеры - владелец ноу-хау (передающая сторона) и потенциальный покупатель (получающая сторона) заключают так называемый опционный договор на ноу-хау со следующими основными условиями:

28

1. Передающая сторона передает получающей стороне техническую документацию или иным оговоренным образом раскрывает ноу-хау.

2. Получающая сторона получает право в течение оговоренного срока изучить полученное ноу-хау и при необходимости произвести опытную проверку технологии по ноу-хау на своем предприятии.

3. Получающая сторона обязуется (в течение ряда лет или бессрочно) соблюдать конфиденциальность в отношении ноу-хау.

4. Получающая сторона обязуется после окончания срока действия опционного договора не использовать ноу-хау без заключения с передающей стороной основного договора о передаче ноу-хау.

5. Передающая сторона, если получающая сторона после опытной проверки пожелает, гарантирует заключение договора о передаче ноу-хау, при этом передающая сторона, в частности, может гарантировать, что до истечения срока опционного договора не будет предлагать ноу-хау третьим лицам.

6. За возможность ознакомления с ноу-хау, за риск, связанный с его раскрытием, а также за временную, на срок договора, приостановку действий передающей стороны по реализации ноу-хау, получающая сторона выплачивает передающей стороне определенную опционным договором сумму вознаграждения. За отдельное вознаграждение передающая сторона может поставить получающей стороне образец продукции, изготавливаемый с использованием ноу-хау (установку, прибор и т. д.).

Таким образом, потенциальный покупатель получает возможность оценить экономическую и иную целесообразность приобретения ноу-хау. Если в течение предусмотренного опционным договором срока между сторонами будет заключен основной договор о передаче ноу-хау, то сумма, уплаченная по опционному договору, может быть засчитана в счет вознаграждения, подлежащего уплате за промышленное использование ноу-хау. В случае если основной договор о передаче ноу-хау не будет заключен, сумма, уплаченная по опционному договору, возврату не подлежит.

Важными условиями опционного договора являются обязательства получающей стороны использовать техническую документацию и любую информацию, полученную от передающей стороны, только для целей опытной проверки возможности использования ноу-хау, а также сохранять конфиденциальность, предпринимая необходимые меры, в том числе, ограничивая соответствующими обязательствами свой персонал. При нарушении обязательства по конфиденциальности, повлекшем за собой раскрытие ноу-хау, получающая сторона возмещает передающей стороне понесенные убытки.

29

Не менее важными условиями являются гарантии владельца ноу-хау временно не предлагать это ноу-хау никому другому, а также заключить предусмотренный опционным договором основной договор о передаче ноу-хау, если потенциальный покупатель после опытной проверки, оценив возможность и экономическую целесообразность использования ноу-хау на своем предприятии, примет решение о его приобретении.

И, наконец, если целесообразность заключения договора о передаче ноу-хау не будет установлена, то получающая сторона возвратит владельцу ноу-хау техническую документацию, а также передаст информацию, на основании которой принималось решение.

Очевидно, что обе стороны получают выгоды от заключения подобного опционного договора. Так, владелец ноу-хау имеет возможность частично возместить затраты по проведению НИОКР за счет получаемого по договору вознаграждения. Как правило, цена опционного договора составляет 20-30 % от стоимости предполагаемой будущей сделки и не возвращается покупателю в случае его отказа от нее. Информация, на основании которой получающая сторона принимала решение о нецелесообразности приобретения ноу-хау, помогает доработать, улучшить свою разработку.

Получающая сторона по опционному договору также обретает определенные преимущества. На более льготных условиях, чем приобретение ноу-хау, она получает право оценить собственные возможности по внедрению новшества. При этом она получает образцы продукции, которые может выпускать в будущем, и необходимую техническую помощь со стороны владельца ноу-хау. Это хорошее подспорье в изучении рынка будущего товара. Таким образом, такая форма сделки, как опционный договор, является удобной и выгодной для обеих сторон.

Образец примерного опционного договора на ноу-хау представлен в Приложении 4. Помимо уже названных условий, такой договор включает, как правило, порядок передачи документации, оказания технической помощи, порядок разрешения споров, включая арбитражную оговорку, условия досрочного прекращения действия договора, а также имеет все необходимые атрибуты договора (указание сторон, их адреса и т. п.).

Дополнительно, опционный договор может включать основные условия (срок использования, размер платежей и др.), на которых в будущем будет заключаться договор о передаче ноу-хау. В этом случае он приобретает характер предварительного договора, вид которого предусмотрен ст. 429 ГК РФ.

Предметом предварительного договора является обязательства сторон заключить в будущем договор определенного вида - так называемый основной договор, условия которого предусмотрены предварительным договором. Соответственно, предварительный договор должен содержать

30

условия, позволяющие установить предмет и основные условия основного договора. Также в предварительном договоре должен быть указан срок, в течение которого стороны должны заключить основной договор. Заключение основного договора обязательно для сторон и если одна из них уклоняется от заключения основного договора, то другая вправе требовать его заключения в судебном порядке. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения основного договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.

Таким образом, предварительный договор, если он составлен в соответствии с требованиями законодательства, является юридически значимой сделкой, устанавливающей определенные права и обязанности. Это уже не просто "намерения" сторон, которые можно часто встретить в виде "соглашения (или протокола) о намерениях", неисполнение которого не влечет каких-либо юридических последствий для сторон. Заключение подобных "соглашений о намерениях", связанных с ноу-хау, которые не удовлетворяют требованиям, предусмотренным ст. 429 ГК РФ к предварительному договору, может привести к негативным последствиям как для владельца ноу-хау, так и для потенциального покупателя. Прежде всего это связано с гарантиями заключить основной договор о передаче ноу-хау на определенных условиях.

Следует отметить, что предварительный договор, рассматриваемый здесь в контексте ноу-хау, может быть также с успехом применен и в случае сделок, связанных с уступкой прав на изобретения и другие объекты интеллектуальной собственности, лицензированием. В частности, в Приложении 5 приведен пример "Предварительного договора о коммерческой реализации технологии", заключенного между владельцем ноу-хау и компанией - посредником, осуществляющим продвижение новых разработок на рынок. Это - достаточно часть встречающаяся ситуация, связанная с продвижением вузовских разработок.

3.3. ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ НОУ-ХАУ Составление и заключение договоров о передаче ноу-хау

представляет собой весьма непростую задачу. Тому есть ряд причин. Прежде всего, необходимо иметь в виду, что этот договор должен

отразить "модель" взаимоотношений владельца ноу-хау и его покупателя на достаточно длительный период времени, включающий освоение ноу-хау, производство и реализацию товаров, услуг, что в условиях динамично развивающегося производства достаточно сложно.

Достаточно сложную задачу представляет собой обеспечение конфиденциальности в отношении ноу-хау - одно из основных условий договора. Нужны обоюдные гарантии, что ноу-хау будет сохранено в тайне,

31

благодаря чему стороны достаточно длительное время будут извлекать из такой сделки свою выгоду.

Особенность договора также заключается в том, что стороны сильно рискуют в случае непреднамеренного раскрытия ноу-хау, промышленного шпионажа или получения таких же знаний другими лицами.

Несомненно, одной из острых проблем является определение цены такого договора, формы платежей. Расчетные ставки роялти (периодических платежей в виде определенного процента от объема продаж продукции, производимой с использованием ноу-хау) могут оказаться далеки от реально возможных значений для конкретного производства, и тогда договор будет явно не выгоден одной из сторон.

Также следует иметь в виду, что для освоения технологии по ноу-хау мало передать документацию, описание ноу-хау. Необходимо со стороны продавца осуществить достаточно большой объем работ по технической помощи, передаче опыта. Соответственно, договор должен предусматривать такое "обеспечение" сделки.

Наконец, нельзя не включить в этот далеко не полный перечень проблем и то, что в законодательстве не предусмотрено какой-либо специальной формы для договоров о передаче ноу-хау.

Тем не менее, все перечисленное не мешает развиваться рынку ноу-хау, в котором его участники регулируют свои отношения посредством договора, рожденного практикой - "Договора о передаче ноу-хау".

Объем брошюры и задачи, стоящие перед ее составителями, не позволяют углубляться в детальный анализ такого вида договоров2. Ограничимся представлением примерного договора о передаче ноу-хау (см. Приложение 6) и некоторыми комментариями к нему.

Как правило, договор о передаче ноу-хау имеет следующую структуру:

• Стороны договора; • Преамбула; • Термины и их определение; • Предмет договора; • Техническая документация; • Усовершенствования; • Гарантии и обязательтва Сторон; • Техническая помощь; • Платежи; • Информация и отчетность;

2 Дополнительно со спецификой договора о передачу ноу-хау можно познакомиться в статьях отечественных исследователей, приведенных в списке дополнительной литературы.

32

• Конфиденциальность; • Защита передаваемых прав; • Реклама; • Ответственность Сторон и разрешение споров; • Срок действия договора и условия его расторжения; • Прочие условия; • Приложения.

Стороны договора Дается определение лиц (физических или юридических),

заключающих договор и являющихся "Сторонами договора", а также их положение в данном договоре - "Передающая Сторона", "Получающая Сторона". Определение лиц должно быть таким, чтобы можно было их идентифицировать: для юридических лиц - полное наименование и местонахождение (часто выносят в конец текста договора), для физических лиц - фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства. Указанные лица несут юридическую ответственность за исполнение обязательств, предусмотренных договором. Для юридического лица, являющегося Стороной в договоре, как правило, указывается физическое лицо, которое подписывает договор от имени юридического лица. Его полномочия могут быть определены уставными документами или соответствующей доверенностью.

Преамбула Не обязательный, но, тем не менее, важный раздел для таких

сложных договоров, каким является договор о передаче ноу-хау. В преамбуле, которая обычно начинается словами "принимая во внимание, что", фиксируют положение Сторон, предшествующее заключению договора, права Сторон и их желания по заключаемому договору. Преамбула помогает сформулировать цель договора и его существенные условия, оказывается полезной при трактовке условий договора в спорных ситуациях.

Термины и их определение Не обязательный, но полезный раздел, так как упрощает текст

договора, концентрируя все используемые термины в одном месте, дает им однозначное толкование. Вводятся сокращенное наименование терминов (иногда аббревиатура), используемых в дальнейшем, и их толкование. Обычно определяют понятия: передаваемой технологии (ноу-хау); выпускаемой с использованием ноу-хау продукции; территории, на которой Получающая Сторона получает право продавать продукцию, изготовленную с использованием ноу-хау; технической документации; отчетного периода по платежам; цены единицы выпускаемой продукции (объем реализации).

33

Предмет договора Предметом договора о передаче ноу-хау является собственно

передача Передающей Стороной Получающей Стороне ноу-хау на условиях конфиденциальности и определение прав Получающей Стороны, связанных с использованием ноу-хау, с указанием: технологии, в которой используется ноу-хау, территории, на которой Получающая Сторона получает право продавать продукцию, изготовленную с использованием ноу-хау, возможности предоставления прав на использование ноу-хау третьим лицам, ограничений использования ноу-хау.

Техническая документация Оговариваются состав и сроки представления Передающей Стороной

технической документации для производства продукции с использованием ноу-хау, а также требования, которым она должна соответствовать, например, вид носителя информации, используемое для подготовки документации программное обеспечение. Перечень технической документации, как правило, приводится в отдельном приложении к договору. Предусматривается обязанность Передающей Стороны обеспечить полноту и надлежащее качество документации. В случае необходимости Стороны оговаривают возможность для Получающей Стороны изготовить необходимое количество копий документации, разумеется, с соблюдением предусмотренных договором условий конфиденциальности.

Усовершенствования Вполне вероятно, что в период действия договор, любая из Сторон

может сделать различные усовершенствования, относящиеся к ноу-хау. Поэтому полезно установить условия по информированию друг друга о сделанных усовершенствованиях, а также порядок предоставления их друг другу, возможность передачи третьим лицам. Такой обмен информацией может быть полезен для эффективного осуществления ноу-хау. С другой стороны, обмен может быть ограничен исходя из перспективных планов какой-либо Стороны.

Не менее важна и финансовая сторона вопроса. Например, Стороны могут договориться, что если Передающая Сторона сделает усовершенствование, то передаст их Получающей Стороне безвозмездно, поскольку заинтересована в длительном использовании ноу-хау Получающей Стороной, что возможно при постоянном его усовершенствовании. Соответственно, в этом случае необходимо указать, что используемое в договоре понятие ноу-хау включает и упомянутые усовершенствования. В другом случае, Стороны могут договориться о дополнительном вознаграждении, получаемом Передающей Стороной за эти усовершенствования.

34

Гарантии и обязательства Сторон Важным условием договора является заявление (гарантия)

Передающей Стороны, что она является владельцем ноу-хау и вправе передать его Получающей Стороне, а также то, что ей не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предусмотренной договором передачей ноу-хау и последующим его использованием Получающей Стороной. Не менее важным являются и гарантии со стороны Передающей Стороны в осуществимости технологии по ноу-хау и достижении тех результатов, из-за которых Получающая Сторона приобретает ноу-хау.

Техническая помощь В данном разделе договора оговариваются порядок и условия, в том

числе финансовые, командирования специалистов Передающей Стороны для оказания технической помощи Получающей Стороне в освоении технологии с использованием ноу-хау и обучения его персонала. Это важное условие договора, так как гарантирует быстрое и эффективное освоение технологии Получающей Стороной.

Платежи Условиями данного раздела договора устанавливается размер (размер

единовременного платежа, ставка роялти), порядок (сроки выплаты, расчетные счета, третьи лица, если платежи осуществляются в их пользу и др.) и валюта платежей. При необходимости оговаривается порядок расчета платежей исходя из объема продаж продукции, изготовленной с использованием ноу-хау, или иных показателей хозяйственной деятельности Получающей Стороны по использованию приобретенной технологии.

Информация и отчетность Устанавливается перечень сведений, представляемых Получающей

Стороной в качестве отчетных и подтверждаемых правильность перечисляемых платежей, а также порядок (в какие сроки) представления этих сведений и возможность их проверки (в том числе аудиторской) со стороны Передающей Стороны.

Конфиденциальность В данном разделе договора Стороны берут на себя обязательства по

сохранению в тайне ноу-хау, усовершенствований, отдельных условий договора. При необходимости указывается круг лиц, которым эти сведения будут доступны, а также технические и организационные меры, которые должны быть предприняты Сторонами для обеспечения конфиденциальности. Указывается срок, в течение которого действуют обязательства по конфиденциальности.

35

Защита прав В интересах обеих Сторон договориться о совместных действиях в

защиту прав в отношении ноу-хау. Данный раздел, как правило, включает обязательства информировать друг друга о каких-либо противоправных действиях со стороны третьих лиц, а также может устанавливать распределение расходов, направляемых на пресечение этих действий.

Реклама Исходя из целесообразности, например, может быть установлена

обязанность Получающей Стороны оповещать потребителя продукции, что она произведена по технологии Передающей Стороны.

Ответственность Сторон и разрешение споров Устанавливаются меры ответственности Сторон, в том числе за

нарушение или неисполнение (и ненадлежащее исполнение) тех или иных условий договора, определяются ситуации, при которых так или иная Сторона освобождается от ответственности. Оговаривается, каким образом будут разрешаться споры в случае их возникновения между Сторонами, в том числе, порядок ведения переговоров, порядок судебного разбирательства спора, вводятся арбитражные оговорки.

Срок действия договора и условия его расторжения Устанавливаются условия вступления договора в силу, срок его

действия, а также условия и порядок досрочного прекращения его действия, в частности, в зависимости от невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств.

Прочие условия Оговариваются не установленные в предыдущих разделах иные

условия договора, в частности, порядок изменения условий договора, передача прав по договору, используемое законодательство в случае, когда Стороны являются гражданами или юридическими лицами разных государств, и др.

Приложения Договор, как правило, снабжается приложениями, в которых

приводятся: • описание ноу-хау; • техническая документация; • технико-экономические и другие показатели продукции. В заключение следует отметить, что данный перечень разделов

договора, во-первых, не является исчерпывающим, а, во-вторых, не является обязательным к полному включению в текст конкретного договора

36

о передаче ноу-хау, - все определяют необходимые и достаточные условия для нормального взаимовыгодного осуществления сделки.

Было бы большой ошибкой считать, что составление текста реального договора может быть сведено к процедуре заполнения разделов некоторого бланка "типового договора". Такой договор составляется на основе достаточно глубоких знаний о технической сущности объекта договора - передаваемой технологии, способе ее осуществления, конкурентах, сегменте рынка, правовой ситуации. Необходимо суметь построить модель исполнения заключаемого договора во времени, спрогнозировать результат и определить формулируемый в тексте механизм его достижения. Сказанное в полной мере относится и к другим договорам, примеры которых были приведены в данной брошюре.

37

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В 1991 году отечественное законодательство в области охраны

интеллектуальной собственности предоставило возможность правовой охраны ноу-хау. В соответствии с "Основами гражданского законодательства Союза ССР и республик", вступившими в силу с января 1992 года, научно-технические достижения могут охраняться как ноу-хау, а владельцы ноу-хау имеют право на защиту от незаконного его использования третьими лицами. Вступивший в действие с 1 января 1995 года новый Гражданский Кодекс Российской Федерации закрепил эту норму, введя понятие "служебной и коммерческой тайны" как информации, которая может быть сохранена ее владельцем в тайне, и в отношении которой защищаются указанные права как право на возмещение убытков, причиненных незаконным получением и разглашением этой информации. Тем самым, законодательно закреплен один из важных принципов свободного предпринимательства - право на коммерческую тайну.

Особенности ноу-хау как информации (знаний), ценность которой заключается в том, что она неизвестна другим лицам, выделяют этот объект среди других результатов интеллектуальной деятельности - объектов промышленной собственности и объектов авторского права, и определяют форму защиты ноу-хау, которая заключается в сохранении втайне этой информации.

Противоречие между длительностью процедуры получения патента на изобретение и стремительным развитием техники, приводящим к быстрому старению новшеств, разрешается с помощью такой формы охраны научно-технических достижений как ноу-хау. Однако охрана ноу-хау возможна на тех предприятиях, где хорошо организована работа по сохранению в тайне фирменных секретов.

Действующее законодательство предполагает защиту прав владельца ноу-хау, включая возмещение ему убытков, понесенных из-за незаконного использования ноу-хау. При этом ответственность третьих лиц возникает вследствие незаконного метода получения информации или ее разглашения, что относит охраны прав на ноу-хау к области законодательства о недобросовестной конкуренции.

Одной из особенностей ноу-хау является отсутствие каких-либо ограничений на предметную область, объект ноу-хау. Ценность может представлять как техническая, так и организационная или иная информация, подпадающая под определение ноу-хау.

В организационном плане охрана ноу-хау является заботой его владельца. Если владелец не предпринимает мер по сохранению конфиденциальности информации, то он утрачивает право на защиту своих интересов в судебном порядке. Важное значение приобретает организация

38

на предприятии мер, направленных на своевременное выявление таких секретов и обеспечение их конфиденциальности в процессе использования и передачи третьим лицам.

Принципиальное отсутствие каких-либо охранных документов, сохранение в тайне сущности ноу-хау накладывает специфические особенности на действия, связанные с использованием ноу-хау в собственном производстве, а также передачей и продажей ноу-хау. Практически все эти вопросы регулируются в рамках договоров, заключаемых владельцем ноу-хау с его работниками, контрагентами, а также лицом, заинтересованным в приобретении ноу-хау и его использовании. От умения грамотно вести переговоры и составить договор о передачи ноу-хау во многом зависит как коммерческий результат, получаемый владельцем, так и эффективная защита его прав.

39

ЛИТЕРАТУРА 1. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик - от 31

мая 1991. Распространены на территорию РФ Постановлением ВС РФ от 14.07.92 "О регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы".

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) - 30.11.94, № 51-ФЗ.

3. Г. Штумпф. Договор о передаче ноу-хау. /Пер. с нем., под ред. М. М. Богуславского. - М.: Прогресс, 1976.

4. Инструкция о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа "инжиниринг" - Утв. Госкомизобретений СССР, 26.01.79.

5. Закон РФ "О государственной тайне" - 21.07.93, № 5485-1. 6. Постановление Правительства РСФСР "О перечне сведений, которые не

могут составлять коммерческую тайну" - от 5.12.91, № 35. 7. Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической

деятельности на товарных рынках" - от 22 марта 1991. 8. Гражданское право /Под ред. Е. А. Суханова - В 2-х томах. Т. 1 - М.:

БЕК, 1994. 9. Трудовой Кодекс Российской Федерации. - 30.12.2001, № 197-ФЗ. 10. В. Н. Троян, И. Ф. Леонов, Т. И. Матвеева. Коммерческая тайна: как ее

сохранить? //Патенты и лицензии. -1995. -№ 1-2. -С. 9-13. 11. А. А. Караваев, О. В. Солнышкова. Конфиденциальность //ЭКО. - 1994.

-№ 11. -С. 195-204. 12. В. Коровкин. Ноу-хау под сенью закона.//Know-how magazine. - 1992.

-№ 2-3. Дополнительная литература

13. В. И. Смирнов. Ноу-хау в российском законодательстве //Интеллектуальная собственность. -2000. -№ 1. -С. 34-37.

14. Э. П. Гаврилов. Коммерческая тайна и результаты интеллектуальной деятельности //Патенты и лицензии. -2002. -№ 4. -С. 19-23.

15. О. В. Добрынин. Является ли ноу-хау объектом интеллектуальной собственности //Патенты и лицензии. -2003. -№ 5. -С. 8-11.

16. М. Я. Эпштейн. Существуют ли исключительные права на ноу-хау //Патенты и лицензии. -2001. -№ 5. -С. 11-14.

17. В. И. Ярочкин. Коммерческая тайна в условиях рыночной экономики. //Интеллектуальная собственность. -2000. -№ 12. -С. 46-58.

18 Н. Золотых. Регулирование охраны и трансфера ноу-хау в РФ //Интеллектуальная собственность. -2000. -№ 10. -С. 33-39.

19. О. А. Рузакова. Гражданско-правовой режим договоров о передаче ноу-хау //Патенты и лицензии. -2002. -№ 8. -С. 40-44.

20. О. А. Рузакова. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау //ИС. "Промышленная собственность". -2002. -№ 5. -С. 26-34.

40

Приложение 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 декабря 1991 г. № 35

О ПЕРЕЧНЕ СВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ СОСТАВЛЯТЬ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.10.2002 № 731) В целях обеспечения деятельности государственной налоговой

службы, правоохранительных и контролирующих органов, а также предупреждения злоупотреблений в процессе приватизации Правительство РСФСР постановляет:

1. Установить, что коммерческую тайну предприятия и предпринимателя не могут составлять:

учредительные документы (решение о создании предприятия или договор учредителей) и Устав;

документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью (документы, подтверждающие факт внесения записей о юридических лицах в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, лицензии, патенты);

сведения по установленным формам отчетности о финансово - хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в государственную бюджетную систему РСФСР;

документы о платежеспособности; сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и

условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест; документы об уплате налогов и обязательных платежах; сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении

антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также других нарушениях законодательства РСФСР и размерах причиненного при этом ущерба;

сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах, малых предприятиях, товариществах, акционерных обществах, объединениях и других организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью.

41

2. Запретить государственным и муниципальным предприятиям до и в процессе их приватизации относить к коммерческой тайне данные:

о размерах имущества предприятия и его денежных средствах; о вложении средств в доходные активы (ценные бумаги) других

предприятий, в процентные облигации и займы, в уставные фонды совместных предприятий;

о кредитных, торговых и иных обязательствах предприятия, вытекающих из законодательства РСФСР и заключенных им договоров;

о договорах с кооперативами, иными негосударственными предприятиями, творческими и временными трудовыми коллективами, а также отдельными гражданами.

3. Предприятия и лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, руководители государственных и муниципальных предприятий обязаны представлять сведения, перечисленные в пунктах 1 и 2 настоящего Постановления, по требованию органов власти, управления, контролирующих и правоохранительных органов, других юридических лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством РСФСР, а также трудового коллектива предприятия.

4. Действие настоящего Постановления не распространяется на сведения, относимые в соответствии с международными договорами к коммерческой тайне, а также на сведения о деятельности предприятия, которые в соответствии с действующим законодательством составляют государственную тайну.

42

Приложение 2

ПРИМЕР РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ

Герметизированные испытательные установки высокого напряжения с элегазовой изоляцией - это новый вид высоковольтного испытательного оборудования с широкими функциональными возможностями, обеспечивающими проведение полного комплекса испытаний как при вводе в эксплуатацию, так и в процессе технического обслуживания высоковольтного оборудования в условиях производства и на подстанциях.

Применение в установках в качестве изолирующей среды SF-газа между герметичным корпусом и элементами, находящимися под высоким напряжением, дает многочисленные существенные преимущества по сравнению с испытательными установками открытого типа:

- минимальные габариты и масса; - блочность построения; - герметичность; - повышенная защищенность от воздействий внешней среды; - комплектность. Герметизированные испытательные установки с элегазовой изоляцией

подключаются непосредственно к комплектным распределительным устройствам (КРУЭ) или полюсу элегазовой подстанции без использования высоковольтных вводов "воздух-газ". Разработанная для высоковольтных испытаний оригинальная методика, базирующаяся на измерениях характеристик частичных разрядов с высокой чувствительностью независимо от интенсивных внешних помех, позволяет:

- обнаруживать дефекты в изоляции КРУЭ; - идентифицировать дефекты по типам; - локализовать дефекты в блоках и отсеках КРУЭ; - оценивать опасность дефектов. Испытания могут быть автоматизированы. По желанию заказчика

установки могут быть снабжены компьютерной системой, обеспечивающей полную автоматизацию процесса высоковольтных испытаний с измерением характеристик частичных разрядов, регистрацию измерительной информации и распечатку протоколов испытаний. В пакете прикладных программ содержатся разработанные в соответствии с рекомендациями МЭК оригинальные методики высоковольтных испытаний.3

3 В данной рекламе только сообщается, что разработаны оригинальные методики для высоковольтных испытаний. Скрыта информация о том, что в основу методик положены два патентуемых способа высоковольтных испытаний, сущность которых нигде не раскрывается. В самих патентных описаниях способов не раскрыты ноу-хау, без знания которых изобретения не реализуются в полном объеме.

43

Приложение 3

ДОГОВОР О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

г. Санкт-Петербург 20 февраля 1995 г. Малое государственное предприятие "Новые технологии", именуемое

в дальнейшем Передающая Сторона, в лице директора Белова Л. М., с одной Стороны, и

Научно-производственное объединение "Полимер", именуемое в дальнейшем Получающая Сторона, в лице заместителя генерального директора Кирова Н. Н., с другой Стороны,

руковод с т в уя с ь заключенным 20.01.95 между обеими Сторонами договором о

совместной деятельности в области разработки и промышленного освоения технологии нанесения покрытий из полимерных материалов, предусматривающим взаимный обмен технической информацией,

принимая во внимание , ч то Передающая Сторона владеет ноу-хау, относящимся к упомянутой

технологии (далее - Ноу-хау), а Получающая Сторона желает получить на условиях настоящего Договора эти сведения для проведения работ по ее доработке и промышленному освоению,

до говорилис ь о нижеследующем . 1. Передающая Сторона передает Получающей Стороне безвозмездно

и на срок до 30.12.95 г. Ноу-хау, при этом Получающей Стороне предоставляется право использовать полученные сведения путем проведения производственных испытаний с целью изучения возможности их промышленного использования в технологии нанесения полимерных покрытий.

Получающая Сторона обязуется не использовать полученные сведения в коммерческих или иных целях, кроме вышеуказанных.

2. При передаче технической документации на Ноу-хау составляется приемо-сдаточный акт за подписями обеих Сторон.

3. Получающая Сторона берет на себя обязательства по сохранению конфиденциальности в отношении Ноу-хау, полученного от Передающей Стороны. При этом Получающая Сторона предпримет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц.

Получающая Сторона обязуется также довести до сведения тех своих работников, которым по производственной необходимости будет доступно Ноу-хау, условия настоящего Договора и ограничить их соответствующими обязательствами о неразглашении этих сведений. При этом Получающая

44

Сторона несет ответственность за действия тех ее работников, которые будут иметь доступ к указанным сведениям.

Данные обязательства Получающая Сторона выполняет и после окончания срока, на который передается Ноу-хау.

4. В случае прекращения работ ранее срока, на который передается Ноу-хау, Получающая Сторона обязуется незамедлительно вернуть Передающей Стороне всю полученную документацию на Ноу-хау, при этом обязательства Получающей Стороны по сохранению конфиденциальности, предусмотренные п. 3 настоящего Договора, сохраняются.

5. Настоящий Договор не может быть истолкован как предоставление Получающей Стороне прав на использование Ноу-хау в собственном производстве.

6. В случае нарушения обязательств по настоящему Договору Получающая Сторона обязуется возместить Передающей Стороне нанесенный ей ущерб, в том числе с учетом упущенной выгоды.

7. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой.

В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они должны решаться в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будут применяться нормы российского законодательства.

9. Юридические адреса сторон: Передающая Сторона - _______________________________________ Получающая Сторона - _______________________________________ ПОДПИСИ СТОРОН

От Передающей Стороны директор МГП "Новые технологии" ______________ Л. М. Белов

От Получающей Стороны зам. ген. директора НПО "Полимер" ______________ Н. Н. Киров

45

Приложение 4

ОПЦИОННЫЙ ДОГОВОР НА НОУ-ХАУ г. Санкт-Петербург 20 февраля 1995 г. Малое государственное предприятие "Новые технологии", именуемое

в дальнейшем "Передающая Сторона", в лице директора Белова Л. М., действующего на основании Устава, с одной Стороны, и Научно-производственное объединение "Полимер", именуемое в дальнейшем "Получающая Сторона", в лице заместителя генерального директора Кирова Н. Н., действующего на основании Устава, с другой Стороны,

принимая во внимание , ч то : Передающая Сторона обладает знаниями и опытом (далее - Ноу-хау)

в области технологии нанесения покрытий из полимерных материалов и желает реализовать их путем промышленного освоения,

Получающая Сторона желает получить на условиях настоящего Договора Ноу-хау с целью изучения возможности использования технологии на своем предприятии для производства различных изделий, с последующим, в случае положительного результата такой проверки, приобретением прав на промышленное использование Ноу-хау,

до говорилис ь о нижеследующем .

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Передающая Сторона предоставляет Получающей Стороне на срок действия настоящего Договора и за вознаграждение, выплачиваемое Передающей Стороне, право на опытную проверку Ноу-хау с целью изучения возможности промышленного использования Ноу-хау на предприятии Получающей Стороны.

1.2. Передающая Сторона передает Получающей Стороне комплект документов, содержащих описание Ноу-хау (далее - Документация), образцы изделий, изготовленных с использованием Ноу-хау, и оказывает техническую помощь при изучении и опытной проверке Ноу-хау.

1.3. Передающая Сторона сохраняет за собой право использовать Ноу-хау в собственном производстве.

1.4. Настоящий Договор не может быть истолкован как предоставление Получающей Стороне прав на использование Ноу-хау в собственном производстве путем изготовления изделий для коммерческой реализации.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Передающая Сторона передает Получающей Стороне всю необходимую для опытной проверки Ноу-хау Документацию и образцы изделий в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего Договора. Перечень передаваемой Документации указан в Приложении 1,

46

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. При передаче Документации составляется акт сдачи-приемки,

подписываемый обеими Сторонами. 2.2. Если Получающая Сторона при получении или в процессе

опытной проверки Ноу-хау выяснит неполноту или неправильность Документации, то Передающая Сторона обязана в течение пятнадцати дней после поступления письменной рекламации от Получающей Стороны устранить эти недостатки и передать недостающую или исправленную Документацию Получающей Стороне.

2.3. Для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором, Получающая Сторона может изготавливать в необходимом ей количестве копии Документации, соблюдая при этом условия конфиденциальности, предусмотренные настоящим Договором.

3. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Передающая Сторона заявляет, что вправе передавать Ноу-хау, и что на момент подписания настоящего Договора ей ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены такими действиями.

3.2. Передающая Сторона гарантирует, что в течение срока действия настоящего Договора она не будет передавать или предлагать Ноу-хау третьим лицам с аналогичной целью или с целью использования в производстве.

3.3. Передающая Сторона гарантирует при желании Получающей Стороны заключение с последней договора о передаче Ноу-хау для промышленного использования.

3.4. Передающая Сторона гарантирует техническую осуществимость технологии по Ноу-хау и достижение предусмотренных эксплуатационных характеристик покрытия изделий, при условии соблюдения требований Документации и инструкций Передающей Стороны.

3.5. Для оказания технической помощи Получающей Стороне в опытной проверке Ноу-хау и обучения ее персонала Передающая Сторона по просьбе Получающей Стороны командирует на ее предприятие необходимых специалистов. О своей просьбе Получающая Сторона сообщит Передающей Стороне не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого приезда специалистов.

В случае необходимости Получающая Сторона обеспечит специалистов Передающей Стороны на время их пребывания на предприятии Получающей Стороны местами в гостинице и другими согласованными видами обслуживания.

Командировочные расходы, связанные с пребыванием на предприятии Получающей Стороны специалистов Передающей Стороны в целях оказания технической помощи, предусмотренной настоящим пунктом Договора, несет Получающая Сторона.

3.6. Получающая Сторона обязуется сохранять конфиденциальность в

47

отношении полученной от Передающей Стороны Документации и информации, касающейся Ноу-хау, которую Передающая Сторона укажет конфиденциальной.

С указанными сведениями будут ознакомлены только те работники Получающей Стороны, которые непосредственно связаны с опытной проверкой Ноу-хау, при этом Получающая Сторона ограничит их соответствующими обязательствами по конфиденциальности.

Настоящие обязательства Получающей Стороны по конфиденциальности сохраняются после прекращения действия Договора на неограниченный срок или до того, как Ноу-хау станет общеизвестным.

3.7. Получающая Сторона обязуется после окончания действия настоящего Договора возвратить Передающей Стороне Документацию и полученные от него образцы изделий.

3.8. Получающая Сторона обязуется не использовать Ноу-хау в целях производства и коммерческой реализации изделий без заключения с Передающей Стороной соответствующего договора на передачу Ноу-хау.

4. ПЛАТЕЖИ

4.1. За ознакомление с Ноу-хау и риск раскрытия Ноу-хау третьим лицам Получающая Сторона в 30-дневный срок со дня вступления в силу настоящего Договора выплачивает Передающей Стороне вознаграждение в размере 10.000.000 (десяти миллионов) рублей.

4.2. В случае заключения Сторонами впоследствии договора о передаче Ноу-хау, предоставляющего право промышленного использования Получающей Стороной Ноу-хау, вознаграждение, выплаченное в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора, учитывается при выплате будущих платежей равными долями в течение первого года использования Ноу-хау.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих обязательств, если это нарушение было вызвано причинами, за которые отвечает другая Сторона.

5.2. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

48

В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны решаться в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор заключен на срок 6 месяцев и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

6.2. Действие настоящего Договора по обоюдному согласию Сторон может быть прекращено досрочно, при этом Получающая Сторона гарантирует выполнение обязательств, предусмотренных п. 3.6, п. 3.7, п. 3.8 и п. 4.1, а Передающая Сторона - обязательства, предусмотренного п. 3.3. настоящего Договора.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Получающей Стороной в случае установления несоответствия действительности заявления Передающая Сторона по п. 3.1.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в тех случаях, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.2. Стороны не имеют права передавать свои права и обязательства по данному Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон и подписан 20 февраля 1995 г. в г. Санкт-Петербурге.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

8.1. Передающая Сторона: Адрес: __________________________________________________________ Р/с _____________________________________________________________

8.2. Получающая Сторона: Адрес: __________________________________________________________ Р/с _____________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Перечень передаваемой документации. 2. Список работников Получающей Стороны, которые будут

ознакомлены с Ноу-хау. ПОДПИСИ СТОРОН

От Передающей Стороны директор МГП "Новые технологии" ______________ Л. М. Белов

От Получающей Стороны зам. ген. директора МПО "Полимер" ______________ Н. Н. Киров

49

Приложение 5

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР о коммерческой реализации технологии

г. Москва "___"__________2000 г. СТОРОНЫ В ДОГОВОРЕ: Общество с ограниченной ответственностью "Мембранные

технологии", местонахождение: Невский пр., д. 29, Санкт-Петербург, Россия, именуемое в дальнейшем - "Передающая Сторона", в лице директора Васильева Н. Н., действующего на основании Устава предприятия, и

Общество с ограниченной ответственностью "Технодром", местонахождение: ул. Пушкина, д. 35, кв. 11, г. Москва, Россия, именуемое в дальнейшем - "Получающая Сторона", в лице директора Смирнова Н. Б., действующего на основании Устава предприятия,

принимая во внимание , ч то : Передающая Сторона является разработчиком и правообладателем

"Способа изготовления трековых мембран для фильтров тонкой очистки" (далее - Технология), и желает реализовать ее путем продажи лицензии на Технологию, а

Получающая Сторона по роду своей производственной деятельности осуществляет поиск и продвижение на рынок технологий новых научно-технических разработок,

до говорилис ь о нижеследующем . 1. Передающая Сторона на условиях конфиденциальности,

предусмотренных настоящим Договором, передает Получающей Стороне сведения, относящиеся к Технологии (далее - Сведения), в состав которых входят: Отчет о разработке Технологии и заключение о результатах испытания изготовленных образцов, а также передает не являющиеся конфиденциальными заключения иностранных фирм с результатами тестирования материала, изготовленного с использованием Технологии.

Получающая Сторона использует полученные от Передающей Стороны Сведения исключительно для предварительной оценки коммерческой ценности и потенциальной возможности реализации Технологии. Срок такой оценки определен в шесть недель, считая с даты передачи Сведений Передающей Стороной Получающей Стороне.

При этом Получающая Сторона имеет право проводить предварительные переговоры с третьими лицами, направленные на информирование этих лиц о Технологии и оценку возможности коммерческой реализации Технологии. Территория, на которой осуществляются эти действия, не ограничивается.

50

2. Указанные в п. 1 Сведения передаются в срок пять календарных дней с даты вступления в силу настоящего Договора. При передаче сведений составляется соответствующий двусторонний акт.

Если в течение срока, установленного п. 1 для оценки Технологии, Получающей Стороне потребуются дополнительные разъяснения, относящиеся к Технологии, то Передающая Сторона письменно или устно предоставит такие разъяснения, а также предпримет все возможные усилия, чтобы содействовать Получающей Стороне в выполняемой работе.

3. Передающая Сторона заявляет, что имущественные права на Технологию принадлежат ей, и что Передающая Сторона имеет право осуществить предусмотренную настоящим Договором передачу Сведений о Технологии, и что на момент подписания Договора ей ничего не известно о правах других лиц, которые могли бы быть нарушены такой передачей Сведений, а также возможным последующим использованием Технологии.

За несоответствие действительности данного заявления Передающая Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. Передающая Сторона гарантирует осуществимость Технологии и достижение технических, экономических и иных характеристик, которые будут указаны в Сведениях.

5. Передающая Сторона не гарантирует, что имеется возможность успешной коммерческой реализации Технологии. Риск, связанный с коммерческой реализацией Технологии, принимает на себя Получающая Сторона.

6. Если в состав Сведений, передаваемых Передающей Стороной Получающей Стороне, будут входить сведения, которые, по мнению Передающей Стороны являются конфиденциальными, то Передающая Сторона должна указать это в явном виде. В противном случае, для Получающей Стороны эти сведения понимаются как неконфиденциальные.

Получающая Сторона обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении сведений, указанных Передающей Стороной как конфиденциальные, в течение всего срока действия Договора.

Если какие-либо сведения, указанные Передающей Стороной как конфиденциальные, фактически таковыми не являлись, в частности, были ранее раскрыты в публикациях, патентных описаниях или иным образом непосредственно Передающей Стороной или по ее поручению, то в отношении этих сведений обязательства Получающей Стороны, предусмотренные настоящим пунктом Договора, считаются не наступившими.

Если такие сведения были раскрыты третьими лицами независимо от Передающей Стороны, то Получающая Сторона, начиная с даты, когда ей стало известно о таком раскрытии сведений, освобождается от указанных обязательств по конфиденциальности.

51

Если какие-либо сведения, указанные Передающей Стороной как конфиденциальные, стали впоследствии общедоступными, независимо от того, были ли они раскрыты Передающей Стороной, по ее поручению или самостоятельно, или раскрыты третьими лицами, в отношении таких сведений, начиная с даты их раскрытия, Получающая Сторона освобождается от обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора.

В случае невыполнения Получающей Стороной обязанностей по конфиденциальности, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Получающая Сторона несет имущественную ответственность, определяемую размером понесенных убытков Передающей Стороной.

7. Передающая Сторона гарантирует, что в случае заинтересованности Получающей Стороны продолжить работу, направленную на коммерческую реализацию Технологии, не будет отказывать в этом Получающей Стороне и заключит с последней упомянутый договор о коммерческой реализации Технологии.

8. Получающая Сторона гарантирует, что не будет осуществлять каких-либо действий, направленных на коммерческую реализацию Технологии, без заключения с Передающей Стороной соответствующего договора на право осуществления таких действий, в котором в частности будут определены права и обязанности Сторон, а также размер вознаграждения, которое Получающая Сторона обязана будет выплатить Передающей Стороне.

При этом Получающая Сторона гарантирует, что условия такого договора о коммерческой реализации Технологии будут предусматривать соблюдение личных неимущественных прав авторов Технологии - работников Передающей Стороны, а также будут предусматривать выплату Передающей Стороне вознаграждения, размер которого будет не меньше 20 (двадцати) процентов от суммы, полученной Получающей Стороной от коммерческой реализации Технологии, причем общая сумма вознаграждения в пользу Передающей Стороны не может быть меньше, чем сумма эквивалентная $100,000 (Сто тысяч долларов США).

Если упомянутый договор не будет заключен, то Получающая Сторона обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении сведений, указанных Передающей Стороной как конфиденциальные, в течение срока, установленного Передающей Стороной.

9. Заключение или отказ от заключения договора о коммерческой реализации Технологии, как это предусмотрено п. 7 и п. 8 настоящего Договора, должно быть осуществлено в срок 14 (четырнадцать) календарных дней после истечения срока оценки Технологии Получающей Стороной, предусмотренной настоящим Договором.

10. Действие настоящего Договора не ограничивает Передающую Сторону в самостоятельном поиске потенциальных покупателей

52

Технологии, предложении этим лицам Технологии и проведении с ними переговоров с целью коммерческой реализации Технологии.

Однако Передающая Сторона обязуется, что если получит от потенциального покупателя предложение о покупке Технологии (приобретении прав на Технологию, приобретении лицензии на право использовать Технологию и др.), то незамедлительно сообщит об этом Получающей Стороне. При этом Получающая Сторона имеет преимущественное право заключить с Передающей Стороной упомянутый договор о коммерческой реализации Технологии на условиях в части вознаграждения в пользу Передающей Стороны не хуже, чем это предложено упомянутым потенциальным покупателем Технологии.

11. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до истечения установленного п. 9 срока принятия Сторонами решения относительно упомянутого договора о коммерческой реализации Технологии.

12. Настоящий Договор в части пунктов 7-9 является предварительным договором в соответствии со статьей 429 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

13. К отношениям Сторон, возникающим в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации.

Настоящий Договор совершен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Передающей Стороны: директор ООО "Мембранные технологии" _______________ Васильев Н. Н.

От Получающей Стороны: Директор ООО "Технодром" _______________ Смирнов Н. Б.

53

Приложение 6

ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ НОУ-ХАУ

г. Санкт-Петербург 20 августа 1995 г. Малое государственное предприятие "Новые технологии", именуемое

в дальнейшем "Передающая Сторона", в лице директора Белова Л. М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Научно-производственное объединение "Полимер", именуемое в дальнейшем "Получающая Сторона", в лице заместителя генерального директора Кирова Н. Н., действующего на основании Устава, с другой стороны,

принимая во внимание , ч то : Передающая Сторона обладает знаниями и опытом в области

технологии нанесения покрытий из полимерных материалов и желает реализовать эти знания и опыт путем их продажи для промышленного освоения,

Получающая Сторона желает получить на условиях настоящего Договора эти знания и опыт с целью производства и продажи различных изделий бытового назначения,

до говорилис ь о нижеследующем .

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1.1. "НОУ-ХАУ" - знания и опыт Передающей Стороны по нанесению покрытий из полимерных материалов.

1.2. "ИЗДЕЛИЕ" - изготавливаемые Получающей Стороной с использованием Ноу-хау изделия бытового назначения.

1.3. "ТЕРРИТОРИЯ" - Российская Федерация. 1.4. "ДОКУМЕНТАЦИЯ НА НОУ-ХАУ" - комплект документов,

передаваемых Передающей Стороной Получающей Стороне и содержащих описание технологии нанесения покрытий.

1.5. "ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД" - период деятельности Получающей Стороны по выполнению условий настоящего Договора в течение каждого квартала, начиная со дня вступления настоящего Договора в силу.

1.6. "ОБЪЕМ ПРОДАЖ" - сумма выручки, полученной Получающей Стороной от реализации Изделий.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Передающая Сторона на условиях конфиденциальности и за вознаграждение, предусмотренных настоящим Договором, передает Получающей Стороне Ноу-хау, при этом Получающей Стороне предоставляется право на изготовление Изделий и их продажу на

54

Территории. 2.2. Передающая Сторона передает Получающей Стороне

Документацию на Ноу-хау и оказывает техническую помощь при освоении технологии нанесения покрытия на Изделия.

2.3. Передающая Сторона осуществляет авторский надзор за соблюдением Получающей Стороной технологии в соответствии с Документацией, при этом Получающая Сторона обеспечивает возможность такого надзора.

2.4. Передающая Сторона сохраняет за собой право передавать ноу-хау и предоставлять аналогичные права на использование Ноу-хау на Территории третьим лицам, а также право самому использовать Ноу-хау. При передаче Ноу-хау третьим лицам Передающая Сторона обязуется информировать об этом Получающую Сторону.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1. Передающая Сторона передает Получающей Стороне всю необходимую для использования Ноу-хау Документацию в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего Договора.

При передаче Документации составляется соответствующий акт сдачи-приемки, подписываемый обеими Сторонами.

3.2. Если Получающая Сторона при получении или в течение одного месяца после получения Документации выяснит неполноту или неправильность Документации, то Передающая Сторона обязана в течение пятнадцати дней после поступления письменной рекламации от Получающей Стороны устранить эти недостатки и передать недостающую или исправленную Документацию Получающей Стороне.

В этом случае датой передачи Документации будет считаться дата передачи недостающей или исправленной Документации.

3.3. Для осуществления производственной деятельности по изготовлению Изделий Получающая Сторона может изготавливать в необходимом ей количестве копии Документации, соблюдая при этом условия конфиденциальности, предусмотренные настоящим Договором.

4. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

4.1. В течение срока действия настоящего Договора Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся Ноу-хау.

4.2. Стороны обязуются в первую очередь предлагать друг другу вышеуказанные усовершенствования и улучшения. Условия их передачи Стороны согласуют дополнительно.

В случае отказа любой из Сторон или неполучении в течение одного месяца ответа на предложение, касающееся использования усовершенствования и улучшения, Стороны вправе предлагать эти

55

усовершенствования и улучшения третьим лицам.

5. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Передающая Сторона заявляет, что вправе передавать Ноу-хау Получающей Стороне, и что на момент подписания настоящего Договора ей ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены такими действиями.

5.2. Передающая Сторона гарантирует техническую осуществимость технологии по Ноу-хау на предприятии Получающей Стороны и достижение предусмотренных эксплуатационных характеристик покрытия Изделий при условии соблюдения Получающей Стороной требований Документации и инструкций Передающей Стороны по использованию Ноу-хау.

5.3. Получающая Сторона обязуется осуществлять нанесение покрытий на Изделия в полном соответствии с полученной Документацией и инструкциями Передающей Стороны в части, касающейся использования Ноу-хау, а также требованиями Передающей Стороны, установленными им при осуществлении авторского надзора, и требованиями ТУ на данную технологию.

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

6.1. Для оказания технической помощи Получающей Стороне в освоении Ноу-хау и обучения его персонала Передающая Сторона по просьбе Получающей Стороны командирует на его предприятие необходимых специалистов. О своей просьбе Получающая Сторона сообщит Передающей Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого приезда специалистов.

6.2. В случае необходимости Получающая Сторона обеспечит специалистов Передающей Стороны на время их пребывания на предприятии Получающей Стороны местами в гостинице и другими согласованными видами обслуживания.

6.3. Командировочные расходы, связанные с пребыванием на предприятии Получающей Стороны специалистов Передающей Стороны в целях оказания технической помощи, предусмотренной п. 6.1 настоящего Договора, несет Получающая Сторона.

7. ПЛАТЕЖИ

7.1. За передачу Ноу-хау и предоставление права на использование Ноу-хау, предусмотренные настоящим Договором Передающей Стороне выплачивается вознаграждение в виде текущих отчислений (роялти) от Объема продаж изготовленных и реализованных Получающей Стороной Изделий в размере:

- 2 (двух) процентов за первые два года использования Ноу-хау; - 3 (трех) процентов за последующие годы использования Ноу-хау в

пределах срока действия настоящего Договора. 7.2. Платежи, предусмотренные настоящим Договором, переводятся

56

Получающей Стороной на расчетный счет Передающей Стороны в течение 30 (тридцати) дней, следующих за Отчетным периодом.

7.3. Все платежи по настоящему Договору понимаются как платежи, при которых все возможные сборы и налоги, установленные законодательством, уплачиваются Передающей Стороной.

7.4. После прекращения действия настоящего Договора, положения его будут применяться до тех пор, пока не будут урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период его действия.

8. ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Получающая Сторона в течение 30 (тридцати) дней, следующих за Отчетным периодом, предоставляет Передающей Стороне сводные бухгалтерские данные, включающие сведения о количестве произведенных и реализованных Изделий, сведения об отпускных ценах и об Объеме продаж.

8.2. Передающая Сторона имеет право производить проверку этих данных на предприятии Получающей Стороны, в этом случае Получающая Сторона обязуется обеспечить возможность такой проверки.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность полученной от Передающей Стороны Документации и информации, касающейся технологии нанесения покрытия на Изделия.

Стороны предпримут все меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без взаимной договоренности.

9.2. С указанными сведениями будут ознакомлены только те работники Получающей Стороны, которые непосредственно связаны с производством Изделий, при этом Получающая Сторона ограничит их соответствующими обязательствами по сохранению конфиденциальности.

10. ЗАЩИТА ПРАВ

В случае противоправного получения и использования третьими лицами Ноу-хау, ставшем известным Получающей Стороне, а также в случае предъявления к Получающей Стороне претензий или исков по поводу нарушения им прав третьих лиц в связи с использованием Ноу-хау, она незамедлительно уведомит об этом Передающую Сторону.

В обоих случаях Передающая Сторона обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные действия, исключающие возникновение убытков и расходов для Получающей Стороны.

11. РЕКЛАМА

11.1. Получающая Сторона обязуется указывать в соответствующих рекламных материалах, документах, поступающих вместе с Изделиями в продажу, что эти Изделия производятся с использованием технологии

57

Передающей Стороны. 11.2. Получающая Сторона вправе сопровождать Изделия своим

товарным знаком.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих обязательств, если это нарушение было вызвано причинами, за которые отвечает другая Сторона.

12.2. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны разрешаться в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор заключен на срок пять лет и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

13.2. По истечении срока действия настоящего Договора Получающая Сторона вправе использовать Ноу-хау в объеме, предусмотренном настоящим Договором, безвозмездно.

13.3. Действие настоящего Договора по обоюдному согласию Сторон может быть прекращено досрочно, при этом Стороны гарантируют выполнение обязательств по платежам, возникшим до прекращения действия Договора, и конфиденциальности.

13.4. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, путем направления письменного уведомления, если другая Сторона не выполнит какое-либо из следующих условий:

- обязательства Передающей Стороны по п. 6.1; - начало производства Получающей Стороной Изделий с

использованием Ноу-хау в течение шести месяцев со дня передачи ей Документации.

При этом Стороне, не выполнившей своего обязательства, будет предоставлено три месяца для устранения допущенного нарушения.

Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке со стороны Получающей Стороны в случае установления несоответствия

58

действительности заявления Передающей Стороны по п. 5.1. Основанием для досрочного расторжения настоящего Договора может

быть отсутствие устойчивого потребительского спроса на Изделия. Если настоящий Договор будет досрочно расторгнут из-за

невыполнения Получающей Стороной своих обязательств, то она лишается права использовать Ноу-хау в любой форме и обязана вернуть Передающей Стороне всю Документацию. При этом Получающая Сторона не освобождается от обязательств по конфиденциальности и платежам, возникшим до расторжения настоящего Договора

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в тех случаях, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

14.2. Стороны не имеют права передавать свои права и обязательства по данному Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, будут применяться нормы законодательства Российской Федерации.

14.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон и подписан 20 августа 1995 г. в г. Санкт-Петербурге.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

15.1. Передающая Сторона: Адрес: __________________________________________________________ Р/с _____________________________________________________________

15.2. Получающая Сторона: Адрес: __________________________________________________________ Р/с _____________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

От Передающей Стороны директор МГП "Новые технологии" ______________ Л. М. Белов

От Получающей Стороны зам. ген. директора МПО "Полимер" ______________ Н. Н. Киров

59

СОДЕРЖАНИЕ Введение ....................................................................................................3 1. Законодательство РФ в области охраны ноу-хау .....................................5

1.1. Ноу-хау как объект гражданских прав .............................................5 1.1.1. Определение ноу-хау ..........................................................5 1.1.2. Признаки ноу-хау ................................................................8 1.1.3. Терминологические различия .............................................9 1.1.4. Ноу-хау и интеллектуальная собственность .......................10

1.2. Объекты ноу-хау ...........................................................................13 1.2.1. Технические.......................................................................13 1.2.2. Экономические .................................................................13 1.2.3. Управленческие .................................................................14 1.2.4. Правовые...........................................................................14

1.3. Защита прав на ноу-хау ................................................................14 1.3.1. Право на защиту ................................................................15 1.3.2. Возбуждение спора ............................................................16 1.3.3. Возмещение убытков..........................................................17

2. Организация защиты ноу-хау на предприятии ......................................18 2.1. Каналы утечки информации ..........................................................19 2.2. Организационные меры защиты ноу-хау .......................................20 2.3. Ноу-хау и персонал .......................................................................22 2.4. Защита ноу-хау от стороны по договору ........................................24

3. Коммерческая реализация ноу-хау .......................................................25 3.1. Формы коммерческой реализации ноу-хау ....................................25 3.2. Опционный договор на ноу-хау .....................................................27 3.3. Договор о передаче ноу-хау ..........................................................30

Заключение ..............................................................................................37 Литература ...............................................................................................39 Приложение 1. Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря

1991 г. № 35 "О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну" .......................40

Приложение 2. Пример рекламного сообщения .......................................42 Приложение 3. Договор о конфиденциальности ......................................43 Приложение 4. Опционный договор на ноу-хау .......................................45 Приложение 5. Предварительный договор о коммерческой

реализации технологии ..................................................49 Приложение 6. Договор о передаче ноу-хау ............................................53

60

Буч Ю.И., Колесникова М.А. Охрана ноу-хау

(справочно-методические материалы)

Подписано в печать 19.03.2004. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3.37. Уч.-из. л. 3.625.

Тираж 500 экз. Заказ 48

Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ"

197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5