CONTRATS dans la R&D

Didier VALETTE Directeur du Master droit et fiscalité de l’entreprise

GEFIREEcole de droit – Université d’Auvergne

I – Contexte et environnement des contrats collaboratifs impliquant la recherche publique

• Le partenariat public-privé• Typologie des partenaires publics• Structuration interne de la recherche publique• Moyens humains de la recherche publique• Moyens financiers de la recherche publique• Objectifs et contraintes du partenaire public• Outils du partenariat public-privé

Le partenariat public-privé

• Le partenariat de recherche est toujours une histoire de couple (entreprise – équipe de la recherche publique).

• Le partenariat est un outil de convergence d’intérêts qui permet à chacun de poursuivre des objectifs propres, soumis à des contraintes propres

• Mais cette histoire de couple se joue souvent à trois, en raison des contraintes imposées par les financeurs

Typologie des partenaires publics• Universités (EPCSCP)

o Des lois Faure et Savary (1968 et 1982) à la Loi LRU (2007) (L 711-1 s du Code de l’éducation)

o EPA à statuts propreso EPST (ex : CNRS, INSERM,…)o Ecoles et Institutso Cas de la recherche clinique (CHU)

• PRES (Fonctions et missions)

Structuration de la recherche publique

• Equipes de recherches (absence d’autonomie)

• Equipes mixtes (tutelles multiples)

• Services de valorisation (missions techniques)

• Filiales de valorisation

Moyens humains de la recherche

publique

• Enseignants-chercheurs et chercheurso Statuts de personnels publics : statutaires,

contractuels, allocataires,…o Cas des personnels mixtes (PU-PH)o PI et intéressement

• Situation des étudiants participant aux activités de rechercheso Travaux personnelso Cas des CIFREo stagiaires

Moyens financiers de la recherche publique

• Les moyens courants : dotation de l’Etat (Contrat quadriennal avec le MESR)

• Les moyens exceptionnels : dotations et subventions dédiées à des opérations spécifiques (autres Ministères)

• Les interventions des collectivités locales

• Financements européens (PCRD)

• Ressources propres (AIC – Brevets)

Objectifs et contraintes du partenaire public

• Développement de l’activité des équipes de recherche

• Amélioration de la notoriété et de la visibilité nationale ou internationale

• Pérennisation des liens avec les partenaires privés

• Respect des règles de fonctionnement des établissements publics (procédures, concurrence, déontologie,…)

• Protection du patrimoine public

• Préservation de la relation avec les financeurs : budgets de l’Etat

Les outils de partenariat public-privé

Contrat de prestation

scientifique

Contrat de collaboratio

n de recherche

Structure commune de

recherche (GIP)

Court terme Moyen terme Long terme

Intérêts propres

Intérêts croisés

Intérêts communs

II. Typologie des différents contrats

Distinction contrat de recherche et prestation de

service • Contrat de collaboration de recherche

o Permet la mise en place et les conditions d’exécution d’un programme de recherche avec un ou plusieurs partenaires visant à la conception et au développement de nouveaux produits ou procédés sur un sujet qui intéresse les 2 parties

• Contrat de prestation de service o Permet à des entreprises de confier à des laboratoires ayant un savoir- faire identifié et connu des travaux de mesures, tests, analyses, essais, interprétations de résultats, études bibliographiques

• Contrat d’achat d’études o Permet de confier une mission d’étude dont le résultat est transféré au donneur d’ordres

Les principales caractéristiquesCollaboration de Recherche / CIFRE

Prestation de service

Activité inventive OUI NONFinancement Participation financière,

matérielle et humaine des différents partenaires

Le demandeur paye 100% des coûts

PI Les résultats de l’Etude appartiennent conjointement aux parties

Les résultats appartiennent au demandeur

Exploitation des Résultats

Droit d’usage gratuit des résultats à des fins de rechercheL’industriel a un droitd’exploitation exclusif des résultats dans sonDOMAINE

Le demandeur peut exploiter librement lesrésultatsLe laboratoire conserve un droit d’usage gratuit des résultats à des fins de recherche

Retours Financiers OUI NON

Contrats de recherche et contrats de

valorisation

• MTA Material Transfert Agreement• CIFRE• Accords de copropriété • Contrats de licence• Consortia ANR Agence Nationale de

Recherche• Consortia FUI Fonds Unique

Interministériel

Contrat de recherche CIFRE

•Aide au recrutement par les entreprises des jeunes diplômés dont le premier poste de R&D aboutira à une thèse

•Travail réalisé en collaboration de recherche avec une équipe de recherche extérieure dont le responsable assurera l’encadrement scientifique

• ARNT verse à l’entreprise une subvention annuelle

• Durée de 3 ans

• Intégration du doctorant à la vie de l’entreprise

http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/accueil.jsp

Achats études ou contrat « équipe conseil »

• Solution lorsqu’un scientifique personne physique ou une équipe de chercheurs a été contacté par une entreprise ou un organisme public pour une consultance

• Contrat fixant les modalités suivant lesquelles une équipe de recherche va pouvoir mener une activité de consultation ou de veille technologique auprès d’une société

• Les prestations fournies sont strictement intellectuelles

• Le partenaire paie la totalité du coût de l’étude • La fonction de consultant peut être exercée à titre

personnel par le responsable d’équipe ou prise en charge collectivement par l’équipe

Contrat industrial grant ou contribution à la

recherche

Contribution financière d’une entreprise à un projet de recherche scientifique sans autre contrepartie que:o information régulière sur les résultats obtenus eto option, limitée dans le temps, de négocier des droits sur

la propriété intellectuelle générée

Quelques exemples de difficultés rencontrées

• Insuffisance des ressources financières, humaines ou techniques

• Surestimation de la portée d’un savoir faire souvent mal identifié

• Intégration délicate de la PI dans le projet d’innovation

• Dépenses liées au dépôts de titres de PI• Risque de sous évaluation ou de surévaluation

des actifs incorporels• Adaptation nécessaire face à l’existence de

certains points non négociables face à un « gros » partenaire

• Négligence relative à l’accès aux informations « grises »

• Lutte contre la contrefaçon

III. Les différentes phases

de la négociation

• Respecter la philosophie de l’accord de collaboration de recherche

• Schéma de la collaboration de recherche• Avoir à l’esprit les points cruciaux de l’accord tout

au long des négociations• Processus de négociation en 4 étapes :

o CADRAGE GENERALo PRISE DE CONTACTo NEGOCIATION ENTRE LES PARTENAIRESo BOUCLAGE ET VALIDATION

Respecter la philosophie de l’accord de

collaboration de recherche

• Un contrat : acte générateur de droits et obligations• Un objectif : la poursuite d’une œuvre commune• Des moyens : contributions respectives des partenaires

(apports matériels, financiers, humains ou intellectuels)• C’est une forme d’association temporaire : 1832 C. civ.• Deux règles fondamentales

o La préservation de l’équilibre de la relation contractuelle pour tenir compte des intérêts respectifs des partenaires

o Le partage des résultats de la collaboration

Schéma de la collaboration de recherche

PARTENAIRE 1 PARTENAIRE 2

COLLABORATION POUR UN OBJECTIF COMMUN

RESULTATS PARTAGES

APPORTS APPORTS

Avoir à l’esprit les points cruciaux de l’accord

tout au long des négociations

• La confidentialité• La conformité aux attentes des financeurs• Les apports• La fiscalité• La protection des droits antérieurs• Le partage des résultats• La responsabilité• Rattachement géographique de la recherche

(gestion mandatée)

PROCESSUS DE NEGOCIATION

1. CADRAGE GENERAL : Laboratoire - Service Juridique

2. PRISE DE CONTACT : Laboratoire – Partenaire- Service juridique

3. NEGOCIATION ENTRE LES PARTENAIRES : Laboratoire - Partenaire, et service juridique le cas échéant

4. BOUCLAGE ET VALIDATION : Service juridique, services financiers, Président ou délégataire

Etape 1 : CADRAGE GENERAL • Dès l’initiative, réduire les risques de négociation• Présentation du projet par le Laboratoire pour analyse par

le service Juridique (Collaboration ou prestation ?)• Risque « confidentiel défense »• Selon la situation, évaluation de l’opportunité du projet

(conformité à la stratégie de l’Etablissement) par les chargés d’affaires

• Conformité aux critères des financeurs externes• Rappel des limites et contraintes de négociation (PI –

fiscalité – aspects financiers – responsabilité – signature – restriction aux publications…

• Rétroplanning de négociation

Etape 2 : LA PRISE DE CONTACT

• Point crucial : la confidentialité

• Elaboration d’un accord de confidentialité par le service juridique

• Acceptation préalable à toute discussion (signature par tous les interlocuteurs appelés aux échanges : Laboratoire – partenaire – tiers – étudiants,…)

• Eviter la transmission de documents et matériels

Etape 3 : NEGOCIATION ENTRE LES

PARTENAIRES

• Annexe scientifique (objectifs et définition des tâches)

• Annexe financière et matérielle (définition des besoins et des contributions)

• Négociation du contrat par étapes selon le planning entre le Laboratoire et le partenaire

• Accompagnement par un chargé d’affaires et le service juridique

• Maintenir tous les acteurs dans la boucle de négociation tout au long de cette phase

Etape 4 - BOUCLAGE ET VALIDATION

• Validation de la version définitive par le service juridique et les services financiers (aspects fiscaux)

• Clause de périmètre contractuel : « Le contrat et ses annexes contiennent la totalité des accords des parties. Ils annulent et remplacent toutes les lettres, propositions, offres et conventions antérieures »

• Boucle de signature : partenaire en premier

• SIGNATURE : Président ou délégataire (Risque majeur)

IV. Les clauses et mécanismes essentiels

Etape préalable : la protection par le secret

• Protection nécessaire pourquoi ?

Conclusion d’accords ou de clauses de confidentialité

Pour éviter la divulgation et/ou la récupération de l’idée/concept par un tiers

A ce stade, l’idée/concept à la base du projet n’est pas protégeable en tant que telle

La divulgation peut en outre empêcher la protection de l’invention par la suite

Avec toutes les personnes sollicitées : – futurs partenaires, prestataires, sous-traitant….– Salariés et stagiaires

Dès la 1ère prise de contact, avant toute communication ou échange d’information

Contrat de partenariat • Chaque contrat sera unique car chaque projet est unique

o Toutefois, possible de répertorier les clauses charnières et incontournables

o Possible de conclure un contrat avant l’octroi de l’aide ou l’obtention d’une labellisation

oStipuler alors de conditions suspensives ou résolutoires

o Le point commun : les aléas et les incertitudes concernant le résultat atteint implique de pouvoir combiner rigueur et souplesse/adaptation

• Le partage des tâches est au cœur de l’organisation de la collaborationo Répartition en fonction du rôle, des compétences et des

objectifs de chacun des partenaires, publics ou privés• Un encadrement par la formation d’organes (instances

décisionnelles, instances opérationnelles…)

Instances décisionnelles

• Le comité de coordinationo Regroupe l’intégralité des coopérants o Définit les grandes orientations et stratégies techniques

du partenariat o Veiller à la cohérence de l’opération de coopération o Informe des questions relatives à l’exécution du contrat de

collaboration• Comité de pilotage)

o Emanation du comité de coordination, structure plus souple

o Mise en œuvre des orientations spécifiques suggérées par le comité de coordination

o Doté de compétences propres pour des missions spécifiques différentes de celle du comité

o Compétent pour répondre à un besoin spécifique relevant d’un domaine particulier, financier, technique ou juridique

Instance opérationnelle• Mandataire commun

o Traduit matériellement les orientations politiques duo partenariat arrêtées par les organes décisionnelso Facilite les rapports commerciaux et juridiques o Permet une meilleure représentation et une défense plus

efficace des intérêts communso Assure une fiabilité technique et financièreo Rend la coopération plus cohérente o Coordonne les actions individuelles vers la réalisation de

l’objectif commun • Equipe commune

o Pare à la technicité de certains domaineso Propose des solutions concrèteso Instaure une fiabilité technique entre les membreso Crée des supports spécifiques o Répond à des attributions intellectuelles et matérielleso Se réunit en instances plurales ( instances permanentes,

instances ad hoc)

Les questions connexes au partage

des tâches

• L’importance des groupes de travail• La hiérarchisation des membres (nomination de

responsables…)• L’établissement de rapports (intermédiaires,

finaux…)• La mise en place d’assistance et de formations • La tenue d’un cahier des charges • Le rappel et la formalisation des obligations

des parties • Les Annexes : Annexe Scientifique, Annexe financière,

Droits antérieurs…

La répartition des travaux et des investissements

• Détailler la répartition des droits et investissements afférant au projet de collaboration

• Chiffrer la répartition en montant et en % pour chacune des parties

• Fixer les taux de redevance pour les droits collectifs à redevances futures en cas d’exploitation o Pour la répartition relative aux connaissances et à

la quote part des connaissanceso Pour la répartition relative aux investissements et à

la quote part des résultats

Principaux points à traiter

• Préambule exposant : Les raisons conduisant les parties à collaborer ensemble Définir avec précision l’objet du projet Les compétences de chacun Les objectifs et les attentes de chacun

o ☛ A ne pas négliger car permet d’éclairer le juge en cas de conflits sur les intentions de chacun

• Objet du contrat :o Déterminer 2 axes :

Les conditions de la collaboration des parties durant la phase d’étude, de recherche et de développement

Les conditions d’exploitation commerciale et technique des résultats issus de la phase d’étude et de R&D

Principaux points à traiter

• Répartition et organisation des tâches Définir le rôle de chaque partenaire Identification d’un « chef de projet » ou d’un coordinateur Possible de poser les grands principes et de renvoyer pour le

détail à une annexe Chaque phase du projet peut faire l’objet d’un sous-contrat Prévoir la possibilité de modifier en cours d’exécution cette

répartition et prévoir des mécanismes de « remplacement » en cas de défaillance

• Durée /planning Préciser la durée de la phase de R&D en distinguant des sous-

phases Clause d’extension en cas de retard Lien entre la durée du projet et le financement accordé

Principaux points à traiter

• Clause relatives aux moyens matériels financiers et humainso Répartition du budget et des coûtso Importance des équipes affectées aux projeto Mise en place d’un comité de suivi et d’un processus de

communication/compte renduo Prévoir un bilan final à l’issu du projet sur les apports

de chacun • Clause de confidentialité

o réciprocité o régler la question des publications

• Clause de résiliation-sanctiono Difficultés si le projet n’est pas mené à terme

ResponsabilitéProblématique• La collaboration en matière de recherche et

industrialisation conduit fréquemment à la mise en commun, la mise à disposition ou l’utilisation de moyens appartenant aux partenaire

• Le régime juridique applicable diffère selon qu’il s’agit de moyens matériels ou humains

Prévoir• La responsabilité des parties au contrat

• La responsabilité à l’égard des tiers à l’opération de collaboration

• Les cas de responsabilité conjointe

• Les cas de responsabilité solidaire

Le Matériel

• Chacun reste propriétaire de son matériel même mis à disposition ou utilisé par l’autre partie

• En conséquence, le propriétaire supporte les dommages subis par son matériel, sauf lorsque ce dernier est confié au partenaire qui est gardien de la chose et doit être assuré (bien confié)

Moyens humains• Le personnel accueilli pour travailler dans les locaux du

partenaire est soumis à un régime juridique qui diffère selon la nature du droit applicable, qu’il s’agisse, du droit du travail, du droit de la fonction publique, du droit civil

• Le personnel concerné est placé sous l’autorité fonctionnelle de l’établissement d’accueil (conformité au règlement intérieur…)

• L’employeur d’origine garde à sa charge les droits et obligations qu’il possède à l’égard de ses employés

• L’établissement d’accueil est responsable civilement du personnel concerné lorsque celui-ci est placé sous son autorité fonctionnelle

Les enjeux de la confidentialité• L’objectif de l’entreprise est de maintenir

secrètes certaines informations le plus longtemps possible afin de créer, de maintenir ou d’accroître un avantage concurrentiel dans son domaine d’activité, surtout lorsqu’il est dans l’attente de la délivrance d’un titre de PI sur ces résultats

• L’objectif des chercheurs est en général fixé par son statut et consiste le plus souvent en une obligation pesant sur l’ensemble de la recherche publique telle qu’elle résulte de la loi du 15 juillet 1982

« La politique de la recherche et du développement technologique vise à l’accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l’information scientifique et à la promotion du française comme langue scientifique »

Solutions pratiques à trouverPistes a travailler• La question du partage des connaissances • La question de la publication et de la divulgation

de ces documents et informations• La problème de l’origine des connaissances• Le problème des connaissances acquises par les

parties antérieurement à l’entrée en vigueur de la convention de collaboration et non encore divulguées

• La durée de l’obligation de confidentialité par rapport à la durée de la collaboration

• Le maintien de l’obligation de secret après la résiliation de la convention de collaboration

• La sanction en cas de non respect de la clause de confidentialité

Les clauses finales• Clause relative à la cession/transmission du

contrat ☛ intuitu personae renforcé

• Clause de sortie d ’un partenaire• Clause de règlement des conflits

procédure amiable recours arbitrage/voie judiciaire

• Clause de droit applicable et de langue du contrat

Approche amiable ou médiation• L’introduction d’une telle clause impose aux

parties de rechercher une solution amiable, négociée ou de demander une médiation

• Elle peut prévoir de porter le litige devant la direction de chacune des parties et oblige à négocier de bonne foi

• En cas d’échec des négociations, d’autres modes de traitement des litiges peuvent être mis en place ( médiation - judiciaire ou arbitrage …)

• Ce préliminaire de conciliation ou de médiation place les parties devant leurs responsabilités, elles peuvent à cette occasion mieux apprécier si un contentieux est réellement inévitable et mieux mesurer les enjeux

V. Partage des résultats et de l’exploitation

• Gestion des connaissances antérieures• Connaissances issues du partenariat

o Dans le domaine d’application envisagé• - Résultats susceptibles de protection• - Résultats non susceptibles de protection

o En dehors du domaine d’application envisagé

• Le contrat de copropriété• La gestion mandatée de la copropriété• Le traitement des exclusivités

Connaissances antérieures au partenariat

Difficultés liées au partage de connaissances

o Chacun souhaite bénéficier des connaissances des autres tout en conservant la maîtrise et la propriété de son propre savoir-faire

oRisque de divergences sur l’origine d’une connaissance

Connaissances antérieures au partenariat

• Délimiter et identifier o les « acquis » de chaque partenaire au jour de la

signature du contrato les connaissances qui seront « mises en commun »

• Stipuler des clauses de garanties respectiveso Non atteinte à des droits détenus par des tiers o Existence de licence en amont à préciser

• Exposer le régime des connaissances transmiseso reste la propriété exclusive du partenaire ou devient la

propriété commune des partieso concession d ’un droit d ’usage pour les autres

partenaires

Connaissances issues du partenariatDifficultés liées à l’incertitude o du résultat atteint obtenu o et du régime de protection dont pourra bénéficier ce résultat

Il faut distinguer deux cas : o si la R&D aboutit à un résultat exploitable dans le domaine

d ’application industrielle envisagéo si la R&D n ’aboutit pas à un résultat exploitable dans le

domaine d ’application industrielle envisagé

Et traiter deux axes : la protection par la propriété intellectuelle et la question de l ’exploitation par les partenaires

1er cas : Résultats exploitables

dans le domaine d ’application envisagé• La protection des résultats:

o deux situations doivent être gérées : si les résultats sont susceptibles de protection si les résultats sont non susceptibles de protection

• Rappel des protections possibles : Brevet Dessins et modèles Droits d ’auteurs Certificat d ’obtention végétale …..

Résultats susceptibles de protection

• Déterminer le régime de la propriété des résultats :o Propriété commune de toutes les partieso Propriété commune de certaines partieso Propriété d’une seule partieo Licence éventuelle pour les autres partenaires

• Préciser o qui décide du système de protection : le recours au

brevet n’est ainsi pas toujours le meilleur choix o qui prend en charge et effectue les démarches

nécessaires à la protection

Résultats susceptibles de protection• Mise en place d ’un régime de copropriété

o système de l ’indivisiono pas toujours en adéquation avec la réalité des

« apports » de chaque partenaire o possible de rétablir un équilibre grâce à la

répartition des « royalties »o établir impérativement un « règlement de

copropriété »o désigner un « représentant ou un gérant » de la

copropriétéo prévoir des droits de préemption réciproques

car risque de requalification en société de faito Publier le contrat de copropriété, le cas échéant

Résultats non susceptibles de

protection

• Pas de « propriété » possible sur le résultat

• Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à la faculté d ’exploiter les résultats

• Mise en place de règles de secret et de confidentialité impératives

Exploitation des résultats

• Définir les droits d’exploitation de chacun des partenaires :o droits exclusifs ou partagéso contreparties financières ( redevances….)

• Distinction possible suivant le type d ’exploitation envisagéeo exploitation aux fins de rechercheo exploitation commerciale et/ou industrielle

fabrication, distribution….. avec des sous-distinctions possibles par secteur d ’activité

et/ou par secteur géographiqueo Exclusivités soumises à des quotas/objectifs

2ème cas : Résultats non exploitables

dans le domaine d ’application

• Gérer la question de la poursuite de la phase de R&Do arrêt total du projet o ou reprise par un ou plusieurs

partenaires extension du contrat initial ou signature d ’un nouveau contrat de partenariat

• Gérer la question de l’utilisation et de la propriété des travaux en cours

Le contrat de copropriété

• C’est la règle générale, mais il existe une alternative : constitution d’une société commerciale avec apports des résultats protégés (brevet, par exemple).

• Le régime de la propriété des résultats des travaux de recherche sera défini dès la conclusion de contrat de collaboration (avant même que les résultats ne soient obtenus).

• Le contrat de copropriété peut être annexé à l’accord de collaboration de recherche

• La part respective des parties dépendra de leur contribution : il n'y a pas de règle en la matière, tout dépendra des négociations (voir la Charte Paris universitas)

La gestion mandatée de la copropriété

• Il est impératif d’organiser de manière rigoureuse la gestion de la copropriété en confiant des mandats à l’un ou l’autre des partenaires, pour toute ou parties des actes d’exploitation de la copropriété :o Recherche de partenaireso Signature d’accords d’exploitationo Concessions de licenceso Gestion des ressources o Gestion des dépenses de protectiono Inscriptions auprès des registres étrangerso …

• Prévoir les modalités de contrôle et de révocation des mandats

Le traitement des exclusivités• Dans l'hypothèse où le partenaire bénéficierait

d'une exclusivité, il convient d’en tenir compte sur le plan financier

• Il faut également prévoir que les parties conservent le droit d'utiliser les résultats de la recherche pour leurs besoins propres de recherche

• Prévoir, dans le cadre du règlement de copropriété, les modalités d’exploitation des résultats : choix du ou des tiers exploitants, type de contrats d’exploitation (licence exclusive ou non…), répartition des redevances d’exploitation…

• Envisager les exclusivités tant dans le temps que dans l’espace